| Decisão Texto Integral: | Acordam na Relação de Lisboa
Apelante/A.: Dxx’Ayy,
Apelado/R.: Cxx’Ayy –, Lda.
Pedido: revogação do despacho que concedeu o registo das marcas n.º … “Cxx’Ayy” e n.º …. “Cxx’Ayy L….”.
Alega, em síntese que é a proprietária da marca internacional n.º …. Dxx’Ayy, à qual foi concedida protecção em Portugal, em 21.11.2002, e que a coexistência das duas marcas Dxx’Ayy e Cxx’Ayy, no mesmo mercado, pode induzir o consumidor em erro ou confusão, tanto entre as marcas como, quanto à sua origem empresarial, tornando possível a concorrência desleal.
O R. contestou, pugnando pela não procedência do recurso.
Foi proferida sentença que negou provimento ao recurso, mantendo o despacho recorrido que concedeu o registo das marcas nacionais n.º … “Cxx’Ayy” e n.º … “Cxx’Ayy L…”
Inconformada com tal decisão vem apelar o A., formulando as seguintes conclusões:
1. A sentença de que ora se recorre ao manter o despacho do Sr. Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu o registo das marcas nacionais n.º … “Cxx’Ayy” e n.º… “Cxx’Ayy L…”, violou e interpretou erradamente os preceitos legais contidos no CPI, em especial os art.º 24.º/1/d), 239.º/m) e 245.º/1/a) b) c) CPI, pelo que deve ser revogada.
2. Resulta da prova documental constante dos autos e da alegação da recorrente, que a recorrente é proprietária, desde 2001 da marca internacional n.° … "Dxx'Ayy", de constituição meramente nominativa que assinala produtos das classes 6 e 19 e serviços da classe 37; desde 2001 da marca internacional n.°… "DxxAyy", de constituição mista destinada a assinalar da marca produtos das classes 6 e 19 e serviços da classe 37; e desde 1990 da marca internacional n.° …, de constituição mista que assinala produtos das classes 6 e 19.
3. Os registos destas marcas foram requeridos nos termos do Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas e do seu Protocolo, tendo todas as marcas referidas como país de base a França, membro da União de Madrid e sendo país interessado, entre outros, Portugal, tendo sido feito o pedido de protecção em Portugal, por extensão territorial, das marcas internacionais n.ºs … e …., foram as mesmas concedidas respectivamente em 08.08.1991 e 21.11.2002, encontrando-se apenas pendente o pedido de protecção em Portugal da marca internacional n.° ….
4. Eventualmente por lapso, o Tribunal de 1ª instância não se referiu na fundamentação de facto da sentença, à existência e titularidade por parte da recorrente da marca internacional n.° …. "Dxx'Ayy", com protecção em Portugal, facto que se encontra devidamente documentado nos autos, pelo que, desde já se requer, nos termos dos artigos 690°-A e 712° do C.P.C., que seja também tida em conta, na apreciação do presente recurso, por se entender de relevância para a decisão de mérito a proferir, a titularidade por parte da recorrente da referida marca n.° ….
5. Foi com fundamento na titularidade das três marcas supra referenciadas que a ora apelante recorreu da decisão do INPI de conceder o registo das marcas nacionais n.° … "Cxx'Ayy" e n.º … "Cxx'Ayy L..", por considerar que estas marcas constituem imitação das marcas da recorrente, susceptíveis de induzir o consumidor em erro bem como à possibilidade da agora decisão do INPI.
6. O que está, pois, em causa nos presentes autos, é apreciar se as marcas concedidas à recorrida n.° …"Cxx'Ayy" e n.° -Cxx'Ayy L… constituem ou não imitação das marcas da recorrente n.º … "Dxx'Ayy", n.º … "Dxx'Ayy" e n.° …, o que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada nos termos do n.° 1 do artº 245° do CPI.
7. A sentença recorrida considerou que se encontravam preenchidos, no caso sub judice, os dois primeiros requisitos previstos no nº 1 do art.° 245° do CPI.
8. Todavia, embora o tribunal de 1ª instância tenha admitido existir semelhanças gráficas e fonéticas entre os sinais Cxx'Ayy e Dxx'Ayy, entendeu que não se encontrava preenchido o terceiro requisito, constante da alínea c) do n.°1 do art.º 245° do C.P.C., por considerar que as semelhanças entre os referidos sinais não são susceptíveis de induzir em erro ou confusão.
9. É, pois, apenas sobre a decisão de direito do tribunal de 1ª instância relativa à semelhança gráfica e fonética entre as marcas da recorrente e recorrida e consequências dessa semelhança, risco de erro ou confusão, decisão com a qual a recorrente não concorda, que incide o objecto do presente recurso.
10. Ao invés do que entendeu a sentença recorrida, as marcas em confronto são de tal forma, gráfica e foneticamente semelhantes, praticamente iguais, que não pode existir dúvida de que a coexistência das marcas da recorrente e recorrida no mercado irão induzir o consumidor, mesmo o mais atento e especializado nos produtos assinalados pelas marcas, em erro ou confusão entre as marcas, bem como à origem empresarial das mesmas.
11. Analisando os argumentos apresentados na sentença facilmente se constata que estes são sistematicamente contraditórios. Por uma vez a sentença afirma, e bem, que é pelo conjunto formado pelos dois sinais em confronto que se deve aferir das semelhanças das marcas em apreço e não pelos pormenores vistos isoladamente, admitindo que o sinal Cxx'Ayy, apreciado na sua globalidade, tem evidentes semelhanças gráficas e fonéticas com o sinal Dxx'Ayy.
12. Por outra vez, disseca os sinais e afirma que, embora seja no elemento Ayy que reside a semelhança mais forte, são as três primeiras letras que identificam as marcas em confronto, por o elemento Ayy ser um elemento genérico que significa alumínio e que, por essa razão não pode ser elemento distintivo.
13. Ora, em primeiro lugar, o elemento Ayy não genérico como a sentença recorrida faz crer, por não ter o significado de alumínio, na medida até que estas marcas assinalam uma vasta gama de produtos. Além disso, não é de todo natural que o público em geral associe o elemento Ayy à palavra alumínio.
14. Em segundo lugar, mesmo dissecando os sinais nos seus pormenores, das três primeiras letras das marcas em confronto só uma delas é diferente: o C difere do D.
15. Sucede que, as letras C e D não só são graficamente semelhantes como, em termos fonéticos, não sendo tónicas, se diluem no conjunto dos sinais, bem como no ouvido do consumidor, pelo que, por si só, não têm capacidade de ser um elemento distintivo das marcas em confronto.
16. Dxx e Cxx têm a mesma sonoridade que confunde o consumidor, pelo que não procede o argumento apresentado na sentença de que as marcas em questão se distinguem pelas três primeiras letras.
17. Efectivamente, os sinais Dxx' Ayy e Cxx' Ayy têm exactamente as mesmas sílabas tónicas, com igual força distintiva.
18. Como já se disse, a única dissemelhança existente entre estes dois sinais reside na letra inicial o D e o C, que se diluem no do consumidor dada a identidade gráfica e fonética, quer destas letras, quer dos restantes elementos dos sinais em apreço.
19. Não pode pois deixar de se considerar que Dxx'Ayy e Cxx'Ayy têm tal semelhança gráfica fonética que o consumidor perante uni dos sinais apreço pode facilmente ser induzido em erro ou confusão não os distinguindo senão depois de exame atento ou confronto.
20. Necessário é, pois, concluir, que a coexistência no mesmo mercado das marcas Dxx'Ayy propriedade da recorrente e as marcas Cxx'Ayy que a recorrida pretende registar podem dar origem a actos de concorrência desleal, porquanto o consumidor pode ser levado a confundir os sinais ou a sua origem empresarial.
21. No caso vertente, estão assim preenchido os requisitos necessários prescritos no artigo 245º do actual CPI, para que seja considerada existência de imitação e consequentemente recusado o registo das marcas n.° .. Cxx'Ayy e n°… Cxx'Ayy L… nos termos dos anjos 24° n.º 1 al. d), 239° al. m) e 31º al. a) do mesmo Código.
A R. apresentou contra alegações, formulando as seguintes conclusões:
1. A doutrina é unânime no sentido de que, na apreciação de marcas complexas, é pela semelhança entre as marcas que se deve aferir da imitação.
2. A sentença recorrida, obedeceu a tais princípios tendo concluído que embora o sinal Cxx'Ayy tenha semelhanças gráficas e fonéticas com o sinal Dxx'Ayy, a semelhança mais forte reside no elemento Ayy (que remete para o material "alumínio", que por essa razão deverá ser considerado um elemento menos distintivo da marca).
3. A sentença recorrida decidiu que o aspecto mais impressivo é dado, pelas primeiras três letras das marcas - Dxx e Cxx -, verificando que estes elementos afastam os sinais em presença diferenciando-os.
4. E considerou por isso não verificado o terceiro requisito de imitação do art.° 245° do CPI na marca recorrida.
5. Também o risco de associação não se verifica uma vez que na marca recorrida o elemento nominativo não tem maior eficácia distintiva, até porque o elemento "Ayy tem eficácia distintiva fraca.
6. Com efeito, e ao arrepio do alegado pela apelante, o elemento nominativo Ayy é um elemento genérico, que o público em geral consegue identificar como abreviatura do material "alumínio" num contexto comercial.
7. A última conclusão comprova-se pelo uso generalizado da abreviatura Ayy por várias empresas para denominar, quer o seu nome, quer os seus produtos e serviços .
8. Na marcas da apelante, o sinal Dxx é um sinal de fantasia, sendo o sinal Cxx das marcas da apelada usado como abreviatura de "caleira".
9. Outras empresas do ramo também empregam o sinal "Cxx" como abreviatura de caleira .
10. Os sinais usados pela apelante e pela apelada têm raízes completamente diferentes.
11. A considerar Dxx e Cxx como sinais com algumas semelhanças, o elemento Cxx sempre se consideraria como abreviatura de caleira.
12. Pelo que a respeito da marca nominativa …., uma vez que a sua composição nominativa completa é Cxx'Ayy L…., a inclusão do elemento "L…" será sempre suficiente para afastar a semelhança gráfica e/ou fonética entre as marcas em apreço.
13. Existe numerosa jurisprudência (quer em relação a firmas, quer em relação a marcas) no sentido do julgamento do juiz da 1a Instância que confirmou a fundamentação do INPI.
14. Inexistindo o risco de confusão ou de associação, inexistirá o risco de concorrência desleal ou a intenção de a fazer - pelo que não foi violada a al. d) do art.° 24° do CPI.
15. Não houve, pois, qualquer violação dos preceitos legais invocados pela apelante, pelo que deve manter-se a sentença recorrida.
II.1. Colhidos os vistos cumpre apreciar e decidir a questão de saber se a marca registada sob apreciação, constitui ou não imitação segundo a tese da recorrente.
II.1.1. Estão assentes os seguintes factos:
1. A recorrente é titular da marca internacional n.º … “Dxx’Ayy” nominativa, destinada a assinalar produtos das classes 6º e 19º, e serviços das classes 37º e, ainda da marca n.º … “Dxx’Ayy”, mista, que assinala produtos da classe 6º e 19º.
2. A marca internacional n.º … “Dxx’Ayy” beneficia de protecção em Portugal desde 21 de Novembro de 2002.
3. Os pedidos de protecção das marcas nacionais n.º …. “Cxx’Ayy” e n.º 368 329 “Cxx’Ayy L…”, foram publicadas no Boletim da Propriedade Industrial n.º ../….
4. As marcas referidas em 3) destinam-se a assinalar os produtos e serviços citados em 1).
II.2. Apreciando:
No presente caso, a recorrente é proprietário das marcas n.º… “Dxx’Ayy”, n.º … “Dxx’Ayy” e n.º… “Dxx’Ayy”, que beneficiam de protecção em Portugal desde Novembro de 2002, e que, por isso, entende que não deve ser concedido o registo das marcas n.º … “Cxx’Ayy” e n.º … “Cxx’Ayy L…”, sob pretexto de as mesmas constituírem imitação e susceptíveis de induzir o consumidor em erro, com a consequente possibilidade de prática actos de concorrência desleal.
A este respeito, estatui-se no art.º 245.º CPI que se considera marca imitada quando cumulativamente: “(i) a marca registada tiver prioridade; (ii) sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; (iii) tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
Estabelece-se, por seu turno, no artº 239º CPI, que deve ser recusado o registo de marcas que contenham em todos ou alguns dos seus elementos, reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.
Ora, ambas as marcas em causa se referem aos mesmos produtos e serviços – comércio de materiais metálicos e alumínios para construção – como resulta do facto provado 4 da matéria assente.
A este respeito tem-se pronunciado a jurisprudência[1] no sentido que “ … a marca há-de ser constituída de modo tal que não seja susceptível de ser confundida com outra anteriormente registada para o mesmo produto ou semelhante”.
“Pode dizer-se que uma certa marca é imitação de outra adoptada para o mesmo produto ou para produto semelhante quando, postas em confronto, elas se confundem, mas também quando, tendo-se à vista apenas uma delas, se deve concluir que ela é susceptível de ser tomada, pelo consumidor médio, por outra de que ele tenha conhecimento”.
“A imitação não implica necessariamente uma cópia, ou seja, igualdade total, podendo ser parcial e pressupondo então a existência simultânea de elementos diferentes e de elementos comuns. O que importa é verificar se, neste caso, os elementos diferentes possibilitam que a marca possua, no seu conjunto, capacidade ou eficácia distintiva, pois, não acontecendo tal, isto é, sendo a semelhança com a outra tão grande que possa determinar a confusão entre as duas, deve considerar-se verificada a existência de imitação”.
A imitação de marca, mais do que pelas diferenças isoladas entre os pormenores que a integram, deve aferir-se “pela semelhança entre os demais elementos que a constituem e que tornam o conjunto confundível com uma marca anteriormente registada ou susceptível de ser a ela associado”[2] .
Também na Doutrina se tem optado por este entendimento: Pupo Correia defende que[3]: “a marca não pode ser igual ou semelhante a outra já registada, aferindo-se o grau de semelhança proibido pela confundibilidade com outra no mercado… não será nova a marca que puder ser confundida com outra já existente anteriormente no mercado”.
Analisando concretamente ambas as marcas sob apreço, resulta que Dxx’Ayy e Cxx’Ayy são realmente muito semelhantes, além de que se destinam aos mesmos produtos e serviços.
Assim, além de se mostrarem semelhantes na parte gráfica, dado que apenas diferem uma da outra pelo D e pelo C, também se assemelham na fonética, pois ao pronunciar as palavras elas são quase iguais.
Quer isto dizer que, tendo em conta que as marcas em apreço se destinam aos mesmos bens e serviços e se mostram muito semelhantes, facilmente um consumidor médio poderia ser induzido em erro quanto ao produto/marca que realmente pretende adquirir.
Todavia, a lei basta-se com a possibilidade de o consumidor médio ser confundido pela semelhança das marcas, não tendo necessariamente de ser induzido em erro.
No caso em apreço, se colocarmos em confronto ambas as marcas, elas mostram-se passíveis de confusão dado que se referem ao mesmo objecto comercial. Dificilmente um consumidor médio, colocado perante as duas marcas, não as confundirá.
A recorrente é proprietária das marcas n.º ….. “Dxx’Ayy”, n.º… “Dxx’Ayy” e n.º … “Dxx’Ayy” desde 2002, portanto, goza de direito de prioridade face à marca recorrida, bem como, as marcas sob apreço reportam-se a fins idênticos e, revelam semelhança gráfica e fonética, o que indicia imitação, pelo menos, parcial da marca prioritária.
Deve entender-se, pois, pela não procedência do pedido de registo da marca Cxx’Ayy, dado enquadrar-se nos pressupostos legais de imitação e fundamento de recusa de registo de marca.
III. Pelo exposto e de harmonia com as disposições legais citadas, revoga-se a decisão recorrida, e decide-se pela procedência do recurso, recusando o registo das marcas n.º…- Cxx’Ayy e nº … - Cxx’Ayy L…, nos termos dos art.º 245.º e 239.º CPI.
Custas pela apelada.
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2009
Amélia Alves Ribeiro
Arnaldo Silva
Graça Amaral
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[1] Ac. STJ de 17-04-2008, no Pn 08A375, Rel. Cons. Silva Salazar, in www.dgsi.pt.
[2] No mesmo sentido vd., também, os Ac. STJ de 12-02-2008; 10.05.2007 e de 13-05-2008.
[3] Miguel J. A. Pupo Correia, Direito Comercial, 2003, Ediforum, Lisboa, p. 393 – 395. |
