| 772/19.9YRLSB.S1 |  |
MEDICAMENTOS GENÉRICOS
TRIBUNAL ARBITRAL
COMPETÊNCIA MATERIAL
LEI INTERPRETATIVA
PATENTE
NULIDADE
EXCEÇÃO PERENTÓRIA
INCONSTITUCIONALIDADE
Tendo o art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, natureza interpretativa, é de concluir que o Tribunal Arbitral, ainda que no âmbito de arbitragem necessária, ou seja, em procedimento deduzido à luz do regime anterior à alteração ora introduzida, é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, com meros efeitos inter partes.
Acordam no Supremo Tribunal de Justiça
I
NOVARTIS AG e NOVARTIS FARMA – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, vieram, ao abrigo do disposto nos artigos 3.º, n.º 8 da Lei n.º 62/2011, de 12 Dezembro, e 18.º, n.º 9, 46.º, n.º 3, alínea a), subalínea iii) e 59.º, n.º 1, alínea f), estes da Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro (LAV), pedir, junto do Tribunal da Relação de ..., a anulação do Despacho do Tribunal Arbitral, de 25 de Fevereiro de 2019, na parte em que o Tribunal Arbitral se declarou competente para conhecer e decidir sobre a validade da EP ‘603 e da EP ‘604, contra as sociedades MYLAN B.V. e MYLAN, LDA..
Em incidente de habilitação, processado neste Supremo Tribunal, foi habilitada NOVARTIS PHARMA AG em substituição de NOVARTIS AG.
Alegaram as Requerentes, além do mais que aqui se dá por reproduzido, que:
A acção arbitral, na qual foi proferida a decisão interlocutória cuja anulação pedem, foi iniciada pelas Requerentes, contra as Requeridas, ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12-12, por meio de carta datada de 2 de Março de 2017.
Nela se invocaram direitos de propriedade industrial das Requerentes: o Certificado Complementar de Proteção n.º 161 – “CCP 161” 1 – e as EP ‘603 e EP ‘604, relativamente a medicamentos genéricos, incluindo os medicamentos genéricos objeto dos pedidos de Autorização de Introdução no Mercado (“AIM”) apresentados ao INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (“INFARMED”) a 13 de Março de 2017, publicados na respetiva página oficial no dia 18 de Maio de 2017, em cumprimento do disposto no artigo 15.º-A da Lei n.º 62/2011, referentes à substância ativa Everolímus.
O Tribunal Arbitral foi instalado no dia 21 de Agosto de 2017, data em que foi aprovada a correspondente Acta de Instalação.
Foi apresentada petição inicial, a que as Requeridas responderam na sua contestação.
Quanto ao CCP 161, em virtude da sua caducidade em 19 de janeiro de 2019, deu-se a inutilidade superveniente da lide, circunscrevendo-se o processo arbitral aos outros dois direitos de propriedade industrial invocados – a EP ‘603 e a EP ‘604. 6/61.
As Requeridas defenderam-se por exceção, arguindo, entre outras, a invalidade da EP ‘603 e da EP ‘604.
A estas exceções, vieram as Requerentes apresentar a sua resposta, tendo-se pronunciado, entre o mais, pela incompetência dos Tribunais Arbitrais para decidirem sobre a validade de direitos de propriedade industrial com efeitos inter partes, tal como essa (in)validade foi suscitada pelas ora Requeridas na contestação que apresentaram nos autos arbitrais.
Nesta sequência, decidiu o Tribunal Arbitral considerar-se competente para apreciar da validade da EP ‘603 e da EP ‘604, com efeitos inter partes, sendo essa decisão que impugnam e que é do seguinte teor:
"Na reunião de 31 de Outubro de 2018, o Tribunal Arbitral pronunciou-se no sentido de se considerar competente para apreciar o pedido de invalidade das patentes, que importa, agora, fundamentar. As Demandantes entendem que o Tribunal Arbitral carece de competência para conhecer da validade de direitos de propriedade industrial, ainda que com meros efeitos inter partes. A questão é evidentemente controversa e tem sido decidida de forma diversa, tanto pelo Supremo Tribunal de Justiça como pelo Tribunal Constitucional, com abundante e pertinente fundamentação. Sem retomar a discussão, o Tribunal Arbitral opta por seguir a decisão e os correspondentes fundamentos do Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 251/2017, de 24 de Maio de 2017 (Fátima Mata-Mouros), no qual se julgou "(...inconstitucional a norma interpretativamente extraível do art.° 2.° da Lei n.° 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.° n.° 1 e 101.° n.°2 do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.° 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes". Ainda que este acórdão careça de força obrigatória geral e não cuide da efectiva tutela dos titulares de patentes, o Tribunal Arbitral considera que, no contexto, a solução é a mais adequada à boa resolução do litígio, porquanto, não impedindo que a questão seja discutida em sede judicial, com eficácia erga omnes, como, de resto, in casu, ocorreu, pois a Demandada já impugnou a validade das patentes em sede judicial, não obsta à celeridade da apreciação arbitral em questão".
As Requeridas deduziram oposição, pugnando pela improcedência do pedido de anulação.
Foi proferido Acórdão que confirmou a decisão do Tribunal Arbitral.
Inconformadas, interpuseram as Requerentes recurso de revista, concluindo as alegações pela seguinte forma:
«OBJETO E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
1. O presente recurso é interposto do acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de ..., que versou sobre a competência dos Tribunais Arbitrais para conhecer e decidir da matéria de exceção suscitada a respeito da validade de direitos de propriedade industrial, com meros efeitos inter partes.
2. Uma vez que o Tribunal a quo decidiu em primeira instância a ação de anulação da decisão interlocutória relativa à competência do Tribunal Arbitral para apreciar tal matéria (artigo 46.º, n.º 2, alínea f) da LAV e 214.º, 4.ª espécie do CPC), o presente recurso para o STJ deve ser admitido, nos termos do artigo 644.º, n.º 1, alínea a) do CPC.
3. Sem conceder, caso assim não se entenda, o presente recurso deve ser admitido como recurso de revista, nos termos do artigo 671.º, n.º 1 do CPC (e primeira parte do n.º 3), dado que o presente caso cai numa das situações previstas no n.º 2 do artigo 629.º do CPC, mais concretamente na sua alínea a), considerando que o Acórdão Recorrido apreciou a competência material – competência absoluta de acordo com o artigo 96.º do CPC – do Tribunal Arbitral.
4. Com efeito, o Acórdão Recorrido delimita o objeto da impugnação referindo que “Importa agora analisar a questão fulcral de saber se o Tribunal Arbitral é competente para apreciar, por via de dedução de excepção, a questão da nulidade da patente ou CCP do medicamento em causa, por tal matéria estar reservada à competência exclusiva do Tribunal de Propriedade Industrial TPI”.
MÉRITO DO PRESENTE RECURSO:
5. O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: O Acórdão Recorrido funda-se quase totalmente no juízo tirado do Acórdão n.º 251/2017 do Tribunal Constitucional (Acórdão sem força obrigatória geral).
6. A posição da Novartis sobre a incompetência dos tribunais arbitrais constituídos ao abrigo da Lei n.º 62/2011 para decidir da validade de uma patente com eficácia inter partes está em linha com a maioria da jurisprudência arbitral e judicial, em particular a da Relação que proferiu o Acórdão Recorrido, e foi já confirmada por quatro decisões do Supremo Tribunal de Justiça (acórdão de 14 dezembro de 2016, processo n.º 1248/14.6YRLSB.S1, acórdão de 26 março de 2018, processo n.º 1053/16.5YRLSB.S1.S1, acórdão de 12 de fevereiro de 2019, processo n.º 861/16.1YRLSB.L1.S1 e acórdão de 26 de fevereiro de 2019, processo n.º 227/18.9YRLSB.S1), em que a norma constitucional que se considerou violada pela interpretação normativa apreciada nesse Acórdão foi o artigo 20.º n.º 4 da CRP, em particular, a específica dimensão do direito à tutela jurisdicional efetiva designada por “proibição da indefesa”.
7. A indefesa que foi analisada – e que não é absoluta, dado que se reporta apenas à impossibilidade de utilização de uma, de várias, vias de defesa – não é, como o TC aceita, inconstitucional em si mesma.
8. Sucede que o TC só apreciou a problemática da violação do princípio do processo equitativo sob o ponto de vista do direito de defesa dos demandados nas ações arbitrais, centrada na questão da proporcionalidade da solução jurisprudencial em análise, desconsiderando em absoluto os efeitos para os titulares de patentes emergentes da solução encontrada pelo TC em resposta a essa problemática.
9. O artigo 18.º, n.º 2 da CRP, que foi a matriz da análise feita pelo TC nesse Acórdão, prescreve a sindicância da restrição legítima de direitos, liberdades e garantias (como o é o direito a um processo equitativo, na sua vertente de proibição da indefesa) à luz da salvaguarda de outro direito ou interesse constitucionalmente protegido.
10. Para fundamentar a conclusão de que “a norma objeto do presente julgamento [se] revela excessiva porquanto prejudica de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM”, o TC baseia-se nas seguintes premissas: (i) a instauração de uma ação de invalidação de uma patente dificilmente terá qualquer influência na resolução do litígio pendente na ação arbitral, considerando o artigo 35.º (atual artigo 34.º) do CPI e as normas processuais comuns relativas à suspensão da instância, previstas no artigo 272.º e seguintes do CPC; e (ii) o requerente/titular de AIM pode não ter um interesse na declaração de invalidade da patente através de uma ação de anulação com efeitos erga omnes, visto que tal beneficiaria todos os terceiros concorrentes do titular da patente e não apenas o seu interesse económico.
11. Relativamente à primeira premissa, o TC sustenta o seu entendimento no facto de (i) a declaração de nulidade pelo TPI, com eficácia erga omnes, ter efeitos ex tunc, mas com ressalva dos efeitos jurídicos já produzidos em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado (artigo 35.º do CPI); e (ii) a suspensão da ação arbitral devido à pendência de uma ação de anulação dever ser considerada incerta, por depender da verificação de requisitos positivos e negativos estabelecidos no artigo 272.º do CPC, bem como o facto do objetivo de celeridade da arbitragem poder desencorajar a suspensão da instância.
12. Quanto ao primeiro ponto referente ao artigo 35.º do CPI: é evidente se um direito de patente for declarado nulo depois da decisão arbitral, é evidente que tal facto permite modificar ou inutilizar a força de caso julgado conferida à decisão arbitral condenatória das demandadas a partir dessa data, o que significa que cai por terra metade da primeira premissa do TC.
13. Com efeito, a inviabilidade de alegar a invalidade da patente, em resultado das regras de competência material do TPI, não implica qualquer perda do direito de defesa da Mylan, apenas alterando os termos em que a satisfação de tal direito pode ocorrer.
14. Quanto ao segundo ponto referente à suspensão da instância: a circunstância de a demandada numa ação de infração de patente poder ver o seu pedido de suspensão da instância recusado ao abrigo do artigo 272.º, n.º 2 do CPC não pode fundamentar sem mais o juízo de inconstitucionalidade oferecido.
15. Relativamente à segunda premissa, e ao contrário do que entendeu o TC, o direito de defesa das demandadas nas ações arbitrais não fica em nada limitado, nem tão-pouco aniquilado, pelo facto de a ação de nulidade que têm de propor (caso queiram ver anulado o direito de patente invocado) ter efeitos erga omnes.
16. O seu potencial interesse em que a decisão que aprecie a validade da patente em causa tenha efeitos meramente inter partes – que não passa de um mero interesse, sem proteção constitucional – nada tem que ver com o direito de defesa cuja eventual restrição estava sob escrutínio.
17. E ainda que esse interesse pudesse pesar na ponderação de interesses que cabia ao TC fazer nos termos do artigo 18.º, n.º 2 da CRP, ele jamais poderia prevalecer sobre o direito de patente das sociedades demandantes, esse sim, um direito fundamental constitucionalmente protegido.
18. Há é, sim, uma irremediável ablação do direito de patente. Com efeito, na verificação da admissibilidade das restrições aos direitos, liberdades e garantias importa atentar no preceituado pelo artigo 18.º, n.º 2 da CRP, de onde decorre que a restrição, a operar, tem (i) de ser efetuada por lei e (ii) de respeitar o princípio da proporcionalidade, tendo ainda tais restrições, de acordo com o n.º 3, de revestir carácter geral e abstrato, e de não diminuir a extensão nem o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais.
19. O TC concluiu que essa restrição era inconstitucional por violar o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito – ou seja, essa solução era excessiva/desproporcionada para atingir o fim de salvaguarda de outro direito ou interesse constitucionalmente protegido.
20. O interesse constitucionalmente protegido que estaria em confronto com o direito de defesa do demandado seria, nas palavras do TC, a proteção da “natureza do direito de patente, enquanto oponível erga omnes” e o “interesse de assegurar a competência exclusiva de determinado tribunal para apreciar a matéria”, mas escapou ao TC (e ao TR..., que subscreveu o Acórdão do TC) a circunstância de que o que esses interesses visam proteger é o próprio direito de patente, diretamente protegido pela CRP por força do artigo 42.º ou do artigo 62.º.
21. O direito fundamental de que a Novartis é titular é um direito temporário: a patente, título de onde tal direito deriva, tem a sua vigência limitada a um período de 20 (vinte) anos, findo o qual a invenção patenteada cai no domínio público, podendo ser livremente utilizada.
22. Admitir-se a defesa por exceção em ações arbitrais terá necessariamente consequências negativas inadmissíveis – porque verdadeiramente irreversíveis – para este direito fundamental cujo conteúdo essencial radica no seu ius prohibendi.
23. Significa isto que a interpretação do TC dos artigos 35.º, n.º 1 (atual artigo 34.º, n.º 1) do CPI e 2.º da Lei n.º 62/2011 permite que um tribunal arbitral declare a invalidade de uma patente com meros efeitos inter partes, o que se traduz em que a patente possa ser oponível em relação a todos os interessados exceto o infrator, contra quem a patente foi oposta.
24. Se a invalidade da patente, declarada incidentalmente na ação de infração, vier depois a ser afastada por decisão final transitada em julgado proferida em ação proposta nos termos do artigo 34.º do CPI, o titular da patente nunca poderá, por via alguma, ser compensado por ter sido privado do seu direito fundamental de propriedade industrial, vendo-se assim extorquido do direito de exclusivo emergente da patente e que é o conteúdo essencial do seu direito.
25. Em resposta a uma ação de declaração de invalidade, o titular da patente teria sempre a possibilidade de efetuar, por meio da modificação das reivindicações, uma limitação do âmbito de proteção da invenção em causa (cf. artigo 115.º, n.º 2 do CPI) o que, sendo esta limitação admitida, conduziria ao averbamento das alterações no registo e respetiva publicação no Boletim da Propriedade Industrial, nos termos do artigo 29.º, n.º 1, alínea e) e n.º 6 do CPI.
26. A interpretação do TC veio admitir uma solução que legitima a violação do conteúdo essencial de um direito enquadrável na categoria dos direitos, liberdades e garantias, por força do artigo 42.º da CRP (ou, pelo menos, de um direito com natureza a eles análoga, por força do artigo 62.º da CRP), sendo materialmente inconstitucional por colidir com o artigo 18.º, n.os 2 e 3 da CRP.
27. Aliás, o TC já reconheceu que a posição que anteriormente sufragara poderia ser revista e modificada (vide Decisão Sumária n.º 160/2018, Acórdão n.º 539/2018 e Acórdão n.º 157/2019).
28. É evidente que, podendo a solução proposta levar à amputação de um dos direitos e à mera restrição de outro, necessário será concluir pela sua desproporcionalidade.
29. Como explicou este Supremo Tribunal no acórdão proferido a 14 de dezembro de 2016, no âmbito do processo n.º 1248/14.6YRLSB.S1, o ónus para o requerente da AIM de propor uma ação de nulidade não se revela manifestamente excessivo.
30. Uma empresa que pretenda colocar o seu medicamento genérico no mercado já soube, em momento muito anterior à propositura da ação arbitral, que o medicamento em causa está protegido por uma patente, qual o seu escopo de proteção e quem é o seu titular e, caso tenha um interesse sério e efetivo em comercializar o produto em causa e pretenda obter a invalidação da patente que o protege, tem à sua disposição variados meios de impugnação, alguns dos quais inclusivamente preventivos.
31. Nada justifica – muito menos o interesse de um requerente de AIM na comercialização do produto a que a mesma se refere – que o titular da patente veja o seu direito fundamental aniquilado para salvaguarda da proporcionalidade de uma mera restrição do direito de defesa dos demandados.
32. Em suma, uma interpretação dos artigos 34.º, n.º 1 do CPI e 2.º da Lei n.º 62/2011 que admite a declaração de nulidade de uma patente por um tribunal arbitral com meros efeitos inter partes resulta, de forma desproporcional, na diminuição da extensão e do alcance do conteúdo essencial do direito fundamental dos titulares de patentes, sendo materialmente inconstitucional por violação dos artigos 42.º, 62.º e 18.º, n.os 2 e 3 da CRP.
33. DIREITO INFRACONSTITUCIONAL: Numa perspetiva infraconstitucional, o aspeto mais relevante será determinar, em termos absolutos, se a matéria da validade de uma patente é ou não matéria arbitrável.
34. Respondendo, dir-se-á que a invalidade de direitos de propriedade industrial, enquanto direitos absolutos, só pode ser declarada por via principal e com efeitos erga omnes, nos termos do disposto no artigo 34.º do CPI, sendo que da leitura integrada dos artigos 34.º e 35.º do CPI e do artigo 111.º, n.º 1, alínea c) da LOSJ resulta que o Tribunal competente para apreciar, conhecer e declarar a nulidade de direitos de propriedade industrial é, apenas e em qualquer circunstância, o TPI.
35. O legislador teve a intenção expressa de estabelecer uma reserva de jurisdição estadual do contencioso sobre a validade de direitos de propriedade industrial num único tribunal de competência especializada.
36. A inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se, desde logo, com a natureza absoluta e efémera dos direitos em causa.
37. É também por isso que um dos princípios basilares que preside à proteção da propriedade industrial encontra-se plasmado no artigo 4.º, n.º 2 do CPI, que estabelece que a concessão de direitos de propriedade industrial implica a presunção jurídica (“juris tantum”) dos requisitos da sua concessão.
38. O legislador assim o estipulou porque a concessão de uma patente é um ato administrativo precedido de um procedimento próprio que assegura especiais cautelas e garantias de legalidade, justificando-se que a certificação legal de um título pela entidade administrativa competente implique a presunção da respetiva validade e que tal presunção apenas possa ser afastada por via de uma ação que ofereça iguais garantias de legalidade e especialidade.
39. O único meio facultado pelo CPI para a elisão da presunção de validade de um título de propriedade industrial é a ação de nulidade ou de anulação, a intentar pelo Ministério Público ou por qualquer interessado, no TPI, nos termos dos artigos 34.º e 111.º, n.º 1, al. c) da LOSJ.
40. Considerando a natureza absoluta dos direitos privativos que emergem de uma patente, encontram-se adstritos a averbamento e inscrição no título todos e quaisquer factos que limitem, modifiquem ou extingam esses direitos, entre eles a decisão invalidante final, esta produzindo efeitos extintivos do direito de propriedade industrial, oponíveis erga omnes.
41. Admitir a declaração de invalidade desse direito, com meros efeitos inter partes, seria negar a natureza erga omnes do mesmo: permitir-se-ia a invalidação subjetivamente parcial da patente, a qual passaria a ser inválida apenas em relação às partes demandadas na ação arbitral, continuando válida e oponível contra todos os outros interessados.
42. Em segundo lugar, a inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se com a solenidade associada ao procedimento administrativo de concessão de direitos de propriedade industrial.
43. Considerando as especiais cautelas e garantias de legalidade deste procedimento, é apenas natural que a certificação legal de um título pela entidade administrativa competente implique a presunção da respetiva validade – e que tal presunção apenas possa ser afastada por via de uma ação que ofereça iguais garantias de legalidade e especialidade.
44. Em terceiro lugar, a inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se com razões de lealdade da concorrência e transparência de mercado.
45. Se uns tribunais considerassem a patente válida e outros o oposto, tal geraria a prolação de decisões contraditórias sobre esta matéria, o que configura um absoluto contrassenso jurídico e criaria distorções à igualdade concorrencial, beneficiando injustificadamente uns agentes económicos em detrimento de outros.
46. Resulta evidente da análise das circunstâncias do caso concreto que o objetivo das Recorridas com a dedução da exceção de invalidade da EP ‘604 é tentar obter uma decisão que lhes confira uma vantagem competitiva que só seria possível alcançar através de uma ação de nulidade ou de anulação dessas patentes, já que lhes permitiria comercializar os medicamentos genéricos.
47. Ademais, o regime de arbitragem necessária criado pela Lei n.º 62/2011, na sua versão original, foi revogado pelo DL n.º 110/2018.
48. Com efeito, tal diploma legal fez muito mais do que simplesmente aditar o artigo 3.º, n.º 3 da Lei n.º 62/2011: o Decreto-Lei n.º 110/2018 alterou substancial e materialmente o regime da Lei n.º 62/2011, revogando, como decorre da leitura do seu novo artigo 2.º, o regime da arbitragem necessária que antes vigorava.
49. O NOVO ARTIGO 3.º, N.º 3 DA LEI N.º 62/2011: A este respeito, tenha-se presente que o DL n.º 110/2018 veio consagrar um novo sistema de tutela de direitos de propriedade industrial, assente numa lógica radicalmente diferente e enformado por princípios radicalmente distintos dos até então aplicáveis.
50. Só no âmbito deste novo sistema de tutela de direitos de propriedade industrial, e em especial no quadro da arbitragem voluntária instituída, é que o legislador decidiu atribuir competência aos tribunais arbitrais voluntários para conhecer da validade de patentes com efeitos inter partes.
51. O legislador não cuidou de densificar o conceito de “norma interpretativa”, cabendo tal tarefa ao intérprete e aplicador do direito. E, no que toca às categorias de normas interpretativas, largamente acolhidas pela nossa doutrina e jurisprudência, temos as leis interpretativas por determinação do legislador e as leis interpretativas pela sua própria natureza.
52. O novo artigo 3.º, n.º 3 não pode ser qualificado como norma interpretativa por determinação do legislador, uma vez que não há no DL n.º 110/2018 qualquer disposição que permita sustentar o efeito retroativo do novo artigo 3.º, n.º 3. Bem pelo contrário: nos termos do disposto 16.º, n.º 1 do referido diploma, as alterações introduzidas à Lei n.º 62/2011 só entraram em vigor 30 dias após a respetiva publicação.
53. Quanto às normas interpretativas pela sua própria natureza, tem-se entendido que é necessária a verificação de dois requisitos cumulativos: (i) a lei interpretativa tem de regular um ponto da lei interpretada acerca do qual se levantam dúvidas e controvérsias na doutrina e jurisprudência; e (ii) a lei interpretativa tem de consagrar uma solução que a jurisprudência pudesse tirar do texto da lei anterior, sem intervenção do legislador.
54. O artigo 13.º, n.º 1 do CC exige que exista “uma lei interpretativa” e “uma lei interpretada”, sendo que, neste caso, não havia qualquer regra no nosso ordenamento que carecesse de ser interpretada.
55. E é manifesto que o novo artigo 3.º, n.º 3 não veio interpretar ou esclarecer o sentido de qualquer regra jurídica (pré)-existente no nosso ordenamento jurídico, até porque as regras e o regime existente – que versavam sobre arbitragem necessária – deixaram de existir com a alteração levada a cabo pelo DL n.º 110/2018 ao regime instituído pela Lei n.º 62/2011.
56. A Lei n.º 62/2011 (enquanto elemento definidor da competência do Tribunal Arbitral), na sua versão original, não regulou, em momento algum, a competência dos tribunais arbitrais (necessários) para apreciar a validade de patentes com efeitos meramente inter partes (nem tinha de o fazer, tendo em conta o teor do artigo 35.º – atual artigo 34.º – do CPI).
57. Ao percorrer todas as alterações introduzidas pelo DL n.º 110/2018, constata-se que, em momento algum, o legislador teve a intenção de ou veio regular a questão da competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar da validade de patentes com efeitos inter partes.
58. Toda a controvérsia na doutrina e na jurisprudência portuguesa acerca da competência dos tribunais arbitrais (necessários) para conhecer da validade de patente com eficácia inter partes – a qual, como vimos, o legislador não veio dirimir por meio das alterações introduzidas pelo DL n.º 110/2018 – deu-se unicamente a propósito dos tribunais arbitrais necessários constituídos ao abrigo da Lei n.º 62/2011, na sua versão original.
59. O que o DL n.º 110/2018 verdadeiramente levou a cabo foi a revogação do sistema de arbitragem necessária até então vigente e a consagração, como vimos anteriormente, de um novo sistema de tutela de direitos de propriedade industrial.
60. Ou seja, o novo artigo 3.º, n.º 3 não pode ser qualificado como norma interpretativa por natureza, desde logo porque a solução por si preconizada não veio regular “um ponto da lei interpretativa acerca do qual se levantavam dúvidas na doutrina e na jurisprudência”.
61. Assim, o novo artigo 3.º, n.º 3 é antes e tão só uma norma que, no âmbito do novo sistema instituído pelo DL n.º 110/2018, atribui competência aos tribunais arbitrais voluntários para conhecer da validade de direitos de propriedade industrial, nada referindo quanto aos tribunais arbitrais necessários.
62. Em suma, para que o artigo 3.º, n.º 3 pudesse ser considerado lei interpretativa (por natureza), seria necessário que o legislador tivesse (i) mantido o regime de arbitragem necessária instituído pela Lei n.º 62/2011, na sua versão original; (ii) consagrado que no processo arbitral [NECESSÁRIO] poderia ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes – o que, manifestamente, não fez – e (iii) não tivesse tido o propósito evidente e declarado de revogar o regime anteriormente vigente.
63. Em todo o caso, é evidente que o novo artigo 3.º, n.º 3 não tem essa natureza ou função, pelo que não pode ser considerada como lei interpretativa. Realce-se que até o próprio Supremo Tribunal de Justiça, no acórdão de 22 de março de 2019, reconhece que “não se crê, contudo, que tenha acabado a controvérsia, nomeadamente no que concerne a compatibilização entre o direito absoluto conferido ao titular da patente e o espectro dos efeitos alcançados com a eventual decretação, em ação arbitral, da invalidade relativa dessa mesma patente”.
64. O legislador nada disse quanto à aplicabilidade e eficácia do DL n.º 110/2018 e, tendo expressamente previsto a sua data de entrada em vigor, seria natural que, querendo, tivesse igualmente estipulado sobre a natureza interpretativa do novo artigo 3.º, n.º 3 afastando assim a regra do artigo 38.º, n.º 1 da LOSJ.
65. E, relativamente ao n.º 2 deste artigo, não se pode dizer que o órgão jurisdicional em causa foi suprimido (visto que a alteração levada a cabo pelo DL n.º 110/2018 não visou dissolver os tribunais arbitrais necessários constituídos antes da sua entrada em vigor) ou que lhe tenha sido atribuída competência de que inicialmente carecia para o conhecimento da causa.
66. Em face do exposto, fica claro que o legislador pretendeu que o novo regime de tutela de direitos de propriedade industrial vigorasse apenas para o futuro.
67. E o entendimento de que a nova solução consagrada no novo artigo 3.º, n.º 3 goza de aplicação imediata a quaisquer ações arbitrais (necessárias) pendentes, para além de ser errado do ponto de vista substantivo, é claramente afastado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal e do TR... (vide, respetivamente, acórdão de 26 de fevereiro de 2019 e acórdão de 2 de maio de 2019).
68. Resulta ainda da análise da Lei de Autorização Legislativa, em especial do seu artigo 3.º, que o legislador foi cuidadoso na definição da exata extensão da autorização concedida para cada uma das matérias a legislar.
69. E no que diz respeito à tutela dos direitos de propriedade industrial relativos a medicamentos genéricos e a medicamentos de referência, o legislador pretendeu “substituir” integralmente o regime de arbitragem necessário até então vigente, levando a cabo uma alteração substancial e material do mesmo (cf. alínea uu) do artigo 3.º da Lei de Autorização).
70. E em conformidade com a Lei de Autorização Legislativa, foi expressamente reconhecido, na Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 132/XXI , que “o circunstancialismo que levou à aprovação da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, que criou um regime de composição dos litígios emergentes dos direitos de propriedade industrial quando estavam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, foi ultrapassado”, pelo que “se mostram reunidas as condições para revisitar esta matéria”, tendo-se expressamente optado por “revogar o regime de arbitragem necessária”.
71. A reconstrução do iter legislativo aponta para o facto de ser vontade do legislador que o novo artigo 3.º, n.º 3 tenha o seu âmbito de aplicação restringido ao processo arbitral voluntário e que as alterações à Lei 62/2011 apenas se apliquem aos litígios instaurados após a respetiva entrada em vigor.
72. O artigo 3.º, n.º 3 não altera o facto de qualquer declaração de invalidade de um direito de propriedade industrial com efeitos inter partes, ocorra ela num processo arbitral necessário ou voluntário ou até num processo judicial, ser inconstitucional.
73. O novo artigo 3.º, n.º 3 importa a diminuição da extensão e alcance do conteúdo essencial do direito fundamental de propriedade industrial dos titulares de patentes. No entanto, este preceito apenas releva no contexto de invocação de direitos de propriedade industrial referentes a invenções farmacêuticas.
74. A proibição de discriminação, enquanto emanação do princípio da igualdade, “tanto pode resultar de uma norma que proceda directamente a uma diferenciação injustificada de tratamento, como indirectamente, na medida em que a norma, embora sem estabelecer directamente nenhuma discriminação, a vai causar de facto, na medida em que os seus efeitos sejam substancialmente desiguais para diferentes categorias de pessoas (discriminação indirecta)”.
75. E, ainda que sejam admissíveis restrições a este princípio, podendo as diferenciações de tratamento ser legítimas quando “(a) se baseiem numa distinção objectiva de situações; (b) não se fundamentem em qualquer dos motivos indicados no nº 2 [do artigo 13.º da CRP]; (c) tenham um fim legítimo segundo o ordenamento constitucional positivo; (d) se revelem necessárias, adequadas e proporcionadas à satisfação do seu objectivo”, nenhuma das situações elencadas ocorre no caso presente.
76. Concluindo, o novo artigo 3.º, n.º 3 da Lei n.º 62/2011, na redação dada pelo DL n.º 110/2018 é materialmente inconstitucional por violação dos artigos 42.º, 62.º e 18.º, n.os 2 e 3 da CRP, e consubstancia uma solução que viola o artigo 13.º da Lei Fundamental.
Nestes termos, deve o presente recurso ser admitido e considerado procedente, revogando-se o Acórdão Recorrido e substituindo-se por outro que julgue procedente a ação de anulação da decisão interlocutória contida no Despacho proferido pelo Tribunal Arbitral a 25 de fevereiro de 2019 na parte em que o Tribunal Arbitral se considerou competente para conhecer sobre a validade da EP ‘604.»
Contra-alegaram as Requeridas, pugnando pela improcedência do recurso.
*
Sendo o objecto dos recursos definido pelas conclusões de quem recorre, para além do que for de conhecimento oficioso, a questão central, neste caso, está em saber se, no procedimento a correr perante tribunal arbitral necessário, à luz do disposto no art. 2º da Lei nº 62/2011, de 12-12 (que foi alterada pelo Decreto-Lei nº 110/2018, de 10-12), tem esse tribunal competência para, na sequência de dedução de excepção perempória, conhecer da questão da nulidade de patente de medicamento, com efeitos inter partes.
II
Os elementos a considerar são os que emanam do ponto anterior.
Em primeiro lugar, há que referir, no que concerne à admissibilidade do recurso, que tal questão já foi decidida, em sentido afirmativo, em despacho do relator, datado de 15-02-2021, no qual se determinou a audição das partes antes de se decretar a suspensão da instância, por estar, então, pendente um recurso de uniformização de jurisprudência, com relevo para a matéria aqui em discussão.
Sucede que, relativamente a tal recurso, veio a ser extinta a instância, ao abrigo do disposto no art. 277º, al. d), do CPC.
A Lei nº 62/2011, de 12-12, criou um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial relativamente a medicamentos de referência e medicamentos genéricos, caracterizado pela sujeição à arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada.
O DL 110/2018, de 10-12, que aprovou o novo Código da Propriedade Industrial, pôs fim ao regime da arbitragem necessária, passando o art. 2º da Lei nº 62/2011 a prever que os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência, designadamente os medicamentos que são autorizados com base em documentação completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos, e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de proteção, podem ser sujeitos a arbitragem voluntária, institucionalizada ou não institucionalizada.
O art. 3º da mesma Lei (preceito que versa sobre a instauração e tramitação do processo passou a estabelecer, no seu nº3, que no processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes.
Estabelece-se, por outro lado, no art. 35º, nº1, do anterior Código de Propriedade Industrial (CPI):
«A declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial.»
No Ac. do STJ de 17-12-2019, Rel. Ilídio Sacarrão Martins, Proc. nº 1956/18.2YRLSB.S1, publicado em www.dgsi.pt, considerou-se que:
«Parece haver unanimidade no sentido de que, perante o disposto no artigo 35º nº1 do CPI, ao exigir que a invalidade da patente registada resulte de decisão judicial, a respectiva nulidade ou anulação só podem ser decretadas, com eficácia erga omnes, pelo TPI, ao qual se mostra atribuída, desde a sua criação, uma reserva de competência material exclusiva sobre este tema – não sendo, consequentemente, admissível que o interessado/requerido deduza pedido reconvencional sobre a invocada matéria da nulidade da patente, em termos de alargar o objecto do processo a esta questão, deixando-a definida com força de caso julgado material.»
Mas logo se advertiu para o facto de a doutrina e a jurisprudência se mostrarem divididas quanto à possibilidade de, no processo pendente perante o tribunal arbitral necessário, ser invocada, como excepção peremptória, a nulidade da patente, «cabendo então ao tribunal arbitral apreciá-la, mediante decisão cuja eficácia permaneceria confinada exclusivamente ao processo em causa, não produzindo a decisão proferida, mesmo nos casos em que julgasse demonstrada a invocada nulidade da patente, os típicos efeitos de caso julgado material».
Trouxeram-se, em seguida, à colação, no mesmo aresto, decisões que exprimem as duas posições divergentes, rejeitando umas que o tribunal arbitral tenha competência para o dito conhecimento e admitindo outras que a tenha, se bem que com meros efeitos inter partes.
No sentido da incompetência do tribunal arbitral, cita-se o Ac. STJ de 14-12-2016 (Rel. Lopes do Rego), Proc. 1248/14.6YRLSB.S1, publicado em www.dgsi.pt, cujo sumário é do seguinte teor:
«I. O tribunal arbitral necessário previsto na Lei 62/2011 é incompetente para apreciar, ainda que por via da dedução de mera excepção peremptória, cujos efeitos ficariam circunscritos ao processo, a questão da nulidade da patente do medicamento em causa, por tal matéria estar reservada à competência exclusiva do TPI.
II. A inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, naquele processo, a excepção peremptória de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e adequada, radicando, em última análise, na natureza da relação controvertida, no carácter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e nas razões de interesse público e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao TPI – não implicando, consequentemente, neste caso, o desvio à regra constante do nº 1 do art. 91º do CPC qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo.
III. A necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM do medicamento genérico e pretenda questionar a validade da patente, há muito registada, que obsta à pretendida introdução no mercado, da pertinente acção de nulidade da patente, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal acção seja julgada, constituem meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da excepção de nulidade da dita patente – que não envolvem onerosidade excessiva para o interessado e permitem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida – o que naturalmente afasta a violação do preceituado no art. 20º da Lei Fundamental.»
Sucede que o Tribunal Constitucional, no Acórdão nº 251/2017, proferido, em 14-05-2017, no Proc. 297/16, Rel. Maria de Fátima Mata-Mouros, publicado em https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20170251.html, decidiu:
«Julgar inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes».
Na fundamentação deste Acórdão do Tribunal Constitucional, regista-se a sobredita existência de duas teses, quer na doutrina quer na jurisprudência, relativamente à problemática em jogo, ou seja, sobre a possibilidade (ou não) de perante o tribunal arbitral necessário, previsto na Lei n.º 62/2011, ser invocada, como meio de defesa, designadamente como excepção peremptória, a nulidade da patente[1].
Alude-se ao mencionado Ac. do STJ 14-12-2016, que já elencara os defensores de uma e outra tese.
Pondera-se, além do mais, em que:
«A solução legal, através de um procedimento arbitral expedito, para o conflito de interesses constitucionalmente protegidos em presença (os interesses privados contrapostos i) de exclusivo de exploração da patente, protegido pelo direito de propriedade, e ii) de liberdade de iniciativa económica, bem como o interesse público na prossecução da garantia de acesso à saúde e ao medicamento) acarreta, neste aspeto, a seguinte questão constitucional, que nos é colocada: a inadmissibilidade de utilização da invalidade da patente como meio de defesa, no processo arbitral, do requerente de AIM. Esta questão deve ser analisada à luz do direito fundamental de acesso ao direito e do princípio da tutela jurisdicional efetiva na sua vertente de proibição da indefesa».
[…]
«A criação de um mecanismo arbitral necessário de solução de conflitos visou regular – de modo expedito – eventuais litígios quanto à introdução em mercado de novos medicamentos genéricos que possam contender com os interesses particulares das empresas farmacêuticas detentoras das patentes dos medicamentos de referência. O legislador, ao estabelecer este regime, prosseguiu interesses públicos constitucionalmente legítimos.»
Sopesando os meios de que o demandado na acção arbitral pode dispor (como o de intentar uma acção de anulação junto do TPI e requerer a suspensão da acção arbitral enquanto aquela não for decidida), o Tribunal Constitucional, considera que:
«A articulação entre ambas as ações através da suspensão da instância do processo arbitral é possível, mas incerta, pois o requerimento de suspensão não equivale necessariamente ao seu deferimento e em caso de indeferimento ou de não suspensão, no geral, subiste um défice de defesa que redunda numa impossibilidade de exercício do direito à tutela jurisdicional efetiva.»
E acrescenta-se:
«Mesmo nos casos em que o requerente da AIM de medicamento genérico, demandado na ação arbitral, obtém a suspensão dessa instância, a solução alternativa encontrada apresenta-se também nesse caso como uma restrição significativa ao direito de acesso à tutela jurisdicional efetiva, por impor ao requerente o ónus de litigar numa ação independentemente de tal ser em seu interesse, forçando-o a prosseguir interesses de terceiros, seus concorrentes, e o interesse público.
A impossibilidade de invocação da nulidade da patente como defesa por exceção na ação arbitral implica um sacrifício significativo – por vezes, absoluto – do direito de defesa, com o fim de proteger a existência de uma via processual única (a ação de declaração de nulidade ou anulação da patente) e a competência exclusiva do TPI, que estão relacionados com a natureza da patente. É necessário, pois, aferir da proporcionalidade da imposição desta restrição, face a este fim.»
Remata-se, dizendo o seguinte:
«Embora se compreendam as preocupações que levam à imposição de apenas uma via processual e um tribunal no âmbito do conhecimento da invalidade das patentes, o sistema montado para prosseguir este fim é suscetível de ter como consequência, por vezes, uma ablação total do direito de defesa ou, noutras vezes, uma significativa compressão. Inexiste a demonstração cabal de que a possibilidade de o tribunal arbitral se pronunciar sobre a validade da patente, com meros efeitos inter partes, produza danos irreversíveis ou gravosos à proteção da patente, equivalentes ao sacrifício imposto ao direito de defesa do requerente de AIM. Efetivamente, afastar esta possibilidade pode ter como consequência, ainda que apenas por vezes, impedir um agente económico de exercer a sua liberdade de iniciativa com base numa patente nula ou inválida – o que dificilmente encontra justificação. A proteção da patente, valor central no nosso ordenamento, não justifica a restrição do direito de defesa a este nível, podendo ser alcançada por outras vias.
Assim, a norma objeto do presente julgamento revela-se excessiva porquanto prejudica de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM. Termos em que deve ser julgada inconstitucional por violação do princípio da proibição de indefesa (artigo 20.º da Constituição em conjugação com o seu 18.º, n.º 2).»
Alegam as Recorrentes que a interpretação do TC veio admitir uma solução que legitima a violação do conteúdo essencial de um direito enquadrável na categoria dos direitos, liberdades e garantias, por força do artigo 42.º da CRP (ou, pelo menos, de um direito com natureza a eles análoga, por força do artigo 62.º da CRP), sendo materialmente inconstitucional por colidir com o artigo 18.º, n.ºs 2 e 3 da CRP, e que o próprio TC já reconheceu que a posição que anteriormente sufragara poderia ser revista e modificada (Decisão Sumária n.º 160/2018, Acórdão n.º 539/2018 e Acórdão n.º 157/2019).
Ora, lembra-se, e subscreve-se, aquilo que se refere, a dado passo, no Acórdão que temos vindo a citar:
«(…) a proteção constitucional do direito de propriedade privada, que abrange também o direito de exclusivo económico atribuído pela patente, não é absoluta (cfr. J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 801), podendo ser objeto de restrições decorrentes da colisão com normas referentes a outros direitos fundamentais ou mesmo do modelo constitucional de Estado social (a função social da propriedade privada ou razões de interesse público ou da coletividade podem justificar limitações ao direito de propriedade privada).»
Na Decisão Sumária nº 160/2018, datada de 06-03-2018 (Rel. Catarina Sarmento e Castro), https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/decsumarias/20180160.html, entendendo-se não haver razões para divergir do juízo de inconstitucionalidade firmado no Acórdão com o n.º 251/2017, concluiu-se como neste, julgando inconstitucional, por violação do princípio da proibição de indefesa (artigo 20.º da Constituição em conjugação com o seu 18.º, n.º 2), a interpretação, extraível da conjugação dos artigos 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, ambos do Código da Propriedade Industrial, conducente ao sentido de que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes.
No Ac. 539/2018, decidiu-se deferir a reclamação apresentada e notificar as partes para alegações.
No Ac. nº 157/2019, datado de 13-03-2017, publicado em https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20190157.html, entendeu a Conferência que:
«(…) a ponderação a que procedeu o Acórdão n.º 251/2017 - e à qual aderira a Decisão Sumária objeto de reclamação nestes autos - no tocante à caracterização dos direitos fundamentais envolvidos e à forma da sua harmonização, na situação de conflito em análise nos autos, não se reveste da simplicidade suficiente, para legitimar a conclusão de que o sentido decisório e a fundamentação aduzida reúnam a total adesão dos juízes que integram a 2.ª Secção deste Tribunal. Resultou da discussão da questão, que constitui o objeto do presente recurso, dever esta ser densificada e, oportunamente, sujeita à apreciação da composição alargada do pleno da secção, de forma a garantir que a decisão, que venha a ser proferida sobre o mérito, abarque a devida ponderação, pelo coletivo de juízes, de todos os elementos relevantes para perspetivar, com completude, as dimensões problemáticas envolvidas no conflito de direitos controvertido».
Há, aqui, a afirmação, da complexidade da questão, o que, aliás, já resultava da leitura do Ac. 251/2017, no qual, desde logo, se dava conta das duas teses que se vinham confrontando na doutrina e na jurisprudência.
Sucede que, mais recentemente, em 22-01-2021, foi proferido, no Tribunal Constitucional, o Ac. nº 51/2021 (Rel. Joana Fernandes Costa), https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20210051.html, no qual se decidiu:
«Não julgar inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro (na redação original) e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, na redação resultante da republicação pela Lei n.º 16/2008, de 1 de abril, e das alterações introduzidas ao artigo 35.º pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho), ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes».
Importa ter em atenção o que foi definido como objecto do recurso, de modo a delimitar o alcance da decisão final. Na verdade, aí se escreveu, a propósito o seguinte (com destaque nosso, a negrito):
«12. Tal como enunciada no requerimento de interposição, a questão de constitucionalidade que integra o objeto do presente recurso cinge-se à «questão de saber se a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011 de 12 de Dezembro e artigos 35.º, n.º 1 e 101.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes, viola o princípio [da] proibição da indefesa previsto nas disposições conjugadas dos artigos 20.º e 18.º, n.º 2, da Constituição.»
O que está em causa é, pois, determinar se, na modelação do processo aplicável à arbitragem necessária instituída pela Lei n.º 62/2011, na sua primitiva versão, o legislador poderia ter excluído a possibilidade de invocação, a título de exceção perentória, da invalidade da patente em que se funda o direito de propriedade industrial oposto ao requerente de AIM, sem desse modo pôr em causa em causa, de forma arbitrária ou desproporcionada, o direito deste a uma tutela jurisdicional efetiva. Desde logo por essa razão, não é correto assumir-se como premissa do julgamento requerido a este Tribunal que os direitos de propriedade industrial derivados de patentes sobre medicamentos de referência são mais ou menos dignos de tutela do que a liberdade de iniciativa económica dos requerentes de AIM que pretendem introduzir no mercado medicamentos genéricos. Para além de a própria relação de supra/infra ordenação que é à partida estabelecida entre os direitos fundamentais contrapostos não encontrar na Constituição o pretendido acolhimento, importa não perder de vista que tudo o que aqui se impõe determinar é apenas se as soluções jurídico-processuais por que optou o legislador de 2011 ainda são aptas a efetivar o nível de tutela jurisdicional que os direitos e interesses em confronto reclamam; isto é, se os mecanismos processuais de acesso ao direito consagrados na versão originária da Lei n.º 62/2011 são ou não suscetíveis de assegurar a ambas as partes em litígio a possibilidade de demonstrarem que as suas pretensões são fundadas e legítimas, através de um processo equitativo, que permita obter em prazo razoável uma decisão célere e congruente.
Para além deste esclarecimento prévio, um outro se justifica ainda. É que, ao contrário do que parece pretender a recorrida, não cabe apreciar no âmbito do presente recurso a inconstitucionalidade, com fundamento na violação do direito de propriedade (artigo 62.º da Constituição) e da liberdade de criação cultural (artigo 42.º da Constituição), de qualquer solução de direito infraconstitucional de sentido inverso àquela que foi concretamente aplicada nos autos. O que cabe é apenas atentar no peso relativo daqueles direitos enquanto elemento do juízo de ponderação para que convoca a sujeição da solução legislativa concretamente impugnada a um controlo de constitucionalidade baseado no princípio da proibição do excesso.
13. No segmento em que qualifica a norma em apreço como uma norma restritiva do direito fundamental de acesso à tutela jurisdicional efetiva e a um processo equitativo, tutelado pelo artigo 20.º, n.º 1 e n.º 4, da Constituição, o juízo formulado no Acórdão n.º 251/2017 deve ser aqui integralmente reafirmado. Sendo comummente reconhecido ao réu o direito a defender-se por impugnação e por exceção na ação em que é demandado (cf. o n.º 2 do artigo 571.º do Código de Processo Civil), a circunstância de os requerentes de AIM apenas poderem arguir a invalidade da patente mediante a instauração de uma ação junto de outro tribunal que não o tribunal em que necessariamente são julgados os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial coloca-os, de facto, numa posição de desvantagem processual, que não pode ser assimilada a um mero condicionamento do seu direito de defesa.
A divergência relativamente ao julgamento realizado no mencionado aresto situa-se no plano confrontação da norma sindicada com o princípio da proibição do excesso, consagrado no artigo 18.º, n.º 2, da Constituição. Senão vejamos.
Tratando-se de aferir a adequação, a necessidade e, em especial, a estrita proporcionalidade da opção de excluir a possibilidade de invocação pelo requerente de AIM, no âmbito do processo que corre perante o tribunal arbitral necessário, da nulidade da patente a título de meio de defesa, como mera exceção perentória, a premissa de que deverá partir-se é a de que, fora do âmbito próprio da lei processual penal, o legislador dispõe de uma ampla margem de conformação na definição das soluções e dos mecanismos processuais que devem reger a atuação procedimental das partes. Dentro da sua margem própria de atuação, o legislador pode, assim, por razões de conveniência, oportunidade e celeridade, fazer incidir ónus processuais sobre as partes e prever quais as cominações ou preclusões que resultam do seu incumprimento. Isso não significa, claro está, que «as soluções adotadas sejam imunes a um controle de constitucionalidade que verifique, nomeadamente, se esses ónus são funcionalmente adequados aos fins do processo, ou se as cominações ou preclusões que decorram do seu incumprimento se revelam totalmente desproporcionadas perante a gravidade e relevância da falta» (Acórdão n.º 620/2013). O que significa é que, justamente por nos situarmos num domínio em que a discricionariedade legislativa é ampla, só existirá violação do princípio da proibição do excesso perante a convicção clara de que a medida em causa é, em si mesma, inócua, indiferente ou até negativa, relativamente ao fim visado (caso em que será inadequada); ou de que existem meios adequados alternativos, mas menos onerosos para alcançar o dito fim (caso em que a medida será desnecessária); de que o ganho de interesse público inerente ao fim visado não justifica nem compensa a carga coativa imposta, isto é, que a relação entre os custos e os benefícios da medida é uma relação desequilibrada (caso em que a medida será desproporcionada) (cf., a propósito da aplicação do triplo teste, Acórdão n.º 194/2017).»
Após a fundamentação, que aqui se dá por reproduzida, concluiu-se que:
«Não se vê, pois, que esteja em causa uma restrição desproporcionada do direito de acesso à tutela jurisdicional efetiva e a uma decisão em prazo razoável por parte dos requerentes de AIM nem, por conseguinte, que a interpretação normativa que constitui o objeto do presente recurso denuncie uma proteção deficiente da liberdade de iniciativa económica que a Constituição igualmente tutela.»
Não houve unanimidade, registando-se dois votos de vencido, sendo de destacar a declaração de voto do Juiz Conselheiro Gonçalo Almeida Ribeiro, do seguinte teor:
«Vencido.
Entendo que deveria ter sido seguida, no essencial, a orientação firmada no Acórdão n.º 251/2017, no sentido de que a norma sindicada é inconstitucional, por restringir excessivamente o direito de defesa do requerente de AIM.
Creio ainda que o facto de a lei ter sido alterada em 2018 de modo a simultaneamente eliminar o sistema de arbitragem necessária e a consagrar de forma expressa a possibilidade de no processo arbitral ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes elimina todas as dúvidas razoáveis quanto à indispensabilidade da medida restritiva estabelecida na legislação anterior, demonstrando inequivocamente a sua desnecessidade, o que só por si determina a violação do princípio da proibição do excesso.
Com efeito, se o legislador passou a admitir a defesa por exceção, com fundamento na invalidade da patente, mesmo no quadro de um sistema de arbitragem voluntária, parece-me evidente que reconheceu não existir nenhuma incompatibilidade entre o processo arbitral e a defesa por exceção. O argumento contrário – da necessidade da restrição − só seria plausível se o novo regime determinasse que, sendo agora facultativo o recurso à arbitragem, o requerente de AIM só pode discutir em juízo a validade da patente se recusar a opção pela arbitragem, porque é indispensável que a decisão sobre esta matéria se revista da eficácia erga omnes reservada às decisões do TPI. Ora, o legislador fez o inverso, passando a permitir precisamente aquilo que no Acórdão se presume ser incompatível com o interesse público prosseguido pela norma aplicada nos autos. Não nego obviamente que «o legislador dispõe de uma ampla margem de conformação na definição das soluções e dos mecanismos processuais que devem reger a atuação procedimental nas partes». Mas nem o mais ligeiro dos escrutínios judiciais resiste a uma evidência de que a restrição é desnecessária, manifestada no facto de o legislador ter alterado o regime de modo a consagrar uma solução alternativa menos lesiva, cuja plausível inexistência ou impraticabilidade é conditio sine qua non de um juízo de não inconstitucionalidade.»
Retornando à jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, assinale-se que a tese defendida no citado Ac. do STJ de 14-12-2016 (Rel. Lopes do Rego) ainda teve seguimento nos Acs. do STJ de 22-03-2018 (Rel. Fernanda Isabel Pereira), Proc. 1053/16.5YRLSB.S1.S1 e de 12-02-2019 (Rel. Henrique Araújo), Proc. 861/16.1YRLSB.L1.S1, publicados em www.dgsi.pt, mas os Acs. do STJ de 14-03-2019 (Rel. Nuno Pinto de Oliveira), Proc. 582/18.0YRLSB.S1, de 17-10-2019, Proc. 2552/18.0YRLSB.S2, e de 17-12-2019 (já citado), estes relatados por Ilídio Sacarrão Martins, igualmente publicados em www.dgsi.pt, trouxeram a terreiro um argumento novo no sentido da possibilidade de invocação e conhecimento da invalidade da patente, com efeitos inter partes.
Vejamos:
Conforme acima se referiu, o DL 110/2018, de 10-12, acabou com o regime da arbitragem necessária, alterando a Lei nº 62/2011, na qual, além do mais, foi aditado, ao art. 3º, um nº3 com a seguinte redacção:
«No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes.»
Ora, nos últimos acórdãos referenciados (de 14-03-2019, 17-10-2019 e 17-12-2019), entendeu-se que o artigo 4º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, tem natureza interpretativa e, daí, dever concluir-se que o tribunal arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, com meros efeitos inter partes, nos casos ainda pendentes de arbitragem necessária.
Dispõe o art. 13º, nº1, do C. Civil:
«A lei interpretativa integra-se na lei interpretada, ficando salvos, porém, os efeitos já produzidos pelo cumprimento da obrigação, por sentença passada em julgado, por transacção, ainda que não homologada, ou por actos de análoga natureza.»
Pires de Lima e Antunes Varela, no Código Civil Anotado, vol. I, 4ª edição, Wolters Kluwer/Coimbra Editora, 2010, p. 62, explicam que:
«1. Deve considerar-se lei interpretativa aquela que intervém para decidir uma questão de direito cuja solução é controvertida ou incerta, consagrando um entendimento a que a jurisprudência, pelos seus próprios meios, poderia ter chegado (cfr. Baptista Machado, ob. cit., págs. 286 e segs.).
[…]
2. A lei interpretativa considera-se integrada na lei interpretada. Isto quer dizer que retroage os seus efeitos até à data da entrada em vigor da antiga lei, tudo ocorrendo como se tivesse sido publicada na data em que o foi a lei interpretada.»
No Ac. do STJ de 09-09-2008 (Rel. Garcia Calejo), Proc. 08P1856, publicado em www.dgsi.pt, publicado em www.dgsi.pt, consignou-se que:
«As leis interpretativas podem ser assim definidas pelo legislador. Se o fizer não se levantará qualquer dúvida sobre essa sua natureza. Porém existem outras que, pese embora o legislador não as apode assim, dada a sua índole, terão que ser dessa forma qualificadas.
Quanto ao critério definidor destas leis, têm-se vindo a aceitar depender da existência cumulativa de dois elementos: a) a lei regular um ponto de direito acerca do qual se levantam dúvidas e controvérsias na doutrina e jurisprudência; b) a lei consagrar uma solução que a jurisprudência pudesse tirar do texto da lei anterior, sem intervenção do legislador».
Baptista Machado, citado neste aresto, ensina (com destaque nosso, a negrito):
«Ora a razão pela qual a lei interpretativa se aplica a factos e situações anteriores reside fundamentalmente em que ela, vindo consagrar e fixar uma das interpretações possíveis da LA com que os interessados podiam e deviam contar, não é susceptível de violar expectativas seguras e legitimamente fundadas. Poderemos consequentemente dizer que são de sua natureza interpretativas aquelas leis que, sobre pontos ou questões em que as regras jurídicas aplicáveis são incertas ou o seu sentido controvertido, vêm consagrar uma solução que os tribunais poderiam ter adoptado.»
[…]
«Para que uma LN possa ser realmente interpretativa são necessários, portanto, dois requisitos: que a solução do direito anterior seja controvertida ou pelo menos incerta; e que a solução definida pela nova lei se situe dentro dos quadros da controvérsia e seja tal que o julgador ou o intérprete a ela poderiam chegar sem ultrapassar os limites normalmente impostos à interpretação e aplicação da lei. Se o julgador ou o intérprete, em face de textos antigos, não podiam sentir-se autorizados a adoptar a solução que a LN vem consagrar, então esta é decididamente inovadora».
(Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 22ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 2014, pp. 246-247)
Ninguém negará a controvérsia que vinha existindo na doutrina e na jurisprudência sobre a matéria em apreço, como se dá conta nos acórdãos citados e, ainda, por exemplo, nos Acs. da Relação de Lisboa de 08-10-2020 (Rel. Adeodato Brotas), Proc. 725/19.7YRLSB-6, e de 22-10-2020 (Rel. António Santos), Proc. 849/20.8YRLSB-6, publicados em www.dgsi, contendo estes substancial recolha de elementos sobre tal controvérsia e dando-se, ademais, o caso de também defenderem a natureza de lei interpretativa do mencionado artº 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, como já fora igualmente entendido pelo Ac. Rel. de Lisboa de 22-10-2019 (Rel. José Capacete), Proc. 465/19.7YRLSB-7, www.dgsi.pt.
Para além da evidente controvérsia, corporizada em duas teses, restritiva e ampliativa, parece também patente que, dentro dos quadros dessa controvérsia, foi possível ao intérprete, maxime na sequência da intervenção do Tribunal Constitucional, encontrar a solução que veio a ser expressamente adoptada pelo legislador, nos precisos termos em que a tese ampliativa a vinha afirmando. E, se essa consagração expressa surge no quadro da arbitragem voluntária, mais sentido ainda fazia no âmbito da arbitragem necessária. Daí que se discorde, com todo o respeito, da tese das Recorrentes no sentido de que o nº3 do art. 3º se enquadra apenas na lógica do novo sistema de tutela.
Conforme se exarou no citado Ac. do STJ de 17-12-2019 (Rel. Ilídio Martins), na mesma linha dos Acs. de 14-03-2019 e 17-10-2019 (todos desta secção):
«A solução da lei nova — competência do Tribunal Arbitral para conhecer a invalidade (do facto constitutivo) da patente, como meros efeitos inter partes — situa-se dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza. Corresponde à corrente ampliativa; consagra uma solução a que o intérprete poderia chegar, sem ultrapassar os limites impostos à interpretação — sem ultrapassar, designadamente, os limites impostos a uma interpretação conforme à Constituição.
O raciocínio poderá ser reforçado pela circunstância de a competência do tribunal arbitral para conhecer a questão da invalidade ser mais justificada em face da lei antiga que em face da lei nova - ser mais justificada em face da lei antiga, em que a arbitragem era necessária, que em face da lei nova, em que a arbitragem deixa de ser necessária e passa a ser (só) voluntária.»
Defendem as Recorrentes, na recusa de que se esteja perante lei interpretativa, que não havia regra no nosso ordenamento que carecesse de ser interpretada. Ora, estava em causa a tramitação prevista no procedimento arbitral necessário e, nesse âmbito, o cabimento de, em defesa por excepção (peremptória), suscitar-se a invalidade da patente (rejeitada por uns e admitida por outros, ganhando esta segunda orientação expressão máxima no mencionado Acórdão do Tribunal Constitucional nº 251/2017, na conjugação, resultante de um labor interpretativo, das regras constantes da Lei nº 62/2011 e do Código da Propriedade Industrial com os princípios constitucionais).
No Acórdão do TC nº 251/2017, considerou-se que estava em causa «a específica dimensão do direito à tutela jurisdicional efetiva, designada por “proibição de indefesa”. Este princípio, decorrente do reconhecimento do direito geral ao contraditório inerente ao direito a um processo justo implicado no direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 20.º da Constituição, afirma uma proibição da limitação intolerável do direito de defesa perante o tribunal».
Observou-se que o princípio do contraditório pressupõe, em regra, a admissibilidade e conhecimento da defesa por impugnação e excepção na mesma acção e que importava verificar se os fins prosseguidos eram constitucionalmente fundados e se a restrição em apreço se apresentava como uma solução equilibrada e razoável à luz do princípio da proporcionalidade.
Concluiu-se, como já se viu, que a norma objecto de julgamento se revelava excessiva, prejudicando de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM.
Não se concorda, assim, com a afirmação de que não havia uma norma que carecesse de ser interpretada (o que, salvo melhor opinião, redundaria até em retirar-se objecto aos mencionados acórdãos do Tribunal Constitucional).
Vincam as Recorrentes que, para que o novo nº 3 do art. 3º se pudesse considerar interpretativo, seria necessário que o legislador tivesse mantido o regime da arbitragem necessária instituído pela Lei nº 62/2011 na sua versão original e consagrado que no processo arbitral (necessário) poderia ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes.
Conforme refere Baptista Machado (op. cit., p. 245), na grande maioria dos casos, o legislador não se preocupa com a classificação como interpretativas de normas que edita e que são efectivamente interpretativas, estando sujeitas, como tais, ao disposto no art. 13º do C. Civil.
Salvo o devido respeito, não resulta do DL 110/2018 que se tenha querido afastar a aplicação da nova regra inserta no nº 3 do art. 3º da Lei nº 62/2011 (no processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes) aos processos pendentes, submetidos à arbitragem necessária (até por maioria de razão, como já se assinalou e como resulta evidenciado na declaração de voto acima citada).
Do estabelecimento de um prazo de 30 dias para a entrada em vigor das alterações introduzidas pelo art. 4º (art. 16º, nº1, do DL 110/2018) não pode extrair-se a conclusão contrária. Um prazo maior do que o supletivo da vacatio legis «justifica-se quando importa possibilitar o estudo e a apreensão da nova legislação ou facultar a adaptação dos destinatários ao novo regime legal» (Teixeira de Sousa, Introdução ao Direito, Almedina, Coimbra, 2020 (reimpressão), p. 170). Obedece, pois, a uma lógica que não se confunde com o intuito de admitir ou afastar a aplicação das novas regras a processos pendentes, o que não deixa de suceder, quando assim tenha que ser, no momento da entrada em vigor (é o que acontece, frequentemente, com alguns diplomas de natureza processual civil, após substancial tempo de vacatio).
As Recorrentes alegam que o art. 3º, nº 3, não altera o facto de qualquer declaração de invalidade de um direito de propriedade industrial com efeitos inter partes, ocorra ela num processo arbitral necessário ou voluntário ou até num processo judicial, ser inconstitucional, já que importa a diminuição da extensão e alcance do conteúdo essencial do direito fundamental de propriedade industrial dos titulares de patentes.
Consideram que o novo artigo 3.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2011, na redação dada pelo DL n.º 110/2018, é materialmente inconstitucional por violação dos artigos 42.º, 62.º e 18.º, n.ºs 2 e 3 da CRP, e consubstancia uma solução que viola o artigo 13.º da Lei Fundamental.
Trata-se, salvo melhor opinião, de retomar a argumentação desenvolvida a propósito do regime anterior à alteração da Lei.
O legislador entendeu, dentro do poder que lhe assiste de definição das soluções e dos mecanismos processuais, assumir, expressamente, a dita regra, escolhendo o caminho que teve por mais adequado, entre as duas vias divergentes que se vinham desenhando.
No que concerne à constitucionalidade da solução consagrada, remetemos para a fundamentação do citado Ac. do Tribunal Constitucional nº 251/2017, que considerou (o que aqui se perfilha) que o que seria conforme a Constituição seria precisamente a adopção de uma regra como aquela que ganhou forma através do novo nº 3 do art. 3º da Lei 62/2011.
Improcede a revista.
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Sumário (da responsabilidade do relator)
Tendo o art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, natureza interpretativa, é de concluir que o Tribunal Arbitral, ainda que no âmbito de arbitragem necessária, ou seja, em procedimento deduzido à luz do regime anterior à alteração ora introduzida, é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, com meros efeitos inter partes.
III
Pelo que se deixou exposto, na improcedência da revista, mantém-se a decisão recorrida.
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Lisboa, 9 de Dezembro de 2021
Tibério Nunes da Silva (relator)
Maria dos Prazeres Beleza
Fátima Gomes
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[1] No sentido dessa possibilidade, refere-se que «são geralmente citados autores como Remédio Marques (“A Arbitrabilidade da Exceção de Invalidade da Patente no Quadro da Lei n.º 62/2011”, in Revista de Direito Intelectual, n.º 2/2014, pág. 215), Dário Moura Vicente ( “O regime Especial de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes”, in ROA, Ano 72, pág. 981) e José Alberto Vieira (“A competência do Tribunal Arbitral Necessário para Apreciar a Exceção de Invalidade da Patente Registada”, in Revista de Direito Intelectual, , n.º 2/2015, pág. 195)» e, em sentido contrário, «Manuel Oehen Mendes (“Breves Considerações sobre a Incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses Para Apreciarem a Questão da Invalidade das Patentes e dos Certificados Complementares de Proteção para Medicamentos”, in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão, pág. 927) e Evaristo Mendes (“Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efetiva e Questões Conexas”, in Propriedades Intelectuais, 2015, n.º 3, pág. 103)».