| Decisão Texto Integral: | Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa.
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Nestes Autos de Recurso Jurisdicional de Decisão do INPI.
ENTRE:
LÚCIA CRISTINA … – UNIPESSOAL Ldª--Requerente / Recorrente / Apelante
E
… NA HORA, Ldª – Citada
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I–Relatório:
A Apelante requereu, em 12NOV2014, o registo da marca nacional n.º 538902, «POBRE TOLO», destinada a assinalar «SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, BARES E CATERING», da classe 43 da Classificação de Nice[1], o qual lhe veio a ser definitivamente recursado por despacho de 11MAI2015 do Director de Marca e Patentes do INPI, por subdelegação, com fundamento na sua confundibilidade (art. 239º, nº 1, al. a), do CPI) com a prioritária marca nacional n.º 511775, «TOLO», registada em 14JUN2013, para assinalar «FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS EM RESTAURANTES E BARES; FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO IMEDIATO; PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA CONSUMO IMEDIATO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAR; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO; RESTAURANTES; RESTAURANTES PARA TURISTAS; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS EM RESTAURANTES E BARES; SERVIÇOS DE BAR; SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTE; SERVIÇOS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS», da classe 43 da Classificação de Nice.
Inconformada, interpôs recurso judicial invocando a inexistência de imitação porquanto não existe afinidade entre os serviços e os sinais em confronto apresentam suficiente diferenciação a nível gráfico, fonético e conceptual para não serem confundíveis pelo público em geral.
O INPI juntou o processo administrativo.
Foi ordenada a citação da proprietária da marca prioritária a qual não interveio nos autos.
A final foi proferida sentença que, considerando existir risco de confusão dado o elevado grau de identidade e afinidade entre os serviços e a comum utilização do elemento dominante ‘TOLO’, bem como de concorrência desleal, julgou o recurso improcedente, confirmando o despacho recorrido.
Inconformada, apelou a Requerente concluindo, em síntese, pela inexistência de afinidade entre os serviços uma vez que o ‘catering’ é um elemento diferenciador, a introdução do elemento ‘POBRE’ na marca registanda retira aspecto dominante ao elemento ‘TOLO’ e introduz suficiente diferenciação entre os dois sinais, tornando insusceptível o risco de confusão/associação entre eles, e excluído este excluída fica a possibilidade de concorrência desleal.
A citada não apresentou contra-alegação.
II–Questões a Resolver.
Consabidamente, a delimitação objectiva do recurso emerge do teor das conclusões do recorrente, enquanto constituam corolário lógico-jurídico correspectivo da fundamentação expressa na alegação, sem embargo das questões de que o tribunal ad quem possa ou deva conhecer ex officio.
De outra via, como meio impugnatório de decisões judiciais, o recurso visa tão só suscitar a reapreciação do decidido, não comportando, assim, ius novarum, i.e., a criação de decisão sobre matéria nova não submetida à apreciação do tribunal a quo.
Ademais, também o tribunal de recurso não está adstrito à apreciação de todos os argumentos produzidos em alegação, mas apenas – e com liberdade no respeitante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito – de todas as “questões” suscitadas, e que, por respeitarem aos elementos da causa, definidos em função das pretensões e causa de pedir aduzidas, se configurem como relevantes para conhecimento do respectivo objecto, exceptuadas as que resultem prejudicadas pela solução dada a outras.
Assim, em face do que se acaba de expor e das conclusões apresentadas, a única questão a resolver é a de saber se deve ou não ser concedido o registo da marca da Apelante.
III–Fundamentos de Facto.
Porque não impugnada nem se vislumbrando fundamento para a alterar, a factualidade relevante é a fixada em 1ª instância (fls. 50), para a qual se remete nos termos do artº 663º, nº 6, do CPC.
IV–Fundamentos de Direito[2]
A função da marca é, segundo entendimento estabilizado e generalizado, a de distinguir os bens e serviços de uma empresa dos de outras empresas, permitindo ao público referenciar tais bens ou serviços por um índice de qualidade ou prestígio e preferir uns a outros. Que, segundo as regras de um sistema de concorrência leal, o consumidor ou utilizador final possa distinguir, sem confusão possível, o bem ou serviço que exibe a marca de outros que tenham proveniência diversa e que a ostentação de tal marca é garantia de que o bem ou serviço foi fabricado ou prestado sob o controlo de uma única entidade, garante da qualidade daqueles. Para além da função essencial de indicação de origem a marca serve também funções de garantia de qualidade, de comunicação, de investimento e de publicidade[3].
Para o completo desempenho dessa função é essencial que seja garantida a exclusividade do uso da marca; daí que ela se tenha tornado objecto de propriedade industrial, constituída através do respectivo registo (nacional, da União ou internacional).
O regime jurídico das marcas enquanto direito de propriedade industrial, subsistindo estratificado em diversos níveis territoriais de protecção, encontra-se actualmente harmonizado a nível da União Europeia de forma que ainda que na aplicação das legislações nacionais não se pode deixar de ter em conta para a integrações de conceitos a jurisprudência dos tribunais da União Europeia.
Da conjugação dos artigos 239º e 245º do Código da Propriedade Industrial (CPI) resulta que deve ser recusado o registo da marca quando esta constitua imitação de uma outra marca, sendo requisitos dessa imitação: a) que a marca imitada esteja registada com prioridade; b) que ambas as marcas (a registada e a que se pretende registar) se destinem a assinalar bens ou serviços idênticos ou afins; c) que entre elas exista uma semelhança que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou risco de associação, de forma que o consumidor as não possa distinguir senão após exame atento ou confronto.
Fundamental para lidar com as questões do regime jurídico das marcas, e à luz da qual devem ser analisadas e decididas, é a percepção das marcas na mente do ‘público relevante’ (ou, usando linguagem mais consentânea com a nomenclatura nacional, ‘consumidor médio’) dos bens e serviços em questão[4].
O ‘público relevante’ é constituído pelos actuais e potenciais adquirentes ou utilizadores dos bens e serviços a que respeitam as marcas em confronto ou análise. Tanto pode consistir no público em geral, como ser um público constituído por profissionais e/ou especialistas no sector, ou englobar ambos os tipos de público.
Na definição do ‘público relevante’ deve atender-se em particular ao território em que é protegida a marca (prioritária) e a quem se destinam os bens e serviços idênticos ou afins em causa.
O ‘público relevante’ presume-se normalmente informado e razoavelmente atento e circunspecto. Mas o grau de atenção pode variar em função do tipo de bens e serviços e do conhecimento e experiência dos adquirentes ou utilizadores.
O grau de atenção tende a ser mais baixo nos comportamentos de consumo quotidiano; e a ser mais alto quando estão em causa bens dispendiosos, perigosos ou tecnicamente sofisticados, produtos farmacêuticos, serviços financeiros ou imobiliários e nos casos de lealdade à marca (‘brand loyalty’).
No caso de concorrerem os dois tipos de público deve tomar-se em consideração o público relevante que se apresente com mais baixo grau de atenção por ser o mais susceptível de ser confundido.
A comparação dos bens os serviços, com vista a determinar da sua identidade, afinidade ou diferença, deve ter como ponto de partida a Classificação de Nice, as palavras usadas na sua classificação e o seu significado de uma forma objectiva.
Os bens ou serviços são idênticos (tendo-se a ‘identidade’ enquanto a qualidade ou condição de ser o mesmo em substância, composição, natureza ou propriedades) não só quando os bens ou serviços coincidem completamente[5] (identidade total), mas também quando os bens ou serviços estão contidos numa designação mais ampla[6], quando contêm uma designação mais restrita[7] ou quando se sobrepõem[8] (identidade parcial).
Os bens ou serviços devem ter-se por afins (similares) quando apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente par permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores; mas também para satisfação de diferentes necessidades dos consumidores mas que, na organização económica, industrial ou comercial da sociedade, costumem aparecer associados ou como instrumentais em relação à aquisição e utilização de um produto ou serviço[9].
Para aferir dessa situação devem ter-se em conta todos os aspectos pertinentes do caso, devendo a comparação focar-se na identificação dos factores relevantes que especificamente caracterizam os bens ou serviços a serem comparados[10].
Designadamente é susceptível de ser atendida:
–a natureza dos bens ou
serviços: a qualidade ou características pelas quais o bem ou serviço é conhecido (composição, princípio de funcionamento, condição física, o tipo de actividade), sendo que, em princípio e pela sua natureza, bens e serviços não são afins[11].
–a finalidade dos bens ou serviços: as necessidades que o bem ou serviço intende satisfazer (e não já os possíveis usos) considerando o mais estreito grau de abstracção.
–o método de uso dos bens ou serviços: o modo como são usados para atingir a sua finalidade.
–a complementaridade dos bens ou serviços: se existe uma forte conexão entre eles, porque um é indispensável (essencial) ou importante (significante) para o uso do outro, que leve os consumidores a crerem que a responsabilidade pela produção ou disponibilização e do mesmo produtor; não havendo lugar a essa complementaridade nos casos de combinação de uso (em que os bens ou serviços são meramente usados em conjunto, seja por escolha ou conveniência[12]), de bens ou produtos acessórios[13] ou matérias primas[14].
–a situação de concorrência entre os bens ou produtos: se são oferecidos aos mesmos actuais e potenciais consumidores para satisfação do mesmo e similar propósito e a correspondente elasticidade de substituição[15].
–os canais de distribuição dos bens ou serviços: se são disponibilizados através dos mesmos canais de distribuição (os mesmos pontos de venda, o mesmo tipo de estabelecimento) de forma que o consumidor é facilmente levado a crer que os bens ou serviços pertencem ao mesmo sector do mercado e são manufacturados ou prestados pela mesma entidade.
–a origem habitual dos bens ou serviços: funciona como indicador de afinidade quando se verifica que na mente do público relevante os bens ou serviços têm a mesma origem habitual (locais de fabrico[16], métodos de fabrico[17], conhecimento técnico[18], práticas habituais conhecidas de expansão para mercado adjacente[19])
A aferição do risco de confusão / associação assenta numa apreciação global, que leva em conta um conjunto diversificado de factores parcelares, na perspectiva de que o consumidor médio nunca se defronta com os dois sinais no mesmo momento, não levando a cabo uma comparação simultânea dos dois sinais mas antes uma comparação entre um sinal e a memória que se tem de outro (ao contrário da comparação simultânea em que ressaltam as diferenças entre os sinais, na comparação sucessiva, porque se apela à memória, ressaltam antes as semelhanças)[20]. Apreciação essa que assenta na impressão de conjunto produzida pelas marcas atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas[21].
Entre os factores atendíveis contam-se a similaridade dos sinais (do seu ponto de vista gráfico, fonético e conceptual), o seu carácter distintivo (maior ou menor capacidade de identificar a origem comercial dos bens ou serviços em função do carácter distintivo, não distintivo ou dominante dos elementos que os compõem). E nesse conspecto haverá de atender a que se deve considerar que as marcas registadas, por gozarem de presunção de legalidade, possuem por inerência um mínimo de caracter distintivo[22] e que quanto maior for o carácter distintivo de uma marca registada (pelo uso ou pela reputação) maior o seu grau de protecção[23].
Por último, para que se considere a existência de risco de confusão este tem de ser significativo, na medida em que a indução em confusão tem de ser de fácil ocorrência e que é inerente à actividade económica em regime de concorrência algum grau de imitação, que se tem por admissível e socialmente adequado[24].
Atentemos, agora, no caso dos autos.
Os serviços em causa (genericamente serviços de restauração e bar com confecção, preparação e fornecimento de bebidas, incluindo alcoólicas, e refeições em bares, restaurantes e catering) são dirigidos ao público em geral; mesmo o serviço de catering, embora se revista de uma característica mais empresarial ou institucional, não é solicitado em função de especificidades do serviço ou da clientela, mas antes como uma forma expedita de satisfação de necessidades básicas na ocasião de eventos, pelo que os solicitantes de tal serviço agem como público em geral.
Os serviços em causa também não se revestem de características que torne necessário ou impliquem um maior grau de atenção.
O público relevante será, assim, o público em geral normalmente informado e razoavelmente atento e circunspecto.
Entre os serviços assinalados com a marca prioritária e os serviços de restauração e bares da marca registanda afigura-se-nos ser patente a sua identidade, dada a coincidência total na sua natureza e modo de funcionamento.
O serviço de catering diferencia-se dos outros serviços em causa por implicar que o fornecimento seja efectuado em instalações diversas daquelas onde os alimentos foram confeccionados, ou mesmo que sejam confeccionados no local implicam uma deslocação dos meios e produtos para o efeito para fora do local habitual da empresa.
Mas tal não descaracteriza quer o núcleo fundamental desse serviço – a preparação e fornecimento de refeições e bebidas para satisfação de necessidades de alimentação – que na sua natureza, finalidade e método de funcionamento se mantêm muito similares. E ademais os serviços em causa são facilmente substituíveis.
Donde se conclui estarmos em presença de serviços similares.
Os sinais em confronto são exclusivamente nominativos e compostos por palavras correntes e banais da língua portuguesa – ‘tolo’ e ‘pobre’ – sendo que a marca prioritária é constituída apenas pela palavra ‘tolo’ e a marca registanda é constituída por ambas as palavras, precedendo a palavra ‘pobre’ aquela outra palavra ‘tolo’.
Incluindo um dos sinais o sinal que constituiu a outra marca em confronto, existe, de um ponto de vista gráfico e fonético, uma semelhança entre os dois sinais, em grau mediano.
As palavras em causa são, como se referiu, de uso corrente e banal na língua portuguesa, sendo utilizadas como substantivos e adjectivos e com variados significantes. ‘Pobre’ tem o significado de necessitado, infeliz, desvalido, coitado, humilde, mendigo, pedinte, que aparenta ou revela pobreza, que é mal dotado ou pouco favorecido, que tem pouca quantidade, que produz pouco, que revela pouca qualidade, que ou quem tem parcos bens ou pouco dinheiro, que ou quem desperta pena ou compaixão; ‘Tolo’ significa louco, disparatado néscio vaidoso, ridículo, desagradável, pasmado, boquiaberto, que ou quem erra por falta de inteligência, néscio, que presume muito de si, que não se sabe conduzir, que se deixa lograr, que não tem nexo ou significação, que não tem razão de ser, que é falso.
Tendo em conta que a empresa proprietária da marca registanda está sediada em Amarante, cidade onde, ao que parece[25], vem exercendo a sua actividade utilizando o sinal em causa, para uma parte mais restrita (regional) e/ou e mais atenta (culta) do público relevante a expressão ‘Pobre Tolo’ evocará a homónima personagem que deu título a uma das obras de Teixeira de Pascoaes: o Pobre Tolo, postado e pasmado no meio da ponte de S. Gonçalo, olhando as duas margens do Tâmega, que entre o sonho vão e a clara realidade, não vai, nem fica, nem se decide.
Nenhuma dessas projecções conceptuais se nos afigura revestida de qualquer capacidade evocativa do tipo de serviços a ser assinalados pelas marcas em confronto susceptíveis de induzir no espírito do público relevante uma qualquer ligação de complementaridade ou associação entre as duas expressões nominativas em causa.
E essa circunstância, aliada ao facto de ambas as palavras serem simultaneamente adjectivos e substantivos pelo que sempre subsistirá a indefinição sobre se é o ‘tolo’ que é ‘pobre’ ou, pelo contrário, o ‘pobre’ é que é ‘tolo’, atenua a semelhança gráfica e fonética existente entre as duas expressões, não tornando fácil que o público relevante estabeleça uma ligação entre ambos os sinais. Pelo contrário, afigura-se-nos que assumirá a capacidade distintiva do sinal posterior destrinçando os dois sinais como distintas indicações de origem comercial.
Estamos perante uma marca prioritária fraca, em virtude da sua reduzida capacidade distintiva uma vez que o sinal que a constitui é uma palavra corrente e banal, menos susceptível de confundibilidade com outras que dela divirjam ligeiramente.
Indício relevante disso mesmo é, aliás, o ensurdecedor silêncio do titular da marca prioritária ao longo de todo o processo.
E afastado o risco de confusão, afastada está a verificação de concorrência desleal por possibilidade de ocorrência dessa confusão.
V–Decisão.
Termos em que, na procedência da apelação, se revoga a decisão recorrida e, em substituição, se concede o registo da marca nacional nº 538902, «POBRE TOLO», destinada a assinalar «SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, BARES E CATERING».
Custas, em ambas as instâncias, pelo INPI (uma vez que foi este que deu causa à acção, quer porque ficou vencido ao ver revogado o seu acto administrativo quer porque foi esse acto administrativo que deu causa à acção e, por outro lado, porque se não encontra razão justificante para, em excepção ao princípio da igualdade, excepcionar esse ente administrativo da sujeição geral do Estado ao pagamento de custas quando é demandado ou demanda em juízo – artigos 189º do CPTA, 527º do CPC e 2º, 13º, nº 1, e 15 do Regulamento de Custas Processuais – sendo o respectivo valor processual, na ausência de contra-interessados[26], o estabelecido no art.º 12º, nº 1, al. d), do Regulamento de Custas Processuais – 2.000 €.
Lisboa, 26SET2017
(Rijo Ferreira)
(Afonso Henrique)
(Rui Vouga)
[1]–consultável em http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=255 ou http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20170101/taxonomy/.
[2]–salvo outra indicação, toda a jurisprudência dos tribunais nacionais referida, pode ser consultada em www.dgsi.pt e toda a jurisprudência dos tribunais da União Europeia pode ser consultada em http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pt.
[3]–cf., entre outros, Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 3ª edição revista, 2012, pgs.153-165, acórdãos do TJUE de 29SET1998 (C-39/97 – Canon, § 28), 12NOV2002 (C-206/01 – Arsenal Football Club, § 48),18JUN2009 (C-487/07 – L’OREAL, §§ 58-59), 23MAR2010 (C-236-238/08 – Google,§§ 75-79), 06MAR2014 (C-409/12 – Backaldrin Östrreich The Komspitz Company, § 20) e 08JUN2017 (C-689/15 – W.F. Gözze Frottierweberei, §§ 37 a 42), acórdãos do STJ de 06OUT2016 (proc. 429/12.1YHLSB.L1.S1) e 14DEZ2016 (proc. 707/06.9TYVNG.L1.S1).
[4]–cf. acórdão da Relação de Lisboa de 15MAI2012 (proc. 855/05.4TYLSB.L1) e acórdãos do TJUE de 11NOV1997 (C-251/95 – ‘Sabèl’, §23) e 26JUN1999 (C-342/97 – ‘Lloyd Schufabrik Meyer’, §25).
[5]–v.g. ‘veículos’ / ‘veículos’.
[6]–v.g. ‘alojamento temporário’/‘hostal para jovens’ ou ‘massa’ / ‘esparguete’.
[7]–v.g. ‘artigos de vestuário’ / ‘jeans’ ou ‘veículos’ / ‘bicicletas’.
[8]–v.g. ‘componentes e acessórios para veículos terrestes’ / ‘assentos de veículos’ (‘assentos para veículos terrestes’)
[9]–cf. acórdão do STJ de 26OUT2004 (proc. 04A3054).
[10]–cf. acórdãos do TJUE de 29SET1998 (C-39/97 – ‘Canon’, § 23) e do TGUE de 21ABR2005 (T-164/03 – ‘monBeBé’, § 53), 11MAI2011 (T-74/10 – ‘Flaco’, § 40), e 04FEV2013 (T-504/11 – ‘Dignitude’, § 44)
[11]–podendo no entanto encontrar-se uma situação em que bem (‘TARGA’ para veículo da Porsche) foi considerado afim de um serviço (‘TARGA ASSISTANCE’ para serviços das classes 35 a 39 da Fiat) no acórdão do STJ de 26OUT2004 (proc. 04A3054).
[12]–v.g. pão com manteiga, malas de mão e vestuário.
[13]–v.g. os tipicamente usados para embalagem (garrafas, caixas, latas, etc.) ou fins promocionais (panfletos, cartazes, listas de preços, etc.); cf., ainda, acórdão do TGUE de 23JAN2014 (T- 221/12 – ‘Sun Fresh’, § 84)
[14]–neste sentido não há complementaridade entre leite e queijo.
[15]–cf. acórdão do TGUE de 04FEV2013 (T-504/11 – ‘Dignitude’, § 42).
[16]–vernizes e lacas são habitualmente produzidos pela indústria química.
[17]–os produtos em couro (cintos e malas de mão) são produzidos usando os mesmos instrumentos e máquinas.
[18]–serviços de protecção de vírus de computador envolve idênticos conhecimentos técnicos de tecnologia de informação que design de software.
[19]–é usual os produtores de sapatos envolverem-se também na produção de malas de mão; mais discutível se afigura a situação de os profissionais de vestuário se expandirem para a área dos perfumes.
[20]–cf. acórdãos do STJ de 14DEZ2016 (proc. 707/06.9TYVNG:l1.S1).
[21]–cf. acórdão do TJUE de 11NOV1997 (C-251/95 – ‘Sabèl’, §§ 22-23).
[22]–cf. acórdão do TJUE de 24MAI2012 (C-196/11, ‘F1 – LIVE’, §§ 40-41).
[23]–cf. acórdão do TJUE de 29SET1998 (C-39/97 – ‘Canon’, §§ 18 e 24).
[24]–cf. acórdão do STJ de 13.07.2010 (proc. 3/05.9TYLSB.P1.S1).
[25]–tendo em conta a frugalidade da alegação e considerando o conteúdo do sítio www.pobretolo.pt.
[26]–apesar de ter sido (a nosso ver indevidamente) citada a proprietária da marca prioritária ela, quer porque não teve qualquer intervenção no procedimento administrativo nem no procedimento judicial, não pode ser considerada como contra-interessada.
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