| Decisão Texto Integral: | Acordam os Juízes que compõem a Secção de Propriedade Industrial, Concorrência, Supervisão e Regulação do Tribunal da Relação de Lisboa
I-Relatório
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., interpôs, ao abrigo dos artigos 39.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial (“CPI”) recurso judicial dos três despachos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), proferidos em sede de pedidos de modificação da decisão, ao abrigo do art.º 23.º do CPI, nos termos dos quais foram revogando os anteriores despachos de recusa e concedidos os registos das marcas nacionais n.º 580004 GO FINANCE, n.º 580005 GO BANK SERVICE e n.º 581582 GO FINANCE CARD, todos requeridos por “GO WELCOM INVEST COMPANY LDA.”, sociedade comercial portuguesa, com sede na Rua Tomás da Fonseca, nº 21 B, Loja 3, 1600-210 Lisboa, com o NIPC 514192844.
A recorrente fundamentou o seu pedido no facto de ser titular do registo da marca nacional n.º 482769 GO!, requerido em 02.05.2011 e concedido em 14.07.2011, para assinalar os seguintes produtos e serviços: Classe 9: “cartões magnéticos de crédito e de débito e cartões magnéticos para operações bancárias”; Classe 16: “papel, cartão e produtos destas matérias, não compreendidos noutras classes; produtos de impressão; revista; publicações periódicas; brochuras; prospectos; artigos de papelaria utilizados em operações bancárias e comerciais; calendários e agendas; cartões de crédito sem serem magnéticos; impressos designadamente cartões para utilização em transacções bancárias.”; Classe 35: “serviços de publicidade; gestão de negócios comerciais; difusão de material publicitário, nomeadamente folhetos, prospectos e impressos; estudos de mercado; assistência na direcção de empresas; serviços de assessores para a direcção de negócios.”; Classe 36: “serviços e negócios bancários e financeiros incluindo os prestados através da internet ou outro meio de telecomunicação”; Classe 38: “serviços de telecomunicação e transmissão electrónica relacionados com a área financeira.”
Ora, após decurso do procedimento legal, em 11.04.2017 foi publicado no BPI o pedido de registo de marca nacional n.º 580004 GO FINANCE (misto), para assinalar na classe 36 “consultadoria financeira e consultadoria em matéria de seguros; consultadoria em seguros; consultoria em seguros de vida; consultadoria em matéria de concessão de créditos; consultoria financeira relacionada com serviços de crédito; consultoria financeira em matéria de empréstimos; consultoria em empréstimos financeiros; consultoria acerca de empréstimos; mediação de crédito; serviços cartões de crédito e de débito; serviços de consultoria relacionados com cartões de crédito; serviços de crédito; serviços de crédito ao consumo; serviços de crédito comercial; serviços de empréstimos; serviços de empréstimos financeiros; serviços de empréstimos pessoais; serviços de financiamento automóvel; serviços de financiamento de locação-venda; serviços de locação financeira; serviços financeiros de crédito; serviços financeiros relacionados com a compra de casas (habitação); serviços financeiros relacionados com a concessão de empréstimos.”.
Já em 11.04.2017 foi publicado no BPI o pedido de registo de marca nacional n.º 580005 GO BANK SERVICE (misto), para assinalar, na classe 36, “agências de seguros; agências de seguros de vida; consultadoria e informação no que respeita a seguros; consultadoria em matéria de seguros; consultadoria em seguros; consultadoria financeira e consultadoria em matéria de seguros; consultoria em seguros de vida; contratos de seguros de serviços; estudos em matéria de seguros; fornecimento de informação sobre seguros; fornecimento de informação em matéria de cálculo de prémios de seguros; fornecimento de informações sobre questões de seguros; fornecimento de informações sobre seguros; fornecimento de informações relativas à corretagem de seguros de vida; fornecimento de seguros de garantia de equipamentos; fornecimento de serviços de seguros de vida; garantias de seguros; informação e consultadoria em seguros; informações em seguros; mediação de seguros; mediação de seguros de transporte em trânsito; mediação de seguros de veículos a motor; mediação de seguros de vida; prestação de informações relacionadas com serviços de seguros e financeiros; prestação de informações sobre seguros; seguro de riscos de crédito [factoring]; seguros bancários; seguro de vida; seguro de saúde; seguro de riscos relacionados com créditos; seguros de crédito; seguros de mercadorias; compra e emissão de cheques de viagem; serviços de fornecimento de cheques de viagem; serviços financeiros relacionados com o fornecimento de vales para a aquisição de produtos; administração financeira; angariação de financiamento; angariação de fundos para fins financeiros; assistência financeira; assessoria relacionada com investimentos financeiros; assessoria independente em matéria de planeamento financeiro; gestão financeira; gestão financeira através da internet; gestão financeira de empresas; gestão financeira para empresas; gestão financeira de projectos imobiliários; investimentos financeiros; mediação de serviços financeiros; negócios bancários; negócios financeiros; negócios monetários; oferta de financiamento; oferta de financiamento para projectos empresariais; prestação de serviços bancários; serviços bancários comerciais; serviços bancários comerciais online; serviços bancários e financeiros; serviços bancários on-line; serviços bancários pessoais; serviços bancários por telefone; serviços de conta corrente; serviços de capitalização; serviços de conta poupança; serviços de conta de débito; serviços de contabilidade bancária; serviços de contas-correntes; serviços de contas bancárias e de contas de poupança; serviços de empréstimo e crédito, e de financiamento; serviços de financiamento para equipamentos; serviços de financiamento de transacções comerciais; serviços de financiamento para garantia de fundos relacionados com iniciativas empresariais; serviços de financiamento de equipamentos; serviços de financiamento empresarial; serviços de financiamento de sociedades; serviços de financiamento para vendas; serviços de financiamento relacionados com hotéis; serviços de financiamento relacionados com tratamentos dentários; serviços de financiamento relacionados com comércio; serviços de financiamento para empresas; serviços de financiamento para a compra de veículos; serviços de financiamento industrial; serviços de financiamento; serviços de gestão financeira; serviços de investimento; serviços de informação sobre contas bancárias; serviços de investimento financeiro; serviços de mediação financeira; serviços de poupança e empréstimo; serviços financeiros; serviços financeiros pessoais; serviços financeiros prestados a empresas da indústria petrolífera; serviços financeiros relacionados com viagens; serviços financeiros relacionados com veículos motorizados; serviços financeiros relacionados com a manutenção de veículos; serviços financeiros relacionados com bens imóveis e propriedades imobiliárias.”.
Em 18.05.2017 foi publicado no BPI o pedido de registo de marca nacional n.º 581582 GO FINANCE CARD (misto), para assinalar, na classe 36, “serviços de fornecimento de cheques de viagem; serviços financeiros relacionados com o fornecimento de vales para a aquisição de produtos; emissão de cartões de oferta pré-pagos; emissão de cheques-oferta que podem ser descontados na compra de produtos ou serviços; emissão de cupões de desconto; emissão de serviços de cartões telefónicos; pagamento automático de contas; serviços de banca automática relacionados com transacções com cartões de débito; realização de transacções financeiras online; realização de transacções de pagamento sem numerário; serviços de cartões; serviços de cartões de crédito e cartões multibanco; serviços de cartões de crédito; serviços de cartões para transacções de pagamento; serviços de débito directo; serviços de gestão de pagamentos; serviços de operação de débito em conta; serviços de pagamento automático; serviços de pagamento electrónico; serviços de pagamento financeiro; serviços electrónicos de cobrança de portagens; serviços de transferência de dinheiro nacional; serviços de transferência de dinheiro por meios electrónicos; serviços financeiros relacionados com cartões bancários; transacções financeiras; transacções financeiras online; aconselhamento em matéria de crédito; análise e consultadoria financeiras; análise financeira; consultadoria de crédito; consultadoria financeira; consultadoria profissional financeira; consultadoria no domínio das finanças empresariais; consultoria sobre crédito; fornecimento de informação financeira online; fornecimento de informação financeira; pesquisa de investimentos; planeamento de financiamento pessoal; planeamento financeiro; prestação de informações financeiras por meio electrónico; recolha de informação financeira; serviços de assessoria financeira para indivíduos; serviços de assessoria financeira prestados para banqueiros; serviços de assessoria financeira e de consultadoria; serviços de consultoria financeira; consultadoria em matéria de concessão de créditos; consultoria acerca de empréstimos; consultoria em empréstimos financeiros; consultoria financeira em matéria de empréstimos; consultoria financeira relacionada com serviços de empréstimos a estudantes; consultoria financeira relacionada com serviços de crédito; empréstimo financeiro; empréstimos para empresas; fornecimento de cartões de crédito; fornecimento de crédito através de planos de prestações; fornecimento de crédito a aeroportos para aviação, assistência em terra e despesas de combustível; mediação de crédito; instituições de crédito; pagamentos por conta [prestações]; serviços cartões de crédito e de débito; serviços de agências de crédito; serviços de banca automática relacionados com transacções de cartões de crédito; serviços de bonos; serviços de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões de crédito e de cartões de pagamento; serviços de consultoria relacionados com cartões de crédito; serviços de crédito; serviços de crédito ao consumo; serviços de crédito comercial; serviços de crédito financeiro para fins pessoais; serviços de crédito para aquisição de serviços; serviços de crédito relacionados com viagens; serviços de crédito relacionados com veículos motorizados; serviços de crédito renováveis; serviços de créditos hipotecários; serviços de empréstimo; serviços de financiamento de projectos; serviços de facilidades de crédito; serviços de gestão de cartões de crédito; serviços de títulos para garantia de empréstimos; serviços financeiros de crédito; serviços financeiros no domínio do empréstimo de dinheiro; serviços financeiros para a gestão de cartões de crédito; serviços financeiros para a compra de veículos; serviços financeiros relacionados com cartões de crédito; serviços financeiros relacionados com hipotecas.”.
Contende a recorrente que o INPI não poderia, como o fez, ter alterado as suas decisões iniciais de recusa de marca e, tendo-o feito, serem as aludidas marcas susceptíveis de induzir em erro ou confusão o público consumidor dos serviços bancários da autora, titular da marca “GO!” registada anteriormente aquelas da Ré.
A R contestou, sustentando, quer a admissibilidade legal de alteração de decisão, quer a inexistência de susceptibilidade de confusão, concluindo pela improcedência da acção.
Veio responder a recorrente mas esta resposta, e bem, não foi admitida por a Lei não a comportar no figurino legal.
Foi então proferida sentença que julgou a acção procedente e revogou as decisões do INPI colocadas em crise.
Inconformada com o assim decidido veio recorrer para este Tribunal GO WELCOME INVEST COMPANY, LDA, formulando, após motivação, as seguintes conclusões:
A) Foi incorrectamente decidido pelo Tribunal a quo, mediante sentença própria, que se verificavam todas as alíneas do n.º 1 do art. 245 do CPI, assim sendo ordenado a retirada do registo da Marca Nacional n.º 580004 , Marca Nacional n.º 580005  , e Marca Nacional n.º 581582 .
B) Considera a ora Recorrente que tendo em conta a natureza dos serviços prestados ao abrigo das marcas em confronto, não podem em momento algum ser estas considerados como semelhantes ou afins, dado tanto as características concretas dos serviços em si como o elevado grau de atenção que o consumidor coloca na contratação de serviços de natureza financeira. Neste sentido, não se acha verificado o critério disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 245 do CPI;
C) Mais considera a Recorrente, que os sinais caracterizadores das suas marcas se apresentam como bastante diferentes do sinal da marca da Recorrida, por conterem elementos adicionais que lhe conferem particular característica e logo uma capacidade distintiva que a marca da Recorrida não tem originariamente.
Respondeu a estas alegações a agora recorrida BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. concluindo, a pós motivação que:
a) O presente recurso de apelação visa a revogação da sentença que recusou conceder protecção aos registos de marca nacional n.º 580004 GO FINANCE, n.º 580005 GO BANK SERVICE e n.º 581582 GO FINANCE CARD.
b) A motivação expendida pela apelante não supera a bem fundamentada sentença, que analisou, detalhadamente, a verificação de motivos de recusa dos pedidos de registo, in casu, imitação de registo de marca anterior e possibilidade de ocorrência de concorrência desleal.
c) O registo de marca nacional n.º 482769 GO! da ora recorrida é anterior aos pedidos de registo sob cotejo.
d) Os argumentos concretamente aduzidos pela recorrente, relativamente à não verificação de identidade ou semelhança entre os serviços em confronto não podem proceder.
e) Todos os pedidos de registo da recorrente se referem a serviços de consultadoria financeira, bancária e de seguros, os quais são idênticos (ou seguramente afins) dos serviços assinalados no registo de marca da recorrida [negócios bancários e financeiros (classe 36), gestão de negócios (classe 35), além de serviços de telecomunicação e transmissão electrónica relacionados com a área financeira (classe 38)].
f) Os sinais em confronto são outrossim semelhantes, em face da aplicação dos critérios de comparação desenvolvidos pela jurisprudência e doutrina (comparação com base na impressão de conjunto destituída dos elementos sem distintividade; prevalência do elemento nominativo sob o figurativo; maior importância da parte inicial dos sinais em confronto, entre outros).
g) No caso dos pedidos de registo de marca da recorrente, haverá que retirar todos os elementos sem carácter distintivo, como sejam as expressões “FINANCE”, “BANK SERVICE”, “CARD”, “SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO & SERVIÇOS” ou os elementos figurativos como o visto e a gota, já que tais elementos nunca diferenciarão, no mercado, uma determinada origem empresarial das demais.
h) Ora da comparação entre o sinal anterior GO! e GO, detalhada no corpo das alegações, não há dúvidas da elevadíssima semelhança, seja ao nível visual, fonético ou conceptual, existindo, inelutavelmente, risco de confusão e associação, como cuida de salientar a Sentença sob crise.
i) Devem por isso os pedidos de registo de marca nacional n.º 580004 GO FINANCE, n.º 580005 GO BANK SERVICE e n.º 581582 GO FINANCE CARD ser rejeitados, pela verificação do conceito de imitação [art.º 239.º, n.º 1, alínea a) e 245.º, ambos do CPI].
j) Acresce que a putativa coexistência no registo de outras marcas compostas pelo sinal “GO” não é relevante, para efeitos de apreciação do conceito de imitação entre os sinais em causa.
k) Não está documentada nos três processos administrativos a efectiva coexistência no mercado, ónus que sempre incumbiria à recorrida, já que foi esta que alegou tal facto, nem da lei decorre, neste particular, alguma limitação ao exercício dos direitos da ora recorrida (art.º 258.º do CPI).
l) Daí que, também sob este prisma, devam ser recusados os pedidos de registo de marca nacional n.º 580004 GO FINANCE, 580005 GO BANK SERVICE e 581582 GO FINANCE CARD.
m) Ademais, a concessão dos referidos registos implicará, independentemente da vontade da recorrente, a prática de actos de concorrência desleal, como acima detalhado, impondo-se por isso a recusa dos mesmos, ao abrigo do art.º 239.º, n.º 1, alínea e) do CPI.
n) Desta guisa, deverá ser mantida a Sentença de 15.05.2019, recusando a concessão dos pedidos de registo de marca em apreço.
o) Sem prescindir e subsidiariamente, à luz do art.º 636.º, n.º 1 do CPC, caso o tribunal entenda considerar procedente o presente recurso, sempre se salienta, como esgrimido na petição inicial de recurso, que os pedidos de modificação de decisão do INPI eram materialmente inadmissíveis.
p) Nos termos do art.º 23.º, n.º 1 do CPI, não foi carreado nos pedidos de modificação das decisões primeiras do INPI, pela ora recorrente (nem por nenhuma outra entidade), qualquer facto de que tenha havido conhecimento e que aconselhasse a revogação da decisão anterior.
q) Devia por isso ter sido rejeitado o conhecimento de tais pedidos de modificação, mantendo-se as primitivas decisões de recusa do INPI, quanto aos pedidos de registo de marca nacional n.º 580004 GO FINANCE, n.º 580005 GO BANK SERVICE e n.º 581582 GO FINANCE CARD.
O recurso foi admitido em tempo e com o efeito devido.
Os autos foram a vistos e à conferência.
Cumpre apreciar e decidir
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II-Fundamentação
Foi apurada e mostra-se fixada a seguinte factualidade:
1. A recorrente é titular do registo de marca nacional nº 482769 GO!, solicitado em 2.05.2011 e concedido em 14.07.2011 para assinalar os seguintes serviços nas classes 35, 36 e 38:
35 serviços de publicidade; gestão de negócios comerciais; difusão de material publicitário, nomeadamente folhetos, prospectos e impressos; estudos de mercado; assistência na direcção de empresas; serviços de assessores para a direcção de negócios.
36 serviços e negócios bancários e financeiros incluindo os prestados através da internet ou outro meio de telecomunicação.
38 serviços de telecomunicação e transmissão electrónica relacionados com a;área financeira.
2. A recorrida requereu junto do INPI os seguintes registos de marcas nacionais (mistas), nos termos constantes de fls. 103-104, 118-119v e 134-135v dos autos, que se dão por reproduzidos:
- marca nº 580004 solicitada em 28.03.2017 para assinalar consultadoria financeira e consultadoria em matéria de seguros; consultadoria em seguros; consultoria em seguros de vida; consultadoria em matéria de concessão de créditos; consultoria financeira relacionada com serviços de crédito; consultoria financeira em matéria de empréstimos; consultoria em empréstimos financeiros; consultoria acerca de empréstimos; mediação de crédito; serviços cartões de crédito e de débito; serviços de consultoria relacionados com cartões de crédito; serviços de crédito; serviços de crédito ao consumo; serviços de crédito comercial; serviços de empréstimos; serviços de empréstimos financeiros; serviços de empréstimos pessoais; serviços de financiamento automóvel; serviços de financiamento de locação-venda; serviços de locação financeira; serviços financeiros de crédito; serviços financeiros relacionados com a compra de casas (habitação); serviços financeiros relacionados com a concessão de empréstimos na classe 36 da Classificação de Nice;
- marca nº 580005  , solicitada em 28.03.2017 para assinalar agências de seguros; agências de seguros de vida; consultadoria e informação no que respeita a seguros; consultadoria em matéria de seguros; consultadoria em seguros; consultadoria financeira e consultadoria em matéria de seguros; consultoria em seguros de vida; contratos de seguros de serviços; estudos em matéria de seguros; fornecimento de informação sobre seguros; fornecimento de informação em matéria de cálculo de prémios de seguros; fornecimento de informações sobre questões de seguros; fornecimento de informações sobre seguros; fornecimento de informações relativas à corretagem de seguros de vida; fornecimento de seguros de garantia de equipamentos; fornecimento de serviços de seguros de vida; garantias de seguros; informação e consultadoria em seguros; informações em seguros; mediação de seguros; mediação de seguros de transporte em trânsito; mediação de seguros de veículos a motor; mediação de seguros de vida; prestação de informações relacionadas com serviços de seguros e financeiros; prestação de informações sobre seguros; seguro de riscos de crédito [factoring]; seguros bancários; seguro de vida; seguro de saúde; seguro de riscos relacionados com créditos; seguros de crédito; seguros de mercadorias; compra e emissão de cheques de viagem; serviços de fornecimento de cheques de viagem; serviços financeiros relacionados com o fornecimento de vales para a aquisição de produtos; administração financeira; angariação de financiamento; angariação de fundos para fins financeiros; assistência financeira; assessoria relacionada com investimentos financeiros; assessoria independente em matéria de planeamento financeiro; gestão financeira; gestão financeira através da internet; gestão financeira de empresas; gestão financeira para empresas; gestão financeira de projectos imobiliários; investimentos financeiros; mediação de serviços financeiros; negócios bancários; negócios financeiros; negócios monetários; oferta de financiamento; oferta de financiamento para projectos empresariais; prestação de serviços bancários; serviços bancários comerciais; serviços bancários comerciais online; serviços bancários e financeiros; serviços bancários on-line; serviços bancários pessoais; serviços bancários por telefone; serviços de conta corrente; serviços de capitalização; serviços de conta poupança; serviços de conta de débito; serviços de contabilidade bancária; serviços de conta-correntes; serviços de contas bancárias e de contas de poupança; serviços de empréstimo e crédito, e de financiamento; serviços de financiamento para equipamentos; serviços de financiamento de transacções comerciais; serviços de financiamento para garantia de fundos relacionados com iniciativas empresariais; serviços de financiamento de equipamentos; serviços de financiamento empresarial; serviços de financiamento de sociedades; serviços de financiamento para vendas; serviços de financiamento relacionados com hotéis; serviços de financiamento relacionados com tratamentos dentários; serviços de financiamento relacionados com comércio; serviços de financiamento para empresas; serviços de financiamento para a compra de veículos; serviços de financiamento industrial; serviços de financiamento; serviços de gestão financeira; serviços de investimento; serviços de informação sobre contas bancárias; serviços de investimento financeiro; serviços de mediação financeira; serviços de poupança e empréstimo; serviços financeiros; serviços financeiros pessoais; serviços financeiros prestados a empresas da indústria petrolífera; serviços financeiros relacionados com viagens; serviços financeiros relacionados com veículos motorizados; serviços financeiros relacionados com a manutenção de veículos; serviços financeiros relacionados com bens imóveis e propriedades imobiliárias na classe 36 da Classificação de Nice;
- marca nº 5815582  , solicitada em 27.04.2017 para assinalar serviços de fornecimento de cheques de viagem; serviços financeiros relacionados com o fornecimento de vales para a aquisição de produtos; emissão de cartões de oferta pré-pagos; emissão de cheques-oferta que podem ser descontados na compra de produtos ou serviços; emissão de cupões de desconto; emissão de serviços de cartões telefónicos; pagamento automático de contas; serviços de banca automática relacionados com transacções com cartões de débito; realização de transacções financeiras online; realização de transacções de pagamento sem numerário; serviços de cartões; serviços de cartões de crédito e cartões multibanco; serviços de cartões de crédito; serviços de cartões para transacções de pagamento; serviços de débito directo; serviços de gestão de pagamentos; serviços de operação de débito em conta; serviços de pagamento automático; serviços de pagamento electrónico; serviços de pagamento financeiro; serviços electrónicos de cobrança de portagens; serviços de transferência de dinheiro nacional; serviços de transferência de dinheiro por meios electrónicos; serviços financeiros relacionados com cartões bancários; transacções financeiras; transacções financeiras online; aconselhamento em matéria de crédito; análise e consultadoria financeiras; análise financeira; consultadoria de crédito; consultadoria financeira; consultadoria profissional financeira; consultadoria no domínio das finanças empresariais; consultoria sobre crédito; fornecimento de informação financeira online; fornecimento de informação financeira; pesquisa de investimentos; planeamento de financiamento pessoal; planeamento financeiro; prestação de informações financeiras por meio electrónico; recolha de informação financeira; serviços de assessoria financeira para indivíduos; serviços de assessoria financeira prestados para banqueiros; serviços de assessoria financeira e de consultadoria; serviços de consultoria financeira; consultadoria em matéria de concessão de créditos; consultoria acerca de empréstimos; consultoria em empréstimos financeiros; consultoria financeira em matéria de empréstimos; consultoria financeira relacionada com serviços de empréstimos a estudantes; consultoria financeira relacionada com serviços de crédito; empréstimo financeiro; empréstimos para empresas; fornecimento de cartões de crédito; fornecimento de crédito através de planos de prestações; fornecimento de crédito a aeroportos para aviação, assistência em terra e despesas de combustível; mediação de crédito; instituições de crédito; pagamentos por conta [prestações]; serviços cartões de crédito e de débito; serviços de agências de crédito; serviços de banca automática relacionados com transacções de cartões de crédito; serviços de bonos; serviços de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões de crédito e de cartões de pagamento; serviços de consultoria relacionados com cartões de crédito; serviços de crédito; serviços de crédito ao consumo; serviços de crédito comercial; serviços de crédito financeiro para fins pessoais; serviços de crédito para aquisição de serviços; serviços de crédito relacionados com viagens; serviços de crédito relacionados com veículos motorizados; serviços de crédito renováveis; serviços de créditos hipotecários; serviços de empréstimo; serviços de financiamento de projectos; serviços de facilidades de crédito; serviços de gestão de cartões de crédito; serviços de títulos para garantia de empréstimos; serviços financeiros de crédito; serviços financeiros no domínio do empréstimo de dinheiro; serviços financeiros para a gestão de cartões de crédito; serviços financeiros para a compra de veículos; serviços financeiros relacionados com cartões de crédito; serviços financeiros relacionados com hipotecas na classe 36 da Classificação de Nice.
3. Em 9 e 14 de Julho de 2017, a recorrente reclamou junto do INPI contra os referidos pedidos de registo de marca nacional (ponto 2 do presente enunciado de factos, invocando designadamente imitação da sua mencionada marca nº 482769 GO! (ponto 1 do presente enunciado de factos) e possibilidade de concorrência desleal, nos termos constantes de fls. 170-176, 195-202v e 222-228 dos autos, que se dão por reproduzidos.
4. Em 14.08.2017 e 18.09.2017, a recorrida contestou a aludida reclamação da recorrente contra os seus pedidos de registo (ponto 3 do presente enunciado de factos), impugnando as invocadas imitação e concorrência desleal, nos termos constantes de fls. 177-181, 203-208 e 229-233v dos autos, que se dão por reproduzidos.
5. Em 11.09.2017 e 17.10.2017, a recorrente respondeu às aludidas contestações da recorrida contra as suas reclamações (pontos 3 e 4 do presente enunciado de factos), nos termos constantes de fls. 182-185v, 209-212v e 234-236v dos autos, que se dão por reproduzidos.
6. Em 16.10.2017 e 7.12.2017, o INPI decidiu considerar procedentes as ditas reclamações da recorrente contra os pedidos de registo de marca nacional nº 580004, 580005 e 581582 da recorrida, que indeferiu, considerando designadamente haver imitação da dita marca nº 482769 GO! da recorrente, nos termos constantes de fls. 105-106, 120-121v e 136-137v dos autos, que se dão por reproduzidos.
7. Em 27.12.2017 e 12.02.2018, a recorrida solicitou junto do INPI modificação oficiosa das mencionadas decisões do INPI de 16.10.2017 e 7.12.2017 que indeferiram os pedidos de registo de marca nºs 580004, 580005 e 581582 da recorrida, invocando designadamente serem as mesmas desprovidas de clara e efectiva fundamentação e solicitando a concessão do correspondente registo, nos termos constantes de fls. 168-189v, 213-216v e 237-240 dos autos, que se dão por reproduzidos.
8. Em 2.02.2018 e 21.03.2018, a recorrente respondeu aos aludidos pedidos de modificação oficiosa das decisões do INPI (ponto 7 do presente enunciado de factos), nos termos constantes de fls. 191-194, 217-221 e 241-245 dos autos, que se dão por reproduzidos.
9. Por decisões de 26.04.2018, publicadas no BPI de 8.05.2018, o INPI deferiu os aludidos pedidos de modificação oficiosa das decisões de indeferimento dos registos de marcas nacionais nº 580004  , 58005  e 581582 concedendo os correspondentes registos, nos termos constantes de fls. 107-115v, 122-131 e 139-148v dos autos, que se dão por reproduzidos.
10. Outras marcas nacionais e da União Europeia visando serviços na classe 36 integram o elemento verbal ‘GO’.
Sabendo-se que as conclusões recursais servem para delimitar o objecto do recurso temos que no caso vertente a questão que importa analisar é a de saber se existe ou não entre a marca GO!, registada com anterioridade para assinalar designadamente negócios e serviços bancários e financeiros na classe 36, e as marcas nacionais nº 580004  , 58005  e 581582  a necessária afinidade, e entre estes suficientes semelhança, para que possa falar-se de imitação ou reprodução, ou possível concorrência desleal, obstativas do solicitado registo.
Sem delongas vamos acometer-nos à tarefa.
Dispunha o artº 245º do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo D.L: 143/2008 de 25.07., aplicável aos autos, que: “1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto. 2 - Para os efeitos da alínea b) do n.º 1: a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins; b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins. 3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.”
O Prof. Oliveira Ascensão in “ Concorrência Desleal “ ed. Março de 2002. Pags. 422/423 refere que “ A imitação é um grande princípio da vida social, que permite que as inovações vantajosas se expandam rapidamente. É natural que as empresas de ponta, capazes de maior inovação, tragam os progressos na vida empresarial e que esses progressos se generalizem subsequentemente.
A concorrência exige evolução incessante, e não a multiplicação de monopólios que estancam a expansão das práticas e permitem ganhos parasitários (…).
Há que ter bem presente que a grande directriz que encontrámos nesse domínio não foi o repúdio da cópia ou da imitação, mas reacção contra o risco de confusão.
E apenas por trazer ( e se trouxer ) este risco que o acto de cópia é rejeitado … é necessário que a confusão actue no espírito do público de maneira a fazê-lo tomar um operador ou os seus produtos ou serviços por outros .
Só assim funciona no sentido de uma eventual deslocação de clientela…o que é importante acentuar é que há um certo grau mesmo de confundibilidade, que é socialmente adequado.
Todos os operadores económicos se imitam.
Toda a imitação traz alguma confusão.
Mas esta só é repelida como concorrência desleal se atingir um certo grau de intolerabilidade.
Temos aqui uma das mais importantes manifestações do princípio, atrás enunciado de que a liberdade de concorrência prima sobre a concorrência desleal.
É necessário assegurar essa liberdade perante a ameaça da multiplicação de entraves.
Por isso, um certo nível de confundibilidade é ainda admissível – ou se quisermos, é ainda compatível com as normas e usos honestos” .
Em relação às marcas existe, pois, um dever de não adoptar denominações, sejam elas de que espécies forem, susceptíveis de confundibilidade pelo consumidor comum.
Ora, no caso vertente, o artº 245º do CPI aplicável estabelece critérios que permitem concluir pela imitação. Tratam-se de requisitos cumulativos.
O primeiro é a prioridade e neste particular não existe dissonância entre as partes as quais, pacificamente, aceitam que o registo da recorrida é anterior aos das recorrentes.
Já na alínea B) das suas conclusões a recorrente considera que “tendo em conta a natureza dos serviços prestados ao abrigo das marcas em confronto, não podem em momento algum ser estas considerados como semelhantes ou afins, dado tanto as características concretas dos serviços em si como o elevado grau de atenção que o consumidor coloca na contratação de serviços de natureza financeira”.
Com o devido respeito não tem razão a recorrente. Na verdade, os serviços prestados pela recorrente são largamente coincidentes com aqueles prestados pela recorrida e o registo das marcas visa precisamente afirmar a prestações de tais serviços. É que por um lado os serviços estão na mesma classe (factor que não é determinante ante o nº 2 al. a) do artº 245º do CPI) mas, e essencialmente, são os mesmos. Na verdade, a recorrida presta serviços bancários e parabancários e a recorrente presta, inequivocamente os últimos. As suas actividades são assim, senão parcialmente concorrentes, pelo menos, paralelas ou similares.
O argumento avançado de que não existe semelhança entre as marcas em si dado “o elevado grau de atenção que o consumidor coloca na contratação de serviços de natureza financeira” cai pelo simples confronto com a realidade.
Este “elevado grau de atenção” não constitui por si um facto notório nos termos e para os efeitos do artº 412º nº 1 do Código do Processo Civil. Como refere Manuel de Andrade (Teoria Geral, vol. 2.°, p. 89) é notório «tanto aquilo que é geralmente sabido, como aquilo que é de per si evidente». Na verdade, o que se «evidencia» torna-se susceptível de ser notado por qualquer pessoa de normal diligência, independentemente do seu «generalizado conhecimento» (do Ac. STJ, de 1.10.1974: BMJ, 240.°-234).
Ou seja, um facto é notório quando o juiz o conhece como tal, colocado na posição do cidadão comum, regularmente informado, sem necessitar de recorrer a operações lógicas e cognitivas, nem a juízos presuntivos (A. dos Reis, CPC Anot., 3.°-259 e ss.; Castro Mendes, Do conceito de prova, págs. 711 e ss., com grandes desenvolvimentos; Vaz Serra, Provas, em BMJ, 110.°- 61 e ss.).
Ora, se existe alguma notoriedade é a facilidade com que a generalidade das pessoas entra em negócios financeiros sem estar munido dos necessários instrumentos que lhes permitam alcançar a verdadeira dimensão do negócio. Tal é particularmente verdade no nosso País onde na história recente surgem largos núcleos de cidadãos que se dizem lesados com a apresentação e vendas feitas por instituições bancárias ou parabancárias ou ligadas a umas e outras. Mas se se desejar poder-se-á pensar que a crise do “subprime” que se iniciou nos Estados Unidos da América e mais tarde se espalhou pela Europa radicou no desconhecimento dos investidores privados dos negócios financeiros subjacentes à contratação.
Seja como for, não sendo facto notório “o elevado grau de atenção que o consumidor coloca na contratação de serviços de natureza financeira” competiria à recorrente provar que assim era dado tratar-se de um facto constitutivo do seu direito (artº 342º do Código Civil).
O último requisito do artº 245º do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo D.L: 143/2008 de 25.07. para a afirmação da imitação é que as marcas em confronto “Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”
Relativamente ao risco de associação o Prof. Coutinho de Abreu in “ Boletim da Faculdade de Direito , Vol. LXXIII, 1997 pag. 145, em estudo sobre as Marcas escreve:
“ (…) o risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o risco de confusão em sentido estrito ou próprio como risco de associação.
Verifica-se o primeiro quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro (os consumidores crêem erroneamente tratar-se da mesma marca e produto).
Verifica-se o segundo quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro (crêem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relação de coligação ou licença , ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos “).
Acerca do critério para determinar a confundibilidade entre as marcas o Ac. do S.T.J 13/07/2010 Relator – Fonseca Ramos acessível in www.dgsi.pt tirou o seguinte sumário que, aqui, se transcreve:
I-A imitação ou confundibilidade entre as marcas pressupõem, um “ confronto” de modo a que se possa concluir, ou não, sobre se os produtos que as marcas assinalam são idênticos ou afins, ou despertam, pela semelhança dos seus elementos, a possibilidade de associação a outros produtos ou marcas já existentes no mercado
II- Esse confronto não demanda, da parte do consumidor, especiais qualidades de perspicácia, subtileza ou atenção, já que, no frenético universo do consumo, o padrão é o consumidor médio, razoavelmente informado, mas não particularmente atento às especificidades próprias das marcas
III. Daí que, no juízo a fazer acerca da imitação, se deva ter em conta uma impressão de conjunto e não de pormenor das marcas ou produtos, sendo relevantes os elementos que essencialmente, as distinguem por serem os dominantes.
IV É assim o critério do consumidor médio, o relevante, para diante dos elementos gráficos, fonéticos ou figurativos (sobretudo nas marcas mistas) de certo produto de uma marca, poder ou não, ter a percepção de que pode confundir essa com aquela outra , ou associá-la a uma já existente, não sendo de exigir que, se tivesse a possibilitar de as confrontar, logo as suas dúvidas pudessem ser dissipadas”.
Como adverte Carlos Olavo in “ Propriedade Industrial “ 2005, pag. 82- que a apreciação do carácter distintivo da marca deve ter em conta “ por um lado … os produtos e serviços a que se destina “ e por outro , em relação a “ percepção que dela tem o público relevante normalmente informado e razoavelmente advertido
Postas em confronto as marcas, aqui em questão, parece não haver dúvidas que existem coincidências entre a marca da recorrida e aquelas da recorrente que utilizam a expressão “Go”, susceptível de aprioristicamente e em abstracto provocar um certo nível de confundibilidade, tanto mais que quer as marcas são usadas no mesmo ramo de actividade.
É verdade que graficamente não existe confusão figurativa entre as marcas mas a Lei exige mais: exige que não exista uma semelhança fonética ou gráfica que não induza facilmente o consumidor em erro ou confusão.
Ora, é precisamente isso que acontece no caso vertente pois que utilizar os serviços “GO” pode levar os clientes de recorrente e recorrida a pensarem que estão a lidar com a mesma entidade, situação que ocorreu no nosso país num passado recente em que se pensava que se tratava com um banco quando se estava a tratar com sociedades parabancárias paralelas e que não ofereciam as mesmas garantias que aquele.
Acresce ainda que a recorrida registou a marca para uso em cartões de crédito e débito e o simples facto de a mesma fonética estar presente em tais instrumentos do dia a dia ( [1]) é susceptível de confusão.
E assim sendo temos de reconhecer, como o fez a primeira instância, que a confundibilidade, neste contexto fáctico, para o consumidor médio, surge-nos evidente.
Destarte, improcede o recurso.
Com esta decisão surgem prejudicadas as demais questões suscitadas, designadamente a suscitada pela recorrida sob a capa de subsidiariedade.
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Dispositivo
Por todo o exposto, acordam os juízes que compõem a Secção de Propriedade Industrial, Concorrência, Supervisão e Regulação do Tribunal da Relação de Lisboa, em negar provimento ao recurso interposto por Go Welcom Invest Company Lda e assim confirmar, in totum, a douta decisão recorrida.
Custas pela recorrente.
Notifique.
Lisboa e Tribunal da Relação, Novembro de 2019
Rui Miguel Teixeira
Carlos Marinho
Ana Isabel Pessoa
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[1] Fonte https://ind.millenniumbcp.pt/pt/Particulares/Cards/Pages/crt_GO.aspx consultado em 10.11.2019 |
