Acordam do Tribunal da Relação de Lisboa:
I- RELATÓRIO
1. A ora A, deu início a um processo de arbitragem, tendo para esse efeito enviado às RR., em 31 de Janeiro de 2012, cartas nesse sentido, nas quais designou o seu árbitro.
Não tendo havido acordo das RR. quanto à nomeação conjunta de árbitro viria este a ser designado pelo Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa em 13 de Julho de 2012.
No dia 04 de Outubro de 2012 foi declarado instalado o Tribunal Arbitral constituído ad hoc para dirimir o litígio entre a ora A e as ora RR, como demandante e demandadas, respectivamente, fundando-se a competência do mesmo no disposto nos art.ºs 2º e 3º da Lei nº 62/2011 de 12.12.
Foi definido como objecto do litígio arbitral “a defesa dos direitos que a demandante possui, decorrentes da patente europeia nº 497512 e do correspondente certificado complementar de protecção nº 16, relativos à substância activa designada por “Bensoato de Rizatriptano”, em face dos pedidos de autorização de introdução no mercado ou registo de medicamentos genéricos contendo essa mesma substância activa”.
Ficou ainda expresso que o Tribunal Arbitral julgaria o litígio segundo o direito português constituído aplicável.
Notificada veio então a A. instaurar contra as RR. a presente acção arbitral necessária[1] pedindo que estas sejam condenadas:
a) a absterem-se de, em território nacional, ou tendo em vista a comercialização nesse território, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer qualquer medicamento genérico contendo como princípio activo o Rizatriptano ou Benzoato de Rizatriptano, nomeadamente os identificados no artigo 74º da p.i., enquanto o CCP 16 se encontrar em vigor, ou seja, até 09 de Janeiro de 2014;
b) com vista a garantir o exercício dos direitos da A, a não transmitir a terceiros as AIM’s cujos pedidos vão identificados no art.º 74º da p.i., ou os direitos emergentes dos referidos pedidos, até à referida data de caducidade dos direitos ora exercidos;
c) a pagar uma sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a € 15 500,00 por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida nos termos acima requeridos.
Alega, em resumo, que é titular da Patente Europeia n.º …, a
qual tem reivindicações de produto, processo e utilização que incluem e protegem o Rizatriptano e o seu sal benzoato, a qual foi pedida em 24.01.1992 e lhe foi concedida em 24.09.1997. É ainda titular do
Certificado Complementar de Proteção n.º … (doravante designado por CCP …), que foi concedido por referência ao medicamento da M… contendo Benzonto de Rizatriptano como substância ativa e cuja marca ou nome comercial é Ma…, estendendo o período de proteção da patente para qualquer produto contendo Benzoato de Rizatriptano como substância ativa, até 9 de janeiro de 2014.
Mais alega que todas as demandadas requereram Autorizações
de Introdução no Mercado (doravante designada por AIM) para medicamentos genéricos contendo como substância ativa o Benzoato de Rizntriptnno, tendo a W… já obtido as AIM' s requeridas, o que, em seu entender, "(...) apenas pode
significar que elas irão lançar os medicamentos (...) no mercado, logo que as necessárias autorizações administrativas (aprovações de preço e comparticipação) sejam emitidas". Sabendo que os medicamentos cujas AIM's as demandadas requereram contêm Benzonto de Rizatriptana como substância ativa, alega a demandante que "tem de concluir-se que a exploração comercial dos Genéricos de Rizatriptano pelas Demandadas, no território português, qualquer que seja a forma pela qual tal atitude se manifeste, é violadora dos direitos da ora demandante emergentes da patente, nos termos do artigo 101.0 do CPI".
As RR não contestaram.
2. Prosseguindo o processo os seus regulares termos, incluindo com produção de prova, veio a final a ser proferida sentença que julgou a acção parcialmente procedente e em consequência condenou as RR. a suportarem 50% das custas do processo e, ainda,:
a) a absterem-se de importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer medicamentos genéricos contendo como substância ativa o Benzoato de Rizatriptano, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, enquanto o correspondente Certificado Complementar de Proteção n.º …, que tem por base a Patente Europeia n.º …, se encontrar em vigor;
b) na obrigação de fazerem incluir, nos eventuais contratos de transmissão das respetivas AIM's a terceiros, uma cláusula de diferimento do efeito translativo para a data da caducidade do Certificado Complementar de Proteção n.º …, sem prejuízo de os (eventuais) transmissários se encontrarem vinculados, em termos de caso julgado, pela decisão arbitral;
c) a pagarem, cada uma, uma sanção pecuniária compulsória no montante de € 500,00 (quinhentos euros), por cada dia em que cada uma viole o determinado na sentença.
3. É desta decisão que, inconformada, a 2ª R. vem apelar, pretendendo a revogação da decisão recorrida quanto aos segmentos b) e c), supra referidos e, ainda, quanto à condenação nos encargos da acção arbitral.
Alegando, conclui:
A - O presente recurso vem interposto do acórdão, datado de 24 (vinte e quatro) de Maio de 2013, proferido, no âmbito dos autos de acção arbitral necessária, pelo Tribunal Arbitral ad hoc especificamente constituído para dirimir um suposto litígio que oporia a Recorrida (M…) à Recorrente (E…), que os julgou procedentes, por provados, e, em consequência, condenou a Recorrente nos pedidos formulados, bem como no pagamento dos encargos da acção arbitral na proporção de 50%. No entanto,
B - Salvo o devido respeito, o Tribunal Arbitral a quo não valorou in casu os elementos de base que fundamentariam uma decisão em sentido diametralmente oposto, qual seja a improcedência dos 2.º e 3.º pedidos e a imputação da responsabilidade pelo pagamento da totalidade dos encargos da acção arbitral à Recorrida.
C - A Recorrente requereu e, nessa sequência, viu serem-lhe concedidas pelo Infarmed, I.P. as necessárias A.I.M. para medicamentos genéricos contendo “Benzoato de Rizatriptano” como substância activa.
D - Tanto o requerimento das A.I.M., como a concessão das mesmas pela Entidade Administrativa competente ou a respectiva transmissão, são actos absolutamente lícitos, mesmo que qualquer deles tenhas lugar durante a vigência de direitos de propriedade industrial titulados por 3ºs.
E - Não compete ao Infarmed, I.P. no âmbito do procedimento administrativo tendente à concessão de uma A.I.M. realizar qualquer análise ou ponderação sobre a existência ou a inexistência de direitos de propriedade industrial, nem qualquer verificação sobre hipotéticas violações de direitos de propriedade industrial.
F - As atribuições do Infarmed, I.P. circunscrevem-se às condições concretas de eficácia, segurança e qualidade terapêutica do medicamento para o qual é solicitada a A.I.M..
G - Este entendimento foi reforçado com as alterações ao Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, e ao regime geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos, aprovado em anexo ao Decreto –Lei n.º 48 -A/2010, de 13 de Maio, introduzidas pela Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro.
H - A possível violação de direitos de propriedade industrial por um medicamento coloca-se num momento posterior, o da introdução desse medicamento no mercado.
I - Não se integrando a transmissão de A.I.M. em nenhuma das situações previstas no artigo 101.º do Código da Propriedade Industrial, como acontece na realidade, o pedido formulado a este respeito nos autos – o 2.º – é ilegal.
J - A condenação na obrigação de fazer incluir nos eventuais contratos de transmissão de A.I.M. a terceiros uma cláusula de diferimento do efeito translativo para a data da caducidade do C.C.P. n.º 16 equivale, na prática, à suspensão das A.I.M..
K - Tal decisão proferida pelo Tribunal Arbitral a quo é manifestamente contra legem, na medida em que a Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, que veio alterar o artigo 179.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, estatui expressamente que uma A.I.M. «(…) não pode ser alterada, suspensa ou revogada com fundamento na eventual existência de direitos de propriedade industrial.» e, como tal, tem de ser revogada.
L - A matéria de facto que resultou provada dá tão-só como assente nos autos, relativamente à Recorrente, a concessão à E… de A.I.M. para os medicamentos genéricos contendo “Benzoato de Rizatriptano” como substância activa.
M - Não acompanha a factualidade referida em § II. supra qualquer facto considerado como provado que configure um indício da violação, da eminência da violação ou mesmo da ameaça da violação dos direitos de propriedade industrial titulados pela Recorrida.
N - A factualidade dada como provada é insuficiente para fundar nela a condenação da Recorrente a pagar uma sanção pecuniária compulsória no montante de 500,00 EUR (quinhentos euros), por cada dia em que viole o determinado pela decisão.
O - Acresce que sendo a condenação referida em J-supra contra legem, não pode a condenação da Recorrente no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória no montante de 500,00 EUR (quinhentos euros), por cada dia em que viole o determinado pela decisão, subsistir.
P - O Tribunal Arbitral a quo errou e, portanto, justifica-se a revogação do acórdão recorrido também nesta parte.
Q - A Recorrente informou previamente a Recorrida que não iniciaria a exploração industrial ou comercial dos respectivos medicamentos contendo “Benzoato de Rizatriptano” como substância activa antes da caducidade dos direitos de propriedade industrial invocados pela M…
R - A conduta assumida nos autos pela Recorrente evidencia a total conformação com a consequência estatuída, no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, para a respectiva revelia.
S - A Recorrida sabia da intenção da E… de não adoptar qualquer conduta que fizesse perigar o direito de exclusivo decorrente dos respectivos direitos de propriedade industrial.
T - O Tribunal Arbitral a quo errou ao condenar a Recorrente no pagamento na proporção de 50% dos encargos da presente arbitragem.
U - A instauração da acção arbitral que subjaz à presente apelação foi da exclusiva iniciativa da Recorrida.
V - A Recorrente não participou em quaisquer diligências processuais desenroladas no âmbito destes autos durante a respectiva tramitação.
X - A Recorrente não apresentou contestação à petição inicial apresentada pela Recorrida, sendo, por isso, parte revel.
Y - A prossecução dos autos para as fases processuais subsequentes deveu-se exclusivamente à Recorrida, ao ter formulado pedidos para além do âmbito do estatuído pelo n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro.
Z - Toda a actividade processual desenvolvida no âmbito deste processo se deveu à iniciativa da Recorrida.
AA - O regime legal decorrente do disposto no artigo 449.º, n.ºs 1 e 2, do Código de Processo Civil, determina necessariamente a condenação da Recorrida no pagamento da totalidade dos encargos com a acção arbitral.
BB - O exercício de um direito absolutamente lícito (o pedido da A.I.M.), desacompanhado de quaisquer evidências da prática de actos lesivos dos direitos de propriedade industrial de 3.os (no caso, da Recorrida), jamais pode ser entendido como o elemento que deu causa à acção.
CC - Não existiam (nem existem) no caso sub judice elementos de facto que perspectivassem a entrada no mercado dos medicamentos da Recorrente.
DD - Pelo que, não havia, desde logo, qualquer litígio carecendo de tutela jurisdicional (estatal ou arbitral), uma vez que não poderia fundar-se qualquer violação dos direitos de propriedade industrial titulados pela Recorrida apenas e só na titularidade daquelas autorizações administrativas, as quais – e conforme estatui o artigo 19.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, na redacção introduzida pela Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro – não são contrárias aos direitos relativos a patentes ou a certificados complementares de protecção de medicamento.
EE - Inexistindo litígio a compor, a prossecução da acção arbitral em apreço foi exclusivamente determinada pelo interesse da Recorrida na mesma, pois o recurso à via arbitral, embora necessário, não é obrigatório.
FF - Tratou-se, portanto, do exercício pela Recorrida de um mero direito potestativo, sem que lhe estivesse subjacente a prática de qualquer acto ilícito pela Recorrente.
GG - Incorreu o Tribunal Arbitral a quo em erro manifesto ao não imputar à Recorrida a responsabilidade pelo pagamento da totalidade dos encargos da acção arbitral, em face da ausência de contestação e do facto de não ter sido a Recorrente quem deu causa à acção.
HH - A responsabilidade pelo pagamento dos encargos da arbitragem tem necessariamente de ser assacada à M...
II - O acórdão recorrido, não decidindo nos termos referidos em GG supra, violou as normas jurídicas consagradas no artigo 659.º, n.º 3, no artigo 446.º, n.ºs 1 e 2, e no artigo 449.º, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil
4. A A. apresentou contra-alegações, nas quais pugna pela improcedência do recurso.
5. Corridos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
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II- FUNDAMENTAÇÃO
1. De facto
Na decisão recorrida foram dados como provados os seguintes factos:
A) A M… requereu em 24.01.1992 a Patente Europeia nº …, que lhe foi concedida, conforme resulta do correspondente Boletim 1997/39, de 24.09.1997, a qual teve validação nacional em 15.12.1997, tornando-se titular da mesma (Certidão emitida pelo INPI em 07.11.2012, apresentada como Doc. n.º 1, junto com a petição inicial);
B) A patente é relativa a Derivados de Imidazole, Triazole e Tetrazole (Doc. n.º 1, junto com a petição inicial);
C) Esta família de compostos integra um composto com o nome químico N,N-dimetil-2-[5-(1,2,4-triazol-l-ilmetil)-lH-indol-3-il]etilamina (Doc. n.º 1, junto com a petição inicial);
D) Tal composto, além de se conter na fórmula geral da reivindicação lª, surge, em especial, nas reivindicações 6a, 11ª e 12a (juntamente com um seu sal) e 13a, reivindicando-se nesta última, especificamente, o sal benzoato de N,N-dimetil-2-[5-(1,2,4-triazol-l-ilmetil)-lH-indol-3-il]etilamina (Doc, n.º 1, junto com a petição inicial);
E) As reivindicações abrangem ainda uma composição farmacêutica constituída pelo N,N-dimetil-2-[5-(1,2,4-triazol-l-ilmetil)-lH-indol-3-il]etilamina, ou um seu sal farmaceuticamente aceitável, em associação com um veículo ou excipiente farmaceuticamente aceitável (14a e Iô"): uma composição farmacêutica
constituída pelo sal benzoato de N,N-dimetil-2-[5-(1,2,4-triazol-l-ilmetil)-lH-indol-
3-il]etilamina, em associação com um veículo ou excipiente farmaceuticamente
aceitável (16a); a utilização do N,N-dimetil-2-[5-(1,2,4-triazol-l-ilmetil)-lH-indol-3-
il]etilamina, ou um seu sal farmaceuticamente aceitável, para a produção de um
medicamento para o tratamento da enxaqueca e de condições associadas (17a e
18a); e a utilização do sal de benzoato de N,N-dimetil-2-[5-(1,2,4-triazol-l-ilmetil)-
lH-indol-3-il]etilamina para a produção de um medicamento para o tratamento da
enxaqueca e de condições associadas (19a) (Doc. n.º 1, junto com a petição inicial);
F) Em 07.07.1998, a M… obteve do Infarmed autorização de introdução no mercado português (AIM) do medicamento com o nome comercial Ma…® (e Ma…D), fabricado pela M…, tendo como substância ativa o Benzoato de Rizatriptano, indicado para crises de enxaqueca, com e sem aura, e com as formas farmacêuticas «comprimidos de 5 mg e 10 mg» (e liofilizado oral, no caso do Ma…D) (Certificado de Autorização de Introdução no Mercado emitido pelo Infarmed, constante do Doc. n.º 2, junto com a petição inicial);
G) A primeira AIM para o medicamento em causa foi, no espaço da Comunidade Económica Europeia, obtida na Holanda, em 11.02.1998 (Certidão de Certificado Complementar de Proteção emitida pelo INPI em 07.11.2012 e apresentada como Doc. n.º 2, junto com a petição inicial);
H) O Benzoato de Rizatriptano pertence aos Derivados de Imidazole, Triazole e Tetrazole, encontrando-se abrangido pela Patente Europeia n.º … (Doc. n." 2, junto com a petição inicial);
I) Em 18.09.1998, foi requerido ao INPI um certificado complementar de proteção para este produto, o qual foi concedido por Despacho de … (BPI 2/1999, de 31.05.1999), nos termos do Regulamento (CEE) 1768/92, do Conselho, de 18.06.1992, tendo como titular a M… e como patente de base a Patente Europeia n.º … (Certidão de Certificado Complementar de Proteção emitida pelo INPI em 07.11.2012 e apresentada como Doc. n." 2, junto com a petição inicial);
J) Através da Decisão P /.. /2011, de 28.01.2011, a Agência Europeia do Medicamento aprovou, ao abrigo do Regulamento (CE) 1901/2006, do
Parlamento Europeu e do Conselho, um plano de investigação pediátrica relativo
ao Benzoato de Rizatriptano (Maxalt e nomes associados), tendo como beneficiário
a M… (Doc. n.º 2, junto com a petição inicial);
K) Na sequência dessa Decisão, o INPI proferiu um Despacho de concessão de prorrogação de validade do CCP, datado de 24.04.2012, ao abrigo do artigo 10.°, n.º 6, do Regulamento (CE) 469/2009 e do artigo 116.°, n.ºs 2 e 8, do Código da Propriedade Industrial, com publicação prevista para o Boletim da Propriedade Industrial n.º 83/2012, de 30.04.2012 (Doc. n.º 2, junto com a petição inicial);
L) Segundo dados fornecidos pelo INPI, em consequência desta prorrogação, o CCP … ficou a ter como início de vigência o dia 25.01.2012 e como termo o dia 09.01.2014 (Doc. n.º 4, junto com a petição inicial);
M) Rizairiptano é a denominação comum internacional (D.CI.) da substância ativa que o medicamento Ma…® contém (Docs. n.ºs 5 a 11 juntos com a petição inicial);
N) Do Boletim da Propriedade Industrial consta que o produto (medicamento) abrangido pelo CCP … é o Benzoato de Rizatripiano (Ma…); a data da respetiva AIM em Portugal é 07.07.1998; o CCP tem como patente de base a PIE …, de 24.01.1992; o CPC foi pedido em 18.09.1998 e concedido em 03.02.1999; em 24.01.2012 foi apresentado um pedido de prorrogação do CCP, a qual foi concedida em 24.04.2012; a titular do CCP é a M… (cfr. página 11 do Boletim da Propriedade Industrial n.º 2012/04/30, disponível em http://www.marcasepatentes.pte referido na Certidão emitida pelo INPI relativa ao CCP 16 e apresentada como Doc. n.º 2, junto com a petição inicial);
O) O nome químico atribuído pela IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ao Rizatriptano/Ma… é N,N-dimethyl-5-(lH-l,2,4-triazol-l-ylmethyl)-lH-indole-3-ethanamine, e o mesmo aparece reivindicado na Patente Europeia n.º … sob o nome N,N-dimetil-2-[S-(1,2,4-triazol-l-lmetil)-lH-indol-3-iIJetilamina;
P) Em 11.01.2012, o Infarmed publicou na sua página eletrónica a existência de sete pedidos de AIM para medicamentos genéricos contendo Benzoato de Rizatriptano, tendo como medicamento de referência o Ma… (Docs. n.ºs 5 a 11, juntos com a petição inicial);
Q) Em 11.11.2012, a W… apresentou dois pedidos de AIM's para medicamentos genéricos contendo Benzoato de Rizatriptano, com dosagem de 5mg e de 10 mg (Docs. n.ºs 5 e 6, juntos com a petição inicial);
R) Em 05.05.2010, a S… apresentou um pedido de AIM para medicamento genérico contendo Benzoato de Rizatriptano, com dosagem de 10mg, tendo por referência o medicamento Ma…D (Doc. n.º 7, junto com a petição inicial);
S) Em 02.05.2011, a E… apresentou quatro pedidos de AIM' s para medicamentos genéricos contendo Benzoaio de Rizatriptano, com dosagem de 5mg e 10mg, tendo por referência o medicamento Ma…, e com dosagem de 5mg e de 10 mg, tenho por referência o medicamento Ma…D (Docs. n.ºs 8 a 11, junto com a petição inicial);
T) Em 30.06.2011, a W… obteve AIM para o
medicamento genérico R i…, para tratamento da cefaleia (crises de
enxaqueca, com e sem aura), nas doses de 5mg/l0mg, comprimidos
orodispersíveis, ainda sem indicações terapêuticas recomendadas para crianças
(Docs. n.ºs 12 e 13, juntos com a petição inicial);
U) O volume de vendas médias mensais do Rizatriptano, ou Benzoaio de Rizuiriptano, comercializado sob a marca Ma…®, nos últimos anos, foi de € 15.500,00 (quinze mil e quinhentos euros), ascendendo, no ano de 2012, a € 206.120,00 (duzentos e seis mil cento e vinte euros) e, entre março de 2012 e março de 2013, a € 183.551,00 (cento e oitenta e três mil quinhentos e cinquenta e um euros).
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2. De direito
Sabe-se que é pelas conclusões das alegações que se delimita o âmbito da impugnação, como decorre do estatuído nos art.ºs 635º nº 4 e 639º nº 1, ambos do Código de Processo Civil[2].
Decorre daquelas conclusões que as questões que importa dilucidar e resolver se podem equacionar da seguinte forma:
1ª: O segundo pedido formulado pela A – descrito na parte inicial do relatório sob a al. b) – é ilegal porquanto a transmissão da AIM não se enquadra em nenhuma das situações previstas no art.º 101º do Código da Propriedade Industrial[3], como de violação dos direitos conferidos pela patente e a decisão proferida pelo tribunal arbitral a quo, neste âmbito, é contra legem?
2ª: A factualidade provada é insuficiente para fundar nela a condenação da recorrente no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, não existindo qualquer indício de violação ou eminência de violação dos direitos de propriedade industrial da A.?
3ª Toda a actividade processual deve-se à iniciativa da recorrida, não tendo a recorrente dado causa à acção e, por isso, houve erro ao condenar a recorrente na proporção de metade dos encargos da arbitragem?
Vejamos pois.
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2.1. A ilegalidade do segundo pedido formulado e da decisão proferida pelo tribunal arbitral a quo neste âmbito (segmentos b) do pedido e da sentença)
A apelante insurge-se contra este segmento condenatório e invoca um argumentário do qual retira que é ilegal este pedido formulado pela A e que é contra legem, em termos substantivos, a decisão do tribunal arbitral a quo.
Analisado aquele argumentário afigura-se-nos que lhe assiste razão, podendo acrescentar-se que a decisão do tribunal arbitral a quo é ainda contra legem, em termos processuais, como a seguir se procurará evidenciar.
Convém começar por deixar claro, enfatizando o que já ressalta dos autos, que não estão em causa, no âmbito deste segmento do pedido e da decisão, os direitos conferidos à A. por ser titular da Patente Europeia nº … e do correspondente CCP… os quais foram reconhecidos no segmento a) da decisão, como um direito exclusivo da A. de explorar a invenção em qualquer parte do território português, tendo as RR sido condenadas em conformidade. Aliás, não tendo nenhuma das RR contestado a acção, a consequência seria precisamente essa, na decorrência do estatuído no art.º 3º nº 3 da Lei nº 62/2011 de 12.12[4]., ao estabelecer que isso “implica que o requerente de autorização, ou registo, de introdução no mercado do medicamento genérico não poderá iniciar a sua exploração industrial ou comercial na vigência dos direitos de propriedade industrial invocados nos termos do n.º 1”.
Igualmente importa tornar nítido que não estará em causa o direito das RR à transmissão das AIM’s, o que a própria A reconhece ser-lhes conferido pela lei – cfr. art.º 89º da p.i. – e que assim é efectivamente, em face do estatuído no art.º 37º nº 1 do DL 176/2006 de 30.08, que estabelece depender apenas de decisão do Infarmed esse pedido de “transferência de titular de uma autorização de introdução no mercado”, mediante instrução do requerimento com os elementos devidos. Por outro lado, é certo e seguro que o momento anterior à transmissão da AIM, o requerimento e a concessão de uma AIM, ainda que no período de vigência de direitos de propriedade industrial titulados por terceiros, são também plenamente lícitos. Aliás o art.º 25º nº 2 do DL 176/2006, na redacção dada pela Lei 62/2011, tornou isso claro ao estabelecer que “o pedido de autorização de introdução no mercado não pode ser indeferido com fundamento na eventual existência de direitos de propriedade industrial…”. A jurisprudência[5] também vem sufragando este entendimento de que ao titular da patente apenas assiste o direito de impedir o início da comercialização do medicamento, enquanto a sua patente não caducar.
Assim podemos dar como não questionado nem controvertido nos autos que a AIM e a sua transferência, por si só, não constituem violação dos direitos da propriedade industrial, nomeadamente não se enquadram em nenhuma das situações descritas no art.º 101º do CPI.
O que está em causa, neste âmbito, é aquilo que a A considera ser necessário, ou seja, “conciliar” os seus direitos, resultantes da patente e do CCP… com o direito das demandadas à transferência das AIM’s em causa, conciliação que, na sua perspectiva e invocando o art.º 335º do Código Civil, se deveria fazer pela condenação das RR “a não transmitir a terceiros as AIM’s…até à data de caducidade dos direitos ora exercidos”. Sendo certo, note-se (aspecto que adiante retomaremos), que tal pretensão da A não foi acolhida, tendo o tribunal arbitral a quo, na fundamentação, julgado “improcedente o segundo pedido formulado pela Demandante, quando considerado nos seus termos literais e em toda a sua extensão” (cfr. fls 24 da sentença), decidindo porém efectuar essa conciliação dos “direitos e interesses em confronto”, condenando as RR na obrigação de fazerem incluir nos eventuais contratos de transmissão das AIM’s a cláusula referida no segmento b) da decisão recorrida.
Ora, afigura-se-nos que a “conciliação” invocada pela A e decidida pelo tribunal arbitral a quo não se mostra necessária nem justificada, considerando-se que a “conciliação” que foi operada no segmento da decisão constituiu uma limitação injustificável do direito de propriedade das RR., quiçá mesmo inconstitucional, além de processualmente inadmissível.
Os direitos exclusivos da A, resultantes da Patente Europeia e do CCP… que detém, ficam suficientemente acautelados pela condenação das RR nos termos do segmento a) da decisão recorrida, pois esta decisão impõe-se não só às RR, como a qualquer entidade que adquira a propriedade das AIM’s obtidas pelas RR.
Impõe-se, por um lado, porque as RR não podem transmitir mais do que o que detêm – e o que detêm é, no que tange à R recorrente, uma AIM que não pode ser usada em violação do segmento decisório da al. a) da decisão recorrida – nem quem adquire pode invocar qualquer ignorância dessa limitação, sendo aliás essa invocação irrelevante perante a A., só podendo constituir fundamento de responsabilidade do vendedor da AIM, se não tiver informado a adquirente daquela limitação.
Impõe-se, por outro lado, porque o adquirente da AIM sucede na posição jurídica da R que lha transmita e, consequentemente, encontra-se vinculado pelo caso julgado formado pela decisão proferida nestes autos, dado que se verificam os requisitos desta figura, nos termos do disposto nos art.ºs 581º e 619º, nomeadamente a identidade de sujeitos, dado que as partes serão as mesmas sob o ponto de vista jurídico. Aliás, o tribunal arbitral a quo teve bem a noção desta imposição porquanto no segmento b) “avisa” que a condenação em causa é “sem prejuízo de os (eventuais) transmissários se encontrarem vinculados, em termos de caso julgado, pela presente decisão arbitral” (cfr. fls 32 da sentença).
Também não se nos afigura procedente o argumento da decisão recorrida de que “o pedido de condenação de não transmissão a terceiros da AIM é uma decorrência lógica do pedido principal de condenação das Demandadas a absterem-se de iniciar a exploração comercial ou industrial de medicamentos genéricos contendo a substância activa Benzoato de Rizatriptano… ”.
Na verdade, o que é uma decorrência lógica de tal pedido é apenas e tão só a obrigação de a titular da AIM – ou qualquer transmissário dela – não poder iniciar a exploração industrial ou comercial até à caducidade da patente europeia e do CCP… invocados pela A. Já a condenação na proibição de transmitir a AIM (como solicitado) ou a condenação no diferimento do efeito translativo da propriedade da AIM para a data de caducidade do CCP… (como determinado na decisão recorrida) constituem uma limitação ao direito de propriedade da R e à sua transmissão, que não encontra justificação à luz do invocado art.º 335º do Código Civil e não garante o direito à propriedade privada, consagrado no art.º 62º da Constituição da República Portuguesa.
Analisando os termos da condenação afigura-se-nos que a cedência do direito da R não seria apenas na medida do necessário à produção dos efeitos do direito da A, como se prevê no nº 1 do art.º 335º, havendo antes uma compressão sem fundamento (ou uma suspensão inadmissível legalmente, como invoca a recorrente) do direito da R à transmissão imediata da propriedade e, precisamente, por isso, uma não consagração efectiva do direito à propriedade privada. Com efeito, nas circunstâncias da condenação, é possível perspectivar-se a possibilidade de a R perder uma oportunidade de negócio de transmitir já a AIM de que é titular e isso ser susceptível de lhe causar prejuízos injustificados.
A A., nas suas contra-alegações, invoca que a transmissão da AIM poderá forçá-la a “uma via crucis sempre renovada e também sempre totalmente ineficaz para tentar exercer os seus direitos”, argumentando ainda que não é hipótese académica e que “tal situação tem vindo a verificar-se com alarmante frequência”. A decisão recorrida vai mais longe colocando como hipótese a fraude – uma terceira empresa introduzir no mercado, sob um nome comercial diferente, o mesmo medicamento que foi titulado pela AIM em causa – por não haver possibilidade de ter a certeza de esse medicamento assim introduzido não ser o mesmo medicamento que foi titulado por aquela AIM.
Bom, desconhecendo o tribunal os tais casos de “alarmante frequência” (que não vêm identificados nem concretizados), o que pode dizer-se é que numa sociedade democrática, com direitos, liberdades e garantias, nunca haverá mecanismos suficientes para prevenir as fraudes, nem as acções de quem esteja disposto a violar os direitos de outrem. Mas também não seria o segmento da al. b) da decisão recorrida que obstaria a tais acções. Claro que, também numa sociedade democrática, as acções defraudatórias devem ser punidas e as violações dos direitos de outrem devem dar lugar à condenação na sua reparação, accionando-se naturalmente os mecanismos legais que podem, nalguns casos, ser entendidos pelas partes como uma “via crucis”, mas que são os mecanismos considerados adequados pelo legislador, a quem cabe definir o modo de exercício dos direitos.
Acresce, como acima se deixou dito e agora cumpre justificar, que a decisão do tribunal a quo se configura como contra legem, em termos adjectivos ou processuais, por violação do princípio do dispositivo consagrado no art.º 609º[6], nos termos do qual o tribunal não pode condenar em objecto diverso do que se pedir.
Nem se diga que o que foi feito pelo tribunal arbitral a quo não foi a condenação em objecto diverso mas apenas num “minus” em relação ao pedido, o que seria admissível.
Só poderíamos estar perante um “minus” se a pretensão máxima fosse legal e apenas por razões de não procedência total dessa pretensão (por exemplo por falta de prova quanto aos elementos fácticos do direito invocado ou por o direito substantivo não conferir ao A a dimensão total dos direitos peticionados), o pedido fosse de julgar apenas parcialmente procedente.
Ora, in casu, o segmento do pedido em causa é ilegal, por não ter abrigo na lei e, por isso, a consequência é a sua improcedência e não o exercício que se fez na decisão recorrida de transformação/convolação (ou o que se quiser designar), por actividade oficiosa do tribunal, num pedido diferente. Com efeito, no caso em análise, o que temos é um pedido de condenação na abstenção de uma determinada conduta (não transmissão a terceiros das AIM’s, qualificável como prestação de facto negativa) e depois uma condenação numa obrigação de uma outra conduta (só celebrar eventuais contratos com cláusula obrigatória de diferimento do efeito translativo da propriedade, ou seja, uma prestação de facto positiva). Cremos que se mantém ainda neste aspecto válida a lição do Prof. José Alberto dos Reis[7], face ao preceito similar do CPC1961 – referido na nota de rodapé nº 6 –, no sentido de que a modificação da “qualidade do pedido” não é possível e que, no exemplo que nos dá mas que é adaptável ao caso dos autos, constitui tal realidade o A pedir “a prestação de um determinado facto (a construção dum muro, por exemplo)” não podendo “a sentença condenar na prestação doutro facto (na abertura duma mina, por exemplo).
Aliás, se houvesse dúvidas de que também o tribunal arbitral a quo não entendeu a sua decisão como um “minus”, elas são dissipadas pela circunstância de se ter concluindo, na decisão recorrida, que era de julgar “improcedente” aquele pedido, ainda que suavizando essa improcedência ao considerar esse pedido “nos seus termos literais e em toda a sua extensão”. Ora, os termos e a extensão do segmento da al. b) do pedido não oferecem dúvidas interpretativas, nem ao longo dos autos se suscitaram dúvidas sobre a inteligibilidade dos pedidos, as quais, a existirem, seriam susceptíveis de gerar a ineptidão da p.i. (cfr. art.º 186º nº 2 al. a)). O que se percepciona da decisão recorrida é que o tribunal a quo tem a perfeita noção de que “dentro dos limites da lei … as Demandadas devem poder celebrar os contratos de alienação das respectivas AIM’s que entenderem” (cfr. fls 24 da sentença) e assim, face à ilegalidade do pedido da A., ao restringir de forma inadmissível o direito à livre contratualização em termos de direito privado, decide “conciliar os direitos e interesses em confronto” nos termos em que o fez, ou seja, decretando uma outra restrição à liberdade de contratação da R, mais “soft”, restrição esta que não foi solicitada pela A, mas que o tribunal entendeu, de forma oficiosa, que era na mesma adequada “à eficácia prática da decisão inibitória”.
Nestes termos e pelos fundamentos expostos impõe-se concluir por uma resposta positiva em relação à 1ª questão supra equacionada, procedendo assim as conclusões das alegações da recorrente atinentes a esta questão, pelo que, não havendo fundamento para a condenação da R. recorrente, no que tange ao segmento da al. b) da decisão recorrida, se impõe revogar a decisão do tribunal arbitral a quo nesta dimensão[8].
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2.2. Sanção pecuniária compulsória
A recorrente insurge-se, ainda, contra a decisão recorrida no segmento em que a condena numa sanção pecuniária compulsória de € 500,00 por cada dia em que “viole o determinado pela presente sentença”.
Daqui decorre, desde logo, que reportando-se a sanção pecuniária compulsória também ao determinado pelo segmento decisório da al. a), não colhe o argumento invocado pela apelante na conclusão O) das suas alegações, de pretender a insubsistência da sanção apenas com base na ilegalidade da condenação referida no segmento decisório da al. b).
Vejamos, porém, se a restante argumentação da apelante tem fundamento ou se, pelo contrário, se deve concluir que foi correctamente imposta aquela sanção pecuniária compulsória.
Decorre do estatuído no art.º 829º-A do Código Civil que, nas “obrigações de prestação de facto infungível, positivo ou negativo”, a requerimento do credor, o tribunal deve “condenar no pagamento de uma quantia pecuniária por cada dia de atraso no cumprimento ou por cada infracção”.
Na decisão recorrida teceram-se vastas considerações sobre esta figura, fazendo-se até referência aos art.ºs 338º-I nº 4 e 338º-N nº 4, ambos do CPI, que preveem a possibilidade de o juiz poder oficiosamente decretar tal sanção nos casos de procedimento cautelar e de cessação de actividade ilícita, embora depois se justifique, naquela decisão, a aplicação da sanção em causa apenas à luz do citado preceito do Código Civil. Acaba por se afirmar aí que a condenação nesta sanção, por ser “adicional, acessória e condicional” da “condenação na não comercialização do medicamento (e correspondente utilização da AIM[9])” é independente de qualquer violação ou ameaça de violação, actual ou iminente, da patente ou do CCP, pelo que se concluiu pela sua aplicabilidade in casu, graduando-a em concreto no referido montante diário.
Afigura-se-nos, ressalvada melhor opinião em contrário como sempre, que não se fez na decisão recorrida a melhor aplicação do direito, porque também não se valorizou toda a factualidade subjacente ao caso.
Desde logo é de atentar que a A fundava a ameaça de violação da patente e do CCP… na consideração de que seria “apodítico” (art.º 76º da p.i.) que a formulação do pedido de AIM apenas poderia significar que iriam ser lançados os medicamentos em causa logo que as necessárias autorizações administrativas (aprovações de preço e comparticipação) fossem emitidas.
Ora, tal consideração não tem nada de “apodítica”. Se é aceitável, em termos de regra de experiência comum, a consideração de que todo o investimento logístico e financeiro de requerimento de AIM terá subjacente o propósito de lançar o respectivo produto no mercado e comercializá-lo, isso não é incompatível com a não violação dos direitos da patente e do CCP… da A. Basta que tudo seja feito ou programado, no que tange ao lançamento e comercialização, para quando cessar o direito de exclusividade da A. emergente da patente e do CCP…. Aliás, os autos documentam precisamente essa postura por parte da R apelante. Com efeito, não pode olvidar-se, nesta factualidade, que a R. apelante, através do seu mandatário, na sequência da carta da A. a notificá-la de que pretendia instaurar este litígio arbitral, comunicou por carta de 29.02.2012 que “não irá iniciar a exploração industrial ou comercial de produtos contendo o “Rizatriptano” como substância activa durante a vigência dos direitos de propriedade industrial invocados pela M…”, mostrando-se até “disponível para formalizar a declaração supra”[10].
Nesta medida não há aqui nenhuma iminência de risco ou ameaça de violação dos direitos da A resultantes da patente e do CCP… que justifique a aplicação da sanção pecuniária compulsória, tendo em conta os fins subjacentes a esta e que são, consabidamente, o reforço do respeito pelas decisões dos tribunais e o de “pressionar” o obrigado a uma prestação de facto infungível a cumprir a decisão judicial, porquanto saberá, antecipadamente, que o seu incumprimento não passará incólume e será sancionado.
Aliás, essa dupla finalidade da sanção pecuniária compulsória é evidenciada pelo legislador no preâmbulo do DL 263/83 de 16.06 que aditou ao Código Civil o citado art.º 829º-A quando aí refere: “A sanção pecuniária compulsória visa, em suma, uma dupla finalidade de moralidade e de eficácia, pois com ela se reforça a soberania dos tribunais, o respeito pelas suas decisões e o prestígio da justiça, enquanto por outro lado se favorece a execução específica das obrigações de prestação de facto ou de abstenção infungíveis”.
Não são assim, a nosso ver, justificáveis as considerações tecidas na decisão recorrida que considera que “condenar em sanção pecuniária compulsória é, ainda, declarar o Direito” ou que só com a sanção pecuniária compulsória se asseguraria o princípio da tutela jurisdicional efectiva consagrado no art.º 20º da Constituição.
Não se desconhece que uma possível interpretação do art.º 829º-A citado vai no sentido de uma interpretação literal do mesmo e, consequentemente, não exigindo, para impor a sanção pecuniária compulsória, a alegação e demonstração de qualquer violação ou ameaça de violação do direito que se pretende assegurar.
Afigura-se-nos, no entanto, que tal interpretação não é a mais conforme ao espírito da figura da sanção compulsória e, in casu, é de afastar porquanto, não sendo de acolher o fundamento invocado pela A para justificar a ameaça de violação do seu direito, nem existindo qualquer demonstração de outro tipo de ameaça, devendo até excluir-se a sua possibilidade séria, face à declaração da R apelante, não é justificável sancionar a R., ainda que condicionalmente. O procurar compelir a R a cumprir uma decisão judicial – no segmento decisório da al. a), que é a que está aqui em causa apenas – é desnecessário, pois a própria R., antecipadamente, já se dispôs a acatar a decisão nesse sentido.
Nestes termos, ainda que não acolhendo integralmente as conclusões da recorrente, conclui-se que é de responder positivamente em relação à segunda questão supra equacionada, o que implica a revogação da sentença do tribunal arbitral a quo no segmento decisório sob a al. c).
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2.3. A repartição dos encargos da arbitragem
Na decisão recorrida fixou-se a repartição das custas do processo em 50% a cargo da demandante e 50% a cargo das demandadas, contra o que a apelante se insurge.
Ponderada a argumentação da recorrente, afigura-se-nos que não lhe assiste razão e que bem andou o tribunal arbitral a quo nesta matéria.
A tese da recorrente de que não existia qualquer litígio a compor, que toda a actividade processual se desenvolveu por iniciativa da A recorrida, a qual procedeu ao exercício de um mero direito potestativo, que a recorrente não praticou qualquer acto ilícito e até não contestou, ainda que parcialmente não deixe de ter fundamento fáctico, não tem fundamento legal.
Na verdade, face ao estatuído no art.º 3º nº 1 da Lei 62/2011, o interessado que pretenda fazer valer o seu direito de propriedade industrial tem um prazo de 30 dias, a contar da publicitação pelo Infarmed, na sua página electrónica, do pedido de autorização de introdução no mercado do medicamento genérico, para “efectuar pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada” ou “junto do tribunal arbitral institucionalizado”. Se assim não proceder caduca a possibilidade de exercer os seus direitos em litígios emergentes da invocação da propriedade industrial.
Nesta medida, tem de se concluir que é necessário e obrigatório que o titular dos direitos de propriedade industrial recorra à via arbitral. Não tem opção, pois se o não fizer, vê caducada a possibilidade de exercer os seus direitos. Por outro lado, não se diga que a recorrente não deu causa à presente acção, pelo facto de não ter praticado nenhum acto ilícito e não ter contestado. A sua acção de requer a AIM do medicamento genérico, estando ainda em vigor os direitos da propriedade industrial da A., é precisamente a causa da necessidade de propositura da acção no tribunal arbitral por banda da A., o que a recorrente não podia desconhecer.
Nesta medida, não havendo violação do invocado art.º 449º do Código de Processo Civil em vigor à data da prolação da sentença recorrida – corresponde ao art.º 535º do CPC actual – conclui-se pela negativa no que toca à terceira questão supra equacionada, julgando-se nesta parte improcedente o recurso.
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III- DECISÃO
Pelos fundamentos expostos, acordam os Juízes que integram a 6ª Secção Cível deste Tribunal em julgar parcialmente procedente a apelação e, em consequência, revogam a decisão recorrida nos seus segmentos b) - condenação da apelante a fazer incluir nos eventuais contratos de transmissão das respectivas AIM’s a terceiros uma cláusula de diferimento do efeito translativo para a data da caducidade do CCP… – e c) – condenação na sanção compulsória - confirmando-a no que demais vem impugnada (condenação em custas).
Custas do recurso a cargo da apelada e apelante, na proporção de 75% e 25%, respectivamente - cfr. art.º 527º nºs 1 e 2 do CPC.
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Lisboa,
(António Martins)
(Maria Teresa Soares)
(Ana Lucinda Cabral)
[1] Que neste Tribunal de Recurso tomou o nº 854/13.0YRLSB
[2] Aprovado pelo art.º 1º da Lei nº 41/2013 de 26.06, aplicável aos presentes autos por força do disposto no art.º 5º nº 1 da citada lei, a que pertencerão os preceitos a seguir citados sem qualquer outra indicação.
[3] Aprovado pelo art.º 1º do DL 36/2003 de 05.03, adiante designado abreviadamente de CPI
[4] Lei que cria um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, determinando que tais litígios ficam sujeitos a arbitragem necessária (cfr. art.º 2º) e procede ainda à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto e à segunda alteração ao regime geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de Maio.
[5] Neste sentido cfr. o Ac. do TCASul de 19.01.2012 (Relatora: Teresa Maria Sena Ferreira de Sousa), acessível em www.wolterskluwer.pt sob o doc. Jusnet 209/2011, Ac. do STA de 09.01.2013 (Relator Adérito da Conceição Salvador dos Santos), acessível em www.dgsi.pt sob o nº 0771/12 e em www.wolterskluwer.pt sob o doc. Jusnet 276/2013 e Ac. do STA de 05.02.2013 (Relator Alberto Augusto Andrade de Oliveira), acessível em www.wolterskluwer.pt sob o doc. Jusnet 863/2013.
[6] Correspondente ao art.º 661º do CPC em vigor quando da prolacção da decisão recorrida em 24.05.2013
[7] Código de Processo Civil Anotado, Coimbra, Editora, Lda, Vol. V, pág. 68.
[8] Na medida em que só a 2ª R recorreu e não estamos perante um caso de litisconsórcio necessário, deve considerar-se, atento o disposto nos art.ºs 628º e 634º, que em relação às demais RR a decisão em causa transitou inteiramente em julgado, incluindo neste segmento decisório, não lhes sendo extensíveis os efeitos do recurso da 2ª R recorrente.
[9] Esta consideração do segmento b) da decisão recorrida está agora fora de questão, nesta análise da sanção pecuniária compulsória, face à revogação daquela parte da decisão recorrida, conforme supra se justificou.
[10] A relevância desta declaração em termos de responsabilidade nas custas e encargos do processo, que é argumento também usado pela apelante, é questão que se analisará no item seguinte
