| Decisão Texto Integral: | Acordam na Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:
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I - Relatório
Asta-Âtlantida – Sociedade de Turismo e Animação, S.A., intentou recurso, ao abrigo do disposto nos artigos 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), de 14 de novembro de 2022, que indeferiu o pedido de anulação do registo da marca nacional n.º 633145  , a favor de Savoy Investimentos Turísticos, S.A.
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Cumprido o disposto no artigo 42.º do Código da Propriedade Industrial, o INPI remeteu o processo administrativo.
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O Tribunal da Propriedade Intelectual proferiu a seguinte decisão:
“Nos termos e pelos fundamentos expostos, julga-se improcedente, por não provado, o presente recurso judicial e, em consequência, mantém-se o despacho recorrido do Senhor Director da Direcção de Extinção de Direitos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, proferido em 14 de Novembro de 2022 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 21 de Novembro de 2022, que indeferiu o pedido anulação da marca nacional n.º 633145 
à Recorrida SAVOY INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.
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Inconformada com tal decisão, veio a Recorrente interpor recurso de apelação, apresentando as seguintes conclusões:
“A) Vem o presente recurso interposto da douta sentença que manteve o despacho do INPI que concedeu o registo marca nacional n.º 633145 NEXT (mista).
B) Ao contrário do entendimento expresso na douta sentença apelada, a marca em causa constitui uma imitação da marca nacional n.º 610299 NEXT HOTEL AZORES (mista), em nome da Apelante.
C) A prioridade do registo da marca da Apelante não é matéria controvertida, assim como não o é a identidade e afinidade entre os serviços assinalados pelas duas marcas.
D)Porém, contrariamente ao decidido na douta sentença a quo, a semelhança existente entre os sinais em confronto é susceptível de induzir os consumidores em erro, confusão ou associação.
E) Quanto às marcas em causa, temos, por um lado, a marca anterior 
(marca nacional n.º 610299)- e, do outro lado, temos a marca registanda que tem como único elemento verbal a expressão NEXT - 
F) Verifica-se que a palavra NEXT é a única componente verbal na marca cujo o registo foi requerido.
G) Por outro lado, os elementos HOTEL e AZORES são, como aliás é reconhecido na decisão recorrida, elementos genéricos, e como tal desprovidos de eficácia demarcadamente distintiva (surgindo, aliás, posicionadas por baixo da expressão distintiva NEXT e num tamanho de letra bastante mais pequeno).
H) Pelo que – salvo o devido respeito – parece-nos uma incongruência lógica que o Tribunal Recorrido reconheça que os referidos termos são genéricos e desprovidos de eficácia distintiva para, logo de seguida, os valorar como relevantes!
I) Por outro lado, não se consegue alcançar como é que na sentença recorrida
se afirma que “os elementos HOTEL AZORES, sendo genéricos e descritivos, imprimem uma realidade direccionada para a Região Autónoma dos Açores, commumente reconhecida como zona turística de excelência”.
J) É que, como se sabe, a marca tem validade para todo o território nacional e não somente para determinadas zonas geográficas de Portugal.
K) Pense-se no cenário, que apenas por mera hipótese de raciocínio se equaciona, do presente pedido de registo de marca ser concedido: neste caso, o titular da marca registanda NEXT (  ) pode, se assim o desejar, abrir um hotel nos Açores (ou noutra qualquer região portuguesa)!
L) É indiscutível que a expressão NEXT, na marca requerida, é o elemento distintivo desta.
M) Efectivamente, o elemento figurativo na marca registanda –  -
não permitirá ao consumidor médio focar-se no mesmo enquanto âncora distintiva.
N) Neste escopo, não é crível que o consumidor médio atente no elemento figurativo da marca registanda (  ) e consiga retirar ou memorizar o sinal como algo perceptível.
O) O consumidor médio irá buscar, antes, a âncora distintiva do sinal -  - o que o utiliza para o nomear - isto é, a expressão nominativa NEXT.
P) De acordo com a jurisprudência unânime, no caso de marcas mistas, é a de que a predominância caiba ao elemento nominativo (e não aos figurativos!), aquele que é utilizado pelo consumidor para comunicar a marca a terceiros e, em muitos casos até, para a evocar mentalmente.
Q) Neste caso, é evidente que a marca registanda é constituída pelo único elemento distintivo da marca anterior NEXT da Apelante, cujo exclusivo pertence a esta.
R) Bastará pensarmos que quando o consumidor procura nos motores de pesquisa da Internet pelos serviços de hotéis, utilizará os mesmos parâmetros, isto é, apenas e somente a expressão NEXT (hotéis).
S) Note-se que o facto de surgir na marca reclamada um elemento figurativo (aliás incaracterístico), não altera esta apreciação: a componente nominativa, como já se referiu, é o elemento identificador por excelência das marcas no espírito do público e a parte figurativa, é negligenciável e insignificante.
T) Da justaposição já referida - que afecta as marcas registanda e registada na parte maioritária e distintiva das suas respectivas extensões - resulta uma semelhança visual e fonética muito forte: as marcas parecem e soam muito próximas.
U) O consumidor médio baseia-se, assim, na memória imperfeita que guarda do sinal que viu e que tenta transmitir, de forma naturalmente imperfeita, por exemplo, ao recomendar os serviços hoteleiros a outra pessoa (“olha, passei umas férias óptimas no hotel NEXT”), e que se manteve na amálgama de memórias, imagens e palavras que nos ocupam a mente, sendo provável que não tenha as marcas presentes quando pretender recordar-se das mesmas ou comunicá-las.
V) Em suma, ainda que se entendesse não haver risco de confusão em sentido estrito, isto é, de o consumidor tomar a nova marca da Recorrente pela marca do Apelante, sempre subsistiria o risco de os consumidores atribuírem uma origem empresarial comum aos serviços assinalados por uma e outra, pelo que a marca registanda não é susceptível de ser registada.
W) Ora, especialmente quando, atento o cariz não distintivo dos demais elementos e a posição de destaque visual na marca da expressão reproduzida NEXT, tudo aponta, para a sua preponderância na memória que dela resta.
X)Tudo considerado, ao contrário do que foi a decisão recorrida, devia ter-se
concluído que, atentas as proximidades entre as marcas em comparação no plano verbal, fonético e conceptual, as impressões transmitidas ao público pelos sinais em confronto serão muitíssimo próximas.
Y) E que tal semelhança será claramente susceptível de induzir o consumidor em erro, facilmente tomando a nova marca pelas da Recorrente.
Z) Ainda quando assim não seja, é mais do que provável que o público, familiarizado com a marca da Recorrente que incluí a expressão NEXT como único elemento distintivo –, ao deparar-se com uma nova marca que REPRODUZ essa expressão, estabeleça entre elas uma imediata associação.
AA) Ao que ficou dito acresce que o uso e registo da marca nacional registanda poderia originar, também, independentemente da vontade da Recorrida particular, e ao contrário do que entendeu a decisão recorrida, situações de concorrência desleal, pela confusão que sempre se propiciaria entre os seus produtos e os produtos da Recorrente.
BB) Encontrando-se, nestas condições, claramente demonstrada a grave violação que resultaria se fosse mantido o registo de uma marca que ofende os mais elementares princípios da novidade e da leal e sã concorrência.”
Tendo concluído que:
“Termos em que deve a presente apelação ser julgada procedente, revogando-se em consequência a douta sentença apelada, e recusado o registo da marca n.º 633145 NEXT (misto).”
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Savoy Investimentos Turísticos, S.A. respondeu ao recurso, tendo formulado as seguintes conclusões:
“A) A questão em debate processa-se ao abrigo do disposto no art.º 33º nº 1, e sob os requisitos do conceito jurídico de imitação de marca contidos nos artigos, 238º nº1 do Código da Propriedade Industrial – requisitos por demais sabidos deste Alto Tribunal o que permite à recorrida dispensar a sua enunciação.
B) Está em causa o decidir se a marca mista ou complexa nº 633145 contendo a denominação “NEXT” imita ou não a marca nº 610299 “NEXT” mista ou complexa da Apelante.
C) A marca da Apelante nº 610229 é constituída pela designação e destina-se a assinalar: 
11 banhos de vapor, saunas e spas; piscinas de spa; spas [piscinas aquecidas]
36 serviços de arrendamento dou cessão da exploração do hotel, aquisição de terrenos para implantação do hotel, contratos de financiamento e/ou de investimento; todos os serviços atrás mencionados relacionados exclusivamente com o next hotel azores.
43 reservas de quartos de hotel para viajantes; serviços de alojamento em complexos hoteleiros; serviços de alojamento em hotel; serviços de alojamento hoteleiro; serviços de hotel para clientes preferenciais; serviços de reservas de quartos de hotel; serviços hoteleiros; serviços hoteleiros de complexos turísticos; bares; bares (pubs); fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes e bares; restaurantes para serviço rápido e permanente (snack-bares); serviços de alimentação e bebidas em restaurantes e bares; serviços de bar; serviços de restaurante e bar; serviços de snack-bar; aluguer de salas de reuniões; serviços de refeições; serviços de café
44 serviços de beleza prestados em spas; serviços de estações termais/spa; serviços de tratamentos médicos prestados por spas
D) O registo da marca nº 610299 foi concedida por despacho de 07.06.2019
E) A marca da recorrida é constituída pela designação e destina-se a assinalar: 
36 negócios imobiliários; gestão de propriedades em regime de time-sharing; time-sharing de imóveis; gestão de imóveis; administração de imóveis; arrendamento de imóveis
43 serviços de hotéis, motéis e pensões (residenciais); serviços hoteleiros; serviços de alojamento hoteleiro; alojamento temporário; serviços de alojamento temporário; hotéis, pousadas e albergues, alojamento para férias e turismo; serviços de reserva de hotel; serviços de reserva em linha de hotéis, de alojamento temporário, de restaurantes, de quartos de hotel, de mesas de restaurantes e de salas de seminário e de recepção de estabelecimentos hoteleiros; serviços de restauração (alimentação) e bar; serviços de café e cafetaria; cafés e clubes nocturnos; fornecimento de instalações para congressos, exposições e feiras; fornecimento de instalações para conferências e reuniões
A) O registo da marca nº 633145 foi concedida por despacho de 01.07.2020
B) A marca nº 610299 “NEXT” (mista) está associada a uma unidade hoteleira sita nos Açores.
C) NEXT é um vocábulo da língua inglesa que significa em português “próximo” ou “seguinte”.
D) Numa região também turística como são os Açores a palavra NEXT é vulgar para os hóspedes maioritariamente conhecedores da língua inglesa.
E) Não é por isso apropriável em termos de exclusividade por ninguém, não tem um impacto individualizador ou distintivo, essencialmente se distingue pela grafia própria de cada caso.
F) A palavra “NEXT” para os serviços a que se destina não é exclusiva da Recorrida sendo destituída de novidade e especialidade.
G) A palavra “NEXT” faz parte de registos anteriores ao da marca da recorrida nº 610299 e exclusivamente constituídos por essa expressão.
H) Nomeadamente a Marca da União Europeia n.º 011570959 NEXT (nominativa), registada a 08 de Julho de 2013 para serviços da Classe 43ª da Classificação Internacional de Nice: “Serviços de restauração (alimentação); Serviços de restaurante, café e abastecimentos; Serviços de estabelecimentos de venda e consumo de café; Serviços de cafetaria; Bares; Bares; Bares de vinhos; Serviços de comida para fora; Fornecimento de alimentos e/ou bebidas para consumo dentro e/ou fora dos 17 estabelecimentos; Serviços de marcação e reservas para restaurantes.”
I) E a Marca da União Europeia n.º 017607474  (mista), registada a 04 de Janeiro de 2018 para serviços da Classe 43ª da Classificação Internacional de Nice: “Serviços de restauração (alimentação); Serviços de restaurante, café e abastecimentos; Cafés; Serviços de cafetarias; Serviços de bar; Exploração de tabernas; Serviços de bar de vinhos; Serviços de comida para fora; Fornecimento de alimentos e/ou bebidas para consumo dentro e/ou fora dos estabelecimentos; Serviços de restaurantes self-service; Snack-bars; Serviços de marcação e reservas para restaurantes; Aluguer de salas de reunião; Aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, copos; Serviços de consultadoria, de informações e de assessoria relacionados com todos os serviços atrás referidos”
J) O sinal NEXT para os serviços assinalados é um sinal fraco de fraca capacidade distintiva.
K) Em consequência, a diferença entre os vários registos contendo a expressão NEXT e que permitiu a sua coexistência registral consiste nas respectivas composições gráfico-figurativas.
L) Os factos demonstram também ter sido dada maior importância ao elemento figurativo por oposição ao elemento nominativo.
M)Esse entendimento já foi sufragado por este Tribunal Superior (v. art.º 35º desta peça)
N) Por essa mesma razão o registo da marca da recorrente Nº 610229 foi concedido face às marcas anteriores.
O) As marcas em confronto  e 
são claramente dissemelhantes.
P) À luz dos factos e do critério consistentemente seguido nenhuma razão válida se vislumbra para que a marca da recorrida não possa coexistir com as demais marcas registadas contendo a expressão NEXT.
Q) A concessão do registo da marca Nº 633145 não constitui uma imitação da marca Nº 610299 à luz do conceito definido pelo art.º 238º do CPI, por conseguinte, é insusceptível de ser cominada pelo estatuído no nº1 al. a) e h) do art.º 232º do CPI.”
Tendo concluído que:
“R) Por todo o exposto e pelo mais que for doutamente suprido espera a Apelada que não seja dado provimento ao presente recurso mantendo-se, assim, o despacho de 01.07.2020 que concedeu o registo de marca Nº 633145 para todos os efeitos e consequências da lei, como entende ser de Direito e de Justiça!”
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Os autos foram à conferência.
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II - Questões a decidir
O objeto do recurso é balizado pelas conclusões da apelante, sem prejuízo das questões que sejam de conhecimento oficioso e daquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, não estando o tribunal obrigado a apreciar todos os argumentos apresentados pelas partes para sustentar os seus pontos de vista, sendo o julgador livre na interpretação e aplicação do direito, conforme resulta dos artigos 5.º, n.º 3, 635.º, n.ºs 3 e 4, 639.º, n.º 1, e 608.º, todos do CPC.
Assim, importa, no caso, apreciar e decidir:
- se devia ter sido anulado o registo da marca da Recorrida por verificação de imitação com a marca prioritária da Recorrente;
- se o registo da marca da Recorrida é suscetível de gerar concorrência desleal.
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II – Fundamentação
A – Factos provados
A decisão recorrida declarou como provados os seguintes factos:
“1. Em 11/11/2019, a Recorrida deduziu pedido de registo da marca nacional n.º 633145  para assinalar os seguintes produtos/serviços:
- Da classe 36: negócios imobiliários; gestão de propriedades em regime de time-sharing; timesharing de imóveis; gestão de imóveis; administração de imóveis; arrendamento de imóveis.
- Da classe 43: serviços de hotéis, motéis e pensões (residenciais); serviços hoteleiros; serviços de alojamento hoteleiro; alojamento temporário; serviços de alojamento temporário; hotéis, pousadas e albergues, alojamento para férias e turismo; serviços de reserva de hotel; serviços de reserva em linha de hotéis, de alojamento temporário, de restaurantes, de quartos de hotel, de mesas de restaurantes e de salas de seminário e de recepção de estabelecimentos hoteleiros; serviços de restauração (alimentação) e bar; serviços de café e cafetaria; cafés e clubes nocturnos; fornecimento de instalações para congressos, exposições e feiras; fornecimento de instalações para conferências e reuniões, concedido por despacho proferido em 1/07/2020.
2. Em 24/01/2020, foi deduzida reclamação por (…) e JONES LANG LASALLE SAS, com fundamento na existência das marcas prioritárias internacionais: n.º 1.382.472  , n.º 1383 105  e n.º 1.416. 418 
3. Em 27/01/2020 foi deduzida reclamação pela ora Recorrente.
4. Em 27/02/2020 foi deduzida reclamação por SEMAPA NEXT, S.A com fundamento na sua denominação social SEMAPA NEXT e na marca prioritária nacional n.º 582.966 SEMAPA NEXT.
5. Por decisão proferida em 1/07/2020 foram as reclamações julgadas improcedentes e foi concedido o registo à marca nacional n.º 633145  .
6. Em 3/11/2021, a Recorrente deduziu pedido de anulação de marca, vindo a ser proferida decisão pelo Director da Direcção de Extinção de Direitos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 14/11/2021 onde se indeferiu o pedido de anulação.
7. A Recorrente é titular do registo da marca nacional n.º 610299  pedido em 7/09/2018 e concedido em 7/06/2019, para assinalar os seguintes produtos/serviços:
- Da classe 11: banhos de vapor, saunas e spas; piscinas de spa; spas [piscinas aquecidas];
- Da classe 36: serviços de arrendamento ou cessão da exploração do hotel, aquisição de terrenos para implantação do hotel, contratos de financiamento e/ou de investimento; todos os serviços atrás mencionados relacionados exclusivamente com o next hotel azores;
- Da classe 43: reservas de quartos de hotel para viajantes; serviços de alojamento em complexos hoteleiros; serviços de alojamento em hotel; serviços de alojamento hoteleiro; serviços de hotel para clientes preferenciais; serviços de reservas de quartos de hotel; serviços hoteleiros; serviços hoteleiros de complexos turísticos; bares; bares (pubs); fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes e bares; restaurantes para serviço rápido e permanente (snack-bares); serviços de alimentação e bebidas em restaurantes e bares; serviços de bar; serviços de restaurante e bar; serviços de snack-bar; aluguer de salas de reuniões; serviços de refeições; serviços de café;
- Da classe 44: serviços de beleza prestados em spas; serviços de estações termais/spa; serviços de tratamentos médicos prestados por spas.
8. Mostra-se registada a marca da união europeia nº 17607474  , pedida em 22/06/2016 e registada em 4/01/2018 a favor de Next Retail Limited para assinalar, designadamente, os seguintes produtos/serviços[1]:
- Da classe 36: Serviços de seguros; Serviços financeiros; Negócios monetários; Serviços relacionados com a gestão imobiliária; todos os serviços acima referidos relacionados com serviços de venda a retalho ou serviços de franquia relacionados com a venda a retalho de bens de consumo; organização e prestação de serviços de cartões de crédito, débito e débito; prestação e organização de seguros de proteção dos pagamentos; empréstimos a prestações, concessão e financiamento de empréstimos pessoais relacionados com serviços de retalho ou serviços de franquia relacionados com a venda a retalho de bens de consumo; Serviços de financiamento aluguer-compra; organização e celebração de contratos de locação-venda relativos a serviços de venda a retalho ou a serviços de franquia relativos à venda a retalho de bens de consumo; cobrança de dívidas relacionadas com serviços de retalho ou serviços de franquia relacionados com a venda a retalho de bens de consumo; gestão de contas de clientes e de contas de venda por correspondência relativas a serviços de venda a retalho ou a serviços de franquia relativos à venda a retalho de bens de consumo; Extensões de garantias; prestação de garantias para electrodomésticos; fornecer garantias para aparelhos eléctricos; banca de retalho; Processamento de pagamentos; fornecimento e recuperação de informações financeiras e pormenores de contas; serviços financeiros e de crédito, todos os acima
referidos relacionados com serviços de venda a retalho ou serviços de franquia relacionados com a venda a retalho de bens de consumo; Serviços de consultadoria, de informações e de assessoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; nenhum dos serviços supramencionados se insere no âmbito de uma bolsa de valores transfronteiriça, de uma negociação eletrónica integrada e de uma operação de compensação em mercados regulamentados e não regulamentados de produtos em numerário e de produtos derivados; e distribuição e venda de dados de mercado sobre todos os instrumentos negociados nos mercados a contado e de derivados de uma bolsa de valores.
- Da classe 43: Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de catering, restaurantes e cafés; Serviços de cafés; Serviços de cafés; Serviços de bar; Bares; Serviços de bar de vinhos; Serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos e/ou bebidas para consumo no local e/ou fora dele; Serviços de restaurantes self-service; Serviços de snack-bares; serviços de marcação e reserva para restaurantes; Aluguer de salas de reunião; Aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, copos; Serviços de consultadoria, de informações e de assessoria relacionados com todos os serviços atrás referidos.
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B - Factos não apurados
A decisão recorrida declarou que não se logrou provar:
1. (…) e JONES LANG LASALLE SAS têm registadas a seu favor as marcas internacionais nº.1.382.472  , n.º1.383.105  e nº.1.416.418  .
2. SEMAPA NEXT é titular do registo da marca nacional nº 582.966 SEMAPA NEXT e possui a firma SEMAPA NEXT.
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III - Do mérito do recurso
Como referido supra, os presentes autos reportam-se a um pedido de anulação do registo de marca nacional, no caso, o n.º 633145, cujo regime legal se mostra previsto no Código de Propriedade Industrial (CPI).
Vejamos as questões suscitadas.
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Da imitação da marca.
O presente recurso vem interposto da sentença que confirmou o despacho do INPI que indeferiu o pedido de anulação do registo da marca nacional n.º 633145 
A sentença proferida pelo tribunal a quo identifica convenientemente a questão sub judice.
Também, em resumo, qualifica as marcas como mistas; declara como prioritária a marca da titularidade da Recorrida; atesta que os produtos/ serviços incluídos em ambas as marcas são parcialmente idênticos ou afins; reconhece a similitude fonética das marcas, mas salienta as diferenças ao nível nominativo, do lettering e da figura utilizada pela marca registanda que, no seu entender, permitem ao consumidor distinguir as marcas sem que exista perigo de confusão; conclui ainda que inexistem os requisitos legais para a possibilidade de prática de atos de concorrência desleal.
Assinale-se que não foi posto em causa que a marca, titulada pela Asta-Âtlantida – Sociedade de Turismo e Animação, SA, é prioritária e que as marcas em análise se destinam a assinalar produtos (serviços de arrendamento ou cessão da exploração do hotel, aquisição de terrenos para implantação de hotel, contratos de financiamento e/ou de investimento; todos os serviços atrás mencionados relacionados exclusivamente com o next hotel azores; reservas de quartos de hotel para viajantes; serviços de alojamento em complexos hoteleiros; serviços de alojamento em hotel; serviços de alojamento hoteleiro; serviços de hotel para clientes preferenciais; serviços de reservas de quartos de hotel; serviços hoteleiros; serviços hoteleiros de complexos turísticos; bares; bares (pubs); fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes e bares; restaurantes para serviço rápido e permanente (snack-bares); serviços de alimentação e bebidas em restaurantes e bares; serviços de bar; serviços de restaurante e bar; serviços de snack-bar; aluguer de salas de reuniões; serviços de refeições; serviços de café; serviços de beleza prestados em spas; serviços de estações termais/spa; serviços de tratamentos médicos prestados por spas // negócios imobiliários; gestão de propriedades em regime de time-sharing; timesharing de imóveis; gestão de imóveis; administração de imóveis; arrendamento de imóveis; serviços de hotéis, motéis e pensões (residenciais); serviços hoteleiros; serviços de alojamento hoteleiro; alojamento temporário; serviços de alojamento temporário; hotéis, pousadas e albergues, alojamento para férias e turismo; serviços de reserva de hotel; serviços de reserva em linha de hotéis, de alojamento temporário, de restaurantes, de quartos de hotel, de mesas de restaurantes e de salas de seminário e de recepção de estabelecimentos hoteleiros; serviços de restauração (alimentação) e bar; serviços de café e cafetaria; cafés e clubes nocturnos; fornecimento de instalações para congressos, exposições e feiras; fornecimento de instalações para conferências e reuniões, concedido por despacho proferido em 1/07/2020) idênticos ou afins, sendo, no caso, indicados nas classes 36 e 43 da Classificação Internacional de Nice.
O Tribunal a quo, por reporte à temática da imitação da marca Next Hotel – Açores pela marca Next, concluiu que “a impressão global criada por ambos os sinais remete o consumidor para realidades com a diferença exigível para que se possa concluir pela inexistência de risco sério de confusão por parte do consumidor, de tal modo que se julga pela inexistência de imitação de marcas.”
Para o efeito, considerou que “ambos os sinais contêm a palavra “next”, sendo que a marca prioritária contém ainda a expressão “hotel azores”, o que imprime, não obstante se tratarem de elementos genéricos, e, como tal, desprovidos de eficácia demarcadamente distintiva, uma realidade direccionada para a Região Autónoma dos Açores, comummente reconhecida como zona turística de excelência, na memória do consumidor.”
Mais considerou que “o lettering utilizado em ambas as marcas é diferente, possuindo a marca registanda uma figura que, no contexto, permite conferir maior distintividade a ambos os sinais.”
A Recorrente, por reporte à imitação, refere que “contrariamente ao decidido na douta sentença a quo, a semelhança existente entre os sinais em confronto é susceptível de induzir os consumidores em erro, confusão ou associação”.
Mais referiu que “a palavra NEXT é a única componente verbal na marca cujo o registo foi requerido”.
Referiu ainda que “os elementos HOTEL e AZORES são, como aliás é reconhecido na decisão recorrida, elementos genéricos, e como tal desprovidos de eficácia demarcadamente distintiva (surgindo, aliás, posicionadas por baixo da expressão distintiva NEXT e num tamanho de letra bastante mais pequeno)” pelo que “não se consegue alcançar como é que na sentença recorrida… imprimem uma realidade direccionada para a Região Autónoma dos Açores, commumente reconhecida como zona turística de excelência”.
Mais referiu que “o elemento figurativo na marca registanda não permitirá ao consumidor médio focar-se no mesmo enquanto âncora distintiva” e que o referido consumidor “irá buscar, antes, a âncora distintiva do sinal … o que o utiliza para o nomear - isto é, a expressão nominativa NEXT … predominância caiba ao elemento nominativo (e não aos figurativos!), aquele que é utilizado pelo consumidor para comunicar a marca a terceiros e, em muitos casos até, para a evocar mentalmente.”
Finalmente, que “atentas as proximidades entre as marcas em comparação no plano verbal, fonético e conceptual, as impressões transmitidas ao público pelos sinais em confronto serão muitíssimo próximas … que tal semelhança será claramente susceptível de induzir o consumidor em erro, facilmente tomando a nova marca pelas da Recorrente.”
Por sua vez, a Recorrida, sobre esta temática, referiu que “A marca nº 610299 “NEXT” (mista) está associada a uma unidade hoteleira sita nos Açores” e que “NEXT é um vocábulo da língua inglesa que significa em português “próximo” ou “seguinte” pelo que “não é … apropriável em termos de exclusividade por ninguém, não tem um impacto individualizador ou distintivo, essencialmente se distingue pela grafia própria de cada caso.”
Mais referiu que “a diferença entre os vários registos contendo a expressão NEXT e que permitiu a sua coexistência registral consiste nas respectivas composições gráfico-figurativas”.
Finalmente, que “à luz dos factos e do critério consistentemente seguido nenhuma razão válida se vislumbra para que a marca da recorrida não possa coexistir com as demais marcas registadas contendo a expressão NEXT.”
Vejamos.
Dispõe o artigo 1º do Código da Propriedade Industrial, sob a epígrafe “Função da propriedade industrial”, que:
“A propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.” (o destaque é nosso).
Por sua vez, estabelece o artigo 249.º do mesmo diploma legal, sob a epígrafe “Direitos conferidos pelo registo”, que:
“1 - Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se:
a) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo;
b) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo ou se esse sinal for semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor;
c) Esse sinal for idêntico ou semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo, caso a marca goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for uma marca da União Europeia, e o uso do sinal tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.
…”. (o destaque é nosso).
Dispõe o artigo 208.º do CPI, aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro, sob a epígrafe “Constituição de marca”, que:
“A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”(o destaque é nosso).
Dispõe o artigo 260.º do mesmo diploma legal, sob a epígrafe “Anulabilidade”, que:
“1 - Para além do que se dispõe no artigo 33.º, o registo da marca é anulável quando, na sua concessão, tenha sido infringido o previsto nos artigos 232.º a 235.º, excecionando o disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 232.º
2 - O interessado na anulação do registo das marcas, com fundamento no disposto nos artigos 234.º ou 235.º, deve requerer o registo da marca que dá origem ao pedido de anulação para os produtos ou serviços que lhe deram notoriedade ou prestígio, respetivamente.
3 - Quando a anulação se fundamente no disposto no artigo 235.º, o registo não pode ser anulado se, na data em que foi efetuado o respetivo pedido de registo ou na data da respetiva prioridade reivindicada, a marca anterior invocada ainda não gozava de prestígio.
4 - O registo não pode ser anulado se, na data em que foi efetuado o respetivo pedido de registo ou na data da respetiva prioridade reivindicada, a marca anterior invocada não satisfizer a condição de uso sério, nos termos do artigo 267.º, ou se a mesma, pelo uso que dela foi feito, não tiver adquirido eficácia distintiva ou não se tiver tornado suficientemente distintiva para dar origem ao risco de confusão previsto no artigo 232.º
5 - O registo não pode ser anulado se for obtida a declaração prevista no artigo 236.º.” (o destaque é nosso).
Estabelece o artigo 232.º do CPI, sob a epígrafe “Outros fundamentos de recusa”, que:
“1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:
…
b) a reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;
…
4 - Para efeitos do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, por marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca nacional, da União Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal.
5 - O disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 abrange os pedidos dos registos aí mencionados, sob reserva do seu registo posterior.” (o destaque é nosso).
Por seu turno, estabelece o art.º 238.º do CPI, sob a epígrafe “Conceito de imitação ou de usurpação”, que:
“1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.”
2 - Para os efeitos da alínea b) do n.º 1:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.”
Resulta, assim, da conjugação dos dois preceitos legais em análise constituir fundamento de recusa do registo de marca a reprodução, ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, se ambas se destinarem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, quando ambas tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada.
Vejamos então.
Importa ter presente que, como refere o STJ, “a marca é o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio, funcionando, de um lado, como identificação de um produto ou serviço proposto ao consumidor e permitindo, por outro, distingui-lo e diferenciá-lo de outros idênticos ou afins.” (Ac. de 12 de julho de 2018, proc. N.º 346/15.3YHLSB.L1.S1).
Por sua vez, a respeito das marcas mistas, o Tribunal Geral da União Europeia no Acórdão de 14.07.2005 (SELENIUM – ACE, T-312/03, parágrafos 37 a 40 ECLI:EU:T:2005:289) entendeu que quando o sinal é composto de elementos nominativos e figurativos, o componente nominativo tem, em princípio, um impacto mais forte no consumidor do que a componente figurativa, pois o público não tem tendência a analisar sinais e fará mais facilmente referência ao sinal em causa citando o seu elemento nominativo do que descrevendo os seus elementos figurativos.
No mesmo sentido, entre outros, é possível ler nos acórdãos do TRL, de 8 de janeiro de 2024, proferido no âmbito do processo n.º 179/23.3YHLSB.L1, que “Sendo o conjunto composto por letras e imagens, os diversos elementos dos signos mistos contribuem, ainda que com distintos relevos, para a formação da impressão global, concretizada de forma ligeira, no acto de compra, pelos destinatários dos produtos, sendo que o que consumidor mais e melhor recorda são as palavras que constituem as marcas em comparação” e no de 23 de outubro de 2023, proferido no âmbito do processo 218/22.5YHLSB.L1, que “A comparação das marcas que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter de outro. Quando o sinal é composto de elementos nominativos e figurativos, a componente nominativa tem, em princípio, um impacto mais forte no consumidor, pois o público não tem tendência a analisar sinais e fará mais facilmente referência ao sinal em causa, referindo o seu elemento nominativo do que descrevendo os elementos figurativos.”
Refere Pedro Sousa e Silva que “A abordagem correcta no exame da confundibilidade das marcas é aquela que - no respeito do princípio da interdependência - coloca, num dos “pratos da balança” os factores de semelhança dos sinais, ao nível fonético, visual e conceptual e, no outro “prato”, os factores de diferenciação desses sinais, podendo a grande semelhança no contexto de um desses níveis ser compensada pela elevada dissemelhança no contexto dos demais.” (in Direito Industrial, 2.ª Ed., pág. 286).
Como referido supra, desde logo porque não foi posto em causa, temos por assente que a marca titulada pela Asta-Âtlantida – Sociedade de Turismo e Animação, SA., é prioritária e que as marcas em análise se destinam a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins.
Importa, como bem refere a decisão em crise, referir que estamos perante dois sinais mistos.
Dito isto, reportando-nos aos sinais sub judice, passemos então a considerar os elementos assinalados.
Os elementos nominativos em análise são «Next Hotel Azores» e «Next».
Os primeiros vocábulos, apresentando grafia diversa, são comuns.
Por sua vez, no que respeita ao segundo sinal, os vocábulos «Hotel Azores» são efetivamente distintos e, em circunstâncias normais, dariam origem a uma denominação diversa.
Porém, porque os vocábulos «Hotel Azores» surgem posicionados por baixo da expressão distintiva Next e num tamanho de letra bastante mais pequeno, a imagem que transmitem os dois sinais comuns são francamente próximas.
Em termos fonéticos, comparando os vocábulos dominantes, são absolutamente iguais.
Finalmente, em termos conceptuais ou semânticos, o vocábulo comum corresponde a uma expressão da língua inglesa que, traduzido para português, significa «próximo» ou «seguinte» o que, reportado aos serviços propostos, poderá transmitir a ideia de movimento, deslocação, procura ou mesmo objetivo.
Por sua vez, aquele associado a «Hotel Azores» pode significar que se situa nos Azores, igualmente o nome da região dos Açores, mas na língua inglesa.
Acresce ainda o elemento figurativo que, manifestamente, é diverso nos dois sinais.
Dito isto, temos de concordar que as diferenças existentes são exponencialmente eclipsadas por aquelas semelhanças, ou seja, a imagem, a fonética e a conceptual; sendo por isso suscetível de causar no consumidor, medianamente atento, dúvidas quanto à “distinção das marcas”.
Efetivamente, entendemos que estes três últimos elementos de comparação, tendo em consideração o consumidor tipo a que se destinam, assumem maior preponderância que as diferenças assinaladas, desde logo por serem mais facilmente retidos na memória do consumidor médio de produtos assinalados pelas marcas aqui em análise, porquanto apreendidos pela visão e audição.
Circunstância que também se reflete quando temos de considerar a impressão de conjunto produzida pelos seus elementos distintivos.
Na verdade, a referida impressão acaba por ser a “pedra de toque” a que se impõe recorrer para aquilatar da possibilidade de existência, ou não, de erro ou confusão entre marcas, ou mesmo do risco de imputação dos produtos de uma empresa à outra.
Este último risco abrange as situações em que o consumidor, apesar de não confundir os sinais, os imputa à mesma empresa ou supõe que entre as diferentes empresas existam especiais relações jurídicas, económicas ou comerciais.
Porém, invariavelmente, o risco que se pretende evitar é o risco de indução dos consumidores em erro ou confusão sobre a origem dos produtos ou serviços, uma vez que a marca é um sinal que se destina a distinguir os produtos/serviços de uma determinada empresa dos de outras empresas.
No caso, face ao público alvo (comum), que geralmente procura este tipo de serviços com recurso a «motores de busca» e, por isso, com a necessária utilização da expressão Next, pois que o elemento figurativo, em geral, não é suscetível de efetuar a busca, assim como a evocação daqueles seja por referência, como já referimos, ao dito vocábulo, manifestamente é expetável que o resultado da pesquisa conduza aos dois e que, face ao mercado a que se reportam, onde é também comum a existência de grupos espalhados por diversos países, quanto mais no mesmo país, que aquele público fique convencido que se está a falar do mesmo grupo ou, não sendo, que estejam de alguma forma associados.
Volvendo a nossa atenção para a impressão de conjunto, o TJUE (C-251/95, SABEL, C-39/97, CANON) decidiu que “a comparação entre sinais deve fazer-se, essencialmente, através de uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, pois o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo, não procedendo a uma análise das suas diferentes particularidades ou detalhes.” (Ac. RL de 20-12-2017, Proc. nº 271/17.3YHLSB.L1-7, www.dgsi.pt e Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, p. 253).
Acresce ainda a circunstância de habitualmente o consumidor não ser confrontado em simultâneo com as duas marcas para as poder comparar, pelo que, quando se vê confrontado com uma das marcas, tendo reminiscências na memória da outra marca, importa aquilatar se conseguirá, no imediato, distingui-las.
Nessa medida, também se verifica a imitação de uma marca quando “tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.” (cfr. Ac. RL de 24 de junho de 2014, proc. n.º 1021/08.0TYLSB.L1-7, in www.dgsi.pt).
Entendemos, pois, que apesar das diferenças assinaladas às duas marcas, existem elementos semelhantes de maior impacto ao nível da “audição” e mesmo da “visão” que, em termos globais, originam uma proximidade entre elas, suscetíveis de transmitir uma impressão idêntica que, mesmo um consumidor médio normalmente distraído em relação aos pormenores, possibilita a associação da marca da Recorrente com a marca da Recorrida.
Efetivamente, as semelhanças dos sinais que compõe a marca registanda, analisada no seu conjunto, são suscetíveis de induzir facilmente o consumidor em confusão, designadamente por associação com os produtos da Apelante que, recorde-se, são idênticos/afins.
Dito de outra forma, os sinais das marcas em análise não são suficientemente diversos, em termos de apreciação de conjunto, que possibilitem ao consumidor médio a que se destinam os produtos, mesmo quando na presença de apenas um deles, distingui-los, existindo, pois, o risco de associação destas.
Entendemos, pois, que o dito consumidor, perante qualquer uma das marcas em análise, mesmo com as grafias diversas, retenha a ideia do “Next” e, assim, associe os produtos de uma à outra.
Da concorrência desleal.
No que diz respeito à segunda questão, saber se o registo da marca da Recorrida é suscetível de gerar concorrência desleal, importa chamar à colação o disposto no artigo 232.º do CPI.
Estabelece o citado artigo, sob a epígrafe “Outros fundamentos de recusa”, que (n.º 1) “constitui ainda fundamento de recursa do registo de marca” (h) “o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.”
A respeito da concorrência desleal importa ainda fazer apelo ao disposto no artigo 311.º do referido diploma legal.
Dispõe o aludido artigo, sob a epígrafe “Concorrência desleal”, que (1) “constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente” (a) “os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.”
No caso, como vimos, mesmo que sem intenção, por induzir facilmente o consumidor em confusão/ risco de associação, existe, por isso, a possibilidade de desvios de clientela.
Efetivamente, o consumidor é suscetível de poder “comprar” os produtos ou serviços da “Next” a pensar que está a comprar da “Next Hotel Azores” ou de pensar que esta “tem a ver” com aquela.
Por todo o exposto, ao abrigo dos artigos 208.º, 232.º e 238.º, todos do CPI, entendemos que não deve ser concedido o registo da marca nacional n.º 681766, revogando-se a decisão do tribunal a quo.
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IV - Decisão
Pelo exposto, acordam os juízes deste Tribunal da Relação em julgar procedente o recurso, revogando-se a sentença proferida pelo Tribunal de 1.ª instância, substituindo-a por decisão de anulação do registo da marca nacional n.º 633145.
Custas pela Recorrida (artigo 527.º do CPC).
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Lisboa, 18 de março de 2024
Bernardino Tavares
Armando Manuel da Luz Cordeiro
Eleonora Viegas
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[1] Conforme registo do EUIPO consultado no dia 12/12/2023 e cuja junção se determinará infra, considerando que à referida marca foi feita oficiosamente alusão na decisão recorrida. |
