| Decisão Texto Integral: | Acordam na 8ª secção do Tribunal da Relação de Lisboa
A [ …..Cosmetics, Inc. ] , interpôs recurso do despacho do INPI, de 16/11/18, publicado, em 27/11/18, no D.R. (Boletim da Propriedade Industrial) que concedeu o registo de marca nacional nº 589 455  requerido pela Notec Comercial Ltda –Epp, concluindo pela revogação do despacho e, consequentemente, pela recusa da marca.
Alegou, em síntese, que a referida marca constitui imitação das marcas da União Europeia Giovanni e nº 002403509 
possibilitando ainda o seu registo a prática de actos de concorrência desleal, mesmo que não intencional.
Cumprido o art. 40 CPN o INPI remeteu o processo administrativo.
Citada, a requerida não contestou.
Foi proferida decisão que, julgando o recurso improcedente, manteve a decisão do INPI – fls. 40 a 44.
Inconformada, a recorrente formulando as conclusões que se transcrevem:
1. A ora Apelante interpôs recurso da decisão da Srª. Directora de Serviço de Marcas e Patentes do INPI, de concessão da marca nacional nº 589455 pretendendo ver revogada essa decisão, por entender que as suas marcas da UE “ ” e  são objecto de imitação, pretensão essa que não foi alcançada, uma vez que a Mmª Juiz a quo, confirmou o despacho recorrido, mantendo a concessão da marca.
2. A sentença recorrida confirma a prioridade de registo das marcas da Apelante.
3. Entende, e bem, a Mmª Juiz a quo que existe identidade e afinidade entre os produtos protegidos pela marca da Apelante e os produtos protegidos pela marca apelada, pois têm a mesma utilidade, finalidade, natureza e complementaridade.
4. E destinam-se ao mesmo tipo de consumidor, coincidindo nos mesmos circuitos de distribuição.
5. Contudo, é quanto à avaliação da semelhança gráfica, visual e conceptual dos sinais que existe, com o devido respeito, discordância.
6. E, também, consequentemente, quanto à apreciação do risco de associação e concorrência desleal.
7- A sentença ora recorrida, afirma que não existe semelhança gráfica e visual entre os sinais em confronto, por haver elementos distintivos suficientes na marca da Apelada, o elemento BABY e por o elemento GIOVANNA ser o feminino de GIOVANNI, decidindo pela inexistência de imitação.
8. Em nossa modesta, mas firme convicção, há imitação de marca anteriormente registada nos termos dos art. 245 nº 1 c) e 239 nº 1 a) e e), ex vi, art. 254, todos do C.P.I.
9. A marca registanda imita a marca registada caracterizada pelo elemento prevalente da marca da Apelante GIOVANNI, pois estão preenchidos, cumulativamente os elementos constitutivos daquele conceito:
10. A marca registada é prioritária.
11. A marca registanda reproduz foneticamente o elemento prevalente e inicial GIOVANNI,
12. A marca registanda repete, também no plano gráfico e visual, 7 das 8 letras, pela mesma sequência, que compõem as marcas registadas, sendo que o acento tónico recai sobre a mesma vogal - O.
13. O elemento BABY, pretensamente diferenciador, na marca registanda, é de uso corrente na maioria dos Países e igualmente reconhecida pelo consumidor português, indicando um sector etário.
14. Assinala produtos idênticos e manifestamente afins daqueles que as marcas registadas assinalam, atendendo às características dos produtos, à potencial clientela comum e aos comuns circuitos de comercialização.
15. A sua concessão viola o princípio da novidade da marca.
16. No caso vertente, o consumidor, ainda que tenha as marcas em presença simultânea, poderá associar as marcas, pensando que a marca registanda é uma variante da marca da Apelante, tanto mais que esta é composta por mais de um elemento.
17. Os factos sustentam a existência de imitação.
18. As semelhanças não são superadas pelas diferenças.
19. O elemento figurativo é expresso unicamente pelo design das letras, facto que sucede, também, nas marcas da Recorrente.
20. Apreciadas no seu conjunto e por intuição sintética, a impressão que fica no consumidor médio é a de que a marca registanda GIOVANNA BABY não será nova no mercado.
21. O seu conjunto sugere ao público consumidor a associação com uma outra marca com a qual ele já está familiarizado.
22. Na avaliação da semelhança entre marcas, a identidade e afinidade entre os produtos são factores da maior relevância para essa avaliação, pois quanto maior for a afinidade e a identidade dos mesmos, maior se revela o grau de semelhança entre as marcas e o consequente risco de confusão e de associação por parte do consumidor, pondo em causa o princípio da interdependência destes factores e também, o princípio da especialidade.
23. Sendo ambas marcas sugestivas de nome próprio, italianos, a marca a registar posteriormente, deverá ter um grau de distância maior quanto aos restantes elementos que a compõem, face à marca prioritária, verificando-se, no caso em análise, precisamente o contrário: a aproximação é total, pois a marca registanda limita-se a trocar a vogal final –I- pela vogal -A-,
24. São conceptualmente próximas pois o nome próprio da marca registanda é o correspondente nome próprio feminino.
25. É fácil a indução em erro ou confusão do consumidor, para além do sério risco de associação com as marcas da Recorrente “GIOVANNI”, anteriormente registadas.
26. Estão preenchidos os requisitos de facto que integram o conceito de imitação - art. 245 nº 1 do CPI.
27. A reprodução e semelhanças apontadas, e a possibilidade fácil de confusão e erro do público consumidor entre as marcas em confronto possibilitam actos de concorrência desleal da nova marca relativamente às da Apelante.
28. É fundamento de recusa de marca a possibilidade de se verificarem actos de concorrência desleal, independentemente da intenção do requerente.
29. A marca da Apelante é um sinal forte porque em nada refere aos produtos que protege.
30. Ponderados os factos, constata-se que as diferenças, no caso vertente, não conseguem apagar da memória residual as semelhanças, o que significa que, não tendo o sinal em presença simultânea, é susceptível que o consumidor possa associar um com o outro. Só uma atitude reflexiva por parte do consumidor os permitirá dissociar, ainda que com margem de erro.
31. Razão pela qual, a coexistência no mercado dos sinais em confronto, dada a imitação e a associação presente, é adequada a criar a possibilidade da prática de actos de concorrência desleal.
32. Em síntese, não deveria, por todos os fundamentos alegados, ter a sentença proferida pelo Tribunal a quo mantido o despacho do INPI que concedeu o registo da marca nacional nº 589455, recusa que, em conformidade se requer por via do presente recurso.
Preceitos violados: arts. 222/1, 239 nº 1 a) e e) e 245 nº 1, todos do CPI.
33. Assim, deverá a presente Apelação ser julgada procedente, revogando-se a sentença Recorrida e, em consequência, determinada a revogação do despacho do INPI, de concessão da marca nacional nº 589455, recusando-se o respectivo registo.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Foram considerados assentes os seguintes factos:
1 - Por despacho, de 16.11.2018, da Directora do Departamento de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
foi deferido o registo da marca nacional n.º 589455  requerido em 6.10.2017 pela sociedade Notec Comercial Ltda – Epp;
2 - A referida marca é destinada a assinalar, na classe 3 da classificação internacional de Nice, colónia, água de colónia, cosméticos, cremes cosméticos, cremes para clarear a pele, óleos essenciais aromáticos, produtos cosméticos para o cuidado da pele, produtos de perfumaria, bronzeadores, cosméticos coloridos para os olhos e preparações de colagénio para uso cosmético;
3 - A sociedade Giovanni Cosmetics, Inc. é titular do registo da marca da União Europeia n.º 002403509  , concedido em 28.03.2003 e assinalando, na classe 3, sabões, champôs e outros produtos para os cuidados do cabelo, produtos cosméticos, perfumaria;
4 - É também titular do registo da marca da União Europeia n.º 002404283 GIOVANNI (sinal verbal), concedido em 19.12.2002 e assinalando, na classe 3, sabões, champôs e outros produtos para os cuidados do cabelo, produtos cosméticos, perfumaria.
Verificados os pressupostos de validade e de regularidade da instância, dispensados os vistos, cumpre decidir.
Vejamos, então:
Atentas as conclusões da apelante que delimitam, como é regra o objecto de recurso – arts. 639 e 640 – a questão a decidir consiste em saber se a marca registanda constitui imitação e susceptível de confusão e de concorrência desleal com a marca da apelante.
a) Confundibilidade das marcas da recorrente e da recorrida
A(s) marcas tais como a(s) firma(s) ou denominação social são sinais distintivos do comércio, acrescendo também a estes sinais, o nome e insígnia do estabelecimento e o logótipo.
“A marca desempenha, no jogo da concorrência uma função muito importante. Por seu intermédio pode o empresário acreditar perante a clientela os seus melhores produtos.
Por outro lado se as mercadorias marcadas forem de boa qualidade, a marca surgirá como um símbolo de capacidade ou da seriedade de certa empresa.
Por último, através da marca, pode ainda o empresário, em certos casos, excluir a concorrência” – cfr. Ferrer Correia, Lições de direito Comercial – 314/315.
Como sinal distintivo a marca há-de ser constituída de forma a não ser confundível com outra registada anteriormente para o mesmo produto ou semelhante.
A não ser assim, a marca deixaria de desempenhar a sua finalidade distintiva para se transformar num elemento de confusão.
Esta regra – princípio da novidade ou especialidade da marca – está consagrada na lei (DL 36/2003 de 5/3).
A marca é um sinal distintivo que serve para distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional, gozando aquele que a adopta, da propriedade e do exclusivo dela – art. 224 CPI (Código da Propriedade Industrial).
E o art. 258 do CPI que: O registo de marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos e serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.
Daqui se extrai, que o direito à marca pressupõe por um lado, liberdade de utilização, e por outro o seu titular tem a faculdade de se opor ao seu uso por parte de terceiros – Carlos Olavo, CJ XII – tomo 2 – 26.
A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais, susceptíveis de representação gráfica, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas – art. 222 CPI.
Atentos os elementos que compõem a marca esta pode ser nominativa – constituída por sinais nominativos, nomes, dizeres – figurativa ou emblemática – figuras ou desenhos – mistas – compreendendo simultaneamente elementos nominativos e elementos figurativos ou emblemáticos.
Estipula o art. 9 do Regulamento sobre a marca da União Europeia (Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, que estabelece regras e condições à escala da União Europeia (UE) para a concessão de uma marca da EU, codificando e substituindo o Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho e as suas sucessivas alterações):
1. O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos.
2. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:
a) Idêntico à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da UE foi registada;
b) Idêntico ou semelhante à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;
O Regulamento equipara a marca da União Europeia, enquanto direito de propriedade, à marca nacional registada num Estado membro.
Dispõe o art. 239 CPI que será recusado o registo das marcas, que contenham em todos ou alguns dos seus elementos: “a firma, denominação social, logótipo, nome e insígnia de estabelecimento ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão – alínea f); sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina – alínea l); reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada – alínea m); sinais com elevado valor simbólico, nomeadamente, símbolos religiosos, salvo autorização – alínea i).
Por seu turno o art. 245 CPI, sob a epígrafe “Conceito de imitação” estabelece que uma marca deverá considerar-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afins; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
Estes preceitos exaram a preocupação/manifestação do legislador em evitar o risco de confusão ou erro no espírito do consumidor no confronto entre marcas, denominações, ou entre qualquer uma delas.
O critério de distinção entre estes sinais, radica-se fundamentalmente na eventualidade de indução em confusão ou erro.
Tal sucede - susceptibilidade de confusão ou erro -, sempre que se verifique uma situação em que um sinal seja tomado por outro - uma sociedade seja/é tomada por outra.
Também se verifica esta situação de confusão ou erro quando o público possa considerar a existência de identidade que os sinais pretendem distinguir ou que existe uma relação entre essas sociedades, nomeadamente, a existência e uma relação entre duas sociedades, quando tal relação é inexistente, o que pode acarretar um benefício do prestígio e crédito de uma por outra ou ao invés, o contrário.
Para haver essa semelhança é necessário que a semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada, que induza facilmente em erro e confusão o público, não podendo este distinguir uma da outra, sem ter de efectuar um confronto ou exame atento.
O cidadão médio quase nunca se defronta com os dois sinais ao mesmo tempo, um perante o outro, pelo que a comparação entre os dois não é simultânea, mas sim sucessiva.
Para apreciar o risco da confusão também é necessário ter em atenção a força distintiva dos dois sinais em causa - os sinais fortes tendem a perdurar na memória do público devendo ser apreciados numa visão de conjunto – sendo irrelevantes os respectivos elementos não distintivos.
A impressão do conjunto é que tem mais impacto, é que sensibiliza o público.
Assim, podem os vários elementos do sinal ser diferentes e, no entanto, considerados em conjunto, induzirem em erro ou confusão.
Pode até haver apenas um elemento comum entre os sinais, mas esse elemento ser de tal forma predominante que dê lugar a confusão - cfr. Ac. STJ de 25/3/2009, in www.dgsi.pt.
O registo da marca constitui fundamento de recusa e de anulação de denominações e firmas com eles confundíveis, se os pedidos de autorização ou de alteração forem posteriores aos pedidos de registo – cfr. art. 4 CPI.
Se no respeitante ao registo, verifica-se que as marcas tituladas pela apelante são anteriores, i.é, foram concedidos antes da concessão do registo da marca da apelada e quanto aos produtos que assinalam – marcas apelante (prioritárias) - sabões, champôs e outros produtos para cuidados do cabelo, cosméticos, perfumaria e marca registanda - colónia, águas de colónia, cosméticos, cremes cosméticos, cremes para clarear a pele, óleos essenciais aromáticos, produtos cosméticos para o cuidado da pele, produtos de perfumaria, bronzeadores, cosméticos coloridos para os olhos e preparações de colagénio para uso cosmético – constata-se a existência de semelhanças e afinidades entre eles (complementares e/ou partilharem canais de distribuição), o que dizer quanto à semelhança gráfica, figurativa fonética ou outra que induza o consumidor em erro ou confusão ou risco de associação – cfr. art. 245/ c) CPI?
Para podermos aquilatar o risco de confusão teremos que fazer apelo ao homem médio, entendendo-se este como o consumidor ou utilizador final medianamente esclarecido.
A marca da apelante da apelante Giovanni é nominativa, enquanto que as marcas Giovanni e Giovanna Baby são mistas – vocábulos e grafismo – desenho das letras, pontos e traço.
São palavras de origem italiana – nome masculino e nome feminino.
O elemento Baby não é descritivo dos produtos assinalados, nem as crianças são o seu “target” já que os produtos assinalados não são adequados, nem por elas devem ser usados.
Os vocábulos Giovanni e Giovanna não se confundem, nome masculino e nome feminino, com sonoridade diversa (fonética).
O desenho (grafismo) das palavras, também não são confundíveis, basta olhar para as mesmas – design das letras -, sendo certo que o da apelante apresenta um traço contínuo por baixo das letras e nome, enquanto que na marca registanda o nome é ladeado por um ponto (primeira e última letra).
Acresce, que apesar de as marcas assinalarem produtos semelhantes e afins, certo é que na memória de um cidadão médio as marcas não se confundem, atendendo aos nomes, fonética e grafismo existentes.
Assim, inexiste risco de confusão e/ou imitação, associação e mesma origem empresarial entre as marcas em confronto.
Daqui se extrai, que a marca da apelada não é susceptível de induzir em erro o consumidor médio/normal quando confrontado com a marca e logótipo da apelante.
Destarte, afastado está o risco de confusão/imitação, falecendo a pretensão da apelante.
b) Concorrência desleal
Defende a apelante que a marca registanda é susceptível de concorrência desleal, relativamente às suas marcas.
São fundamentos gerais de recusa …e) o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou, que esta é possível, independentemente da sua intenção – art. 239 CPI.
Concorrência desleal é todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica nomeadamente, os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue – art. 311 a) CPI.
Pressuposto da concorrência desleal é a existência de uma relação de “concorrência próxima”, traduzida numa relação de identidade, substituição ou complementaridade.
A concorrência implica competição entre os diversos agentes económicos devendo ser regulamentada por forma a que cada agente económico interfira de modo leal nas escolhas dos consumidores que deverão ter à sua disposição uma oferta variada para, de forma livre, fazerem as suas opções.
O que está em causa na repressão da concorrência desleal é a confusão entre actividades económicas e, em especial, a confusão entre os elementos em que tais actividades se concretizam, a saber, a identidade dos empresários em causa, seus estabelecimentos, seus produtos, e serviços e não já a confusão entre sinais distintivos.
O risco de confusão consiste em apresentar os produtos ou serviços de maneira tal que leve o consumidor a atribuir esses produtos ou serviços a um concorrente – cfr. Carlos Olavo in Propriedade Industrial, vol. I, Sinais de Concorrência Desleal, 2ª ed. 274, e Ac. RL de 18/3/2014, relatora Cristina Coelho.
Ora, conforme referido supra inexistindo qualquer risco de confusão, associação e imitação entre as marcas em confronto, a marca da apelada é insusceptível de concorrência desleal.
Destarte, falece a pretensão da apelante.
Concluindo:
- Existe susceptibilidade de confusão ou erro, sempre que se verifique uma situação em que um sinal seja tomado por outro - uma sociedade seja/é tomada por outra.
- Pressuposto da concorrência desleal é a existência de uma relação de “concorrência próxima”, traduzida numa relação de identidade, substituição ou complementaridade.
- O que está em causa na repressão da concorrência desleal é a confusão entre actividades económicas e, em especial, a confusão entre os elementos em que tais actividades se concretizam, a saber, a identidade dos empresários em causa, seus estabelecimentos, seus produtos, e serviços e não já a confusão entre sinais distintivos
Pelo exposto, acorda-se em julgar a apelação improcedente e, consequentemente, confirma-se a decisão.
Custas pela apelante
Lisboa, 26/9/2019
Carla Mendes
Rui da Ponte Gomes
Luís Correia de Mendonça |
