| Decisão Texto Integral: | Acordam os Juízes do Tribunal da Relação de Lisboa
( 7ª Secção ).
I – RELATÓRIO.
Interpôs E. S.A, com sede em Espanha, ao abrigo do disposto no art. 38º e segs. do Cod. Prop. Industrial, recurso do despacho do Sr. Director de Marcas e Patentes do I.N.P.I. que deferiu o registo da marca nacional nº 433.559 “EASY WAY”.
Alega ser titular de duas marcas nacionais prioritárias, caracterizadas pela expressão “EASY WEAR”, destinadas a assinalar os mesmos produtos, havendo entre os sinais tal semelhança que induz o consumidor em confusão e potencia a prática de actos de concorrência desleal.
Deve, pois, o despacho recorrido ser revogado.
Cumprido o disposto no art. 43º do Cod. Prop. Industrial o Sr. Director de Marcas do I.N.P.I. remeteu o processo administrativo para apensação.
Citada a parte contrária nada disse.
Proferiu-se sentença que negou provimento ao recurso apresentado, mantendo o despacho do Director de Serviços de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Horizontal que concedeu o registo da marca nacional nº 000000, “ EASY WAY “, conferindo-se assim protecção à referida marca para assinalar os serviços para que foi pedido o registo ( cfr. fls. 48 a 57 ).
Apresentou E…S.A recurso desta decisão, o qual foi admitido como de apelação.
Juntas as competentes alegações, a fls. 62 a 82, formulou a apelante as seguintes conclusões:
1ª - O entendimento perfilhado pelo Tribunal a quo relativamente à questão da imitação das marcas da ora apelante pela marca sub judice não se encontra correcto à luz dos critérios legais que presidem à comparação entre sinais distintivos.
2ª - A marca “ EASY WEAR “ constitui um sinal com verdadeira eficácia distintiva, não obstante a utilização do elemento “ EASY “, eficácia distintiva essa que a marca “ EASY WAY “ vem claramente prejudicar, não só por que é composta pelo mesmo sinal nominativo inicial, como também pela utilização de uma designação final que, tal como a das marcas da Apelante, é monossilábica, iniciada pela letra “ W “ e apresenta uma mesma cadência fonética e gráfica.
3ª - Não se negando a não absoluta identidade entre os elementos “ WEAR “ e “ WAY “, como é, aliás, assinalado na sentença recorrida, a análise comparativa entre as marcas em apreço não poder ser efectuada pela dissecação dos seus elementos nominativos, devendo antes efectuar-se pelo seu conjunto, embora não esquecendo que ambos apresentam um inicial elemento nominativo comum, que, desde logo, lhes imprime uma inquestionável semelhança gráfica e fonética nos seus conjuntos.
4.ª - Não existe na lei (alínea c), do artº 245º, do C.P.I. ) a obrigatoriedade de cumulação de semelhanças gráficas, fonéticas e outras : basta que se verifique uma qualquer semelhança, o que, no presente caso, até sucede, a nível do conjunto de marcas, no plano gráfico e fonético, não obstante as diferentes terminações “ WEAR “ E “ WAY “, que apresentam, contudo, uma inegável proximidade gráfica (ambas monossilábicas e iniciadas pela letra “ W “ ) e fonética.
5ª - Sendo certo que a sentença enunciou bem o princípio - “ a imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto de elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente “ - é também certo que não o aplicou correctamente ao caso sub judice.
6ª - Na verdade, é justamente o conjunto das designações “ EASY WEAR “ e “ EASY WAY “ que se apresenta bastante próximo.
7ª - Não é descabido que o consumidor - neste caso o consumidor/cliente - possa associar as marcas a uma mesma entidade, ou pensar que se tratam de sociedades relacionadas, directa ou indirectamente, tanto mais que a sociedade apelante - E. - é uma sociedade de elevada reputação internacional.
8ª - Sem pôr em crise a boa fé com que o pedido de registo da marca “ EASY WAY “ foi formulado, a verdade é que, do ponto de vista objectivo, a recusa de um registo pode ser também fundamentada no reconhecimento da possibilidade de concorrência desleal, independentemente da intenção do requerente ( artº 24º, alínea d) do C.P.I. ), não tendo tido esta questão a merecida análise por parte do Tribunal a quo.
9ª - Deste modo, entende a apelante que a sentença acaba por violar o disposto no artº 239º, nº 1, alíneas a) e e), do Código da Propriedade Industrial, sendo que, consequentemente, deve o registo da marca nacional nº 000000 “ EASY WAY “ ser recusado.
Não houve resposta.
II – FACTOS PROVADOS.
Encontra-se provado nos autos que :
1 – Por despacho datado de 30 de Dezembro de 2008 o Sr. Director de Marcas e Patentes do INPI, por subdelegação de competências, deferiu o pedido de registo da marca nacional nº 0000000 "EASY WAY", pedida a 30 de Maio de 2008 por “N. Lda.”.
2 - A referida marca destina-se a assinalar na classe 18ª “couro, imitações de couro, produtos não compreendidos noutras classes, peles de animais, malas (baús) e maletas de viagem, chapéus de chuva e de sol, bengalas, chicotes, selarias, mochilas, carteiras, porta-moedas, pastas, sacos e sacolas”.
3 - E tem a seguinte configuração:
4 –A recorrente é titular da marca nacional nº 000000 “EASY WEAR”, pedida a 11 de Fevereiro de 2000 e concedida por despacho de 2 de Fevereiro de 2001, destinada a assinalar produtos das classes:
a) 18ª: “couro, imitações de couro e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes, peles de animais, malas, maletas de viagem, chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas, chicotes e selaria”
b) 25ª: “vestuário, calçado e chapelaria”; ---
5 – A recorrente é titular da marca nacional nº 000000 “EASY WEAR”, pedida a 17 de Fevereiro de 2000 e concedida por despacho de 25 de Maio de 2001, destinada a assinalar produtos das classes: ---
a) 18ª: “couro, imitações de couro e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes, peles de animais, malas, maletas de viagem, chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas, chicotes e selaria”
b) 25ª: “vestuário, calçado e chapelaria”.
III – QUESTÕES JURÍDICAS ESSENCIAIS.
São as seguintes as questões jurídicas que importa dilucidar:
Da confundibilidade entre as marcas da recorrente - “ EASY WEAR “- e a marca - “ EASY WAY ” - pertencente ao ora recorrido. Considerações gerais. Requisito legal da novidade. Critérios para a aferição da capacidade distintiva entre as respectivas marcas.
Passemos à sua análise :
A questão jurídica essencial que ora se discute centra-se na possibilidade da marca “ EASY WAY “, em virtude da alegada semelhança gráfica e fonética com a da apelante - “ EASY WEAR “ -, gerar no público erro ou engano, levando-o a associá-las e potenciando inclusivamente situações de concorrência desleal[1].
Dispõe o artº 4º, nº 4, do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-lei nº 36/2003, de 5 de Março :
“ Os registos de marcas, de nomes e insígnias de estabelecimento, de logótipos e de denominações de origem e de indicações geográficas constituem fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou firmas com ele confundíveis, se os pedidos de autorização ou de alteração forem posteriores aos pedidos de registo. “.
Acrescenta o artº 224º, nº 1, do mesmo diploma legal :
“ O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para produtos e serviços a que este se destina. “.
Dispõe, por seu turno, o artº 258º :
“ O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor. “.
Visando a marca, no essencial, desempenhar uma função distintiva dos produtos a que se reporta, a lei proíbe situações de imitação, que se verificam sempre que, colocadas em confronto duas marcas, seja possível estabelecer-se, no espírito do público consumidor, confusão entre elas dada a susceptibilidade duma ser tomada pela outra[2].
Aos olhos do consumidor médio[3] dos produtos em questão, registar-se-á confusão entre marcas se existir a possibilidade séria de, ao adquirir a respectiva mercadoria, ficar convencido – pela semelhança gráfica, fonética ou figurativa - de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória[4] - quando afinal se tratava de produtos de proveniência diversa.
Escreve-se, sobre esta temática, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Abril de 2001 (relator Oliveira Barros), publicado in Colectânea de Jusrisprudência/STJ, Ano IX, tomo II, pags. 37 a 40 :
“ Há risco de erro ou confusão sempre que a semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro, ou a que o público considere que há identidade da proveniência dos produtos ou serviços a que os sinais se destinam ( … )
( …) a apreciação da confundabilidade assenta em dois princípios fundamentais, a saber :
a) deve fundar-se num exame rápido e, por isso, sintético, da marca, no seu todo ( mais ou menos complexo ) ;
b) deve ser feita com referência à impressão geral suscitada no consumidor médio dos produtos ou serviços em questão, ao qual será raro mostrar-se possível proceder a um exame comparativo.
Menos pertinente, pois, para efeito, uma indagação analítica das particularidades que no caso ocorram, importa ter em conta a impressão global, sintética, de conjunto, própria do público consumidor, que, desvalorizando os pormenores, se concentra nos elementos fundamentais, dotados de maior eficácia distintiva.
De reter, é, por fim, que a comparação que define a semelhança é a que tem em conta “ um sinal e a memória que se possa ter doutro “.[5]
Assim sendo,
Há que averiguar, caso a caso, marca a marca, se existe ( ou não ), em termos sérios e fundados, o risco dum produto ser associado ao outro, pela similitude gráfico ou fonética apontada, prejudicando o requisito legal da novidade da marca.
Tudo dependerá, no fundo, da natureza da mercadoria e do mercado concreto a que se destina ; da forma como está concretamente construída a marca concorrente e o carácter original, individualizador e autónomo que consiga objectivamente transmitir ao público.
Debruçando-nos sobre a situação sub judice :
Adianta-se, desde já, que
As marcas em confronto não são, tanto no seu aspecto gráfico como fonético, suficientemente distintas para permitirem, com a segurança exigível, a individualização dos respectivos produtos, sem o perigo da ocorrência de situações de erro ou confusão no consumidor, geradoras de fenómenos de concorrência desleal.
Com efeito,
Encontramo-nos perante marcas que visam assinalar exactamente o mesmo tipo de produtos, ou seja, os incluídos nas classes :
18ª - “couro, imitações de couro e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes, peles de animais, malas, maletas de viagem, chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas, chicotes e selaria”,
e
25ª - “vestuário, calçado e chapelaria”.
Os produtos comercializados pelas detentoras das marcas em contraposição são, nesta perspectiva, do mesmo género, partilhando os seus detentores a mesma clientela interessada, sediando-se ainda as respectivas sociedades na mesma circunscrição geográfica ( área da região de Lisboa ).
Está em confronto a marca da apelante - “ EASY WEAR ” - e a da apelada -“ EASY WAY “ -.
Ora,
Verifica-se, neste particular uma evidente similitude entre as duas expressões, que se traduz numa correspondência necessária, instintiva e imediata que globalmente conduzirá, de imediato, à sua associação[6].
Quem se interessar pelos produtos comercializados - exactamente do mesmo género, insista-se - tenderá, através da respectiva marca, a identificá-los pelos dizeres “ WEAR “ versus “ WAY “, não deixando de reter na memória o forte denominador comum que as aproxima - o mesmo “ EASY “ inicial, seguido duma expressão monossilábica, muito semelhante em termos de “ mancha gráfica “, iniciada pela letra “ W “ ( estranha ao conjunto de palavras que integram a língua portuguesa ).
Para o consumidor médio - em especial o que não seja versado no conhecimento da língua inglesa - é extremamente fácil trocar o “ WEAR “ pelo “ WAY “, não estabelecendo a exigível fronteira visual entre a mercadoria transaccionada pelo C. I. e a colocada à disposição do público no Centro Comercial da M….
Será, sem dúvida, um caminho demasiado fácil para troca e confusão na origem e qualidade dos produtos da recorrente e da recorrida.
As pontuais e pouco significativas diferenças entre as duas expressões não revestem a força distintiva necessária para alertar quem se dispõe a comprar de que está perante produtos de proveniências diversas.
Ou seja,
As duas marcas em causa não revestem elementos prevalecentes que afastem o fundado receio de que o público consumidor seja, instintivamente, levado a estabelecer um nexo identificativo entre as duas, acreditando numa proveniência comum.
A marca “ EASY WAY “, tomada no seu conjunto[7], atendendo à sua integralidade, não possui a necessária e indispensável capacidade ou eficácia distintiva, aos olhos do consumidor médio das mercadorias em questão (malas, vestuário, calçado, chapelaria, etc ) para, no confronto com a marca “ EASY WEAR “, não vir a proporcionar confusões ou associações geradoras de fenómenos de concorrência desleal[8].
Por conseguinte,
Impõe-se a recusa do registo desta marca.
O recurso terá, pois, que proceder.
IV - DECISÃO :
Pelo exposto, acordam os Juízes desta Relação em julgar procedente a apelação, revogando-se a decisão recorrida, bem como o despacho do Director de Serviços de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Horizontal que concedeu o registo da marca nacional nº0000000 , “ EASY WAY “, de que é titular “N. Lda.”, sendo esse mesmo pedido de registo recusado.
Custas pela apelada.
Lisboa, 29 de Março de 2011.
Luís Espírito Santo
Gouveia Barros
Maria João Areias
-----------------------------------------------------------------------------------------
[1] Conforme consta do artº 4, alínea b), da Directiva do Conselho das Comunidades Europeias, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas : “ O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo : ( … ) se, devido à identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior “.
[2] Sobre este ponto vide, entre outros, Carlos Olavo, in “ Propriedade Industrial “, pags. 37 a 39 ; Ferrer Correia, in “ Lições de Direito Comercial “, Volume I, pag. 323 ; “ Código de Propriedade Industrial “ anotado por Jorge Cruz, em especial quanto ao respectivo artº 245º, a pags. 625 a 634 ; acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 30 de Outubro de 2003 ( relator Oliveira Barros ) publicado in www.dgsi.pt, com abundantes referências doutrinárias acerca do tema ; acórdão da Relação de Lisboa de 31 de Maio de 2007 ( relator Pedro Lima Gonçalves ), in www.dgsi.pt, que, citando Luís Couto Gonçalves, in “ Manual de Direito Industrial “, pag. 141, alude às funções distintiva, de garantia de qualidade dos produtos e serviços ( função derivada ) e publicitária ( função complementar ) que a marca deve prosseguir.
[3] Conforme sublinha o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 27 de Março de 2008 ( relator Salvador da Costa ), publicado in www.dgsi.pt : “ O consumidor a que a lei se refere não é o perito nem o ignaro na matéria, mas o chamado consumidor médio ou padrão, ou seja, o que consegue captar a proveniência dos produtos por via de sinais distintivos. “.
[4] Atendendo a que, na maior parte dos casos, o consumidor não dispõe para observação directa, lado a lado, dos produtos assinalados com as marcas em contraposição. Realça-se, a este propósito, com particular acuidade, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 25 de Março de 2004 ( relator Santos Bernardino ), publicado in www.dgsi.pt , que “ o público geralmente não está a pensar na imitação, na existência ou não de imitação. Liga um produto, que lhe agradou, a certa marca, de que conserva uma ideia mais ou menos precisa. E deve evitar-se que outro comerciante adopte uma marca que, ao olhar distraído do público, possa apresentar-se como sendo a que ele busca. “.
[5] No mesmo sentido, vide acórdão da Relação de Lisboa de 20 de Outubro de 2005 ( relator Ferreira Lopes ), publicado in Colectânea de Jurisprudência, Ano XXX, tomo IV, pags. 125 a 126 ; acórdão da Relação de Lisboa de 6 de Maio de 2003 ( relator Proença Fouto ), publicado in Colectânea de Jurisprudência, Ano XXVIII, tomo III, pags. 70 a 73, onde se apela para a perspectiva do consumidor captada através de “ intuição sintética “, “ não sendo por dissecação analítica que deve proceder-se à necessária comparação. “.
[6] Conforme se realça no acórdão da Relação de Lisboa de 29 de Abril de 2003 ( relator Pimentel Marcos ), publicado in www.dgsi.pt : “ ( … ) a imitação de uma marca por outra deve ser apreciada mais pela semelhança que resulte dos elementos que a constituem do que pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente. Relativamente às marcas nominativas importa considerar sobretudo a semelhança visual e fonética. Há que tem em conta quem lê e quem ouve. Mas nas marcas mistas, como é o caso, há que ter ainda em consideração o seu conjunto. O que é fundamental é que a marca possua a necessária eficácia distintiva “. Outrossim o acórdão da Relação de Lisboa de 31 de Maio de 2007, citado supra, chama a atenção para que : “ ( … ) Deve privilegiar-se, sempre que possível, o elemento dominante. ( … ) É no respeito da visão unitária e não espartilhada da marca que se retira a prevalência de um dos seus elementos. “. No mesmo sentido pronuncia-se o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 25 de Março de 2004 ( relator Santos Bernardino ), citado supra, onde pode ler-se : “ ( o risco de confusão ) deve ser apreciado globalmente, sendo que tal apreciação, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceitual das marcas em causa, deve ser fundada numa impressão de conjunto, tendo em conta, nomeadamente, os elementos distintivos e dominantes dessas marcas. “.
[7] Escreve, a este propósito, Oliveira Ascensão, in “ Direito Comercial - Volume II – Direito Industrial “, a pags. 154 a 155 : “ interessa aqui uma semelhança de conjunto, que não obste a que cada um dos elementos singulares seja diferente ; tal como a fantasia de Carnaval pode sugerir imediatamente a figura representada, embora se tenham alterado humoristicamente todos os elementos componentes. “.
[8] O comummente apelidado “ gato por lebre “. |
