Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
| 608/2000.L1-1 |  |
MARCAS
2.Um Município pode assim pedir a concessão de um registo de marca no INPI.
I.Relatório
I.A. Antecedentes processuais
Em 17/11/2000, o apelante(denominando-se, inicialmente, Câmara Municipal ) intentou a presente acção no Tribunal de Comércio de L… pedindo a revogação da deliberação do Conselho de Administração do Instituto Nacional da Propriedade Industrial(INPI),tomada em 20/01/2000, que recusou o registo das marcas nacionais n.º e n.º, respectivamente Q. “ e “M.”, por força da revogação do despacho do Director de Serviço de Marcas datado de 15/09/1999.
Alegou, em síntese, que:
i) O recurso é tempestivo;
ii) Tem legitimidade para deduzir esta pretensão porquanto é a entidade que, enquanto município, tem interesse directo na concessão dos pedidos de registo de marca recusados, sendo que são inúmeros os registo de marcas concedidos às autarquias;
iii) Participa em projecto, ainda em fase de arranque, na área da produção e exploração de lacticínios, visando, entre outros, a produção de Q e manteiga no concelho de PL;
iv) Os pedidos de registo das marcas n.º e, respectivamente “Q “e “M.” foram inicialmente[15/12/1999] concedidos com fundamento no deferimento[15/12/1999] do pedido de caducidade do registo da marca nacional n.º ”L. figura”;
v) Posteriormente, por deliberação do Conselho de Administração do INPI de 24/01/2000, estes registos foram recusados porquanto foi revogado [24/01/2000 ]o despacho ,também do INPI, que declarara a caducidade da marca nacional n.º”L. figura” ,considerada obstativa à concessão;
vi) Intentou, no Tribunal Administrativo do P.(TAC), recurso contencioso pedindo a anulação de tal deliberação , sendo que, a ter provimento, as marcas ficariam nova e automaticamente registadas ;
vii) As expressões “Q.” e “ M.” dispõem capacidade distintiva para constituírem marcas ,sendo que o adjectivo ”L..” especialmente ligado à cidade de P… e à região do V… traduz a existência de uma marca que respeita os princípios da verdade, novidade e especialidade, fundamentais em sede de registo de marcas;
viii) A caducidade da marca foi bem decretada porquanto se considerou que: a) a mesma sofreu alterações que prejudicaram a sua identidade ;b) verificou-se um uso ilícito e abusivo da expressão L... e;c) verificou-se ,ainda, falta de uso sério nos últimos cinco anos.
ix) A marca inicial era composta por duas figuras, cabeça de uma vaca e um Q e pelas seguintes expressões: L., Lda. ;P.; L. e; P….
x) Actualmente a marca é designada apenas por dois elementos , cabeça de vaca e expressão “ L.”, sendo as respectivas cores e disposição diferentes das iniciais.
xi) A própria marca recorrida pediu o registo de nova marca, com os elementos actuais ,e preparava-se para abandonar a sua marca inicial.
xii) A marca recorrida não comprovou o seu uso efectivo ,mediante a exibição das respectivas facturas e talões de venda.
xiii) A recorrida suprimiu a indicação de proveniência do Q ,quando eliminou a referência geográfica “P…” ,mas usa abusivamente a referência “ L.” ,pois deslocalizou a sua produção para V. ,
xiv) E induziu o público consumidor em erro quanto à proveniência do Q.
Conclui peticionado a revogação da deliberação impugnada com a consequente concessão do pedido de registo das marcas nacionais n.ºe n.º., respectivamente “Q.“ e “M.”.
O INPI respondeu dizendo, em síntese, que:
i) Verifica-se litispendência, atenta a propositura, no TAC do Porto, do recurso contencioso de anulação da deliberação supra referida ,sendo os sujeitos, o pedido e a causa de pedir idênticos;
ii) A revogação dos despachos que indeferiram a concessão dos registos de marcas nacionais n.º e n.º está intimamente relacionada com a deliberação que procedeu à revogação do despacho que declarou a caducidade do registo da marca nacional n.º.
iii) O recurso contencioso em que é pedida a revogação daquela deliberação está pendente no TAC do P…, pelo que não tendo sido suscitada a questão neste processo, a marca n.º está em vigor.
iv) A revogação dos despachos de recusa de concessão de registo das marcas n.º e n.º conflituaria com a vigência da marca n.º.
v) A recorrente carece de legitimidade par a intentar o presente recurso contencioso porque “interessados” , para efeito do CPI, serão as empresas e os empresários ,enquanto agentes económicos, a favor dos quais são outorgados os exclusivos de exploração económica que consubstanciam ,no essencial, o direito à marca.
vi) Os fundamentos necessários à caducidade da marca n.º158292 não se verificam
Conclui dizendo que o Conselho de Administração do INPI fez uma correcta interpretação e aplicação da lei vigente ,e opina pela improcedência do recurso.
A L.,S.A. contestou o pedido dizendo, em síntese, o seguinte:
i) A apreciação da deliberação que revogou os despachos de concessão de registo das marcas n.º n.º e n.º e ,consequentemente, recusou aqueles registos ,está intimamente relacionada com o recurso interposto da mesma deliberação na parte em que revogou o despacho que declarou a caducidade do registo, e que corre termos no TAC do P., devendo os autos aguardar aquela decisão, que é prejudicial à que vier a ser proferida nestes autos.
ii) O Tribunal de Comércio é incompetente, por lhe estar vedada por lei a competência, para julgar os recursos de decisões que extingam quaisquer dos direitos previsto no CPI.
iii) Assim, o recurso da deliberação do CA do INPI que revogou o despacho de declaração de caducidade de registo de marca é da competência do tribunal administrativo.
iv) O Município é uma pessoa jurídica de direito público ,encontrando-se a sua competência limitada ao eu a lei determina, neste caso o art.82º da Lei n.º169/99.
v) E , de entre as atribuições das autarquias não se vislumbra a produção e comercialização de Q e manteiga ,pelo que, atento o disposto n art.10º do CPI ,não tem o mesmo qualquer legítimo interesse em pedir a concessão de registo de marca.
vi) O Município carece pois de legitimidade para intentar o presente recurso.
vii) Não se verifica o uso enganoso da expressão “L... “ e esta é uma designação de mera fantasia, susceptível de apropriação exclusiva, e não de proveniência geográfica.
viii) As alterações sofridas pela marca foram efectuadas em elementos não essenciais, motivadas pela necessidade de modernização ,nunca podendo ser motivo de declaração de caducidade do respectivo registo.
ix) Os fundamentos do pedido que efectuou para a concessão do registo n.º 339.382,para a sua marca ”L...”, sob a forma modificada, não contribuem para a caducidade do registo anterior.
x) O INPI deliberou no âmbito das suas competências, através de uma única decisão definitiva e executória .
Conclui pela procedência da excepção dilatória de incompetência absoluta do tribunal e, ainda, pela suspensão dos presentes autos até à prolação da decisão final nos autos que correm termos no TAC do P… sob o n..
Por despacho de 10-01-2001 foi o Tribunal de Comércio declarado incompetente em razão do território , e competente o Tribunal de P…. -fl.257 a 263
O apelante agravou e, por Ac desta Relação de 02/10/2001, o despacho foi revogado com a consequente declaração de competência do Tribunal de Comércio de Lisboa.- fl.326 a 328
Por despacho de 16/10/2002, foi a instância declarada suspensa até à prolação da decisão final a correr termos no TAC do P….- fl. 349 e 359
Por Ac do STA de 26/10/2011, proferido nos autos com o n.º,foi o recuso contencioso interposto pelo apelante julgado improcedente com fundamento na ilegitimidade do mesmo para requerer a caducidade da marca nacional n.º 158.292. -fl. 434 a 449.
Por sentença de 29/04/2013 foi o recurso do apelante indeferido e, consequentemente confirmada a deliberação que recusou a concessão do registo das marcas supra referidas. -fl. 450 a 454
Ambas as partes apresentaram pareceres sustentando as respectivas posições.
I.B. Síntese conclusiva
I.B.1. Apelante
1.ª. No presente processo está em causa o despacho do Senhor Director de Marcas do INPI, que "recusou o registo às marcas nacionais n.ºs 339.002 «Q L...» e 339.004 «manteiga L...a»", requerido pelo Município de PL (MPL) - cfr.
2a• Contrariamente ao decidido na douta sentença recorrida. é manifesta a legitimidade do Município de PL para requerer o registo das Marcas Nacionais n.ºs 339.002 e 339.004. nos termos dos arts. 10° e 168° do Código da Propriedade Industrial (doravante CPI) e do art. 53° do CPA, pois:
a)Como se decidiu no recente acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 2013.05.16,já transitado em Julgado, relativamente à questão da "ilegitimidade do MUNICÍPIO DE PL para requerer o registo da marca n." ..(Q L...») ( •.. ) não sendo proibido a uma sociedade comercial privada obter o registo de marca sem outra expectativa ou projecto que não realizar licenciamento a participadas ou terceiros com quem estabelecerá acordos de exploração de um signo distintivo, inexistem razões para se proibir ao Município agir pela mesma fórmula", pelo que "a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento em matéria de direito quando entendeu existir ilegitimidade da recorrente para requerer o registo de marca nos termos dos artigos 10.°, n.o 1 e 168.° do CPI95 e 10.°, n.º 1 e 225.° do CPI03, norma que abrogou" (v.Proc. 642/2000.G 1, in www.dgsi.pt) – n.º2
b)O MPL tem direito ao seu próprio nome, que integra o seu "direito à identidade pessoal" (v. Acs. TC n.º 101/2009, Proc. 963/06; e n.º783/09, Pmc. 473/07), o que lhe atribui legitimidade para requerer o registo da referida marca "L...", na qualidade de titular do referido direito subjectivo (v. arts. 72°, 73° e 160° do Cód. Civil) - cfr. texto nºs. 2 e 3;
C)O MPL tinha ainda legitimidade para actuar em defesa do seu direito subjectivo ao próprio nome e do interesse difuso dos seus munícipes, denominados L...s, uma vez que a expressão "L..." consta do registo da referida marca (v. art. 53°/1 e 3 do CPA), não podendo deixar de "lhe ser reconhecida a possibilidade de actuar em defesa de interesses difusos dos residentes na circunscrição municipal" (v. fls. 67 e segs. do Parecer do Prof. Freitas do Amaral adiante junto como Doc. 1 e arts. 72°, 73° e 160° do Cód. Civil; cfr. arts. 12°/2 e 26° da CRP e art. 53° do CPA) - cfr. texto nO. 4;
d)O ora recorrente tem interesse legitimo em reservar para si o uso da expressão "L.../a", que faz parte do pedido de registo das marcas nacionais n.º5 339.002 e 339.004 e que designa a proveniência ou naturalidade da vila ou do município de PL, com o intuito de a poder utilizar em quaisquer actividades económicas ou comerciais em que participe ou possa vir a participar, tendo, consequentemente, legitimidade para, nos termos do ort, 10° do CP!. requerer o respectivo registo e "impedir o uso prejudicial do nome" (v. Ac. STA de 2004.06.23, Proc. 047295, in www.dgsi.pt) - cfr , texto n°. 5;
3°. O despacho que recusou a concessão do registo da marca, requerido pelo ora recorrente, lesou assim direitos e interesses legalmente protegidos do Município de PL (v. arfs. 266° e 268°/4 da CRP e orí. 3° do CPA), pelo que não podia deixar de ser revogado - cfr. texto n.º. 5 e 6;
4°. A douta sentença recorrida enferma assim de manifestos erros de julgamento, tendo violado, além do mais, o disposto nos arts. 12°/2,26°,266° e 268° da CRP, nos arts. 10°/1 e 1680 do CPI, nos arts. 3D e 53D do CPA e nos arts. 22°, 73° e 1600 do Cód. Civil.
I.B.2.Apelada
Pugna pela improcedência da apelação.
I.C. Objecto do recurso
Legitimidade do apelante para requerer a concessão de registo de marca.
II. Fundamentação
II.A.Facto
O constante do relatório supra e, ainda, o seguinte:
1) Em …/../.1999 o apelante apresentou no INPI um pedido de caducidade da marca n.º 158.292 e, ainda, dois pedidos de concessão de registo para as marcas n.º339.002 «Q L...» e 339.004 «manteiga L...a».- fl. 32 a 58;
2) Por despacho do Chefe de Divisão da Direcção de Serviços de Marcas datado de 15.12.1999 ,o pedido em 1 foi deferido e declarada a caducidade da dita marca.-fl.36.
3) Por despachos do Chefe de Divisão da Direcção de Serviços de Marcas datados, ambos, de 15.12.1999 ,foram concedidos os pedidos de concessão de registo para as marcas n.º n.º339.002 «Q L...» e 339.004 «manteiga L...a».- fl. 32 a 58;
4) José Mário de Sousa, técnico superior da Direcção de Serviços de Marcas emitiu parecer no sentido de carecer o apelante de legitimidade para requerer a caducidade da marca da recorrida , mas reconheceu-lhe o interesse de ser titular da marca caducanda atenta a possibilidade ,prevista no art.53ºn.º2, al.ªm) da Lei n.º 169/99,de 18-09,de existência de uma empresa municipal cujo objecto fosse a produção de Q.-fl.49 a 58
5) Este parecer foi objecto de concordância do director de Serviços de Marcas e foi submetido à apreciação de Carlo Leal, vogal do CA do INPI.-fl. 48.
6) CL, vogal do Conselho de Administração(CA) do INPI, emitiu parecer, datado de 21/01/2000, opinado pela ilegitimidade do requerente atenta a interpretação que faz do art.168º do CPI então em vigor e aprovado pelo DL n.º 16/95.-fl.41 a 47.
7) Por deliberação de 24/01/2000, o C.A. do INPI :
a)Subscreveu, quanto a fundamentos e conclusões, o parecer referido em 4;
b) Avocou, para o caso, a sua competência própria;
c)Revogou os despachos de declaração de caducidade e de concessão de registo de marca e ,consequente, indeferiu todos os pedidos formulados pelo apelante.- fl-32 a 58.
5) Em 27/03/200 o apelante interpôs, no TAC do Porto, recurso contencioso da deliberação referida em 4);
6) Os autos correram termos sob o n.º329/2000.
7)Por sentença de 06/06/2001,foi declarada a incompetência do TAC para conhecer aquele recurso contencioso.;
8)Por Ac do STA de 05/12/2002 ,a decisão foi parcialmente revogada e :
a) Ordenado o prosseguimento dos autos no TAC no respeitante ao pedido de declaração de caducidade de marca;
b)Confirmada a incompetência do TAC para decidir a questão do indeferimento de pedido de concessão de registo de marca.
9) Em 02/11/2000 o MUNICÍPIO DE PL interpôs, no Tribunal de Comércio de Lisboa ,sob o n.º..., recurso do despacho de 18.04.2000 ,do Director de Serviço de Marcas do INPI que recusou a concessão da marca nacional com o n.º ....
10) O Tribunal de Comércio de Lisboa declarou-se incompetente em função da repartição territorial das jurisdições e o processo seguiu os seus termos no Tribunal Judicial de PL sob o n.º…
11)Em 30/09/2010 o TAC do Porto proferiu sentença nos autos referidos em 5) a 8) e, julgando verificado o vício de forma por preterição de audiência prévia de interessado, invocado pelo recorrente , nestes e naqueles autos, anulou a deliberação do CA do INPI referida em 4).-fl.398 a 423.
12)Em 26/10/2011 o STA, dando provimento ao recurso da apelada ,nestes e naqueles autos, revogou a sentença do TAC com fundamento na ilegitimidade do apelante, mantendo assim a supra referida deliberação do CA do INPI.
13)Em 10-08-2012, o Tribunal Judicial de Ponte de PL julgou improcedente o recurso referido em 9) e 10)com fundamento na ilegitimidade do apelante.- fl.593 a 597.
14)O apelante recorreu desta decisão e o Tribunal da Relação de Guimarães por Ac de 16/5/2013[1], concluiu pela legitimidade daquele, revogou a sentença e ,ordenanou que o autos baixassem à primeira instância para que esse tribunal se pronunciasse sobre as demais questões colocadas no recurso contencioso.
15) O INP concedeu a concessão do registo das marcas referidas nos BPI de fl.71 a 107 às Câmaras Municipais de Peniche, Aveiro, Santarém, Bombarral, Torres Vedras, Golegã, Felgueiras e, S. João da Madeira;
II.B. Direito
Na sentença impugnada entendeu-se que “A requerente veio dizer que tem interesse no registo das marcas porque os municípios, são entidades legítimas para a promoção e desenvolvimento dos conselhos. Ora, nada mais verdade. No entanto, não se vislumbra onde é que se inclui aqui o registo de uma marca comercial e, sendo certo que a legitimidade para esse pedido não consta das competências previstas na Lei n." 169/99 de 18 de Setembro, também não se vislumbra que tal resulte do mencionado artigo 28.° da Lei n." 159/99 não obstante conferir aos órgãos municipais (e não aos camarários) "criar ou participar em empresas municipais e intermunicipais, sociedades e associações de desenvolvimento regional “
E acrescentou-se que “Por outro lado, não podemos deixar de concordar com o Ac. do STA constante dos autos, quando refere "Esta área da actividade económica é uma área por excelência de liberdade dos agentes económicos, onde a intervenção da Administração pública deve ser reduzida ao mínimo. O Município de PL não é uma empresa e, portanto, não tinha legitimidade para requerer a caducidade da marca em causa no processo". Ora, este argumento é directamente aplicável ao caso de requerimento de registo de marca, sendo as mesmas as razões de direito. O artigo 61.° da CRP invocado pela recorrente não é estabelecido em favor das entidades puramente públicas mas sim aos agentes económicos, onde a recorrente claramente não insere, aliás tal desmontagem de argumento é igualmente fundamentada, no referido Ac. do STA e com a qual não podemos deixar de concordar.”
Antes do mais há que referir que a pronúncia de ilegitimidade do STA mencionada na sentença impugnada, e que também serviu de suporte à sentença proferida nos autos que correram termos no Tribunal Judicial de PL , respeita apenas ao pedido de declaração de caducidade de marca .
Depois há que considerar o seguinte.
O Município é uma autarquia local (cfr.art.n.º236ºnº1 e 249º da CRP), sendo a Câmara um seu órgão representativo (cfr. art.250º e 252º CRP).
À data da apresentação dos pedidos de caducidade e de registo de marca, as competências e o regime jurídico das autarquias eram regulados pela Lei n.º 166/99, de 18-09 [parcialmente revogada pela Lei n.º75/2013, de 12-09, que estabelece o regime jurídico das autarquia locais, das entidades intermunicipais, da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, assim como da delegação de competências do Estado nas autarquias locais e nas entidades intermunicipais e dos municípios nas entidades intermunicipais e nas freguesias e ainda; do associativismo autárquico].
Nos termos do art.53º,n.º2, al.ªm) daquele normativo competia à assembleia municipal, entre outras atribuições, “… Autorizar o município, nos termos da lei, a integrar-se em associações e federações de municípios, a associar-se com outras entidades públicas, privadas ou cooperativas e a criar ou participar em empresas privadas de âmbito municipal, que prossigam fins de reconhecido interesse público local e se contenham dentro das atribuições cometidas aos municípios, em quaisquer dos casos fixando as condições gerais dessa participação..”
Também nos termos da Lei n.º 159/99, de 14-09, vigente à data e reguladora da transferência de atribuições e competências para as autarquias locais ,estipulava-se(cfr. art.10º) que “Os municípios podem criar ou participar, nos termos da lei, em empresas de âmbito municipal e intermunicipal para a prossecução de actividades de interesse público ou de desenvolvimento regional e local cujo objecto se contenha no âmbito das suas atribuições e competências”.
Esta Lei n.º159/99 deve ser conjugada com a lei reguladora das empresas municipais, intermunicipais e regionais, a Lei n.º58/98,de 18-08, que estipulava, no art.1º,o seguinte ” 1 — A presente lei regula as condições em que os municípios, as associações de municípios e as regiões administrativas podem criar empresas dotadas de capitais próprios.
2 — As entidades referidas no número anterior podem criar, nos termos do presente diploma, empresas de âmbito municipal, intermunicipal ou regional, doravante denominadas empresas, para exploração de actividades que prossigam fins de reconhecido interesse público cujo objecto se contenha no âmbito das respectivas atribuições.
3 — Para efeitos da presente lei, consideram-se: a) Empresas públicas, aquelas em que os municípios,
associações de municípios ou regiões administrativas detenham a totalidade do capital; b) Empresas de capitais públicos, aquelas em que os municípios, associações de municípios ou regiões administrativas detenham participação de capital em associação com outras entidades públicas; c) Empresas de capitais maioritariamente públicos, aquelas em que os municípios, associações de municípios ou regiões administrativas detenham a maioria do capital em associação com entidades privadas.”
E no art.40º ”Os municípios, as associações de municípios e as regiões administrativas podem participar nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 1.o, no capital das empresas privadas.”
Por outro lado o n.º1 do art.10º do CPI então em vigor [aprovado pelo DL n.º16/95, de 24-01,alterado pelo DL n.º141/96,de 23-08 e, DL n.º375-A/99,de 20-09] estipulava o seguinte:” Têm legitimidade para praticar quaisquer actos jurídicos perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial aqueles que tiverem interesse relativamente nos actos referidos neste diploma ou os seus representantes legais.”
E no art.167º,n.º2,preconizava-se que “O Estado poderá igualmente gozar da propriedade e do exclusivo das marcas que usa, desde que satisfaça as disposições legais.”
Finalmente no art.168º consagrava-se o seguinte” O direito ao registo da marca cabe a quem nisso tiver legítimo interesse, designadamente: a) Aos industriais ou fabricantes, para assinalar os produtos do seu fabrico; b) Aos comerciantes, para assinalar os produtos do seu comércio; c) Aos agricultores e produtores, para assinalar os produtos da agricultura, da pecuária e, em geral, de qualquer exploração agrícola, zootécnica, florestal ou extractiva; d) Aos artífices, para assinalar os produtos da sua arte, ofício ou profissão; e) Aos que prestam serviços, para assinalar a respectiva actividade.”
Começando por este último preceito ,constata -se que o mesmo é meramente indicativo ou exemplificativo ,como se depreende do vocábulo “designadamente”.
Assim o critério definidor passa pela análise do que se possa entender por “legítimo interesse”.
Como se diz no Ac do Tribunal da Relação de Guimarães, já referido supra , e que se pronunciou quanto à mesma questão, com as mesmas partes , mas no âmbito de outra marca,”….a legitimidade para despoletar o processo administrativo de registo da marca tem por referente conceptual um interesse juridicamente relevante na atribuição do direito de exclusivo, ou seja, a legitimidade para efeitos procedimentais radica na identificação de um quadro em que o requerente se apresente portador de uma posição material ou relação munidas dos caracteres que justificam e sustentam a atribuição do direito subjectivo por cuja concessão administrativa peticiona.
O relevo jurídico do interesse, nesse pressuposto, deve entender-se balizado e definido pela própria natureza do direito constituendo, ou, por outras palavras, na utilidade que deriva da titularidade do direito de marca e na sua natureza jurídica se buscará a compatibilização com a constelação de escopos que, por via dessa titularidade, o requerente pretende atingir.”
O legítimo interesse das autarquias passa, em última análise, pelo desenvolvimento do concelho.
Como refere o Prof Freitas o Amaral no parecer[em que cita , entre outros o Prof Sérvulo Correia, autor de um dos pareceres juntos pela apelada e de sentido contrário ] junto pelo apelante a fl.491 a 561” Tal desiderato pode ser alcançado de diferentes formas, sendo de destacar a criação de uma empresa municipal, mas também a participação em sociedades de desenvolvimento regional”.
E mais adiante “…Existem ainda duas outras vias para justificar o interesse do Município,….actuação administrativa com recurso às formas específicas do Direito Privado ….e traduzem-se ,por um lado na participação do Município no capital de uma empresa privada que utilize nos seus produtos as marcas n.º339.002 e 339.004 e , por outro lado, na transmissão da marca ou na celebração de um contrato de licença ,nos termos do CPI”
Ora da leitura dos preceitos legais supra citados, e vigentes à datada a apresentação dos pedidos de concessão de registo de marca constata-se que nada impede a actuação do apelante.
Com efeito, retomado uma vez mais o raciocínio expendido no Ac o TRG supra referido “ O direito de marca é comummente definido como um direito de exclusivo sobre a utilização e exploração de um sinal distintivo de produtos ou serviços, atribuindo ao respectivo titular um monopólio legal dirigista sobre o uso económico do sinal, manifestado na possibilidade de proibir terceiros de o apor sobre produtos, de o empregar na sua designação de empresa, de o utilizar para categorizar os serviços que presta, ou de comercializar, por qualquer forma, mercadorias que o ostentem (incluindo a venda, o fornecimento, o transporte ou quaisquer outras formas de distribuição, gratuitas ou onerosas).No entanto, bom será ver que a marca, como os outros direitos privativos, desempenha um complexo e extenso conjunto de papéis na dinâmica económica do actual panorama de mercado liberal, sinalizando de forma consistente interesses públicos e privados que convergem e se projectam no regime deste direito de exclusivo. A marca constitui, hoje, um elemento empresarial de primeira água, não sendo incomum constituir o activo mais valioso de determinados grupos empresariais cuja política de expansão económica transfronteiriça é realizada centrando-se na simples internacionalização do sinal, mais que na deslocalização ou criação de unidades de produção ou de distribuição, sendo o sinal distintivo a única linha visível em vastas teias globais de comércio. A «força económica» que certos sinais são aptos a imprimir ao comércio de determinado bem ou serviço – pela associação que estabelece no destinatário à excelência de uma prestação empresarial ou a uma vastidão de experiências de consumo bem sucedidas – constitui, por vezes, uma mais-valia económica e uma vantagem competitiva de insuperáveis dimensões, conferindo ao respectivo operador um ascendente num sector de mercado que, de outra forma, teria muitas dificuldades em obter. É neste contexto e inserido nesta dinâmica que surge uma figura particularmente importante no caso sub iudicio: o contrato de licença, que conforma uma das formas de exploração da marca pelo seu titular (neste sentido, Carlos Olavo, Contrato de Licença de Exploração de Marca, in Direito Industrial, Vol. I., 2001, páginas 360 e seguintes) e, em consonância com a lógica sistémica do instituto, que confere ao licenciado as faculdades de gozo de exclusivo que, em princípio, ficariam cometidas àquele primeiro.O contrato de licença (artigos 32.º e 264.º do CPI03 e 30.º e 213.º do CPI95) constitui uma convenção típica do Direito da Propriedade Industrial, radicando na atribuição, pelo titular do direito privativo, de alguma, algumas ou todas as prerrogativas, faculdades e direitos inerentes ao mesmo.No âmbito dos licenciamentos, a doutrina tem vindo a sistematizar diversas modalidades e regimes convencionais, existindo grandes assimetrias entre tipologias contratuais. Importante é que se retenha que, para estarmos perante um licenciamento, necessário será que o negócio tenha por objecto a atribuição, pelo licenciante ao licenciado, de prerrogativas inerentes ao direito de exclusivo, que lhe sejam características e que possa dizer-se representá-lo respeitando um limiar mínimo (neste sentido, constituirá esse limiar mínimo do licenciamento a atribuição ao licenciado da faculdade de proceder à aposição, nas mercadorias que produz, o sinal distintivo que é objecto da marca; ou, outrossim, admitir ao licenciado a armazenagem e venda a retalho de produtos que ostentem o sinal de marca).Neste contexto e no pólo oposto do espectro possível, pactos de licenciamento existem enformados por uma óptica bem mais maximalista quanto à transferência de poderes para o licenciado: com grande importância para o caso dos autos, a licença pode conceder ao licenciado a faculdade de explorar com gozo de exclusividade a marca no território nacional onde vigora o direito industrial, excluindo o próprio titular juntamente com outros putativos licenciados e colocando aquele primeiro numa posição isolada no que tange a fruição e gozo do monopólio de exploração ínsito à marca (artigo 32.º, n.º 5 do CPI).É por se compreender quanto vimos dizendo que se compreenderá a exigência de registo das licenças constante do artigo 30.º, n.º 1, al. b) do CPI: mais do que oferecer publicitação à subtracção de terceiro ao espectro de proibição do direito privativo (por uma licença de minimis, por exemplo), o registo será particularmente útil para tornar eficaz a convenção de licenciamento quando invista o licenciado na faculdade de se opor à utilização económica do sinal por terceiros num plano exclusivista como o que viemos de descrever.
Serve tudo isto por dizer que o licenciamento, contrato típico do Direito da Propriedade Intelectual, constitui um modus de exploração mediato do objecto do direito industrial, em certo registo sendo mesmo a fórmula por excelência de gozar o exclusivo que o direito confere ao titular, projectada numa lógica organizativa própria do direito empresarial no enredo do panorama económico mundial, em todas estas dimensões encontrando o devido conforto legal no nosso sistema jurídico (no CPI03, como no CPI95).
Diremos ainda, em reforço de quanto expomos, que a experiência demonstra como francamente comum o «parqueamento» de direitos industriais em sociedades-mães (frequentemente, sociedades a que se associa a gestão de participações sociais intra-grupo, SGPS) que licenciam e são remuneradas por sociedades-filhas, apenas estas (e não a titular do direito industrial) realizando uma actividade económica com incidência directa na aposição da marca, bem como na circulação pelas redes de comércio de produtos timbrados com o sinal distintivo.No mesmo sentido, é também frequente certos modelos de distribuição (v.g., o «franchising», ou contrato de franquia) consistir, exclusiva ou centralmente, no licenciamento da utilização de poderosos signos distintivos em favor dos franchisados, que, desenvolvendo estes uma actividade material de exploração do símbolo, remetem capitais a títulos de royalties pela utilização da marca, menos que qualquer outra forma de remuneração da master-franchiser, já que a actividade desta se mostra cingida à gestão do direito privativo por via do seu licenciamento junto de operadores no terreno.Esta realidade-efeito constitui um radical enformativo do direito de marca (numa acepção teleológica da interpretação da norma) e por esse motivo a classificação de uso sério patenteada no artigo 268.º do CPI com factor-índice de exploração efectiva do direito industrial obstativa da preclusão da marca por caducidade (artigo 268.º, n.º 1 do CPI03) inclui expressamente o licenciamento (ver artigo 268.º, n.º 1, al. a), in fine, do CPI03) assim como a exploração tolerada mas dirigida que terceiro venha realizando (artigo 268.º, n.º 1, al. c) do CPI03) que classifica uma forma erodida de licenciamento, apenas silente, gratuito e desprovido de validade, atento o vício de forma (artigos 32.º, n.º 3 do CPI e 219.º e 220.º, ambos do Código Civil). No CPI95 esta conceptualização não surge com igual transparência na letra da Lei (ver artigo 216.º, n.º 5 do CPI95) mas a solução legal em nada diverge da acima apontada, antes convergindo inteiramente com o que dissemos sobre a ideia de continuidade de regimes entre ambos os diplomas, ao menos neste plano.Na realidade, não apenas o licenciamento de marca é abundantemente tratado no diploma de forma inteiramente consistente com o que dissemos supra, o elenco do artigo 216.º, n.º 5 do CPI não exprime taxatividade, mas apenas exemplificação do que constituirá uso sério: se a Lei consagra expressamente sobre a cedência de exploração do sinal distintivo, com prerrogativas de direcção conferidas ao titular do direito e sob remuneração, definindo mesmo um carácter modal típico para o contrato mediante regulamentação legal a isso dirigida, identifica-se claramente uma forma de exploração efectiva do objecto do direito impeditiva do exaurimento que colheria por base uma ideia de inércia económica ou ausência de utilização e afastando uma abordagem que pretendesse excluir a concessão de licenças do arquétipo legal de uso sério. Da mesma forma que a constituição de comodato, locação ou outras fórmulas contratuais de cedência de gozo (ablativo do domínio de facto sobre a coisa sobre o titular do direito de propriedade, o que nem é o caso da licença industrial em face do titular da marca – ver artigos 32.º, n.º 7 do CPI03 e 30.º, n.º 6 do CPI95) não admite qualquer ideia de abandono para efeitos de esgotamento do direito de propriedade, também a atribuição de licenças permite classificar adequadamente um uso sério e real do objecto do direito privativo e, porque a tanto se associa a necessidade e incontornabilidade de titularidade para a constituição do próprio pacto de licenciamento em favor de terceiro (por outras palavras, o acordo de licença depende da titularidade do direito pelo licenciante), não temos dúvidas em entender o licenciamento como uma forma de exercício do direito industrial e uma forma de exploração do seu objecto abarcada pelo conceito de uso sério, também no domínio do CPI95.Assim sendo, concluímos que a exploração que um fabricante de Qs realize da marca (v.g., pela aposição do signo na mercadoria que produz, seu armazenamento, transporte e colocação para venda) será tão real e efectiva como aquela que uma SGPS, por exemplo, realize pela atribuição de licenças às suas participadas. Por idênticos motivos e por hipótese, será igualmente legítimo e efectivo o uso que um master-franchiser (que não dispõe de qualquer ponto de produção ou venda) realize do sinal exclusivo pela concessão de licenciamentos no âmbito da franquia que pactua com produtores. Qualquer uma destas três entidades, pois, que se apresente junto do INPI requerendo um registo de marca no interior do seu programa individual, será portador de um interesse legítimo para despoletar o procedimento e requerer a atribuição do direito industrial de marca, porque todas elas desenvolvem uma actividade e possuem um projecto inteiramente compatíveis com a natureza do direito e, assim sendo, consigo transportam um interesse legítimo e juridicamente relevante para efeitos do disposto nos artigos 10.º, n.º 1 e 168.º do CPI95 e 10.º, n.º 1 e 225.º do CPI03.Diremos agora que, em finais dos anos 70, a estrutura legal de actividade do Estado se viu alterada pela introdução do Decreto-Lei n.º 260/76 de 08.04 (actualmente, tal regime legal verte-se no Decreto-Lei n.º 558/99 de 17.12). Abandonando a vetusta conceptualização de prossecução do fim público com recurso a administração directa e entidades administrativas clássicas, a res publica adquiriu um novo figurino: foi criado um quadro legal possibilitando a criação, manutenção e gestão de um leque de figuras legais acantonado na empresarialidade no seio do direito público, gerando-se um fenómeno que foi acolhido com grande entusiasmo, tendo subsequentemente sido criado um conjunto invulgar de Entidades Empresariais Públicas (EPEs) estruturas de Direito Privado munidas de capitais públicos (SAs de capitais públicos, SAs com capitais públicos privilegiados ou «golden-shares», Empresas Municipais, Empresas Intermunicipais, etc.) mas adstritas a finalidades compatíveis ou integráveis pelas premissas gerais das entidades publicísticas tutelares (ver artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 558/99 de 08.04).Em termos gerais (sobre este assunto, vide Coutinho de Abreu, Da Empresarialidade – As Empresas no Direito, Colecção Teses, Almedina, 1999, páginas 117-134) poder-se-á dizer que, por forma a que lhe visse emprestada a eficácia de gestão e a manobrabilidade conferida pelos conceptuais de empresa do direito privado, o Estado despiu-se das suas vestes de direito público e enroupou-se nos esquemas típicos do direito privado, projectando-se nas linhas de tráfego jurídico nessa qualidade e submetendo-se ao regime legal para eles projectado, relacionando-se com terceiros no patamar das relações jurídico-privatísticas e abrindo mão da escadaria das relações administrativas (ver artigos 1.º-6.º e, em especial, o artigo 7.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 558/99 de 08.04).
Assim, podemos dizer que ganhou profundidade na ordem jurídica portuguesa a ideia do Estado-Privado e do Estado-Empresário, destituído de ius imperium mas gozando dos direitos e estando vinculado aos deveres das demais organizações empresariais. Como é natural, o ingresso no tráfego jurídico privado fez-se a este preço: as EPEs não podem gozar uma posição competitiva que abrogue as regras de equilíbrio autogestionário dos mercados, ferindo as posições económicas dos particulares, que se confrontam com um rival perigoso, atenta a disponibilidade de financiamento obtida pelo exercício de soberania tributária da entidade participante da empresa pública.Mantendo esta preocupação, o artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 558/99 de 08.04 imprime uma norma negativa, definindo a proibição de acesso a condições anti concorrenciais pelas entidades empresariais públicas e se esta preocupação se prenderá menos com direitos privativos que em certas práticas anti concorrenciais (ver artigo 13.º da Lei n.º 18/2003 de 11.06 e o regime de auxílio do Estado) será de manter presente que o regime da propriedade industrial revela notória intersecção com o regime de práticas restritivas da concorrência ou turbativas de regras concorrenciais: entre os dois sistemas existe franca continuidade, não sendo difícil perceber que também os direitos industriais desempenham uma função de regulação concorrencial (ver artigo 1.º do CPI03 e 1.º do CPI95) já o dissemos, estando presentes no seu regime legal evidentes preocupações de equilíbrio entre os interesses privados e públicos na delimitação do exclusivo e nas formas do seu exercício (sobre este assunto, Remédio Marques, Propriedade Intelectual, Exclusivos e Interesse Público in Direito Industrial, Vol. IV, 2005, Almedina, pp. 216 e seguintes).
Temos, pois, que o vertido no artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 558/99 de 08.04 se reporta, também, a um reenvio externo para o regime da propriedade industrial, quer sobre direitos privativos, quer sobre práticas desleais de concorrência, razão por que aqui temos uma norma mediadora do conflito entre o público e privado, cujos quadros legais evidenciam notórias inter-penetrações. O que vai exposto serve por dizer que é legítimo ao recorrente projectar a sua actuação recorrendo a figuras ou esquemas (negociais, institucionais ou outros) de direito privado que, em princípio e quando se mantivesse presente uma actuação puramente administrativa tradicional, lhe estariam vedados.”
Finalmente há que considerar, ainda, que o INPI deferiu, ao longo dos anos, pedidos vários de concessão de registo de marca diversas Camaras Municipais.- fl.71 a 107.
E no parecer a que se refere supra(fl junto aos autos a fl 41 a 47) que fundamentou a deliberação objecto de recurso contencioso, não se explica a mudança de posição.
Afigura-se assim que as conclusões do recorrente procedem.
No entanto, as demais questões colocadas no requerimento de recurso contencioso, carecem de apreciação a ser efectuada pela primeira instância, atenta a delimitação o do objecto do presente recurso.-cfr. art.685º-A , CPC revogado e, art.639º CPC vigente.
Em síntese diz-se o seguinte :
1.Às entidades municipais e ao Estado é hoje pacificamente estendida a possibilidade de agirem no interior de quadros de direito privado conexionados com a empresarialidade, apenas se submetendo, nessa dimensão, às regras a que estão sujeitos os operadores particulares.
2.Um Município pode assim pedir a concessão de um registo de marca no INPI.
III. Decisão
Considerando o que se acaba de expor julga-se procedente a apelação e revogando-se a sentença impugnada ordena-se que os autos baixem à 1.ª instância, para os fins que forem tidos por convenientes, nomeadamente para que esse tribunal se pronuncie das demais questões colocadas no recurso da decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Custas pela Apelada.
Lisboa, 25 de Fevereiro de 2014
Teresa Jesus Ribeiro de Sousa Henriques
Isabel Maria Brás da Fonseca
Maria Adelaide Domingos
[1] Relator Carvalho Guerra, disponível in www.dgsi.pt