Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
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REGISTO
CONFUSÃO
I- Relatório
B............., S.A., com sede na .........., n.º ...., Km 6,4470, Maia, veio ao abrigo do disposto 38º e ss. do CPI, interpor recurso do despacho proferido pelo Director do INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, de 31.10.2001, que concedeu o registo em Portugal da marca internacional n.º 658.253, “C...........”.
Alegou, em síntese, que:
- É detentora desde 20.10.92 do título de registo da marca nacional n.º 255.488 "D............", pedido em 12.05.89, destinada a assinalar "tintas, tintas de água, tintas de esmalte, vernizes e sicativos".
-Em 27.10.95 a sociedade alemã "C1..............", requereu em Portugal o registo da marca internacional n.º 658.253 "C...........", destinada a assinalar, na classe 2ª, vernis d'imprégnation, vernis collants".
A recorrente reclamou contra o pedido de extensão a Portugal daquela marca, alegando que a marca internacional C........... imita e quase reproduz a marca nacional D..........., quer em termos gráficos, quer em termos fonéticos, tornando impossível estabelecer entre ambas as marcas a necessária distinção.
Por despacho de 13.04.98 do Chefe de Divisão do INPI, a marca internacional n.º 658.253 "C............" foi provisoriamente recusada em Portugal, mas posteriormente, obteve concessão total por despacho do Director do INPI de 31.10.01, publicado no BPI n.º 2/2002 de 28.02.02
Pede por isso agora a reclamante por via deste recurso a alteração desse despacho para que se recuse o registo em Portugal da marca internacional C............ .
Deu-se cumprimento ao disposto no artº 40º do Código da Propriedade Industrial.
O INPI remeteu o processo administrativo e atendendo às razões invocadas pela recorrente respondeu nos termos expostos a fls. 80 e ss..
Notificada a parte, na pessoa do Agente Oficial E..............., não veio responder.
Em apreciação do recurso interposto pela reclamante, relativamente ao despacho que concedeu o registo da marca C............., foi proferida sentença onde se julgou o mesmo improcedente, mantendo-se o despacho que concedeu o referido registo.
Inconformada com o decidido a B................, S.A. recorreu, tendo concluído as suas alegações ,pela forma seguinte:
a) A marca internacional nº 658.253, "C..........", imita flagrantemente e quase reproduz a marca nacional nº 25 5.48 8, "D.........", quer em termos fonéticos, quer em termos gráficos,
b) Tornando-se impossível estabelecer, entre essas marcas, a necessária distinção.
c) Pelo que, caso as marcas em conflito viessem a coexistir no mercado, o Público e os consumidores viriam inevitavelmente, a ser induzidos em erro ou confusão fáceis, com a elevadíssima probabilidade de tomarem a marca impugnada pela marca opositora, trocando-as ou associando-as ou atribuindo-lhes a mesma proveniência.
d) Assim potenciando uma situação de concorrência desleal, dada a identidade e afinidade manifesta dos produtos que visam assinalar; Consequentemente.
e) Contra a marca impugnada militam, conjugadamente, os artigos 25º, nº1, alínea d), 189º, nº1, alínea m) e 193º, nº1, alíneas a), b) e c) e 203º do Código da Propriedade Industrial de 1995.
f) Disposições legais que a sentença recorrida viola.
TERMOS EM QUE DEVE SER DADO PROVIMENTO À APELAÇÃO, REVOGANDO-SE A SENTENÇA RECORRIDA COM A SUA CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA DECISÃO QUE RECUSE O REGISTO EM PORTUGAL À MARCA INTERNACIONAL Nº 658.253, "C............", NO QUE RESPEITA AOS PRODUTOS DA CLASSE 2a OU SEJA PARA "VERNIS D`IMPREGANTION, VERNIS COLLANTS" COMO É DE JUSTIÇA.
Não houve contra-alegações.
Corridos os vistos, cumpre decidir:
II- Fundamentos
a)- A matéria de facto que na sentença se considerou provada, face ao teor dos documentos juntos, nomeadamente ao apenso técnico, foi a seguinte:
A) A recorrente é detentora desde 20.10.92 do título de registo da marca nacional n.º 255.488 "D..........", pedido em 12.05.89, destinada a assinalar "tintas, tintas de água, tintas de esmalte, vernizes e sicativos".
B) Em 27.10.95 a sociedade alemã "C1..............", requereu em Portugal o registo da marca internacional n.º 658.253 "C............", destinada a assinalar, na classe 2ª, vernis d'imprégantion, vernis collants".
C) A recorrente reclamou contra o pedido de extensão a Portugal daquela marca.
D) Por despacho de 13.04.98 do Chefe de Divisão do INPI, a marca internacional n.º 658.253 "C.........." foi provisoriamente recusada em Portugal, mas posteriormente, obteve concessão total por despacho do Director do INPI de 31.10.01, publicado no BPI n.º 2/2002 de 28.02.02
E) Na base da decisão proferida, que se pronunciou a favor da concessão na totalidade de marca com o n.º 658.253 "C.........." a favor da recorrida, esteve a declaração de consentimento para uso e protecção em Portugal emitida pelas titulares das marcas SCHWERING & HASSE ELEKTRODRAHT GMBH e CO KG e CRAY VALLEY PRODUCTS LIMITED, as quais consideraram que as suas marcas e a marca da recorrida poderiam coexistir pacificamente no mercado, cfr. fls. 35 e ss. do processo do INPI apenso a estes autos.
b) - O recurso de apelação.
É pelas conclusões que se determina o objecto do recurso (arts.684º, nº 3 e 690º, nº1 do CPC), salvo quanto às questões de conhecimento oficioso ainda não decididas com trânsito em julgado.
Vejamos, pois, do seu mérito.
1 - Para apreciar as questões que nos são colocadas na apelação importa aqui ter presentes as seguintes disposições legais do Código de Propriedade Industrial aplicável (DL nº 16/95 de 24 de Janeiro) [O novo CPI aprovado pelo DL nº 36/2003 de 5 de Março, só entrou em vigor em 1 de Julho de 2003].
Artº 25º, nº 1 - São fundamentos de recusa da patente, modelo, desenho ou registo:
…
d) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção.
Artº 189º nº 1-Será recusado o registo das marcas que contrariem o disposto nos artigos 165º, 168º e 183º ou que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham:
…
m) Reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor.
Artº 193º, nº 1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.
Artº 203º- A protecção em território português a marcas do registo internacional será recusada quando se verifique qualquer dos fundamentos que podem motivar a recusa do registo nacional.
2- Face a estas disposições legais e tendo em conta os factos considerados provados e acima descritos, vamos agora analisar as questões colocadas pela recorrente, através das quais colocou em causa o despacho que concedeu o registo da marca “C............”.
Está assente que a recorrente é detentora desde 20.10.92 do título de registo da marca nacional n.º 255.488 "D..........", pedido em 12.05.89, destinada a assinalar "tintas, tintas de água, tintas de esmalte, vernizes e sicativos" e que em 27.10.95 a sociedade alemã "C1.............", requereu (e foi-lhe concedido) em Portugal o registo da marca internacional n.º 658.253 "C............", destinada a assinalar, na classe 2ª, vernis d'imprégantion, vernis collants".
Haverá, nestas circunstâncias, fundamento para ser recusado o registo da marca “C...........” como pretende a recorrente que tem registada a seu favor a marca "D..........."?
3 - A recorrente alega que a marca internacional nº 658.253, "C............", imita flagrantemente e quase reproduz a marca nacional nº 25 5.48 8, "D.........", quer em termos fonéticos, quer em termos gráficos, tornando-se impossível estabelecer, entre essas marcas, a necessária distinção.
Ao longo das últimas décadas tem sido objecto de vasta jurisprudência a definição dos critérios com que deve ser aferida a semelhança entre as marcas para efeitos de violação das citadas normas legais.
Da recolha dessa jurisprudência pode concluir-se que "aquilo que cumpre ter em atenção para estabelecer a semelhança entre duas marcas não são pormenores isolados de cada uma delas. Há que atender, especialmente, ao conjunto, pois este é que, como é natural, impressiona e chama a atenção do consumidor e o pode induzir em erro".
"Na apreciação das semelhanças entre as marcas deve presidir o critério de afastar os pormenores de cada uma delas e prevalecer o do que as aprecie no seu conjunto, no todo, pois este é o que impressiona o público e o pode induzir em erro "Cfr entre muitos outros Ac. de 13/02/1970 -BMJ 194-237; Ac.do S.T.J. de 16/07/1976-BMJ, 259º-239; Ac. do S.T.J. de 25/11/1955 -BMJ 52º-663 e Ac. STJ de 14.11.97 e 24.11.98, ambos sumariados em www.dgsi.pt).
A confundibilidade deve ser avaliada segundo o prisma do consumidor médio, do homem de normal diligência e aptidões que se confronta com a marca (para uma mais profunda análise desta problemática, cfr. Luís M.Couto Gonçalves-Direito de Marcas-almedina-200, pág.17 e ss).
Também a doutrina continua a defender que a composição de uma marca deve obedecer, fundamentalmente, aos princípios básicos da novidade e da especialidade, devendo ser constituída por forma a não se confundir com outra anteriormente adoptada e registada para os mesmos ou semelhantes produtos. Será o juízo do consumidor médio dos produtos em questão que deve ser considerado como fiel da balança, e balizado, por um lado, pela semelhança ou identidade de produtos e, por outro, pela manifesta semelhança, gráfica, figurativa ou fonética, entre os constituintes das marcas em confronto. E tratando-se das palavras nominativas, deverá abstrair-se das palavras ou elementos das palavras de natureza descritiva ou de uso comum, limitando a apreciação à parte restante (Ferrer Correia, "Direito Comercial", vol. I, pág.320 a 327 e Carlos Olavo-Propriedade Industrial-Almedina-1997, pág.37 e ss).
4 - Mas como deve atender-se, em concreto, às similitudes entre as marcas?
Como se disse, segundo a jurisprudência e doutrina citadas a imitação aprecia-se segundo as semelhanças e não em função das diferenças. São, efectivamente, as semelhanças que criam as possibilidades de confusão.
Ora resulta do citado artigo 193º nº 1- a) a c) do CPI que a marca registada considera-se imitada ou usurpada no todo ou em parte, por outra quando, (cumulativamente, se verifique a situação das alíneas a) a c), sendo que abaixo apreciaremos as duas primeiras) tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.
E conforme a doutrina e a jurisprudência vêm interpretando a lei, não é o consumidor especialista, e por isso atento, que se pretende proteger: É o consumidor médio, por via de regra distraído, que adquire produtos ou serviços pela convicção de estarem marcados com um sinal que a sua memória lhe diz conhecer.
“A comparação entre duas marcas deve ter em consideração a circunstância de o consumidor não as ter simultaneamente sob os seus olhos para efectuar um exame comparativo detalhado. A clientela decide-se com base nas suas recordações, pelo que no exame sucessivo, deve o julgador verificar se a impressão que lhe é deixada pela marca em questão é, ou não, semelhante à que lhe produziu a marca obstativa” (cfr sobre marcas in http://www.cidadevirtual.pt/asjp/).
A confusão existirá, pois, quando, tendo-se em conta a marca a constituir se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.
5 - Voltando-nos agora ao caso dos autos, à luz destes princípios e no que respeita à confundibilidade das marcas em causa, constatamos os seguinte:
C........... e D............ têm uma quase idêntica fonética.
A pronúncia destas duas marcas em pouco se distingue aos ouvidos dos escutantes.
E a vogal “O” única letra que se interpõe e acresce na marca da recorrente entre os restantes elementos idênticos da sua fonética “CIN” e “FLEX”, quase se torna irrelevante no conjunto da sua sonoridade quando comparada com a fonética da marca “C...........”.
Por isso pronunciar C............. ou D........... é acentuadamente confundível.
Na marca C......... existe uma quase total semelhança fonética e também gráfica com a marca D............, de tal modo evidente que se torna uma quase reprodução ou imitação grosseira do elemento característico e distintivo da marca da recorrente, que é o seu elemento silábico “CIN” (cfr. sobre imitação, Pinto Coelho, "Lições de Direito Comercial", pág. 396 e Marcas Comerciais e Industriais, pág. 43 e ss e Couto Gonçalves. obra citada, página 132).
A marca C............ como marca internacional encontrou a sílaba inicial “SYN” para construir a sua marca C.......... e poder alegar ser distinta de D............, mas o certo é que na fonética portuguesa SYN e CIN têm a mesma pronuncia.
Da análise morfológica ou gráfico-literal resulta, pois, que são notórias as semelhanças entre as duas expressões em confronto:
6 - E esta confusão é tanto mais possível quando no que toca ao segundo requisito (alínea b) do artº 193º nº 1 do CPI) a recorrente é detentora do título de registo da marca nacional n.º 255.488 "D............", destinada a assinalar "tintas, tintas de água, tintas de esmalte, vernizes e sicativos" e o registo da marca internacional n.º 658.253 "C........." é destinada também a assinalar, na classe 2ª, vernis d'imprégantion, vernis collants".
Os produtos, verniz ,que uma marca e outra assinalam, são, pois, idênticos e no que toca aos restantes que são comercializados pela recorrente há também afinidade em termos de que têm aplicações idênticas (tintas, tintas de água, tintas de esmalte)
Verificam-se, assim no caso, não só os requisitos de semelhança e afinidade previstos no citado artº 193º nº 1 ,alíneas b) e c), sendo que em relação à prioridade do registo (alínea a) do mesmo artigo), é também patente, por parte da recorrente, uma vez que esta é detentora desde 20.10.92 do título de registo da marca nacional n.º 255.488 "D.........", pedido em 12.05.89 e o pedido do registo da marca internacional n.º 658.253 "C............" apenas ocorreu em Portugal em 27.10.95.
Avaliadas assim as marcas no seu aspecto geral, na sua impressão de conjunto não podemos deixar de dar razão à recorrente no sentido de que “se a marcas em conflito viessem a coexistir no mercado, os consumidores de vernizes seriam inevitavelmente induzidos em erro ou confusão fáceis, com elevadíssima probabilidade de tomarem a marca impugnada pela opositora, trocando-as ou associando-as, atribuindo-lhes a mesma proveniência, potenciando, assim uma situação de concorrência desleal.
Como tal é de concluir que a marca internacional n.º 658.253 "C..........", destinada a assinalar, na classe 2ª, vernis d'imprégantion, vernis collants" não está em condições de se manter registada porque constitui imitação gráfica e fonética da marca nacional nº 255.488 "D............", anteriormente registada em nome da Recorrente (artºs 189º, nº 1, al. m) e 193º, nº 1 do CPI).
Nestes termos assiste razão à apelante.
III - Decisão.
Pelo exposto acorda-se em julgar procedente o recurso de apelação, e, em consequência revoga-se a sentença recorrida, concedendo-lhe provimento ao recurso interposto nos termos do artº 38º do CPI, revogando-se o despacho do Director do INPI de 31.10.01, publicado no BPI n.º 2/2002 de 28.02.02 que concedeu à marca internacional nº 658.253 “C............”, no que respeita aos produtos da classe 2ª, ou seja, para "VERNIS D`IMPREGANTION, VERNIS COLLANTS".
Sem custas.
Porto, 12 de Maio de 2005
Gonçalo Xavier Silvano
Fernando Manuel Pinto de Almeida
João Carlos da Silva Vaz