Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
| 981/09.9TYVNG.P1 |  |
MARCA
CONCORRÊNCIA DESLEAL
INDEMNIZAÇÃO
II - Do carácter exclusivo do direito à marca resultam duas consequências: o seu titular pode opor-se à sua utilização por terceiros, sem o seu consentimento, e nenhum terceiro pode utilizar, no exercício de actividades económicas, sinal distintivo que constitua a marca de outrem, de modo a lesar o correspondente direito, confundível com marca registada para produtos ou serviços idênticos ou afins.
III - Embora o pré-uso da marca não constitua título para aquisição do correspondente direito de propriedade, o mesmo confere um direito de prioridade ao seu utilizador para proceder ao seu registo nas condições assinaladas no nº 1 do artigo 227º do C.P.I.
IV - Existe autonomia entre a concorrência desleal e a violação dos direitos privativos da propriedade industrial, podendo, mesmo quem não seja titular de qualquer um destes direitos, mas que no mercado desenvolva a sua actividade em concorrência com quem deles seja titular, agir contra actuação que traduza concorrência desleal, designadamente através da anulação do registo constitutivo de um desses direitos.
V - O dano constitui um dos pressupostos da responsabilidade civil por factos ilícitos. Quem reclame a reparação de um dano que ilicitamente lhe foi causado tem de concretizar, alegando, qual o dano sofrido, efectuando posterior demonstração da sua verificação.
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia
1º Juízo
Relatora: Judite Pires
1ª Adjunta: Des. Teresa Santos
2º Adjunto: Des. Aristides de Almeida
Acordam no Tribunal da Relação do Porto:
I.RELATÓRIO
1. “B…, LDA”, pessoa colectiva com o NIPC nº ………, registada na Conservatória do Registo Comercial de Odivelas, com sede na Rua …, nº ., .º Esq., …. Odivelas, propôs contra “C…, LDA”, pessoa colectiva com o NIPC ………, com sede na Rua …, nº .., .º Esq., ….-… Matosinhos acção declarativa de condenação, sob a forma de processo ordinário.
Alega, em síntese, que é titular da marca nacional BE WELL, registada no INPI com o n.º 437062 e concedido em 21.11.08, abrangendo, nomeadamente, cuidados de higiene e de beleza, tendo, em Fevereiro de 2010, tomado conhecimento que a marca estava a ser usada por terceiros – a ora R., através da designação BEWELL D….
Afirma a Autora existir semelhança fonética e gráfica, notória e evidente, entre a marca de que é titular e a que é utilizada pela R., podendo fazer incorrer em erro o consumidor.
Acrescenta que ambas prestam serviços da mesma natureza, na mesma área geográfica (Grande Porto) e que a Ré ao utilizar a marca BEWELL D… lesou o direito adquirido pela Autora de utilização exclusiva da marca de que é titular, havendo aquela agido de má fé, tendo, com a confusão de marcas que gerou, enriquecido às custa da Autora, ao apropriar-se indevidamente de utilidades reservadas a esta.
Conclui pedindo a condenação da Ré:
- À abstenção de usar a marca Be Well D…, bem como ser ordenado o seu cancelamento;
- Ao pagamento de uma indemnização relativa aos prejuízos e danos pela utilização indevida da marca no montante nunca inferior a € 27.200,00;
- À restituição à autora do montante nunca inferior a € 32.800,00 referente ao enriquecimento sem causa.
Citada, contestou a Ré, a fls. 57 e seguintes, impugnando os factos alegados pela A., e deduzindo pedido reconvencional.
Alega, em síntese que explora o Spa do E… desde Setembro de 2005, utilizando de forma ininterrupta e pública a denominação BEWELL D… e, só por lapso dos serviços da R. a marca BEWELL D… não foi objecto de registo.
Refere que em meados de 2009 foi contactada pela A., que se arroga titular da marca BEWELL, o que até essa altura a mesma desconhecia, estando convencida que tinha sido registada aquela marca a seu favor, a qual nessa altura propôs à Ré que adquirisse a marca contra o pagamento da quantia de € 30.000,00. Após ter constatado a falta de registo, logo a Ré procedeu ao registo da marca BEWELL D…, o qual veio a ser recusado em 30.09.09.
Adianta ter suspendido a utilização da marca a partir de Outubro de 2009 que desactivou o seu site www.bewell-D....com, não desenvolvendo qualquer actividade com a utilização da marca BEWELL.
Na reconvenção que deduz, afirma a Ré que desde Setembro de 2005 utilizava, de forma pública e notória a marca BEWELL D…, sendo titular de facto dessa marca, tendo a Autora imitado a marca e o símbolo já utilizados por aquela.
Refere que a Autora ao registar aquela marca e ao utilizá-la criou confusão entre a sua actividade e a actividade da Ré, actuando, em relação a esta, em concorrência desleal, devendo ter sido recusado o registo da marca a favor da Autora, sendo tal registo anulável, nos termos do nº1 do artigo 266º do Código da Propriedade Industrial.
Sustenta que o facto de ter suspendido a utilização da marca, suspensão que manterá até que a acção contra si instaurada seja decidida, lhe está a causar danos de natureza patrimonial e não patrimonial.
Finda pedindo, além da improcedência da acção, que seja anulado o registo da marca “Be Well” efectuado a favor da Autora com o nº 437062 no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e que a Autora/Reconvinda seja condenada a pagar-lhe uma indemnização por todos os danos patrimoniais e não patrimoniais, a qual será liquidada em execução de sentença.
A Autora replicou a fls. 72 e seguintes, mantendo o alegado na petição inicial, pedindo a improcedência do pedido reconvencional e a condenação da R. como litigante de má fé.
A R. treplicou a fls. 76 e seguintes, para sustentar a sua boa-fé processual.
Após os articulados foi proferido despacho saneador, que julgou válida e regular a instância.
Nele foi ainda admitido o pedido reconvencional deduzido pela Ré.
Declarando a Srª Juiz achar-se habilitada, sem necessidade de outras provas, a conhecer do mérito da causa, apreciando as pretensões das partes em conformidade, julgou a acção provada e procedente, condenando a Ré “a abster-se de usar a marca BEWELL D…”, ordenou “o seu cancelamento, devendo os prejuízos e danos causados pela utilização indevida da marca, a liquidar em execução de sentença”, e julgou improcedente o pedido reconvencional deduzido pela Ré.
2. Inconformada com tal decisão, dela interpôs a Ré/Reconvinte recurso de apelação para esta Relação, formulando com as suas alegações as seguintes conclusões:
“1. A acção não deveria ter sido julgada no despacho saneador, sem que as partes tivessem efectuado a prova dos factos que alegaram (cf. alínea b) do n.º 1 do art.º 510 do CPC).
2. A decisão no despacho saneador, sem possibilitar à Ré a prova dos factos por ela alegados, não teve em atenção todas as possíveis soluções jurídicas para a causa.
3. Ao decidir no despacho saneador, o tribunal não se pronunciou ou não se pronunciou fundamentadamente sobre os pedidos reconvencionais formulados pela Ré, havendo por isso nulidade da decisão nos termos da alínea d) do nº 1 do art.º 668.º do C.P.C..
Acresce,
4. que a Ré alegou factos que a serem provados afastariam a possibilidade de condenação nos pedidos de indemnização e restituição formulados pela Autora.
5. Também por isso os autos deveriam ter prosseguido com a selecção da matéria de facto controvertida e posterior prova.
6. Consequentemente, o tribunal cerceou o contraditório e o direito à defesa por parte da Ré ao decidir no despacho saneador (Cf. n.º 3 do art.º 3.º do CPC).
SEM PRESCINDIR
7. Mesmo que se entendesse que os autos estariam “prontos” para a decisão no despacho saneador, não podia haver condenação nos pedidos de indemnização e restituição.
8. Não há factos alegados e provados que fundamentem aqueles pedidos formulados pela Autora, ou seja, não estão preenchidos os requisitos da responsabilidade civil (art.º 483.º e ss do CCivil e 338.º do CPI), nem do enriquecimento sem causa (Cf art.º 473.º e 474.º do CCivil).
9. A sentença não fundamenta a condenação no pagamento da indemnização.
Acresce, ainda,
10. que a Autora não refere e não concretiza quais são os danos presentes, nem invoca quaisquer danos futuros, não havendo, também por isso, fundamento para a condenação de uma indemnização a liquidar em execução de sentença (Cf. n.º 2 do art.º 564.º do CCivil)
Termos em que a sentença recorrida deve ser revogada e, em consequência, ser ordenado que os autos prossigam os seus termos para selecção da matéria de facto, instrução, prova e julgamento”.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos, cumpre apreciar.
II.OBJECTO DO RECURSO
A. Sendo o objecto do recurso definido pelas conclusões das alegações, impõe-se conhecer das questões colocadas pela recorrente e as que forem de conhecimento oficioso, sem prejuízo daquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, importando destacar, todavia, que o tribunal não está obrigado a apreciar todos os argumentos apresentados pelas partes para sustentar os seus pontos de vista, sendo o julgador livre na interpretação e aplicação do direito.
B. Considerando, deste modo, a delimitação que decorre das conclusões formuladas pela recorrente, no caso dos autos cumprirá apreciar fundamentalmente:
- Se a acção podia ser conhecida de mérito no despacho saneador;
- Se a sentença recorrida padece de nulidade, por omissão de pronúncia.
- Se há fundamento ou não para a condenação da Ré em indemnização a favor da Autora.
III- FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO
Foram os seguintes os factos julgados provados pela primeira instância:
- A sociedade B… é titular da marca nacional Be Well registada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial com o nº 437062, conforme doc. 1 junto à PI.
- A Autora procedeu à apresentação do pedido de registo da marca Be Well em 12.08.08 e foi concedido em 21.11.2008, estando vigente desde 02.12.2008, conforme doc. 1, página 3 junto à PI.
- A marca Be Well está registada na classe 44 da Classificação de Nice que abrange, nomeadamente, cuidados de higiene e de beleza.
- Através da marca Be Well são representados os serviços da Autora, nomeadamente de massagens, aromaterapia, manicura, saúde em SPA, medicina tradicional chinesa, acupuntura, moxabustão, cfr. doc. n.º 1.
- A sociedade C…, LDA, ora R., apresentou o pedido de registo da marca BeWell D… em 15.06.09.
- A marca BeWell D… tem, na presente data o registo recusado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme doc. 4 junto à PI.
- A ré usara a marca BeWell D… sob a forma de spa onde são prestados serviços de tratamentos, massagens de diferentes origens, hidroterapia ou aromaterapia, conforme doc. 5, junto à PI. - Os serviços da BeWell D… são prestados no E… - Rua …, … – .º Piso - ….-… V. N. Gaia.
- A marca BeWell D… está registada na classe 44 da Classificação de Nice.
IV- FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO
1. Conhecimento do mérito da causa no despacho saneador
Por entender, logo após aos articulados, que se achava habilitada a apreciar os pedidos formulados na acção, sem necessidade de produção de mais prova, conheceu a Sr.ª juiz de primeira instância do mérito da causa no despacho saneador
Contra esse conhecimento naquela fase processual se insurge a apelante com o argumento de que tal obstou a que as partes efectuassem prova dos factos que alegaram, e, vedando esse direito à Ré, tal decisão “não teve em atenção todas as possíveis soluções jurídicas para a causa”.
Segundo o artigo 510º, nº1, b) do Código de Processo Civil em vigor à data em que foi proferida a decisão aqui objecto de sindicância, o despacho saneador destina-se a “conhecer imediatamente do mérito da causa, sempre que o estado do processo permitir, sem necessidade de mais provas, a apreciação, total ou parcial, do ou dos pedidos deduzidos ou de alguma excepção peremptória”, redacção que, transposta para o artigo 595º, nº1, b) do NCPC, aprovado pela Lei nº 41/2013, de 26 de Junho, permanece intocada.
O âmbito da acção é delimitado pelos respectivos pedido e causa de pedir, que, assim, definem o seu objecto, o mesmo valendo para a reconvenção.
No caso vertente, a Autora peticiona a condenação da Ré:
- Na abstenção do uso da marca Be Well D… (além de que seja ordenado o seu cancelamento);
- No pagamento a seu favor de uma indemnização de montante não inferior a € 27.200,00 para reparação dos prejuízos que lhe causou com a utilização indevida da referida marca;
- Na restituição, também a favor da demandante, de quantia não inferior a € 32.800,00, a título de enriquecimento sem causa.
Sustenta as pretensões formuladas no facto de ser titular da marca nacional Be Well, registada a seu favor no Instituto Nacional de Propriedade Industrial desde 02.12.2008, através da qual presta serviços relacionados com cuidados de beleza e de higiene, nas áreas geográficas de Grande Lisboa, Grande Porto e Algarve, sendo que a Ré usa, para prestação de serviços similares, no E…, a marca Bewell D…, cujo registo foi recusado, existindo semelhança fonética e gráfica entre as duas marcas, susceptível de confundir e fazer incorrer em erro o consumidor, fundamentando as peticionadas indemnização e restituição a título de enriquecimento sem causa nos proveitos obtidos pela Ré com a utilização indevida da marca paralela Bewell, e no enriquecimento que obteve com a apropriação de utilidades reservadas à Autora.
A factualidade considerada provada em primeira instância, por acordo e através dos documentos juntos aos autos, e que, saliente-se, não foi contrariada pela Ré no recurso que interpôs, é suficiente, de acordo com o alegado pela Autora, para conhecer dos pedidos que esta deduz contra a Ré.
Afirma esta na contestação/reconvenção que deduz que, desde Setembro de 2005, utilizava a marca Be Well D…, sendo titular de facto desta marca, tendo a Autora imitado a mesma, que utilizou para adquirir uma posição no mercado. Argumenta a Ré que foi a Autora/Reconvinda que, ao registar e ao utilizar aquela marca, criou confusão entre a actividade de ambas as partes, actuando em concorrência desleal em relação àquela, pelo que o registo da marca a favor da Autora deveria ter sido recusado, sendo esse registo anulável nos termos do nº1 do artigo 266º do Código de Propriedade Industrial, estribando neste alegado circunstancialismo o primeiro dos pedidos reconvencionais formulados: anulação da marca Be Well a favor da Autora.
Pede ainda a condenação da Autora/Reconvinda em indemnização a seu favor, a liquidar em execução de sentença, para reparação dos prejuízos que alega ter sofrido por ter suspendido, em virtude da actuação daquela, a utilização da marca Be Well.
Nas conclusões recursivas sustenta a apelante que o tribunal recorrido ao decidir de mérito no despacho saneador “cerceou o contraditório e o direito de defesa por parte da Ré”, convocando para o efeito o disposto no nº3 do artigo 3º do Código de Processo Civil.
Esclareça-se, antes de mais, que, ao contrário do esgrimido pela apelante, nenhum desses direitos foi posto em causa, tendo-lhe sido facultada a possibilidade, sem quaisquer restrições, de na contestação/reconvenção que deduziu expor todos os factos e argumentos que considerou relevantes para contrariar a pretensão da Autora e apoiar as suas próprias pretensões reconvencionais.
A questão suscitada pela apelante reclama antes uma indagação acerca da relevância dos factos por ela alegados e nos quais ancora a sua defesa e contra-acção, o que inevitavelmente terá de conduzir à análise do objecto da acção e da reconvenção e dos respectivos pedidos.
A propriedade industrial tem como escopo essencial assegurar a lealdade da concorrência, objectivo que é prosseguido de forma preventiva, através da atribuição de direitos privativos no domínio da indústria e do comércio, por meio de criação, concessão e protecção de direitos dessa natureza, e de forma repressiva, através de mecanismos legais de reacção contra a concorrência desleal.
Os direitos privativos assegurados através da primeira daquelas formas de tutela da propriedade industrial incidem sobre elementos objectivos de natureza imaterial integrantes do estabelecimento comercial, nos quais se as marcas se incluem[1].
Como esclarece o acórdão desta Relação de 05.06.2008[2], a marca tem as seguintes funções:
- uma função essencial: a função distintiva – a marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso;
- uma função derivada: a função de garantia de qualidade dos produtos ou serviços – a marca não garante, directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante indirectamente essa qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa;
- uma função complementar: a função publicitária – a marca, em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala”.
Ainda segundo o mesmo acórdão, “a marca serve para distinguir, entre si, produtos ou serviços congéneres, através da aposição de um símbolo, nominativo ou figurativo, que os referencia como procedentes de uma dada empresa, e que permite ao consumidor preferir ou rejeitar aquilo que lhe é oferecido no mercado relevante”[3].
Sobre a constituição da marca, prescreve o artigo 222º do Código de Propriedade Industrial (C.P.I.), aprovado pelo Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 143/2008, de 25 de Julho:
“1 - A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
2 - A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor”.
A função distintiva da marca mostra-se claramente assegurada pelo normativo em causa, que constitui expressão do princípio da novidade ou da exclusividade, segundo o qual a marca “há-de ser constituída por forma tal que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante”[4], justificando, quando inobservada essa condição, a recusa do registo da marca[5], ou, se efectuado o registo, a sua nulidade[6].
De acordo com o nº1 do artigo 224º do C.P.I., “o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina”.
À semelhança de outros sistemas jurídicos europeus designados de registration based, que, norteados por objectivos de certeza e de segurança jurídica, conferem neste domínio ao registo eficácia constitutiva, também a lei portuguesa acolhe um sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade das marcas. Significa tal que a propriedade da marca se adquire com o seu registo no INPI. O direito de propriedade e do exclusivo da marca só existe se e enquanto esta se achar registada. É o registo que confere a propriedade sobre a marca, não o uso desta.
Embora a utilização da marca, sem que a mesma haja sido registada, não confira qualquer direito de propriedade da mesma ao seu utilizador, a lei atribui-lhe uma relevância restrita, mitigando, deste modo, o carácter constitutivo do registo[7].
Determina, com efeito, o nº1 do artigo 227º do C.P.I. que “aquele que usar marca livre ou não registada por prazo não superior a seis meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efectuar o registo, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem”. Ou seja: embora o pré-uso da marca não constitua título para aquisição do correspondente direito de propriedade, o mesmo confere um direito de prioridade ao seu utilizador para proceder ao seu registo nas condições assinaladas no preceito em causa.
É, todavia, repete-se, o registo que atribui a propriedade da marca, de tal sorte que prevalecerá sempre o direito de quem primeiro registou a marca, não de quem primeiro a utilizou, reconhecendo a lei a este apenas a prioridade para efectuar o registo.
A Autora ao proceder ao registo da marca Be Well adquiriu o direito de propriedade e de exclusivo desta marca, não sendo o uso que a Ré dela fez susceptível de lhe conferir tais direitos, pois, como bem assinala a decisão impugnada “o direito conferido pelo uso da marca livre, limitado aos primeiros seis meses desse uso, é apenas um direito de prioridade de pedido de registo relativamente a qualquer outro pedido de registo de marca constituída por sinais idênticos ou semelhantes, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que tenha sido requerida durante aquele prazo de seis meses. Nestas condições, o titular da marca livre não pode, mesmo durante o referido prazo de seis meses, opor-se a que ela seja usada por outrem. Para o poder fazer terá de proceder, previamente ao correspondente pedido de registo, dentro daquele mesmo prazo (José Mota Maia, Propriedade Industrial, vol. II, Almedina, 2005, DL 36/03 de 05.03)”.
De acordo com o artigo 258º do C.P.I., “o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor”.
Do carácter exclusivo do direito à marca resultam, assim, como explica o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28.09.2010[8], duas consequências, “sendo a primeira a de que o seu titular se pode opor à sua utilização por terceiros, sem o seu consentimento, e a segunda a de que um terceiro não pode utilizar, no exercício de actividades económicas, o sinal que constitua a marca de outrem, de modo a lesar o correspondente direito, confundível com marca registada para produtos ou serviços idênticos ou afins, sob pena de se constituir na autoria de um acto ilícito.”
A novidade, como princípio de inegável relevância na constituição da marca, que tem por função distinguir e referenciar os produtos comercializados no mercado, goza de protecção no domínio da concorrência empresarial, constituindo, quando afrontada, fonte de frequentes conflitos no teatro das relações entre empresas.
A imitação ou usurpação de marca consubstancia uma das ofensas mais frequentes àquele princípio subjacente à constituição da marca.
O conceito de imitação ou usurpação de marca é fornecido pelo nº 1 do artigo 245º do C.P.I.: “A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”.
Decorre, pois, dos princípios da novidade e da especialidade com acolhimento no artigo 258º do C.P.I. que “a marca não pode ser igual ou semelhante a outra já registada, aferindo-se o grau de semelhança proibido pela existência de confundibilidade com outra no mercado. Ou seja, não será nova a marca que puder ser confundida com outra já existente no mercado (…) a confundibilidade só é relevante se ambas as marcas (a mais antiga e a mais recente) se destinarem a produtos ou serviços «idênticos ou de afinidade manifesta» (…), pois só nestas hipóteses é que o uso da marca mais moderna pode levar, pela captação de clientela dos produtos ou serviços em que a outra é usada a prejudicar o titular desta”[9].
Resulta da alínea c) do nº1 do artigo 245º do citado diploma, que adopta um critério subjectivo para aferição da imitação de marcas, que “haverá violação do princípio da novidade quer as duas marcas se confundam quando postas em confronto, quer suceda que, estando apenas à vista a marca a constituir (a mais moderna), se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra ou associada com outra de que se tenha conhecimento, a menos que o observador proceda a um exame atento, ou confronto. Considera-se imitada a marca que for tão parecida com outra, que o consumidor só as possa distinguir depois de exame atento ou confronto de uma com outra”[10].
Como se escreveu na decisão recorrida, “na apreciação do risco de confusão ou erro entre sinais deve ter-se em atenção que, em regra, o consumidor não se depara com as duas marcas simultaneamente; a comparação é feita de forma sucessiva. Daí que a comparação que define a semelhança se verifique entre um sinal e a memória que se possa ter do outro (Carlos Olavo, ob. Cit., 101).
Por isso, acrescenta Carlos Olavo, a imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto de elementos que constituem as marcas em cotejo e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente.
É pela intuição sintética e não pela dissecção analítica que deve proceder-se à comparação das marcas.
Este juízo sobre a semelhança entre os sinais deve ser formulado na óptica do consumidor médio, enquanto destinatário preferencial dos produtos ou serviços em questão. Não é o juízo formulado por técnico do sector, nem por pessoa especialmente atenta, mas pelo público consumidor, segundo a perspectiva do consumidor médio, nem especialmente informado e perspicaz, nem excessivamente distraído”[11].
Como flui da alínea b) do nº1 do artigo 245º do C.P.I., a imitação pressupõe que os sinais distintivos das marcas em confronto respeitem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços afins, radicando nessa identidade/similitude o princípio da especialidade das marcas.
Deverão “…ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores. Os produtos ou serviços terão de se situar no mesmo mercado relevante, permitindo dessa forma, ainda que tenuamente, uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público”[12].
A Autora é titular da marca nacional Be Well registada a seu favor no INPI, com o nº 437062, desde 21.11.2008.
A referida marca acha-se registada na classe 44 da Classificação de Nice, abrangendo, nomeadamente, cuidados de beleza e de higiene.
A Ré, por sua vez, usou a “marca BeWell D… sob a forma de spa onde são prestados serviços de tratamentos, massagens de diferentes origens, hidroterapia ou aromaterapia”, estando a referida marca, tal como aquela de que é titular a Autora, registada na classe 44 da Classificação de Nice.
Verifica-se, assim, a similitude/afinidade de serviços prestados pelas marcas em confronto, mostrando-se, por conseguinte, preenchido o requisito exigido pela alínea b) do nº1 do artigo 145º para a imitação/reprodução de marca.
As marcas aqui concretamente em confronto, de natureza claramente nominativa, utilizam na sua composição os termos Be Well e Bewell, que conferem a cada uma delas a sua individualidade e identidade, sendo indiscutível a semelhança fonética e gráfica entre ambos, facto aceite pelas próprias partes, o que constitui factor de risco de confusão entre as marcas.
Como faz notar o já mencionado acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13.07.2010, “a distinguibilidade das marcas nominativas relaciona-se primordialmente com o seu aspecto fonético e gráfico e deve ser apreendida por um consumidor abstracto do produto a que a marca se destina e não à massa dos consumidores; na sociedade de consumo não é ousado afirmar que cada cidadão é um consumidor, daí que o critério de diferenciação das marcas não deve fazer apelo ao consumidor concreto”.
Do que se deixa exposto, secundando a conclusão que se extrai da decisão recorrida, sendo a Autora titular da marca nacional registada Be Well tem a mesma direito de reivindicar para si a exclusividade dessa marca e de impedir que a Ré, ora apelante, utilize o termo BeWell na composição da marca (não registada) por si utilizada no exercício da sua actividade de prestação de serviços de beleza e de higiene, por ser esta susceptível de criação de confusão ou engano entre consumidores daqueles serviços, fornecedores e demais operadores económicos, havendo, assim, fundamento para a procedência do primeiro pedido formulado pela Autora.
Argumenta, todavia, a Ré, aqui apelante, que desde 2005 utilizava a marca BeWell D… e respectivo símbolo, sem que, por lapso dos seus serviços, tivesse procedido ao seu registo e que foi a Autora quem copiou a denominação da Ré, passou a utilizá-la e registou-o a seu favor, aproveitando-se da notoriedade daquela marca.
Defende que a actuação da Autora se traduz em concorrência desleal para consigo, pelo que o registo da marca a favor daquela deveria ter sido recusado. Não tendo ocorrido essa recusa, reclama a Ré a anulabilidade do registo, nos termos do nº1 do artigo 266º do C.P.I.
Entende a Ré que o tribunal recorrido não podia ter conhecido de mérito no despacho saneador, antes devia ter seleccionado a matéria de facto controvertida e facultar-lhe a possibilidade de efectuar a prova da factualidade por si alegada, que, a concretizar-se, afastaria a possibilidade da sua condenação nos pedidos deduzidos pela Autora.
Como elucida o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 24.04.2010[13], “…existe autonomia entre a concorrência desleal e a violação dos direitos privativos da propriedade industrial: assim, pode haver acto de concorrência desleal sem haver violação do direito privativo, do mesmo modo que pode haver violação daquele direito sem que se registe qualquer acto de concorrência desleal (...).
Não se encontra, pois, a repressão da concorrência desleal subordinada necessariamente à existência de um direito privativo violado. Trata-se de institutos distintos na medida em que através dos direitos privativos da propriedade industrial se procura proteger uma utilização exclusiva de determinados bens imateriais, enquanto que através da repressão da concorrência desleal se pretende estabelecer deveres recíprocos entre os vários agentes económicos (…).
O nº1 do artigo 317º do C.P.I. define genericamente a concorrência desleal como “todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica”, elencando de seguida, de forma não taxativa, as acções passíveis de se enquadrarem naquele conceito.
Assim, como faz notar o aludido acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 24.04.2012, “a noção de concorrência desleal é dada através de uma definição geral, seguida de uma enumeração exemplificativa de actos desleais. A existência de uma cláusula geral, de carácter valorativo, e não taxativa, torna a apreciação da deslealdade do acto muito dependente da sensibilidade do julgador, propiciando a criação de zonas nebulosas e cinzentas, mas tem inegáveis vantagens, pela maleabilidade e fluidez que permite e a consequente possibilidade de adequar o conceito de concorrência desleal às várias situações que, em cada momento e sector de actividade, se considerem contrárias às normas e usos honestos.
De acordo com essa noção constituem pressupostos da concorrência desleal: (i) a prática de um acto de concorrência; (ii) contrário às normas e usos honestos; (iii) de qualquer ramo de actividade económica”.
E prossegue o mesmo acórdão: “detalhemos, sumariamente, estes três pressupostos (…):
(i)A concorrência é um tipo de comportamento: diferentes agentes económicos competem pela realização de planos e interesses individuais que, nalguma medida, não são compatíveis. O acto de concorrência é aquele que é idóneo a atribuir, em termos de clientela, posições vantajosas no mercado; em sentido económico, pressupõe a existência de regras de livre iniciativa económica, bem como a existência de uma pluralidade de agentes económicos e de um público consumidor com liberdade de escolha.
O que interessa saber é se a actividade de um agente económico atinge ou não a actividade de outro, através da disputa da mesma clientela: inequivocamente, há um acto de concorrência, na sua máxima expressão, quando dois concorrentes, de modo actual e efectivo, produzem ou comercializam um produto ou prestam serviços idênticos, com simultaneidade e no mesmo domínio territorial relevante.
No próprio conceito de acto de concorrência está ínsita a sua susceptibilidade de causar prejuízos a terceiros, ainda que tais prejuízos possam efectivamente não ocorrer; a conquista de posições vantajosas no mercado é feita em detrimento dos outros agentes económicos que nele actuam e cuja clientela, actual ou potencial, é disputada. O acto de concorrência, para verdadeiramente o ser, tem como elemento co-natural, implícito na própria noção, a sua idoneidade ou aptidão para provocar danos a terceiros.
(ii) A opção do legislador foi aceitar as normas e usos próprios de um ramo ou sector de actividade económica. A deslealdade afere-se pela violação autónoma de normas sociais de conduta e não por violação de normas legais (ainda que possa haver actos desleais que também sejam ilegais).
As normas de comportamento são regras constantes dos códigos de boa conduta, elaborados, com crescente frequência, por diversas associações profissionais. Por sua vez, os usos honestos são padrões sociais de conduta de carácter extra-jurídico, correspondentes a práticas sociais, nem sempre uniformes, pois podem variar consoante o sector de actividade considerado.
(iii) De qualquer ramo de actividade económica. Mesmo com o actual qualificativo, continua a ser defensável a aplicabilidade do regime da concorrência desleal às profissões liberais, não só pelo manifesto carácter económico dessas actividades, como porque, não o fazendo, se isentariam, injustificadamente, alguns desses profissionais de responsabilidades a que estão sujeitos os demais agentes económicos.
É usual, por fim, referir a tripartição dos actos de concorrência desleal em actos de aproveitamento, actos de agressão e actos enganosos (ou de indução do público em erro ou de falsa apresentação própria)”.
E ainda acerca da delimitação do conceito de concorrência desleal, remata o mesmo acórdão: “a concorrência desleal traduz, em síntese, os actos repudiados pela consciência normal dos comerciantes, por contrários aos usos honestos do comércio, que sejam susceptíveis de causar prejuízo à empresa de um competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela, com vista à criação e expansão, directa ou indirecta, de uma clientela própria”.
Refere a dado passo a decisão recorrida que as marcas não registadas também gozam de protecção, afirmando que “essa protecção terá de ser encontrada na repressão da concorrência desleal, desde que se verifiquem os demais requisitos para tanto previstos na lei”.
A actuação imputada pela Ré, ora recorrente, à Autora, e na qual se escora para se opor à pretensão desta e firmar o pedido reconvencional que deduz não é susceptível de conformação com a figura da concorrência desleal de acordo com os contornos atrás descritos.
Ainda que usando na sua denominação a designação BeWell com a anterioridade que alega (desde 2005), esse pré-uso apenas conferia à Ré o direito de prioridade de registo nos moldes já esclarecidos, nada obstando que terceiros, como ocorreu com a Autora, pudessem fazer uso de termo semelhante ou mesmo igual para, sob a sua alçada, promoverem e realizarem as respectivas actividades
A factualidade alegada pela Ré como caracterizadora da invocada concorrência desleal não é adequada e suficiente a integrar tal modo de actuação.
Na verdade, nenhum carácter ilícito ou reprovável pode ser apontado à actuação da Autora no uso e registo da marca Be Well, ainda que a Ré já antes usasse a denominação BeWell D…, não tendo esta alegado factos indicadores de uma notoriedade associada à denominação de que fazia uso, mas que se absteve de registar, que lhe pudesse conferir uma específica ou especial protecção.
E ao proceder ao registo nacional da marca Be Well a Autora adquiriu o domínio privativo da mesma, tornando-se dela proprietária, podendo, assim, exercer os poderes que esse direito de propriedade lhe asseguram, designadamente o exclusivo para os produtos e serviços nela compreendidos, podendo, como tal, opor-se à violação desse direito, reagindo, nomeadamente, contra o uso de marcas e denominações que, não gozando da prioridade de registo, sejam susceptíveis de gerar confusão.
Assentando o pedido reconvencional da Ré de anulação do registo da marca Be Well, de que é titular a Autora, na existência de uma alegada situação de concorrência desleal, mas não tendo sido articulados factos aptos ao preenchimento dessa actuação ilegítima, perante a irrelevância do alegado pela Ré para poderem proceder os pedidos reconvencionais que deduz (embora a decisão recorrida não o afirme expressamente, depreende-se do seu contexto que também concluiu por essa irrelevância), não havia qualquer razão para proceder, como então a lei permitia, à selecção da matéria de facto em causa, e para sobre ela fazer incidir produção de outra prova.
Resulta do que se acaba de expor, que permitiam os autos o conhecimento do mérito da causa no despacho saneador, apreciando os pedidos formulados por ambas as partes, sem necessidade se produção de qualquer outra prova, pelo que nenhum juízo de censura pode recair sobre a decisão assim tomada, improcedendo, consequentemente, e nessa parte, as conclusões recursivas da apelante.
2. Nulidade da decisão por omissão de pronúncia
O nº 1 do artigo 668º do Código de Processo Civil em vigor à data em que foi proferida a decisão sob recurso previa os vários casos de nulidade que podem afectar a sentença, determinando que “é nula a sentença quando:
a) Não contenha a assinatura do juiz;
b) Não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão;
c) Os fundamentos estejam em oposição com a decisão;
d) O juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento;
e) O juiz condene em quantidade superior ou em objecto diverso do pedido;
f) Seja omissa no que respeita à fixação da responsabilidade por custas, nos termos do nº 4 do artigo 659º”.
Tal matéria acha-se actualmente regulada no artigo 615º do NCPC, que dispõe:
“1- É nula a sentença quando:
a) Não contenha a assinatura do juiz;
b) Não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão;
c) Os fundamentos estejam em oposição com a decisão ou ocorra alguma ambiguidade ou obscuridade que torne a decisão ininteligível;
d) O juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento;
e) O juiz condene em quantidade superior ou em objecto diverso do pedido”.
Duas alterações apenas foram introduzidas no nº1 do artigo 615º em relação à redacção do artigo 668º, nº1 da anterior lei processual civil: o aditamento, na alínea c), da expressão “…ou ocorra alguma ambiguidade ou obscuridade que torne a decisão ininteligível”, e a eliminação da alínea f).
Tal como no anterior diploma, também o nº1 do artigo 615º do NCPC contém uma enumeração taxativa das causas de nulidade da sentença[14], nelas não se inserindo o designado erro de julgamento, que apenas pode ser atacado por via de recurso, quando o mesmo for legalmente admissível[15].
Importa, assim, indagar se existe o vício reclamado pela apelante, plasmado na citada alínea d) do nº1 do referido artigo 615º.
A propósito do vício inserto na alínea d) do aludido normativo, escreveu Anselmo de Castro[16]: «O vício relaciona-se com o dispositivo do art.° 660.°, n.° 2.° e por ele se tem de integrar. A primeira modalidade tem a limitação aí constante quanto às decisões que devam considerar-se prejudicadas pela solução dada a outras; a segunda reporta-se àquelas questões de que o tribunal não pode conhecer oficiosamente e que não tenham sido suscitadas pelas partes, como nesse preceito se dispõe.
A palavra questões deve ser tomada aqui em sentido amplo: envolverá tudo quanto diga respeito à concludência ou inconcludência das excepções e da causa de pedir (melhor, à fundabilidade ou infundabilidade dumas e doutras) e às controvérsias que as partes sobre elas suscitem. Esta causa de nulidade completa e integra, assim, de certo modo, a da nulidade por falta de fundamentação. Não basta à regularidade da sentença a fundamentação própria que contiver; importa que trate e aprecie a “fundamentação jurídica dada pelas partes. Quer-se que o contraditório propiciado às partes sobre os aspectos jurídicos da causa não deixe de encontrar a devida expressão e resposta na decisão.
Seria erro, porém, inferir-se que a sentença haja de examinar toda a matéria controvertida, se o exame de uma só parte impuser necessariamente a decisão da causa, favorável ou desfavorável. Neste sentido haverá que compreender-se a fórmula da lei “exceptuadas aquelas questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras”».
Sustenta a apelante padecer a decisão impugnada de nulidade, por omissão de pronúncia, argumentando que o tribunal “não se pronunciou ou não se pronunciou fundamentadamente” sobre os pedidos reconvencionais que formulou.
A decisão sob recurso pronunciou-se, todavia, sob o peticionado pela Ré em sede de reconvenção ao declarar expressamente, na parte dispositiva da mesma, a sua improcedência.
A falta de fundamentação, a existir, não configuraria o vício de omissão de pronúncia imputado à decisão pela recorrente, mas antes a nulidade prevista na alínea b) do nº 1 do artigo 315º do NCPC.
Na decisão apenas se escreveu para justificar a improcedência da reconvenção: “Ora, atendendo ao que exposto ficou e, tendo-se concluído que pode haver confusão entre as marcas registadas a favor da A. e a denominação da R., é óbvio que aquela tem direito a reivindicar o seu uso exclusivo, impedindo que a R. utilize a expressão em apreço, pelo que, o pedido reconvencional só pode ser julgado improcedente”.
Tamanho laconismo não pode deixar de suscitar reservas quanto ao cumprimento do dever de fundamentação imposto actualmente pelo nº3 do artigo 607º do NCPC.
Mas a poder configurar-se o vício de nulidade nos termos da alínea b) do mencionado nº 1 do artigo 615º, não sendo ele de conhecimento oficioso, sempre ele teria de ser expressamente invocado pela recorrente.
Sempre se esclarece, porém, que as razões para a improcedência da reconvenção acham-se explicadas no presente acórdão pelo que, se vício de nulidade da decisão do tribunal recorrido houvesse que devesse ser reconhecido por esta instância, estaria cumprido o nº 1 do artigo 665º do NCPC.
3.Da condenação da Ré em indemnização a favor da Autora
Insurge-se a apelante contra a decisão que a condenou em indemnização, alegando, entre o mais, que a decisão não fundamenta tal condenação, e que a Autora não concretiza quais os danos presentes, nem invoca danos futuros, não havendo por isso fundamento para a condenação em indemnização a liquidar em execução de sentença.
Escreveu-se na decisão impugnada, na sua parte dispositiva: “…julgo a acção provada e procedente e, consequentemente, condeno a R. a abster-se de usar a marca BEWELL D…, bem como se ordena o seu cancelamento, devendo os prejuízos e danos causados pela utilização indevida da marca, a liquidar em execução de sentença”.
Depreende-se que o último segmento traduza uma condenação da Ré em indemnização a favor da Autora em montante cuja liquidação é relegada para execução de sentença. Assim parece tê-lo entendido também a apelante, justificando-se tal interpretação face ao que consta da, ainda que imprecisa, fundamentação da decisão.
Percorrendo tal decisão, no que respeita aos fundamentos para a condenação da Ré naqueles termos, nela apenas se fez constar: “A nosso ver, existirá uma forte probabilidade de que a violação referida cause dano no valor distintivo e publicitário da marca registada.
Como escreve Carlos Olavo, in ob. Cit. 132, a violação do direito à marca põe em causa a possibilidade de criar e expandir clientela, com a inerente capacidade de ganho, tanto mais que a capacidade de atracção de clientela, se custa a construir, pode ser rapidamente destruída”.
E mais à frente: “Quanto aos prejuízos e danos causados pela utilização indevida da marca, a liquidar em execução de sentença”.
A verdade, porém, é que a decisão recorrida não contém acervo factual demonstrado que suporte uma condenação em indemnização, ainda que a sua quantificação seja relegada para momento posterior.
E esse vazio factual justifica-se face à ausência de concretização pela Autora dos danos que alega ter sofrido com a conduta da Ré.
Reclamando ela a reparação desses danos, teria naturalmente que os concretizar, indicando-os, identificando-os. O que não fez, limitando-se a uma vaga e abstracta invocação de danos que afirma terem sido causados pela utilização pela Ré da denominação BeWell D….
Ora, não basta a probabilidade da ocorrência de danos para que estes possam ser indemnizáveis. É necessário bem mais do que isso – a indemnização emergente da responsabilidade civil por factos ilícitos, como decorre do artigo 483º, nº1 do Código Civil, exige a verificação (concreta, real, não apenas provável ou hipotética) de um dano.
A decisão é desprovida de factualidade que permita concluir pela existência de danos sofridos pela Autora em decorrência daquela actuação da Ré.
A ausência de suporte factual que fundamente a condenação da Ré em indemnização a favor da Autora, implica que não possa ser mantida a decisão naquele segmento condenatório, impondo-se, nessa parte, a sua revogação.
*
Síntese conclusiva:- No direito positivo português vigora um sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade das marcas: a propriedade da marca adquire-se com o seu registo no INPI.
- Do carácter exclusivo do direito à marca resultam duas consequências: o seu titular pode opor-se à sua utilização por terceiros, sem o seu consentimento, e nenhum terceiro pode utilizar, no exercício de actividades económicas, sinal distintivo que constitua a marca de outrem, de modo a lesar o correspondente direito, confundível com marca registada para produtos ou serviços idênticos ou afins.
- Embora o pré-uso da marca não constitua título para aquisição do correspondente direito de propriedade, o mesmo confere um direito de prioridade ao seu utilizador para proceder ao seu registo nas condições assinaladas no nº 1 do artigo 227º do C.P.I.
- Existe autonomia entre a concorrência desleal e a violação dos direitos privativos da propriedade industrial, podendo, mesmo quem não seja titular de qualquer um destes direitos, mas que no mercado desenvolva a sua actividade em concorrência com quem deles seja titular, agir contra actuação que traduza concorrência desleal, designadamente através da anulação do registo constitutivo de um desses direitos.
- O dano constitui um dos pressupostos da responsabilidade civil por factos ilícitos. Quem reclame a reparação de um dano que ilicitamente lhe foi causado tem de concretizar, alegando, qual o dano sofrido, efectuando posterior demonstração da sua verificação.
*
Nestes termos, acordam os Juízes desta Relação, na parcial procedência da apelação, em revogar a decisão recorrida na parte em que condenou a Ré em indemnização a favor da Autora a liquidar em execução de sentença, confirmando, quanto ao mais, a mesma decisão. Custas da apelação por apelante e apelada, na proporção de 2/3 e 1/3, respectivamente.
Porto, 31 de Outubro de 2013
Judite Pires
Teresa Santos
Aristides Rodrigues de Almeida
________________
[1] Miguel Puppo Correia, “Direito Comercial”, 6ª ed., pág.282.
[2] Processo nº 0831809, www.dgsi.pt. Cfr. ainda Ribeiro de Almeida, “Denominação de Origem e Marca”, Coimbra, págs. 333 e 338.
[3] Cfr. ainda Miguel Moura e Silva, “Direito da Concorrência (Uma introdução jurisprudencial)”, 2008, pág. 480.
[4] Ferrer Correia, “Lições de Direito Comercial”, vol. I, pág. 327.
[5] Artigo 239º, nº1, a) do C.P.I.
[6] Artigo 265º, nº1, a) do C.P.I, com referência aos artigos 238º, nº1 e) 222º, nº1 do mesmo diploma legal.
[7] Carlos Olavo, “Marca Registada em Nome Próprio por Agente ou Representante”, Revista da Ordem dos Advogados, Abril de 1999, Tomo II, pág. 577.
[8] Processo 235/05.0TYLSB.L1.S1., www.dgsi.pt.
[9] Puppo Correia, “Direito Comercial”, pág. 353.
[10] Puppo Correia, ob. cit., pág. 354.
[11] Cfr. ainda acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 18.03.2003, processo nº 03A545 e de 13.07.2010, processo nº 3/05.9TYLSB.P1.S1., acórdãos da Relação do Porto de 18.06.2013, processo nº 592/09.TYVNG.P1, e já mencionado acórdão de 05.06.2008, todos em www.dgsi.pt.
[12] Citado acórdão da Relação do Porto de 05.06.2008.
[13] Processo nº 424/05.7TYVNG.P1.S1., www.dgsi.pt.
[14] Cf. Alberto dos Reis, “Código de Processo Civil anotado”, vol. V, pág. 137.
[15] Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, “Manual de Processo Civil”, 2ª ed., pág. 686.
[16] “Direito Processual Civil Declaratório”, vol. III, pág. 142.