Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
| 3607/10.4TJVNF.P2 |  |
REGISTO
MÁ FÉ
ANULAÇÃO
II - Para efeitos dos arts. 214/6 do CPI de 1995 e 266/4 do CPI de 2003 não está de má fé só aquele que regista em seu nome, com conhecimento, uma marca já registada por outrem, mas também aquele que regista em seu nome, em concorrência desleal, uma marca com conhecimento do uso preexistente por outrem, mesmo que a marca não esteja registada a favor deste último (marca de facto).
Acordam no Tribunal da Relação do Porto os juízes abaixo assinados:
B.., SA, sociedade brasileira, propôs a presente acção contra C…, pedindo que (a) sejam anulados os registos das marcas nacionais nºs 324469 Loba, 407859 Loba e 423570 A Meia da Loba, em nome do réu, para todos os produtos indicados em tais registos; e que o réu seja condenado: (b) a promover a desistência de quaisquer denúncias e queixas-crime por si formuladas contra operadores comerciantes dos produtos das marcas Loba da autora, em Portugal; (c) a indemnizar a autora e demais operadores comerciantes dos produtos das marcas Loba da autora dos prejuízos causados pelas apreensões de produtos de tais marcas, como decorrência das denúncias e queixas-crime por si formuladas, em especial as entidades participadas no âmbito do NUIPC 530/10.4EAPRT, a apurar em execução de sentença; e (d) a abster-se de usar e registar outras marcas semelhantes e confundíveis com as marcas Loba e A Meia da Loba.
Alega para o efeito que as marcas foram registadas de má fé pelo réu, que tinha conhecimento que a autora já usava as marcas Loba e A meia de Loba em território nacional; o réu não tinha por isso um interesse legítimo no registo, mas sim um interesse abusivo ou especulativo, para apropriação da clientela da autora, e por isso realizado de má fé, para além de que qualquer actividade com tais marcas representa concorrência desleal (arts. 225, 34/1, 35 e 266, todos do CPI); que a denúncia feita pelo réu levou à apreensão de mercadoria sua que estava na posse de revendedores, com isso lhe causando prejuízos.
O réu contestou, impugnando: entre o mais diz que fabrica os produtos em causa desde 1995 e por isso é que os registou; e excepciona a prescrição do direito de acção relativamente à marca registada a favor do réu sob o nº 324469; conclui no sentido da sua absolvição do pedido.
A autora replicou.
Depois de realizado o julgamento, foi proferida sentença, julgando a acção improcedente e absolvendo o réu dos pedidos.
A autora recorre desta sentença – para que sejam alteradas as respostas aos quesitos 15 e 17 e revogada a sentença e considerados, em consequência, procedentes os pedidos formulados pela autora -, terminando as suas alegações com as seguintes conclusões:
“[…]
D) A sentença é desde logo nula por não ter sido o Sr. juiz a quo que interveio no julgamento a proferir a decisão, em violação do disposto no art. 655/3 do CPC;
E) Quanto ao facto 15, da prova produzida por qualquer uma das partes, e muito menos da prova produzida pelo réu, não resultou provado ou sequer indiciado, que este em 1995 tinha por actividade o fabrico de meias, peúgas e collants;
F) Da prova produzida também não resultou provado que em 1995 o réu fabricava e comercializava peúgas e collants sob a designação Loba, ou seja produtos do seu próprio fabrico e comércio distinguidos com a marca Loba;
G) Da prova produzida resulta claramente que antes da data do pedido de registo da marca nacional nº 324469, mista LOBA, i. e. em 1995, 1996 e mesmo em 1997, o réu comercializava peúgas e collants da marca LOBA da produção e comércio da autora, e não produtos da sua própria indústria, fabrico ou comércio;
H) Tal prova resulta claramente do depoimento das testemunhas inquiridas em sede de audiência realizada em 11/06/2012 (que o Tribunal a quo reputou sério e credível), e em especial do depoimento da testemunha D…;
[…]
J) O facto 15 deve pois ser alterado no sentido de “O réu é empresário, e em 1995 comercializou peúgas e collants sob a designação Loba, produtos provenientes do fabrico e comércio da autora.”;
K) Atentando nas considerações prévias do Sr. juiz a quo sobre a carência de prova sobre a factualidade invocada pelo réu, e a respectiva determinação de não ser dada como assente a factualidade pelo mesmo invocada, o julgamento do quesito 17 só pode ter-se por incorrecto e resultante de algum lapso de análise;
L) Atentando no que vem referido na exposição sobre a convicção do tribunal na resposta à base instrutória, de que “(...) o tribunal não foi mais além do que referiu, nomeadamente quanto à actividade especifica do réu, uma vez que nenhuma prova testemunhal foi produzida nesse sentido (excepto que comprava, tingia e vendia meias – testemunha D…)”, não se compreende como se pôde extrair coisa diferente do mesmo depoimento da mesma testemunha, para prova da matéria do quesito 17 […].
[…]
N) Deve o facto 17 ser alterado no sentido de “Desde que iniciou a sua actividade o réu sempre exerceu a actividade comercial, sem qualquer interrupção, o que sucede até aos dias de hoje.”;
[…]
P) É incompreensível que o Sr. juiz a quo tenha tomado a reclamação judicial da autora de tutela dos seus interesses na concorrência perante a actuação do réu (que qualificou como em abuso de direito e de má fé, e em concorrência desleal) ao registar para si a marca LOBA que a autora então já havia adoptado e usado no mercado em Portugal, como uma invocação de direito de exclusivo e de tutela a respeito de uma situação de imitação de marca
Q) Deficientemente, o Sr. juiz a quo reconduz a situação dos autos ao princípio jurídico da liberdade de composição da marca, previsto no artigo 222 do Código da Propriedade Industrial, enunciando de entre os respectivos limites a essa liberdade de composição, a existência de marcas registadas anteriores de terceiros.
R) Na análise base da fundamentação da sentença em crise, o tribunal a quo não considerou o limite geral da boa fé e da leal concorrência na composição e registo de marca, de que é expressão o fundamento de recusa do registo de marca previsto no art. 239/1e) do CPI e, o fundamento de anulação do registo já efectuado, previsto no art. 266/4 do mesmo CPI, o que deixou a sentença em crise desde logo inquinada;
S) O Tribunal a quo ignorou o facto de que apesar de a autora à data do pedido de registo da marca nacional nº 324469, mista LOBA, pelo réu, não deter nenhum direito de exclusivo sobre a mesma decorrente de registo constitutivo, tal carência de direito não implica inexistência de interesses na sua esfera jurídica merecedores de tutela pela lei.
T) Apesar de o sistema normativo nacional que regula o direito de marca se estruturar no traço caracterizador e definidor, da natureza constitutiva do registo de marca, tal característica não é todavia absoluta no sentido de não estarem previstas quaisquer situações de excepção;
U) O registo de marca realizado ou mantido com má fé, constitui precisamente uma dessas situações de excepção, a par também da situação do registo de marca requerido e obtido para prossecução de uma actuação ou conduta de concorrência desleal;
V) Atenta toda a factualidade provada, uma vez que o réu não podia vislumbrar eficiência para as marcas LOBA e A MEIA DA LOBA, porquanto a autora já as usava no mercado em Portugal para distinguir os seus produtos que fabricava e fabrica no Brasil, não detinha o réu legitimo interesse no registo de tais marcas em seu nome e para seu uso, o que é pressuposto do registo nos termos do art. 225 do CPI;
W) Concomitantemente, tais registos de marcas são passíveis de anulação nos termos do disposto no art. 34/1 do CPI, o que a autora havia peticionado, e o tribunal a quo, em erro de julgamento, considerou improcedente;
X) O uso daquelas marcas por parte do réu teria como resultado inevitável o imediato e espontâneo desvio de clientela por erro dos consumidores, e um predatório aproveitamento dos investimentos em publicidade e marketing realizados pela autora, o que é concorrência desleal;
Y) Não detendo o réu um legítimo interesse no registo das marcas LOBA e A MEIA DA LOBA, porque sabendo que as mesmas já vinham sendo usadas pela autora e pelos comerciantes que vendiam os respectivos produtos em Portugal, o que acontecera com o próprio, ao registar tais marcas obtendo para si o respectivo direito de exclusivo, fê-lo de modo abusivo e em má fé;
Z) Foi também o interesse da autora à leal concorrência por parte dos seus concorrentes no mercado, base do sistema de aquisição do direito de marca pelo registo, que a lei tutela, que o tribunal a quo pela sentença em crise, não reconheceu;
AA) É nítido que no julgamento que subjaz à sentença em crise, os factos provados sobre o sentido subjectivo da conduta do réu ao registar para si aquelas marcas, não foram apreciados eticamente na perspectiva da desconformidade da actuação do titular do registo com regras de conduta concorrenciais sérias, correctas e leais;
[…]”
O réu não contra-alegou.
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Quanto à nulidade invocada, esclareça-se antes de mais o seguinte: O recurso chegou a este TRP a 16/05/2013 e foi distribuído a outro Sr. juiz desembargador que não o actual relator. Em 21/05/2013 foi proferido despacho determinando que os autos fossem remetidos ao tribunal recorrido para apreciação da nulidade processual invocada. A 26/06/2013 foi proferido, no tribunal recorrido, despacho indeferindo a procedência da nulidade, quer porque a mesma era intempestiva, quer porque não se verificava qualquer nulidade atento o teor do art. 654/3 (e não 655/3) do CPC, que apenas se refere à decisão da matéria de facto (ou seja, não era obrigatório que o juiz que fizesse o julgamento da matéria de facto tivesse que elaborar a sentença).
O recurso foi então de novo remetido a este tribunal, onde chegou a 17/09/2013 e foi redistribuído ao actual relator e concluso a 20/09/2013 (a quem já tinham sido distribuídos, desde 05/09/2013, outros 23 processos e daí o atraso com que este está a ser despachado).
*
Questões que cumpre decidir: da nulidade invocada; se deve ser alterada a resposta aos quesitos 15 e 17; se o pedido de anulação devia ter sido considerado procedente; se o direito de anulação está prescrito; e se os outros pedidos deviam ter sido considerados procedentes.*
Da nulidadeÉ evidente que não se verifica a nulidade invocada, por aquilo que já foi dito pelo tribunal recorrido a este propósito. Em suma: porque o art. 654/3 do CPC61 (o vigente à data em que a decisão foi proferida) só impõe que seja o mesmo juiz que fez o julgamento da matéria de facto a decidir essa matéria, já não que seja o mesmo juiz a proferir a sentença. O que hoje é ainda mais claro, face ao art. 605/4 do CPC2013
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Impugnação da decisão da matéria de factoQuesito 15
Este quesito tinha o seguinte teor:
15. O réu é empresário, fabrica e comercializa peúgas e collants sob a designação Loba pelo menos desde 1995.
Foi dado como provado.
A fundamentação da convicção das respostas positivas foi feita em geral para todos eles e no essencial com a descrição do depoimento das testemunhas. E nada do que consta de tal descrição fundamenta a convicção do que consta do quesito 15, naquilo que importa aos autos, isto é, que o réu fabrique peúgas e collants (pois que o resto já resulta de outros factos dados como provados).
Antes pelo contrário, tudo o que é referido na fundamentação da convicção impunha a resposta de não provado ao quesito, quesito que, esclareça-se desde já para melhor compreensão do que se segue, correspondia a afirmação feita pelo réu na contestação. E para o mesmo efeito consigne-se também que o réu não produziu qualquer prova testemunhal.
Posto isto, veja-se então o que de útil consta da fundamentação da convicção da decisão impugnada:
“O tribunal teve em conta os documentos juntos aos autos, bem como os depoimentos das testemunhas inquiridas, as quais depuseram de um modo que o Tribunal reputou como sério e credível.
[…] Por sua vez, a testemunha D… descreveu a actividade do réu, referindo que o mesmo comprava e vendia meias, gabando-se que a marca Loba lhe pertencia.
[…]
[…] os documentos de fls. 25 a 34 foram importantes para responder aos quesitos 23 e 24, sendo que o Tribunal não foi mais além do que referiu, nomeadamente quanto à actividade especifica do réu, uma vez que nenhuma prova testemunhal foi produzida nesse sentido (excepto que comprava, tingia e vendia meias – testemunha D…).
Finalmente esclareça-se a resposta negativa dada aos factos alegados pelo réu.
Desde logo e como já referimos, nenhuma testemunha depôs sobre os mesmos, com excepção dos factos 17 a 36, que mereceram resposta positiva e negativa, pelos motivos que a seguir aduziremos.
Com efeito e não obstante os documentos que o réu junta, certo é que os mesmos, desacompanhados de qualquer outro elemento probatório, não são suficientes para, por si só, implicarem uma resposta positiva aos quesitos por si indicados. Na verdade, e conforme o autor alega na sua réplica, os recibos/facturas não são juntos de forma sequencial, denotando uma fraca actividade de venda. Além disso e relativamente ás carrinhas e à publicidade alegada pelo réu, não sabemos quando é que tal foi feito e se as carrinhas chegaram mesmo a circular, podendo tal cobertura das carrinhas apenas ter sido feita com o intuito de ser fotografada e tal ser junto aos autos. Logo e na falta de outros elementos probatórios que confirmassem o alegado pelo réu, não demos como assente a factualidade por ele invocada.
Quanto ao quesito 17.º a testemunha D… confirmou-o […]”
Resulta claro desta fundamentação que de modo algum a testemunha da autora, D…, confirmou a alegação feita pelo réu de que fabricava meias e collants, fosse desde que data fosse, e que nenhuma outra prova foi produzida sobre tal facto.
De qualquer modo, ouviu-se o depoimento desta testemunha – e só desta porque a referência genérica ao depoimento de todas as testemunhas feita pela autora no recurso é, por isso mesmo, inócua (para não o ser teria que concretizar, pelo menos, as testemunhas em causa, sendo que nenhuma, aliás, tinha deposto aos quesitos 15 e 17…) -, de que, de resto, a autora já tinha transcrito passagens significativas, e confirmou-se que a testemunha nunca disse nada que permitisse concluir que o réu alguma vez fabricou meias ou collants.
Assim, a resposta devia ser de não provado (e não, com o conteúdo pretendido pela autora, pois que o facto que ela quer que fique a constar não foi alegado com esse preciso conteúdo – mas com, por exemplo, o conteúdo dos factos 9 e 10, dado como provado -, e por isso não pode ser acrescentado).
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Quesito 17Este quesito tinha o seguinte conteúdo:
17. Desde que iniciou a sua actividade o réu sempre exerceu a actividade industrial e comercial de fabrico de peúgas e collants, sem qualquer interrupção, o que sucede até aos dias de hoje.
Foi dado como provado.
Vale em relação a ele, como decorre claramente do que antecede, tudo o que foi dito em relação à resposta ao quesito 15, que tratava da mesma questão essencial – se o réu fabricava meias/peúgas e collants -.
Pelo que também ele tem de ser dado como não provado.
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Em suma, é procedente a impugnação da decisão da matéria de facto em relação a estes dois quesitos, que por isso se eliminam dos factos provados. *
Recurso contra a sentençaPara apreciação das questões que cumpre decidir, importam os seguintes factos provados, já com a eliminação imposta pela decisão que antecede (os sob alíneas vêm dos factos assentes e os sob números vêm da resposta aos quesitos):
A) O réu tem registado em seu nome as seguintes marcas nacionais:
- nº 324469, mista, caracterizada pelo conjunto
………………………
………………………
…………………........
destinada a assinalar “Collants e peúgas”, produtos da classe 25ª da Classificação Internacional de Nice, registada por despacho de 06/01/1998 (documento 1 – Certidão emitida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial);
- nº 407859, mista, caracterizada pelo conjunto
………………………
………………………
………………………
destinada a assinalar “Peúgas, collants e Lingerie”, produtos da classe 25ª da Classificação Internacional de Nice, registada por despacho de 12/03/2007;
- e nº 423570, nominativa, caracterizada pela expressão A MEIA DA LOBA, destinada a assinalar “Peúgas e collants”, produtos da classe 25ª da Classificação Internacional de Nice, registada por despacho de 26/02/2008.
B) Por denúncia do réu, foi recentemente apreendida à autora pela ASAE mercadoria da sua marca que se encontra no mercado em Portugal na posse de revendedores, no âmbito do processo NUIPC 530/10.4EAPRT.
1. A autora tem vindo a usar ininterruptamente desde 1996/1997 as marcas LOBA e A MEIA DA LOBA, no mercado em Portugal, tendo sido titular do registo da marca nacional nº 326001, A MEIA DA LOBA, e sendo presentemente requerente do registo da Marca Comunitária nº 008840621, LOBA, destinada a assinalar, entre outros, “meias, peúgas, collants, e lingerie”, produtos da classe 25ª.
2. A autora é uma empresa brasileira com mais de 85 anos de existência, sendo considerada empresa líder na indústria têxtil brasileira, com especial reputação no fabrico de meias e lingerie, produtos que vem distinguindo com as marcas E… e LOBA.
3. As marcas LOBA e A MEIA DA LOBA encontram-se registadas no Brasil desde 27/08/1991.
4. Atenta a muito consolidada reputação dos seus produtos, decorrente dos muito sofisticados e inovadores meios tecnológicos empregues no respectivo fabrico, vinculados a elevados padrões de qualidade, em concretização do seu plano de expansão comercial para a Europa, a autora iniciou em 1997 uma presença continuada no mercado em Portugal.
5. A entrada dos produtos das marcas E… e LOBA no mercado luso iniciou-se com o fornecimento ao F…, os quais eram disponibilizados aos consumidores nos respectivos hipermercados.
6. Por volta do ano 2002 a comercialização foi alargada a armazenistas em todo o país que procedem à distribuição pelos retalhistas.
7. A autora divulga os seus produtos através de publicidade em vários suportes, sendo disso exemplo os catálogos de produtos disponibilizados nos pontos de venda e revistas.
8. A autora procedeu ao registo em Portugal das suas marcas de referência E… e A MEIA DA LOBA, as quais foram registadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial por despachos de 08/04/1998.
9. Colaboradores da autora na comercialização dos seus produtos em Portugal têm referência do réu como perfeito conhecedor, enquanto vendedor dos produtos da marca LOBA – E… / fabricada no Brasil, da autora por via de uma empresa distribuidora em Portugal, entretanto extinta.
10. Dado que o réu esteve no passado relacionado, através de uma empresa distribuidora, entretanto extinta, e como vendedor na distribuição e comercialização em Portugal dos produtos das marcas E…, LOBA e A MEIA DA LOBA da autora, não podia ignorar o mesmo que as marcas LOBA e A MEIA DA LOBA que fez registar em seu nome, não lhe pertencem, bem sabendo que se trata de marcas de reconhecido prestígio no Brasil e, presentemente, em Portugal.
11. O réu fez registar em seu nome uma marca que reproduz o elemento figurativo (LOBA) que a autora há muito já usava nas suas referências publicitárias às suas marcas LOBA e A MEIA DA LOBA (p. ex. catálogos), no Brasil e em Portugal – é o que sucede com a caracterização da marca nacional nº 324469, cujo registo o réu requereu em 18/06/1997.
13. O registo em nome da autora da marca nacional nº 326001 A MEIA DA LOBA caducou por falta do pagamento das respectivas taxas de concessão do registo, então devidas à data da publicação do despacho de concessão, obrigação que a autora desconhecia.
14. Facto é que a autora só recentemente detectou que aquele registo de marca não está vigente devido à caducidade, o que ignorava, uma vez que a sua administração sempre esteve convicta das suas marcas estarem devidamente protegidas por registo em Portugal.
16. O réu registou a marca em seu nome.
23. Em 18/06/1997, o réu requereu a concessão da marca registada LOBA, pretensão que lhe foi deferida por despacho de 06/01/1998 e publicada em 30/04/1998.
24. O réu alterou o sinal inicial da marca Loba, nos termos constantes de fls. 26, que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos legais e requereu o registo da marca, à qual foi atribuído o nº 407859, tendo tal pedido sido aceite, por despacho de 12/03/2007, publicado em 30/03/2007.
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Os argumentos da sentençaDepois de deixar estabelecido que “confrontando as marcas do réu e as marcas utilizadas pela autora, não restam dúvidas que os sinais em confronto são idênticos ou, pelo menos, por tal forma semelhantes que podem induzir em erro ou confusão o consumidor” e que “os sinais distintivos em causa se reportam aos mesmos produtos ou serviços, ou, pelo menos, a produtos ou serviços semelhantes”, a sentença diz a seguir:
“O CPI prevê que os direitos de propriedade industrial se extingam ainda nos casos de nulidade e de anulação.
[…]
A autora pediu a anulação das marcas do réu, com os seguintes fundamentos:
- por o réu não ter direito ao registo (por ter registado as marcas sem legítimo interesse);
- e por o registo ter alegadamente sido obtido de má-fé.
Quanto ao primeiro fundamento, pese embora a autora tenha logrado provar os factos a si subjacentes, o facto é que também se provaram factos de onde resulta o legítimo interesse do réu no registo.
Com efeito, alegou a autora que comercializa os seus produtos em Portugal desde 1996 ou 1997, sendo contudo que se provou que o réu é empresário, fabrica e comercializa peúgas e collants sob a designação Loba pelo menos desde 1995. Ou seja, desde data anterior ao início da actividade da autora em Portugal. Acresce a isso que igualmente se provou que, desde que iniciou a sua actividade o réu sempre exerceu a actividade industrial e comercial de fabrico de peúgas e collants, sem qualquer interrupção, o que sucede até aos dias de hoje.
Face a tal prova, parece-nos estar afastado o primeiro fundamento invocado pela autora, com vista à anulação das marcas registadas pelo réu.
Com efeito, pode entender-se que o titular da marca não tem direito a ser titular dessa marca: “…(i) quando não tenha legitimidade para registar qualquer marca; (ii) quando não tenha legitimidade em relação a determinados sinais; (iii) quando, não obstante a marca seja passível de protecção, ela já se encontre ocupada ou em vias de ser ocupada por outro titular” (cfr. Luís Couto Gonçalves, Direito das Marcas [Almedina, 2000, pág. 171]).
No caso dos autos, o réu não carecia de legitimidade para registar a marca, pois que as suas marcas não são reprodução ou imitação das marcas usadas pela autora, exactamente, porque essas marcas se não encontravam registadas a seu (da autora) favor.
Vejamos agora o segundo fundamento invocado pela autora (o registo ter alegadamente sido obtido de má-fé).
A má-fé reveste aqui um sentido de má-fé subjectiva. Uma marca considera-se registada de má fé se o seu titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro.
Ora, como vimos, a autora não é, nem era à data do registo das marcas do réu, titular do registo de qualquer marca em Portugal.
Como tal, carece a autora de legitimidade para arguir a anulabilidade das marcas do réu, atendendo ao disposto na 1ª parte do n.º 1 do art. 287 do Código Civil.
Ainda que, por mera hipótese, assim não fosse, dispondo a autora de legitimidade para arguir a anulabilidade do registo das marcas do réu, nem assim lhe assistiria razão.
Com efeito, perante os factos dados como provados, temos de concluir que o réu, ao obter o registo das marcas em discussão nos autos, não agiu com o intuito de se aproveitar de um sinal distintivo pertencente à autora, pois este não pertencia à autora por não registado, nem, consequentemente, que o tenha feito com o intuito de causar prejuízos à autora e de alcançar, em seu único e exclusivo proveito, um benefício que sabia não ter direito.
Face a tal, a presente acção terá de ser julgada totalmente improcedente, ficando assim prejudicado o conhecimento da excepção invocada pelo réu.”
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Análise dos argumentos da sentençaAssim, o 1º fundamento invocado pela autora foi afastado com dois argumentos: primeiro, o terem-se provado factos [que eram os factos 15 e 17] de onde resultaria o legítimo interesse do réu no registo; segundo, o réu não carecer de legitimidade para registar a marca, pois que as suas marcas não são reprodução ou imitação das marcas usadas pela autora, exactamente, porque essas marcas se não encontravam registadas a seu (da autora) favor.
O 1º argumento fica afastado com a eliminação dos factos 15 e 17.
O 2º argumento não está certo: pressupõe que não tem direito ao registo apenas aquele que pretende registar marcas que sejam reprodução ou imitação das marcas registadas por outrem, quando tinha acabado de aceitar que a inexistência do direito ao registo também resulta da falta de interesse para registar, como de facto resulta, por força do disposto nos arts. 168/a) do CPI de 1995 e 225 do CPI de 2003 (o direito ao registo da marca cabe a quem nisso tenha legítimo interesse…); para além de se ter que reconhecer que também não tem direito ao registo aquele a quem o direito não pertence (arts. 33/1 do CPI95 e 34/1 do CPI2003) ou aquele que pretende fazer concorrência desleal [arts. 25/1d do CPI95 e 239/1 = 266/1b) = 24/1d) do CPI de 2003], como resultará do que se dirá mais à frente.
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O 2º fundamento invocado pela autora foi afastado pela sentença recorrida com o argumento de que uma marca só se considera registada de má-fé quando o seu titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro, sendo que este direito de terceiro, para a sentença recorrida, é só a titularidade de um registo anterior.Mas, ver-se-á a seguir, a má fé não pode ser restringida apenas à consciência de prejudicar um titular de um registo anterior; ela também existe quando se regista, com conhecimento e em concorrência desleal, uma marca que é usada por outrem, mesmo que esta não esteja registada [arts. 25/1d), 33/1, 214/6 e 260/1 do CPI95 e arts. 34/1, 239/1e) = 24/1d), 266/1 ou 1b), 266/4 e 317/1, todos do CPI2003].
Posto isto,
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Os requisitos da anulação de um registo no CPI de 1995 e no CPI de 2003Para se saber se a autora tem ou não direito à anulação dos registos em causa, como a primeira marca foi registada pelo réu em 1998 e as outras duas em 2007 e 2008, importa ter presente, por força do art. 12/1 do CC, os dois CPI que vigoraram durante estes anos.
No âmbito do CPI de 1995 (aprovado pelo DL 16/95, de 24/01), os artigos que se seguem diziam, apenas na parte que importa, que:
O art. 25/1d): são fundamentos de recusa do registo: o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção.
O art. 33/1: os títulos de propriedade industrial são total ou parcialmente anuláveis quando o titular não tiver direito a eles, nomeadamente: a) quando o direito lhe não pertencer.
O art. 34/1: a anulação só pode resultar de decisão judicial.
O art. 34/2: a acção deve ser intentada por qualquer interessado.
O art. 168a): o direito ao registo da marca cabe a quem nisso tiver legítimo interesse, designadamente: aos industriais ou fabricantes, para assinalar os produtos do seu fabrico.
O art. 214/5: as acções de anulação poderão ser propostas dentro do prazo de 10 anos a contar da data do despacho de concessão do registo, sem prejuízo do que a seguir se dispõe.
O art. 214/6: o direito de pedir a anulação da marca registada de má fé não prescreve.
O art. 260/1: quem, com intenção de causar prejuízo a outrem ou de alcançar para si ou para terceiro um benefício ilegítimo, praticar qualquer acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, nomeadamente: a) os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue; c) as invocações ou referências não autorizadas de um nome, estabelecimento ou marca alheios”
Por sua vez, sempre apenas na parte que interessa, os arts. do CPI de 2003 (aprovado pelo DL 36/2003, de 05/03; com as alterações introduzidas por vários outros, entre eles, sendo a última alteração, no que interessa à acção, a da Lei 52/2008, de 28/08), dizem o seguinte:
O art. 34/1: os registos são total ou parcialmente anuláveis quando o titular não tiver direito a eles, nomeadamente: a) Quando o direito lhe não pertencer.
O art. 35/1: A declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial.
O art. 35/2: Têm legitimidade para intentar a acção referida no número anterior o Ministério Público ou qualquer interessado.
O art. 225: o direito ao registo das marcas cabe a quem nisso tenha legítimo interesse, designadamente: a) Aos industriais ou fabricantes, para assinalar os produtos do seu fabrico.
O art. 239/1: constituem ainda fundamento de recusa do registo de marca: e) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção. Este fundamento não estava previsto na redacção original deste artigo, mas em previsão específica do art. 266/1b e na previsão genérica do art. 24/1d) entretanto revogada.
O art. 266/1: para além do que se dispõe no art. 34, o registo da marca é anulável quando, na sua concessão, tenha sido infringido o previsto nos arts 239 a 242. A redacção é diferente da original, mas nesta já se previa, no art. 266/1b), que o registo era anulável quando se reconhecesse que o titular do registo pretendia fazer concorrência desleal, ou que esta era possível independentemente da sua intenção, para além da previsão genérica já referida do art. 24/1d) com o mesmo teor.
O art. 266/4: as acções de anulação devem ser propostas no prazo de 10 anos a contar da data do despacho de concessão do registo, sem prejuízo do direito de pedir a anulação de marca registada de má fé que é imprescritível.
O art. 317/1: constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, nomeadamente: a) os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue; c) as invocações ou referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação de um nome, estabelecimento ou marca alheios”
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Da falta de interesseQuanto à falta de interesse, embora acima se tenha reconhecido que não foi feita prova do réu fabricar meias, peúgas ou collants, a verdade é que não há nenhum facto provado que diga, porque a autora nem sequer o alegou, que o réu não fabrica meias, peúgas ou collants.
Assim, não se pode chegar à conclusão de que o réu não tinha interesse nos registos em causa, com base na consideração de que não tem produtos do seu fabrico, pois que esta base falta.
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Da concorrência desleal e da má féMas a autora assentava o seu pedido de anulação na má fé do réu (art. 266/4 do CPI de 2003), invocando também a concorrência desleal (art. 239/1e) do CPI de 2003] e a falta do direito ao registo por o direito não pertencer ao réu (art. 34/1 do CPI de 2003).
Como apoio doutrinal, a autora citava o Prof. Oliveira Ascensão, nas suas lições de Direito Comercial, Direito Industrial, vol. II, Lisboa 1988, p. 175 e ss [a 177]):
“(...) Não pode deixar de se ver um ponto fraco do sistema, na fragilidade da situação daquele que usa de facto a marca, embora a não tenha registado. Ao fim de 6 meses perde a prioridade, e quem quer que requeira o registo da marca suplanta-o. Se assim for, o resultado tranquiliza a burocracia do registo, mas é valorativamente condenável.
E isto é tanto mais chocante considerando que há elementos que vão no sentido de uma valorização do uso. Assim, o art. 6º- quinquies C) 1 da convenção de Paris manda atender, na decisão sobre a concessão do registo, a todas as circunstâncias de facto, nomeadamente à duração do uso da marca.
Mais impressivo ainda, por respeitar à nossa matéria, é o art. 6º bis/3. Estabelece-se aí que o direito de exigir o cancelamento ou a proibição do uso da marca registada ou utilizada de má fé não tem prazo. A má fé é o conhecimento de que havia marca legitimamente adquirida quando se requereu o registo. Há pois um princípio de relevância da má fé, que se impõe à nossa ordem jurídica. (...)
(...) Assim, o que pré-usou pode insurgir-se contra a concessão, havendo algum vício específico nela. (...)
Poderá o que usa socorrer-se da previsão da concorrência desleal? Supomos que sim. Registar a marca de outrem é forma de concorrência desleal. (…).
A autora não citava a parte final desta passagem, mas ela tem importância para compreensão da posição de Oliveira Ascensão sobre toda esta matéria, pelo que se passa a transcrever a mesma:
“(…) E o art. 187/4 manda genericamente recusar o registo se o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou se esta é possível independentemente da sua intenção. Repare-se que aqui se prescinde até do tipo subjectivo da concorrência desleal. Mas fica de fora a protecção no próprio terreno da marca.
Note-se que não havia, no CPI de 1940, a que se reportam as lições citadas, norma equivalente ao art. 266/1 do CPI de 2003, no que se refere à anulação por concorrência desleal, e daí, ao que se crê, a parte final sublinhada das lições de Oliveira Ascensão e que depois este professor logo tenha acrescentado, como outro dos caminhos para o problema da protecção daquele que usa de facto a marca embora não a tenha registado, o seguinte (págs. 177 a 180):
“Pode impugnar-se o registo realizado com fundamento na má fé de quem realiza o registo, com conhecimento do uso preexistente. Poderá para isso invocar-se a exceptio doli, ou o abuso de direito. […] Se o registo for impugnável, a aquisição pelo registo mantém o seu interesse, mas apenas em benefício de quem registo de boa fé.
A não se encontrar solução, haveria que nos interrogarmos sobre a admissibilidade de um sistema mais complexo […]”
E depois, já sob outro ponto (III), acrescenta:
“Supomos que a solução deve ser encontrada observando que nesta hipótese se está perante uma aquisição pelo registo.
O princípio geral das aquisições pelo registo é o da exigência de boa fé por parte do adquirente. […]
O art. 123/§2 marca expressamente a relevância da boa fé, ao estabelecer que o direito de pedir a anulação da marca registada de má fé não prescreve. Não houve aquisição pelo registo, e o adquirente aparente está em situação de pode ver o seu “direito” impugnado a todo o tempo.
Sendo assim, podemos recorrer ao art. 122/§1, que prevê a anulabilidade do registo se tiver sido concedido a pessoa sem qualidade para o adquirir.
Isso acontece sempre que outrem use anteriormente a marca, dado o que nos parece ser a prevalência do uso na aquisição da marca.
Se quem usa tem além disso prioridade para registo, essa prioridade perde-se ao fim de 6 meses, se não for exercida. Mas fica o direito derivado do pré-uso. Esse pode ser exercido até 5 anos após o registo, por este ter sido concedido a pessoa sem qualidade para o adquirir.
Ao fim de 5 anos, dá-se a aquisição pelo registo. O registante consolida a sua posição, e o que pré-usou perde o direito à marca.
Esta aquisição constitutiva, porém, supõe a boa fé, nos termos gerais. Se o registante está de má fé, a situação não se consolida nunca, o direito à marca continua a pertencer a quem o adquire por o ter adoptado.
[…]”
Já no âmbito do CPI de 1995, onde continuava a não haver norma equivalente ao art. 266/1 do CPI de 2003, Oliveira de Ascensão volta ao tema (nas lições de Concorrência desleal, Almedina, 2002, págs. 437 a 439, esp. pág. 439), dizendo, entre o mais, que a posição tomada pelo ac. do STJ de 01/02/2000, CJ.I.56, ao negar que o facto de o concorrente pretender fazer concorrência desleal possa ser fundamento da anulação do registo da marca e de que só haveria exercício abusivo do direito se o requerente do registo tivesse a finalidade “exclusiva” de prejudicar o utilizador de marca livre, talvez tenha sido demasiado restritiva.
Num artigo publicado na revista O Direito, sobre A Marca Comunitária, 2001/III, pág. 536, Oliveira Ascensão diz: embora o ponto esteja sujeito a debate, é de supor que, por força do art. 25/1d) do CPI, se a marca possibilita objectivamente a concorrência desleal, e não obstante tiver sido concedida, o acto é anulável. Em nota acrescenta que em sentido contrário decidiu o referido ac. do STJ e que Luís Couto Gonçalves, Direito das Marcas, 2000, 167, afirma que à proibição do art. 25/1d do CPI não corresponde, ao contrário das demais, uma causa de invalidade do registo, mas com o inaceitável argumento que a possibilidade de invocar autonomamente a concorrência desleal como causa de invalidade do registo [por lapso manifesto escreve-se “como causa de concorrência desleal”] se teria extinguido por confusão após o registo. E refere ainda que A. Silva Carvalho, Marca Comunitária, nº. 38, nota [3, parte final – acrescenta-se aqui], afirma que subjacente à confusão da marca está a concorrência desleal, que deve levar a eliminar [aplicando os correspondentes preceitos legais – acrescenta-se aqui] do mercado a marca que dá origem a tal concorrência; mas não foca directamente a relação com o motivo da recusa.
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Da concorrência deslealDepois do CPI de 2003, face aos artigos transcritos acima, não pode haver a mais pequena dúvida de que basta a concorrência desleal para pedir a anulação do registo e este pedido pode ser efectuado mesmo por aquele que usa de marca sem que esteja registada.
No corpo das alegações de recurso a autora cita, já no âmbito do CPI de 2003, o Prof. Couto Gonçalves (Manual de Direito Industrial, Almedina, 2005, p. 260 a 262):
“A concorrência desleal actua, de modo impróprio e indirecto, como um instrumento excepcional destinado a evitar registos que possam pôr em causa posições de concorrência conquistadas no mercado por terceiros de boa fé.
Na sua lógica, ao lado, por exemplo, da atribuição de um direito prioritário para efectuar o registo ao usuário durante um período de seis meses (art. 227/1), está a preocupação de atenuar os efeitos jurídicos resultantes de um sistema de aquisição do direito de marca baseado no registo.
(...) O propósito de invalidar o registo de uma marca efectuado de má fé não é o de prejudicar o sistema de aquisição do direito baseado no registo. O propósito é o de garantir que a actuação do registante seja pautada pelas regras da boa fé. Se essa actuação for de manifesta e intencional deslealdade, em relação a outro concorrente, a deslealdade não actua como causa autónoma da invalidade, mas como expressão e prova da má fé do titular da marca.”
Num artigo publicado em 2008 (O uso da marca, Direito Industrial, vol. V, Janeiro de 2008, págs. 369/370), este mesmo autor diz o seguinte:
“Fora do período de seis meses, o usuário tem o direito de se opor ao registo de marca posterior desde que o requerente pretenda fazer concorrência desleal ou que esta seja possível independentemente da sua intenção e ainda (o que corresponde a uma solução inovadora do actual CPI) o direito de anular o registo da marca conflituante com o mesmo fundamento (art. 24/1 al. d) e art. 266/1b)).
A referida possibilidade de o usuário poder passar a invalidar o registo de uma marca com fundamento em concorrência desleal objectiva (art. 266/1b)) aumenta substancialmente o conteúdo de protecção da marca não registada e não deixa de fazer perigar seriamente a lógica de um sistema de aquisição do direito de marca baseado no registo, de acordo com o princípio legal enunciado.
O reconhecimento [por lapso manifesto escreve-se “A proibição”] de que o requerente do registo de uma marca pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção (cfr. art. 24/1d)) devia continuar a ser considerada uma proibição sui generis (como nos CPI anteriores de 1940 e de 1995) na medida em que à sua inobservância não devia corresponder uma causa invalidade do registo. Valeria como meio preventivo, mas não como meio repressivo do registo.
Antes do registo, a concorrência desleal não é convocada em sentido próprio e directo, como um instituto repressivo de actos desleais concretos e actuais. A concorrência desleal actua, de modo impróprio e indirecto, como um instrumento excepcional destinado a evitar registos que possam pôr em causa posições de concorrência conquistadas no mercado por terceiros de boa fé. Na sua lógica, ao lado, por exemplo, da atribuição ao usuário de um direito prioritário para efectuar o registo, durante um período de seis meses (art. 227/1), está a preocupação de atenuar efeitos jurídicos resultantes de um sistema de aquisição do direito de marca baseado no registo. Mas uma coisa é atenuar o sistema e outra, bem diferente, é perverter o sistema. Ora, é disso que se trata na hipótese de ser possível invalidar o registo de uma marca com o fundamento único em concorrência desleal objectiva. O titular de uma marca de facto acaba por ter um direito tão forte ou mesmo, na medida em que o possa vir a anular, um direito mais forte que o do titular de uma marca registada. Por esta "janela" acaba por cair (com fracturas graves) o sistema de aquisição do direito baseado no registo que havia entrado pela "porta" aberta pelo disposto no art. 224. Tudo agravado pela circunstância de o interessado na invalidade nem sequer ter de provar que o titular da marca registada teve uma actuação desleal intencional (art. 266.° n.º 1 al. b).
Isto não significa que sejamos insensíveis à conduta daquele que pretenda servir-se do registo para prejudicar terceiros. Mas o meio mais adequado não devia ser o da concorrência desleal pós-registo. A solução não deveria ser o de aferir um acto de registo público a normas e usos honestos. Então o acto de registo de uma marca junto de um instituto público de acordo com um procedimento rigoroso de controlo de validade não é um acto conforme as normas e usos honestos?
A solução, na nossa opinião, deveria ser outra, mais exigente, tecnicamente mais adequada e mais coerente. Essa solução seria a de permitir a invalidade do registo de uma marca que tivesse sido efectuado de má fé, em circunstâncias particularmente graves e chocantes reveladoras de uma actuação consciente e intencional do titular da marca em prejudicar terceiros. Por tudo isto melhor fora considerar como fundamento autónomo de causa de invalidade o registo efectuado de má fé [e remete, em nota, para o Direito das Marcas, 2ª edição, Almedina, 2003, pp. 164 e segs].”
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A posição deste Prof., de clara crítica ao sistema instituído, pretendendo que devia ter sido outra a solução acolhida, torna no entanto claro que este mesmo sistema veio consagrar, na prática, a interpretação do sistema feita por Oliveira Ascensão, de protecção daquele que usa a marca mesmo sem registo, que, na opinião de Couto Gonçalves, passa agora quase que a ter um direito mais forte que o titular de uma marca registada. Assim, repete-se, depois de 2003 deixou de haver dúvidas de que basta a concorrência desleal para pedir a anulação do registo e este pedido pode ser efectuado mesmo por aquele que usa marca sem que esteja registada.
Assumindo inequivocamente esta posição, veja-se o ac. do TRC de 06/03/2012 (363/10.0TBTCS.C1) que concluiu pela anulação de uma marca registada pela ré, em concorrência desleal com uma marca não registada mas usada pela autora, com base nas normas que decorrem dos arts 266/1, 239/1e) e 317/1a), todos do CPI de 2003: “Por constituir concorrência desleal, é anulável o registo de marca que vinha sendo usado por outra entidade para produto similar àquele para que é pretendido o registo, resultando desse registo confusão de produtos e dos consumidores e apropriação de clientela da entidade que vinha usando a marca não registada.” Entre o mais, este acórdão invoca, neste sentido, Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Volume I, Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal, Almedina 2005, página 280.
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Da má féMas toda esta evolução veio também confirmar aquilo que decorre da posição de Oliveira Ascensão quanto à extensão do conceito de má fé: não está de má fé só aquele que regista em seu nome, com conhecimento, uma marca já registada por outrem, mas também aquele que regista em seu nome uma marca com conhecimento do uso preexistente por outrem mesmo que a marca não esteja registada a favor deste último.
O que aliás corresponde ao senso comum: de má fé é o qualificativo que sempre será usado em relação à actuação, no âmbito de uma concorrência desleal, daquele que regista como sua uma marca que sabe que é usada por outrem.
Ninguém aceitaria que A registasse o prédio de B como seu, sabendo que o prédio era de B, apenas porque o B não o tinha registado. E não se concebe, sem mais, que B não pudesse anular o registo de A apenas porque B não tinha o prédio registado em seu nome.
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Da concorrência desleal com má féOra, no caso dos autos deu-se como provado, para além do mais, aquilo que consta dos factos A), 3, 9, 10 e 11, isto é, que o réu, dado que esteve no passado relacionado, através de uma empresa distribuidora, entretanto extinta, e como vendedor na distribuição e comercialização em Portugal dos produtos das marcas E…, LOBA e A MEIA DA LOBA da autora, não podia ignorar que as marcas LOBA e A MEIA DA LOBA que fez registar em seu nome, para os mesmos produtos (da classe 25ª da Classificação Internacional de Nice), não lhe pertencem, bem sabendo que se trata de marcas de reconhecido prestígio no Brasil (e aí registadas desde 27/08/1991) e, presentemente, em Portugal, e que a autora há muito já usava o elemento figurativo (LOBA) nas suas referências publicitárias às suas marcas LOBA e A MEIA DA LOBA, no Brasil e em Portugal.
Ora, o registo, nestas circunstâncias, feito de má fé, só pode ter por fim a obtenção de benefícios ilegítimos (prestígio, clientes e publicidade), aproveitando a confusão que gera com os produtos da autora. Isto é, só isto, na lógica das coisas, explica a actuação do réu. Mas mesmo que não se provasse a finalidade, basta, como se viu, a concorrência desleal objectiva.
Em suma, os registos efectuados pelo réu foram feitos de má fé, em concorrência desleal com a autora, não tendo, por isso, o réu direito aos mesmos.
E, por isso, deve ser considerado procedente o pedido de anulação dos mesmos, quer ao abrigo do CPI de 1995 (para o primeiro registo), quer ao abrigo do CPI de 2003 (para os dois últimos registos).
É que, hoje, perante a evolução descrita, repugnaria admitir que embora a lei, já em 1995, (i) previsse expressamente como fundamento da recusa do registo o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção (art. 25/1d)), (ii) que os títulos de propriedade industrial são total ou parcialmente anuláveis quando o titular não tiver direito a eles, nomeadamente: quando o direito lhe não pertencer (art. 33/1a)) e (iii) que o direito de pedir a anulação da marca registada de má fé não prescreve (art. 214/6), afinal se negasse esse direito no caso dos autos, apesar de se provar que o réu, em concorrência desleal com a autora, registou uma marca que sabia que era desta e que era usada por ela. Ou seja, tornou-se entretanto clara que a melhor interpretação da lei era a de Oliveira Ascensão e que por isso devia ser seguida.
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Da prescriçãoComo o direito de anulação está baseado num registo efectuado de má fé, o direito da autora é imprescritível (arts. 214/6 do CPI de 1995 e 266/4 do CPI de 2003).
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Dos outros pedidos formulados pela autoraSegue-se a apreciação dos outros pedidos formulados pela autora e que o tribunal recorrido não apreciou por terem ficado prejudicados pela improcedência do primeiro (art. 715/2 do CPC), sendo que o réu teve oportunidade de se pronunciar quanto a eles quer aquando da contestação da acção quer quando notificado para o recurso (não tendo a autora desenvolvida a argumentação em relação a eles neste recurso).
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A abstenção de uso e registoA procedência do primeiro pedido (anulação) implica, necessariamente (é uma sua consequência) a obrigação do réu se abster do uso das marcas.
Já não, sem mais, a de ele se abster de usar e registar outras marcas semelhantes e confundíveis com as marcas Loba e A Meia da Loba.
Um tribunal não pode proferir decisões genéricas deste tipo, para o futuro, sem prova sequer de que o réu se esteja a preparar para registar e usar outras marcas nas condições referidas, ou para o presente, sem prova sequer de que existam outras marcas.
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Desistência de queixasTambém este pedido, dado ter sido formulado em termos genéricos, é insusceptível de proceder: nem a autora tem legitimidade para fazer pedidos em proveito de terceiros, nem o tribunal tem os elementos necessários para apreciar as queixas em causa e designadamente para dizer se elas foram feitas de modo a prejudicar e lesar direitos da autora.
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Indemnizações O mesmo vale em relação a este pedido. Por um lado, a autora não pode – sem mais - fazer pedidos de indemnizações para terceiros. Por outro, não há factos que permitam dizer em que termos foram feitas tais queixas e se forem essas queixas, nesses termos, que levaram às apreensões invocadas pela autora e quais os prejuízos que possam daí ter advindo.
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Pelo exposto, julga-se o recurso parcialmente procedente, revogando-se a sentença recorrida, que se substitui por esta que julga agora a acção parcialmente procedente, anulando os registos a favor do réu das marcas com os números nº 324469, mista, nº 407859, mista, e nº 423570, nominativa, registadas para os produtos da classe 25ª da Classificação Internacional de Nice, e condenando o réu a abster-se de os usar, e absolvendo-o dos demais pedidos.Custas da acção e do recurso pela autora e pelo réu.
Se e quando transitar em julgado, comunique este acórdão ao INPI (nos termos do art. 35/3 do CPI de 2003).
Porto, 07/11/2013.
Pedro Martins
Judite Pires
Teresa Santos