| Decisão Texto Integral: | ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA
7ª SECÇÃO CÍVEL
I – A….., S. A., intentou contra B……, Lda. a presente acção declarativa com processo ordinário, pedindo que se anule o registo da marca nacional nº “LANZOGASTRO”.
Para tanto, invocou, em síntese, que:
- Foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 17.7.2002, o registo da marca “LANZOGASTRO” sob requerimento de C………, Lda.;
- Tal registo foi posteriormente transmitido para a ré;
- Esta marca destina-se a produtos da Classe 5ª da Classificação Internacional de Nice;
- Anteriormente, havia sido requerido por D……….., Ltd. o registo da marca nacional nº …… “OGASTO”, também para produtos da mesma classe, o que veio a ser concedido pelo INPI em 3.2.1993;
- Em 28.12.1998 foi celebrado, entre a requerente desta marca e a autora, um contrato de licença de exploração;
- As duas marcas em confronto assinalam produtos idênticos ou manifestamente afins e apresentam semelhanças gráficas e figurativas que tornam a marca “LANZOGASTRO” uma imitação flagrante da marca “OGASTO”.
Houve contestação da ré e teve lugar uma audiência preliminar onde se seleccionaram os factos tidos como assentes, após o que foi proferida sentença que julgou a acção procedente e determinou a anulação da marca nacional nº ……. “LANZOGASTRO”.
Contra ela apelou a ré, tendo apresentado alegações onde, em sede de conclusões, defende, em síntese nossa, o seguinte:
I – Estamos perante marcas exclusivamente nominativas, cuja análise, na perspectiva da sua imitação e confundibilidade, deve ser feita considerando o seu conjunto, e não cada um dos elementos “de per si” – conclusões 1ª a 4ª;
II – Ambas as marcas têm uma sílaba comum – “GAS” – enquadrada, em qualquer delas, num contexto diferente que exclui possibilidade de confusão dadas as suas diferenças gráficas, figurativas e fonéticas – conclusões 5ª a 7ª;
III – A circunstância de a ré ter junto ao seu sinal a substância activa e as indicações terapêuticas não pode ser levada em conta na análise da marca, porque só releva no campo das patentes – conclusões 8ª a 11ª;
IV – O juízo emitido na sentença assentou na decomposição das palavras em confronto, o que não é correcto – conclusões 12ª e 13ª;
V – A autora não provou nem alegou ser titular do princípio activo “lansoprazol” – conclusão 14ª;
VI – O registo da marca “OGASTO” apenas menciona destinar-se a preparações e substâncias farmacêuticas, não sendo legítimo levar-se em conta a descrição dos produtos a que se destina – conclusão 15ª;
VII – Também a jurisprudência comunitária é no sentido de que a apreciação do risco de confusão da marca tem de ser feita através de uma apreciação global que tenha em conta todos os factores em concreto pertinentes, de acordo com a percepção de um consumidor médio, que apreende a marca como um todo e sem examinar os seus detalhes – conclusão 17ª;
VIII – O elemento “GASTRO” faz parte da marca de diversos outros medicamentos, não podendo ser determinante na análise da confundibilidade da marca – conclusão 18ª;
IX – A matéria do art. 9º da p. i. foi impugnada na contestação, não tendo a recorrida exibido título comprovativo do princípio activo que entra na composição do medicamento – conclusão 20ª;
X – Foi alegado na contestação que o mesmo princípio activo caiu há muito no domínio público, não podendo a recorrida reivindicar sobre ele qualquer direito; esta situação deve ser contemplada na base instrutória – conclusão 21ª;
XI – Igualmente deve ser levada à base instrutória a sujeição da venda do medicamento da recorrente a receita médica – conclusão 22ª;
XII – Constam do processo todos os elementos que serviram de base à sentença, pelo que a matéria de facto em causa pode ser alterada – conclusão 23ª.
Nas contra-alegações apresentadas, a autora sustentou a improcedência do recurso.
Colhidos os vistos, cumpre decidir, sendo questões sujeitas à nossa apreciação as enunciadas pela recorrente nas suas conclusões, visto serem estas, como é sabido, que delimitam o objecto do recurso.
II – Na sentença vêm dados como provados os seguintes factos:
1 – C………., LDA. requereu o registo da marca nacional nº …… "LANZOGASTRO-ZELLER";
2 – Com essa marca pretendem-se assinalar, na Classe 5ª da Classificação Internacional de Nice (aprovada nos termos do art. 6º do Decreto-Lei nº 176/80, de 31 de Maio), produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés, emplastros, material para pensos, matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas e herbicidas”;
3 – O sinal registando - "LANZOGASTRO-ZELLER" - veio posteriormente a ser objecto de alteração, sendo agora a marca constituída pela expressão "LANZOGASTRO", conforme publicação no BPI;
4 – Por decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial foi o registo concedido em 17 de Julho de 2002, conforme publicação no BPI nº;
5 – O registo da marca veio posteriormente a ser transmitido para a sociedade B ……, LDA, conforme publicação do respectivo averbamento no BPI nº , sendo presentemente a actual titular do registo da marca nacional nº …….. "LANZOGASTRO";
6 – Em 25 de Fevereiro de 1991, a sociedade japonesa D……. LTD. requereu o registo da marca nacional nº ….. "OGASTO" para assinalar, na mesma Classe 5, preparações e substâncias farmacêuticas, o qual veio a ser concedido pelo INPI em 3 de Fevereiro de 1993;
7 – A referida sociedade japonesa é a titular do registo da marca nacional nº …… "OGASTO";
8 - Em 28 de Dezembro de 1998 a sociedade japonesa D…..LTD. e a sociedade portuguesa A…., SA celebraram entre si um contrato de licença de exploração (não exclusiva), o qual foi averbado no INPI por despacho de 22 de Fevereiro de 1999, conforme publicação no BPI nº;
9 - A marca "OGASTO", que em Portugal é explorada pela Autora, distingue um medicamento cuja substância activa se designa por Lansoprazol, adequado para tratamentos médicos do foro ulceroso.
III – Estão em confronto as marcas “OGASTO” e “LANZOGASTRO”.
Distingue-se na doutrina entre marcas nominativas, figurativas (também ditas gráficas) e mistas, consoante são compostas apenas por sinais nominativos - estando então essencialmente em causa um certo fonema -, ou apenas por uma figura ou um emblema – sendo um grafismo que nesse caso está fundamentalmente em causa - ou por sinais de ambos estes tipos.[1]
Deve notar-se que, embora o conceito usual e corrente de “grafia”, “gráfico” e “grafismo” diga respeito à representação escrita de palavras [2], no nº 1 do art. 165º do Código da propriedade Industrial de 1995 – o aqui aplicável - alude-se a “representação gráfica” com um sentido mais amplo, abrangendo também, designadamente, desenhos. Mais restritamente, porém, são apenas desenhos – imagens ou figuras – que Couto Gonçalves inclui no seu conceito de marcas gráficas.
Porque nas marcas “OGASTO” e “LANZOGASTRO” apenas se encontram sinais nominativos, ambas se reconduzem ao primeiro dos assinalados tipos de marcas.
Não se vê razão para que na sentença se afirme que nelas coexistem elementos nominativos e gráficos, já que estes últimos, consistindo em imagens ou figuras, não fazem parte das marcas em confronto.
E, por maioria de razão, também contra o que se diz na sentença, não pode pôr-se a questão de saber qual deles deve prevalecer.
Doutrinariamente distingue-se ainda entre marcas simples e marcas complexas; aquelas são as compostas por um único sinal, nominativo ou figurativo, ao passo que estas são as que contêm uma pluralidade de elementos, podendo ser todos nominativos, ou todos figurativos, ou pertencerem a ambos os tipos referidos.[3]
Nesta perspectiva, dir-se-á que “OGASTO” é uma marca simples, ao passo que “LANZOGASTRO” é uma marca complexa; na palavra que compõe esta última encontram-se dois elementos distintos, sendo um a alusão ao seu princípio activo e outro a menção de uma dada indicação terapêutica.
No campo da apreciação do risco de confusão de marcas complexas, vem-se entendendo que estas devem “ser contempladas numa visão de conjunto”, mas não se atribuindo relevância aos elementos que, integrando-as, se mostrem destituídos de eficácia distintiva ou tenham natureza meramente descritiva.[4]
As marcas desta natureza devem ser consideradas na sua globalidade, “como sinais distintivos de natureza unitária”, mas a averiguação da sua novidade deve incidir “sobre o elemento ou elementos prevalentes – sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor). A marca mista ou complexa não será nova quando o seu núcleo se confunda com marca mais antiga.”[5]
Diz-se, ainda, quanto às componentes genéricas ou descritivas das marcas, o seguinte: “O facto de se assemelharem, unicamente com relação aos sinais genéricos ou descritivos não é determinante”.[6]
Nesta linha, aparentemente, a sentença apelada entendeu pôr de lado o elemento “LANZO”, destacando apenas o elemento “GASTRO” para confronto com “OGASTO”; na verdade, parece ter estado subjacente a ideia de que o primeiro elemento não teria eficácia distintiva, sendo genérico ou descritivo.
Não vemos, porém, fundamento para erigir como elemento dominante aquele sobre o qual incidiu a especial atenção do Tribunal de 1ª instância, já que nenhum dos elementos integrantes da palavra “LANZOGASTRO” é de fantasia, ambos sendo sinais distintivos “fracos” [7], sem que haja razão para excluir um e valorizar o outro na análise a fazer sobre o invocado risco de confusão.
Ambos contêm alusão a determinadas realidades objectivas, mas sem que com isso se mostre excluída a capacidade distintiva de qualquer um deles.
De facto, provindo “Lanzo” de uma alteração da palavra “Lansoprazol”, esta, sim, designando uma substância activa, e sendo “Gastro” um elemento de formação de palavras, de origem grega, que exprime a ideia de estômago ou de ventre, os elementos em causa, sendo susceptíveis de fornecer informações sobre as características dos respectivos produtos, não descrevem essas mesmas características[8], pelo se não mostra excluída a sua capacidade distintiva.[9]
Como escreve Carlos Olavo, as marcas compostas por sinais deste tipo, “chamadas marcas expressivas ou significativas, cuja composição dá ideia de certos produtos ou serviços ou de características destes, são dotadas de capacidade distintiva, não sendo assim abrangidas pela proibição de registo dos sinais descritivos”.[10]
Daí que, por esse motivo, não fosse de excluir o elemento “lanzo” na ponderação da confundibilidade da marca.
Ademais, a sentença, com o devido respeito, situou a questão da desconsideração de elementos genéricos ou descritivos em perspectiva diversa daquela por que deve ser encarada.
De facto, o elemento “lanzo” não é comum a ambas as marcas, pelo que a sua supressão ou desconsideração apenas conduz, na prática, a criar uma confundibilidade que de outro modo não existe.
E não é isso que se pretende com tal desconsideração.
Na verdade, uma vez que os elementos descritivos das marcas não são susceptíveis de ser apropriados por determinado agente económico, não podendo os outros ficar inibidos de os usar, é frequente encontrarem-se, no sector da indústria farmacêutica, diversos medicamentos com elementos descritivos comuns.
É então, e só então, que se desconsideram esses elementos, incidindo a análise da confundibilidade nos restantes elementos das marcas em confronto.
Ou seja, com essa desconsideração diminui-se a possibilidade de se concluir por um juízo de confundibilidade, ao passo que o que na sentença apelada se fez contribui, pelo contrário, para tornar confundível o que claramente o não é.
Se imaginarmos as marcas fictícias “AL” e “LANZOAL”, fica bem exemplificado o que acabámos de dizer.
Porém, o que a doutrina citada aconselha é que se faça precisamente o contrário.
A desconsideração de elementos descritivos apenas tem lugar quando estes são comuns às marcas em confronto – continuando a ficcionar pensemos em “LANZOAL” e “LANZOTINA” –, por forma a que se avalie o risco de confusão tendo apenas em conta os elementos não comuns - “AL” e “TINA”.
Assim sendo e tendo presente o entendimento de que as marcas deverão ser contempladas numa visão de conjunto e sem que deva ser desconsiderado qualquer dos elementos que as compõem, dir-se-á que as versadas nos autos se apresentam como claramente diferenciadas.
Aliás, sempre se dirá que, mesmo na orientação em que a sentença apelada se inseriu, os resultados a que chegou não foram os mais correctos.
De facto, não se concorda com a sentença apelada na parte em que destaca, da palavra “OGASTO”, as suas duas últimas sílabas para comparar, como fez, “GASTO” com “GASTRO”; ao fazê-lo omitiu a ponderação da sua primeira sílaba, que altera a composição da palavra e a sua fonética, visto que naturalmente a sílaba “O” se pronunciará de modo aberto e sonoro, assim contribuindo para diminuir o significado e a importância da semelhança fonética, e também gráfica – já que essa sonoridade não deixará de ser representada mentalmente por quem vir ou ler a palavra toda –, entre “OGASTO” e “LANZOGASTRO”.
Menor é, ainda, a nossa concordância com a recorrida quando, ao contra-alegar, confronta “OGASTO” com “lanzOGASTRO”, sugerindo que se faça da marca da apelante uma leitura que ninguém, normalmente, fará, ou seja, extirpando artificialmente da segunda sílaba a letra “O” (e adicionando-a às terceira e quarta sílabas como se com elas devesse fazer conjunto) para fazer passar a ideia de uma coincidência ou semelhança que não são reais.
Deve dizer-se ainda que, a considerar-se apenas o elemento “GASTRO” na ponderação da marca da apelante – hipótese que se formula apenas para efeitos de raciocínio –, o mesmo seria necessariamente confrontado com a totalidade da marca da apelada, já que nenhuma razão se vê para amputar a esta, como acima se disse já, a sua sílaba inicial, que nela assume relevo fortemente diferenciador.
Concluímos, pois, que se trata de marcas entre as quais se não verifica risco de confusão no mercado.
Perante o entendimento aqui sufragado, não há que conhecer das questões expostas nas conclusões 20ª a 23ª, visto terem sido suscitadas pela apelante a título subsidiário, prevenindo a hipótese, não verificada, de a sua argumentação principal não ter êxito.
A apelada defendeu, ao contra-alegar, que:
- a marca da apelante cria a possibilidade de erro ou confusão fácil com a sua marca “OGASTO”;
- a marca da apelante viola o princípio da verdade por poder induzir em erro os consumidores sobre a natureza de parte dos produtos a que se destina, visto dificilmente serem compostos pelo princípio activo “lansoprazol”.
Usando ambas as razões descritas para sustentar a improcedência do recurso, demonstra que, em seu entender, também por este segundo fundamento se impõe a procedência da acção.
Mas, a nosso ver, não lhe assiste razão, desde logo porque tal fundamento nunca poderia proceder.
De facto, a apelada apenas alegou, no art. 42º da petição, que a marca da apelante se destina também a “... produtos que, atentas as características dos mesmos, dificilmente são compostos por aquela substância activa (lansoprazol).”
Para obter a anulação do registo da marca da apelante com base na violação do princípio da verdade, caber-lhe-ia, enquanto autora, alegar e provar factos de onde se extraísse essa violação – designadamente afirmando e provando que tais produtos não eram compostos por tal princípio activo.
Porém, a alegação que produziu não constitui uma afirmação categórica e inequívoca da invocada falta de verdade, avançada apenas de forma dubitativa.
Um juízo seguro e categórico a este respeito nunca poderia, pois, vir a ser formulado pelo tribunal, já que nem a autora o formulou.
Concluindo-se que a acção não pode proceder, nem pelo fundamento acolhido na 1ª instância, nem pelo segundo fundamento também invocado na petição inicial, impõe-se a procedência do recurso.
IV – Pelo exposto, julga-se a apelação procedente, revogando-se a sentença e absolvendo-se a ré do pedido.
Aqui e na 1ª instância, as custas ficam a cargo da autora.
Lxa. 17.02.09
(Rosa Maria M. C. Ribeiro Coelho)
(Maria Amélia Ribeiro)
(Arnaldo Silva)
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[1] - cfr. Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Vol. I, 2ª edição, pág. 72 e Luís Couto Gonçalves, Direito das Marcas, 2ª edição, pág. 136.
[2] - cfr. Novo Dicionário Compacto da Língua Portuguesa, de António de Morais Silva, Vol. III, pág. 152
[3] – cfr. Carlos Olavo, loc. citado.
[4] – cfr. Carlos Olavo, obra citada, pág. 109, Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, Vol. I, 1973, pág. 348 e Couto Gonçalves, obra citada, pág. 137.
[5] - cfr. Ferrer Correia, obra e local citados
[6] Cfr. Couto Gonçalves, obra e local citados
[7] Cfr. Carlos Olavo, local citado, pág. 83
[8] O que, a acontecer, afastaria a sua capacidade distintiva, como resulta das disposições combinadas dos arts. 165º, nº 1 e 166ºº, nº 1, b) do CPI, na redacção aqui aplicável.
[9] Carlos Olavo, obra citada, pág. 86
[10] Obra e local acabados de citar. No mesmo sentido Ferrer Correia na obra já citada, pág. 324. |
