| Decisão Texto Integral: | Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa
1. “A” interpôs recurso do Despacho do Diretor do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial” que declarou a caducidade do registo da marca nacional nº (...), pedindo a sua revogação.
2. Julgado improcedente o recurso, foi proferida sentença que manteve o despacho recorrido.
3. De novo inconformada, apela a “A” e, nas suas alegações, em conclusão, diz (sic):
A) A ora recorrente na sua petição inicial juntou desde logo, a título exemplificativo, (sic artigo 30º, da p.s.) algumas declarações de pessoas e entidades que tinham adquirido medalhas em vários anos, tal como juntou no processo administrativo, mas que necessariamente tais declarações tinham que ter sido emitidas depois do pedido de caducidade por terem sido posteriores: se era indispensável ouvir essas pessoas sobre quando e há quanto tempo adquiriram essas medalhas o que só poderia ser efetuado no julgamento, tendo a ora requerente indicado testemunhas para ser ouvidas, precisamente para esclarecer as declarações e os recibos;
B) Também os recibos, que ao contrário do referido na sentença, são anteriores (datam de 2008) ao pedido de caducidade (sic artigo 31º, da p.s.) obviamente que não continham cópia da marca em causa, nem o podiam fazer, pelo que a audição das testemunhas arroladas era essencial para a descoberta da verdade, pois precisamente iriam revelar e até apresentar as medalhas adquiridas: Daí que, a sentença "a quo” ao referir que os recibos juntos “não provam que essas insígnias correspondam à marca em causa nestes autos" demonstra que havia necessidade de ouvir as testemunhas que foram arroladas precisamente por essa razão, sendo o julgamento necessário para que o Juíz se pudesse pronunciar, com conhecimento de causa sobre o que estava em causa no presente processo;
C) O Juíz "a quo" ao não marcar julgamento para ouvir as testemunhas arroladas e ao pronunciar-se sobre os documentos, rejeitando todos "por não provarem que correspondiam à marca em causa", conheceu de questões sobre as quais não podia tomar ainda conhecimento e também deveria ter apreciado as provas em julgamento, pelo que a sentença enferma de nulidade atento o disposto no artigo 615º, nº1, alínea d), do CPC;
D) Por outro lado o juíz "a quo" não se pronunciou sobre o facto de as declarações já terem sido aceites no processo administrativo só que a técnica considerou que eram membros da A, o que seria, a seu ver, contrário ao uso público da marca, aspeto que foi infirmado pela ora recorrente e ao qual a sentença nada diz o que também representa um assunto sobre o qual se devia pronunciar e não o tendo feito, viola também o artigo 615º, nº1, al. d) do CPC;
E) A sentença "a quo" não apreciou uma questão que tinha sido abordada na decisão do INPI e que releva para se compreender o uso que a ora recorrente está a fazer da sua marca e logótipo, símbolos de toda a sua atividade como está, provado: conforme é jurisprudência pacífica, quer nacional quer comunitária, (por todos veja-se o Ac. C-442/07 do TJUE) "quando uma associação sem fins lucrativos regista marcas para os seus serviços ... não pode ser acusada de não fazer uso efetivo dessas marcas quando as utiliza para os referidos serviços" até porque presta serviços onde vende aos seus associados e aos terceiros que queiram adquirir, sendo o seu produto até uma das receitas mais significativas da A. conforme resultou plenamente provado na sentença que se juntou;
F) Na verdade, a comercialização deste tipo de produtos é feita de forma especial, sendo que uma associação deste tipo não atua no mercado com porta aberta: fá-lo através da Internet e através de círculos a quem interessa estes produtos ou diretamente ou através de entidades associadas e autorizadas como o é a referida “Associação ...” que anualmente adquire estas medalhas à ora recorrente, como resulta, entre outros, de alguns dos recibos emitidos e ainda em eventos públicos onde recolhe donativos e em que os seus símbolos são usados como ficou provado na sentença junta: é uma situação similar por exemplo à da C, muito especial e não pode ser tratada sem que seja provada a forma de comercialização específica deste tipo de associações, evidenciando uma questão que devia ter sido apreciada pela sentença “a quo" e não o foi, o que configura também uma nulidade face ao disposto no artigo 615º, nº 1, alínea d), do C.P.C. pois trata-se de questão sobre a qual devia pronunciar-se, e não o fez;
G) Reapreciação do concreto ponto de facto impugnado (declarações): Os documentos /declarações juntas têm a assinatura reconhecida e foram emitidas em Agosto de 2009 por terem sido emitidas para o presente processo e portanto tinham que ser posteriores mas já tinham sido emitidas outras tantas no processo junto do INPI que também deviam ter sido apreciadas: porém, a sentença provavelmente não apreciou sequer o que tais declarações referem: em primeiro lugar porque têm as assinaturas reconhecidas com data e registo, e, por outro lado, todas elas referem que adquiriram em datas anteriores a 2009, ao contrário do que a sentença alega, já, que apenas duas referem ter adquirido em 2009, há 6 declarações que referem ter adquirido em 2008, 6 declarações que referem ter adquirido em 2007, duas declarações que referem ter adquirido em 2006 e 2 declarações que referem ter adquirido em 2005;
H) Também no processo administrativo tinham sido juntas mais declarações que não foram sequer apreciadas pelo juiz "a quo" o que também implica a nulidade do processo por ter deixado de apreciar as respectivas questões que tais declarações implicavam nos mesmos termos acima (artigo 615º, nº1, alínea d) do CPC);
I) Estando as declarações reconhecidas como é que o juíz "a quo" pode aferir da credibilidade ou da veracidade se não ouve as testemunhas? É claro que a prova do uso numa associação deste tipo tem que ser aferida por declarações e testemunhos já que não tem escrita organizada, que não era obrigatório na altura a que se referem as declarações: por isso a sentença apreciou erradamente as provas e interpretou erradamente as declarações juntas, razão porque se impunha decisão diversa, no sentido de as aceitar;
J) Segundo ponto concreto de facto impugnado (recibos):a sentença interpreta erradamente os documentos já que um recibo naturalmente que não pode transcrever o aspeto figurativo de uma marca : apenas prova que fez vendas nesses anos da única insígnia de metal de que a ora Recorrente é titular: ao contrário do referido na sentença, as outras marcas de que a sentença fala, são meros pedidos que nunca foram concedidos e que não se reportam a insígnias de metal: cf. doc. nº1 e 2 que se juntam por onde se pode ver que o pedido de marca nº (...) é precisamente igual à marca nº (...) aqui em causa mas destina-se a produtos totalmente diferentes das classes 21ª e 25ª, da Classificação Internacional abrangendo apenas objetos em porcelana, em terracota ou em vidro, loiça, vasos, vidraria e porcelanas (classe 21ª) e vestuário (Classe 25). Nenhuma insígnia em metal! Assim também o pedido de marca nº 453599 (doc nº2 que se junta) também não assinala nenhuma insígnia em metal mas apenas os referidos produtos das classes 21ª e 25ª. Acresce que os logotipos referidos na sentença (o nº (...) não existe) não são marcas mas sim logotipos e também obviamente não assinalam insígnias de metal pelo que não faz qualquer sentido pretender que os recibos se referem ou se podem referir a outra insígnia de metal;
K) Também não procede a alegação de que o carimbo não coincide com a marca em causa: é verdade que não é totalmente porque as insígnias têm uma corrente com que são colocadas com uma figura genérica de todas as insígnias nacionais pelo que o carimbo tinha que necessariamente omitir a parte genérica de todas as insígnias, mas na parte que é específica e distintiva, sem dúvida que reproduz como se verifica à vista desarmada. Do exposto resulta que a decisão sobre os documentos juntos devia ter sido diversa da que foi tomada pelo juíz a quo e devia ter considerado o uso sério da ora Recorrente da sua marca;
L) A ora recorrente para prova do alegado juntou também uma sentença proferida no processo nº93/07.0TYLSB, processo esse que data de 2007 por requerimento junto em 4 de março de 2014 - no tribunal do comércio que era onde o presente processo corria termos - na qual foi expressamente provado que a A. - ora Recorrente - realiza regularmente eventos onde os seus símbolos são divulgados (ponto 18 da matéria provada) e que "a marca nacional nº (...) é utilizada em várias iniciativas da A. - ora Recorrente – (ponto 19 da matéria provada) “constituindo a “joia” de todas as iniciativas da A, - ora Recorrente - (ponto 20 da matéria provada): Sucede portanto que a matéria do presente processo estava também já em apreciação no processo nº 93/07.0TYLSB, que correu termos pelo 1º Juízo do Tribunal do Comércio de Lisboa tendo já sido proferida sentença, tal como já tinha sido proferida sentença transitada na providência cautelar do mesmo processo e que se junta para prova do alegado por necessidade das presentes alegações mas que já era referido na sentença junta (cf. página 6 e 8 da sentença) na qual sempre foi apreciado o uso da marca nº (...) e sempre se conclui pelo seu regular uso por parte da A. (cf. doc. nº 3 que se junta por necessidade e desenvolvimento do referido na sentença já junta);
M) Resulta do exposto em L) que no processo estava junta uma sentença que claramente comprovava o uso da marca nacional nº (...), em causa no presente processo, pelo que tal sentença e a providência cautelar no mesmo processo aí citada que data de 23.10.2009, reportada à situação desde 2007, configuravam uma decisão que é um meio de prova plena que só por si justificavam necessariamente uma decisão diversa da proferida.
N) A questão do "uso sério" a que se refere o artigo 268°, nº 1, alínea a) e 269º, do CPI tem que ser vista, no caso de uma associação sem fins lucrativos, tal como refere o Ac. C-442/07 do TJUE, e deve ser analisada em função do tipo de atividade pública que a associação faz designadamente em eventos públicos, ou através de pessoas que adquirem diretamente os bens ou serviços da entidade designadamente nesses eventos. Por isso deve ser a analisada através de julgamento onde podem ser ouvidas as testemunhas arroladas.
O) O Juiz "a quo” não realizou audiência prévia, nem justificou esse facto, não proferiu despacho saneador, e não ouviu as testemunhas arroladas não tendo havido julgamento, o que configura uma denegação de justiça violando o disposto nos artigos 592º, 593º, 594º, 595º e 599º, do CPC.
P) É verdade que nos artigos 39º a 47º do CPI, não está aí contemplada a audição de testemunhas, mas também não está a mesma proibida ou vedada, antes, por aplicação do princípio da verdade, se tal prova se mostrava necessária e indispensável à descoberta da verdade, deveria ter tido lugar, tanto mais que foi requerida oportunamente: a não ser assim, ao restringir os meios de prova (a apresentar nesse tipo de processo) à prova documental fere-se o processo de inconstitucionalidade material por ofensa ao princípio do direito a um processo equitativo constitucionalmente consagrado (artigo 20°, nº 4, da C. R. P.)
Q) Mas mais: perante situações em que a demonstração dos factos que conduzam à defesa do direito ou interesse legalmente protegido, não seja possível, de todo, deixar de fazer-se através de prova testemunhal, como é o caso, desde que essa seja, nos termos gerais, legalmente admissível, claramente vai ficar afetada toda a defesa, tornando inviável ou inexequível o "direito de acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos". E, nesse contexto, a solução judicial que tal preconiza não pode deixar de considerar-se como desproporcionada e afetadora do direito consagrado no nº 1, do art. 20º, da Lei Fundamental, o que, para os devidos efeitos se invoca, constituindo uma violação deste dispositivo constitucional.
R) A sentença recorrida violou pois os nºs 1 e 4 do artigo 20º, da Constituição, os artigos 592º, 593º, 594º, 595º e 599º, do CPC, os artigos 268º, nº 1, alínea a) e 269º, do C. P.1. e subsumiu-se no disposto no artigo 615º, nº 1, alínea d), do CPC gerador de nulidade.
Deve a sentença ser revogada, a matéria de facto ser reconsiderada no sentido de que prova o uso sério da marca ou caso se considere que haja necessidade de completar a prova tal como requerido, mandando-se baixar à lª Instância para audição das testemunhas arroladas essenciais à descoberta da verdade.
4. Não foram apresentadas contra alegações.
5. Cumpre apreciar e decidir se a sentença enferma de nulidade, se a matéria de facto deve ser alterada e se estão verificados os pressupostos de que depende a declaração de caducidade do registo da marca nº (...) de que é titular a ora apelante.
6. É a seguinte a factualidade dada como provada:
1. A Recorrente é titular da marca nº (...), (figurativa …) desde 09.04.2003.
2. Tal marca representa o símbolo da A, sendo a sua insígnia e logótipo, a par da figura do sol com uma asa, uma asa ao centro que configura também o logótipo registado da Recorrente.
3. Por despacho de 28 de Fevereiro de 2011, o Vogal do CD, por delegação de competências do Conselho Diretivo, publicado no Boletim da Propriedade Industrial a 9 de Março de 2011, declarou caduco, por falta de uso, o registo da marca referida em 1..
7. Da nulidade da sentença
7.1. Alega a recorrente que a sentença enferma da nulidade prevista no artigo 615º, nº1, alínea d), do CPC, não só por ter conhecido de questões de que não podia tomar conhecimento, mas também por não ter conhecido de questões de que devia ter tomado conhecimento.
Concretizando:
A apelante sustenta que o Tribunal a quo devia ter realizado audiência de julgamento a fim de serem inquiridas as testemunhas que indicou.
Além disso, sustenta que o Tribunal a quo não se pronunciou, como lhe era exigível, sobre a relevância probatória das declarações que juntou ao processo administrativo. Afirma igualmente que não há pronúncia sobre a questão da especificidade de comercialização de produtos por associações sem fim lucrativo, como a da ora apelante.
Vejamos, então.
A ora recorrida, a “B”, veio pedir a declaração de caducidade do registo da marca nº (...), de que é titular a ora recorrente, a “A”
Como se sabe, este pedido é apresentado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e segue a tramitação prevista no art. 270º, do CPI[1] e nas correspondentes disposições ínsitas na parte geral do mesmo Código.
Como decorre daquele complexo normativo, formulado o pedido, o titular do registo é notificado para responder, querendo, no prazo de dois meses, podendo, quando se mostrar necessário para melhor esclarecimento do processo, ser aceites “exposições suplementares” (cf. art. 17º, nº3, do CPI).
No que se refere à prova dos factos alegados admite-se a produção de prova documental, devendo, em regra, os documentos ser juntos com a peça em que se alegam os factos correspondentes (cf. arts. 7º e 19º, do CPI). Em determinadas situações, pode ainda ser realizada uma vistoria (cf. art. 21º, do CPI).
Seguidamente, o órgão administrativo procede ao estudo e exame das pretensões das partes, após o que o processo é informado pelos serviços do INPI e apresentado a despacho (v. art. 22º, do CPI).
Da decisão proferida pelo órgão administrativo cabe recurso, de plena jurisdição, para o tribunal judicial competente (art. 39º, al. b) e 40º, nº1, ambos do CPI).
Sendo este o caso, distribuído o processo, é remetida cópia da petição, com os respectivos documentos ao INPI para informar o que tiver por conveniente e remeter o processo administrativo ao tribunal (resposta-remessa), após o que, “recebido o processo no tribunal, é citada a parte contrária para responder, querendo, no prazo de 30 dias.” – art. 44º, nº1, do CPI.
Findo o prazo para a resposta, o processo é apresentado ao juíz para proferir decisão final – cf. art. 44º, nº3, do CPI.
Sendo esta brevitatis causa a tramitação legal do processo, é patente que a mesma não contempla a realização de audiência prévia, nem de despacho saneador, nem de audiência de julgamento – art. 44º, nº3, do CPI.
Compreende-se que assim seja, já que, como resulta das disposições legais acima mencionadas, apenas se prevê a produção de prova documental, sem prejuízo de, sendo interposto recurso do despacho do INPI, o Tribunal poder requisitar a comparência de técnico em cujo parecer se fundou o despacho recorrido, a fim de que preste oralmente os pertinentes esclarecimentos - art. 45º, do CPI.
É, assim, de concluir não ter sido cometida a invocada nulidade.
Não há também fundamento para questionar a constitucionalidade da interpretação dos preceitos legais supra mencionados, que em nada belisca os princípios fundamentais consagrados pela Constituição da República Portuguesa, mormente os invocados pela recorrente (ou seja, os plasmados no art. 20º, nºs 1 e 4, da CRP).
Na verdade: como refere Miguel Teixeira de Sousa, As partes, o Objeto e a Prova na Ação Declarativa, 1995, 228, o direito de acesso à justiça comporta indiscutivelmente o direito à produção de prova. Tal não significa, porém, que o direito subjetivo à prova implique a admissão de todos os meios de prova permitidos em direito, em qualquer tipo de processo e relativamente a qualquer objeto do litígio ou que não sejam possíveis limitações quantitativas na produção de certos meios de prova (por exemplo, limitação a um número máximo de testemunhas arroladas por cada parte). Bastará percorrer as normas de direito probatório constantes do Código Civil ou do Código de Processo Civil para verificar que há diversas proibições de utilização de certos meios de prova cuja constitucionalidade nunca foi posta em causa. Em muitos casos, a inadmissibilidade, estabelecida pela lei, de prova testemunhal tem como fundamento o juízo do legislador sobre as graves consequências de um testemunho inverídico, dada a especial fiabilidade desse meio probatório. Tais casos de inadmissibilidade têm, porém, natureza excecional e hão de ter uma justificação racional.
Não foi, pois, in casu, violado qualquer preceito constitucional, designadamente o art. 20º, da CRP.
7.2. A apelante sustenta também que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre se as declarações juntas ao processo administrativo são susceptíveis de demonstrar o “uso público” da marca de que é titular, nem acerca da especificidade de comercialização de produtos por associações sem fim lucrativo, como a da ora apelante.
Salvo o devido respeito não lhe assiste qualquer razão.
Em primeiro lugar, como vem sendo unanimemente afirmado quer na doutrina, quer na jurisprudência, só se verifica a nulidade por omissão de pronúncia quando o Juíz deixe de pronunciar-se sobre as «questões» pelas partes submetidas ao seu escrutínio, ou de que deva conhecer oficiosamente, como tal se considerando as pretensões formuladas pelas partes (cf. A. Varela, RLJ, ano 122.º, pág. 112).
Acresce que, como é pacífico, o dever de pronúncia a que o Juíz está adstrito, não abrange os argumentos ou razões jurídicas invocadas pelas partes, desde logo por ser livre a qualificação jurídica dos factos (cf. art. 5º, nº3, do CPC).
Nesta conformidade, a insuficiência ou mediocridade da fundamentação jurídica não constituem omissão ou excesso de pronúncia para tal efeito, podendo, quando muito, traduzir-se em erro de direito a apreciar em sede de mérito.
Ora, no caso concreto, todas as questões suscitadas pela recorrente no recurso interposto da decisão do INPI foram objeto de apreciação e decisão na sentença recorrida, pelo que, mais uma vez, se considera improcedente a arguição da nulidade em causa.
8. Da alteração da decisão de facto.
8.1. Questão prévia
A apelante pretende a alteração da decisão proferida sobre a matéria de facto. Com este desiderato, apresentou com as alegações deste recurso três documentos para servirem de meio de prova.
Trata-se de cópias de dois documentos com timbre do INPI relativos ao estado (síntese) de processos de pedido de marcas, apresentados no INPI em 24/8/2009, bem como cópia de uma sentença proferida em 23/10/2009 no procedimento cautelar que correu termos no Tribunal de Comércio de Lisboa com o nº 93/07.0TYLSB-A, tendo como partes a ora recorrente, por um lado, e (...) e outros, por outro.
Importa, portanto, antes de mais, decidir se deve ser admitida a junção aos autos dos referidos documentos.
Como se sabe, os documentos devem ser apresentados com o articulado em que se aleguem os factos correspondentes (cf. art. 423, n.º 1, do CPC) podendo, os que não o forem nessa fase, ser apresentados até 20 dias antes da data em que se realize a audiência final (art. 423º, nº2, do mesmo Código).
No caso em apreço, à luz dos normativos citados, é indiscutível a extemporaneidade da junção dos referidos documentos.
Porém, atendendo a que foi interposto recurso da sentença, a apelante pretende prevalecer-se do preceituado nos arts. 425º e 651º, ambos do CPC.
Vejamos.
Estabelece-se no art. 651º, nº1, do CPC que as partes apenas podem juntar documentos às alegações nas situações excecionais a que se refere o art. 425º, ou no caso de a junção apenas se tornar necessária em virtude do julgamento proferido na 1ª instância.
E no art. 425º, n.º 1, do CPC consigna-se que, depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento.
Do regime legal supra enunciado podem retirar-se as seguintes conclusões:
- Na fase de recurso, a apresentação de documentos reveste carácter absolutamente excecional.
- Só é admissível a apresentação de documentos na fase recursiva desde que se destinem a provar factos cuja relevância surja apenas com a decisão proferida, e não para provar factos que já antes dessa decisão a parte sabia estarem sujeitos a prova.
Ou seja:
As hipóteses previstas de apresentação posterior de documentos, limitam-se às situações em que, pela fundamentação da sentença ou pelo objeto da condenação se torna necessário provar factos cuja relevância a parte não podia razoavelmente prever antes da decisão proferida, surgindo, por isso, pela primeira vez a necessidade de junção de determinado documento.
Consequentemente, não pode ser junto com a alegação de recurso o documento que, já antes do encerramento da discussão da causa, em primeira instância, se sabia ser necessário para prova da matéria articulada.
Ora, in casu, muito antes da sentença, se sabia ser controvertida a matéria que, com os documentos ora juntos documentos, se pretende agora provar.
Por outro lado, atenta a sua data, há muito que a ora recorrente poderia ter requerido a sua junção aos autos.
Consequentemente, dada a sua manifesta extemporaneidade, é de rejeitar a junção aos autos dos supra referidos documentos, os quais deverão ser desentranhados e devolvidos à apresentante.
8.2. Como se dispõe no art. 639º, nº1, do atual CPC o recorrente deve apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão.
Por sua vez, estabelece o art. 640º, do mesmo Código que “quando seja impugnada a decisão sobre a matéria de facto, deve o recorrente obrigatoriamente especificar, sob pena de rejeição:
a) Quais os concretos pontos de facto que considera incorretamente julgados;
b) Quais os concretos meios probatórios, constantes do processo ou de registo ou gravação nele realizada, que impunham decisão sobre os pontos da matéria de facto impugnados diversa da recorrida (e, caso a prova tenha sido gravada, incumbe ao recorrente, sob pena de imediata rejeição do recurso, nessa parte, indicar com exatidão as passagens da gravação em que se funda o recurso, sem prejuízo de proceder à transcrição dos excertos que considere relevantes).
c) A decisão que, no seu entender, deve ser proferida sobre as questões de facto impugnadas.
No caso sub judice, nas conclusões das suas alegações, a apelante limita-se a manifestar divergências sobre a valoração da prova levada a cabo pelo tribunal recorrido e a tecer comentários sobre a situação processual, sem contudo apontar, em concreto, quais os pontos impugnados, bem como a decisão que, no plano dos factos, deve, em seu entender, ser proferida.
Afigura-se-nos, pois, que a decisão sobre a matéria de facto não foi impugnada nos termos legalmente prescritos.2
8.3. Em todo o caso, para que não paire a dúvida sobre a falta de fundamento da pretensão da apelante, dir-se-á:
Para fundar a sua pretensão, a apelante invoca:
- Cópias de declarações subscritas por determinadas pessoas, cuja assinatura se encontra reconhecida por advogado, todas datadas de Agosto de 2009, sem indicação de dia, e do seguinte teor: “O abaixo assinado declara, para os efeitos de apresentação no INPI, que adquiriu à A, com sede na rua (...), no ano de (….) uma insígnia de metal conforme figura abaixo.” (a qual, contudo, não consta do documento);
- Cópias de declarações, numeradas e datadas de Setembro e Dezembro de 2008, timbradas com um sinal circular, onde se pode ler “A” e “(...)” e cujo teor é o seguinte: “recebi de (…) a importância de (…) referente a “insígnias de metal (…)”. Segue-se a aposição de uma rubrica, ilegível, por baixo da seguinte menção: “p’lo tesoureiro”;
- Cópia de uma sentença, sem nota de trânsito, proferida em 20/2/2014 no processo comum ordinário com o nº93/07.0TYLSB, que correu termos no Tribunal de Comércio de Lisboa, em que se deu como provado que a A (ora recorrente) “realiza regularmente eventos onde os seus símbolos são divulgados” (ponto 18 dos factos provados) e que "a marca nacional nº (...) é utilizada em várias iniciativas da A., constituindo a “joia” de todas as iniciativas da A.” (pontos 19 e 20 da matéria provada).[3]
- Cópia de uma sentença, transitada em julgado, proferida em 23/10/2009 no procedimento cautelar com o nº 93/07.0TYLSB, que correu termos no Tribunal de Comércio de Lisboa, sendo requerente a “A” e requeridos (...)”, a qual, julgando procedente a pretensão da requerente, proibiu os requeridos de utilizar sinais idênticos ou semelhantes à marca e logótipo da requerente[4].
Ora bem:
As denominadas “declarações” consubstanciam documentos particulares não autenticados (cf. art. 363º, n.ºs 2 e 3, do Código Civil), aos quais, atento o disposto nos arts. 374º, n.º 1 e 376º, nº1, do CC não pode atribuir-se força probatória plena.
Por outro lado, o documentos particular só pode ser invocado com valor probatório pleno pelo declaratário contra o declarante, e apenas na medida em que as declarações constantes do documento sejam prejudiciais a este. Em relação a terceiros, como sucede no caso que apreciamos, o documento valerá, apenas, como elemento de prova a ser apreciado livremente pelo tribunal.
Ora, as referidas “declarações” não permitem com o mínimo de segurança e certeza concluir que a ora apelante fez uma real utilização da marca, e muito menos que tenha sido regular e pública. Aliás, o simples facto de as declarações terem todas a data de Agosto de 2009, ou seja, posterior à da formulação do pedido de caducidade, permite suscitar fundadas dúvidas sobre a veracidade do declarado.
Relativamente às sentenças, cujas cópias estão juntas aos autos:
A sentença proferida no processo comum ordinário com o nº93/07.0TYLSB não transitou em julgado, razão pela qual, em circunstância alguma, poderia constituir caso julgado (cf. art 619, do CPC).
Ainda que assim não fosse, tão pouco se mostram verificados os requisitos do caso julgado previstos nos arts. 580 e 581º, do CPC, de que o art. 619º, do mesmo Código faz depender a força do caso julgado fora do processo em que a decisão foi proferida.
Por outro lado, ao pretender que os factos dados como provados num outro processo sejam tidos em conta na presente ação, a apelante está a esquecer que o valor extraprocessual das provas produzidas não se confunde com os factos que num determinado processo foram tidos como assentes. Efetivamente, os fundamentos de facto não adquirem valor de caso julgado quando são autonomizados da respectiva decisão judicial.
Acresce que:
A apelante não tem presente que o julgamento da matéria de facto ou a decisão final proferida nos procedimentos cautelares não têm qualquer influência no julgamento da ação principal de que é dependente (cf. art. 364º, do CPC), pelo que a sentença proferida no procedimento cautelar atrás referido nunca poderia ter qualquer influência no julgamento desta causa (a qual – note-se - nenhuma relação tem com aquele procedimento).
Em face de tudo o exposto, afigura-se-nos evidente que, ainda que estivessem verificados os requisitos do recurso de facto, este sempre improcederia por não terem sido carreados para os autos elementos de prova que permitissem, com o mínimo de certeza e segurança jurídicas, alterar a decisão de facto.
9. Enquadramento Jurídico
A lei portuguesa consagra a solução do registo como fonte do direito exclusivo de marca. Desta forma, o registo da marca confere ao seu titular o direito exclusivo de usar a marca nos produtos ou serviços a que se destina (conteúdo positivo) e o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de a usar em produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca foi registada, se desse uso resultar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor (conteúdo negativo) – cf. arts.228.º e 258.º do CPI.[5]
Note-se, porém, que o titular da marca tem não só o direito de a usar mas também o dever de a usar, sob pena de sofrer as consequências previstas na lei para a falta de uso.
Com efeito, se o simples registo da marca fosse suficiente para beneficiar da proteção que a lei confere ao seu titular, poderia pedir-se proteção para marcas que não são utilizadas e/ou que não se tenciona utilizar, assim se privando os concorrentes da oportunidade de utilizar essa marca ou uma semelhante aquando da introdução no mercado de produtos e/ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos pela marca.
Compreende-se, por isso, que a proteção de que beneficia uma marca nacional ou comunitária deixa de se justificar se esta não for efetivamente utilizada.
Como-salienta:- José-Mota-Maia, Propriedade Industrial, II vol., Almedina, 2005, pág. 487, “a obrigação do uso efetivo e sério da marca registada e a necessária consequência de sancionar o seu incumprimento pela caducidade do respectivo registo, fundamenta-se na própria essência da marca, enquanto instrumento no qual se apoia a atividade comercial e a competitividade. Essas funções específicas da marca não se compadecem com uma atitude monopolista dos sinais constitutivos da marca que não exerça, de forma efetiva e séria, essas funções concorrenciais no mercado.”
Também Fernández-Nóvoa, Tratado de Derecho de Marcas, Marcial Pons, 2001, pags.453-454, defende que o uso obrigatório da marca registada constitui um dos pilares do Direito de marcas, por contribuir para a consolidação da marca enquanto «bem imaterial» (a qual depende prima facie da associação entre a marca e o produto junto dos consumidores), mas também por facilitar a aproximação entre o sistema (formal) de registo de marcas e as que estão efetivamente a ser usadas.
No Direito europeu de marcas - que muito tem contribuído para a harmonização das legislações nacionais - o princípio do uso obrigatório da marca foi imposto pela Diretiva 89/104/CEE, JO nº L 40/1, de 11/2/1989[6] (cf. arts. 10º, 11 e 12º) “a fim de reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na Comunidade e, por conseguinte, o número de conflitos que surgem entre elas, importa exigir que as marcas registadas sejam efetivamente usadas sob pena de caducidade; que é necessário prever que a nulidade de uma marca não possa ser declarada em virtude da existência de uma marca anterior não usada, deixando simultaneamente aos Estados-membros a faculdade de aplicar o mesmo princípio no que diz respeito ao registo de uma marca ou de prever que uma marca não possa ser validamente invocada num processo de contrafação se se verificar, na sequência de uma exceção, que o registo da marca poderia ficar sujeito a caducidade; que em todos estes casos cabe aos Estados-membros fixar as normas processuais aplicáveis”.[7]
Também o Regulamento (CE) nº 40/94 sobre a marca comunitária impõe ao titular o ónus de usar a marca registada (cf. arts. 15º e 50º). Na mesma linha, o art. 19º, do Acordo Trips consagra a obrigatoriedade de uso da marca registada.
Por sua vez, no domínio das marcas, o nosso ordenamento jurídico prevê três fundamentos específicos de caducidade intrinsecamente ligados à natureza, à função e ao regime próprio destes sinais – cf. art. 268º, do CPI.
Além disso, nos termos do art. 269º, nº1 e nº5, do CPI [8] [9] a caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objeto de «uso sério» durante cinco anos consecutivos, a contar da data da concessão do registo, salvo justo motivo.
Por seu turno, no art. 268º, nº4, do CPI preceitua-se que o início ou o reatamento do «uso sério» nos três meses imediatamente anteriores à data da apresentação do pedido de declaração de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não uso, não é tomado em consideração se ocorrer depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser efetuado aquele pedido.[10]
O instituto da caducidade da marca coloca diversas questões, entre elas, a de saber o que deve entender-se por «uso sério». Trata-se de um conceito jurídico indeterminado utilizado frequentemente pelo legislador a fim de preservar a aplicação do direito de um dogmatismo e de um automatismo que não se compadecem com a complexidade do mundo real.[11]
Cabe, portanto, à doutrina e à jurisprudência densificar o conceito, caracterizando os atos e as circunstâncias de utilização que, no período temporal pertinente, permitam considerar que se está perante um «uso sério».
Aliás, constituindo o nº1, do art. 269º, do CPI uma transposição do art. 10º, nº1, da DHM, a sua interpretação e aplicação não podem deixar de ser feitas à luz das orientações decorrentes da jurisprudência comunitária.
O Tribunal de Justiça da União Europeia já se debruçou em várias decisões sobre o que deve entender-se por «uso sério», fornecendo importantes contributos para a interpretação uniforme do conceito.
Com efeito, no acórdão proferido em 11 de Março de 2003, processo C-40/01, Coletânea de Jurisprudência, I-2439 (caso ANSUL), sobre a interpretação do artigo 12º, nº1, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, o Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de «uso sério», na aceção do artigo 12.°, n.º 1, da Diretiva, deve entender-se como um uso que não é feito a título meramente simbólico, apenas para efeitos de manutenção dos direitos conferidos pela marca. Deve tratar-se de um uso efetivo, em conformidade com a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem de um produto ou serviço, permitindo distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço dos que tenham proveniência diversa.
Como o Tribunal de Justiça precisou, resulta desse conceito de «uso sério» da marca que o seu titular a deve utilizar no mercado dos produtos ou serviços protegidos pela marca e não apenas no âmbito da empresa interessada e que a proteção da marca e os efeitos que o seu registo torna oponíveis a terceiros não poderiam perdurar se a marca perdesse a sua razão de ser comercial, que consiste em criar ou conservar um mercado para os produtos ou serviços que ostentam o sinal que a constitui, em relação aos produtos ou serviços provenientes de outras empresas.
Todos estes considerandos foram reiterados na decisão de 27 de Janeiro de 2004, processo C-259/02, Coletânea de Jurisprudência I-1159 (caso LA MER) sobre a interpretação dos artigos 10.°, n.º 1, e 12.°, n.º 1, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, o Tribunal de Justiça decidiu que: os artigos 10.°, n.º 1, e 12.°, n.º 1, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho devem ser interpretados no sentido de que uma marca é objeto de "uso sério" quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos por essa marca; a apreciação do carácter sério do uso da marca deve assentar na totalidade dos factos e das circunstâncias adequados para provar a existência da exploração comercial da mesma no mundo dos negócios, em especial, nos usos considerados justificados no sector económico em questão para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos ou serviços protegidos pela marca, na natureza destes produtos ou serviços, nas características do mercado, na extensão e na frequência do uso da referida marca.
Sobre a questão de saber se uma utilização é quantitativamente suficiente para justificar a manutenção do direito decorrente do registo, o TJ considerou que «não é possível determinar a priori, de forma abstrata, qual o limite quantitativo que deve ser considerado para determinar se o uso tem ou não caráter sério», devendo, caso a caso, ser tidas em consideração «[a]s características desses produtos ou serviços, a frequência ou a regularidade do uso da marca, o facto de a marca ser utilizada para comercializar a totalidade dos produtos ou simplesmente alguns deles, ou ainda as provas que o titular tem de apresentar relativas ao uso da marca»
Em idêntico sentido, no acórdão proferido em 11/5/2006, processo C-416/04, Coletânea de Jurisprudência I-4237, (caso SUNRIDER), o Tribunal de Justiça decidiu que: a marca nacional é objeto de uma utilização séria «quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial de garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para as quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços» ; deve ser «quantitativamente suficiente para manter ou criar quotas de mercado para os produtos ou serviços protegidos pela marca».
Quanto à questão de saber se se pode considerar que uma associação sem fins lucrativos faz um «uso sério» de uma marca, na aceção do acórdão ANSUL, acima citado, o Tribunal de Justiça no acórdão «Radetzky-Orden, proferido em 9/2/2008, processo C-442/2007, salientou que a circunstância de uma associação caritativa não prosseguir fins lucrativos não exclui que ela possa ter por objetivo criar e, posteriormente, conservar um mercado para os seus produtos ou serviços. Por isso, e na medida em que a associação em questão utilize as marcas de que é titular para identificar e promover os produtos ou serviços para os quais estas foram registadas e desde que faça um uso efetivo tal pode constituir um «uso sério» na aceção do artigo 12.°, nº1, da Diretiva.
Em todo o caso, o TJ salienta que a utilização da marca por uma associação sem fins lucrativos durante manifestações puramente privadas, ou para as anunciar ou promover, constitui um uso interno da marca e não um «uso sério», na aceção do artigo 12.°, n.º 1, da Diretiva.
Também entre nós, a jurisprudência tem reforçado o entendimento de que só se justifica a manutenção do direito quando o titular faça um uso efetivo, público, regular ou contínuo do sinal – cf., entre outros, os acórdãos do Tribunal a Relação de Lisboa de 24/6/2010, Jus Net 3929/201; de 30/11/2011, Jus Net 4168/2011 e de 23/9/2014, Jus Net 6023/2014.
Na doutrina, Luís Couto Gonçalves, in Manual de Direito Industrial, Almedina 2012, pág. 315 e ss,sustenta que o «uso sério»pressupõe dois requisitos essenciais: uso comercial e o uso típico da marca, ou seja, por um lado, a utilização efetiva da marca, de um modo quantitativamente suficiente no mercado dos produtos ou serviços a que se destina e, por outro, a capacidade de identificar e distinguir uma origem. [12]
Resumindo: para concluir pelo «uso sério» da marca registada exige-se a demonstração da introdução dos produtos diferenciados pela marca no mercado, de forma a que o consumidor possa estabelecer uma conexão entre os produtos e a marca e, para além disso, que esses atos tenham regularidade/continuidade e que, em função da dimensão da empresa, da natureza do artigo e dos seus potenciais consumidores, o volume das transações tenha uma determinada expressão numérica.
O que é essencial é saber se a utilização é efetiva, contínua, estável, suficiente para manter ou criar uma quota de mercado para os produtos e serviços abrangidos pela marca e se essa utilização contribui para a presença comercialmente relevante dos produtos e serviços nesse mercado. Note-se que a conotação económica das marcas e do seu uso resulta, de resto, da Convenção de Paris[13], na qual as marcas são designadas pelo termo «marcas de fábrica ou de comércio».
Nesta perspectiva, o uso estritamente simbólico, interno, privado, experimental, preparatório, meramente publicitário e esporádico não permitirá considerar verificado o «uso sério» da marca registada. [14]
Definidos desta forma os precisos contornos do conceito em apreciação, regressemos ao caso concreto:
Como é sabido, no art. 270.º, nº6, do CPI estabelece-se uma inversão do ónus da prova, fazendo recair sobre o titular do registo e não sobre o demandante o ónus de provar o uso da marca ou a existência de causas justificativas da sua falta.
Consequentemente, cabia à ora apelante, enquanto titular do registo, provar o uso da marca, sem o que esta se presume não usada.
Ora, face aos factos provados é patente que a ora apelante não logrou provar que, no período temporal relevante, fez um «uso sério» da marca registada com o nº (...), na aceção atrás mencionada, isto é, uma utilização efetiva, pública (com relevância exterior), contínua, estável e suficiente por forma a distinguir, sem confusão possível, os produtos que aquela marca assinala dos que têm proveniência diversa.
Não merece, pois, censura a decisão recorrida que manteve o despacho proferido pelo Diretor do INPI e que declarou a caducidade da marca registada nº (...), de que é titular a ora apelante.
Improcede, pois, o recurso.
10. Nestes termos, negando provimento ao recurso, acorda-se em confirmar a sentença recorrida.
Custas pela apelante.
Lisboa, 24/2/2015
(Maria do Rosário Correia de Oliveira Morgado)
(Rosa Maria Ribeiro Coelho)
(Maria Amélia Ribeiro)
[1] Ao caso dos autos é aplicável o CPI aprovado pelo DL nº 36/2003, de 5
de Março.
[2] Como tem sido repetidamente afirmado, as exigências legais, nesta matéria, devem ser apreciadas à luz de um critério de especial rigor (cf. António Geraldes, Recursos em Processo Civil, 2013, 129).
[3] Cf. fls.175 e ss. dos autos.
[4] Cf. fls. 35 e ss. dos autos.
[5] Como já se disse, é aplicável ao caso dos autos, o Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, o qual entrou em vigor em 1 de Julho de 2003.
[6] Entretanto revogada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008, a qual, contudo, e neste âmbito, praticamente reproduz os termos da Primeira Diretiva.
[7] Cf. oitavo considerando.
[8] Este artigo reproduz o art. 216º, do CPI de 1995 que transpôs para o direito interno a Primeira Diretiva.
[9] O artigo 269º, do CPI harmoniza-se com o disposto no art. 50º, do Regulamento (CE) nº 40/94, bem como no art. 5º, da Convenção de Paris e no art. 19º, do Acordo Trips.
[10] No acórdão proferido em 27/1/2004, caso LA MER, Coletânea de jurisprudência I-1159, o Tribunal de Justiça da União Europeia pronunciou-se no sentido de o art. 12º, da Primeira Diretiva (de teor idêntico ao dos arts. 268º, nº4 e 269º, do nosso CPI) não excluir que eventuais circunstâncias posteriores à apresentação do pedido de caducidade possam ser tidas em conta para ponderar as reais intenções do titular, mas apenas quando o uso tenha sido iniciado em data anterior ao do pedido.
[11] Cf. Karl Engisch, Introdução ao Pensamento Jurídico, pág.77.
[12] Cf. também Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Coimbra Editora, 2011, 236 e ss. e a doutrina nacional e estrangeira ali citada.
[13] Como decorre do décimo segundo considerando da Diretiva, esta deve ser interpretada em conformidade com a referida Convenção.
[14] Cf. a doutrina e jurisprudência citadas, a este respeito, por Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons,2001, págs.464-e-ss.
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