| Decisão Texto Integral: | Acordam os Juízes na 1ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa.
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1.Relatório.
Irmãos … S.A., com sede em Vila Nova de Famalicão , ao abrigo do disposto nos artigos 39º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpôs recurso do despacho do Senhor Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o qual havia concedido protecção ao registo - deferindo-o - da marca internacional n.º 000.911, " S… ", pedindo portanto a sua revogação.
Para tanto, alegou que deveria o registo, para o território português, da referida marca, ter sido recusado, pois que, além de imitar uma marca de prestígio , preenchendo assim a previsão do art.º 242º do CPI, violava ele ainda outros direitos exclusivos da recorrente, nomeadamente os seus logótipos e insígnias, além de que a sua concessão implicava outrossim uma situação de concorrência desleal.
Notificada a parte contrária ,nos termos e para efeitos do disposto no artigo 41º, nº 3, do CPI, e não tendo sido apresentada resposta, veio finalmente o Tribunal a quo a dar provimento ao recurso, revogando o despacho do Sr. Director de Marcas do I. N. P. I., e negando assim protecção jurídica nacional à supra referida marca.
Foi do teor que se segue , o segmento decisório da decisão do tribunal a quo :
“ Pelo exposto concede-se provimento ao recurso apresentado por Irmãos … S.A e consequentemente, revoga-se o despacho do Sr. Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu protecção ao registo da marca internacional nº 000911 " S… " para assinalar na classe 34 "Cigarros" e "Cigarrilhas", recusando protecção à marca mencionada para assinalar os produtos referidos
Fixa-se ao recurso o valor tributário de C 6.500,00.--Custas pela recorrida
Registe e notifique. “.
Não se conformando com tal decisão, da mesma veio apelar S. , B.V., com sede em V(…), Holanda, recurso que foi admitido com subida imediata, nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo, concluindo as suas alegações do seguinte modo:
1- A douta sentença recorrida não fez uma aplicação correcta da lei e dos princípios fundamentais que vigoram no Direito das marcas.
2-Com efeito, a Mmª Juíz a quo revogou a decisão de concessão da marca internacional nº 8000000 , "S… ", com fundamento na qualificação dos sinais da Apelada como marcas de prestígio .
3- Perante a matéria de facto dada como provada na 1ª Instância, e subsumindo os factos à norma, verifica-se não estarem preenchidos os requisitos que integram a norma do art. 242º do CPI.
4- As marcas de prestígio, têm o seu direito de protecção ampliado, pois está legalmente consagrado o direito ao monopólio da expressão que a caracteriza, independentemente dos produtos por si protegidos - Art° 2420 do CPI.
5- Ora, existem dezenas de registos de marcas "S…. " ou contendo o elemento "S….. ", pertencentes a outros titulares.
6- O registo das marcas "S…. " pertencentes a outros titulares são, umas de registo prévio, outras de registo posterior, alguns deles recentes, ao dos sinais da Apelada.
7- Está, pois, prejudicado o direito ao monopólio da expressão "S…. ".
8- Falta a característica de singularidade e uniqueness das marcas da Apelada, para que as mesmas possam revestir a excepcional qualidade de prestígio.
9- A marca "S…. " da Apelante não prejudica a imagem das marcas "S….. " da Apelada, pois aquela não protege produtos - charutos e cigarrilhas - desprestigiantes.
10- Não existe o perigo de diluição dos sinais da Apelada, pelo uso acrescido da marca, uma vez que esse facto já se verifica, dadas as marcas "S…. " existentes no mercado, pertencentes a outros titulares.
11- Não sendo as marcas S…. da Apelada marcas de grande prestígio, nos termos do art° 242 do CPI, não gozam da exclusão excepcional do princípio da especialidade, que vigora para o registo de marcas, aqui incluídas as marcas notórias.
12- A Mª Juiz a quo omitiu a sua pronúncia sobre as alegações da restante matéria alegada no Recurso apresentado pela ora Apelada e contra a concessão da marca da Apelante por estar decidida a questão do prestígio.
13- Contudo, sempre se dirá que a actividade industrial e comercial da Apelante é o fabrico e comercialização de tabacos, actividade esta que não se cruza com a actividade da Apelada, pois que não fabrica ou comercializa tabaco.
14- Não existe, por isso , o perigo de concorrência desleal, dado que os produtos protegidos por cada uma das marcas são diferentes.
15- Charutos e cigarrilhas não concorrem com vestuário, ou bijutarias.
16- A marca mista da Apelante "S…. ", não tem um aspecto visual geral parecido ou sugestivo das marcas "S…. " da Apelada.
17 - Fica patente que não há intenção de colagem à imagem das marcas da Apelada nem tão pouco a intenção de tirar partido indevido da existência das marcas "S…. " da Apelada.
18- Não gozando as marcas "S…. " da Apelada do estatuto de marca de grande prestígio, não sendo os produtos protegidos pela marca da Apelante - charutos e cigarrilhas - concorrenciais no mercado com os artigos de vestuário, perfumaria e acessórios, protegidos pelos sinais da Apelada, sendo diferentes as actividades das empresas titulares dos sinais em confronto, não existindo o perigo de desvio de clientela, nem se prevendo como possível a existência de práticas desonestas quanto aos usos e costumes no comércio, não existem assim fundamentos para a recusa da marca da Apelante.
19- De facto e de direito, não se mostram preenchidos portanto os pressupostos legais que poderiam fundamentar a recusa de marca internacional nº 800000, nomeadamente os do artigo 242° do CPI.
20- A marca mista da Apelante "S…. ", porque respeita as regras do direito das marcas, é merecedora do registo, e por isso, andou bem o INPI ao conceder a protecção pedida pela Apelante.
21- Pelo que, por todos os fundamentos , se requer a revogação da sentença ora recorrida.
21- Foram portanto violados os artºs 242°, 239 nº 1, a) e 245°, todos do Código da Propriedade Industrial.
Em sede de contra alegações, impetrou a apelada Irmãos .....SA, a manutenção da decisão/sentença do tribunal a quo, concluindo para tanto do seguinte modo:
1. A sentença apelada, que decidiu que a marca internacional n.º 8000000 , “S…..“ da Apelante ,constitui imitação da marca anterior de prestígio “S…..” da Apelada, e revogou, em consequência, a concessão de registo da primeira, não merece qualquer censura.
2. A noção juridicamente relevante de prestígio não equivale, sem mais, à noção corrente, de dicionário, antes compreende, segundo a melhor e mais actual doutrina, um elemento quantitativo (excepcional notoriedade) e outro qualitativo (gozo de especial atracção e/ou satisfação junto do público consumidor).
3. Cumpridos que estejam aqueles requisitos, fica ultrapassado o problema de saber se a marca é única, singular ou original, porquanto, a despeito de qualquer dificuldade que pudesse interferir com o seu esforço, o titular da marca terá efectiva e objectivamente conseguido que uma grande parte do público consumidor associe espontaneamente aquele sinal à específica categoria de produtos e serviços que entendeu assinalar.
4. A Apelada apresentou, nos presentes autos, praticamente todo o tipo de elementos probatórios avançados pela doutrina como susceptíveis de demonstrar o prestígio de uma marca.
5. Tendo invocado, ademais, e oportunamente juntado aos autos, um acórdão desta Relação que decidiu pelo prestígio dos seus sinais.
6. A marca “S….. ” da Apelada merece, por conseguinte, a protecção reforçada atribuída pelo art. 242.º do CPI, preenchidos que se encontram os demais requisitos ali previstos.
7. Com efeito, por um lado, os registos atrás elencados da Irmãos …. S.A. ,provam o cumprimento do n.º 2 daquele artigo; sendo certo, por outro lado, que existe uma possibilidade objectiva de prejuízo para o carácter distintivo ou para o prestígio da sua marca, caso o sinal em crise da Apelante venha a ser registado e usado.
8. Tal prejuízo objectivo resulta evidente, desde logo, do tipo de produtos assinalados com a marca sub judice (charutos e cigarrilhas), que se não coaduna com a imagem jovem, descontraída e saudável que a Irmãos …. S.A. criou para a sua marca.
9. Acrescendo a essa circunstância a possibilidade de diluição da sua marca, pelo seu uso reiterado em produtos ou serviços diversos daqueles para os quais se tornou célebre.
10. A circunstância de existirem já outros registos integrando o sinal “S…. ” em conexão com outras actividades é irrelevante para o assunto que nos ocupa, porquanto, sendo a aquisição do prestígio um processo dinâmico, o legislador teve de encontrar um equilíbrio entre a protecção excepcional das marcas que alcançam aquele patamar e a certeza e segurança jurídica, para não falar da boa-fé dos terceiros que, em momento anterior, adquiriram direitos sobre o sinal em causa.
11. Por outro lado, mesmo em relação a sinais conflituantes de terceiros que surjam após a marca ter granjeado aquele estatuto, permanece com o titular desta a opção do quando e como (e até do se) reagir ao seu uso e tentativa de registo, sem que a tolerância neste ou naquele caso pontual, por motivos de oportunidade, conduza à preclusão dos seus direitos.
12. Assim, os registos de terceiros invocados pela Apelante só poderiam influenciar a boa decisão da causa na eventualidade de esta ter logrado provar que a sua coexistência no mercado com a marca dos Irmãos … S.A. tinha impedido a marca “S….. ” de alcançar o estatuto de prestígio (ou o tinha paulatinamente abalado depois de adquirido), o que evidentemente não sucedeu.
13. A marca registanda, embora mista, apresenta o sinal “S….. ” como seu único elemento verbal de cariz distintivo, apresentando semelhanças suficientes com a marca da Apelada para criar, na mente do público, uma ligação entre ambas.
14. Ao fundamento da imitação acrescem outros fundamentos de recusa, à luz do direito marcário português, que sempre subsistiriam mesmo que se entendesse não ser a marca “S…..” uma marca de prestígio.
15. Por um lado, a marca da Apelante infringe directamente os demais sinais distintivos do comércio da Apelada, nomeadamente os seus logótipos e insígnias de estabelecimento (cf. art. 239.º f) do CPI).
18. Por outro, a concessão do registo propiciaria situações de concorrência desleal, configurando-se aqui ainda um motivo adicional de recusa, ao abrigo das als. a) e c) do art. 317.º do CPI e da al. d) do art. 24.º.
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Thema decidenduum
Colhidos os vistos, cumpre decidir, sendo que , estando o objecto do recurso delimitado pelas conclusões da alegação da recorrente (cfr. artºs. 684º nº 3 e 685º-A, nº 1, do Cód. de Proc. Civil ), sem prejuízo do disposto na última parte do n.º 2 do art.º 660º do mesmo Código, as questões a decidir resumem-se a saber:
A - Se , ao contrário do decidido na sentença apelada, nada resulta da factualidade assente que justifique concluir que a marca da apelada é uma marca de prestígio , nos termos e para efeitos do disposto no art.º 242º, nº1, do Código da Propriedade Industrial ;
B - Se o uso de semelhante marca posterior , e pela apelante , visa tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca da apelada
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2.Motivação de facto.
Na sentença sob recurso foram considerados como provados os seguintes factos:
2.1.- Por despacho datado de 01.10.2007, o Sr. Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial ,concedeu protecção ao registo da marca internacional n.º 800000 "S…..” , pedida em 12.05.2006, por L. B.V.;
2.2.- A referida marca destina-se a assinalar, produtos da classe 34 - "Charutos e cigarrilhas";
2.3.- A referida marca encontra-se inserida numa embalagem rectangular nos termos constantes de fls. 4 do apenso junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido;
2.4 - A recorrente é titular das insígnias de estabelecimento nºs 00.745 S…. e .746 S…. , requeridas em 11.02.1998 e concedidas em 18.03.1999 ;
2.5 - A primeira é constituída pela palavra "S… " sublinhada, nas letras "alsa" e com aposição por baixo da letra S em letras pequenas da menção "tm" ;
2.6 - A segunda é constituída pela palavra "S…. ", dentro de um elemento rectangular, sublinhada nas letras "alsa", com aposição no canto superior direito da letra "R" em minúscula num círculo ;
2.7 - A recorrente é titular dos logótipos nº 0033, 0034, pedidos em 11 de Fevereiro de 1998 e concedidos em 10 de Agosto de 1998 ;
2.8 - O primeiro é constituído pela palavra "S…. " sublinhada, nas letras "alsa" e com aposição por baixo da letra S em letras pequenas da menção "tm";
2.9 - O segundo é constituído pela palavra "S… ", dentro de um elemento rectangular, sublinhada nas letras "alsa", com aposição no canto superior direito da letra "R" em minúscula num círculo ;
2.10- A recorrente é titular do logótipo n.º 0001, pedido em 16 de Setembro de 2002 e concedido em 03.12.2003 ;
2.11- O referido logótipo é constituído pela palavra "S…. " e pela aposição de um elemento figurativo menor com inserção dentro do mesmo de uma letra "S" sem a parte inferior, colocado do lado direito das letras "S…. " ;
2.12- A recorrente é titular da marca nacional n.º 000.791 "S…. ", requerida em 01.04.1993 e concedida em 01.08.1996 destinada a assinalar "vestuário" na Classe 25 ª;
2.13 - A marca é constituída pelo nome "S…. " em letras de imprensa maiúsculas, dentro de um elemento figurativo, com tracejados em cima e em baixo, a menção no tracejado superior, dentro de uma figura rectangular pequena da palavra "DE…. " e do lado direito da palavra "S…. " de um circulo pequeno com a aposição de um R ;
2.14 - A recorrente é titular da marca nacional n.º 300000 "S… “ , requerida em 30 de Novembro de 2001 e concedida em 12 de Março de 1002, destinada a assinalar na classe 25ª "Vestuário e chapelaria" ;
2.15 - A mencionada marca é constituída pelo nome "S…. " em letras de imprensa, com aposição no canto superior direito da letra "R" em minúscula num círculo ;
2.16 - A recorrente é titular da marca comunitária n.º 200000 "S…. ", requerida em 17 de Dezembro de 2001 e concedida em 05 de Dezembro de 2003, destinada a assinalar nas classe 3ª "perfumaria e cosméticos" e 14ª "metais preciosos e suas ligas, e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos noutras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos" ;
2.17 - A mencionada marca é constituída pelo nome "S…. " em letras de imprensa ;
2.18 - A recorrente iniciou a sua actividade em 1987 ;
2.19 - A recorrente criou a sua marca em 1994 ;
2.20 - A recorrente foi escolhida pelo Diário de Notícias como a terceira empresa portuguesa com melhor performance em 2002 ;
2.21 – E, pela revista Exame , foi a recorrente escolhida como a melhor do sector têxtil em 2002, 2003 e 2004 ;
2.22 - A recorrente tem uma rede de mais de 40 lojas no território português ;
2.23 - Para além de tantos outros postos de venda em lojas multimarca ;
2.24 - A procura da marca "S….. " foi tanta no EI Corte Inglês que nos dois meses que se seguiram à abertura, o espaço reservado ao vestuário da marca referida teve de ser duplicado ;
2.25 - Nas lojas nas quais se comercializam os produtos assinalados com as marcas supra referidas é vendida uma vasta gama de produtos de vestuário;
2.26 - Pela recorrente têm vindo a ser introduzidos novos atributos no produto-base ;
2.27 - ... e oferecidos todo um conjunto de serviços associados, desde cheques-presentes, talões de oferta, sistemas de tax-free, entre outros ;
2.28 - As marcas da recorrente são publicitadas, através de diversos meios, imprensa escrita, press releases, muppis, internet, televisão, cinema ;
2.29 - As marcas referidas são utilizadas para a promoção de eventos diversos, designadamente Rock e Rio Lisboa 2004, Mega, recepção do caloiro na cidade de Lisboa, casting para apresentador da MTV Portugal, Concurso Super Model of the World, evento "Sound & Effects" no Café do Teatro ;
2.30 - ... tendo estado também presente, com colecção própria, no Portugal Fashion ;
2.31 - Em 2002 a sociedade recorrente quase triplicou os seus lucros para 7,55 milhões de euros ;
2.32 - A recorrente recebe a atenção e louvor das autoridade ministeriais ;
2.33 - De acordo com uma sondagem efectuada pela INFORTEC - Projectos e Consultoria Lda. a recorrente é uma empresa muito conhecida e adquiriu grande reputação no mercado português ;
2.34 - De acordo com a mesma sondagem as marcas que a recorrente detêm são generalizadamente conhecidas do consumidor e do grande público em geral, gozando junto deles de um particular poder de atracção e satisfação ;
2.35 - ... e que o consumidor associa a expressão "S…. " a conceitos como "loja de roupa", "ganga" e "jeans";
2.36 - A recorrente é titular/requerente de direitos de marca para os mencionados sinal em diversos países estrangeiros ;
2.37 - As marcas "S…. " são apontadas como casos de sucesso pelas publicações do sector dos têxteis e empresarial em geral ;
2.38 - ... servindo de "case study" em investigações académicas sobre o potencial das marcas"
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3.Motivação de Direito.
3.1.- Se , ao contrário do decidido na sentença apelada, nada resulta da factualidade assente que justifique concluir que a marca da apelada é uma marca “ anterior “ de prestígio , nos termos e para efeitos do disposto no art.º 242º, nº1, do Código da Propriedade Industrial.
Recordando sinteticamente o objecto do litigio, constata-se que a decisão apelada , porque considerou tratar-se a marca da ora apelada Irmãos ….. S.A (“…”), como consubstanciando para todos os efeitos uma marca de prestígio, verificando-se ainda os pressupostos do art.º 242º, nº1, in fine, do Código da Propriedade Industrial ( Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5 de Março ), tal obstava ao pedido do respectivo registo da parte da ora apelante, o qual, porque porém foi pelo INPI ( Instituto Nacional da Propriedade Industrial ) deferido, impunha-se agora a sua revogação, o que foi determinado .
É que, recordando agora parte da fundamentação da decisão do tribunal a quo, na mesma se explanou, a dado passo e, designadamente, que :
“(…) Dos mencionados factos retira-se matéria para concluir claramente que as marcas em apreço são marcas que gozam de respeito, de consideração e de mérito no mercado português, num grau que podemos considerar unânime e elevado. Tratam-se de marcas que não só são espontânea, imediata e generalizadamente reconhecidas pelo público consumidor como também gozam de um grau de satisfação elevado junto do mesmo .
Cabe assim concluir estarmos face a marcas de prestígio, nos termos referidos supra.
No que respeita ao objectivo do titular da marca, cuja protecção foi concedida, nenhum facto ficou provado, do qual se retire que a marca procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do referido prestígio. No entanto, no que respeita à possibilidade de prejudicar as marcas da recorrente, a mesma é claramente verificável, desde logo face à natureza dos produtos assinalados pelas marcas da recorrente, que se destinam, tal como se retira dos elementos publicitários juntos, antes de mais a um público jovem, sendo que a marca cuja protecção foi concedida se destinam a assinalar cigarros e cigarrilhas, produtos que claramente não são coadunantes com o teor da imagem que as marcas da recorrente pretendem transmitir. Para além disso cabe não esquecer a própria diluição da marca pelo uso acrescido da mesma, factos que desde logo constituem um claro prejuízo para a marca de prestígio.
Concluindo verifica-se encontrarem-se reunidos todos os requisitos para se considerar que a concessão de protecção à marca em apreço consubstancia uma violação do disposto no art.º 242º do Cód. Propriedade Industrial, devendo assim recusar-se protecção à marca concedida e revogar-se o despacho recorrido. “
Temos assim que, no essencial, em causa na acção de onde emerge a instância recursória, está a abordagem do regime jurídico de um dos sinais distintivos do comércio, designadamente o da marca, o qual, a par de outros , como o são a firma, o nome e a insígnia do estabelecimento comercial , consubstancia um inequívoco sinal individualizador do empresário e do estabelecimento, mas sobretudo dos respectivos produtos, mercadorias e/ou serviços, e o qual confere manifestamente uma notoriedade à empresa e lhe permite conquistar ou potenciar a sua clientela (1).
É que, como expressamente o refere o artigo 222º, do CPI, sob a epígrafe de “ Constituição da marca ” :
“ 1 - A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
2 - A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.
É assim, indiscutível, que a marca, como sinal que é, tem essencialmente uma função identificadora ( de produtos ou serviços ) e distintiva, sendo de resto através desta que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência .(2)
E, porque assim é (3) , bem se compreende portanto que, tal como decorre do disposto no art.º 224 º,nº1, do CPI, uma vez registada a marca , passe o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.
Chegados aqui, e tal como decorre do CPI ( vide v.g. o seu artº 245º ), há muito que a doutrina reconhece que , em sede de constituição das marcas, vigora o fundamental princípio da novidade ou da especialidade, impondo ele (4) que a marca (para efeitos v.g. de registo) seja nova , ou seja, que não constitua ela a reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente já registada por outrem , para o mesmo produto ou produto semelhante, e que possa assim induzir um erro ou confusão no mercado.
Ou, dito de uma outra forma (5), deve a marca, pela sua novidade/especialidade, logo que aposta num determinado produto ao qual passa doravante a estar ligada, permitir desde logo a respectiva e total identificação no âmbito dos demais produtos afins com os quais concorre no mercado, não podendo pois, ela própria, ser susceptível de confusão com quaisquer outras que assinalem outrossim produtos da mesma espécie e/ou afins (6), que não distintos ( caso em que não existe o perigo de confusão, ainda que a marca seja absolutamente idêntica ).
Não obstante, tratando-se porém de uma marca de prestígio, reza o artº 242º, do CPI, que o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade ( fora portanto do supra apontado principio da especialidade ) , constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma outra anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.
Importa, pois agora, começar por precisar qual o correcto alcance e significado da qualificação de uma marca como sendo de prestígio, característica que como vimos considerou o tribunal a quo verificar-se in casu relativamente à marca da apelada .
Ora, a tal propósito, Luís Couto Gonçalves (7) , reconhecendo que “ não é fácil definir uma marca de prestígio”, sustenta que uma marca de prestígio deve obedecer a dois apertados requisitos, um quantitativo e outro qualitativo: “ (…) 1º gozar de excepcional notoriedade; 2º gozar de excepcional atracção e-ou satisfação junto dos consumidores. O primeiro requisito, de natureza quantitativa, significa que a marca deve ser espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande-público consumidor , e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços. ... O segundo requisito , de natureza qualitativa, significa que a marca deva contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor, não obstante não seja de grande consumo, ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor.”
Como que alinhando por semelhantes exigências, também Sousa e Silva (8) entende que a caracterização de uma marca como sendo de prestígio, pressupõe a verificação dos seguintes requisitos : a) Em primeiro lugar, deve tratar-se de uma marca que goze de elevado grau de notoriedade junto do público; notoriedade que pode resultar de variados factores, como sejam a publicidade intensiva, uso prolongado, qualidade excepcional, carácter especialmente imaginativo do sinal ; b) Em segundo lugar, deve a marca possuir uma individualidade acentuada, a par de um elevado cunho de originalidade ou peculiaridade (não podendo consistir numa marca fraca); c) Em terceiro lugar, deve ela beneficiar de considerável prestígio junto do público, isto é, tratar-se de uma marca particularmente apreciada; o público a considerar, para este efeito, será a generalidade dos consumidores de um país (ou da Comunidade Europeia, se for o caso) e não apenas o universo dos consumidores dos produtos assinalados pela marca célebre.
Chegados aqui, e porque mais considerações não se justificam no que concerne às características de que deve gozar uma marca para que seja ela considerada como de Prestígio, e de resto como decidiu já este Tribunal da Relação de Lisboa (9) , afigura-se-nos que bem andou o tribunal a quo em , perante a factualidade assente ( maxime a vertida nos itens 2.18 a 2.38 da motivação de facto ), considerar a marca da apelada como revestindo os necessários ingredientes para poder ser caracterizada como de prestígio.
Na verdade, considerando a factualidade assente nos itens 2.22, 2.28 a 2.30, 2.31, 2.34 e 2.35, todos da motivação de facto, supra indicados, inquestionável é que a marca ( S…. ) da apelada é imediata e generalizadamente conhecida do grande-público consumidor, como sendo o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços ( v.g. gangas e jeans , comercializados em dezenas de lojas espalhadas pelo território português e com um volume de vendas/negócios assinalável - elemento quantitativo relacionado com produtos de grande consumo ).
Depois, considerando a factualidade assente nos itens 2.24, 2.29, 2.31, 2.33, 2.34, e 2.37, igualmente todos da motivação de facto, supra indicados, manifesto é, outrossim, que a marca da apelada goza junto do público consumidor de um elevado grau de satisfação (elemento qualitativo ), sendo de resto apontada como um caso de sucesso pelas publicações do sector dos têxteis e empresarial em geral.
Finalmente, tendo em atenção a factualidade assente nos itens 2.28, 2.29, 2.30 e 2.33, da motivação de facto, indiscutível é que a marca da apelada goza de um elevado grau de notoriedade junto do público, notoriedade que resulta sobretudo de um a publicidade intensiva e prolongado, maxime junto da imprensa escrita e televisão e, bem assim, no apoio a promoção de diversos eventos que movimentam milhares de pessoas e potenciais clientes ( v.g. o Rock e Rio de Lisboa ).
Tudo aponta e justifica, portanto, que deva a marca da apelada ser considerada como de Prestígio, quer porque goza de assinalável impacto junto do público e potencial clientela e desfruta de uma publicidade intensa e da qual vem beneficiando, quer porque goza de elevada notoriedade junto do público, tratando-se inquestionavelmente de uma marca forte e com considerável capacidade atractiva, sendo de resto particularmente apreciada por parte de significativa percentagem da população portuguesa mais jovem , quer finalmente porque em termos quantitativos tem vindo a disseminar-se em dezenas de estabelecimentos comerciais espalhados por todo o território nacional, abrangendo já uma clientela de muitos milhares de consumidores e que representam um volume de negócios assinalável ( considerando o valor dos lucros referido no item 2.31 ).
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3.2.- Se o uso da marca posterior ( o da apelante ) procura tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.
Como vimos acima, e de resto como resulta de forma expressa do nº1, in fine, do artº 241º do CPI, para efeitos de recusa de pedido de registo de uma marca, não basta que seja ela igual ou semelhante a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia.
Necessário é, outrossim, que a marca registanda ( posterior ) procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ( anterior) , ou possa prejudicá-los.
Ou seja, a protecção da marca de Prestígio pressupõe e visa, também, obstar a que : a) ou que a marca posterior obtenha um benefício parasitário (tirar partido indevido) ; b) ou que o seu uso seja susceptível - consequência potencial - de causar um prejuízo para o prestígio ou carácter distintivo do sinal.
Portanto (9), para além daquele aproveitamento parasitário da capacidade distintiva e do prestígio da marca, pretende-se prevenir os casos de prejuízo que podem resultar para a capacidade distintiva da marca (diluição por obscurecimento) e para o prestígio da própria marca (diluição por descrédito).
Dito isto, e compulsada a factualidade assente, nada dela resulta, é certo, que aponte/indicie que o uso da marca posterior pela apelante procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca da apelada.
Sucede que, porque inquestionável é a subsunção das marcas da apelante ( marca nominativa ) e da apelada à previsão da alínea c), do nº1, do artº 245º do CPI (11) , pois que ambos os sinais ( S… ) apresentam manifestas semelhanças gráficas e fonéticas, manifesto é outrossim, e segundo o juízo de um qualquer consumidor médio, enquanto destinatário preferencial dos produtos em questão, a possibilidade de ser ele - o consumidor - induzido em erro ou confusão, considerando ( erradamente ) que existe uma identidade de proveniência entre os produtos a que ambos os sinais se destinam ou que existe uma relação, que não há, entre a proveniência de tais produtos - risco de confusão ou de associação (12).
E, existindo a apontada possibilidade de confusão , e ainda que no âmbito de um juízo de previsibilidade, a utilização pela apelante de semelhante marca, é algo que pode contribuir para a supra apontada diluição por obscurecimento (diluition by blurring), pois que o uso da marca por aquela pode seriamente contribuir para a banalização ou vulgarização e perda de originalidade da marca registada e de prestígio da apelada .
No essencial, em causa está a chamada teoria da diluição ( correspondendo a diluição a um processo de perda de distintividade ) , visando ela , em sede do direito marcário, proteger aquela que ostenta um alto grau de reconhecimento e/ou renome e de modo que , quando perante uma nova marca semelhante, não venha a sofrer ( em termos de possibilidade) um dano progressivo no poder de venda do seu sinal distintivo ( e também enquanto instrumento empresarial, de persuasão e de conquista do cliente ) , quer em face da lesão à sua unicidade, quer em face da ofensa à sua reputação .
Acresce que, como bem se notou no Ac. deste mesmo Tribunal da Relação , de 23/2/2006, igualmente e dificilmente o “selling power” da marca da apelada , enquanto marca de prestígio que é , não será abalado por efeito da diluição que o uso da mesma marca, por uma entidade terceira, e para diferentes produtos (13) , forçosamente provocará (14).
Em face de todo o exposto, impõe-se agora concluir que, devendo a marca da apelada ser reconhecida como uma marca de prestígio, e , sendo a sua utilização pela apelante susceptível de causar um prejuízo para o prestígio ou carácter distintivo da mesma ( podendo originar um processo de degenerescência da marca representativa do seu produto), a pretensão desta última ( ainda que deferida pelo Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ) viola portanto o direito da recorrida, estando ele protegido nos termos do arts. 224º,nº1 e 242º, , ambos do CPI.
Concluindo, importa, pois, julgar a apelação como improcedente, impondo-se a manutenção da decisão/sentença do tribunal a quo.
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4-Sumário:
1- A marca, como sinal que é, tem essencialmente uma função identificadora ( de produtos ou serviços ) e distintiva, sendo de resto através desta que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.
2 - E, porque assim é, bem se compreende ,portanto, que tal como decorre do disposto no art.º 224 º,nº1, do CPI, uma vez registada a marca , passe o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.
3- Em sede de constituição das marcas, vigora o fundamental princípio da novidade ou da especialidade, impondo ele que a marca ( para efeitos v.g. de registo) seja nova , ou seja, que não constitua ela a reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente já registada por outrem , para o mesmo produto ou produto semelhante, evitando-se assim a possibilidade de induzir um erro ou confusão no mercado.
4- Tratando-se porém de uma marca de prestígio, reza o artº 242º, do CPI, que o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade ( fora portanto do supra apontado principio da especialidade ) , constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma outra anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia.
5- A marca de Prestígio é aquela que goza de uma excepcional notoriedade e, bem assim, de uma excepcional atracção e-ou satisfação junto dos consumidores.
6 - Mas, para que possa conferir ao titular de uma marca de prestígio a protecção que decorre do CPI, exige-se ainda que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.
7 - A excepcional capacidade evocativa que está associada a uma marca de prestígio, será indubitavelmente abalada por efeito da diluição que o uso da mesma marca, por uma entidade terceira, e para diferentes produtos ou serviços, forçosa e potencialmente provocará.
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5 - Decisão.
Pelo exposto, acordam os Juízes na 1ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa , em , na sequência da improcedência do recurso de apelação , manter a decisão recorrida.
Custas pela apelante.
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(1) Cfr. Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, Vol. I, pág., 253 e António Pereira de Almeida, in Direito Comercial, aafd,1976/77, págs. 475 e segs .
(2) Cfr. Miguel J.A.Pupo Correia, in Direito Comercial, 2.ª Edição Revista, 1992, págs. 265 e segs.
(3) Como refere Sousa e Silva - in “ O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio, ROA 58-393 “ - , a marca serve para distinguir, entre si, produtos ou serviços congéneres, através da aposição de um símbolo, nominativo ou figurativo, que os referencia como procedentes de uma dada empresa, e que permite ao consumidor preferir ou rejeitar aquilo que lhe é oferecido no mercado relevante .
(4) Cfr. Miguel J.A.Pupo Correia, in ob. cit., pág. 274 e segs.
(5) Cfr. António Pereira de Almeida, in ob. cit., pág. 511 e segs.
(6) Deverão ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores. Os produtos ou serviços terão de se situar no mesmo mercado relevante, permitindo dessa forma, ainda que tenuamente, uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público ( cfr. Sousa e Silva, in “ O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio, em ROA , 58-397 ).
(7) In Manual de Direito Industrial, 2ª ed. revista e aumentada , págs. 312 e segs, ob. citada no recente Ac. deste Tribunal da Relação de Lisboa , de 6/7/2010, in www.dgsi.pt.
(8) In ob. citada, pág. 416 e segs.
(9) In Ac. de 22/1/2009, sendo Relator o Dr. Manuel F. Granja da Fonseca , in www.dgsi.pt, e com referência precisamente à marca em apreço na presente apelação.
(10) Cfr. Ac. do Tribunal da Relação do Porto, de 23/2/2006, in www.dgsi.pt, e citando Pedro Domingues (in A função da marca e o princípio da especialidade, em Direito Industrial, Vol. IV, 474 ).
(11) Reza o nº1, alínea c), do Artigo 245 º, do CPI, sob a epígrafe de “ Conceito de imitação ou de usurpação “ que :
1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
(…)
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
(12) Cfr. Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Pág. 104.
(13) Ainda que não necessariamente de menor valia ( tarnishment ) , mas antes pela mera .
(14) Em face do enfraquecimento de um sinal/marca forte devido à sua utilização em outros contextos ( blurring ) .
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Lisboa, 15 de Março de 2011
António Santos
Voto a decisão
Eurico José Marques dos Reis ( 1º Adjunto)
Maria Alexandrina Branquinho( 2 Adjunto) |
