| Decisão Texto Integral: | Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa:
1 – Relatório.
M., e MS, Ld.ª, requereram providência cautelar não especificada contra MI, Ld.ª, pedindo que esta seja intimada para que não importe, manipule, embale, coloque em circulação, venda ou ponha à venda, quer em Portugal, quer para exportação, o produto farmacêutico designado Ácido Alendrónico M, ou sob qualquer outro nome comercial, contendo a substância activa Alendronato, protegido pela PT , pertencente à 1ª requerente e explorada em Portugal pela 2º.
Para o efeito, alegam que a 1ª requerente é titular da patente portuguesa PT , que protege o tri-hidrato do sal monossólico do ácido alendrónico ou alendronato, e que as requerentes comercializam alendronato em Portugal desde Outubro de 1996, sob a marca F.
Mais alegam que a requerida colocou à venda, em Fevereiro de 2006, um medicamento denominado Ácido Alendrónico M, cuja substância activa é o alendronato, sem consentimento ou licença da 1ª requerente.
Alegam, ainda, que a conduta da requerida lhes causa prejuízos, privando-as dos seus lucros legítimos, por satisfazerem parcialmente as necessidades do mercado, pelo que, a requerida providência é a única forma de impedir a continuação e agravamento da lesão.
A requerida deduziu oposição, concluindo pelo pedido de reconhecimento da nulidade da patente e pela improcedência da providência cautelar.
Invocou, também, a excepção da ilegitimidade activa da 2ª requerente, alegando que a empresa que a licenciou extravasou a sua licença inicial e, ainda, que a licença não confere àquela a faculdade de actuar em juízo em defesa da PT .
Em sede de impugnação, alega que o ácido alendrónico que comercializa não é preparado pelo processo descrito na PT , e que a requerida se integra num grupo de grande solidez financeira, pelo que, podia sem dificuldade satisfazer eventual indemnização em que viesse a ser condenada.
Designado dia para a audiência final, foi, após decisão sobre a matéria de facto, julgada improcedente a invocada excepção de ilegitimidade activa da 2ª requerente e, a final, julgada improcedente a requerida providência cautelar não especificada.
Inconformadas, as requerentes interpuseram recurso de agravo daquela decisão final.
Produzidas as alegações e colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Fundamentos.
2.1. Na decisão recorrida consideraram-se provados os seguintes factos:
1 - A 1a requerente é titular da patente de invenção portuguesa n° , pedida em 7 de Junho de 1990, com prioridade reportada a 09/06/89, concedida por despacho de 24/02/97, cuja epígrafe é "Processo para a preparação do ácido 4-amino-l-hodroxibutilideno-l, 1-bifosfónico ou dos seus sais", conforme doc. de fls. 112 a 126 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
2 - A prioridade reclamada pela PT reporta-se à patente americana US (actual numeração da patente US ).
3 - As reivindicações da patente PT correspondem às reivindicações da patente europeia EP , a qual foi pedida pela 1a requerente em 08/06/90 e concedida em 02/11/95.
4 - A 1a requerente é a empresa-mãe de um dos maiores grupos multinacionais farmacêuticos do mundo, que tem associadas, subsidiárias, sucursais, agências e outras formas locais de representação em vários países.
5 - O grupo M dedica-se ao fabrico e comercialização de novos produtos químicos e farmacêuticos ou de novas utilizações de produtos já existentes através de um programa de investigação e desenvolvimento que conduziu à produção e difusão de especialidades galénicas conhecidas.
6 - A 2a requerente tem por objecto a importação, preparação e venda de produtos químicos, farmacêuticos e veterinários e encontra-se integrada no grupo M.
7 - A 2a requerente é distribuidora exclusiva, em Portugal, dos produtos do grupo M e responsável pela formulação, embalagem, marketing, promoção e vendas de tais produtos.
8 - Entre os produtos comercializados pela 2a requerente encontra-se o F, em cuja composição figura a substância activa designada, abreviadamente, por alendronato.
9 - A requerida dedica-se à indústria e ao comércio de produtos e especialidades farmacêuticas para uso humano.
10 - A requerida comercializa medicamentos genéricos.
11 - A requerida pediu e obteve, em 05/08/05, junto do Infarmed, autorização de introdução no mercado do medicamento Ácido Alendrónico M, comprimidos a 70 mg, em cuja composição entra o princípio activo alendronato.
12 - Foi concedida comparticipação do Estado ao medicamento Ácido Alendrónico M.
13 - O medicamento Ácido Alendrónico Mepha foi lançado no mercado e é comercializado pela requerida desde Fevereiro de 2006,.
14 - O ácido alendrónico é o nome genérico, utilizado em Farmácia, do composto cujo nome químico é ácido (4-amino-l-hidroxibutilideno) bifosfónico.
15 - O ácido alendrónico é normalmente utilizado sob a forma de trihidrato do sal monossódico.
16 - O trihidrato do sal monossódico do ácido alendrónico é habitualmente denominado alendronato.
17 - O ácido alendrónico e os seus sais farmaceuticamente aceitáveis, nomeadamente o alendronato, são úteis no tratamento da osteoporose em mulheres pós-menopáusicas para prevenir facturas, incluindo as da anca e da coluna.
18 - O Alendronato foi descrito pela primeira vez nas patentes referidas em l, 2 e 3.
19 - A PT apresenta as seguintes reivindicações:
"1a - Composto caracterizado por ser o tri-hidrato cristalino do sal monossódico do ácido 4-amino-1-hidrmxibutiladeno-1.1-bisfosfónico;
2a - Composto de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por estar na forma de um pó que flui livremente;
3a - Composto de acordo com a reivindicação 1 ou com a reivindicação 2, caracterizado por ser utilizado na preparação e uma composição farmacêutica;
4a - Composição farmacêutica, caracterizada por compreender um composto de acordo com a reivindicação 1 ou com a reivindicação 2;
5a - Processo para a preparação de um composto de acordo com a reivindicação 1 ou com a reivindicação 2, caracterizado por compreender:
a) a reacção do ácido 4-aminobutírico com uma mistura de ácido fosforoso e PCl3 na presença de ácido metanossulfónico, a uma temperatura menor do que 85°C;
b) o tratamento com água;
c) levar o pH até 4,3 com solução de hidróxido de sódio, a uma temperatura de 20-25°C;
d) o arrefecimento até 0-5°C; e
e) a recolha do composto desejado por meio de filtração, lavagem com água e etanol a 95% e secagem ao ar.
6a - Processo de acordo com a reivindicação 5, caracterizado por o passo (a) ser realizado na ausência de um diluente;
7a - Processo de acordo com a reivindicação 5 ou com a reivindicação 6, caracterizado por o passo (a) ser realizado a cerca de 45°C e o passo (e) a cerca de 40°C,
8a - Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 5 a 7, caracterizado por se utilizar 1,5 mol de H3PO4 e 2,4 mol de PCl3 por mol de ácido 4-aminobutírico;
9a - Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 5 a 8, caracterizado por no passo (c) se empregar a solução de hidróxido de sódio a 50%;
10a - Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações 5 a 9 caracterizado por a solução obtida no passo (b) ser envelhecida a 95-100°C, antes do início do passo (c)."
20 - O sumário do invento refere: "O presente invento proporciona um processo para a preparação do ácido 4-amino-l-hidroxibutilideno-l,l- biofosfónico ou dos seus sais que compreende..."
21 - E o resumo da sua memória descritiva refere: "O presente invento diz respeito a um processo para a preparação do ácido 4-amino-l- hidroxibutilideno-1, 1-bisfosfónico ou dos seus sais que compreende:
a) a reacção do ácido 4-aminobutírico com uma mistura de ácido fosforoso e PCl3 na presença de ácido metanossulfónico; e
b) a recuperação do referido ácido 4-amino-l-hidroxibutilideno-l,1- bisfosfónico ou dos seus sais.
22 - No fundamento do invento pode ler-se que o mesmo se refere a:
"um processo melhorado para a preparação do ácido 4-amino-l- hidroxibutilideno-1, 1-bisfosfónico ou dos seus sais, onde o produto final é obtido numa forma particularmente pura e com elevados níveis de rendimento num processo de recipiente puro" e faz referência à patente US ."
23 - E ainda que: "Sabe-se, de acordo com a US , preparar o ácido 4-amino-l-hidroxibutilideno-l, l-bisfosfónico pela reacção de um ácido aminocarboxílico com um reagente de fosfonação e, em seguida, hidrolizando a mistura de reacção pela adição do ácido clorídrico concentrado com aquecimento. Resultam problemas desta reacção visto que não permanece homogénea e ocorre uma solidificação local. Esta solidificação é causa de rendimentos variáveis (...). Além disso, para se fazer o sal de sódio utilizando os processos da técnica anterior, requer-se o isolamento do ácido 4-amino-l-hidroxibutilideno-l, 1-bifosfónico e um passo adicional para o converter no sal monossódico.
O presente invento resolve estes problemas permitindo que a reacção permaneça fluida e homogénea, tomando possível o fabrico comercial, reduzindo o número de passos do processo e proporcionando uma grande melhoria no rendimento do isolado, de 45-50 % para 85-90 %".
24 - E na descrição detalhada do invento que: "O tri-hidrato do sal monossódico do ácido 4-amino-l-hidroxibutilideno-l, l-bisfosfónico aqui descrito é útil como composição farmacêutica e para o tratamento ou prevenção de doenças que envolvem a reabsorção óssea."
25 - O exemplo l da patente refere-se à preparação do tri-hidrato do sal monossódico do ácido 4-amino-l-hidroxibutilideno-l, l-bisfosfónico.
26 - O exemplo 2 refere-se à análise do tri-hidrato do sal monossódico do ácido 4-amino-l-hidroxibutilideno-l, l-bisfosfónico.
27 - O exemplo 3 respeita à preparação do ácido 4-amino-l- hidroxibutilideno-1, l -bisfosfónico.
28 - E o exemplo 4 respeita à análise do ácido 4-amino-l- hidroxibutilideno-1, l -bisfosfónico.
29 - A patente foi inicialmente pedida como patente de
processo, com as seguintes reivindicações:
"1a - Processo para a preparação do ácido 4-amino-1-hidroxibutjlideno-1, 1-bisfosfónico ou dos seus sais caracterizado por compreender:
a) a reacção do ácido 4-aminobutírico com uma mistura de ácido fosforoso e PC1 3 na presença de ácido metanossulfónico; e
b) a recuperação do referido ácido 4-amino-1-hidroxibutilideno-1, 1-bisfosfónico ou dos seus sais.
2a - Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a referida reacção ser conduzida a uma temperatura desde 45°C até 125°C;
3a - Processo de acordo com a reivindicação 2, caracterizado por a referida reacção ser conduzida a uma temperatura de cerca de 65°C;
4a - Processo de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por ser recuperado o tri-hidrato do sal monossódico do ácido 4-amino-1- hidroxibutilideno-1, 1-bisfosfónico;
5a - Processo de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por ser recuperado o ácido 4-amino-1-hidroxibutilideno-1, 1-bisfosfónico."
30 - A memória descritiva originária da patente manteve-se igual.
31 - Por despacho datado de 15 de Novembro de 1996 foi a 1a requerente notificada pelo INPI para, no prazo de 2 meses "substituir as reivindicações feitas por outras em conformidade com as da Patente Europeia".
32 - O que a 1a requerente cumpriu por requerimento apresentado em 14 de Janeiro de 1997, no qual apôs a data de 7 de Junho de 1990.
33 - Estas alterações às reivindicações da patente, não foram objecto de qualquer publicação.
34 - Em 10 de Julho 2000, a requerente solicitou junto do INPI a alteração da reivindicação l da PT , alegando que na mesma não fora incluída, por lapso de tradução, a palavra "cristalino", mantendo nas reivindicações então apresentadas a data de 7 de Junho de 1990.
35 - A alteração foi deferida e publicada no Boletim da Propriedade n° o pedido sob a epígrafe "alterações de elementos não essenciais".
36 - Por contrato celebrado em l de Março de 1993 (e parcialmente modificado em 26 de Outubro de 1995), a M. concedeu a MS (Irlanda), com sede nas Bermudas, «uma sub-licença exclusiva de acordo com as Patentes licenciadas dentro do Território, para fazer, mandar fazer, empacotar, utilizar e vender o Produto com o direito a conceder sub-licenças às Filiais», sendo que o termo «Produto» significava «a forma prescrita para a administração como terapia humana contendo o Composto como um ingrediente activo por si só ou em conjunto com outros ingredientes activos» e o termo «Composto» significava «a substância química ácido 4-amino-l-hidroxibutilideno-l, 1-bisfosfónico, também conhecido por alendronato» (n°l.l).
37 - Em 21 de Agosto de 1997, a MS (Ireland) alterou o seu nome para MSD .
38 - Por contrato celebrado em 01 de Setembro de 1997 (e parcialmente modificado em 29 de Dezembro de 1999), a MSD , na qualidade de detentora dos direitos que, nos moldes expostos, lhe tinham advindo da M, concedeu a C., «uma licença exclusiva de acordo com as patentes licenciadas dentro do Território, para fazer, mandar fazer, utilizar e vender o Produto com o direito a conceder licenças às Filiais».
39 - Por contrato celebrado em 01 de Setembro de 1997 (e parcialmente modificado em 29 de Dezembro de 1999), a C concedeu à MS., «uma sub-licença exclusiva de acordo com as Patentes licenciadas e Know-how dentro do Território, para fazer, mandar fazer, utilizar e vender o Produto com o direito a conceder sub-licenças a Filiais».
40 - Finalmente, por contrato celebrado em Maio de 2001, a M., concedeu à MS uma licença não exclusiva para a PT , «para importar e vender produtos abrangidos» pela mesma.
41 - Do título da patente PT constam os seguintes averbamentos:
- sub-licença não exclusiva em 2001/06/26 para MS.
- sub-licença exclusiva em 2001/06/26 para MS.
- sub-licença exclusiva em 2001/06/26 para C.
- licença exclusiva em 2001/06/26 para MSD.
42 - As requerentes têm vindo a comercializar em Portugal a composição farmacêutica a que corresponde a patente PT desde Outubro de 1996 sob a a marca registada "F".
43 - Foi concedida à MSD, pelo Infarmed, por despacho de 12/06/1996, autorização para a introdução no mercado do medicamento F contendo, como substância activa, o alendronato de sódio.
44 - A requerida não pediu nem recebeu das requerentes ou de qualquer cessionário dos respectivos direitos consentimento ou licença para preparar e comercializar em Portugal o alendronato, nem lhes adquiriu essa substância.
45 - A requerida adquire tal substância a terceiros.
46 - O medicamento Ácido Alendrónico M utiliza na sua formulação alendronato.
47 - O medicamento F é vendido em Portugal pela 2a requerente em embalagens de 14, 28 e 56 comprimidos, doseados a 10 mg.
48 - O medicamento Ácido Alendrónico Mepha é comercializado a preços mais baixos que o medicamento F.
49 - Com a comercialização do Ácido Alendrónico M as necessidades do mercado passaram a ser parcialmente satisfeitas também pela requerida.
50 - Desde o seu lançamento em Outubro de 1996 as vendas do F ascenderam a mais de 180 milhões de euros, o que proporcionou às requerentes os correspondentes benefícios materiais.
51 - A 1a requerente tem despesas com estudos, investigação e desenvolvimento de produtos químicos ou farmacêuticos.
52 - A 2a requerente tem despesas com o marketíng, promoção e vendas dos mesmos.
53 - O medicamento Ácido Alendrónico M efectuou vendas, desde a data do seu lançamento até ao fim de Julho de 2006, no valor de € 672 268,00.
54 - O capital social da requerida é de € 700 000,00.
55 - A subsistência da requerida não depende da comercialização do Alendronato uma vez que esta comercializa vários outros produtos.
56 - Num estudo publicado em 1978, no Boletim da Academia de Ciências da URSS, n.° , 374-377, e assinado por K, et al, é dada notícia pela primeira vez da preparação do ácido alendrónico.
57 - Entre 16 e 19 de Maio de 1989 realizou-se em Antuérpia o Terceiro Simpósio Internacional em Análise de Fármacos, no qual foi apresentada uma comunicação tendo como título "Determinação do Sal monossódico tri-hidratado do ácido 4-amino-l- hidroxibutano-l,1- difosfónico em forma de dosagem farmacêuticas através de cromatografia líquida de elevado desempenho", constando como autores J e outros e a referência à sociedade M.
58 - Tal resumo descreve um método para a determinação do sal monossódico tri-hidratado do ácido 4-amino-l-hidroxibutano-l,1- difosfónico, conforme doc de fls. 692 a 701 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
59 - O examinador do pedido de patente europeia enviou à 1a requerente, em 25 de Março de 2004, a comunicação junta aos autos a fls. 702 a 711 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
60 - Em 8 de Junho de 1984 o Instituto G apresentou o pedido de patente dos Estados Unidos a que foi dado o n° em cuja descrição se refere que "A presente invenção refere-se à preparação do ácido bisfosfónico e dos seus sais. A invenção refere-se também às composições farmacêuticas adequadas para o tratamento da urolitíase e capazes de inibir a reabsorção óssea", conforme doc. fls. 712 a 755 dos autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido.
61 - Com data de 16/09/04 os professores H e U, da Universidade de I, produziram o relatório de trabalho e de análise com o título "Sínteses e caracterização do ácido alendrónico e dos seus sais de sódio" com o teor de fls. 756 a 781 dos autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido.
62 - Em 18 de Abril de 1980 H apresentou o pedido da patente europeia a que foi dado o n° em cuja descrição se refere que "A invenção refere-se a um processo melhorado para a preparação de ácidos cú-amino-l-hidroxialquilideno-1,1- bifosfónicos da fórmula (I) em seguida indicada, em que os produtos finais são obtidos numa forma especialmente pura", conforme doc. fls. 798 a 821 dos autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido.
63 - Em 16 de Outubro de 1980 V apresentou o pedido de patente dos Estados Unidos da América a que foi dado o n° em cuja descrição se refere que "Esta invenção refere-se ao ácido 6-amino-l- hidroxi hexilidenodifosfónico, seus sais e a um processo para a produção dos mesmos", conforme doc. fls. 822 a 829 dos autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido.
64 - De entre os sais do ácido fosfónico, os fosfonatos de metais alcalinos, em particular, são livremente solúveis em água.
65 - Na memória descritiva da Patente não existe qualquer referência à fluidez do produto nem qualquer comparação com outros processos que conduzam à obtenção de um pó de alendronato que não flua livremente.
66 - O conceito de "fluir livremente" no domínio dos produtos farmacêuticos é caracterizável e quantificável designadamente através de grandezas do tipo de escoamento ou ângulo de repouso.
67 - Em 16 de Março de 1983 o Instituto G apresentou o pedido de patente GB a que foi dado o n° em cuja descrição se refere que "A presente invenção refere-se à preparação de ácidos bifosfónicos e seus sais. A invenção também se refere a composições farmacêuticas adequadas para o tratamento da urolitíase e capazes de inibir a reabsorção óssea", conforme doc. fls. 839 a 868 dos autos cujo teor aqui se dá por reproduzido.
68 - No ano de 2002 a sociedade T intentou contra a 1a requerente uma acção declarativa, que corre termos sob o n° no , na qual pede que seja declarada a nulidade da patente n° , nos termos e com os fundamentos constantes do doc. fls. 869 a 901 dos autos que aqui se dá por reproduzido.
69 - Em tal acção foi proferida em 11/03/08, decisão, não transitada em julgado, declarando nula a patente portuguesa n° .
70 - No ano de 2006 a ora requerida intentou contra a 1a requerente uma acção declarativa, que corre termos sob o n° no na qual pede que seja declarada a nulidade parcial da patente PT , para as reivindicações l a 4.
71 - Correu termos no 1° juízo deste Tribunal sob o n° um procedimento cautelar intentada pelas ora requerentes contra a sociedade T, sendo invocada a patente PT , nos termos e com os fundamentos constantes de fls. 904 a 949 dos autos que aqui se dá por reproduzido.
72 - Tal procedimento cautelar foi julgada improcedente nos termos e com os fundamentos constantes de fls. 984 a 997 e 999 a 1006 dos autos, cujo teor se dá aqui por reproduzido.
73 - Correu termos no 2° Juízo deste Tribunal uma providência cautelar intentada pelas ora requerentes contra a sociedade F, sendo invocada a patente PT , providência essa que foi julgada improcedente nos termos e com os fundamentos constantes de fls. 1007 a 1047 dos autos cujo teor aqui se dá por reproduzido.
74 - A 2a requerente intentou contra o INFARMED, em 12/12/05, uma acção administrativa especial, nos articulados da qual alega ter tido conhecimento da concessão de 7 Autorizações de Introdução no Mercado, entre as quais a AIM concedida à requerida referida em "11" e ter, na sequência desse conhecimento, apresentado ao Conselho de Administração do Infarmed, em 06/10/05, um requerimento de revogação das referidas AIMs.
75 - A requerida é uma filial do Grupo M.
76 - O Grupo M comercializa mais de 100 produtos farmacêuticos em mais de 60 países.
77 - O Grupo M tem filiais nos Países Bálticos, Polónia, Portugal, México, Panamá e Brasil.
78 - Em 2005 o Grupo M apresentou um volume de facturação de cerca de 250 milhões de francos suíços e em 2006 de cerca de 350 milhões de francos suíços.
79 - O Grupo M emprega mais de 600 pessoas, de entre as quais 76 em Portugal.
80 - O Grupo M foi constituído há mais de 50 anos e orienta-se para a investigação e desenvolvimento, tendo depositado várias patentes.
81 - O Grupo M desenvolve um programa de desenvolvimento de produtos inovadores para a profilaxia e tratamento da malária em colaboração com a OMS, Institutos Tropicais e autoridades locais, colaborando com outras organizações na luta contra a malária, como a Unicefe organizações internacionais não governamentais.
82 - A requerida é detida em 99% pela M e em 0,01% pela MG.
83 - No exercício de 2005 o capital próprio da requerida era de € 4.768.903,75 e apresentou um resultado líquido do exercício de € 2 470 154,67.
84 - Actualmente há várias empresas de medicamentos genéricos a comercializar em Portugal produtos farmacêuticos contendo a substância activa Alendronato.
85 - As requerentes introduziram no mercado um medicamento designado Fosavance composto de Alendronato 70 mg e de Vitamina D.
86 - As requerentes propõem a substituição do F pelo Fe e disponibilizam literatura e materiais a entregar aos pacientes com essa recomendação.
87 - A introdução de medicamentos genéricos no mercado tem um efeito de potenciação do volume total de vendas de medicamentos contendo determinada substância activa, por força da maior acessibilidade ao tratamento, que origina um aumento do número de doentes tratados.
88 - Tal fenómeno verifica-se sobretudo em relação aos medicamentos destinados a tratar doenças crónicas, como é o caso dos que são compostos de alendronato.
89 - O número de doentes tratados com alendronato, após a introdução de genéricos, subiu 9,3% entre Agosto de 2005 e Agosto de 2006.
90 - O alendronato que integra o medicamento Ácido Alendrónico M é produzido pela sociedade polaca P, S.A., com sede em i.
91 - Depois de produzido na Polónia esse princípio activo é remetido para Malta onde a empresa A (Malta) Ltd, com sede em Malta, fabrica os comprimidos Ácido Alendrónico M.
92 - Esses comprimidos são depois enviados em contentores pela A para a Finlândia onde são embalados pela sociedade MMF, que os remete para Portugal onde são distribuídos e comercializados pela requerida.
93 - O lote de comprimidos Ácido Alendrónico M que se encontra actualmente no mercado português foi objecto de um único carregamento proveniente da Finlândia.
94 - Todos os comprimidos Acido Alendrónico M comercializados actualmente em Portugal pela requerida incluem apenas o Alendronato sintetizado pela P.
95 - A P é o único fornecedor desse princípio activo relativamente a todos os comprimidos Ácido Alendrónico M comercializados actualmente em Portugal.
96 - H K é titular da patente norte americana US , apresentada em 16/04/81, com a epígrafe "Processo para a preparação de ácido co-amino-l-hidroxialquilideno-l,1- bifosfónico", conforme teor de fls. 1128 a 1131 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
2.2. As recorrentes rematam as suas alegações com as seguintes conclusões:
1) A sentença recorrida julgou improcedente o procedimento cautelar em causa unicamente por ter entendido que houve alteração indevida e falta de publicação ou anúncio público da mesma, relativamente às reivindicações da PT , de que é titular a 1.ª Requerente, o que representaria violação de formalidades essenciais, geradoras de nulidade total da mesma patente.
2) E, ao fazê-lo, a Mª Juíza de 1a instância sentiu-se habilitada e legitimada para não conhecer das restantes questões suscitadas na providência, em virtude de as considerar prejudicadas.
3) Ora, a proibição legal de alteração dos elementos essenciais e característicos da patente, modelo, desenho ou registo — decorrente do preceito do art. 26-1, CPI 1995 — reporta-se apenas aos direitos de propriedade industrial já concedidos, e não aos respectivos pedidos.
4) Na espécie vertente, as alterações que a 1ª Requerente introduziu nas reivindicações da invenção ocorreram durante a fase da pendência do pedido, não tendo incidido sobre as reivindicações da PT 94 306 após a concessão desta.
5) De resto, não existe, nas legislações conhecidas, qualquer «princípio da estabilidade», que vede, como regra, a inserção de alterações aos pedidos de patente, incluindo às reivindicações, até ao momento da sua apreciação e da sua decisão.
6) Por outro lado, o Acordo TRIPS não só permite a alteração do pedido, como fixa o teor dessa alteração (modificação das reivindicações, por forma a alcançar a protecção do produto, e não somente a do processo inicialmente reivindicado — art. 70.°, n.°s 7 e 8).
7) A norma do art. 70.°-7 desse Acordo TRIPS é susceptível de ser aplicada directamente à resolução de casos concretos na ordem jurídica interna portuguesa, por se revestir de carácter self-executíng.
8) Acresce que as reivindicações da PT 94 306 estão amparadas na Descrição original da patente, que fornece as bases necessárias para a invocação da invenção como incidindo sobre um produto novo (para além do processo de preparação correspondente).
9) Logo, não foi introduzida matéria nova, aquando do acrescento formal às reivindicações primitivas, contendo-se as reivindicações aditadas no âmbito da Descrição.
10) Desde a entrada em vigor do DL 27/84, de 18 de Janeiro, as reivindicações, no ordenamento jurídico português, não são publicadas, o mesmo se passando relativamente à descrição e aos desenhos.
11) Aquilo que é publicado é, tão-somente, o resumo do invento (art. 58, al. d) CPI 1995), que não produz quaisquer efeitos jurídico-materiais e que apenas desempenha uma função de divulgação da informação tecnológica.
12) A publicitação exigível é feita, exclusivamente, através de «aviso», com a «transcrição do resumo» — que não inclui as reivindicações —, o qual já havia sido efectuado no «Boletim da Propriedade Industrial» (art. 62-1 e 4, CPI 1995).
13) E o «resumo» é o resumo da invenção, e não o resumo da patente, nomeadamente das reivindicações, isto é, daquilo que é protegido pela patente; quanto a este último aspecto, nada se publica, à face da lei nacional.
14) Para além do exposto, certo é que os fundamentos de nulidade de uma patente estão sujeitos a um princípio de legalidade e tipicidade.
15) O procedimento para a obtenção de uma patente de invenção é um procedimento administrativo.
16) De acordo com as regras que dominam o Direito Administrativo, o não cumprimento de uma formalidade — a publicação das reivindicações —, que a lei não exige, há muitos anos, não pode servir de fundamento de nulidade do direito, constitucionalmente consagrado, atribuído ao inventor (art. 42-2, CRP).
17) A salvaguarda dos legítimos interesses de terceiros está expressamente prevista na recomendação contida no art. 70.°-4 do Acordo TRIPS e tem acolhimento no art. 104.° do nosso CPI 2003, que se aplica também às patentes concedidas ao abrigo do CPI 1995 ou de legislação anterior.
18) A decisão sub censura violou, por erro de interpretação e de aplicação, as disposições do art. 42-2 da Constituição da República Portuguesa, do art. 70-7 do Acordo TRIPS, dos arts. 26-1, 58, alínea d), e 62-1 e 4 do Código da Propriedade Industrial de 1995 e do art. 104 do Código da Propriedade Industrial de 2003.
Termos em que, deve revogar-se a sentença impugnada, com as legais consequências.
2.3. A recorrida contra-alegou, concluindo nos seguintes termos:
1. As Recorrentes delimitam objectivamente o âmbito do presente recurso, alegando que a sentença recorrida julgou improcedente o procedimento cautelar em análise unicamente por ter entendido que houve alteração indevida e falta de publicação ou anúncio público da reivindicações da PT , de que é titular a Primeira Requerente, o que representaria violação de formalidades essenciais, geradoras de nulidade total da mesma patente.
2. Na opinião das Recorrentes, o aditamento de novas reivindicações à PT e, consequentemente, o alargamento do âmbito de exclusivo dos direitos de exclusivo decorrentes da PT não se encontra sujeito a publicação, nem os direitos adquiridos de terceiros são afectados.
3. Concluem pois que, a sentença recorrida violou, por erro de interpretação e de aplicação, toda uma série de disposições legais como sejam o art. 42°, nº 2, da Constituição da Republica Portuguesa, do art. 70-7 do Acordo TRIPS, dos artigos 26, n° l, 58, alínea d), e 62, n° l e 4 do Código da Propriedade Industrial de 1995 e do art. 104 do Código da Propriedade Industrial de 2003.
4. Ao contrário do que as Recorrentes vêm invocar, a sentença recorrida não violou qualquer norma legal e não merece qualquer censura. Senão vejamos:
5. Nenhuma das normas invocadas permite chegar à conclusão pretendida pelas Recorrentes: a de que o aditamento de reivindicações a patentes não se encontra sujeito a publicação obrigatória e que, a omissão dessa formalidade essencial não conduz necessariamente à nulidade das patentes.
6. Referem as Recorrentes que a interpretação da lei perfilhada na sentença recorrida viola o art. 42°, n° 2, da Constituição da Republica Portuguesa.
7. Ora, sob a epígrafe "Liberdade de criação cultural" os números l e 2 do artigo 42 do texto fundamental estabelecem que: l. É livre a criação intelectual, artística e científica e 2. Esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a protecção legal dos direitos de autor.
8. Salvo o devido respeito, deste artigo não decorre qualquer consequência quanto à publicação de alterações a patentes ou direitos de propriedade industrial que possam dar origem a um alargamento do seu âmbito de exclusivo.
9. Compreende-se a vontade das Recorrentes em procurar colocar a análise desta questão no plano constitucional, dessa forma tentando assacar abusivamente uma tutela que manifestamente não lhe assiste.
10. Em qualquer caso, ainda que se procurasse averiguar qual a verdadeira natureza dos direitos de propriedade industrial, sempre se acompanharia as conclusões a que chegou o Professor Doutor António Oliveira Ascensão, seguramente o Professor de Direito que mais aprofundou esta temática, quando, a propósito da natureza jurídica dos direitos de "propriedade" industrial, refere que este direitos não são verdadeiros direitos de "propriedade", mas apenas direitos de exclusivo que "devem ser interpretados restritivamente".
11. É evidente que, como foi muito bem exposto na sentença recorrida, o não cumprimento de formalidades essenciais, como é o caso da publicação do aditamento de reivindicações, tem como consequência a nulidade das patentes.
12. Se a publicação se encontra a cargo da Administração ou do requerente/titular da patente é uma análise totalmente irrelevante.
13. Se a Administração omitir essa formalidade essencial poderá ter que indemnizar o requerente/titular da patente, se dessa omissão resultar algum prejuízo.
14. No entanto, não existe nenhuma razão para se entender que tal omissão não seja geradora de nulidade, nos termos do art. 32°, n° l, al. b) do Código da Propriedade Industrial de 1995.
15. A invocação de que a sentença teria violado os artigos 26, n° l, 58, alínea d), e 62, n° l e 4 do Código da Propriedade Industrial de 1995 e do art. 104 do Código da Propriedade Industrial de 2003 é também absurda e falaciosa.
16. A este respeito, reproduz-se a totalidade das sábias considerações do Tribunal a quo de páginas 37 a 44, as quais dispensam considerações adicionais.
17. Em qualquer caso, em face do que foi alegado em primeira instância, e ao abrigo do disposto no artigo 684-A, n° l do Código de Processo Civil, a Requerida vem requerer a ampliação do âmbito do recurso.
18. Na verdade, para além daquela que foi indicada como fundamento da sentença recorrida, existem outras causas de nulidades reivindicações l a 4 da PT.
19. A M. não podia ter protegido por patente os compostos e a composição farmacêutica que constituem o objecto das reivindicações l a 4 da patente sub judice.
20. À data da apresentação do pedido de patente ora em causa, ou seja, em 7 de Junho de 1990, vigorava em Portugal o Código de Propriedade Industrial de 1940, aprovado pelo Decreto-lei n° 30 679 de 24/8/1940.
21. O artigo 5° n° 4 do referido código dispunha que Não podem ser objecto de patente os produtos da indústria química, definidos ou resultantes de elementos definidos, com reacção total ou parcial destes elementos entre si, podendo porém ser objecto de patente os processos de os obter.
22. Assim, não pode oferecer quaisquer dúvidas de que nos termos de tal código não podiam ser objecto de patentes os produtos ou composições farmacêuticas destinados ao homem, mas apenas os processos de os obter.
23. Por conseguinte, no que respeita aos produtos farmacêuticos de uso humano, o referido código só permitia as chamadas patentes de processo, proibindo as patentes de produto.
24. Essas reivindicações de produto não eram permitidas pela legislação de 1940 que é a aplicável a uma patente requerida em 7 de Junho de 1990.
25. Verifica-se, assim, que o competente órgão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial aplicou indevidamente o regime do Código da Propriedade Industrial de 1995 a um pedido de patente que lhe foi apresentado em 7 de Junho de 1990.
26. Na verdade, segundo o princípio da aplicação das leis no tempo, a lei só pode dispor para futuro.
27. Esse princípio tem consagração, entre nós, no artigo 12° do Código Civil, que mais não do que uma norma de ordem pública, segundo o qual a lei só dispõe para futuro; ainda que lhe seja atribuída eficácia retroactiva, presume-se que ficam ressalvados os efeitos já produzidos pelos factos que a lei se destina a regular.
28. Assim, o regime do Código da Propriedade Industrial de 1995 só poderia aplicar-se a pedidos de patentes apresentados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em data posterior à sua entrada em vigor, e não a um pedido de patente como o da patente sub judice que data de 7 de Junho de 1990.
29. Ao proceder a uma aplicação retroactiva do regime de 1995 a um pedido de patente de 1990, o competente órgão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial concedeu protecção para produtos que nos termos da legislação aplicável não podiam ser protegidos por patente.
30. O aditamento das reivindicações l a 4 da PT também não era admissível à luz da legislação internacional então em vigor.
31. Estabelece o TRIPs que, "No caso de direitos de propriedade industrial em relação aos quais a protecção está subordinada ao registo, será permitida a alteração dos pedidos de protecção pendentes na data de aplicação do presente Acordo em relação ao Membro em questão, com vista a reivindicar uma protecção acrescida ao abrigo do disposto no presente Acordo. Essas reivindicações não incluirão elementos novos."
32. Ora, como já ficou por demais demonstrado, as reivindicações l a 4 da PT ... vêm incluir no âmbito e exclusivo dessa patente reivindicações de produto quanto a uma molécula que não constava do pedido inicial: o Ácido Alendrónico.
33. Assim sendo, a adição desta molécula não pode deixar de ser considerada como um "elemento novo" o que, ao abrigo do disposto no artigo 70°, n° 7 do TRIPs torna inadmissível a alteração efectuada pela Primeira Requerente.
34. Em qualquer caso, o uso da expressão "elementos novos" não é de todo uma expressão totalmente inteligível, que permita uma aplicação segura do direito, com salvaguarda dos direitos adquiridos.
35. Daí que, sustenta o Dr. Nogueira Serens que (Cfr. Página 95 do Parecer junto com a oposição) “Esta norma do artigo 70°/7, tal como a maioria das disposições do TRIPs não desfruta do efeito self-executing. Consequentemente, a estes peticionantes de direitos de patente na data da aplicação efectiva, em Portugal, do Acordo TRIPs não era facultado apelar imediatamente para o disposto neste n°7 do artigo 70°. E daqui somente é legítimo concluir que esta disposição, atenta a indeterminação de sentido da sua parte final, consagra uma imposição legislativa concreta ou, melhor, uma ordem de legislar, uma imposição única e específica que impôs ao legislador português a densificação do concreto regime destinado a possibilitar a alteração (a substituição ou o aditamento) dos pedidos de protecção”.
36. Outra causa de nulidade da patente, consiste no facto de que o título ou epígrafe da patente portuguesa n° ... abranger objecto diferente daquele que consta das reivindicações o que torna a patente nula nos termos do disposto nos Arts. 73°, n° l, al. c) e 113° al. c), do Código da Propriedade Industrial.
37. As reivindicações números l a 4 da patente portuguesa nº... são indiscutivelmente reivindicações de produto.
58. Com efeito, da redacção das reivindicações que a M. requereu substituíssem as inicialmente apresentadas, resulta que as três primeiras iniciam-se pela expressão Composto e a quarta pela expressão Composição, o que demonstra que todas elas são reivindicações de produto.
39. Por outro lado, no Sumário do invento refere-se que O presente invento proporciona um processo para a preparação do ácido...
40. Não sendo assim difícil de concluir que, uma vez que a patente n° ... inclui reivindicações de produto, a epígrafe ou título dessa patente - que apenas se refere ao um processo - abrange objecto diferente daquele que se encontra nas reivindicações.
41. Ora, no art. 113°, al. c), do Código da Propriedade Industrial estabelece-se que as patentes são nulas nos seguintes casos: quando se reconheça que o título ou epígrafe dado à invenção abrange objecto diferente.
42. Em face do exposto, uma vez que a epígrafe da patente PT abrange objecto diferente daquele que consta das reivindicações não é difícil de concluir que patente PT é NULA.
43. Note-se que, na data em que a referida patente foi concedida (27 de Fevereiro de 1997) encontrava-se em vigor o Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n° 16/95, de 24 de Janeiro, no qual também se dispunha, no art. 120°, n° l, al. b), que a patente é nula quando a epígrafe ou título dado ao invento abranger objecto diferente.
44. Acresce que, nos termos do contrato de licença constante dos autos decorre que a MS. não tem sequer poderes para a interposição da presente providência cautelar.
45. De acordo com disposto no art. 32°, n° 4, do CPI, a M. apenas gozará "para todos os efeitos legais" das faculdades conferidas à titular da patente portuguesa com o n° , se do contrato de licença não resultar estipulação em contrário.
46. Sucede que, no caso em análise, as faculdades conferidas à M. pela MS. encontram-se taxativamente indicadas no n° 3, do contrato de licença (Cfr. Documento n° l, junto com a oposição).
47. Com efeito, do contrato celebrado entre a M,. e a MS. apenas resulta para a M. uma licença para "importar e vender produtos abrangidos pela patente anterior".
48. Note-se que, a M. poderia ter licenciado a MS., designadamente, quanto ao fabrico ou produção dos produtos abrangidos pela patente portuguesa com o n° .
49. A MS. optou antes por especificar os poderes ou faculdades conferidas à M. limitando a licença única e exclusivamente à importação e venda de produtos abrangidos pela referida patente.
50. Essas foram inequivocamente as únicas faculdades que a MS. concedeu à MSD no âmbito da referida licença.
51. Aliás, isso mesmo é incluindo no número 40° dos factos provados onde o Tribunal a quo deu como provado que "...por contrato celebrado em Maio de 2001, a M. Concedeu à MS. uma licença não exclusiva para a PT para "importar e vender produtos abrangidos "pela mesma"".
52. Dessa forma afastando a presunção estabelecida no art. 32°, n° 4, do CPI quanto às faculdades do licenciado.
53. Assim, muito embora a M Tenha concedido uma licença à MS., a verdade é que essa licença não confere à MS. a faculdade de actuar em juízo na defesa da patente portuguesa com o n° .
54. Também por esta razão deve ser declarada a ilegitimidade activa da MS, Lda..
55. Em função da nulidade da patente portuguesa n° é evidente a ausência de probabilidade séria da existência do direito (fumus boni juris).
56. Termos em que deve ser indeferido o presente recurso e mantida a douta sentença recorrida.
2.4. Na sentença recorrida concluiu-se pela improcedência das alegações da requerida, no tocante à nulidade da concessão da PT , à luz das disposições constantes do Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1940. Por outro lado, entendeu-se que, aplicando apenas ao caso o CPI de 1995 se violou o princípio da intangibilidade das reivindicações, e que, criando-se a norma que, no espírito do sistema permitiria a alteração, foi omitida a publicação das alterações, pelo que, a conclusão é a de que foram violadas formalidades essenciais, o que implica a nulidade da PT , nos termos do disposto no art.32º, nº1, al.b), do CPI de 1995, diploma ao abrigo do qual foi concedida. Para, a final, se concluir que, não assistindo às requerentes o direito que invocaram, falece o 1º requisito de que depende a procedência da providência requerida, ficando prejudicado o conhecimento das restantes questões e improcedendo aquela providência.
Do teor das conclusões da alegação das recorrentes resulta que são as seguintes as questões colocadas no presente recurso:
1ª – saber se a proibição legal de alteração dos elementos essenciais e característicos da patente, decorrente do preceituado no art.26º, nº1, do CPI de 1995, se reporta apenas aos direitos de propriedade industrial já concedidos e não aos respectivos pedidos;
2ª – saber se o Acordo TRIPS, mais concretamente, a norma do seu art.70º, nº7, é susceptível de ser aplicada directamente à resolução de casos concretos ma ordem jurídica interna portuguesa, por se revestir de carácter self-executing;
3ª – saber se as revindicações da estão amparadas na Descrição original da patente, pelo que, aquando de acrescento formal às reivindicações, não foi introduzida matéria nova;
4ª – saber se a publicitação exigível já havia sido efectuada no Boletim da Propriedade Industrial;
5ª – saber se a não publicação das reivindicações não pode servir de fundamento de nulidade do direito atribuído ao inventor, constitucionalmente consagrado (art.42º, nº2, da CRP), estando a salvaguarda dos legítimos interesses de terceiros expressamente prevista na recomendação contida no art.70º, nº4, do Acordo TRIPS, com acolhimento no art.104º, do CPI de 2003.
2.4.1. Antes do mais, haverá que introduzir a problemática subjacente às questões atrás referidas, para melhor compreensão das mesmas. Para o efeito, seguiremos muito de perto o estudo publicado em «O Direito», Ano 138º, 2006, V, págs.1011 e segs., da autoria do Prof. Dr. Remédio Marques e do Dr. Nogueira Serens, subordinado ao tema «Direito de patente: sucessão de leis no tempo e proibição da outorga de patentes nacionais sobre produtos químicos ou farmacêuticos no domínio do CPI de 1940 – o aditamento de reivindicações de produto químico ou farmacêutico, no quadro do CPI de 1995, nos procedimentos de protecção pendentes na data da adesão à Convenção da Patente Europeia e ao Acordo TRIPS».
Assim, o CPI de 1940 vedava a patenteabilidade das invenções relativas a produtos e preparados farmacêuticos e dos inventos respeitantes a quaisquer produtos químicos, autorizando apenas a protecção das invenções respeitantes aos processos de obter tais produtos e preparados ( §§ 3º e 4º, do art.5º).
Após a entrada em vigor, no ordenamento português, da Convenção Sobre a Patente Europeia (CPE), em 1/01/92, passou a ser possível designar o Estado português como ordenamento para onde, no domínio de um pedido de patente europeia, se pode pedir a tutela de invenções de produtos químicos e farmacêuticos. Isto é, passou a ser possível designar Portugal como Estado da protecção para as eventualidades em que fossem concedidas patentes europeias, junto dos órgãos competentes do Instituto Europeu de Patentes.
No entanto, o impedimento de outorga de patentes nacionais relativas às referidas invenções de produtos só foi alterado com a entrada em vigor do CPI de 1995, o que aconteceu em 1/06/95 (cfr. o art.48º, nº2).
Entretanto, a adesão da República Portuguesa ao Acordo que instituiu a Organização Mundial do Comércio (O.M.C.) implicou a aplicação, no território português, do disposto no Acordo TRIPS, que constitui o Anexo IV do mencionado Acordo que instituiu a O.M.C.. Prevê este Acordo TRIPS que os Estados aderentes protejam as invenções em qualquer domínio da tecnologia, quer se trate de produtos ou processos (art.27º, nº1), disposição esta que passou a vincular a República Portuguesa a partir da data da aplicação efectiva daquele Acordo ao nosso país, ou seja, em 1/01/96 (art.65º, nº1). Acresce que o art.70º, nº7, do referido Acordo prevê a possibilidade de alteração dos pedidos de protecção pendentes naquela data, tendo em vista reivindicar uma protecção acrescida.
Face à proibição prevista no citado art.5º, §§ 3º e 4º, do CPI de 1940, haverá que distinguir entre as reivindicações de produto e as reivindicações de processo, enquanto modos de caracterização técnica dos inventos. Assim, as reivindicações de produto incidem sobre uma entidade física, seja um produto, um dispositivo, uma composição, uma substância ou uma máquina. Por seu turno, as reivindicações de processo recaem sobre uma actividade, sobre um método ou procedimento de utilização. Por outro lado, quanto às faculdades jurídicas que o ordenamento coloca ao dispor do titular da patente, enquanto as primeiras conferem uma protecção absoluta do direito de patente de produto, qualquer que seja o processo da sua fabricação, as segundas implicam que a patente tutela apenas as actividades reivindicadas.
No que respeita à possibilidade de alteração das reivindicações durante o procedimento de patenteabilidade, o CPI de 1940 autorizava-as sem restrições, embora exigisse uma nova publicação, com vista à apresentação de novas reclamações, se o pedido fosse considerado sensivelmente diferente do que se havia já publicado (art.172º, § 4º). Já o CPI de 1995 apenas autorizava a alteração do pedido de patente ou de patente já concedida se não afectasse os elementos essenciais e característicos do objecto do pedido, e desde que devidamente fundamentada e publicada, para efeitos de recurso (art.26º, nº1).
O direito de patente, consistindo num acervo de faculdades jurídicas subjectivas privadas constituídas mediante acto administrativo constitutivo, pressupõe também a verificação de um acervo de requisitos de protecção mutáveis ao longo do tempo. Daí que, um procedimento administrativo em curso de concessão do direito de patente possa ser tocado por alterações legislativas realizadas, quer ao nível dos seus requisitos e pressupostos procedimentais, quer ao nível dos requisitos materiais de cuja verificação depende a sua válida constituição.
Ora, precisamente, no caso dos autos, estamos perante uma situação em que o procedimento nacional de concessão foi iniciado em 7/6/90, ao abrigo do CPI de 1940, e terminou em 24/2/97, sob a égide do CPI de 1995. Sendo que, a patente foi inicialmente pedida como patente de processo, com as reivindicações constantes do ponto 29º da matéria de facto considerada provada, e concedida como patente de produto e de processo, com as reivindicações constantes do ponto 19º daquela matéria de facto. Isto no seguimento de despacho do INPI, datado de 15/11/96, no sentido de a 1ª requerente substituir as reivindicações feitas por outras em conformidade com as da Patente Europeia (cfr. o ponto 31º da matéria de facto provada). O que a 1ª requerente cumpriu, por requerimento apresentado em 14/1/97, no qual apôs a data de 7/6/90 (cfr. o ponto 32º da referida matéria de facto). Esta posição do INPI terá sido devida à circunstância de o DL nº16/95, de 24/1, que aprovou o CPI de 1995, não ter previsto quaisquer disposições transitórias susceptíveis de alargar os benefícios do novo Código a situações jurídicas que se encontrassem em curso de constituição, como acontece no caso dos autos. Assim, o INPI terá pretendido conceder o mesmo tratamento jurídico aos pedidos de patente nacional apresentados nos seus serviços antes do dia 1/01/92, data da entrada em vigor no ordenamento português da CPE, relativamente aos pedidos de patente europeia similares apresentados junto do Instituto Europeu de Patentes que designassem Portugal como Estado da protecção.
Todavia, esta prática é censurável, como se diz no estudo citado, pois que, a aludida omissão legislativa não podia ter sido preenchida ou integrada - administrativamente - pelo INPI (cfr. págs.1038 e 1044). Na verdade se se entender, como nesse estudo se entendeu, que não são aplicáveis as leis novas, isto é, a CPE e o CPI de 1995 (na decisão recorrida defendeu-se a tese da aplicabilidade deste Código), a situações subsistentes ou em curso de constituição na data do seu início de vigência, todas as reivindicações de produto químico ou farmacêutico aditadas, após o dia 1/06/95, a um pedido de patente de processo químico ou farmacêutico, durante o procedimento administrativo de patenteabilidade ocorrido junto do INPI, são nulas, por respeitarem a realidades insusceptíveis de protecção na data do pedido de patente, ou seja, em momento anterior a 1/06/95 (arts.5º, § 3º e 32º, § 2º, do CPI de 1940).
No caso dos autos, o procedimento nacional de concessão foi iniciado ao abrigo do CPI de 1940 e terminou sob a égide do CPI de 1995, o qual, não obstante permitisse já a patenteabilidade das invenções atinentes a produtos químicos e farmacêuticos, acolheu, no seu art.26º, nº1, o princípio da estabilidade das reivindicações, já que, durante (e após) o procedimento administrativo de patenteabilidade, só são admitidas as alterações ou correcções do pedido de patente ou de patente já concedida, que, incidindo sobre as reivindicações, não afectem os elementos essenciais e característicos do invento. Assim sendo, caso fosse considerado válido o aditamento de reivindicações de produto químico ou farmacêutico a pedidos de patente nacional de processo junto do INPI antes de 1/06/95, os requerentes colhiam as vantagens da lei nova, quanto ao alargamento das realidades patenteáveis no sector das invenções químicas e farmacêuticas – enquanto disciplina de direito industrial material – e repudiavam a aplicação (para eles desvantajosa) dessa mesma lei nova quanto às novas regras sobre a proibição de alteração das reivindicações durante o procedimento de concessão – enquanto disciplina de direito industrial procedimental. O que não deixaria de ser uma pretensão insólita, pois que dirigida a «ter sol na eira e chuva no nabal» (cfr. estudo citado, pág.1042), porquanto, se aproveitariam da possibilidade de, ao abrigo da lei nova, lograrem tutelar um acervo de reivindicações de produtos e substâncias químicas, e de, ao mesmo tempo, beneficiarem do regime da lei antiga, que previa a livre alteração das reivindicações, contanto que fosse publicado novo aviso para reclamações.
Mas mesmo que se entenda que, aos requisitos de validade da concessão de patentes requeridas antes de 1/06/95, e ainda não concedidas nesta data, é aplicável a lei nova (CPI de 1995), haverá que concluir pela invalidade de todas as reivindicações de produto que hajam sido aditadas aos pedidos iniciais. É que a mudança, ainda que parcial, de categoria das reivindicações de processo de obtenção ou preparação químico ou farmacêutico constitui uma alteração de elementos essenciais ou característicos do objecto da patente cuja protecção fora inicialmente peticionada, na medida em que resulta na substituição total ou parcial de uma invenção (de processo) por outra invenção (de produto), mediante a adjunção de reivindicações de produto, o que traduz um alargamento do objecto de protecção. Ora, haverá que ter em consideração os interesses de terceiros que tenham investido a sua confiança na luta pela inovação tecnológica num acervo de objectos, elementos e características técnicas reveladas inicialmente pelo requerente no pedido de patente formulado ao abrigo da lei antiga, tanto mais quanto é certo que é o conteúdo das reivindicações que define o âmbito tecnológico de protecção do direito de patente. Os valores da certeza jurídica e da tutela da confiança de terceiros restringem, pois, fortemente a possibilidade de se proceder a modificações ou a alterações às reivindicações. Por isso que o art.26º, nº1, do CPI de 1995, proíbe a alteração de elementos essenciais e característicos da invenção tal como haja sido inicialmente depositada junto do INPI ou concedida por esta entidade administrativa.
Entendemos, pois, que esta última norma deve aplicar-se à fase administrativa destinada à apreciação do pedido de patente (cfr. estudo citado, pág.1050), não se vendo razão para a restringir aos direitos de propriedade industrial já concedidos, como pretendem as recorrentes, que, aliás, não invocam qualquer argumento nesse sentido. Consideramos, ainda, ao contrário das recorrentes, que a mesma norma acolheu o princípio da estabilidade das reivindicações ou da intangibilidade das reivindicações respeitantes aos elementos essenciais das invenções.
Assim, importando a mudança total ou parcial de categoria das reivindicações de processo para reivindicações de produto a alteração dos elementos essenciais ou característicos do objecto das patentes nacionais de processo que hajam sido peticionadas em data anterior ao início da vigência do CPI de 1995, tal alteração, a partir da publicação do pedido, implica preterição de formalidades legais, o que constitui fundamento de recusa da patente, nos termos do art.25º, nº1, al.c), do CPI de 1995, e preterição de formalidades susceptíveis de pôr em causa o resultado final do processo, o que constitui fundamento de nulidade do direito de patente, nos termos do art.32º, nº1, al.b), do mesmo Código.
Haverá, deste modo, que concluir que a proibição legal de alteração dos elementos essenciais e característicos da patente, decorrente do preceituado no art.26º, nº1, do CPI de 1995, se reporta aos direitos de propriedade industrial já concedidos e também aos respectivos pedidos.
2.4.2. Mas será que a norma do art.70º, nº7, do Acordo TRIPS, que prevê a possibilidade de alteração dos pedidos de protecção pendentes na data da aplicação efectiva daquele Acordo para Portugal, isto é, em 1/01/96, é susceptível de ser aplicada directamente à resolução de casos concretos na ordem jurídica interna portuguesa, revestindo, assim, carácter self-executing? Ao contrário do entendimento defendido pelas recorrentes, consideramos que não. Aliás, poder-se-á, até, dizer que o Acordo TRIPS, em bloco, não é de aplicação imediata, pois que vincula apenas os Estados Contratantes e impõe somente a obrigação de estes Estados procederem à alteração do seu ordenamento interno (cfr. o seu art.1º, nº1). É essa também a perspectiva do Conselho das Comunidades Europeias no último considerando da Decisão nº94/800/CEE, de 22/12/94, in Jornal Oficial das Comunidades Europeias, nºL 336, de 23/12/94, p.1 ss, onde entende que tais normas não são directamente aplicáveis pelos órgãos jurisdicionais dos Estados Contratantes. Acresce que a questão já foi levantada junto do Tribunal de Justiça das Comunidades, em sede de reenvio prejudicial, o qual vem entendendo que as disposições dos acordos celebrados no quadro da O.M.C. não admitem o efeito directo, por não serem suficientemente precisas e incondicionais para criar direitos subjectivos de que os particulares possam beneficiar.
No que respeita, especificamente, à norma do art.70º, nº7, detecta-se logo na 1ª parte uma ineliminável vaguidade e indeterminação acerca do que deve considerar-se «pedidos de protecção pendentes na data da aplicação do presente Acordo». Por outro lado, o último segmento da norma, onde se refere «Essas alterações não incluirão elementos novos», revela uma indeterminação e uma vaguidade de sentidos inultrapassável. O que vale por dizer que não estamos perante uma redacção clara, incondicional e determinada no nº7, do art.70º, do Acordo TRIPS. Razão pela qual se torna necessária a implementação de regras procedimentais nos ordenamentos dos Estados-membros, no sentido de regular a alteração dos pedidos de patente pendentes na data da aplicação do Acordo, densificando a tempestividade, o modus operandi e as condições de aditamento de reivindicações, com vista a reivindicar uma protecção acrescida.
No entanto, tanto quanto se sabe, o INPI não emitiu regulamentos independentes ou autónomos através dos quais tenha procurado estabelecer uma específica disciplina de adaptação do Acordo TRIPS ao ordenamento português, no que toca à alteração dos pedidos de protecção pendentes, conforme podia, já que existia uma lei que o habilitava a tal, precisamente, o citado art.70º, nº7. Aliás, deveria até ter sido promovida a adaptação do CPI de 1995 à ordem de legislar contida naquele artigo, por forma a densificar o concreto regime destinado a possibilitar a alteração dos pedidos de protecção pendentes em 1/01/96, data da aplicação efectiva em Portugal do Acordo TRIPS. O que não foi feito, não tendo o Estado português cumprido ainda tais imposições legislativas, mas não cabendo, agora, aos tribunais portugueses substituir o legislador nessa sua tarefa densificadora.
Assim, a atribuição de efeito directo, vertical e imediato às normas do art.70º, nomeadamente, do deu nº7, com o que se permitiria a alteração dos pedidos pendentes em 1/01/06, tendo em vista a formulação e o aditamento de reivindicações de produto, poria em causa a licitude dos actos de terceiros, realizados até àquela data, relativamente aos pedidos de patente desse modo modificados, gerando-se uma inadmissível incerteza e insegurança jurídicas quanto aos actos entretanto praticados por terceiros que haviam confiado na licitude de certas actividades. Na verdade, porque estes terceiros confiaram na licitude das suas actuações à sombra dos pedidos de protecção pendentes e publicados, não deve relegar-se para os tribunais a tarefa de limitação dos direitos conferidos aos titulares de protecção provisória decorrente de pedidos de patente nacionais pendentes (cfr. o art.62º, nº6, do CPI de 1995), que hajam peticionado ou obtido o aditamento de reivindicações de produto químico ou farmacêutico nos pedidos de patente já formulados antes de 1/01/96 e não decididos nessa data. Note-se que, como já vimos, o CPI de 1995 apenas previa, em geral, a possibilidade de alterar os elementos não essenciais e característicos nos pedidos de patente e nas patentes já concedidas (art.26º, nº1), mas exigindo que, sendo tal faculdade jurídica autorizada, fosse realizada uma nova publicação.
Haverá, deste modo, que concluir pela falta de densificação no nosso ordenamento jurídico do disposto no art.70º, nº7, do Acordo TRIPS. O que o torna insusceptível de produzir um efeito directo e imediato na esfera jurídica dos particulares, não revestindo, pois, carácter self-executing.
2.4.3. E não se diga que as reivindicações da PT estão amparadas na Descrição original da patente, pelo que, aquando do acrescento formal às reivindicações primitivas, não foi introduzida matéria nova.
Na verdade, ainda que na descrição inicial dos inventos, cuja protecção tenha sido apresentada junto do INPI antes de 1/06/95, já estivessem presentes os elementos técnicos respeitantes à substância química posteriormente reivindicada, após aquela data, não nos podemos esquecer que, com tais aditamentos, passou a reivindicar-se uma invenção de produto, quando é certo que, originariamente, se reivindicara uma invenção de processo. Sendo, igualmente, certo que a função de delimitação da invenção cuja protecção é pedida não é, actualmente, desempenhada pela descrição, cabendo essa função, hoje, às reivindicações (cfr. os arts.93º, nº1, do CPI de 1995, e 97º, nº1, do CPI de 2003). Assim, a alteração das reivindicações não pode consistir numa transformação radical dessas reivindicações dirigida a suprimir o conteúdo original e a inserir, no seu lugar, o que, embora compreendido na descrição, não havia sido inicialmente reivindicado.
2.4.4. Entendem as recorrentes que a publicitação exigível já havia sido efectuada no Boletim da Propriedade Industrial (BPI).
É certo que, nos termos do art.62º, nº1, do CPI de 1995 (cfr. os arts.19º, nº1, do CPI de 1940, e 66º, nº1, do CPI de 2003), da apresentação do pedido no INPI será publicado aviso no BPI, com a transcrição do resumo. Porém, nos termos do art.26º, nº1, do CPI de 1995 (cfr. o art.25º, nº3, do CPI de 2003), a alteração de elementos não essenciais também é publicada. Logo, a realização de alterações que afectem elementos essenciais e característicos a partir do momento da publicação mencionada no citado art.62º, nº1, traduz, precisamente, preterição de formalidades susceptíveis de pôr em causa o resultado final do processo, a determinar a nulidade do título de propriedade industrial prevista no art.32º, nº1, al.b), do CPI de 1995.
Refira-se, a propósito, que a apresentação do resumo do invento tem a vantagem de permitir apreender, com maior facilidade e rapidez, o seu objecto, e obter apreciável economia de espaço na publicação, dada a frequente extensão das reivindicações, mais não sendo, pois, o preceito que prevê tal apresentação do que uma norma com significado processual (cfr. Justino Cruz, in Código da Propriedade Industrial, 2ª ed., pág.87).
2.4.5. Já atrás se aludiu ao fundamento da nulidade do direito atribuído ao inventor e à respectiva previsão legal, não se vendo que tal nulidade implique violação da liberdade de criação cultural consagrada no art.42º, da CRP.
No que respeita à norma contida no art.70º, nº4, do Acordo TRIPS, para além do que já se expendeu quanto à não aplicabilidade imediata da larga maioria das normas constantes daquele Acordo, dir-se-á, ainda, relativamente àquele nº4, que a faculdade de os Estados Contratantes deverem consagrar limitações das medidas correctivas outorgadas aos titulares dos direitos de propriedade intelectual, decorrentes da extensão da protecção dos direitos de patente já concedidos na data de aplicação efectiva do referido Acordo (1/01/96), ou dos pedidos de patentes em apreciação nessa data, inculca, precisamente, a ideia de que a aplicação directa e imediata daquela norma depende da interposição normativa do ordenamento interno de cada Estado Contratante, o que exclui o efeito self-executing a tal norma. Sendo que, não se vislumbra que o Estado português tenha procedido a essa interposição normativa, designadamente, através do art.104º, do CPI de 2003, como parece pretenderem as recorrentes. Assim, este último artigo, que corresponde ao art.100º, do CPI de 1995, apenas prevê que os direitos concedidos pela patente não são oponíveis a quem tenha chegado, pelos seus próprios meios, ao conhecimento da invenção, sendo necessário que aquele que invoca o conhecimento da invenção esteja de boa fé e que tenha chegado a ele sem fraude.
Não foram, pois, violadas as disposições dos vários artigos citados pelas recorrentes na conclusão 18ª da sua alegação.
Improcedem, deste modo, todas as conclusões daquela alegação.
Resulta do disposto nos arts.381 e 387º, do C.P.C., que o decretamento de uma providência cautelar não especificada (procedimento cautelar comum) depende da concorrência dos seguintes requisitos: a) que muito provavelmente exista o direito tido por ameaçado – objecto da acção declarativa; b) que haja fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável a tal direito; c) que ao caso não convenha nenhuma das providências tipificadas nos arts.393º a 427º; d) que a providência requerida seja adequada a remover o periculum in mora concretamente verificado e a assegurar a efectividade do direito ameaçado; e) que o prejuízo resultante da providência não exceda o dano que com ela se quis evitar. Assim, o sucesso da acção cautelar depende, essencialmente, de dois factores - a verificação da aparência dum direito e a demonstração do perigo de insatisfação desse direito -, sendo que, em relação ao 1º, o que se pede ao tribunal é um juízo de mera probabilidade, e, em relação ao 2º, um juízo de probabilidade mais forte e convincente.
Ora, no caso dos autos, não se verifica, desde logo, o 1º requisito atrás mencionado, uma vez que já se concluiu que muito provavelmente não existem os direitos de propriedade industrial tidos por ameaçados, dada a nulidade do título de patente que faria prova de tais direitos (cfr. os arts.5º, nº1, 6º, nº1 e 32º, nº1, al.b), do CPI de 1995).
Mas ainda que se considerasse serem as requerentes titulares do direito a que se arrogam, sempre haveria que entender, a nosso ver, que não foram demonstrados factos donde resulte que tal direito esteja ameaçado de lesão grave e de difícil reparação (cfr. os pontos 55º, 75º, 76º, 78º, 82º, 83º e 84º da matéria de facto provada). Acresce que não se provou que as vendas do Ácido Alendrónico M da requerida, correspondam a outras tantas vendas que deixarão de ser feitas do F das requerentes, que as vendas deste medicamento, até ao termo de vigência da PT , se cifrem, no mínimo, em 75 milhões de euros, e que o volume de vendas daquele Ácido alcance, até ao referido termo de vigência, a verba de € 6.500.000,00, proporcionando à requerida um lucro de € 2.000.000,00 (cfr. fls.2233 dos autos). Note-se que a nossa jurisprudência tem afirmado que para a verificação do requisito – aparência dum direito – basta um juízo de probabilidade ou verosimilhança, enquanto que na apreciação do requisito – perigo de insatisfação desse direito – é necessário um juízo de certeza ou de realidade.
Assim, segundo cremos, as requerentes da providência não lograram fazer prova da existência de uma situação que justifique a emissão duma providência provisória. Isto é, uma situação em que a demora no julgamento final e definitivo crie um estado de perigo, susceptível de expor o titular do direito a danos graves e dificilmente reparáveis, de tal modo que, para afastar esse perigo, haja que emitir uma providência interina, destinada a durar somente enquanto se não profere o julgamento definitivo. Sendo certo que, a função das providências cautelares não é a de dar realização directa e imediata ao direito substantivo, mas sim a de eliminar o periculum in mora, ou seja, em defender o presumido titular do direito contra os danos e prejuízos que lhe pode causar a formação lenta e demorada de decisão definitiva.
Haverá, destarte, que concluir que, no caso, não concorrendo os requisitos para que possa ser decretada uma providência cautelar não especificada, a decisão não podia deixar de ser, como foi, desfavorável às requerentes.
Refira-se, por último, que, não havendo que julgar procedente o recurso interposto pelas requerentes, que ficaram vencidas, não há que conhecer dos fundamentos em que a parte vencedora decaiu, apesar de esta o ter requerido na respectiva alegação, atento o disposto no art.684º-A, nº1, do C.P.C..
3 – Decisão.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a decisão agravada.
Custas pelas agravantes.
Lisboa, 7 de Julho de 2009
Roque Nogueira
Abrantes Geraldes
Tomé Gomes
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