| Decisão Texto Integral: | ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA
HEMINGWAY LIMITED, com os sinais dos autos, interpôs, nos termos dos arts. 38º e seguintes, do Código da Propriedade Industrial, recurso do despacho do Director do Serviço de Marcas do INPI e que recusou parcialmente o registo da marca nacional nº 314.077 “RACING GREEN”, com fundamento na semelhança gráfica e fonética com a marca nacional nº 311.412 “RACING GREEN”.
Deu-se cumprimento ao disposto no art. 40º, nº 1, do CPI, sendo assumida a posição constante de fls. 19.
Notificada a parte contrária veio a mesma alegar que o despacho recorrido não merece censura.
Findos os articulados foi proferida sentença que deu provimento ao recurso e revogou o despacho recorrido, concedendo protecção jurídica nacional à marca 314.077 “RACING GREEN”.
Inconformada com a sentença proferida, a titular da marca nº 311.412, ARMAZENS DE MALHAS ZEZE LDA, apelou, tendo formulado as seguintes conclusões:
(...)
Contra-alegou a Apelada, afirmando que a sentença recorrida julgou bem ao reconhecer e dar como provado o grande prestígio do sinal “RACING GREEN da Apelada e ao consagrar a respectiva protecção mediante o registo que concedeu.
Corridos os Vistos legais
Cumpre apreciar e decidir.
São as conclusões das alegações que delimitam o objecto do recurso e o âmbito do conhecimento deste tribunal (arts. 684º, nº 3 e 690º, nº 1 do CPC), pelo que fundamentalmente importa analisar os requisitos da concessão do registo de marca e da aplicação do disposto no art. 191º do CPI.
II - FACTOS PROVADOS
Armazéns Malhas Zeza, Lda é proprietária da marca nº 311.412 “RACING GREEN” desde 7.1.97, para assinalar artigos de vestuário.
Por despacho de 15.1.99 o INPI recusou parcialmente o registo da marca nacional 314.077 “RACING GREEN” requerido por Hemingway Limited, para assinalar produtos da classe 25ª.
A “RACING GREEN” é usada pela Hemingway Limited desde 1991, para assinalar os seus produtos como para analisar os estabelecimentos que os comercializam.
A “RACING GREEN” é comercializada em Portugal pela Hemingway desde 1993.
III - O DIREITO
Dos requisitos da concessão do registo de marca e da aplicação do disposto no art. 191º do CPI
A marca é um sinal demarcador e distintivo de produtos e/ou serviços, destinado a identificá-los perante os consumidores, "distinguindo-os dos demais seus congéneres.. Esta função identificadora e distintiva é extremamente importante, pois é através dela que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência . A identificação dos produtos através da marca permite, de forma eficaz, referenciar os produtos por um índice da qualidade e prestígio, e por isso ela é um factor de publicidade indispensável: retendo na memória a marca dos produtos ou serviços, o consumidor irá ter propensão para preferi-los aos da mesma espécie, desde que tenha ficado satisfeita com eles, ou por ter a marca com referência de renome difundido ou de qualidade consagrada" [1].
A este sinal distintivo têm sido, pela doutrina, atribuídas variadíssimas funções mas que podem resumir-se, na prática, a três: função distintiva, de sugestão (angariar clientela) e de garantia [2].
Estão aqui presentes dois interesses : "o do empresário, em delimitar a sua posição no mercado frente a outros competidores ; e o do consumidor, em não se ver confundido sobre a origem empresarial da prestação adquirida" [3].
É nisto que se traduz, ao fim e ao cabo, o princípio da novidade e da especialidade da marca.
A eficácia da marca como sinal distintivo, implica que não exista outra igual e que se impeçam imitações ou usurpações .
Para que uma marca registada se considere "imitada ou usurpada, no todo ou em parte por outra", é necessário que, cumulativamente:
- a) aquela beneficie de prioridade registral ;
- b) que sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta ;
- c) que tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda, a segunda, um risco de associação com a primeira, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto (art. 193º, nº 1, a], b] e c], 165º e 189º, nº 1, m], CPI).
O objectivo destas normas é, pois, o de evitar que no mercado surjam e existam marcas que, pela sua semelhança, se possam confundir e confundir os consumidores.
Estão em causa, assim, critérios e elementos de índole objectiva (semelhanças gráfica, figurativa ou fonética e afinidade dos produtos), e subjectiva (susceptibilidade de erro ou confusão).
Mas as marcas não podem ser tratadas todas de forma igual, porque nem todas têm as mesmas características, não são todas iguais: umas são (mais) fortes outras são (mais) fracas, porque não apresentam todas a mesma capacidade de individualização, a qual, se pode estar ligada ao carácter intrínseco da marca, é, em última instância, reflexo do uso e/ou da publicidade de que essa marca é objecto.
É por isso que “uma marca conceptualmente forte (marca de fantasia ou marca arbitrária) pode apresentar-se comercialmente fraca, exactamente porque, sendo pouco usada e escassamente publicitada, é pouco conhecida no tráfico ; ao invés, uma marca conceptualmente fraca - (marca sugestiva) pode tornar-se comercialmente forte, porque muito conhecida no tráfico, em consequência de largo uso e/ou abundante publicidade" [4].
Sublinhe-se que a protecção concedida às marcas de grande prestígio, célebres e de grande notoriedade, representando uma solução anómala numa ordem económica de livre concorrência assente no interesse da diferenciação de bens e ou serviços, constitui uma excepção ao princípio da especialidade atrás referido, na medida em que não está tanto em causa a tutela da função distintiva das marcas, mas antes a tutela directa e autónoma da função atractiva ou publicitária excepcional (ou função evocativa de excelência) das marcas de grande prestígio.
"A marca é célebre, porque distingue com uma capacidade distintiva superior uma determinada espécie de produtos ou serviços . Ao proteger a marca de grande prestígio está-se a proteger a função publicitária não à custa, mas por causa da função distintiva" [5].
Com este enquadramento, parece ser de aceitar, que a existência da marca célebre ou notória, deva obedecer a dois apertados requisitos : 1º - gozar de excepcional notoriedade (correspondente ao seu conhecimento espontâneo, imediato e generalizado do grande público consumidor); 2º - gozar de excepcional atracção e/ou satisfação junto dos consumidores (no sentido de contar com "um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor (...) ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor"[6].
O CPI distingue e separa em dois normativos, a protecção das marcas notórias.
Assim, o art. 190º dispõe que "Será recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal como pertencente a nacional de qualquer país da União, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes e com ela possa confundir-se".
Para as marcas de grande prestígio dispõe o art. 191º que "o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços não semelhantes, for gráfica ou foneticamente idêntica ou semelhante a uma marca anterior que goze de grande prestígio em Portugal ou na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los".
Assim, "no conflito entre duas marcas, se a primeiramente registada for uma marca forte por causa da sua peculiaridade e/ou notoriedade no tráfico, entende-se que, para evitar riscos de confusão entre ambas, a segunda há-de apresentar um grau de dissemelhança, maior do que aquele que seria exigido se a marca anterior fosse fraca" [7].
É por isso que na sentença do 16º Juízo da Comarca de Lisboa, de 05 de Março de 1981 [8], a propósito de um litígio entre as marcas "Marlboro" (cigarros) e "Marlboro-Scotch Whisky" (bebidas), se concluiu que o maior renome da primeira "não deixará de induzir em erro e confusão o consumidor médio, levando-o a supor erradamente que as que as bebidas Marlboro têm a mesma origem dos cigarros Marlboro".
Ora, considerando tudo o que acima se refere e tendo em atenção a matéria dada por assente na sentença recorrida, sempre se dirá que tais factos não permitem, só por si, concluir pelo pretendido grande prestígio de qualquer das marcas em causa nestes autos, nada permitindo afirmar o seu conhecimento espontâneo, imediato e generalizado, nem que gozem de excepcional atracção e/ou satisfação junto dos consumidores.
As marcas em causa nestes autos podem considerar-se como marcas conceptualmente fracas, não assumindo nenhuma as características de marca notória ou de elevado prestígio (com as características já definidas).
Face ao que acaba de ser dito e no que respeita à marca da Apelada sempre se dirá que não basta que se prove que a marca é usada desde 1991, ou que é comercializada em Portugal deste 1991, para se concluir que estamos perante uma marca de grande prestígio.
3.1. Seja como for e ainda que pudesse considerar-se como de grande prestígio a marca da aqui Apelada, a verdade é que sempre seria de recusar protecção ao registo de marca nº 314.077 “RACING GREEN”, atenta a existência da marca “RACING GREEN” nº 311.412, pertença da Apelante, que beneficia de prioridade registral, sendo indiscutível que ambas se destinam a assinalar produtos idênticos ou de afinidade manifesta e com igual grafismo, induzindo facilmente o consumidor em erro ou confusão.
É que o grande prestígio da marca a que alude o art. 191º do CPI releva para a recusa de registo de marca que pretenda utilizar outra de grande prestígio com a qual que se confunde, assim se evitando o registo da segunda. É por isso que o citado artigo refere “...o pedido de registo será igualmente recusado...”.
Mas se entretanto a marca conseguiu obter protecção, independentemente do grande prestígio da outra marca, a titular desta última ou reage atempadamente contra o despacho que concedeu o registo (recorrendo com vista a obter a revogação desse despacho para, de seguida requerer ao INPI o registo da sua marca) ou então ver-se-á na necessidade de primeiramente obter a anulação desse registo, para depois requerer o registo da sua marca. Uma coisa é certa: não podem coexistir dois registos de duas marcas iguais, para produtos idênticos, sob pena de violação de lei.
Aliás, in casu, a Apelada, apesar de ter visto satisfeita a sua pretensão na 1ª Instância, talvez consciente da fragilidade do pedido e da decisão proferida, não deixou, de forma avisada, de intentar acção de anulação do registo da marca nº 311.412 da Apelante (a este propósito e como decorre do que acima ficou dito, aliás em consonância com o requerimento da aqui Apelante de fls. 186, convém notar que a interposição dessa acção não pode ser causa da suspensão deste recurso, designadamente porque não estão preenchidos os requisitos de prejudicialidade e da suspensão da instância - cfr. arts. 276º c) e 279º do CPC).
Com o disposto no citado art. 191º do CPI o legislador pretendeu evitar, inviabilizar, o registo de uma marca, quando exista outra marca que com aquela se confunda e que embora não esteja ainda registada goze de enorme prestígio, seja reconhecida pelas pessoas, com vista a evitar riscos de confusão entre ambas e que aquela beneficie e se aproveite da fama desta última.
A sentença recorrida, permitindo a coexistência registral de duas marcas, ambas “RACING GREEN” – a nº 311.412 e a nº 314.077 - destinadas a assinalar produtos idênticos ou afins, veio dar cobertura a uma situação que, como se viu, a lei quis evitar.
Conclui-se, assim, que a sentença recorrida ao revogar o despacho recorrido, concedendo protecção jurídica nacional à marca nº 314.077 “RACING GREEN”, violou, designadamente, o disposto nos arts. 189º m) e 193º do CPI.
IV - DECISÃO
Termos em que se acorda em julgar procedente a Apelação, revogando-se a sentença recorrida, pelo que em consequência se mantém o despacho proferido pelo INPI de 15.1.1999, de recusa do registo parcial da marca nacional nº 314.077 “RACING GREEN”, para os produtos inseridos na classe 25ª.
Custas pela Apelada.
Lisboa, 16 de Outubro de 2003.
Fátima Galante
Pereira Rodrigues
Fernanda Isabel Pereira
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[1] Miguel Pupo Correia, Direito Comercial, 4ª edição, revista e aumentada, Universidade Lusíada, Lisboa, 1996, pag. 243.
[2] Oliveira Ascensão, Direito Comercial-Direito Industrial, II, Lisboa, 1988, pags. 141-142.
[3] Pedro Portellano Diez, La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1995, pag. 264
[4] Nogueira Serens, A «vulgarização» da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (ID EST, no nosso Direito futuro), Coimbra, 1995, pag. 10.
[5] Luís Couto Gonçalves, Direito de Marcas, Almedina, 2000, pag. 174.
[6] Luís Couto Gonçalves, ob. cit., pags. 168-169.
[7] Nogueira Serens, ob. cit., pag. 10.
[8] cfr. BPI, nº 10/1981, pag. 1980 e seguintes, citado in Nogueira Serens, ob. cit. pag. 21 |
