| Decisão Texto Integral: | Acordam em conferência, na 10ª Secção (Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão) do Tribunal da Relação de Lisboa
I–Relatório
Brandcare Est 2014, S.A. (autora ou A.) instaurou contra Carla & Irmão Lda. (ré ou R.), ambas com os demais sinais dos autos, a presente acção de processo comum, pedindo que a ré seja condenada:
- na abstenção definitiva de fabricar, mandar fabricar, ou importar, comercializar, e expor à venda, quaisquer embalagens que ostentem as características referidas nos artigos 70º, 80º a 90º da petição inicial;
- na abstenção definitiva de publicitar, ou promover, por qualquer meio, inclusive na Internet, quaisquer embalagens que ostentem as características referidas nos artigos 70º, 80º a 90º da petição inicial;
- no pagamento de uma indemnização decorrente das quebras de vendas da autora, cujo valor será apurado em sede produção de prova, e por danos decorrentes da desvalorização dos direitos de Propriedade Industrial da Autora sob as marcas nacionais nºs. 502702 e 620544, de montante não inferior a € 20.000,00 e, subsidiariamente, no pagamento de uma indemnização em quantia a ser fixada com recurso à equidade, tendo em consideração os critérios definidos no artigo 338º L, nº 5, do Código da Propriedade Industrial, quantia essa que deverá situar-se em 11% do valor de venda dos produtos dos produtos da Ré a calcular em função do volume total de vendas dos produtos comercializados pela Ré;
- no pagamento de uma indemnização pelos danos não patrimoniais, cujo montante será apurado em sede de produção de prova, mas a fixar em valor não inferior a € 10.000.00;
- no pagamento de uma indemnização correspondente aos encargos suportados pela autora com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito, em montante a calcular no final deste processo;
Pede ainda que seja ordenada:
- a publicação, a expensas da ré, da decisão condenatória que vier a ser proferida num jornal diário de expressão nacional e nos seu site, nos termos do disposto no artigo 350º do CPI.
Alegou, em síntese, que a ré comercializa o produto Multilimpa em embalagens confundíveis com as da autora, protegidas por marcas registadas e que tal conduta é lesiva do seu direito e lhe causou prejuízos.
A ré foi citada e veio contestar, pedindo a improcedência da ação.
Após audiência de discussão e julgamento foi proferida decisão, constando do dispositivo da sentença o seguinte:
Pelo exposto, julga-se parcialmente procedente, por provada, esta ação e, em consequência:
Condena-se a ré ‘Carla & Irmão, Lda.’:
a)-Na abstenção definitiva de fabricar, mandar fabricar, ou importar, comercializar, e expor à venda, quaisquer de embalagens que ostentem as características referidas nos nºs 4), 9, 10 e 14 dos factos provados.
b)-Na abstenção definitiva publicitar, ou promover, por qualquer meio, inclusive na Internet, quaisquer embalagens que ostentem as características nos nºs 4), 9, 10 e 14 dos factos provados.
c)-No pagamento de uma indemnização à ré no valor de €7.964,06.
d)-Determina-se a publicação do seguinte texto:
«Por decisão proferida no âmbito do processo n.º 341/21.3YHLSB, que correu termos do Tribunal da Propriedade Intelectual contra a ré ‘Carla & Irmão, Lda.’, esta foi condenada a abster-se de fabricar, mandar fabricar, importar, comercializar, expor à venda, publicitar, ou promover, por qualquer meio, inclusive na Internet, quaisquer embalagens que ostentem
as características das seguintes
», a expensas da ré, num jornal diário de expressão nacional e no seu site, que a autora indicará, no prazo de dez dias após o trânsito em julgado desta decisão.
a)-Absolve-se a ré do demais peticionado.
Por despacho de 1.07.2022 (ref.ª 492890) e a requerimento da A., veio a sentença a ser rectificada, nos termos do artigo 614º, 1, do CPC, como segue:
‘- No facto 20 dado como provado, onde se refere ‘…quantia de €7.964,06’ passará a constar ‘…quantia de 9.440,06’.
- Na fundamentação dos factos provados e no respeita ao facto 20 passará a constar:
‘- O facto 20 resulta do teor do documento junto como nº 2 com a PI e do documento junto a fls. 147’.
- No segmento decisório e no que respeita à alínea c), passará a constar:
‘No pagamento de uma indemnização à Autora no valor de 9.440,06’.
Inconformada, apelou a R., formulando as seguintes conclusões:
1–Na Providência Cautelar o Tribunal não tomou em consideração o documento nº. 1 que está junto da impugnação apresentada e, embora se tenha constatado que a Meritíssima Juíza abordou o INPI, presume-se que para tirar dúvidas do mesmo, o facto é que não se constata qualquer referência a tal facto nem se aprecia o mesmo de modo valorativo como prova.
2–E se aquele Instituto, nesse documento, face ao ali alegado apresenta como parecer a improcedência da reclamação, teve o mesmo acolhimento e decidido o registo posterior da marca Mistolin em nome da A.
3–O que significa ter sido dado provimento à não semelhança da marca Multilimpa com a Mistolin.
4–As decisões do Instituto Nacional de Propriedade Industrial têm a legitimidade que lhe provém dos seus estatutos de 29/Novº. e 23 de Setembro, da sua Lei orgânica – Portaria 386/2012 e Portaria 326/2019.
5–A A. denominada Brandcare Est 2014, SA, NIPC 510907784, pediu o registo de marca nacional nº. 620544 que foi deferida e publicada no dia 2019- 07-11 e a Multilimpa em 2018.01.25 , portanto é prioritário o seu registo.
6–Face ao transcrito que consideramos motivações que servem de base à douta apreciação de V. Exªs. conclui-se:
a)-As determinações da providência cautelar intentada contra a Ré, conjugando todas essas pretensões da A. pedidas na presente ação não justificam a indemnização a que o douto tribunal a quo condena a recorrente, muito menos com as restantes sanções tanto mais que se provou que a faturação efetuada com a comercialização daquele produto foi diminuta.
b)-E tratando-se segundo a douta sentença de que o que estaria em causa seria uma eventual semelhança de embalagens não poderemos deixar de considerar excessivos os valores da condenação bem como as restantes obrigações tanto mais que uma simples modificação da forma do recipiente resolveria o problema.
c)-A recorrente não foi autora do modelo do produto que segundo a fabricante já o produz há mais de 25 anos.A espaçoplas fabrica aquelas embalagens e comercializa-as em todo o país e como é de concluir fornece-as também à Recorrida embora com ligeiras alterações.
d)-Não houve por parte da recorrente qualquer dolo ou intenção de prejudicar a Recorrida ou de concorrer com ela deslealmente, até por que a sua dimensão económica não passa de miniempresa com dois sócios e dois ou três colaboradores e consequentemente não causando quaisquer prejuízos à Autora e considerando a sua diminuta dimensão económica de cujos reditos os sócios irmãos auferem vivendo com grandes dificuldades dando embora emprego a alguns trabalhadores.
Terminou requerendo que a absolvição da ré.
A R. apelada apresentou contra-alegações e recurso subordinado, formulando as seguintes conclusões:
i)-O objecto da apelação é a douta Sentença proferida no processo de recurso do Tribunal da Propriedade Intelectual que julgou parcialmente procedente a acção de condenação apresentada pela Apelada.
ii)-A Apelada começa, desde já, por assinalar que a douta Sentença proferida não merece qualquer reparo.
iii)-A Apelante não tem, salvo o devido respeito, qualquer razão nas suas alegações de recurso, devendo este Venerando Tribunal confirmar a sentença recorrida.
iv)-A Apelante, na sua petição de recurso, vem requerer a revogação da decisão proferida pelo Tribunal a quo.
v)-Desde logo, assinala-se que, segundo a prova testemunhal produzida, a empresa ESPAÇOPLÁS-INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO DE PLÁSTICOS, S.A. é a entidade que produz e vende à Apelante as embalagens em causa. Porém, apenas o faz, por encomenda da Apelante, sendo que a Apelante é a única entidade que encomenda as embalagens àquela empresa com as características em causa.
vi)-No que respeita ao processo de reclamação do registo da marca nacional nº 620.544 da ora Apelada, que correu termos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, estavam em causa a marca da Apelada, constituída pela forma da embalagem e do respectivo rótulo, e a marca nacional nº 589.041, da Apelante, sendo que foi esta quem assumiu a posição de Reclamante naquele processo.
vii)-Ora, aquele processo é totalmente irrelevante para a questão em discussão nos presentes autos.
viii)-No presente processo, comparada a embalagem do produto tira-gorduras da Apelante com a embalagem do produto MISTOLIN, verifica-se que aquela apresenta uma composição gráfica, tridimensional e cromática, extremamente semelhante à supracitada embalagem MISTOLIN, protegida pelo registo da marca nº 620.544.
ix)-Essas semelhanças entre as embalagens são ainda mais vincadas, nomeadamente ao nível da rotulagem com a embalagem protegida pelo registo da marca nº 502.703.
x)-Além disso, os produtos comercializados pela Apelante, sob a marca “MULTI LIMPA”, são exactamente o mesmo tipo de produtos que a Apelada comercializa e que assinala com a sua marca “MISTOLIN” (a saber tira gorduras) e para os quais se encontram concedidos os registos das suas marcas (designadamente “preparações para desengordurar”).
xi)-Tal como resultou da prova produzida, é fundamental salientar que a forma da embalagem e respectiva cor base não são vulgarmente usadas em produtos concorrentes.
xii)-Assim, com uma forma tridimensional e cor base igual ou semelhante às da embalagem do produto MISTOLIN apenas têm sido fabricados e comercializados vários produtos que, precisamente, infringem os direitos da Apelada.
xiii)- Sendo que a Apelada tem reagido, com total sucesso, contra a produção e comercialização dos referidos produtos.
xiv)-De acordo com o princípio geral em matéria de responsabilidade civil por factos ilícitos previsto no artigo 483º, do Código Civil, “aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação.”
xv)-No âmbito especifico da Propriedade Industrial, o artigo 3470 do C. P. I. determina que:
xvi)-“1- Quem com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial ou segredo comercial de outrem, fica obrigado e indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação”.
xvii)-O n0 2 da supracitada disposição legal especifica os critérios a adoptar para cálculo da indemnização:
xviii)-“Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, o tribunal deve atender nomeadamente lucro obtido pelo infractor e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada e deverá ter em consideração os encargos suportados com a protecção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.”
xix)-Ora, no caso em apreço, o tribunal a quo considerou provado o direito da Apelada a uma compensação calculada em função dos “encargos suportados com a protecção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito”.
xx)-Em face do exposto, é, pois, inevitável concluir que a decisão proferida pelo Tribunal a quo deverá ser mantida.
Termina pedindo que seja o recurso considerado improcedente, confirmando-se a sentença recorrida.
II.–Questões a decidir
Sendo o objeto do recurso balizado pelas conclusões da apelante, nos termos preceituados pelos artigos 6350, n0 4, e 6390, n0 1, do Código de Processo Civil, impõe-se conhecer das questões colocadas pelas apelantes e as que forem de conhecimento oficioso, sem prejuízo daquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, sendo o julgador livre na apreciação e aplicação do direito, nos termos do disposto no artigo 50, n0 3 do Código de Processo Civil.
Assim, no caso concreto, importa apreciar e decidir:
- se, em face da valoração dos documentos juntos aos autos, designadamente do que designa doc. nº 1 relativo a decisão em sede administrativa da reclamação da ora ré junto do INPI contra pedido de registo de marca da ora A., se mostram violados pela apelante direitos privativos conferidos pelas marcas registadas da apelada, e
- se o montante da indemnização pelos correspondentes danos e prejuízos se mostra excessivo face às circunstâncias apuradas.
***
III.–FUNDAMENTAÇÃO.
III.1.-O tribunal recorrido considerou assentes os seguintes factos:
1-A A. é uma sociedade comercial constituída em 03/12/2013 cujo objecto social inclui, designadamente, ‘todas e quaisquer actividades relacionadas com a produção, comercialização, compra e venda, distribuição, importação e exportação de qualquer tipo de produtos de higiene, perfumaria, cosmética e limpeza doméstica ou pessoal’.
2- A A. é uma empresa que actua na área de produtos de grande consumo que tem marcas que constituem o seu grande activo como sejam a Mistolim, Superpop, Feno de Portugal.
3- A Mistolim é a principal marca da A., de produtos de limpeza do lar e que foi comprada pela A. em 2015 à Mistolin SA.
4- A requerente tem protegida a expressão “MISTOLIN” como uma das suas principais marcas, sendo titular dos seguintes registo de marcas nacionais para assinalar designadamente ‘preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar’ na classe 3 da Classificação Internacional de Nice:
- marca (verbal) n° 502704 MISTOLIN, requerido em 01/08/2012 e concedido em 28/06/2013;
| - marca (mista, tridimensional) n° 502703 |  |
requerido em 01/08/2012 e concedido em 15/09/2016;
- marca n° 567790 MISTOLIN – IMPLACÁVEL CONTRA A GORDURA,
requerido em 12/07/2016 e concedido em 11/10/2016;
- marca n° 554693 MISTOLIN AMONIACTIV, requerido em 19/10/2015 e
concedido em 18/01/2016;
- marca n° 554694 MISTOLIN LIXIVIACTIV, requerido em 19/10/2015 econcedido em 10/01/2016;
- marca tridimensional n° 620544  , requerido em
14/03/2019 e concedido em 30/10/2019, constituída pela forma da embalagem, combinação cromática e elementos gráfico- figurativos.
5-Os produtos MISTOLIN da autora são preparações para desengordurar, ou como também agora se designa e refere na respetiva embalagem “tira-gorduras” – de ação concentrada, com excelentes resultados na limpeza e desinfeção de superfícies.
6-A autora tem feito inúmeros investimentos na divulgação dos produtos MISTOLIN, quer na promoção dos produtos, quer no desenvolvimento da embalagem e do rótulo, quer em estudos de mercado, quer em publicidade, a autora já investiu valor superior a €50.000,00, na marca MISTOLIN.
7-O produto MISTOLIN atingiu uma enorme projeção no mercado, tendo uma grande procura por parte dos consumidores e sendo, atualmente, líder de vendas no respetivo sector.
8-Inicialmente, este produto era comercializado com a embalagem constante da fotografia abaixo reproduzida:
9-Depois passou a ser comercializado o produto com a embalagem reproduzida na seguinte fotografia:
10-Atualmente, a preparação tira gorduras é comercializada com a seguinte embalagem:
11-Estes produtos são atualmente comercializados pela autora numa vasta gama de produtos de limpeza associados ao cuidado e limpeza doméstica.
12- A marca MISTOLIN é ainda usada em outro tipo de produtos destinados à higiene e limpeza domésticas, designadamente: preparação desengordurante com lixívia; preparação multiusos com amoníaco; preparação para limpeza de superfícies em inox; preparação para limpeza de mobiliário, comercializados nas seguintes embalagens.
13-Num estudo realizado pela GFK, em março de 2017, sobre os hábitos de compra dos consumidores portugueses, foi apurado que o produto MISTOLIN tem uma notoriedade espontânea de 44% e total de 80%.
14-Até à decisão proferida no âmbito da providência cautelar, apensa a estes autos, a ré comercializava no mercado português, o produto tira gorduras, marca “Multilimpa”, com as seguintes embalagem e rótulo:
15-A ré Carla & Irmão, é uma sociedade comercial constituída em 12 de Abril de 2006 e tem como objeto social serviços de “comércio e indústria de produtos de higiene e limpeza, fabricação de produtos de higiene e limpeza, importação e exportação, comércio e indústria de produtos alimentares”;
17-A ré tem registada a marca nº 589041 requerida a 27/09/2017 e concedida em 25/01/2018, para assinalar na classe 3 da Classificação Internacional de Nice ‘preparações e outras substâncias para limpar, polir, desengordurar e raspar’.
18-O produto aludido, Multlimpa, foi comercializado, designadamente, no estabelecimento Loja A..... O....., M..... H..... K....., sito na R____ Dr. ..... ....., Nº..-B em M_____.
19-O produto tira gordura MISTOLIN da autora é líder de vendas no mercado como uma quota superior a 35% e com uma margem de cerca de 16% em relação ao segundo produto mais vendido.
20-Com vista a obter elementos e custar honorários de advogados, por força da conduta da ré, a autora despendeu a quantia de €9.440,06.
21-De acordo com estudo realizado pela empresa Marktest, 55.7% das pessoas inquiridas associou espontaneamente o produto Mistolin a uma embalagem com o mesmo formato, mas branca; 62% associou espontaneamente o produto Mistolin, a uma embalagem com o mesmo formato e da mesma cor, porém sem dizeres; 60,8% associou espontaneamente o produto Mistolin, a uma embalagem com o mesmo formato e da mesma cor, e com o mesmo rótulo, porém sem a palavra Mistolin; e 76,9% associou espontaneamente, ou de forma sugerida, o produto Mistolin, a uma embalagem com o mesmo formato e da mesma cor, e com o mesmo rótulo, porém sem a palavra Mistolin.
22-As embalagens com o produto vendido pela ré apresentam na sua base a seguinte informação: MOD REG N.º 31377.
23-O modelo em causa e referido em 22 existe há vários anos, e em várias cores, apesar de ter deixado de ser válido em 2016.
24-A Espaçoplás é a entidade que fabrica e fornece os modelos das embalagens em causa, a pedido dos clientes, e nas cores pelos mesmos escolhidas, como seja a ora R., cliente da Espaçoplás.
Na decisão recorrida considerou-se ainda que:
‘A restante matéria dos articulados não foi considerada, por se tratar de matéria conclusiva, de direito, ou sem relevo para a decisão em apreço’ (ênfase aditado).
III.2.–Da violação do exclusivo conferido pelas marcas da apelada
O tribunal recorrido julgou constatada a imitação das marcas da autora- apelada Brandcare Est 2014, S.A., em violação do exclusivo conferido por estas nos termos dos artigos 210º nº 1 e 249º do Código da Propriedade Industrial (CPI).
A apelante considera que o Tribunal a quo ‘não tomou em consideração o documento nº 1 que está junto da impugnação apresentada e…que não se constata qualquer referência a tal facto nem se aprecia o mesmo de modo valorativo como prova’.
No entender da apelante, tal documento mostra como o pedido de registo de marca nº 620544 Mistolin em nome da A. (ora apelada), deferido em 11.07.2019 foi aceite pelo INPI, não obstante a reclamação da R. (ora apelante) com fundamento no seu registo de marca prioritário nº 589041 Multilimpa, o que demonstraria a falta de semelhança entre as marcas Multilimpa e Mistolin.
O referido doc. nº 1 da contestação é a decisão do INPI de 30.10.2019 que concedeu o registo da marca nº 620544 .
 , solicitado pela apelada e contra o qual a apelante reclamou em sede administrativa.
Nesse processo de pedido de registo da marca nº 620544 da apelada (‘sinal registando’), em que a ora apelante reclamou opondo-lhe o seu registo de marca nº 589041 (‘sinal registado’), eram os seguintes os sinais em confronto, como se extrai da tabela comparativa inserida no relatório de exame constante do dito doc. 1:
| Sinal registando | Sinal registado |
 |  |
Consta da fundamentação da dita decisão do INPI designadamente o seguinte (ênfase aditado):
‘Por último, consideramos que, do confronto entre o sinal requerido e o prioritariamente registado, abaixo reproduzidos, não ressaltam semelhanças gráficas, fonéticas, figurativas ou outras suscetíveis de gerar o risco de confusão ou de associação.
De facto, os elementos preponderantes dos sinais em cotejo são as designações “MISTOLIN” e “MULTI LIMPA” e, pese embora alguns aspetos dos elementos figurativos apresentem alguma semelhança esta não é de molde a induzir o consumidor em erro ou confusão, pois os respetivos conjuntos apresentam, a nosso ver, o necessário distanciamento por forma a possibilitar a destrinça por parte do público, bem como para lhe permitir reportar, sem necessidade de lhe dedicar uma atenção especial, os produtos assinalados à sua origem.’
A apelante extrai dessa decisão que não existe semelhança entre as marcas ‘Mistolin’ e ‘Multilimpa’, caso contrário o registo da marca nº 620544 da apelada não teria sido concedido, como foi não obstante a oposição infrutífera da apelante apoiada na sua marca prioritária ‘Multilimpa’.
Ora, a decisão tomada em sede administrativa em processo de registo de marca não tem qualquer impacto e de modo algum vincula a que em sede judicial cabe ao tribunal tomar quanto ao risco de confusão entre os sinais em causa, pelo que falece de qualquer relevância o dito documento para apreciação da existência de imitação em processo por violação de direitos conferidos pelo registo de marca, como o presente.
Acresce que nesse procedimento administrativo estavam em causa sinais distintos, já que os sinais em confronto na presente acção não são os que constam da tabela que antecede, extraída da dita decisão do INPI junta como doc. 1 da contestação, mas sim os seguintes, como consta da sentença apelada:
Por conseguinte, não há lugar a qualquer extrapolação da decisão tomada pelo INPI em sede administrativa sobre um pedido de registo de marca e a apreciação do risco de confusão que cabe ao tribunal efectuar, entre o produto comercializado pela ré e marcas registadas da autora, concomitantemente partes no dito procedimento administrativo.
Do documento invocado pela apelante não resulta qualquer matéria relevante para a decisão de mérito nos presentes autos, pelo que não tinha o Tribunal a quo que o valorar para apreciar a existência da constatada imitação de marcas da A., ora apelada, nada havendo a reprovar à sentença apelada a esse título.
III.3.1.– Do montante da indemnização por perdas e danos
Alega a R. apelante que o montante da indemnização arbitrada pelo Tribunal a quo a título de perdas e danos decorrentes da violação constatada sería excessivo, em razão das circunstâncias que resumidamente aqui se transcrevem (êfase aditado):
e)-[…as] pretensões da A. pedidas na presente ação não justificam a indemnização a que o douto tribunal a quo condena a recorrente, muito menos com as restantes sanções tanto mais que se provou que a faturação efetuada com a comercialização daquele produto foi diminuta.
f)-E tratando-se segundo a douta sentença de que o que estaria em causa seria uma eventual semelhança de embalagens não poderemos deixar de considerar excessivos os valores da condenação bem como as restantes obrigações tanto mais que uma simples modificação da forma do recipiente resolveria o problema.
g)-A recorrente não foi autora do modelo do produto que segundo a fabricante já o produz há mais de 25 anos. A espaçoplas fabrica aquelas embalagens e comercializa-as em todo o país e como é de concluir fornece-as também à Recorrida embora com ligeiras alterações.
h)-Não houve por parte da recorrente qualquer dolo ou intenção de prejudicar a Recorrida ou de concorrer com ela deslealmente, até por que a sua dimensão económica não passa de miniempresa com dois sócios e dois ou três colaboradores e consequentemente não causando quaisquer prejuízos à Autora.
O montante da indemnização encontra-se, em síntese, fundamentado na sentença apelada do seguinte modo (ênfase aditado):
Na fixação da indemnização, há que atender ao disposto no artigo 347.º, n.º 2, e ss., do Código da Propriedade Industrial, segundo o qual:
“2.-Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, o tribunal deve atender, nomeadamente, ao lucro obtido pelo infrator e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada e deverá ter em consideração os encargos suportados com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.
3.-Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infrator.
4.-O tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infrator.
5.-Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos números anteriores, o montante do prejuízo efetivamente sofrido pela parte lesada, e desde que esta não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial ou os segredos comerciais em questão e os encargos suportados com a proteção do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva.
6.-Quando, em relação à parte lesada, a conduta do infrator constitua prática reiterada ou se revele especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a indemnização que lhe é devida com recurso à cumulação de todos ou de alguns dos aspetos previstos nos nºs 2 a 5.
7.-Em qualquer caso, o tribunal deve fixar uma quantia razoável destinada a cobrir os custos, devidamente comprovados, suportados pela parte lesada com a investigação e a cessação da conduta lesiva”.
A formulação legal relativa à obrigação de indemnizar visou responder à necessidade de transposição da Diretiva 2004/48/CE, sendo unanimemente aceite que a técnica legislativa utilizada não é a melhor. É confusa e permite dúvidas que dificultam a sua aplicação.
Sem prejuízo, a interpretação que parece ser a mais próxima da lei é a seguinte:
Em primeiro lugar, o tribunal deve atender (n.ºs 2 a 4, do artigo 347.º):
- ao lucro obtido pelo infrator, aos danos emergentes e aos lucros cessantes da parte lesada.
- aos encargos suportados com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito;
- à importância da receita resultante da conduta ilícita do infrator;
- aos danos não patrimoniais.
Na impossibilidade de fixar, de acordo com os critérios referidos, o prejuízo efetivamente sofrido pela parte lesada e desde que esta não se oponha, pode o tribunal, em alternativa fixar (n.º 5, do artigo 347.º):
- uma quantia fixa com recurso à equidade que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial ou os segredos comerciais em questão;
- o valor correspondente aos encargos suportados com a proteção do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva.
As duas opções, que surgem na lei como alternativas, estão, na verdade, numa relação de subsidiariedade, na medida em que o recurso à segunda opção apenas se verifica na impossibilidade de recorrer à primeira, para cômputo dos danos – neste sentido, cfr. António Abrantes Geraldes, no artigo citado.
Só assim não acontece, quando se verifiquem as circunstâncias de conduta reiterada ou especialmente gravosa, situação em que o n.º 6 do artigo permite cumular as duas opções analisadas. Mas, note-se que essa cumulação pressupõe que os autos contêm elementos que permitam computar danos de acordo com as duas opções (a dos n.ºs 2 a 4 e a do n.º 5).
Finalmente, em qualquer caso, o tribunal deve fixar os custos com a investigação e cessação da conduta lesiva – n.º 7, do artigo 347.º).
De acordo com o que ficou provado, não parece ser possível recorrer à primeira opção analisada, de cálculo do valor indemnizatório. Na verdade, não se apuraram elementos relativos a lucros cessantes ou danos emergentes da autora, nem a lucros da ré.
Quanto aos danos morais, também não se provaram factos que os permitam integrar.
Relativamente à segunda opção de cômputo de danos, também não se provaram quaisquer factos que permitam, através da equidade, estabelecer uma quantia fixa, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela autora, caso a ré tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial.
Resta o recurso ao n.º 7, do artigo 347º.
A proteção dos encargos.
A proteção dos encargos mostra-se prevista em ambas as fórmulas de cômputo da indemnização analisadas, da seguinte forma:
- os encargos suportados com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva – formulação do n.º 2 (para a primeira opção de cálculo da indemnização);
- os encargos suportados com a proteção do direito da propriedade industrial ou do segredo comercial, bem como com a investigação e a cessação da conduta lesiva.
O n.º 7 estabelece que, em qualquer caso, o tribunal deve fixar uma quantia razoável destinada a cobrir os custos, devidamente comprovados, suportados pela parte lesada com a investigação e cessação da conduta lesiva.
Esta tripla previsão de ressarcimento dos encargos que resulta numa redundância desnecessária (face à formulação do n.º 7, ao expressar “em qualquer caso”) é mais um exemplo de técnica legislativa confusa e suscetível de levar a interpretações diversas das pretendidas pela Diretiva em que se baseou, frustrando desta forma a sua aplicação prática.
De todo o modo, certo é que o legislador pretendeu garantir que em qualquer das modalidades de cálculo dos montantes indemnizatório (n.ºs 2 a 4, por um lado, n.º 5, por outro), era assegurado também, e sempre, o ressarcimento dos encargos que a parte lesada teve com a proteção do seu direito - na prática, as três formulações, a dos n.ºs 2, a do n.º 5, e a do n.º 7, respeitam grosso modo à mesma realidade – o ressarcimento dos encargos que o lesado tem com a proteção do seu direito.
Neste caso, provou-se que a autora teve despesas judiciais e com advogados, com vista a cessar as condutas lesivas da ré e a proteger o seu direito de marca – designadamente a providência cautelar e esta ação.
Não sufragamos a posição que defende que os custos com mandatários já estão previstos em matéria de Regulamento de Custas Processuais (artigo 26.º) e que, por isso, não devem ser considerados nesta sede.
Porque o Regulamento das Custas Processuais é fortemente restritivo no ressarcimento das despesas com honorários da parte vencedora, por aplicação da al. c), do n.º 3, do artigo 26.º, entendendo-se que não foi esse o objetivo do legislador da Diretiva ao determinar no artigo 14.º o seguinte:
“Os Estados-Membros devem assegurar que as custas judiciais e outras despesas, razoáveis e proporcionadas, da parte vencedora no processo, sejam geralmente custeados pela parte vencida, exceto se, por uma questão de equidade, tal não for possível”.
As despesas com honorários previstas no Regulamento das Custas Processuais, em sede de custas de parte não são, na maior parte das vezes, razoáveis nem proporcionadas face aos processos de violação de Direitos de Propriedade Industrial. São redutoras e reduzidas face ao que são os custos reais relativos aos encargos com este tipo de ações. Assim, a aplicação do Regulamento das Custas Processuais não cumpre a norma legal do artigo 347.º, nem da Diretiva.
Além disso, caso o legislador português entendesse que o Regulamento das Custas Processuais cumpria a função prevista na Diretiva, poderia simplesmente ter remetido para aquele regime.
Ao prever expressamente a possibilidade de ressarcimento, através de uma “quantia razoável” destinada a cobrir os custos devidamente comprovados, suportados pela parte lesada com a investigação e cessação da conduta lesiva, não nos subsistem dúvidas que se previu aqui, particularmente no n.º 7 do artigo 347.º, um ressarcimento residual que permita ao lesado, pelo menos (ainda que nada mais se prove) ser ressarcido destes encargos.
Afigura-se, pois, que a quantia a fixar, correspondente às despesas que a autora provou ter tido neste caso, é razoável e cumpre o dispositivo legal, razão pela qual se impõe fixar a este título a quantia indemnizatória em €7.964,0.
Constata-se que o Tribunal a quo apenas arbitrou indemnização por perdas e danos a título de reembolso de encargos, que contabilizou (após rectificação) num total de € 9.440,06, considerando não provados os peticionados danos patrimoniais a título de quebras de vendas no montante de 20.000, bem como os não patrimoniais a título de prejuízo para a imagem da marca no montante de 10.000,00.
Nos termos do artigo 347º, nº 7, do CPI, ‘o tribunal deve fixar uma quantia razoável destinada a cobrir os custos, devidamente comprovados, suportados pela parte lesada com a investigação e a cessação da conduta lesiva’.
Mostram-se devidamente comprovados custos incorridos pela autora, ora apelada, com a investigação e cessação da conduta lesiva, designadamente os que constam das facturas FT 2021A1/27 G de 4.05.2021, FT 2021A1/51 G de 29.07.2021 e FT 2021A1/76 G de 1.10.2021 juntas com a petição inicial, no montante total de €7.964,06.
Já o montante de € 1.476,00 a que se reporta a factura FT 2022A1/46 G de 17.05.2022, junta com o requerimento de 17.05.2022 (ref.ª 4227990), reporta-se a honorários incorridos no âmbito da presente acção com a ‘preparação e comparência na audiência prévia de 03/03/2022’ e ‘preparação e comparência na audiência de julgamento agendada para 19/05/2022’, ou seja, despesas que integram a condenação em custas de parte a que a ré, ora apelante, já se mostra condenada (na proporção do decaimento).
Com efeito, as despesas com honorários de advogado incorridas com a presente acção são considerados em sede da condenação em custas de parte, nos termos dos artigos 527º, nº 1 e 529º, nºs 1 e 4 do CPC e 26º, nºs 1, 2 e 3 al. c) do Regulamento das Custas Processuais (RCP), não devendo, enquanto tal, ser autonomamente contabilizadas na indemnização a título de ‘encargos suportados com a protecção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito’, prevista no artigo 347º, nº 2, in fine, do Código da Propriedade Industrial (CPI), sob pena de duplicação contrária ao princípio ne bis in idem.
Assim, procede parcialmente a apelação, embora por fundamento diverso, reduzindo-se a indemnização a que a ré foi condenada à quantia de € 7.964,06, dedução feita dos honorários a que alude a mencionada factura FT 2022A1/46 G de 17.05.2022, a ressarcir em sede de custas de parte na presente acção.
Por conseguinte, não podendo extrair-se da decisão do INPI que concedeu a marca nº 620544 (junta como doc. 1 da contestação) qualquer extrapolação quanto à apreciação em sede judicial da constatada violação do exclusivo conferido pelas marcas da autora-apelada por parte do produto da ré-apelante, improcede a pretensão recursiva visando a absolvição desta, mantendo-se igualmente a condenação em indemnização por perdas e danos a título de custos suportados pela parte lesada com a investigação e a cessação da conduta lesiva, cujo montante que se reduz ao total de € 7.964,06, nessa parte procedendo parcialmente a apelação, embora com fundamento diverso do invocado.
IV.–DECISÃO
Pelo exposto, decide-se julgar parcialmente procedente a apelação da ré Carla & Irmão Lda., mantendo-se a sentença apelada, com ressalva do montante da indemnização referida na alínea c) do correspondente dispositivo, que se fixa em €7.964,06.
Custas pela apelante e apelada, na proporção de 4/5 para aquela e 1/5 para esta.
Lisboa, 9.11.2022
Luis Ferrão
Rute Lopes
Sérgio Rebelo |
