| Decisão Texto Integral: | Acordam na Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:
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I. RELATÓRIO:
1. Algarenginetour, Unipessoal, Lda, intentou ao abrigo do disposto nos artigos 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, recurso do despacho do Diretor de Marcas e Patentes do INPI que recusou o pedido de registo de marca nacional n.º 709808  , pedindo que seja revogado o despacho recorrido e substituído por outro que conceda o registo desta marca para todos os serviços nas classes 39 e 43.
Alegou, em síntese, que, a marca nacional n.º 709808 apresenta diferenças visuais, fonéticas e conceptuais suficientes para afastar a imitação das marcas anteriores e o risco de confusão com as mesmas, pois apresenta a palavra CUBA e um elemento gráfico distintivo em posição dominante com a cor vermelha presente que se encontram ausentes das marcas da Recorrida; que a expressão booking e .com, são expressões de uso comum e genérico, o que é demonstrado pelo seu significado (e.g. reservar) e por constituir um domínio de topo identificador de um nome de domínio, integrando várias marcas registadas de terceiros, que coexistem pacificamente; que a Recorrida não provou o uso para todos os serviços assinalados pelas marcas invocadas, resultando dos documentos juntos que o consumidor médio não pensará que é a mesma entidade que presta os serviços assinalados pelas marcas da Recorrida e aqueles visados pelo registo recusado na classe 39 como os serviços de organização de viagens, organização de excursões; organização de cruzeiros, acompanhamento de passageiros (viajantes), serviços transitários; agências de transporte e transporte de mercadorias, organização e reserva de viagens para pacotes de férias; que o regime da marca notória tem a sua ratio na concessão de protecção, em Portugal, a marcas que não se encontrem registadas no momento da apresentação do pedido de registo, mas que gozem de elevado e imediato conhecimento em Portugal, o que não se aplica no caso; que o regime da marca notória exige igualmente a avaliação do risco de confusão de maneira idêntica em relação a outras marcas, não se prevendo um “aligeirar” de qualquer um dos requisitos; que a decisão do INPI não fundamenta a conclusão pela notoriedade, limitando-se a afirmá-la, sendo essa decisão nula por falta de fundamentação e, em todo o caso, os documentos são insuficientes para prova do alcance da notoriedade em Portugal; uma pesquisa em Portugal pela plataforma indicada pela Recorrida como sendo o seu website, revela que não é possível proceder a reservas de alojamento no país Cuba, pelo que ainda menor risco de confusão se verifica, especialmente porque as marcas da Recorrida não se referem, nem pretendem referir, a uma localização geográfica específica, concluindo que, em face do que antecede, o presente recurso deve ser julgado procedente por provado, revogando-se o despacho que recusou o pedido de registo da marca nacional n.º 709808
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 e substituído por outro que conceda o registo desta marca para todos os serviços nas classes 39 e 43.
2. A Recorrida apresentou resposta ao recurso, invocando, em síntese, que é titular dos registos de marca seguintes: Marca da União Europeia n.º 008955353, BOOKING.COM para assinalar os serviços por si assinalados da Classe 39ª e da Classe 43ª; Marca da União Europeia n.º 010957058
 para assinalar os serviços por si assinalados da Classe 39ª e da Classe 43ª; Marca da União Europeia n.º 010956811  para assinalar os serviços por si assinalados da Classe 39ª e da Classe 43ª; que as referidas marcas são notoriamente conhecidas, em Portugal e na União Europeia, no ramo das viagens, e, em especial, na prestação de serviços de reserva de viagens aéreas (bilhetes), alojamentos, atrações, cruzeiros, agenciamento de táxis, etc.; que a Recorrida, fundada em 1996, em Amesterdão, evoluiu rapidamente de uma “start-up” para uma empresa digital de viagens de renome mundial; que os registos das marcas da União Europeia n.º 008955353 (concedida em 05/10/2011), n.º010957058 (concedido em 14/11/2012) e n.º 010956811 (concedido em 14/11/2012),
gozam de prioridade em face do registo da marca nacional n.º 709808, requerido em 02/08/2023; que os serviços das classes 39.ª, e 43.ª, a que se destinam as marcas da Recorrida, são manifestamente idênticos ou afins aos serviços das mesmas classes 39.ª e 43.ª a que se destina a marca registanda; sendo incontroverso que as marcas da Recorrida se caracterizam pela expressão BOOKING.COM, basta recorrer ao disposto no n.º 3 do artigo 238.º do CPI para concluir que a marca CUBABOOKING.COM constitui uma imitação daquelas; que a Recorrida tem um direito de exclusivo sobre o conjunto BOOKING.COM; que o elemento distintivo das marcas mistas, em regra, é o elemento nominativo e não o figurativo, por a linguagem verbal ser a mais comum no curso do comércio; que a marca registanda é uma indisfarçada usurpação da marca BOOKING.COM, da Recorrida; que o risco de confusão ou de associação entre os sinais em cotejo, impele o consumidor a crer, indevidamente, que os produtos têm a mesma origem empresarial ou que algum tipo de relação existe entre as respetivas entidades; que o uso da marca registanda, induzindo os consumidores em erro ou confusão, possibilitaria ainda à Recorrente, mesmo independente da sua intenção, fazer concorrência desleal à Recorrida; que a incorporação na marca registanda da marca notória BOOKING.COM e da firma ou denominação social BOOKING.COM BV da Recorrida, de forma bem destacada, justifica que se reconheça que a Recorrente tem, manifestamente, a intenção de fazer concorrência desleal à Recorrida nos termos previstos no artigo 311.º n.º 1, alínea a) do CPI, pugnando pela manutenção da recusa do registo.
3. Foi proferida sentença onde foi decidido o seguinte:
“Pelos fundamentos expostos, julgo improcedente, por não provado, o presente recurso e, consequentemente, mantenho o despacho de 27 de Setembro de 2024, que recusou o registo da marca nacional n.º 709808
4. Inconformada, a Recorrente interpôs recurso de apelação, em que formulou as seguintes CONCLUSÕES :
“A) Vem o presente recurso interposto da douta sentença que confirmou o despacho do INPI que recusara o pedido de registo de marca nacional n.º.709808
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B) A sentença proferida sofre de nulidade, por omissão de pronúncia, por falta de fundamentação de facto, falta de fundamentação de decisão, e porque o Tribunal a quo não considerou, indevidamente, documentos juntos.
C) Inexiste fundamentação de facto da sentença proferida, porquanto o Tribunal não fixou a matéria assente, limitando-se a copiar e colar a decisão do INPI, ficando a Apelante sem poder recorrer em relação à matéria de facto, pelo que a sentença é nula de acordo com o art.º 615.º 1 b) do Cód. Proc. Civil devendo baixar à primeira instância para fixação da matéria de facto.
D) O Tribunal a quo não fundamentou a questão do carácter genérico e comum das expressões booking e .com, nem apreciou os argumentos e documentos da Apelante relativos a essa questão, referindo-se apenas a link que não funciona que remeterá, alegadamente, para uma decisão proferida por um Tribunal sem jurisdição em Portugal, sendo a sentença nula de acordo com o art.º 615.º 1 b) e ainda 615.º n.º 1 d) do Cód. Proc. Civil.
E) Incorreu em nulidade o Tribunal a quo por não ter aceitado ou valorado os documentos juntos pela Apelante em suporte das suas alegações, violando os artigos 38.º, 42.º do CPI e art.ºs 411.º e 547.º do Cód. Proc. Civil, devendo o processo baixar à primeira instância para que o Tribunal aprecie os documentos e as questões suscitadas pela Apelante à luz dos mesmos.
F) O Tribunal a quo tem de analisar e pronunciar-se sobre a questão da falta de prova de uso, porquanto a obrigação de prova de uso decorre do art.º 227.º do CPI na medida em que as marcas invocadas pela Apelada se encontravam registadas há mais de 5 anos, incorrendo em nulidade por omissão de pronúncia (art.º 615.º n.º 1 d) do Cód. Proc. Civil).
G) O público relevante é o Português que procura os serviços visados pela marca recusada n.º709808, que não se confundem ou limitam aos utilizadores de plataformas em linha, sendo que, ainda que assim fosse, o consumidor destes serviços é atento dado o impacto dos serviços procurados, habituado a navegar na internet, conhecedor de inglês e perfeitamente apto a distinguir sinais que irá comparar visualmente.
H) As expressões booking, significando reserva, e .com, correspondendo a um domínio de topo, devem poder ser usadas por qualquer operador económico, mormente nos serviços de reservas e turismo, tal como indicado pela sua inclusão na composição de marcas registadas em nome de terceiros.
I) Não existe qualquer fundamentação da decisão de que se recorre, ou prova produzida pela Apelada, da aquisição de capacidade distintiva de booking e de .com como correspondendo univocamente às marcas da Apelada e aos serviços assinalados pelas mesmas, para o consumidor em Portugal, de tal forma que possa ser impedido o registo de uma marca apenas porque inclui tais expressões a par de outros elementos totalmente distintos.
J) O Tribunal não deveria ter aplicado o regime das marcas notórias do art.º 234.º do CPI desde logo porque a Apelada invoca marcas que já se encontravam registadas aquando do pedido de registo, não se verificando aqui a ratio de aplicação deste regime, que é proteger marcas não registadas.
K) Os documentos juntos, e a fundamentação dada pelo Tribunal, não permitem basear um juízo determinado de notoriedade das marcas n.ºs 8.955.353, 10.957.058 e 10.956.811 em Portugal e no período relevante, porque não são suficientes, não se referem a Portugal, nem contêm todos os elementos necessários.
L) A comparação que o Tribunal devia ter feito, e não fez, em nada podia diferir daquela que deve ser aplicada a qualquer marca, avaliando o carácter distintivo de cada elemento, as diferenças entre os sinais e a indução fácil em erro e possibilidade de risco de confusão.
M) O risco de associação é ainda risco de confusão e o consumidor relevante, que é atento, não vai pensar no novo sinal como associado à titular das marcas anteriores, pela presença de elementos totalmente inovadores na marca recusada e porque a Apelada afirma a prestação de serviços para todo o mundo sem distinção de território, pelo que nem faz sentido que o consumidor pense em sub-marcas para outros territórios.
N) A Apelada não provou o uso para todos os serviços assinalados pelas marcas n.ºs 8.955.353, 10.957.058 e 10.956.811 de acordo com o previsto no art.º 227.º n.º 2 e 3 do CPI ( “organização de excursões”, “Serviços de viagens e de agência de viagens”, “serviços de agência de reserva e marcação de bilhetes”, “prestação de informações relacionadas com viagens e destinos de viagens; Serviços de assessoria e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos”, “Reserva e marcação de bilhetes de viagens”; informações, consultoria e aconselhamento sobre os serviços atrás referidos, também relacionados com questões de destinos de viagem; Os serviços atrás referidos, também prestados por agências de viagens, operadoras turísticas e agências de turismo”).
O) O Tribunal deveria ter comparado apenas os serviços para o qual o uso foi provado com os visados, de acordo com o art.º 227.º n.º 3 do CPI.
P) Excluindo estes serviços, verifica-se que o consumidor não confundirá os serviços restantes assinalados pelas marcas anteriores invocadas com os serviços visados pelo pedido de registo recusado de organização de viagens, organização de excursões; organização de cruzeiros, acompanhamento de passageiros (viajantes), serviços transitários; agências de transporte e transporte de mercadorias, organização e reserva de viagens para pacotes de férias, prestados por uma agência de viagens e com a intervenção de um agente ou agentes terceiros que não o próprio consumidor autonomamente, ao contrário do caso das marcas da Apelada.
Q) Comparando os sinais, verificaria que o sinal recusado n.º 709808 apresenta diversos elementos, pictóricos, verbais e coloridos, que não permitem ao consumidor médio pensar que a Apelada poderia adoptar esse sinal, mormente o dígrafo 
e a expressão Cuba a vermelho no início:  .
R) A melhor prática e ensinamentos da doutrina na comparação de marcas, dita que as diferenças existentes se manifestam logo no início dos sinais, que é a parte que mais atenção recebe do consumidor médio, pelo que quaisquer diferenças aí ocorridas também têm um maior impacto, como é o caso em apreço.
S) No caso dos serviços em causa, as marcas serão vistas visualmente, em suportes físicos, pelo que as diferenças serão impressivas e duas expressões genéricas como booking e .com, constantes de outros registos de marca coexistentes, não podem ditar a recusa do pedido de registo n.º 709808.
T) Tudo considerado, torna-se evidente que não existirá risco de confusão, nem associação, no caso concreto, inexistindo qualquer prejuízo para a Apelada com a concessão do pedido de registo.
U) Ao confirmar a decisão do INPI que recusou o registo da marca nacional n.º 709808  a sentença apelada violou o disposto no art.º 232.º, n.º 1, alínea b) e a alínea h) conjugados com o art.º 238.º, n.º1 e o art.º 311.º, n.º 1 alínea a), 234.º, 227.º n.º 1,2 e 3 todos do CPI.”
Conclui, pedindo que seja a presente apelação julgada procedente, revogando-se a sentença apelada e substituída por outra que conceda o registo da marca nacional n.º 709808
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5. A Recorrida ofereceu contra-alegações, formulando as seguintes conclusões :
“i) O objecto da apelação é a douta Sentença proferida no processo de recurso do Tribunal da Propriedade Intelectual que julgou improcedente o recurso interposto da decisão de recusa do registo da marca nº 709808 proferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mantendo essa decisão.
ii) A Apelada começa, desde já, por assinalar que a douta Sentença proferida não merece qualquer reparo.
iii) Conforme a seguir se demonstrará, a Apelante não tem, salvo o devido respeito, qualquer razão nas suas alegações de recurso, devendo este Venerando Tribunal confirmar a sentença recorrida.
iv) Vem a Apelante sustentar “A sentença proferida sofre de nulidade, por omissão de pronúncia, por falta de fundamentação de facto, falta de fundamentação de decisão, e porque o Tribunal a quo não considerou, indevidamente, documentos juntos”.
v) Ainda, segundo a Apelante “Inexiste fundamentação de facto da sentença proferida, porquanto o Tribunal não fixou a matéria assente, limitando-se a copiar e colar a decisão do INPI, ficando a Apelante sem poder recorrer em relação à matéria de facto, pelo que a sentença é nula de acordo com o art.º 615.º 1 b) do Cód. Proc. Civil devendo baixar à primeira instância para fixação da matéria de facto”.
vi) Salvo melhor entendimento, não assiste razão à Apelante neste ponto.
vii) A verdade é que a decisão proferida cumpre, sem mais, os necessários requisitos.
viii) A decisão proferida responde integralmente a todas as questões suscitadas pela Apelante, indicando, em concreto, as razões de facto e de direito que criaram e fundamentaram a convicção do Tribunal.
ix) Resta concluir que a decisão recorrida não merece qualquer reparo e bem andará o Tribunal ao indeferir a arguição de nulidade.
x) No que respeita à relação de afinidade entre os serviços assinalados pelas marcas em comparação, em termos muito gerais, a Apelante vem referir que o uso da marca “BOOKING.COM” não foi provado para “organização de excursões’, ‘serviços de viagens e agências de viagens’; “serviços de agência de reserva e reserva de bilhetes de avião, fornecimento de informações relacionadas com viagens e destinos de viagem; serviços de consultoria e .assessoria relacionados com todos os serviços acima mencionados”, “reserva e reserva de bilhetes de avião”; informação, consultoria e aconselhamento sobre os serviços acima referidos, também relacionados com questões de destinos de viagem; Os serviços acima referidos, também prestados por agências de viagens, operadores turísticos e agências de turismo”.
xi) Todos os documentos apresentados – quer no processo administrativo, quer no processo judicial - provam no seu conjunto - se devidamente analisados - o uso sério da marca “BOOKING.COM” para todos os referidos serviços.
xii) Quer o I.N.P.I., quer o Tribunal, fizeram uma correcta avaliação global de todos os elementos apresentados pela Apelada, articulando os mesmos com todas as circunstâncias do caso e todos os elementos relevantes.
xiii) Porém, a marca “BOOKING.COM” é uma marca notoriamente conhecida em Portugal e nos restantes países da União Europeia.
xiv) A Apelante alega que o Tribunal desconhece a ratio legis do regime aplicável às marcas notórias, vide artigo 234º do Código da Propriedade Industrial (C.P.I.), insinuando que o enquadramento jurídico do presente caso terá sido efectuado de forma totalmente negligente.
xv) Será, a este respeito, importante clarificar que a referida nomenclatura legal foi relacionada ao presente caso na acepção de marca com valor acrescido em termos
de eficácia distintiva – a marca “BOOKING.COM”.
xvi) Será, ainda, importante referir que, mesmo que se considerasse que não foi feita prova de uso sério da marca “BOOKING.COM”, para os serviços “organização de excursões”, “serviços de viagens”, “serviços de agência de reserva e marcação de bilhetes”, “prestação de informações relacionadas com viagens e destinos de viagens; serviços de acessória e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos”, sempre se concluiria que, entre os restantes serviços das classes 39.ª e 43.ª para que estão registadas as marcas da Apelada, estabelece-se um elo de manifesta afinidade, em razão da sua complementaridade e associação, com os “serviços de organização de viagens, organização de excursões; organização de cruzeiros, acompanhamento de passageiros (viajantes), serviços transitários; agências de transporte e transporte de mercadorias, organização e reserva de viagens para pacotes de férias” a que destina a marca “CUBABOOKING.COM”.
xvii) Não restam dúvidas de que, entre os serviços assinalados pelos sinais em comparação, verifica-se uma inegável relação de identidade e afinidade, tendo sido cumpridos todos os requisitos de prova exigidos.
xviii) A Apelante alega, por outro lado, que “As expressões booking, significando reserva, e .com, correspondendo a um domínio de topo, devem poder ser usadas por qualquer operador económico, mormente nos serviços de reservas e turismo, tal como indicado pela sua inclusão na composição de marcas registadas em nome de terceiros”.
xix) A Apelante incorre, porém, em erros crassos sobre a avaliação do carácter
distintivo das marcas da Apelada.
xx) A Apelada é titular do registo da marca europeia n.º 8955353 “BOOKING.COM”, nominativa.
xxi) A referida marca encontra-se registada há mais de uma década e o respectivo registo jamais teria sido concedido se estivéssemos perante um sinal constituído por termos genéricos.
xxii) A Apelada nunca defendeu que tem um direito de exclusivo sobre o termo
BOOKING ou sobre o termo .COM, individualmente considerados, mas não duvida que tem um direito de exclusivo sobre o conjunto “BOOKING.COM”, sendo sobre este conjunto que recaí a análise da presente matéria.
xxiii) Esta questão foi já devidamente avaliada por vários Institutos, como também pelo próprio Tribunal, pelo que não se compreende a insistência da Apelante nesta questão.
xxiv) Não existindo, também, qualquer necessidade de fundamentar a aquisição de carácter distintivo do referido sinal, uma vez que essa questão nem sequer se coloca in casu.
xxv) Por último, a Apelante vem resumidamente alegar que “Comparando os sinais, verificaria que o sinal recusado n.º 709808 apresenta diversos elementos, pictóricos, verbais e coloridos, que não permitem ao consumidor médio pensar que a Apelada poderia adoptar esse sinal,
mormente o dígrafo  e a expressão Cuba avermelho no início:
xxvi) E ainda que “A melhor prática e ensinamentos da doutrina na comparação de marcas, dita que as diferenças existentes se manifestam logo no início dos sinais, que é a parte que mais atenção recebe do consumidor médio, pelo que quaisquer diferenças aí ocorridas também têm um maior impacto, como é o caso em apreço “.
xxvii) Não assiste, porém, qualquer razão à Apelante também neste ponto.
xxviii) Prescreve o n.º 3 do artigo 238º do C.P.I. que:
xxix) “Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca (CUBABOOKING.COM) o uso de certa denominação de fantasia (BOOKING.COM) que faça parte de marca alheia anteriormente registada”.
xxx) Note-se que a marca da União Europeia n.º 008955353 da Apelante, nominativa, é constituída, exclusivamente, pela expressão “BOOKING.COM”.
xxxi) Da aplicação da supracitada norma legal in casu apenas se poderá concluir que a marca “CUBABOOKING.COM” constitui uma imitação da marca da Apelante.
xxxii) Este foi o entendimento do tribunal a quo, mas também do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
xxxiii) A marca da Apelante é procurada e conhecida pela expressão
“CUBABOOKING.COM” e não pelo logo  que integra a
sua composição.
xxxiv) Ademais, o elemento distintivo e de maior importância das marcas mistas
é, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, o elemento nominativo.
xxxv) Com efeito, a linguagem verbal é a mais comum no curso do comércio. De
notar, também, que o elemento nominativo é o único meio que o consumidor tem de se referir aos sinais distintivos do comércio.
xxxvi) Perante as marcas BOOKING.COM 
 e  o consumidor seria certamente induzido em erro ou confusão, com a agravante de ambas as marcas corresponderem a plataformas digitais.
xxxvii) Acresce que, a indicação “CUBA” não poderá ser tida em consideração
para efeitos de confundibilidade, uma vez que a marca da Apelante é usada, como já documentalmente provado, para assinalar vários estabelecimentos de alojamento localizados na vila alentejana de “Cuba”, tratando-se, assim, de um elemento meramente indicativo.
xxxviii) Portanto, deixa também de ter acolhimento a argumentação da Apelante
no sentido de atribuir maior prevalência e importância à composição inicial da sua marca como factor distintivo.
xxxix) Torna-se, portanto, impossível estabelecer entre aquelas marcas a necessária distinção.
xl) Deve assim manter-se o decidido pelo tribunal a quo, pois também não restam dúvidas de que está verificado o requisito da alínea c) do artigo 238º, do C.P.I..
xli) Recorda-se ainda que a Apelada adoptou e tem devidamente protegida a denominação social BOOKING.COM BV., constituindo a marca da Apelante uma imitação do elemento característico da denominação social da Apelada, o que determina a recusa do registo da marca nº 709808 artigo 8.º da Convenção da União de Paris, de 20 de Março de 1883, nos termos do qual “o nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de registo, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.
xlii) Acresce que, a marca da Apelante, constituindo manifesta imitação da marca da Apelada, possibilitará àquela, mesmo independente da sua intenção, mover à
Apelada concorrência desleal, nos termos definidos no artigo 317º, alínea a), do Código da Propriedade Industrial.
xliii) Em face do exposto, é, pois, inevitável concluir que a decisão proferida pelo Tribunal a quo deverá ser mantida.
Conclui pela improcedência da apelação e pela confirmação da sentença recorrida.
6. Foram observados os vistos legais.
II- OBJECTO do RECURSO:
7. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação da recorrente, não podendo este Tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento oficioso - cfr. artigos 635º, nº 3, e 639º, n.ºs 1 e 2, do CPC.
Acresce que, sem prejuízo das matérias de conhecimento oficioso, o tribunal de recurso não pode conhecer de questões não antes suscitadas pelas partes perante o Tribunal de 1ª instância e por este não decididas, sendo que a instância recursiva, tal como configurada no nosso sistema de recursos, não se destina à prolação de novas decisões, mas à reapreciação pela instância hierarquicamente superior das decisões proferidas pela instância recorrida.
Assim sendo, as questões a decidir no presente recurso são as seguintes:
1ª Se a sentença recorrida é nula por omissão de pronúncia, por falta de fundamentação “e porque o Tribunal a quo não considerou, indevidamente, documentos juntos”.
2ª Se o Tribunal a quo não poderia ter aplicado o regime das marcas notórias do art.º 234.º do CPI, por os elementos constantes dos autos não permitirem concluir-se pela notoriedade das marcas n.ºs 8.955.353, 10.957.058 e 10.956.811 em Portugal.
3ª Se não deve ser mantida a recusa e deva ser concedido o registo da marca da Recorrente por não verificação de imitação com as marcas da Recorrida.
Vejamos.
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III. FUNDAMENTAÇÃO :
8. Quanto à fundamentação de facto, na sentença recorrida, consta o seguinte :
“Resultam provados os seguintes factos, com relevância para a decisão:
1- A decisão impugnada é do seguinte teor, naquilo que releva para o caso dos autos:
«[…]
No âmbito do presente processo, deduziu reclamação BOOKING.COM BV, entidade fundada em 1996, em Amesterdão, e que, segundo a própria, cresceu de uma pequena start-up holandesa para uma empresa de viagens digital de renome mundial, invocando a titularidade da marca “BOOKING.COM”.
A sociedade Reclamante diz que faz parte do grupo Booking Holdings Inc., e que ao investir em tecnologia digital que auxilia os seus utilizadores em todo o processo de planeamento das suas viagens, a Reclamante, através da marca “BOOKING.COM”, estabelece uma conexão perfeita entre milhões de viajantes e experiências memoráveis, uma vasta gama de opções de transportes e alojamentos.
A reclamante diz que a sua plataforma com a marca “BOOKING.COM” está disponível em 43 idiomas e oferece mais de 28 milhões de acomodações registadas, incluindo mais de 6,6 milhões de casas, apartamentos e outros alojamentos únicos.
A reclamante refere que a “BOOKING.COM” tem, hoje em dia, uma quota de mercado superior a 60% no mercado das agências de viagens ‘online’ do Espaço Económico Europeu.
A reclamante alega que a sua marca “BOOKING.COM” goza de elevadíssima projecção comercial e forte poder de mercado, não só na União Europeia, mas também no mundo inteiro.
A título exemplificativo, entre outros, a reclamante vem invocar os seguintes direitos: registo da marca da União Europeia n.º 008955353, exclusivamente composto pela designação BOOKING.COM, pedido em 15/03/2010 e concedido em 05/10/2011, para assinalar, entre outros,
“Serviços de viagens e de agência de viagens, serviços de agência de reserva e marcação de bilhetes relacionados com viagens, prestação de informações relacionadas com viagens e destinos de viagens; Serviços de assessoria e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; Incluindo o fornecimento de todos os serviços atrás referidos em linha.”, na classe 39ª e “Serviços de reserva de hotéis, serviços de reserva de alojamento para férias e serviços de reserva de alojamento em estâncias turísticas; Fornecimento de informações relacionadas com hotéis, alojamentos de férias e aldeamentos de férias; Avaliação de alojamentos hoteleiros; Serviços de assessoria e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; Incluindo o fornecimento de todos os serviços atrás referidos em linha.” na classe 43ª.
registo da marca da União Europeia n.º 010957058 , com a composição
 , pedido em 12/06/2012 e concedido em 14/11/2012, para assinalar, entre outros, “Organização de excursões; Reserva e marcação de bilhetes de viagens; Informações, consultoria e aconselhamento sobre os serviços atrás referidos, também relacionados com questões de destinos de viagem; Os serviços atrás referidos, também prestados por agências de viagens, operadoras turísticas e agências de turismo; Os serviços atrás referidos também por via eletrónica.” na classe 39ª; e - “Hotéis (reserva de -); Reserva de alojamentos de férias, também em estâncias turísticas; Informações sobre hotéis, alojamento de férias e estâncias turísticas (alojamento), também com base em apreciação de clientes; Serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos; Os serviços atrás referidos também por via eletrónica.” na classe 43ª. registo da marca da União Europeia n.º 010956811, exclusivamente composto pela
designação  , pedido em 12/06/2012 e concedido em 14/11/2012, para assinalar, entre outros, “Organização de excursões; Reserva e marcação de bilhetes de viagens; Informações, consultoria e aconselhamento sobre os serviços atrás referidos, também relacionados com questões de destinos de viagem; Os serviços atrás referidos, também prestados por agências de viagens, operadoras turísticas e agências de turismo; Todos os serviços atrás referidos, também; Por via eletrónica.”, na classe 39ª e “Hotéis (reserva de -); Reserva de alojamentos de férias, também em estâncias turísticas; Informações sobre hotéis, alojamento de férias e estâncias turísticas (alojamento), também com base em apreciação de clientes; Serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos;
Os serviços atrás referidos também por via eletrónica.” na classe 43ª.
A reclamante alega o seguinte:
Que se está perante uma imitação da sua marca notoriamente conhecida BOOKING.COM.,
A designação CUBA, que consta na marca registanda, faz uma mera referência territorial ao âmbito de aplicação dos serviços prestados;
No plano visual a expressão “BOOKING.COM” da marca oposta se autonomiza e destaca perfeitamente na marca registanda, por estar grafada na cor azul, enquanto que a palavra CUBA está grafada em vermelho;
A confusão entre estes sinais é, no caso vertente, agravada pela notoriedade da marca “BOOKING.COM”
Imitação do nome comercial da Reclamante
O uso da marca registanda, induzindo os consumidores em erro ou confusão, possibilitaria ainda à Requerente, mesmo independente da sua intenção, mover à Reclamante concorrência desleal
Má-fé da Requerente - atenta a notoriedade da marca “BOOKING.COM” da Reclamante, a reprodução desta marca na composição da marca registanda, bem como a forma como a marca já está a ser usada em manifesta colagem parasitária ao modo como são prestados os serviços da Reclamante através da sua marca “BOOKING.COM”, parece evidente a intenção de criar confusão no mercado e de aproveitamento da notoriedade da marca da Reclamante – e, logo, a má-fé da Requerente.
A reclamante juntou diversos documentos.
artigo publicado em www.publituris.pt (Documento 1)
Documentos 2 – Print da página de Facebook da marca “BOOKING.COM” com 15817537 gostos e 27214 menções2;
Documento 3 – Print da página de Twitter da marca “BOOKING.COM” com 204,2 mil seguidores e 138,4 mil publicações3;
Documento 4 – Print da página de Instagram da marca “BOOKING.COM” com 2,9 M seguidores4;
Documento 5 – Print da página do motor de busca Google por “BOOKING.COM” com cerca de 2 640 000 000 resultados (em 0,29 segundos), cujos primeiros resultados são imediatamente o website da marca da Reclamante5;
Documento 6 – Print do website oficial da marca “BOOKING.COM”6;
Documento 7 – Notícia publicada no website Hotelier News no passado dia 06/11/2023 com o título “Booking cresce 21% em receita no 3º trimestre”7;
Documento 8 – Notícia publicada no website Mercado e Eventos no passado dia 30/06/2023 com o título “Booking.com lança AI Trip Planner para melhorar a experiência de planejamento de viagens”8;
Documento 9 – Notícia publicada no website Panrotas no passado dia 21/09/2023 com o título “Booking.com firma parceria com a IGLTA”9;
Documento 10 – Notícia publicada no website Magg no passado dia 27/03/2022 com o título “5 turismos rurais com melhores classificações na Booking. São de ficar de boca aberta”10.
A requerente - ALGARENGINETOUR, UNIPESSOAL LDA. - depois de previamente notificada, formalizou contestação, na qual refutou a existência de motivos recusa do registo e solicitou que o titular das marcas que fundamentam a reclamação fosse notificado para provar que estas têm sido objeto de uso sério, nos termos do n.º 1 do artigo 227.º do Código da Propriedade Industrial (CPI).
Ambos os litigantes formalizaram exposições suplementares, através das quais procuraram reforçar as posições anteriormente assumidas.
Notificada a reclamante, esta veio formalizar a sua resposta e juntar inúmeros documentos, designadamente um número considerável de faturas que fazem prova do uso, na União Europeia, para os serviços em causa e no período relevante, da marca “BOOKING.COM” invocada como obstativa do pedido de registo em apreço.
Por conseguinte, a reclamação apresentada deve ser apreciada, nos termos do número 3 do artigo 227º do CPI.
Finalizada a síntese das alegações das partes intervenientes, cabe, a título de enquadramento legal, referir que, de acordo com o artigo 208.º do Código da Propriedade Industrial (CPI), a marca é um sinal distintivo do comércio que se destina a identificar e a diferenciar os produtos ou os serviços oferecidos no mercado, distinguindo aqueles que pertencem a uma determinada empresa dos de outras empresas, ao mesmo tempo que permite ao consumidor reportá-los à sua verdadeira origem empresarial
Em conformidade com a alínea b), n.º 1, do artigo 232º do CPI, é objeto de recusa o pedido de registo de marca que constitua imitação de outra, o que à luz do artigo 238.º do mesmo diploma, sucede quando, cumulativamente:
a marca registada tiver prioridade; sejam ambas destinadas a assinalar produtos e/ou serviços idênticos ou afins; exista tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
Por outro lado, nos termos do artigo 234.º do CPI, deve ser recusado o registo de uma marca que constitua reprodução, imitação ou tradução de marca notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada em produtos ou serviços idênticos ou semelhantes e com ela possa confundir-se.
Assim, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 232.º do CPI, deve ser recusado um registo de marca quando esta constitua reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão.
Quando invocado por um interessado constitui fundamento de recusa o reconhecimento de que o pedido de registo foi efetuado de má-fé, de acordo com o disposto no nº 6 do artigo 231º.
No caso em apreço e depois de analisados todos os elementos que constam do processo, começamos por confirmar que os direitos invocados pela reclamante são prioritários, tendo sido solicitados em data prévia à do presente pedido de registo.
Por outro lado, entre os serviços que se pretende identificar com a marca em estudo nas classes 39ª (“agências de turismo; serviços de viagens; organização de viagens; marcação de viagens; informação sobre viagens; reservas para viagens; serviços de agência de viagens e de reservas; organização de excursões; organização de cruzeiros; acompanhamento de passageiros (viajantes); reservas para transporte; reserva de lugares (transportes); informação sobre transportes; visitas turísticas; serviços de autocarros; fretamento; aluguer de veículos; serviços transitários; agências de transporte e transporte de mercadorias; serviços de agências de viagens para a organização de viagens; organização de viagens de férias; organização e reserva de viagens para pacotes de férias; reservas de viagens online; reservas de viagens em plataformas online; reserva de transferes de passageiros.”) e 43ª (“serviços de reserva, informações e pesquisa de hotéis e outros alojamentos temporários, bares, restaurantes e refeições; fornecimento de informações através de um sítio web sobre hotéis, outros alojamentos temporários, bares, restaurantes e refeições.”) da Classificação Internacional de Nice, e os serviços das mesmas classes, supra referidos, relativamente aos quais as marcas prioritárias se encontram registadas, estabelece-se, em nosso entender, um elo de identidade/afinidade, tendo em conta que os serviços em causa são da mesma natureza podendo encontrar-se numa relação de concorrência, acessoriedade ou complementaridade;
Por último, do confronto entre o sinal requerido e a marca prioritariamente registada ressalta, em nosso entender, uma forte semelhança gráfica, fonética e visual devido à partilha do elemento preponderante - “BOOKING.COM” – e à cor azul que tanto carateriza as marcas da reclamante, circunstância que, a nosso ver, é suscetível de induzir em erro/confusão ou favorecer uma associação entre os sinais impelindo o consumidor a crer, indevidamente, que têm a mesma origem empresarial ou que algum tipo de relação existe entre as respetivas entidades.
Convém, ainda, realçar que a designação “Cuba” apenas sugere a localização geográfica das viagens que organizam na atividade desenvolvida, acentuando o risco de confusão ou associação com a atividade e as marcas da reclamante.
Devemos, também, acrescentar que a notoriedade da marca da reclamante, demostrada nos documentos juntos, favorece o risco de confusão ou de associação entre os sinais em cotejo, impelindo o consumidor a crer, indevidamente, que os produtos têm a mesma origem empresarial ou que algum tipo de relação existe entre as respetivas entidades.
 Por outro lado, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 232º do CPI, deve ser recusado um registo de marca sempre que se reconheça que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção.
Para que se esteja em face de um ato passível de distorcer a lealdade de concorrência, necessário se torna que:
- o sinal registando pretenda individualizar produtos ou serviços situados no setor de mercado em que se desenrola a atividade exercida pelo detentor do sinal preexistente;
- a eventual coexistência dos sinais no mercado possa gerar o risco de confusão ou de associação.
No caso em apreço e depois de analisados todos os elementos que constam do processo, somos de opinião que, mesmo sem intenção do requerente, a coexistência, no mercado dos sinais em litígio favoreceria a prática de atos de concorrência desleal, nos termos alínea a) do n.º 1 do artigo 311º do CPI.
Relativamente à invocação de que o presente pedido de registo foi efetuado de má fé, somos de opinião que os dados apresentados não permitem demonstrar com rigor que o presente pedido de registo foi apresentado com o intuito de “prejudicar os interesses do ora reclamante de forma não conforme com os usos honestos”.
Proposta de decisão
Em face do exposto, reputando-se a reclamação procedente, propõe-se o indeferimento do presente pedido de registo, nos termos do n.º 3 do artigo 229.º do CPI e com os fundamentos acima indicados. […]«
Não resultaram provados quaisquer outros factos com relevância para a decisão da causa.
Consigna-se que os documentos probatórios apresentados já em sede de impugnação judicial e que não acompanharam o procedimento administrativo não podem ser, nem serão considerados, uma vez que o recurso não comporta qualquer fase instrutória [cfr. artigo 42.º do Código da Propriedade Industrial].”
*
9. Aqui chegados, vejamos então as questões a apreciar no presente recurso.
1ª Questão : Se a sentença recorrida é nula por omissão de pronúncia, por falta de fundamentação “e porque o Tribunal a quo não considerou, indevidamente, documentos juntos”.
Como é sabido, as causas de nulidade da sentença encontram-se enumeradas, de forma taxativa, no artigo 615º do Código de Processo Civil (CPC).
Parafraseando o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19.11.2015, (www.dgsi.jstj.pt-Procº nº 568/10.3TTVNG.P1.S1), na nulidade, ao contrário do erro de julgamento em que se discorda do teor do conteúdo da própria decisão, invocam-se circunstâncias, legalmente previstas no artigo 615º do CPC, que ferem a própria decisão.
Nos termos do artigo 615.º, n.º 1, alínea d), do CPC, é nula a sentença quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar.
Esta nulidade está conexionada com os deveres de cognição do Tribunal, previstos no artigo 608.º, n.º 2, do CPC, no qual se estabelece que o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras; não pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras.
Assim, é a omissão ou infracção a esse dever, que concretiza a dita nulidade da sentença: artigo 615º n.º 1 al. d) CPC, [cfr. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, vol. V, Coimbra 1984 (reimpressão), pág. 143].
O exato conteúdo do que sejam as questões a resolver de que falam tais normativos foi objeto de abundante tratamento jurisprudencial.
Importa ter presente, como vem sublinhando de forma pacífica a jurisprudência, que esta obrigação não significa que o juiz tenha de conhecer todos os argumentos ou considerações que as partes hajam produzido.
Uma coisa são as questões submetidas ao Tribunal e outra são os argumentos que se usam na sua defesa para fazer valer o seu ponto de vista.
Sendo que só têm dignidade de questões as pretensões processuais formuladas pelas partes ao tribunal e não os argumentos por elas usados em defesa das mesmas, não estando o tribunal vinculado a apreciar todos os argumentos utilizados pelas partes.
Questões para este efeito são, assim, todas as pretensões processuais formuladas pelas partes que exigem decisão do julgador, bem como, ainda, os pressupostos processuais [gerais e específicos] debatidos nos autos, sendo que não podem confundir-se aquilo que são as questões que os litigantes submetem à apreciação e decisão do tribunal com o que são as razões de facto ou de direito, os argumentos, ou os pressupostos em que cada a parte funda a sua posição nas questões objeto de litígio.
Assim, «o conceito de questões abrange tudo quanto diga respeito à concludência ou inconcludência das excepções e da causa de pedir e às controvérsias que as partes sobre elas suscitem». «O conhecimento de todas as questões não significa que o tribunal tenha de conhecer de todos os argumentos ou razões invocadas pelas partes e só a falta de conhecimento de questões constitui nulidade por omissão de pronúncia» (Jorge Lopes Sousa, CPPT Anotado, 6.º Ed., vol. II, págs. 363 e 364).
Com efeito, «as questões que o tribunal deve apreciar e decidir são apenas aquelas que contendem directamente com a substanciação da causa de pedir, do pedido e das exceções, não se confundindo com as considerações, argumentos, motivos, razões ou juízos de valor produzidos pela parte (e, portanto, quanto a estas últimas, o tribunal não só não tem de ser pronunciar, como nenhuma consequência daí advirá se o não fizer, nomeadamente, não configurando tal situação uma omissão de pronúncia)» (Helena Cabrita, A sentença cível, Fundamentação de facto e de direito, Almedina, 2019, pág. 235).
Tendo presentes estes considerandos, e volvendo agora ao caso concreto, invoca a Recorrente que a sentença recorrida enferma de nulidade, por omissão de pronúncia, por não ter analisado nem avaliado quaisquer provas de uso das marcas n.ºs 8.955.353, 10.957.058 e 10.956.811 em Reclamação pela Apelante, que inexiste fundamento legal para que o Tribunal a quo não tenha analisado a falta de prova de uso já junta, porquanto apenas no caso de considerar que não existem semelhanças nem risco de confusão é que ficaria prejudicado o conhecimento de prova de uso das marcas anteriores.
Assim, considera a Recorrente que o processo deve baixar à primeira instância para análise, pronúncia, e fundamentação de facto quanto à falta de prova de uso sério pela Apelada das marcas n.ºs 8.955.353, 10.957.058 e 10.956.811.
Também a Recorrente invoca que a sentença é nula nos termos do artigo 615.º n.º 1 d) do Cód. Proc. Civil quanto à questão do carácter genérico e comum das expressões booking e.com.
Na sua contra-alegação a Recorrida pugna pelo indeferimento da arguição de nulidade de sentença.
No despacho proferido nos termos e para os efeitos do disposto no artº617º do CPC o Tribunal a quo considerou que :
“ Cumprimento do disposto no artigo 617.º, n.º1 do Código de Processo Civil:
Nas suas doutas alegações, a Recorrente invocou que a Sentença impugnada seria nula, por violação do disposto nas alíneas b) e d) do n.º1 do artigo 615.º do Código de Processo Civil.
Assim, cumpre tomar posição nos termos e para os efeitos do n.º1 do artigo 617.º do mesmo diploma.
Posto isto.
Excelências,
A Recorrente alegou que a decisão seria nula, por omissão da decisão de facto e, também, por, em seu entender, não se ter pronunciado sobre a questão de saber se teria havido uso sério de duas das marcas referidas no recurso, mais tendo alegado que a decisão não conteria fundamentação quanto ao alegado carácter genérico da expressão Booking.com.
Sem prejuízo do máximo respeito por diverso entendimento, as referidas alegações são erradamente qualificadas como fundamento de nulidade da Sentença, traduzindo, antes, o inconformismo da Recorrente, nas suas doutas alegações, quanto à decisão de não admissão de documentos, bem como a não compreensão de que as questões que estavam sob apreciação foram efetivamente apreciadas, a saber, a questão de saber se a expressão Booking.com constituía, ou não, uma marca e uma marca notória e prioritária, nessa medida, impeditiva do registo por aquela pretendido.
A resposta à referida questão foi, como não podia deixar de ser, positiva, pelos fundamentos que constam da sentença.
Nos termos expostos, não padecendo a decisão impugnada de qualquer nulidade e estando esgotado, quanto ao mais, o poder jurisdicional deste Tribunal, consigno que mantenho nos seus precisos termos, o decidido.
V.ªs Ex.ªas, Senhores Desembargadores, melhor decidirão.”
*
Nos termos do artigo 227º do CPI, cuja epígrafe é “Invocação da falta de uso sério de marca em processo de oposição” :
“1-Sempre que, após a publicação do pedido de registo, uma reclamação seja apresentada com fundamento na existência de uma marca anterior que, na data da apresentação daquele pedido de registo ou, sendo o caso, na data da respetiva prioridade reivindicada, se encontre registada há pelo menos cinco anos, pode o requerente, na contestação, solicitar que o reclamante apresente provas de que a marca que fundamenta a reclamação tenha sido objeto do uso sério previsto nos n.os 1 a 3 do artigo 267.º, durante o período de cinco anos consecutivos anterior às datas atrás mencionadas, ou de
que existiu um justo motivo para a falta desse uso.
2 - Nos casos em que o reclamante, depois de notificado para fazê-lo no prazo de um mês, prorrogável por outro, não prove que a marca foi objeto do uso sério nos termos do número anterior, ou que existiu um justo motivo para a falta desse uso, a reclamação é considerada improcedente.
3 - Nos casos em que o reclamante apresente provas que demonstrem que a sua marca foi objeto de uso sério para todos ou apenas para alguns dos produtos ou serviços relativamente aos quais se encontra registada, ou que existiu um justo motivo para a falta desse uso, a reclamação é apreciada tendo em conta esses produtos ou serviços.
4 - O disposto no presente artigo aplica-se mesmo que esteja em causa uma marca da União Europeia, sendo neste caso o uso sério determinado nos termos da legislação vigente para estas marcas.
5 - O disposto no presente artigo não implica qualquer apreciação sobre a eventual caducidade do registo de marca em que se fundamenta a reclamação, sendo essa caducidade apenas apreciada se desencadeados os procedimentos previstos no artigo 269º.”
Do disposto no artigo 229º, nºs 1 e 2, do CPI resulta que a solicitação do requerente, na contestação, que o reclamante apresente provas de que a marca que fundamenta a reclamação tenha sido objeto do uso sério previsto nos n.os 1 a 3 do artigo 267.º, durante o período de cinco anos consecutivos anterior às datas atrás mencionadas, ou de que existiu um justo motivo para a falta desse uso, é apresentada junto do INPI, I.P. no âmbito da tramitação processual que aí corre termos em que o aludido Instituto procede ao estudo do processo, findo o qual o registo é concedido ou não.
E, conforme se constata dos presentes autos, foi o que a aqui Recorrente fez, tendo na sua contestação á reclamação apresentada pela aqui Recorrida, dado cumprimento ao disposto no artigo 227º do CPI junto do INPI.
Na sua decisão, o INPI considerou que a reclamante “veio formalizar a sua resposta e juntar inúmeros documentos, designadamente um número considerável de faturas que fazem prova do uso, na União Europeia, para os serviços em causa e no período relevante, da marca “BOOKING.COM” invocada como obstativa do pedido de registo em apreço. Por conseguinte, a reclamação apresentada deve ser apreciada, nos termos do número 3 do artigo 227º do CPI”, ou seja, tendo considerado que a titular dos registos de marca obstativa fez prova do uso sério das suas marcas anteriores para os serviços das classes 39 e 43.
Na sua P.I. dos presentes autos, a aqui Recorrente invocou que a Recorrida não provou o uso para todos os serviços assinalados pelas marcas invocadas (entre outros, os “organização de excursões”, “serviços de viagens”, “serviços de agência de reserva e marcação de bilhetes”, “prestação de informações relacionadas com viagens e destinos de viagens; Serviços de assessoria e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos”), resultando dos documentos juntos que o consumidor médio não confundiria os serviços prestados pela Recorrida sob as suas marcas com os serviços de organização de viagens, organização de excursões; organização de cruzeiros, acompanhamento de passageiros (viajantes), serviços transitários; agências de transporte e transporte de mercadorias, organização e reserva de viagens para pacotes de férias visados pelo pedido de registo recusado.
Na sentença recorrida considerou-se, a esse propósito, que “a primeira questão que se coloca é a de que a apreciação dos requisitos para aferição da admissibilidade da marca variará consoante a marca em confronto com a marca registanda for, ou não, uma marca notória:
― Se a marca alegadamente obstativa não for uma marca notória, haverá que analisar da identidade dos produtos, da prova do uso, etc.;”
Tendo mais adiante, sido especificado inequivocamente na parte final da sentença recorrida a este propósito:
“(…)
Impondo-se salientar que, dado o carácter notório da sua marca, aquela não tinha que fazer prova de uso [cfr. Código da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, 2021, p. 937], nem haverá que fazer juízos quanto à existência de identidade de produtos, que vão para além daquele que é essencial à demonstração do risco de juízo de associação: em ambos os casos encontramo-nos perante o mercado das agências de viagens em linha.
São, pois, irrelevantes quaisquer outras indagações de facto ou de direito, ficando prejudicada a possibilidade de conhecimento do demais alegado nas conclusões, porquanto tais matérias apenas relevariam se estivesse em cauda a apreciação do regime geral de aferição de confundibilidade das marcas, o que não ocorre.”
Ou seja, na sentença recorrida considerou-se que a apreciação da aludida questão da prova do uso ficou prejudicada por aí se ter decidido que a marca obstativa é uma marca notória.
Assim sendo, importa concluir que a sentença recorrida não enferma da invocada nulidade por omissão de pronúncia pois o próprio artigo 608º, nº2, do CPC prevê que “o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.”
O que necessariamente implica concluir que não tendo o tribunal a quo resolvido na sentença recorrida a questão da prova do uso por ter considerado que a sua decisão ficou prejudicada pela decidida natureza notória da marca, a sentença recorrida não enferma de qualquer nulidade por omissão de pronúncia.
Do mesmo modo, a sentença recorrida não enferma de nulidade nos termos do artigo 615.º n.º 1 d) do Cód. Proc. Civil quanto à questão do carácter genérico e comum das expressões booking e.com, por nessa parte poder estar-se antes perante um alegado e invocado erro de julgamento e não perante qualquer omissão de pronúncia, até por resultar claro da sentença recorrida ter tal questão sido apreciada nessa decisão, tendo-se o tribunal pronunciado a esse respeito.
Concluindo-se, assim, que a sentença recorrida não é nula por omissão de pronúncia, improcede nessa parte, a 1ª questão suscitada pela Recorrente e o recurso interposto.
*
Invoca ainda a Recorrente enfermar a sentença recorrida do vício da falta de fundamentação de facto, alegando para tanto que a matéria de facto dada como provada corresponde a um único facto, que consiste na integral reprodução da decisão proferida pelo INPI.
Mais tendo invocado a Recorrente a este propósito :
“Ora, copiar e colar a decisão final de recusa do INPI não é um facto provado para a decisão da causa.
Inexiste fundamentação de facto da sentença proferida, porquanto o Tribunal não fixou a matéria assente.
Uma decisão proferida da qual se recorre não é um facto.
Cabe ao Tribunal efectuar a selecção dos factos conforme o que é alegado pelas partes: ou seja, quem é o titular de que registo de marca, o seu escopo de protecção, quando é que foi proferida decisão de concessão, qual a composição das marcas em confronto, os factos devidamente provados pelos documentos juntos (não se confundindo com juízos conclusivos sobre os mesmos, como “a marca x é notória”), quais são as diferenças e as semelhanças entre os sinais, qual é a força distintiva de cada
elemento, qual o público relevante.
Absolutamente nada foi seleccionado, ficando a Apelante sem poder, sequer, recorrer em relação à matéria de facto, porquanto esta não se encontra determinada.
Nos termos do art.º 615.º 1 b), a sentença é nula quando não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão, que é precisamente o caso.
Assim deverá o processo ser remetido à primeira instância para fixação da matéria de facto, suprindo a nulidade verificada.”
Na sua contra-alegação a Recorrida pugna pelo indeferimento da arguição de nulidade de sentença.
No despacho proferido nos termos e para os efeitos do disposto no artº617º do CPC o Tribunal a quo considerou que :
“ Cumprimento do disposto no artigo 617.º, n.º1 do Código de Processo Civil:
Nas suas doutas alegações, a Recorrente invocou que a Sentença impugnada seria nula, por violação do disposto nas alíneas b) e d) do n.º1 do artigo 615.º do Código de Processo Civil.
Assim, cumpre tomar posição nos termos e para os efeitos do n.º1 do artigo 617.º do mesmo diploma.
Posto isto.
Excelências,
A Recorrente alegou que a decisão seria nula, por omissão da decisão de facto e, também, por, em seu entender, não se ter pronunciado sobre a questão de saber se teria havido uso sério de duas das marcas referidas no recurso, mais tendo alegado que a decisão não conteria fundamentação quanto ao alegado carácter genérico da expressão Booking.com.
Sem prejuízo do máximo respeito por diverso entendimento, as referidas alegações são erradamente qualificadas como fundamento de nulidade da Sentença, traduzindo, antes, o inconformismo da Recorrente, nas suas doutas alegações, quanto à decisão de não admissão de documentos, bem como a não compreensão de que as questões que estavam sob apreciação foram efetivamente apreciadas, a saber, a questão de saber se a expressão Booking.com constituía, ou não, uma marca e uma marca notória e prioritária, nessa medida, impeditiva do registo por aquela pretendido.
A resposta à referida questão foi, como não podia deixar de ser, positiva, pelos fundamentos que constam da sentença.
Nos termos expostos, não padecendo a decisão impugnada de qualquer nulidade e estando esgotado, quanto ao mais, o poder jurisdicional deste Tribunal, consigno que mantenho nos seus precisos termos, o decidido.
V.ªs Ex.ªas, Senhores Desembargadores, melhor decidirão.”
*
De acordo com o disposto no artigo 615º, nº 1, al. b) do C.P.C. “é nula a sentença quando (…) não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão (…)”.
A nulidade contemplada nesse preceito ocorre quando não se especifiquem os fundamentos de facto e de direito em que se funda a decisão, impondo-se por razões de ordem substancial, cumprindo ao juiz demonstrar que da norma geral e abstracta soube extrair a disciplina ajustada ao caso concreto, e de ordem prática, posto que as partes precisam conhecer os motivos da decisão, em particular a parte vencida, a fim de, sendo admissível o recurso, poder impugnar o respectivo fundamento.
Esse dever de fundamentação, causa de nulidade da sentença, respeita à falta absoluta de fundamentação, como dão nota A. Varela, M. Bezerra e S. Nora, Manual de Processo Civil, Coimbra Editora, 2ª edição, 1985, p. 687, ao escreverem “Para que a sentença careça de fundamentação, não basta que a justificação da decisão seja deficiente e incompleta, não convincente; é preciso que haja falta absoluta, embora esta se possa referir só aos fundamentos de facto ou só aos fundamentos de direito”.
Como já afirmava o Prof. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, Coimbra Editora, 1981, Vol. V, pág. 140, “Há que distinguir cuidadosamente a falta absoluta de motivação da motivação deficiente, medíocre ou errada. O que a lei considera nulidade é a falta absoluta de motivação; a insuficiência ou mediocridade motivação é espécie diferente, afecta o valor doutrinal da sentença, sujeitando-a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade. Por falta absoluta de motivação deve entender-se a ausência total de fundamentos de direito e de facto. Se a sentença especificar os fundamentos de direito, mas não especificar os fundamentos de facto, ou vice-versa, verifica-se a nulidade”.
No mesmo sentido constitui jurisprudência pacifica e reiterada do Supremo Tribunal de Justiça, sufragada, entre outros, nos acórdãos de 9.10.2019, Procº nº 2123/17.8LRA.C1.S1, 15.5.2019, Procº nº 835/15.0T8LRA.C3.S1 e 2.6.2016, Procº nº 781/11.6TBMTJ.L1.S1, que só se verifica a nulidade da sentença em caso de falta absoluta de fundamentação ou motivação não bastando que esta seja deficiente, incompleta ou não convincente.
Ora, compulsada a sentença recorrida constata-se que a mesma, na parte da sua Fundamentação dedicada aos Factos e depois de enunciar “Resultam provados os seguintes factos, com relevância para a decisão:”, limita-se num ponto 1 (único) a citar parcialmente a decisão impugnada, naquilo que considera relevante para o caso dos autos.
Após a transcrição parcial da decisão impugnada até à proposta de decisão (inclusive) consta ainda dessa parte da sentença recorrida que “Não resultaram provados quaisquer outros factos com relevância para a decisão da causa.
Consigna-se que os documentos probatórios apresentados já em sede de impugnação judicial e que não acompanharam o procedimento administrativo não podem ser, nem serão considerados, uma vez que o recurso não comporta qualquer fase instrutória [cfr. artigo 42.º do Código da Propriedade Industrial]. “
Porém, assiste manifesta razão da Recorrente quanto a esta parte no recurso por si interposto.
Com efeito, nos termos do artº607º, nºs 3, 4 e 5 do CPC :
“3- Seguem-se os fundamentos, devendo o juiz discriminar os factos que considera provados e indicar, interpretar e aplicar as normas jurídicas correspondentes, concluindo pela decisão final.
4-Na fundamentação da sentença, o juiz declara quais os factos que julga provados e quais os que julga não provados, analisando criticamente as provas, indicando as ilações tiradas dos factos instrumentais e especificando os demais fundamentos que foram decisivos para a sua convicção; o juiz toma ainda em consideração os factos que estão admitidos por acordo, provados por documentos ou por confissão reduzida a escrito, compatibilizando toda a matéria de facto adquirida e extraindo dos factos apurados as presunções impostas pela lei ou por regras de experiência.
5 - O juiz aprecia livremente as provas segundo a sua prudente convicção acerca de cada facto; a livre apreciação não abrange os factos para cuja prova a lei exija formalidade especial, nem aqueles que só possam ser provados por documentos ou que estejam plenamente provados, quer por documentos, quer por acordo ou confissão das partes.”
Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões, na sua vertente endoprocessual e extra-processual, decorre do art. 208º, nº1, da Constituição da República, sendo da maior relevância não só para que possa ser exercido controlo no julgamento da matéria de facto, como na decisão de direito.
A exigência de fundamentação da matéria de facto provada e não provada com a indicação dos meios de prova que levaram à decisão, assim como a fundamentação da convicção do julgador, devem ser feitas com clareza, objectividade e discriminadamente, de modo a que as partes, destinatárias imediatas, saibam o que o Tribunal considerou provado e não provado e a fundamentação dessa decisão reportada à prova fornecida pelas partes e adquirida pelo Tribunal.
Lebre de Freitas in “A Acção Declarativa Comum à Luz do Código de Processo Civil”, 3.ª Edição, pág. 315, escreve:
“No novo código, a sentença engloba a decisão de facto, e já não apenas a decisão de direito. Na decisão de facto, o tribunal declara quais os factos, dos alegados pelas partes e dos instrumentais que considere relevantes, que julga provados (total ou parcialmente) e quais os que julga não provados, de acordo com a sua convicção, formada no confronto dos meios de prova sujeitos à livre apreciação do julgador; esta convicção tem de ser fundamentada, procedendo o tribunal à análise crítica das provas e à especificação das razões que o levaram à decisão tomada sobre a verificação de cada facto (art. 607, n.º 4, 1.ª parte, e 5) ”.
“A fundamentação passou a exercer, pois, a dupla função de facilitar o reexame da causa pelo tribunal superior e de reforçar o autocontrolo do julgador, sendo um elemento fundamental na transparência da Justiça, inerente ao ato jurisdicional” – “Código de Processo Civil Anotado”, vol. 2º, 3ª edição, de Lebre de Freitas e Isabel Alexandre.
Sendo os temas da prova enunciados de maneira sucinta, ainda que pressuponham ampla matéria de facto, a exigência de fundamentação desta justifica-se, de modo mais acentuado, porquanto não acontece, como no passado, quando a análise da peça processual onde se respondia aos quesitos permitia, em regra, saber de modo discriminado (os quesitos eram enumerados) o que tinha ficado provado e não provado e a fundamentação, que sempre se reputou não ter que ser exaustiva, mas devendo dar a conhecer os meios de prova em que acentuou a convicção quanto à prova submetida a julgamento.
Francisco Manuel Lucas de Ferreira de Almeida, in “Direito Processual Civil”, Vol. II, 2015, págs. 350/351:
“A estatuição do citado nº4 do art- 607º (1º- segmento) é, contudo, meramente indicadora ou programática, não obrigando o tribunal a descrever de modo exaustivo o iter lógico-racional da apreciação da prova submetida ao respectivo escrutínio; basta que enuncie, de modo claro e inteligível, os meios e elementos de prova de que se socorreu para a análise crítica dos factos e a razão da sua eficácia em termos de resultado probatório. Trata-se de externar, de modo compreensível, o itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pelo tribunal na apreciação da realidade ou irrealidade dos factos submetidos ao seu escrutínio. Deve, assim, o tribunal enunciar os meios probatórios que hajam sido determinantes para a emissão do juízo decisório, bem como pronunciar-se: - relativamente aos factos provados, sobre a relevância deste ou daquele depoimento (de parte ou testemunhal), designadamente quanto ao seu grau de isenção, credibilidade, coerência e objectividade; - quanto aos factos não provados, indicar as razões pelas quais tais meios não permitiram formar uma convicção minimamente segura quanto à sua ocorrência ou convencer quanto a uma diferente perspectiva da sua realidade ou verosimilhança […].Não impõe, contudo, a lei que a fundamentação das conclusões fácticas decisórias seja indicada separadamente por cada um dos factos, isolada e autonomamente considerado (podendo sê-lo por conjuntos ou blocos de factos sobre os quais a testemunha se haja pronunciado). […]. A omissão total ou parcial da análise crítica e/ou de motivação gera uma nulidade processual secundária (preterição de formalidade exigida por lei) com previsão no art.195º, porquanto com manifesta “influência no exame e ou na decisão da causa”, que a lei sujeita, todavia, ao regime especial de arguição dos arts. 149º, 195º e 199º”.
Rui Pinto, in “Notas ao Código de Processo Civil”, vol. II, 2ª edição, pág. 77:
“No direito anterior à Lei n.°41/2013, de 26 de Junho, em sede de processo ordinário, a decisão sobre a matéria de facto tinha lugar após o encerramento da audiência de julgamento (cf. anterior artigo 653.° n.°2). Na nova versão do Código de Processo Civil, o legislador suprimiu a decisão sobre matéria de facto, no termo da audiência de julgamento. Por isso, bem se pode chegar à sentença sem o proferimento de despacho formal sobre factos assentes. Na realidade, a decisão de fixação de factos assentes passou a ser uma decisão formalmente não autónoma — mas decisão, ainda assim…— no seio da fundamentação da sentença, prejudicial do dispositivo desta.
Vigorando, actualmente, a possibilidade de recorrer da matéria de facto, cumpridos que sejam os requisitos do art. 640º do Código de Processo Civil, na sentença ao julgador cumpre indicar os factos provados e não provados e analisar criticamente as provas. A fundamentação de que curamos reporta-se à vertente processual: constituem realidades distintas a decisão da matéria de facto e respectiva fundamentação, e a fundamentação da decisão final que versa sobre matéria de direito.
Uma deficiente ou obscura alusão aos factos provados ou não provados pode comprometer o direito ao recurso da matéria de facto e nessa perspectiva contender com o acesso à Justiça e à tutela efectiva, consagrada como direito fundamental no art. 20º da Constituição da República.
É usual a sentença indicar a matéria de facto provada e a fundamentação e, após proceder à indicação dos factos não provado, fazer indicação discriminada com base nos articulados; de todo o modo o que deve ser claro para os destinatários imediatos da decisão – as partes – é a apreensão consistente dos factos que foram julgados provados e não provados e se, nalguns casos, essa tarefa se afigura isenta de dificuldades compreensivas, noutras há-de o julgador fazer uma indicação inequívoca de modo a que a sentença, nessa parte, não deixe margem para dúvidas, que, como se disse, podem criar à parte que discorde do julgamento dificuldades no acesso ao direito de ver reapreciada a prova em sede de recurso para o Tribunal da Relação.
Crucial é a indicação e especificação dos factos provados e não provados e a indicação dos fundamentos por que o Tribunal formou a sua convicção acerca de cada facto que estava em apreciação e julgamento”, (sublinhados nossos).
Teixeira de Sousa, in “Estudos Sobre o Novo Processual”, pág. 348, em texto que ainda mantém toda a actualidade e pertinência, afirma:
“A exigência da motivação da decisão não se destina a obter a exteriorização das razões psicológicas da convicção do juiz, mas a permitir que o juiz convença os terceiros da correcção da sua decisão. Através dessa fundamentação, o juiz deve passar de convencido a convincente.
A fundamentação da apreciação da prova deve ser realizada separadamente para cada facto. A apreciação de cada meio de prova pressupõe conhecer o seu conteúdo (por exemplo, o depoimento da testemunha), determinar a sua relevância (que não é nenhuma quando, por exemplo, a testemunha afirmou desconhecer o facto) e proceder à sua valoração (por exemplo, através da credibilidade da testemunha ou do relatório pericial).Se o facto for considerado provado, o tribunal deve começar por referir os meios de prova que formaram a sua convicção, indicar seguidamente aqueles que se mostraram inconclusivos e terminar com a referência àqueles que, apesar de conduzirem a uma distinta decisão, não foram suficientes para infirmar a sua convicção. Se o facto for julgado não provado, a ordem preferível é a seguinte: primeiramente devem ser indicados os meios de prova que conduzem à demonstração do facto; depois devem ser expostos os meios que formaram a convicção do tribunal sobre a não veracidade do facto ou que impedem uma convicção sobre a sua veracidade; finalmente, devem ser referidos os meios inconclusivos.”
No “Código de Processo Civil Anotado”, Vol. I, de Abrantes Geraldes/Paulo Pimenta/Luís Filipe Pires de Sousa, pág. 717, em comentário ao art.607º lê-se, além do mais:
“A matéria de facto provada deve ser descrita pelo juiz de forma fluente e harmoniosa, técnica bem diversa de uma que continue a apostar na mera transcrição de respostas afirmativas, positivas, restritivas ou explicativas a factos sincopados, como os que usualmente preenchiam os diversos pontos da base instrutória (e do anterior questionário). Se, por opção, por conveniência ou por necessidade, se inscreveram nos temas de prova factos simples, a decisão será o reflexo da convicção formada sobre tais factos, a qual deve ser convertida num relato natural da realidade apurada… […]. O importante é que, na enunciação dos factos provados e não provados, o juiz use uma metodologia que permita perceber facilmente a realidade que considerou demonstrada, de forma linear, lógica e cronológica, a qual, uma vez submetida às normas jurídicas aplicáveis, determinará o resultado da acção.”, (sublinhado nosso).
Porém, ao invés de, na fundamentação de facto da sentença recorrida, ter declarado quais os factos julgados provados e quais os que julgou não provados, o tribunal a quo limitou-se a reproduzir, quase integralmente, a decisão do INPI que foi impugnada, considerando-a como um único facto provado.
Ora, a decisão impugnada pelo recurso interposto na presente acção para o Tribunal a quo não constitui um facto provado, mas antes uma peça processual cuja confirmação ou revogação constitui a ratio processualis da decisão ora recorrida.
E para tanto, tem o tribunal a quo que apurar e descrever na sua decisão final quais os factos que julgou provados e quais os factos que julgou não provados, não se podendo bastar apenas com a decisão impugnada a qual, como é óbvio, não poderá ser tida como a factualidade provada a atender na decisão a proferir relativamente a essa mesma decisão impugnada.
Conforme bem sublinha a Recorrente, não foi selecionada qualquer matéria de facto provada, ficando sem se saber sobre que factos provados fez o tribunal a quo assentar os seus juízos decisórios, mormente quanto à notoriedade das marcas da Recorrida.
Absolutamente nada foi seleccionado, ficando a Apelante sem poder, sequer, recorrer em relação à matéria de facto, porquanto esta não se encontra determinada.
E assim, com o devido respeito, não pode este Tribunal superior reconhecer à sentença recorrida os requisitos mínimos de clareza e precisão na indicação da matéria de facto provada, que por se limitar a transcrever a decisão do INPI que foi impugnada, equivale a uma total omissão de indicação dos factos que foram julgados provados, fazendo com que a sentença recorrida enferme de uma total falta de fundamentação de facto, pelo que enferma de nulidade, nos termos do art. 615º, nº1, b) do CPC e, como tal, não pode manter-se tendo de ser anulada.
Com efeito, só ocorre falta de fundamentação de facto da decisão judicial, quando exista falta absoluta de motivação ou quando a mesma se revele gravemente insuficiente, em termos tais que não permitam ao respectivo destinatário a perceção das razões de facto da decisão judicial.
É o caso da presente sentença recorrida.
Deste modo, nos termos do artigo 662º, nº2, al.c) do CPC impõe-se anular a decisão proferida na 1.ª instância, por se verificar uma total falta de fundamentação de facto, impondo-se, por isso, a elaboração pelo Tribunal a quo de uma nova sentença com uma fundamentação de facto onde conste de forma clara a declaração dos factos provados e não provados e a indicação dos fundamentos por que o Tribunal formou a sua convicção a esse propósito, com a consequente e correspondente aplicação do direito.
Procede, assim, parcialmente o recurso interposto pela Recorrente nos termos que se deixaram decididos, resultando prejudicado o conhecimento do demais objecto do recurso interposto (restante parte da 1ª questão e 2ª e 3ª questões).
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IV-DECISÃO :
Pelo exposto, acordam os juízes desta Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa em conceder parcial provimento ao recurso interposto e em consequência decidem :
a) Anular a sentença recorrida por total falta da sua fundamentação de facto, impondo-se a elaboração pelo Tribunal a quo de uma nova sentença com uma fundamentação de facto onde conste de forma clara a declaração dos factos provados e dos factos não provados e a correspondente fundamentação, devendo, para o efeito, o processo baixar à 1.ª instância (art. 662º, nº 2, al. c) do CPC);
b) Considerar prejudicada a apreciação da demais parte do recurso não apreciada (art. 608º, nº 2, do CPC).
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Custas pela parte que ficar vencida a final.
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Notifique.
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Lisboa, 10 de Dezembro de 2025
Rui A. N. Ferreira Martins da Rocha
Paula Cristina P. C. Melo
Armando Manuel da Luz Cordeiro |
