| 325/12.2YHLSB.L1-1 |  |
CADUCIDADE
FALTA DE USO
2. A caducidade por falta de uso sério da marca opera quanto aos produtos não usados dentro de cada classe.
3. Porém, sendo os produtos semelhantes ou afins, a comprovação do uso para um deles é suficiente para que seja mantido o registo também para os demais.
4.Caso os produtos não sejam semelhantes ou afins e se for comprovado o uso da marca para apenas um deles, deverá ser declarada a caducidade parcial em relação aos demais produtos, nos termos do art. 269º, n.º 6, do CPI.
(Sumário do Relator)
1. T SPA, interpôs recurso do despacho do Sr. Director da Direcção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que indeferiu o pedido de declaração de caducidade da marca nacional n.º … "T".
Alegou, em síntese, que deveria ter sido declarada parcialmente caduca a referida marca com fundamento em falta de uso sério da mesma durante o prazo legal de cinco anos.
Termina pedindo que seja dado provimento ao presente recurso, revogando o despacho recorrido e declarada caduca a mencionada marca no que concerne para os produtos inseridos nas classes 17 e 20 da Classificação Internacional de Nice que não sejam pequenos produtos, pequenos utensílios e quinquilharia destinados à construção e à bricolage.
Citada a parte contrária nos termos do disposto no artigo 44.º do Código da Propriedade Industrial, veio M, S.A. pugnar pela improcedência do recurso invocando, igualmente, que o mesmo é inepto por ser ininteligível o pedido.
O Tribunal considerando que o objecto do recurso era determinável, para que não houvesse quaisquer dúvidas, convidou a recorrente a concretizar em relação a que produtos a autoridade administrativa indeferiu o pedido de declaração de caducidade do direito à marca e que pretende seja substituído por outro que a declare, tendo a recorrente procedido a essa concretização.
A recorrida manteve a sua posição de que o recurso é inepto por ser ininteligível o pedido e que deve ser improcedente.
Após foi proferida decisão pelo Tribunal da Propriedade Intelectual, na qual se negou provimento ao recurso.
Na sentença, após se considerar aplicável ao caso o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei 36/2003, de 05 de Março, na redacção introduzida pela última alteração inserida pela Lei n." 46/2011, de 24 de Junho, entendeu-se, além do mais, que:
“(…)
O titular de marca registada adquire o direito de a usar, em exclusivo, para os produtos indicados no seu pedido de registo, pelo que os terceiros, ao escolherem as marcas para os seus produtos e serviços, têm que evidenciar espírito criativo e inovatório, de forma que as marcas que pretendem registar, por um lado, cumpram a referida função distintiva e, pelo outro, não sejam iguais ou confundíveis para os mesmos produtos ou serviços, ou para os produtos ou serviços que revelem uma relação de afinidade (principio da especialidade) - cf. artigo 224.°, n." 1, do Código da Propriedade Industrial.
Porém, o titular da marca tem não só o direito de a usar mas também o dever de a usar, sob pena de violação do princípio geral da lealdade de concorrência (Luís COUTO GONÇALVES, "Manual de Direito Industrial: patentes, marcas, concorrência desleal", Almedina, 2005, pág. 320).
(…)
No mencionado Código da Propriedade Industrial prevê-se que os direitos de propriedade industrial se extingam por efeito de nulidade, anulação, caducidade e renúncia.
No que à caducidade concerne, para além da expiração do prazo de duração e do não pagamento de taxas a que se refere o artigo 37.° do Código da Propriedade Industrial, dispõe o artigo 269.°, n." 1, do mesmo Código, que o registo de marca caduca se a marca não tiver sido objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo motivo justificado e sem prejuízo do disposto no n." 4 do artigo 268.°, definindo este último artigo no seu n.º 1º que se considera uso sério da marca.
(…)
Conforme defende Luís COUTO GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, págs. 321- 322, o uso sério pressupõe necessariamente dois requisitos essenciais: o uso comercial e o uso típico da marca, ou seja, por um lado, a utilização efectiva da marca, de um modo quantitativamente suficiente, no mercado dos produtos ou serviços a que se destina e, por outro, a capacidade de identificar e distinguir uma origem. Este autor aderiu à concepção de que a marca é objecto de uso sério quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca.
Decorre do n.º 6 do artigo 270.° que cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado (se o houver) provar o uso da marca, sem o que esta se presume não usada.
Nos termos do disposto no artigo 268.°, n.º 1, alínea a), considera-se uso sério da marca a utilização pelo titular ou seu representante.
No que ora releva, a marca "T" foi concedida para assinalar os seguintes produtos das classes 17 e 20 da classificação internacional de Nice: «borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos destas matérias não compreendidos noutras classes, produtos em matérias plásticas semi-trabalhadas, matérias para calafetar, vedar e isolar, tubos flexíveis não metálicos, buchas em borracha ou em matérias plásticas; móveis, vidros (espelhos), molduras, produtos não compreendidos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madre-pérola, espuma do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas».
Ora, o que a recorrente pretende é que dentro destes produtos se declare a caducidade do direito à marca relativamente a determinados produtos que elenca.
No entanto, a titular da marca juntou prova no processo administrativo de uso sério de todos os mencionados produtos.
As categorias elencadas no certificado de registo são genéricas, bastando, para que não se verifique a caducidade, que o seu titular demonstre que fez um uso sério da marca relativamente a um produto que se reconduz a essas categorias genéricas.
Assim, o titular da marca, para que a caducidade não seja declarada, não tem de provar que fez um uso, por exemplo, de todos os produtos em matérias plásticas semi-trabalhadas possíveis de ser produzidos, bastando que produz, pelo menos um, produto que se reconduz a um produto em matéria plástica semi-trabalhada.
Resulta, pois, da prova produzida no processo administrativo que a titular da marca fez um uso sério de, pelo menos um, cada produto que compõe cada categoria genérica associada aos produtos inseridos nas classes 17 e 20 que se encontram indicados no certificado de registo da marca "T", não assistindo, pois, no nosso entendimento, razão à recorrente.
Face ao exposto, considera-se que os pressupostos da caducidade do direito à marca não se verificam”.
Inconformada, veio T S.P.A. interpor o presente recurso de apelação, cujas alegações terminou com a formulação das seguintes conclusões:
(…)
A apelada apresentou contra-alegações, nas quais formulou as seguintes conclusões:
(…)
Termina pedindo se julgue improcedente a apelação.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
*
II. A questão a decidir resume-se essencialmente em apurar se se deve considerar parcialmente caducado o direito à marca nacional n." … "T" (verbal) pelo respectivo titular não fazer da mesma um uso sério há mais de cinco anos consecutivos.
*
III. Factos considerados provados em 1ª instância:
(…)
*
IV. Do mérito da apelação:
A marca constitui um sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor.
Através da marca o consumidor é capaz de reconduzir um determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece; a marca visa, aliás, estabelecer uma relação entre um produto ou serviço e um certo agente económico.
O registo da marca “confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina» - art. 224º, n.º 1, do CPI.
E, como se prevê neste Código, e se salienta na sentença recorrida, sem impugnação, os direitos de propriedade industrial extinguem-se, entre outras formas, por caducidade, estatuindo o n.º 1, do art. 269º que a caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo e sem prejuízo do disposto no n.º 4 e no artigo 268.º, definindo este último artigo no seu nº 1 o que se considera uso sério da marca.
A questão posta na apelação consiste apenas em saber se a prova do uso sério se deve reconduzir às categorias genéricas de produtos inseridos nas classes 17 e 29, e que se encontram indicados no certificado de registo da marca nacional n.º … “T”, como se entendeu na sentença recorrida, ou se deve reconduzir a cada uma das sub-categorias de produtos que é possível identificar em cada uma das referidas classes.
Nesta sede, diz-se na sentença que:
No que ora releva, a marca "T" foi concedida para assinalar os seguintes produtos das classes 17 e 20 da classificação internacional de Nice: «borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos destas matérias não compreendidos noutras classes, produtos em matérias plásticas semi-trabalhadas, matérias para calafetar, vedar e isolar, tubos flexíveis não metálicos, buchas em borracha ou em matérias plásticas; móveis, vidros (espelhos), molduras, produtos não compreendidos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madre-pérola, espuma do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas».
Ora, o que a recorrente pretende é que dentro destes produtos se declare a caducidade do direito à marca relativamente a determinados produtos que elenca.
No entanto, a titular da marca juntou prova no processo administrativo de uso sério de todos os mencionados produtos.
As categorias elencadas no certificado de registo são genéricas, bastando, para que não se verifique a caducidade, que o seu titular demonstre que fez um uso sério da marca relativamente a um produto que se reconduz a essas categorias genéricas.
Assim, o titular da marca, para que a caducidade não seja declarada, não tem de provar que fez um uso, por exemplo, de todos os produtos em matérias plásticas semi-trabalhadas possíveis de ser produzidos, bastando que produz, pelo menos um, produto que se reconduz a um produto em matéria plástica semi-trabalhada.
Resulta, pois, da prova produzida no processo administrativo que a titular da marca fez um uso sério de, pelo menos um, cada produto que compõe cada categoria genérica associada aos produtos inseridos nas classes 17 e 20 que se encontram indicados no certificado de registo da marca "T", não assistindo, pois, no nosso entendimento, razão à recorrente.
Face ao exposto, considera-se que os pressupostos da caducidade do direito à marca não se verificam”.
Dissentindo desta interpretação das normas legais, diz a apelante que:
- Uma correcta interpretação e aplicação dos artigos 268.º, n.º 1 e 269.°, n.º 1, ambos do CPI, impunha que o Tribunal a quo tivesse concluído que os produtos que, segundo se apurou, a titular vendeu não se subsumem em todas as subcategorias de produtos para os quais a marca nacional n.º ... "T" se encontra registada;
- Impunha-se ao Tribunal a quo proceder à identificação de todas as subcategorias de produtos que compõem as classes 17 e 20, para as quais a marca nacional n.º … "T" se encontra registada,
- No que concerne aos produtos para os quais o Tribunal a quo deu como provado o uso sério da marca nacional n.º … "T", fazendo uso do "critério da finalidade e do destino dos produtos", facilmente se infere que a marca apenas é objecto de uso sério para assinalar pequenos produtos, pequenos utensílios e quinquilharia destinados à construção e à bricolage, em diversos materiais,
- Os quais não são, de todo, representativos de todas as subcategorias de produtos para os quais a marca se encontra registada nas classes 17 e 20.
- Nesta medida, impunha-se ao Tribunal a quo ter dado provimento ao recurso interposto pela ora Recorrente e, nesta medida, ter declarado a caducidade (parcial) da marca nacional n.º … "T" para assinalar produtos inseridos nas classes 17 e 20 que não sejam pequenos produtos, pequenos utensílios e quinquilharia destinados à construção e à bricolage.
- Assim, no que à classe 20 respeita, as categorias genéricas identificáveis são duas:
(i) móveis, vidros (espelhos) e molduras;
(ii) produtos não incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma de mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas.
- Da análise do elenco dos produtos para os quais o Tribunal a quo deu como provado o uso sério da marca nacional n.º … "T", conclui-se que não há nenhum que se reconduza à categoria genérica de móveis, vidros (espelhos) e molduras.
Vejamos.
Prescreve o art. 269º, n.º 6, do CPI que:
“Quando existam motivos para a caducidade do registo de uma marca, apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efectuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços”.
Esta norma está, aliás, em consonância com o estatuído no art. 51º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26/02/2009, onde se estabelece que se a causa de extinção da marca comunitária só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária foi registada, a perda dos direitos do titular só será declarada em relação aos produtos ou serviços em causa.
Como refere Luís Couto Gonçalves (Manual de Direito Industrial, 2012, pags. 313 e 314), as razões de ordem prática justificativas da solução da proibição do não uso cinco anos após o registo são por demais evidentes evitando-se desse modo que os registos de marcas sejam ocupados por cimiteri e fantasmi di marchi.
Não seria admissível que alguém conservasse o poder exclusivo sobre uma marca que apenas mantém de reserva ou para evitar o seu uso legítimo por terceiro. As leis de mercado e da livre concorrência não o permitiriam. Apenas sendo usada a marca realizará a sua função jurídica.
Ora, a marca só é objecto de uso sério quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial que é a de garantir a identidade da origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca – vide Ac. do T.J. (Ac. Ansul de 11/03/2003, Proc. C 40/01), citado por Couto Gonçalves, na ob. cit. pag. 315.
Daí que a caducidade apenas opere quanto aos produtos ou serviços não usados (de modo sério) e desde que os comprovadamente usados não sejam semelhantes ou afins daqueles.
Sendo os produtos/serviços afins, a comprovação para um deles é suficiente para que seja mantido o registo também para os demais.
Porém, caso os produtos/serviços não sejam afins e se for comprovado o uso da marca para apenas um deles, deverá ser declarada a caducidade parcial em relação ao(s) produto(s)/serviço(s) não comprovado(s), nos termos do n.º 6 do citado art. 269º.
Posto isto, debrucemo-nos concretamente sobre o caso dos autos, tendo-se por assente que o ónus da prova do uso sério dos produtos cabe à titular do registo da marca, nos termos do n.º 6 do art. 270º, do CPI.
Em causa no recurso estão apenas os produtos das classes 17ª e 20ª da Classificação Internacional de Nice.
Quanto aos produtos da classe 17:
Estes são os seguintes:
a. - borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos destas matérias não compreendidos noutras classes;
b. - produtos em matérias plásticas semi-trabalhadas;
c. - matérias para calafetar, vedar e isolar;
d. - tubos flexíveis não metálicos;
e. - buchas em borracha ou em matérias plásticas.
Quanto a este tipo de produtos a titular da marca T apenas logrou provar ter vendido no ano de 2010, antes da apresentação do pedido de declaração de caducidade, os seguintes:
- batentes de borracha;
- feltros autocolantes;
- vedantes;
- tubos de butano
Assim, provou ter feito uso de produtos reconduzíveis às subcategorias a), c) e d) antes de requerida a declaração de caducidade – vide art. 269, n.º 4, do CPI.
Relativamente às subcategorias b) e e) nada demonstrou.
Quanto aos produtos da classe 20º:
Estes são os seguintes:
a. - móveis, vidros (espelhos), molduras;
b. - produtos não compreendidos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madre-pérola, espuma do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas»
Quanto a este tipo de produtos a titular da marca T apenas logrou provar ter vendido no ano de 2010, antes da apresentação do pedido de declaração de caducidade, os seguintes:
- buchas (em PVC e nylon);
- camarões plastificados;
- cavilhas de madeira;
- batentes de mogno;
- cabides autocolantes;
- puxadores (em mogno).
Assim, provou ter feito uso de produtos reconduzíveis à subcategoria b) antes de requerida a declaração de caducidade – vide art. 269, n.º 4, do CPI.
Relativamente à subcategorias a) nada demonstrou.
Deste modo, procede, em parte, a apelação, impondo-se declarar a caducidade parcial da marca de registo nacional nº … “T” para assinalar os seguintes produtos:
- da classe 17: produtos em matérias plásticas semi-trabalhadas; buchas em borracha ou em matérias plásticas.
- da classe 20: móveis, vidros (espelhos), molduras.
***
IV. Decisão:
Pelo acima exposto, julga-se a apelação parcialmente procedente, revogando-se a sentença recorrida e, em decorrência de tal, declara-se a caducidade (parcial) da marca de registo nacional nº ... “T” para assinalar os seguintes produtos:
- da classe 17: produtos em matérias plásticas semi-trabalhadas; buchas em borracha ou em matérias plásticas.
- da classe 20: móveis, vidros (espelhos), molduras.
Custas (devidas em 1ª instância e nesta Relação) pela apelante e a apelada, na proporção de 1/4 e 3/4, respectivamente, atento o diferente decaimento de cada uma.
Notifique.
Lisboa, 23 de Setembro de 2014
(Manuel Ribeiro Marques - Relator)
(Pedro Brighton - 1º Adjunto)
(Teresa Sousa Henriques – 2ª Adjunta)