| Decisão Texto Integral: | Acordam na 7ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa,
I - Relatório
Partes:
S, SPA.(Autora/Recorrida)
S Lda. (Ré/Recorrente)
Pedido:
Anulação da denominação social da Ré na parte "SCM".
Subsidiariamente: proibição da Ré utilizar, por qualquer meio, a denominação SCM.
Fundamentos:
Alega a Autora ser titular de duas marcas internacionais n.ºs e , caracterizadas pela expressão "SCM", registadas em Portugal desde, respectivamente, 28-06-1971 e 19-04-1982, prioritárias face à denominação da Ré, constituída posteriormente (DR n.º de 10-07, III série) e destinadas a assinalar produtos idênticos e afins ao objecto social da mesma (“comércio de máquinas e ferramentas e acessórios”). Invoca que a denominação da Ré tem como elemento preponderante o vocábulo “SCM”, constituindo uma usurpação das suas marcas, bem como da sua denominação.
Contestação:
A Ré defende-se por excepção e por impugnação.
Excepciona:
a) a invalidade da admissibilidade da firma ou denominação da Autora em Portugal (por não se encontrar registada na base de dados das Firmas e Denominações do Registo Nacional de Pessoas Colectivas);
b) a inoponibilidade das marcas da Autora em relação a terceiros (por falta de apresentação da declaração de intenção de uso de marca de 5 em 5 anos a contar do registo e por não ter procedido à renovação do registo).
Em impugnação:
Defende que a Autora não beneficia de qualquer direito decorrente do registo prévio (dos princípios da novidade e da exclusividade) e que, ao encontrar-se regularmente constituída, não pode ser responsabilizada por eventuais semelhanças entre as denominações.
Considera ainda que o conjunto de letras SCM funciona como mera sigla que nunca foi usado separadmente ou destacadamente dos restantes elementos, não sendo elemento preponderante da sua denominação e nunca ter ocorrido qualquer situação de confusão.
Resposta
A Autora alega que atento o fundamento da acção, mostra-se irrelevante a ausência de registo da sua denominação social em Portugal. Refere igualmente ter procedido à apresentação das necessárias declarações de intenção de uso junto do INPI, concluindo no sentido de as suas marcas se encontrarem devidamente protegidas em Portugal.
Sentença
Julgou a acção procedente, anulando a denominação social da Ré
Conclusões do recurso
a. Foram tidos como provados factos que são eles próprios contraditórios;
b. A recorrente alega que requereu junto do Registo Nacional de Pessoas Colectivas a denominação, conforme sua obrigação;
c. Não cabe à recorrente o ónus de se deslocar até ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e pedir uma informação sobre quais as marcas que se encontram registadas;
d. Quem tem o ónus de averiguar pela violação de uma marca é o próprio organismo que a concede;
e. No presente caso é a mesma Pessoa o Estado que profere concessão à marca e o deferimento à denominação proposta;
f. Por outro lado, impende sobre a Autora/recorrida o ónus de proceder junto do RNPC a informação sobre o registo da marca, pois
g. É esta que pretende que o seu direito seja oponível a terceiros, e não a recorrente;
h. A recorrente limitou-se a seguir os trâmites legais para constituição da sociedade,
i. Requerendo a autorização de denominação, que lhe foi deferida;
j. De facto o único responsável é o Estado pois, foi a esta que deu autorização à recorrente e à recorrida para usarem os mesmos vocábulos,
k. A denominação da recorrente difere da marca da recorrida,
l. Pois, a denominação da recorrente é o seguimento “SCM – Sociedade Comercial de Máquinas, Lda” ao passo que a marca é SCM.
m. Salvo o devido respeito, não cabe à recorrente qualquer responsabilidade de alteração da denominação por a mesma lhe ter sido concedida por quem tem essa obrigação, a saber, o Registo Nacional de Pessoas Colectivas.
Em contra alegações a Recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II - Apreciação do recurso
Os factos:
O tribunal a quo deu como provado o seguinte factualismo:
1 - "S, Lda.", pessoa colectiva nº , com sede em , encontra-se matriculada na Cons. Reg. Comercial desde 20 de Março de 2003 (doc. fls. 34).
2 – A sociedade tem por objecto social o comércio de máquinas, ferramentas e acessórios (doc. fls. 34).
3 – E constitui-se por escritura pública em 11 de Março de 2003 (doc. fls. 96).
4 – A sociedade apresentou o pedido de admissibilidade da sua denominação no RNPC em 21 de Janeiro de 2003 (doc. fls. 108)
5 – Tendo o mesmo sido deferido em 4 de Fevereiro de 2003 (doc. fls. 107).
6 – A A. não se encontra registada no RNPC.
7 - A A. é titular da marca internacional nº , pedida em 28 de Março de 1981 e concedida por despacho de 19 de Abril de 1982, destinada a assinalar na classe 7ª: "machines à travailler le bois" (doc. fls. 162).
8 – Com a seguinte configuração (doc. fls. 162):
9 – A A. é titular da marca internacional nº , pedida em 22 de Julho de 1970 e concedida por despacho de 28 de Junho de 1971, destinada a assinalar na classe 7ª: "machines, machines-ouils, machines pour oeuvrer le bois" (doc. fls. 176).
10 – Com a seguinte configuração (doc. fls. 176):
11 - A A. não deu autorização à R. para que esta incluísse na sua denominação social o vocábulo "SCM" (acordo).
O direito
Questões a conhecer (delimitadas pelo teor das conclusões do recurso e na ausência de aspectos de conhecimento oficioso – art.ºs 690, n.º1, 684, n.º3, 660, n.º2, todos do CPC)
Ø Da existência de contradição dos factos provados e da inadequada avaliação da prova
Ø Determinar se a denominação da Ré é confundível com as marcas da Autora
Ø Da responsabilidade da Ré na alteração da denominação
1. Da existência de contradição dos factos provados e da inadequada avaliação da prova
A decisão do tribunal da 1ª instância sobre a matéria de facto, apenas pode ser alterada pela Relação nas situações consagradas nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do art.º 712º do CPC.
De acordo com a 1ª parte do n.º 4 do citado art.712, a decisão da 1ª instância quanto à matéria de facto pode ser anulada quando a mesma se mostre inquinada do vício da contradição, que ocorre quando as respostas a certos pontos de facto controvertidos colidem entre si, ou colidem com os factos dados como assentes, tornando-se entre si inconciliáveis
No caso sub judice, limitando-se a afirmar que a prova não foi suficientemente avaliada e que na sentença foram tidos como provados factos que são contraditórios, a Recorrente não indica qual o factualismo que entende ser contraditório e em que medida ocorreu errada avaliação da prova.
É manifesto que a Apelante não cumpre, ainda que minimamente, o ónus que é imposto no art.º 690-A, n.º 1 alíneas a) e b), do CPC, pois não especifica os factos que considera contraditórios nem os concretos meios probatórios constantes do processo que impunham eventual alteração do factualismo provado.
Está assim em causa uma indicação vaga, evasiva e global, que, por ser genérica e não precisa, contraria os princípios estruturantes da cooperação, lealdade e da boa fé processuais, com vista a assegurar a seriedade do recurso e a obviar que os poderes da Relação possam ser utilizados para fins meramente dilatórios, visando o protelamento do trânsito em julgado de uma decisão inquestionavelmente correcta[1]
Não tendo a Recorrente cumprido qualquer dos ónus que a lei lhe impõe para se poder insurgir, por meio de recurso, quanto à matéria de facto provada[2], há que rejeitar o recurso relativamente a esse aspecto.
Por outro lado, não se vislumbrando a existência de qualquer contradição nem erro na fixação do factualismo apurado em 1ª instância, não se impõe a intervenção, ainda que oficiosa, por parte deste tribunal na alteração do mesmo, o qual se tem por definitivamente assente.
2. Determinar se a denominação da Ré é confundível com as marcas da Autora
Pretende a Autora através da presente acção a anulação da denominação da Ré por a mesma ser confundível com as suas marcas, caracterizadas pelo conjunto de letras “SCM” .
A sentença recorrida considerou que estando em causa marcas da Autora anteriores à constituição da Ré, o facto de nas mesmas o elemento preponderante ser o nominativo e dado que, por sua vez, o elemento preponderante da denominação da Ré (o que se mostrará retido pelo consumidor) era constituído pelo mesmo conjunto de letras - SCM -, ocorrendo afinidade de serviços que esta presta e os produtos que aquelas marcas assinalam, verificava-se confusão entre a Ré e as marcas da Autora, induzindo o consumidor em erro.
Concluiu, nessa medida, que a inclusão da expressão SCM na denominação provoca um injusto locupletamento à custa da Autora, com violação dos respectivos direitos de propriedade industrial, pelo que anulou a denominação social da Ré.
Em recurso a Ré rebela-se contra a sentença concluindo que a sua denominação difere da marca recorrida. Embora não fundamente tal afirmação cremos que mantém o entendimento de inexistir possibilidade de confusão e concorrência desleal que explanou na contestação cingido à seguinte ordem de razões:
· -a sigla SCM que compõe a sua denominação nunca foi por si utilizada separadamente ou destacadamente dos restantes elementos (Sociedade Comercial de Máquinas, Lda), os quais não são meramente descritivos da actividade e do tipo de sociedade, mas parte integrante e essencial da denominação;
· -são distintos os consumidores alvo de ambas as sociedades;
Carece de razão. Vejamos.
2.1 A admissibilidade da firma[3] é regida pelo princípio do exclusivismo ou novidade estabelecido no art.º 33, do RNPC, o qual impõe que a mesma seja distinta e não susceptível de confusão ou erro com outras, tendo como função primordial individualizar os intervenientes em regime de concorrência.
A adopção numa firma, como elemento característico, expressão idêntica ou semelhante à que caracteriza um sinal distintivo de tipo diferente (marca ou nome de estabelecimento de outrem) é susceptível de induzir o público em confusão ou erro, pois que pode permitir a atribuição a um comerciante de actividades prosseguidas por outro[4].
Dispõe o art.º 33, n.º1, do DL 129/98, de 13.5, que As firmas e denominações devem ser distintivas e não susceptíveis de confusão ou erro com as registadas ou licenciadas no mesmo âmbito de exclusividade.
De acordo com o n.º2 do mesmo preceito, Os juízos sobre a distinção e a não susceptibilidade de confusão ou erro devem ter em conta o tipo de pessoa, o seu domicílio ou sede, a afinidade ou aproximação das suas actividades e o âmbito territorial destas.
Estatui-se ainda no n.º5 do citado artigo que Nos juízos a que se refere o n.º2 deve, ainda, ser considerada a existência de nomes de estabelecimento, insígnias, ou marcas que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.
Nesta linha, o n.º4 do art.º4, do CPI[5], dispõe que Os registos de marca, de nomes e de insígnias de estabelecimento, de logótipos e de denominações de origem e de indicações geográficas constituem fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou firmas com eles confundíveis, se os pedidos de autorização ou de alteração forem posteriores aos pedidos de registo.
Constata-se pois que, nos termos da lei, o juízo sobre a admissibilidade das firmas (ou denominações) radica na existência de semelhança relevante entre os sinais distintivos, isto é, quando tais sinais apenas são passíveis de distinção pelo consumidor médio depois de um exame atento ou confronto e sempre que a semelhança possa induzir o público em erro quanto à titularidade dos mesmos.
O respeito pelo princípio da novidade abrange, por isso, os vários sinais distintivos do comércio: a firma (nome sob o qual o comerciante exerce o seu comércio), o nome do estabelecimento (elemento nominativo que tem a função de identificar o estabelecimento), a marca (sinal distintivo que tem por função identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor).
2.2 É pacificamente aceite que a aferição de uma situação de possibilidade de confusão impõe uma apreciação global, não podendo considerar-se isoladamente um elemento semelhante[6].
Nesta medida, tem sido entendido que devendo valorar-se a confundibilidade de acordo com um consumidor médio e sabendo-se que a mesma é aferida em relação ao conteúdo global da firma, assume-se irrelevante a existência de elementos comuns, desde que a identificação individualizada continue possível e, bem assim, o descuido ou ligeireza de qualquer cliente ou consumidor.
2.3 Preceitua o art.º224, n.º1, do CPI, que O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.
Como faz assinalar Carlos Olavo[7], decorre do referido preceito que a marca constitui sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor, estando-lhe pois subjacente, enquanto finalidade, identificar a proveniência do produto ou serviço - É através da marca que o consumidor é capaz de reconduzir um determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece. (...) Mais do que a atribuição de um produto ou serviço a uma dada pessoa nominalmente designada, a marca visa estabelecer uma relação entre um produto ou serviço e um determinado agente económico, independentemente da individualização concreta deste[8].
Por efeito do art.º 258, do citado CPI, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão ou associação, no espírito do consumidor.
Consequentemente, o registo da marca confere ao respectivo titular o direito a impedir que outrem use qualquer sinal distintivo com ela confundível. Isto é, decorre do carácter exclusivo do direito à marca a impossibilidade de um terceiro utilizar um sinal que constitua a marca de outrem, ainda que esse sinal integre outro tipo de direito de propriedade industrial.
Nesse sentido refere Carlos Olavo[9], É que, se num sinal distintivo se adoptar, como elemento característico, expressão idêntica ou semelhante à que caracteriza um sinal distintivo de tipo diferente, tal adopção é susceptível de induzir o público em confusão ou erro na medida em que possa atribuir ao mesmo comerciante actividade prosseguidas por comerciantes diferentes. Não se trata aqui de confusão entre comerciantes, mas entre actividades, a qual é tanto mais gravosa, quanto mais as actividades em presença sejam idênticas ou afins.
2.4 Transpondo estas considerações para a situação sub judice não podemos deixar de concluir, tal como decidido na sentença recorrida, que a utilização pela Apelante da expressão SCM na sua denominação social viola os direitos da Apelada (ao uso exclusivo das marcas SCM registadas em seu favor), por ser passível de confundir ou induzir em erro pessoa normal de cultura média.
Conforme resulta da matéria provada, constitui sinal distintivo de que a Apelada é titular relativamente aos registos de duas marcas - internacional nºs 460179 e 369465,destinadas a assinalar na classe 7ª “machines à travailler le bois e machines, machines-ouils, machines pour oeuvrer le bois” - respectivamente, com as seguintes configurações:
Decorre igualmente dos elementos factuais constantes dos autos que a Ré, aqui Apelante, tem por objecto social o comércio de máquinas, ferramentas e acessórios.
Não oferece dúvidas que na denominação da Apelante o elemento com impacto visual é a expressão SCM, podendo por isso ser considerado o elemento caracterizador da referida denominação, isto é, a expressão distintiva da mesma, pois que os restantes elementos – Sociedade Comercial de Máquinas, Lda - – são meramente descritivos do objecto social e da forma jurídica da sociedade.
Tal expressão – SCM -, conforme vimos, constitui elemento do sinal distintivo que a Apelada fez registar a seu favor, que possui um impacto visual e gráfico marcante com potencialidade para despertar e produzir efeitos na memória do consumidor, assumindo maior relevância uma vez que é a expressão que compõe a designação em causa, embora seja o elemento nominativo de marca mista, é o preponderante atento o facto do elemento figurativo não ser de fantasia e não possuir carga expressiva de modo a ficar retido na memória do consumidor.
Sabendo-se que neste âmbito o objectivo subjacente ao princípio da novidade é impor a distinção, impedindo que a adopção de um elemento característico de um sinal distintivo, ainda que de tipo diferente, seja susceptível de induzir o público em confusão em termos de poder ser atribuível a um comerciante actividades prosseguidas por outrem, entende-se que a referida designação é susceptível de facilmente possibilitar tal erro ou confusão[10].
Por outro lado, tendo em conta que a Apelante é uma sociedade que tem por objecto social o comércio de máquinas, ferramentas e acessórios, e dado que a Autora, Apelada, é titular de marcas que assinalam máquinas, máquinas ferramenta e máquinas para trabalhar a madeira, não pode deixar de se considerar que o comércio deste tipo de produtos se assume no âmbito da actividade daquela. Por conseguinte e contrariamente ao que a Ré parece pretender sustentar (de acordo com o defendido na contestação), ocorre risco de associação uma vez que o público (consumidor médio) poderá supor que existe qualquer relação, designadamente comercial, subjacente à actividade empresarial da Ré.
Mas mesmo que assim não se entendesse (quanto à afinidade de serviços), em nada se alteraria a conclusão chegada quanto à existência de indução do consumidor em erro, pois que a afinidade ou proximidade de actividades não esgota o conceito de perigo de confusão (em sentido lato), já que critério principal a atender no juízo de associação é o da distinção e susceptibilidade de erro. A afinidade ou proximidade de actividades será tão só um simples elemento coadjuvante desse juízo, cada vez mais a relativizar atendendo ao modo de actuação das empresas no mercado (extensão da sua actividade económica a sectores diversificados – a denominada realidade multidisciplinar da moderna entidade empresarial).
Assim sendo, destacando-se a designação SCM do resto da denominação da Apelante e assumindo-se, sem sombra de dúvida, como o seu elemento característico, é facilmente praticável para o homem médio a associação da mesma e, portanto, da própria Recorrente, às marcas da Apelada assinaladas com a mesma expressão, sendo por isso, susceptível de induzir em erro quanto à respectiva titularidade.
Por conseguinte, verificando-se a possibilidade de associação enganadora no sentido do público poder confundir organizações empresariais distintas sem quaisquer relações entre si, não pode deixar de se considerar que, para além da subsunção da situação ao disposto no art.º 239, n.º1, alínea f), do CPI, a mesma é ainda passível de ser configurada no domínio da concorrência desleal – possibilidade de concorrência desleal independentemente de intenção.
Com efeito e conforme faz realçar Carlos Olavo “Para que se verifique a flutuação na escolha dos consumidores que caracteriza a concorrência, não é necessário que ambas as actividades económicas procurem satisfazer necessidades do mesmo tipo (…). Isto significa que haverá concorrência, não apenas entre actividades económicas que estejam numa relação de identidade, substituição ou complementaridade, mas ainda entre todas aquelas que se dirigem ao mesmo tipo de clientela”[11].
Nestes termos e tal como decidido na sentença recorrida, verifica-se a situação de fundamento para anulação da denominação social da Ré – art.ºs 60 e 35, n.º4, do DL 129/98, de 13-05.
3. Da responsabilidade da Ré na alteração da denominação
Insurge-se ainda a Ré contra a sentença defendendo que não lhe pode ser assacada qualquer responsabilidade tendo em vista a alteração da sua denominação. Invoca para o efeito os seguintes argumentos:
1. não recai sobre si o ónus de saber quais as marcas que se encontram registadas de modo a averiguar se ocorre qualquer violação, cabendo tal tarefa ao Estado;
2. impende sobre a Autora o ónus de informar junto do RNPC sobre o registo da marca, por ser a mesma que mantém interesse na oponibilidade do seu direito;
3. ter seguido os trâmites legais para a sua constituição tendo obtido autorização de denominação.
A argumentação da Apelante sustenta-se em equívocos, pelo que, desde já se adianta, não pode proceder.
Relativamente ao primeiro argumento, a Apelante não tem em conta a circunstância do registo de marca ser objecto de publicação no Diário da República.
A segurança decorrente do conhecimento público do acto é o objectivo assegurado pela obrigatoriedade de publicação do mesmo. Assim, a partir da publicação (modo de ser dado o conhecimento público do facto jurídico ocorrido) existe uma presunção legal de subsistência jurídica e de conhecimento do facto, pelo que não há dúvida de que a Ré tinha, efectivamente, o ónus de se certificar da ocorrência no mercado de direitos de propriedade industrial já existentes susceptíveis de colidir com o seu direito, prevenindo e assegurando a validade do mesmo.
Igualmente não pode merecer acolhimento o argumento invocado pela Apelante no sentido de impender sobre a Autora o ónus de comunicar ao RNPC da existência das suas marcas.
Com efeito, tal como foi salientado na sentença e que, aliás, vem no seguimento de cabal entendimento jurisprudencial e doutrinário, a falta de prova do respectivo direito junto do RNPC a que alude o n.º6 do art.º 33 do DL 129/98 de 13 de Maio, assume apenas relevância no âmbito administrativo (ex. para efeitos de recorrer do despacho que não admita a firma).
Sendo o direito de uso exclusivo da marca um direito absoluto após o seu registo, tornando-se vinculativo para todos (incluindo as autoridades públicas), a sua eficácia, nunca poderia estar dependente de qualquer outro procedimento ou reconhecimento em sede administrativa, pois que nele radicam todas as formas de tutela contra intromissões ao seu exercício, carecendo de sentido encarar a falta de comunicação do direito enquanto condição da acção, desde logo tendo presente que é legalmente atribuída a possibilidade de fazer valer por via judicial os direitos previamente constituídos, pelo prazo de dez anos, desde a data da constituição da firma.
Diga-se, por fim, que se mostra falacioso o argumento da Recorrente fazendo assento no alegado cumprimento das formalidades e trâmites legais evidenciados por lhe ter sido concedida a respectiva constituição enquanto sociedade, pois que ao optar pela denominação em causa violou desde logo e conforme vimos, os direitos de propriedade industrial da Autora.
Improcedem, por isso, as conclusões do recurso.
IV – Decisão
Nestes termos, acordam os Juízes deste Tribunal da Relação de Lisboa em julgar improcedente a apelação, mantendo a sentença recorrida.
Custas pela Ré, Recorrente.
Lisboa, 23 de Junho de 2009
Graça Amaral
Ana Maria Resende
Dina Monteiro
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[1] Cfr. Preâmbulo do DL 39/35, de 15-2, que aditou art.º 690º-A do CPC.
[2] E uma vez que não foi feito o requerimento a que alude o n.º 5 do art.º 712 do CPC, impede que esta Relação possa agora fazer o reexame da questão (tal como salienta Miguel Teixeira de Sousa, a exigência da motivação da decisão não se destina a obter a exteriorização das razões psicológicas da convicção do juiz, mas a permitir convença os terceiros da correcção da sua decisão).
[3] Utilizar-se-á a expressão em sentido geral reportando-se, por isso e necessariamente, às denominações.
[4] Cfr. Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, 1997, pág. 137.
[5] Aprovado pelo DL 36/2003, de 5 de Março, a aplicar à situação sob apreciação.
[6] Neste sentido cfr. entre outros, Acórdão do STJ de 23.5.91, BMJ 407, pág. 571, Acórdão do STJ de 10.10.2002, processo 02B2596, acedido por http:www.dgsi.pt/jstj.nsf/ e, relativamente ao juízo de possibilidade de confusão entre uma denominação social e uma marca, Acórdão do STJ de 11.01.2002, processo 99A945, acedido por http:www.dgsi.pt/jstj.nsf/.
[7] obra citada, pág. 37.
[8] Carlos Olavo, obra citada, págs. 38 e 39.
[9] Obra citada, pág. 71.
[10] Note-se que o risco de erro ou confusão e, bem assim, o de associação, relevam para este efeito quando se mostre necessário um exame atento ou um confronto a fim de ser possível proceder à distinção.
[11] Obra citada, pág. 156.
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