| Decisão Texto Integral: | Acordam os juízes que integram a secção da propriedade intelectual, concorrência, regulação e supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa
I - RELATÓRIO:
“Nio Holding Co. Ltd”, com sede Susong Road West, China, instaurou acção declarativa, sob a forma de processo comum, contra “Nio Portugal, Lda.”, com sede na Rua Doutor António Félix, n.º 14, Funchal, que terminou com a apresentação dos seguintes pedidos:
a) condenar a ré a abster-se de usar a expressão “NIO” ou “Nio”, sob qualquer forma, designadamente em publicidade, em qualquer documentação comercial ou correspondência, em letreiros e quaisquer outros suportes, incluindo no respetivo website e redes sociais, assim como para designar estabelecimentos ou para assinalar produtos e serviços;
b) ordenar a anulação da denominação social “Nio Portugal, Lda”;
c) ordenar o imediato cancelamento do registo dessa denominação social junto do Registo Nacional de Pessoas Coletivas e a consequente alteração no registo comercial da ré;
d) condenar a ré a abster-se de usar, na sua atividade comercial, a denominação social “Nio Portugal, Lda” ou qualquer outra denominação social composta, no todo ou em parte, pelo elemento “NIO” ou “Nio”;
e) ordenar a transferência da titularidade do nome de domínio “nioportugal.pt” a favor da autora;
f) ordenar a notificação da decisão final à Associação DNS.PT, para que possa assegurar o seu efetivo cumprimento, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 14.º, n.º 5 das regras de registo de .PT;
g) condenar a ré a pagar uma sanção pecuniária compulsória, a dividir em partes iguais entre a autora e o Estado, no valor de € 500 (quinhentos euros), por cada dia, posterior ao trânsito em julgado da decisão final dos presentes autos, em que a ré usar o sinal “NIO”, sob qualquer forma, nos termos do disposto nos arts. 829.º-A do CC e 349.º, n.º 4 do CPI;
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A “Nio Portugal, Lda.” contestou a acção e deduziu pedido reconvencional (conforme requerimento que aqui se dá por integralmente reproduzido), pretendendo, muito em suma, que o tribunal reconheça a existência de uma situação de colisão de direitos, que decida equitativamente de acordo com o disposto no art. 335.º do CC e que a autora seja condenada a pagar-lhe uma indemnização no valor global de € 2 488 000.
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Mediante sentença proferida no dia 18-11-2024, o Tribunal da Propriedade Intelectual – Juiz 1 julgou totalmente procedente, por provada, a acção declarativa interposta pela autora “Nio Holding Co. Ltd”.
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Inconformada com a decisão proferida, a “Nio Portugal, Lda.” dela interpôs o presente recurso, no qual formulou as seguintes conclusões:
“A) A Recorrida detém o direito à marca “NIO” por si titulada e protegida pelo registo europeu.
B) A Recorrente detém o direito à utilização da denominação social “NIO”, atribuída pelo RNPC, desde 25-03-2019, nos termos da lei nacional em vigor.
C) Esta denominação social decorre das siglas iniciais de um slogan pertencente à Recorrente, composto pela expressão anglófona “Never Ignore Opportunities”, a qual também se encontra registada como marca nacional.
D) Esta denominação social tem sido utilizada pela Recorrente, como parte da sua identificação, sendo essa a palavra que a identifica perante o Estado, os clientes, os fornecedores ou outras pessoas ou entidades com quem se relaciona na sua actividade.
E) É consensual que a denominação social ou firma “NIO” utilizada pela Recorrente confunde-se com a marca “NIO” registada pela Recorrida.
F) A atribuição do certificado de admissibilidade e o consequente registo da firma da Recorrente foi fundada na total boa-fé desta sociedade comercial, desconhecendo da confundibilidade com a marca da Recorrida, agora conhecida.
G) O direito à denominação social da Recorrente tem aspectos ou características semelhantes ao direito à marca da Recorrida, apesar de um ser o direito à identificação de uma pessoa colectiva e o outro ser um direito de propriedade intelectual.
H) Os aspectos ou características semelhantes destes dois direitos são visíveis na confundibilidade da vida real e prática, tanto que o legislador prevê a possibilidade de o titular do direito à marca de poder requerer ao RNPC que a sua marca seja inserida no FCPC.
I) Situação essa que previne o risco de confundibilidade e de atribuição de firmas que se confundam com marcas já existentes e registadas.
J) O direito de marca da Recorrida é de características semelhantes ao direito da Recorrente e não é hierarquicamente superior.
K) Estando aqui em causa uma colisão de direitos semelhantes que têm de ser protegidos pelo tribunal, determinando-se a cedência segundo o princípio da equidade, constante do art. 335.º do CC.
L) Atendendo às características de ambos os direitos, deverá determinar-se a cedência do direito da Recorrente, obrigando-a a alterar a sua denominação social por outra que não se confunda com a expressão “NIO”.
M) Porém, deverá reconhecer-se que a cedência do direito da Recorrente implica prejuízos e efeitos negativos do seu lado, sem culpa sua, impondo o juízo de equidade que seja determinada uma compensação financeira que atenue o efeito negativo da sua cedência, a ser paga pela Recorrida, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.”
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A “Nio Holding Co. Ltd” respondeu ao recurso interposto, conforme requerimento que aqui se dá por integralmente reproduzido, sustentado, em síntese, que deverá ser julgado improcedente e que deverá ser confirmada, integralmente, a sentença proferida pelo tribunal de primeira instância.
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Admitido o recurso e colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
a) Factos provados:
A primeira instância julgou provados os seguintes factos:
“1.1 A Autora é parte de um grupo multinacional chinês fabricante de automóveis com sede em Shangai, que é especializado em veículos eléctricos.
1.2 O grupo empresarial da Autora é caracterizado pelo pioneirismo, inovação e foco na sustentabilidade, particularmente no âmbito da concepção e desenvolvimento de veículos eléctricos de alto desempenho.
1.3 A Autora goza de elevada reputação internacional, particularmente no mercado dos veículos eléctricos e híbridos, estando a sua subsidiária Nio Inc. cotada nas bolsas de valores de Nova Iorque (New York Stock Exchange), Singapura (Singapore Exchange) e de Hong Kong (Hong Kong Exchanges and Clearing).
1.4 As marcas “NIO” são reiteradamente publicitadas em eventos de grande projecção, particularmente entre os consumidores de bens e serviços relacionados com automóveis – a título de exemplo, refira-se que a NIO dá o nome e patrocina uma equipa do Campeonato de Fórmula E (categoria de corridas para veículos eléctricos) da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).
1.5 Nos últimos anos, o grupo empresarial da Autora iniciou a sua actividade no mercado europeu.
1.6 Após ter dado início à actividade na Noruega em 2021, o grupo da Autora lançou os seus veículos eléctricos (e serviços relacionados, como estações de carregamento de baterias, por exemplo) em vários outros países europeus, como demonstram os excertos de notícias abaixo:
Nio expande-se para a Europa e mais além A fabricante de carros elétricos chinesa Nio concretizou os seus planos de expansão na Europa e mais além. Em 2025, a Nio planeia expandir a sua presença para mais de 25 países e regiões em todo o mundo. (…) A Noruega foi o primeiro mercado estrangeiro a oferecer a infraestrutura de carregamento completa da empresa – incluindo as estações de troca de baterias. Após entrar no mercado norueguês no ano passado, a Nio irá lançar na Alemanha, na Holanda, na Suécia e na Dinamarca em 2022. (…).
1.7 Em Setembro de 2022, a NIO abriu as suas instalações de produção na Hungria, onde são fabricadas estações de troca de baterias para os países europeus nos quais a NIO está presente.
1.8 Em Outubro de 2022, a NIO anunciou o lançamento dos seus produtos e serviços na Alemanha, Dinamarca, Suécia e Países e ainda que tem planos para entrar no Reino Unido até ao final deste ano, e também para lançar na Áustria, Bélgica e Luxemburgo.
1.9 Durante os últimos 2 anos, as seguintes notícias relativas à Autora e à sua actividade, entre várias outras, foram divulgadas em Portugal:
a) Entrada da NIO no mercado europeu através da Noruega;
b) A abertura das instalações de produção da NIO para sistemas de troca de baterias na Hungria;
c) O lançamento do modelo ET7 da NIO na Europa;
d) O anunciado lançamento dos produtos e serviços da NIO na Alemanha, Dinamarca, Suécia e Países Baixos;
e) A apresentação do modelo SUV Coupé da NIO - o EC7;
f) O anúncio do lançamento do SUV eléctrico EL7 da NIO na Europa em 2024.
1.10 A Autora é titular, entre outros, dos seguintes registos de marca:
1.10.1 Marca da União Europeia n.º 016219941 “NIO” (verbal), cujo registo foi pedido a 03-05-2016 e concedido a 28-12-2016;
1.10.2 Marca da União Europeia n.º 016265753 “NIO” (verbal), cujo registo foi pedido a 18-01-2017 e concedido a 12-11-2018;
1.10.3 Marca da União Europeia n.º 018553149 “NIO Life” (verbal), cujo registo foi pedido a 29-06-2018 e concedido a 06-09-2021;
1.10.4 Marca da União Europeia n.º 017968507 “NIO HOUSE” (verbal), cujo registo foi pedido a 15-10-2018 e concedido a 07-06- 2019.
1.11 A Marca da UE n.º 016219941 “NIO” (verbal) assinala vários produtos e serviços nas Classes 7, 12, 35, 36, 37, 40 e 42 da Classificação de Nice, nomeadamente:
--Classe 7: Comandos mecânicos para motores, travões, embraiagens, pedais de acelerador e caixas de velocidades, suportes para motores, todos para veículos; (…).
--Classe 12: Carros de desporto; Viaturas [carros]; Motores para veículos terrestres; (…); Veículos eléctricos; (…) Calibres, sistemas de travões, pára-choques, uniões, diferenciais, engrenagens de transmissão, eixos motores, motores, selectores de mudanças, transmissões, eixos de transmissão, cilindros hidráulicos e motores, uniões, rolamentos de suporte, todos paraveículos; (…) Peças e acessórios para veículos, em especial veículos eléctricos e veículos motorizados; (…).
--Classe 35: Publicidade on-line numa rede informática; Apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins de venda a retalho; (…); Promoção de vendas [para terceiros]; Gestão empresarial de desportistas; Serviços de comércio retalhista de veículos eléctricos e veículos motorizados e de acessórios para veículos; Publicidade; (…) Publicidade para produtos e serviços por conta de outrem, através de acordos contratuais; Consultadoria empresarial e organizacional para empresas e particulares relacionada com veículos motorizados e veículos eléctricos.
--Classe 36: Serviços financeiros; Financiamento de veículos, em especial veículos motorizados e veículos eléctricos; Locação de crédito;
--Classe 37: Lavagem de automóveis; (…) Assistência em caso de avaria de veículos [reparação]; Recarga de baterias de veículos; (…) Reparação, manutenção, instalação e montagem, limpeza e cuidado de aparelhos, instrumentos e dispositivos eléctricos e electrónicos, bem como de veículos eléctricos, veículos motorizados, motores e peças dos artigos atrás referidos; Serviços relacionados com veículos, especificamente serviços de recarregamento de veículos eléctricos, serviços de manutenção e reparação de veículos motorizados, reparação de veículos, em especial serviços de assistência em caso de avaria, serviços de abastecimento de combustível para veículos terrestres, serviços de informações e de consultadoria relacionados com reparação de veículos, serviços de assessoria relacionados com manutenção e reparação de veículos motorizados; (…) Nenhum dos serviços atrás referidos relacionado com os domínios militar e da defesa ou segurança e, em especial, não relacionados com veículos para forças de defesa ou para forças de segurança.
--Classe 40: Aluguer de baterias para veículos eléctricos.
--Classe 42: (…) Desenvolvimento de produtos para a indústria automóvel e para veículos eléctricos; Desenvolvimento de veículos motorizados e veículos eléctricos.
1.12 A Marca da União Europeia n.º 016265753 “NIO” (verbal), assinala vários produtos e serviços nas Classes 3, 9, 11, 14, 28, 38, 39, 41 e 43, destacando-se, entre os mais relevantes neste contexto, os seguintes:
--Classe 9: Baterias; Baterias recarregáveis; Acumuladores para automóveis e automóveis eléctricos;
--Classe 11: (…) Peças e componentes para veículos terrestres motorizados, especificamente dispositivos antiencandeantes para veículos automóveis; Dispositivos antiencandeantes para veículos (acessórios de lâmpadas); Luzes e reflectores de iluminação para automóveis.
--Classe 39: (…) Transporte em automóveis; Aluguer de veículos, em especial automóveis; Leasing de veículos, em especial de veículos automóveis; Transporte de passageiros, em especial veículos automóveis e em autocarros; (…).
--Classe 41: (…) Organização e realização de colóquios, conferências, congressos, simpósios, seminários e workshops [formação]; Organização de exposições para fins culturais ou educativos; (…).
1.13 A Marca da União Europeia n.º 018553149 “NIO Life” (verbal), assinala vários produtos e serviços nas Classes 4, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 39, 41, 43 e 45, destacando-se, entre os mais relevantes neste contexto, os seguintes:
--Classe 12: Veículos de comando à distância, sem serem brinquedos, veículos eléctricos, trotinetas [veículos], bicicletas eléctricas, bicicletas, scooters para pessoas de mobilidade reduzida (…).
--Classe 35: Publicidade, apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de retalho, serviços de agências publicitárias, concepção de meios publicitários, informações comerciais, serviços de intermediação comercial, (…), promoção de vendas para terceiros, (…).
--Classe 39: (…) Transporte, Aluguer de veículos, (…), Reservas para viagens.
1.14 A Marca da União Europeia n.º 017968507 “NIO HOUSE” (verbal), assinala vários produtos e serviços nas Classes 9, 12, 28, 35, 37, 41, 42, 43 e 45, destacando-se, entre os mais relevantes neste contexto, os seguintes:
--Classe 9: (…) Chaves electrónicas (aparelhos de controlo remoto); Aparelhos automáticos de comando para veículos; Analisadores computorizados de motores de veículos; (…) Carregador de baterias; Leitor multimédia portátil; Instrumentos de navegação electrónicos; Aparelhos electrónicos de comando à distância; Equipamento de telemetria; Unidades electrónicas de comando para veículos; Aparelhos de rádio para veículos; Baterias de veículos; (…) Instrumentos de posicionamento global; Aparelhos para o comando à distância; Indicadores automáticos da baixa pressão nos pneus de veículos; Sintonizadores de TV para automóveis; Equipamentos deáudio para automóveis; (…) Estações de carregamento para veículos eléctricos; (…) Reguladores de voltagem para veículos; Câmaras retrovisoras para veículos; (…).
--Classe 12: Carros de desporto; Motores para veículos terrestres; Veículos motorizados terrestres (…); Pneus para veículos; Veículos eléctricos; Automóveis sem condutor [veículos autónomos]; Automóvel; Carroçarias para automóveis; (…).
--Classe 35: Publicidade; Exposição de produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; (…) Fornecimento de informações comerciais através de um sítio Web; Fornecimento de informações empresariais e sobre contactos empresariais; Assistência na direcção de negócios comerciais; Organização de exposições comerciais e publicitárias; (…) Comercialização para terceiros; Leilões; Serviços de leilão de automóveis; (…) Serviços de venda a retalho e por grosso, incluindo via Internet, canais de televenda, meios em linha ou encomenda postal por catálogo, de carros desportivos, Motores para veículos terrestres, Veículos terrestres motorizados, Ar, Água ou Ferroviário, Pneus para rodas para veículos, Veículos eléctricos, Carros sem condutor (carros autónomos), Viaturas, Carroçarias para automóveis, Pára-choques para automóveis, Lemes (…).
--Classe 37: (…) Reparação e manutenção de veículos; Serviços de limpeza de veículos; Reparação e manutenção de veículos; (…) Serviços de carregamento de veículos motorizados; Estações de serviço de veículos [reabastecimento e manutenção]; Serviços de substituição de
baterias de veículos; Informações sobre manutenção relacionadas com reparação de automóveis; (…).
1.15 A Ré foi constituída enquanto sociedade comercial no dia 25-03- 2019.
1.16 O objecto social da Ré consiste em “Comércio, aluguer, importação e exportação de automóveis e motociclos, serviços após venda incluindo peças e acessórios; Serviços de consultoria no sector automóvel; Representação de marcas; Actividades auxiliares de serviços financeiros, intermediação financeira e de crédito e actividades de seguros de vida e não vida; Organização de feiras, congressos e outros eventos similares; Compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos; Exploração de parques de estacionamento”, tendo esta os seguintes CAE (Classificação das Actividades Económicas):
--45110 – Automóveis ligeiros;
--66190 – Outras actividades auxiliares de serviços financeiros, excepto seguros e fundos de pensões
--45200 – Manutenção e reparação;
--77110 – Automóveis.
1.17 A Ré apresenta-se no mercado como “NIO” ou “NIO PORTUGAL”, promovendo a sua actividade, primordialmente, sob a referida designação.
1.18 No seu website - https://nioportugal.pt/, é possível verificar a utilização reiterada do sinal abaixo, para distinguir a Ré e a sua actividade comercial:
1.19 No mesmo website, é prestada pela Ré a seguinte informação: “BEM VINDO À NIO-NIO (Never Ignore Opportunities ®) é a primeira loja exclusiva de venda de veículos eléctricos, Híbridos e Híbridos Plug-in na Região Autónoma da Madeira.”.
1.20 Nas suas redes sociais (Instagram), a Ré apresenta-se como "Nio Portugal| madeira store" (usernamenioportugal.madeirastore) e uma fotografia de perfil semelhante à imagem acima copiada, com o elemento "madeira store" adicionado no topo:
1.21 A Ré é titular do registo da Marca Nacional n.º 621337 “NEVER IGNORE
OPPORTUNITIES” (verbal), pedido a 28-03-2019 e concedido a 02-09-2019, para assinalar os seguintes serviços na classe 35: serviços de venda a retalho ou a grosso de automóveis não tripulados [veículos autónomos]; automóveis sem condutor [veículos autónomos]; bicicletas sempedais [veículos]; veículos a motor; veículos a motor movidos a eletricidade; veículos automóveis; veículos automóveis sem condutor [autónomos]; veículos automóveis terrestres; veículos comerciais; veículos de assistência na estrada; veículos de duas rodas; veículos de locomoção por terra; veículos de transporte sem condutor; veículos de turismo; veículos eléctricos para utilização em terra; veículos motorizados de duas rodas; veículos motorizados para transporte terrestre; veículos motorizados terrestres; veículos para viajar por terra; veículos rodoviários [para transporte]; veículos telecomandados, que não brinquedos; veículos terrestres; veículos terrestres a pedal; veículos terrestres accionados a pedais; veículos terrestres controlados à distância; veículos terrestres eléctricos; veículos terrestres motorizados; veículos terrestres para turismo; veículos todo-o-terreno; veículos transportadores; veículos utilitários; veículos utilitários de desporto.
1.22 O registo do nome de domínio nioportugal.pt encontra-se na titularidade da Ré.
1.23 O registo do nome de domínio "nioportugal.pt", ocorreu em 10-02-2021.
1.24 O nome de domínio "nioportugal.pt" foi criado com o propósito de prosseguir a actividade da Ré de comercialização de veículos eléctricos e híbridos e acessórios para este tipo de veículos.
1.25 O website da ré comercializa produtos semelhantes aos abrangidos pelas marcas prioritárias "NIO", da Autora e para além desse objectivo principal, também transmite e divulga informações sobre veículos eléctricos, nomeadamente no separador intitulado "Blog".
1.26 A Ré divulgou os produtos da Autora, particularmente os veículos eléctricos EP9 e ET7 da Autora, num artigo noticioso de Janeiro de 2021 no seu website nioportugal.pt
1.27 A primeira página do website da Ré acessível através do nome de domínio "nioportugal.pt" divulga um vídeo de promoção do Campeonato de Fórmula E da FIA, juntamente com o sinal
1.28 A Autora nunca autorizou a Ré a utilizar, de forma alguma, e especificamente para efeitos de registo do(s) seu(s) nome(s) de domínio na Internet, as marcas registadas da NIO acima referidas, ou quaisquer outras marcas compostas pelo termo "NIO".
1.29 Em Maio de 2021, a Autora enviou uma carta à Ré, através dos seus mandatários, através da qual informou a Ré sobre os direitos prioritários da NIO sobre a marca "NIO" na União Europeia e da possibilidade de recurso aos meios legais ao seu dispor se a Ré não promovesse aalteração da sua denominação social e cessasse o uso do sinal distintivo "NIO", em qualquer formato e em qualquer plataforma, incluindo no website da Ré e nas suas redes sociais.
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Da Contestação e Reconvenção provou-se que:
1.30 A designação NIO corresponde à sigla das letras iniciais da expressão anglófona “Never Ignore Opportunities”, a qual se encontra registada como marca nacional no INPI, com o nº 621337, desde 28-03-2019.
1.31 A base de dados do RNPC para além das firmas ou denominações aprovadas, inclui igualmente as marcas nacionais ou europeias, se os respectivos titulares o requererem junto do RNPC.
1.33 Desde o ano de 2016, data em que a Autora iniciou o registo da sua marca ao nível europeu, até à presente data, nunca comunicou ao RNPC a titularidade da sua marca.
1.34 A Reconvinte exerce a actividade de comércio de veículos automóveis e motociclos, novos ou usados, eléctricos, híbridos ou a combustão, dando especial primazia aos veículos eléctricos ou híbridos, por entender que o futuro do mercado automóvel seguirá esta nova tecnologia.
1.35 A Reconvinte detém um estabelecimento comercial para a exibição de veículos automóveis e onde funciona também a sua sede.
1.36 A Reconvinte aposta na divulgação do seu nome essencialmente através da internet e das redes sociais.
1.37 A Reconvinte é uma empresa já com nome bem assente no mercado nas ilhas da Madeira e Porto Santo, distinguindo-se de todas as demais empresas deste mercado económico.
1.38 A Reconvinte registou, no ano de 2022, um volume de negócios de € 970 653, a que corresponde uma margem bruta de € 97 055.
O tribunal de primeira instância considerou que não se provaram quaisquer outros factos com interesse para a boa decisão da causa.
b) Enquadramento jurídico dos factos:
Como decorre do disposto nos arts. 635.º, n.º 3, e 639.º, n.ºs 1 e 2, do CPC, as conclusões do recorrente delimitam o recurso apresentado, estando vedado ao tribunal hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão recorrida conhecer de questões ou de matérias que não tenham sido suscitadas, com excepção daquelas que sejam de conhecimento oficioso.
Deste modo, compete à parte que se mostra inconformada com a decisão judicial proferida indicar, nas conclusões do recurso que interpôs, que segmento ou que segmentos decisórios pretende ver reapreciado(s), delimitando o recurso quanto aos seus sujeitos e/ou quanto ao seu objecto.
A delimitação (objectiva e/ou subjectiva) do recurso condiciona a intervenção do tribunal hierarquicamente superior, que se deve cingir à apreciação e à decisão das matérias indicadas pela parte recorrente, com excepção de eventuais questões que se revelem de conhecimento oficioso.
Isto significa que está vedado ao tribunal de recurso proceder a uma reapreciação de questões ou de matérias que não tenham sido suscitadas e, por consequência, que os seus poderes de cognição se encontram delimitados pelo recurso interposto no âmbito de um processo da iniciativa das partes.
A iniciativa das partes condiciona a intervenção do tribunal de recurso e delimita os seus poderes de cognição, sem prejuízo do caso julgado já formado e de eventuais questões que possam ser apreciadas a título oficioso.
A recorrente “Nio Portugal, Lda.” veio alegar que existe uma situação de colisão de direitos, que, de acordo com o princípio da equidade, a alteração da sua denominação social (por outra que não se confunda com a marca “NIO”) deverá obrigar a que lhe seja atribuída uma compensação financeira.
Em face das conclusões do recurso, a única questão jurídica a apreciar prende-se com saber se a proibição de uso pela “Nio Portugal, Lda.” da sua denominação social (por forma a que não haja risco de confundibilidade com as marcas registadas de que é titular a “Nio Holding Co. Ltd”) consubstancia uma situação de colisão de direitos, que justifica a atribuição de uma indemnização, para compensar os prejuízos e os efeitos negativos causados.
Na resposta apresentada ao recurso, a recorrida “Nio Holding Co. Ltd” opôs-se a essa pretensão indemnizatória, na medida em que entende, muito em suma, que “inexiste uma pluralidade de direitos que cumpra tutelar” e que “não há que encontrar qualquer solução segundo o princípio da equidade, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 335.º do Código Civil”.
A este propósito, recorde-se que a decisão recorrida defendeu, com particular relevância, que “os direitos reconhecidos à autora decorrem directamente da protecção que a lei lhe confere, no âmbito da propriedade industrial o que, por si, desde logo significa, que a ré não é titular de qualquer direito que possa fazer valer face à protecção legal de que goza a autora”, o que levou o tribunal a quo a afastar a aplicação da figura da colisão de direitos.
Vejamos:
O art. 335.º, n.º 1, do CC, estabelece, a propósito do exercício de direitos, que “havendo colisão de direitos iguais ou da mesma espécie, devem os titulares ceder na medida do necessário para que todos produzam igualmente o seu efeito, sem maior detrimento para qualquer das partes”.
Por seu turno, dispõe o n.º 2 deste preceito que “se os direitos forem desiguais ou de espécie diferente, prevalece o que deva considerar-se superior”.
O art. 335.º reconhece que, por vezes, o exercício de direitos, atribuídos a diferentes titulares, se mostra incompatível (o uso de um impede o exercício de outro em toda a sua extensão) e que os direitos não são sempre iguais.
Apresenta diferentes soluções jurídicas consoante a colisão envolva direitos com a mesma ou com diferente valia jurídica: caso os direitos em confronto sejam iguais ou da mesma espécie, o n.º 1 do art. 335.º do CC, exige uma harmonização, uma redução proporcional, por forma a que não haja um sacrifício total de um em benefício do outro; caso contrário, o n.º 2 do art. 335.º do CC, impõe a prevalência do direito com maior valia jurídica.
Caso os direitos em colisão sejam iguais, ou seja, apresentem a mesma valia jurídica, devem ser compatibilizados na medida do possível, por forma a que um não prevaleça, de modo irrestrito, à custa do sacrifício do outro. Caso contrário, deve dar-se prevalência ao direito que seja juridicamente superior.
A pretensão indemnizatória formulada pela recorrente “Nio Portugal, Lda.” assenta no pressuposto que o seu direito (direito de uso da denominação social) apresenta a mesma valia jurídica, tem a mesma relevância reconhecida pelo ordenamento jurídico, do que os direitos de propriedade industrial invocados pela recorrida “Nio Holding Co. Ltd”, muito em particular as marcas registadas em momento anterior à constituição daquela sociedade.
O julgador deve recorrer ao ordenamento jurídico na sua globalidade, com vista a apurar se algum dos direitos em confronto se mostra superior ao outro ou se, porventura, se depara com direitos que são iguais ou da mesma espécie.
No caso vertente, importa verificar se algum dos direitos em confronto é (ou não) juridicamente superior ao outro, mais propriamente se os direitos de propriedade industrial decorrentes do registo das marcas pela recorrida “Nio Holding Co. Ltd” são (ou não) juridicamente prevalentes sobre o direito do uso da denominação social pela recorrente “Nio Portugal, Lda.”.
A apreciação do mérito do presente recurso remete-nos, por conseguinte, para o regime jurídico da propriedade industrial.
Estabelece o art. 210.º, n.º 1, do CPI, sob a epígrafe “propriedade e exclusivo”, que “o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina”.
O registo apresenta natureza constitutiva da marca e concede ao seu titular o direito à sua utilização exclusiva, incluindo a faculdade de impedir terceiros de utilizarem ou de usarem outro sinal que seja confundível com aquela ou que possa induzir os consumidores em erro.
A este propósito, o art. 9.º, n.ºs 1 e 2, al. b), do Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14-06-2017, estabelece que “o registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos”, que “o titular dessa marca da UE fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja (…) idêntico ou semelhante à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público” e que “(…) o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca (…)”.
Por seu turno, o art. 249.º, n.º 1, al. a), do CPI, dispõe que “(…) o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se “(…) esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo (…)”.
Este dispositivo confere ao titular de uma marca registada o direito de impedir terceiros de usarem no âmbito de uma actividade económica, sem o seu consentimento, sinais que sejam idênticos à marca, desde que estejam a ser utilizados para assinalar produtos ou serviços idênticos.
O direito de uso exclusivo da marca registada, que permite ao seu titular reagir contra comportamentos de terceiros, encontra-se dependente do preenchimento dos seguintes requisitos: a) que os sinais estejam a ser utilizados sem o consentimento do titular; b) que os sinais estejam a ser utilizados no âmbito de uma actividade comercial; c) que os sinais sejam idênticos ou semelhantes à marca; d) que os sinais e a marca estejam a ser utilizados para assinalar produtos ou serviços idênticos;
Também aqui o legislador socorreu-se de diversos conceitos indeterminados (v.g. “sinal idêntico”, “produtos ou serviços idênticos ou afins”), ao mesmo tempo em que remeteu para o julgador a sua delimitação ou densificação, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Enquanto na al. a) e na primeira parte da b) do n.º 1 do art. 249.º do CPI, o preceito faz referência a “sinal idêntico” (ou seja, aparentemente igual à marca registada), na segunda parte da al. b), fala-se em “sinal semelhante” (ou seja, que apresente similitudes ou parecenças com a marca registada).
No primeiro caso, exige-se a “identidade” entre os sinais e a marca registada, o que dispensa a demonstração do risco de confusão ou de associação, caso estejam a ser utilizados para assinalar produtos ou serviços idênticos. Por seu turno, a segunda parte da al. b) do n.º 1 do art. 249.º do CPI, impõe uma “semelhança” entre os sinais e a marca que seja susceptível de criar um risco de confusão ou de associação no espírito do consumidor.
O direito de uso exclusivo da marca registada tem diversas implicações, como a proibição da “utilização do sinal, no todo ou em parte, como firma ou denominação social ou como parte característica dessa firma ou denominação” – vide, a este propósito, art. 249.º, n.º 2, al. d), do CPI.
Do que acima se deixou exposto resulta que uma marca registada em momento anterior confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de usarem ou utilizarem sinais idênticos na sua actividade económica, incluindo, no todo ou em parte, como firma ou como denominação social, o que significa que os direitos de propriedade industrial decorrentes da prioridade do registo da marca prevalecem sobre outros direitos que sejam conflituantes.
Aliás, de acordo com o disposto na al. a) do n.º 1 do art. 238.º do CPI, a prioridade do registo afigura-se determinante para a delimitação dos conceitos indeterminados de imitação ou de usurpação de marca, ou seja, devem ser preenchidos tendo por base a marca registada em primeiro lugar.
Os direitos de propriedade industrial registados em primeiro lugar apresentam prioridade, conferem ao seu titular o direito ao uso exclusivo e prevalecem sobre todos os outros direitos que sejam conflituantes, incluindo o direito de uso de denominação social que apresenta sinal idêntico à marca prioritária e que cria confusão ou associação no espírito do consumidor.
No caso vertente, a recorrente “Nio Portugal, Lda.” não contesta a identidade dos sinais, nem a confundibilidade entre a denominação social “Nio” e as marcas registadas, que, todas elas, utilizam o vocábulo “Nio”.
De igual modo, aceita que desenvolve uma actividade comercial (dedica-se à actividade de comércio de veículos automóveis e motociclos, novos ou usados, eléctricos, híbridos ou a combustão – vide facto provado n.º 1.34) idêntica à assinalada pelas marcas registadas (estas marcas destinam-se a assinalar, grosso modo, produtos ou serviços das classes 12, 35 e 39 da classificação internacional de Nice – vide factos provados n.º 1.11 e 1.12).
Com particular relevância para aquilatar do valor jurídico dos direitos em conflito, importa ainda atender, de acordo com a matéria de facto provada, que a recorrida “Nio Holding Co. Ltd” é titular da marca da UE n.º 016219941 “NIO” (verbal) e da marca da UE n.º 016265753 “NIO” (verbal), cujos registos foram concedidos, respectivamente, nos dias 28-12-2016 e 12-11-2018.
A “Nio Portugal, Lda.” foi constituída, enquanto sociedade comercial, em momento posterior, no dia 25-03- 2019 (vide facto provado n.º 1.15).
Como aquelas duas marcas já se encontravam registadas à data em que foi constituída a sociedade, os direitos de propriedade industrial de que é titular a recorrida “Nio Holding Co. Ltd” prevalecem sobre o direito de uso da denominação social por parte da recorrente “Nio Portugal, Lda.”.
Como se viu, os direitos de propriedade industrial decorrentes da prioridade do registo da marca têm primazia sobre outros direitos que sejam conflituantes, incluindo o direito de uso de sinal, como firma ou como denominação social, que seja idêntico ao utilizado pela marca registada.
Deste modo, perante uma situação de conflito marcada pela identidade dos sinais e pela existência de confundibilidade no espírito do consumidor entre a denominação social e as marcas registadas acima mencionada, a lei reconhece superioridade aos direitos de propriedade industrial da recorrida “Nio Holding Co. Ltd”, que beneficiam da prioridade resultante do seu registo.
Como não apresentam igual relevância jurídica, a colisão de direitos em referência deverá ser resolvida de acordo com o disposto no n.º 2 do art. 335.º do CC, o que significa que os direitos de propriedade industrial, primeiramente registados e que atribuem ao seu titular o direito de uso exclusivo, devem prevalecer, de modo irrestrito, sobre o direito de utilização da denominação social.
Por conseguinte, não existe fundamento para o reconhecimento da pretensão indemnizatória formulada pela recorrente “Nio Portugal, Lda.” (mesmo admitindo que tenha actuado de boa fé), na medida em que o direito de que se arroja (direito de uso da denominação social) não se afigura igual ou não apresenta a mesma valia do que os direitos de propriedade industrial.
Ainda que a “cedência do direito” implique “prejuízos e efeitos negativos”, não existe fundamento jurídico, conforme resulta do acima exposto, para que seja atribuída uma compensação financeira à empresa recorrente “Nio Portugal, Lda.”, a fixar de acordo com juízos de equidade.
Em face do exposto, sem necessidade de outras considerações, confirma-se a sentença proferida pelo Tribunal de Propriedade Intelectual, e, em consequência, julga-se improcedente o recurso apresentado pela recorrente “Nio Portugal, Lda.”.
III – DECISÃO:
Em face do exposto, acordam os juízes que integram a secção da propriedade intelectual, concorrência, regulação e supervisão deste Tribunal da Relação de Lisboa em julgar improcedente o recurso apresentado pela recorrente “Nio Portugal, Lda.” e, em consequência, confirma-se a sentença proferida pelo Tribunal de Propriedade Intelectual – Juiz 1.
Custas a cargo da recorrente “Nio Portugal, Lda.”.
Lisboa, 15 de Julho de 2025
Paulo Registo
Alexandre Au-Yong Oliveira
Carlos M.G. de Melo Marinho |
