| Decisão Texto Integral: | Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa
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Instituto do Vinho do Porto interpôs recurso do despacho do Sr. Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que concedeu protecção ao registo da marca nacional N.º ... «Porto Cruz» (mista).
Alegou, em síntese, ser titular da denominação de origem «Porto», inscrita no INPI e da marca colectiva de certificação «Rota do Vinho do Porto». A denominação de origem «Vinho do Porto» está protegida cabendo ao recorrente a defesa da denominação de origem «Porto». Pelo facto de a designação «Porto» ter grande prestígio, a sua protecção não deve estar limitada pelo princípio da especialidade, sendo certo que a concessão da marca acima aludida e subsequente uso levará à banalização ou diluição da denominação.
Acresce que tal marca imita a marca colectiva de certificação da recorrente, razão pela qual, também por este motivo devia ter sido recusada.
S, SA, requerente do registo de marca n.º …., pugnou, em resposta, pela manutenção do despacho recorrido, por não se verificarem os pressupostos aludidos pelo recorrente, justificativos do indeferimento do pedido de registo daquela marca.
Por sentença de 29.05.2008, foi concedido provimento ao recurso, e, consequentemente, revogado o despacho recorrido, negando-se assim protecção jurídica nacional à referida marca para assinalar os produtos e serviços para que foi pedido o registo.
Inconformada, interpôs a recorrida competente recurso, cuja minuta concluiu da seguinte forma:
«a) A douta sentença recorrida ao revogar o despacho do Director de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de concessão do registo de marca n.º …«Porto Cruz (fig)» é ilegal, por violação dos artigos 193.º, n.º 1, 189.º, n.º 1, m), e 191, todos do CPI/95.
b) A douta sentença recorrida não especificou os fundamentos de facto e de direito que sustentaram a sua decisão de revogar o despacho de concessão de registo de marca n.º ….«Porto Cruz (fig)» nada esclarecendo como considerou verificados os requisitos ínsitos nos artigos 189.º, n.º 1, m), 193.º e 191.º, todos do CPI.
c) A douta sentença recorrida ao ter revogado o despacho do INPI e, consequentemente, ao ter negado o registo à marca nacional n.º ... da apelante, fê-lo por ter considerado que era inevitável a associação deste com os registos do então recorrente, ora apelado, e,
d) Embora não invoque fundamento legal, o certo é que a recusa de uma marca com fundamento em associação com registos anteriores é determinada pelo disposto no artigo 189.º, n.º 1, m), do CPI/95, pelo que, para todos os efeitos legais a douta sentença recorrida aplicou este fundamento legal para recusar o registo de marca n.º ....
e) Sendo entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência nacional e comunitária que a noção de associação ou risco de associação não é uma alternativa à noção de risco de confusão, servindo, antes pelo contrário, para precisar o seu conteúdo, excluindo a possibilidade de ela se verificar se não existir, no espírito do consumidor um risco de confusão.
f) A verificação da existência de associação entre o registo de marca n.º ... e os registos de marca de certificação e de denominação de origem do apelado está assim dependente da verificação cumulativa dos requisitos previstos nos artigos 193.º, n.º 1, a), b) e c), do CPI/95, nos quais se define o conceito legal de imitação.
g) A douta sentença recorrida ao decidir existir inevitável associação do sinal «PORTO CRUZ», produtos e serviços, à denominação de origem registo nacional n.º 4 e registo internacional n.º 6... «Porto» do recorrente, ora apelado, fez uma deficiente e errada avaliação do caso sub judice e uma incorrecta interpretação e aplicação dos preceitos legais acima citados ao caso sub judice, sendo consequentemente ilegal.
h) A douta sentença recorrida, ao considerar existir inevitável associação entre a marca n.º ... e a marca de certificação n.º 3... «Rota do Vinho do Porto» e denominação de origem «PORTO», não teve em consideração que os serviços de «publicações, anúncios (promoção imobiliária), difusão de material publicitário (prospectos, folhetos e impressos)», «construção, reparação e manutenção de construções», reserva de hotéis, serviços hoteleiros e serviços de restauração» que a apelante identifica com a sua marca n.º ... PORTO CRUZ, são, nos termos do artigo 168.º do CPI/95, que consagra o princípio da legitimidade, os serviços que esta prossegue no âmbito do seu objecto social, a exploração da construção civil, bem como a representação de materiais de construção, e que, portanto, são os serviços relativos aos empreendimentos imobiliários, construções e obras gerais promovidas e executadas pela Apelante no âmbito da sua actividade económica.
i) A douta sentença recorrida não teve, também, em consideração que os produtos e serviços certificados pela marca de certificação n.º 3... «Rota do Vinho do Porto» do apelado Instituto do Vinho do Porto, são, à luz do princípio da legitimidade, artigo 168.º CPI/95, e nos termos do artigo 174.º do CPI/95, os estrita e necessariamente relacionados e decorrentes da prossecução das atribuições próprias do Apelado, isto é, a regulamentação, controle, promoção e defesa do produto do vinho do Porto; e assim sendo, estando em causa, no caso sub judice, serviços/produtos de natureza e origem diferentes, prosseguidos no âmbito de actividades económicas distintas, não se encontra preenchido o requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 193.º, do CPI/95, pelo que não se subsume a presente questão a este preceito legal.
j) A desconformidade legal da douta sentença recorrida, ao ter considerado existir inevitável associação no caso sub judice, resulta ainda da errada avaliação do terceiro requisito do conceito de imitação, alínea c) do n.º 1 do artigo 193.º do CPI, e da incorrecta subsunção legal do caso em apreciação. A douta sentença recorrida não atendeu à imagem resultante dos conjuntos identificativos dos registos em confronto, marca n.º ...,e a marca de certificação n.º 3... «ROTA DO VINHO DO PORTO(fig.)» e denominação de origem «PORTO», ignorando a doutrina e a jurisprudência, pacificamente dominante nesta matéria, de acordo com a qual, a semelhança origem da confusão só é de considerar em relação à própria marca no seu conjunto, pois é a marca que é objecto de confusão e não os seus elementos.
K) A douta sentença recorrida não teve também em consideração o facto, da maior relevância, de, por um lado, se estar perante uma marca de certificação, que, por definição e regime legal, o artigo 171.º e 174.º do CPI/95, não se destina a distinguir no mercado produtos/serviços, mas sim a certificar e atestar as características dos produtos e serviços descritos na mesma, no estrito âmbito das atribuições e competências do Instituto do Vinho do Porto, isto é, no âmbito da regulamentação, controle, promoção e defesa do produto Vinho do Porto, nos termos do DL n.º 166/86, de 26 de Junho, e de, por outro lado, o vocábulo «Porto» que identifica a denominação do Apelado, ser simultaneamente, um vocábulo do dicionário e um vocábulo de identificação topográfica (região), daqui resultando a sua presença, enquanto sinal distintivo em mais de três dezenas de registos de marcas (não contando com as que foram concedidas para identificarem o produto vinho) concedidos pelo INPI, para identificarem no mercado os mais variados produtos e serviços.
l) Não existindo qualquer tipo de relação entre as actividades económicas prosseguidas pela Apelante e Apelado, estando em causa nos registos em confronto produtos/serviços sem qualquer tipo de afinidade e não existindo entre os sinais PORTO CRUZ/ ROTA DO VINHO DO PORTO (figurativa)/PORTO, uma qualificada semelhança gráfica, figurativa ou fonética, pelos motivos acima, não se afigura possível existir confusão entre estes sinais, pelo que, a douta sentença recorrida fez uma incorrecta aplicação dos artigos 193.º, n.º 1, e 198.º, n.º 1, m), do CPI/95 aos factos alegados e provados nos autos, sendo, consequentemente ilegal, estando ainda em contradição com os critérios da jurisprudência e doutrina dominantes na matéria, permitindo-se a Apelante a este propósito chamar à colação a decisão deste Venerando Tribunal, de 28 de Junho de 2005 (Apelação n.º 4348.05-7), onde se considerou inverificado o requisito de imitação previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 193.º do CPI, entre os sinais Porto Cruz (exclusivamente nominativo) e os registos de marca de certificação «ROTA DO VINHO DO PORTO» e denominação de origem «PORTO».
m) A douta sentença recorrida atribuiu à denominação de origem «PORTO», do apelado, o estatuto jurídico de «grande prestígio», sem fundamentar a que título o fez, na medida em que o CPI/95 não consagra tal solução.
n) Daquela premissa concluiu a douta sentença recorrida que a concessão do registo de marca n.º ... iria permitir ao seu titular tirar partido indevido da denominação de origem já que possibilitaria que o consumidor adquirisse os produtos e serviços que a mesma pretende assinalar por lhes atribuir as características de garantia e qualidade que reconhece à denominação de origem, quando o próprio Apelado expressamente reconhece na sua petição de recurso, ponto 25, que não há risco de a marca registanda (n.º …. PORTO CRUZ fig.), tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da denominação «PORTO», e, na conclusão C da mesma petição, conclui pela ausência de qualquer risco de confusão do consumidor ou de aproveitamento parasitário da sua denominação de origem.
o) Para sustento da sua decisão invoca a douta sentença recorrida o disposto no artigo 249.º, n.º 4, do CPI/95, norma que segundo o seu entendimento procura indubitavelmente a protecção da denominação, evitando a sua banalização.
Contudo, esta norma, ressalvando superior entendimento, dispõe sobre a titularidade da denominação de origem, a qual é colectiva e comum a todos os sujeitos aí previstos, e não titularidade em nome de quem é passado o registo.
p) Do entendimento da douta sentença recorrida de que a concessão do registo de marca n.º ... iria permitir ao seu titular tirar partido indevido da denominação de origem já que possibilitaria que o consumidor adquirisse os produtos e serviços que a mesma pretende assinalar por lhes atribuir as características de garantia e qualidade que reconhece à denominação de origem, retira-se ainda que a douta sentença recorrida terá aplicado à presente questão, por via da aplicação analógica, o artigo 191.º do CPI/95, quando resulta provado nos autos (e reconhecido pelo Apelado) que a diferença das actividades prosseguidas pelas partes e a consequente distinção dos serviços assinalados/produtos e serviços certificados, por um lado, e a inexistência de qualificada semelhança gráfica, figurativa ou fonética entre os sinais em confronto, afastam a aplicação daquele preceito legal por falta de verificação do requisito nela previsto «(…) e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los», pelo que a douta sentença é assim ilegal, por violação deste preceito.
q) A douta sentença recorrida é ainda ilegal por ter subsumido o caso sub judice ao artigo 191.º do CPI/95, ao concluir que a concessão do registo da marca n.º 358 369 levaria à necessária e directa diluição, banalizando o sinal, e, por conseguinte, diminuindo a sua capacidade distintiva e valor publicitário a denominação «PORTO», não relevou a prova junto aos autos de o elemento que identifica a denominação de origem do Apelado, «PORTO», faz parte de mais de três dezenas de registos de marcas concedidas pelo INPI, identificando no mercado os mais variados produtos e serviços insertos nas várias classes da Tabela Classificativa Internacional, excluindo o produto vinho, nomeadamente, PORTO (….), marcas que não diluem o carácter distintivo da denominação de origem «PORTO», á semelhança da marca n.º ... «PORTO CRUZ (fig)».
r) A sentença de que se apela é assim ilegal, por violação dos artigos 189.º, n.º 1, m), 193.º, n.º 1, 191.º, 249.º e 251.º, todos do CPI/95, devendo ser ordenada a sua revogação e, consequentemente a manutenção do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu o registo da marca nacional PORTO CRUZ».
O apelado apresentou contra-alegações, nas quais pugna pela confirmação do julgado.
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O presente recurso irá debruçar-se sobre quatro questões essenciais, a saber:
- da determinação da lei aplicável;
- da confundibilidade entre o sinal distintivo identificador da marca da apelante, por um lado, e a marca colectiva de certificação e denominação de origem do apelado, por outro;
- da natureza da marca colectiva de certificação;
- da atribuição à denominação de origem «Porto» do estatuto de «grande prestigio».
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São os seguintes os factos considerados assentes no primeiro grau:
1. Por despacho de 3 de Março de 2003, publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º 4/2003, de 30.04.03, o Senhor Director da Direcção de Marcas do INPI, por subdelegação de competências do Conselho de Administração, deferiu o pedido de registo da marca nacional n.º …«Porto Cruz», pedido em 24 de Agosto de 2001.
2. Tal marca destina-se a assinalar os seguintes serviços:
- na classe 35.ª: publicidade; anúncios (promoção imobiliária); difusão de material publicitário;
- na classe 37.ª: construção, reparação e manutenção de construções;
- na classe 42.ª: reserva de hotéis; serviços hoteleiros e serviços de restauração.
3. E tem a seguinte configuração, não tendo reivindicado cores:
4. A recorrente é titular da denominação de origem n.º 4 «Porto», registada, em 2 de Novembro de 1972, no INPI e na OMPI, sob o n.º 6..., desde 18 de Março de 1983.
5. A recorrente é titular da marca de certificação n.º 3... «Rota do Vinho do Porto», pedida, em 9 de Abril de 1966, e concedida por despacho de 18 de Dezembro de 1996, destinada a assinalar:
- na classe 16.ª: livros e publicações;
- na classe 39.ª: organização de viagens e excursões turísticas;
- na classe 41.ª: serviços de organização e actividades de divertimento e culturais;
- na classe 42.ª: serviços de hotelaria e similares.
6. Com a configuração reproduzida a fls. 131.
7. A expressão «Porto» constitui uma denominação de origem controlada, estando reservada a sua utilização aos vinhos procedentes da Região Demarcada do Douro que satisfaçam as condições impostas pelo respectivo estatuto.
8. A sociedade S Lda. tem por objecto social a exploração da construção civil bem como a representação de materiais de construção.
É de considerar ainda assente que o elemento «PORTO», faz parte dos seguintes registos de marcas concedidas pelo INPI, identificando no mercado os mais variados produtos e serviços insertos nas várias classes da Tabela Classificativa Internacional, excluindo o produto vinho:
PORTO (…).
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Para enquadramento das questões decidendas, importa começar por enunciar alguns tópicos.
i) Decorrido mais de meio século sobre a publicação do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n.º 30 679, de 24 de Agosto de 1940, o Governo editou o Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, que aprovou um novo Código da Propriedade Industrial, com início de vigência em 1 de Junho .
Este Código foi, por sua vez, substituído por um novo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/03, de 5 de Março, que entrou em vigor em 1 de Julho de 2003.
De acordo com o preceituado no 2.º deste último diploma «sem prejuízo do que dispõe nos artigos seguintes, as normas deste Código aplicam-se aos pedidos de modelos de patentes, de modelos de utilidade e de registo de modelos e desenhos industriais, efectuados antes da sua entrada em vigor e que ainda não tenham sido objecto de despacho definitivo».
Por sua vez, o artigo 10.º preceitua que «as disposições deste Código aplicam-se aos pedidos de registo de marcas de nomes e de insígnias de estabelecimento, de logótipos, de recompensas, de denominações de origem e de indicações geográficas, efectuadas antes da entrada em vigor e que ainda não tenham sido objecto de despacho definitivo».
Ora é fácil de concluir que, sendo o despacho recorrido de 3 de Maio de 3003, é aplicável aos presentes autos o Código da Propriedade Industrial de 1995, como decorre a contrario do citado artigo 2.º e do artigo 10.º, e ainda do artigo 12, n.ºs. 1 e 2, do Código Civil.
Serão, pois, do CPI/95 as normas adiante citadas, sem qualquer outra menção.
ii) Do artigo 1.º do CPI retiram-se duas ideais quanto à função social da propriedade industrial: por um lado, a atribuição de direitos privativos; por outro, a repressão da concorrência desleal.
iii) É no Título II que se encontra o elenco e regulamentação das diferentes categorias de direitos privativos, de entre os quais, as marcas (artigos 165.º ss.) e as denominações de origem (artigos 249.º ss.).
iii) A doutrina costuma distinguir duas categorias na disciplina dos direitos privativos, a saber: as inovações e os sinais distintivos do comércio.
iv) As patentes, os modelos e os desenhos integram a primeira categoria; as marcas, os nomes e insígnias do estabelecimento, os logótipos e as firmas constituem exemplos de sinais distintivos do comércio.
v) Qualquer um destes sinais é susceptível de apropriação exclusiva por parte de qualquer empresa.
vi) Ao lado deles, existem, porém, outros, que, servindo embora de identificação, não permitem essa apropriação exclusiva.
vii) É o caso das denominações de origem. Conforme preceitua o artigo 249.º, n.º 4, «a denominação de origem e a indicação geográfica, quando registadas, constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos, de modo efectivo e sério, na localidade, região ou território, e podem indistintamente ser usadas por aqueles que, na respectiva área, exploram qualquer ramo de produção característica.
viii) Na definição de Carlos Olavo «a marca é o sinal adequado a distinguir os produtos e serviços de um dado empresário em face dos produtos e serviços dos demais» («Protecção jurídica do titular da marca», Revista do CEJ, n.º 4:209).
ix) Sobre a noção de denominação de origem dispõe o artigo 249.º, n.º 1: «entende-se por denominação de origem o nome de uma região, de um local determinado ou, em casos excepcionais, de um país, que serve para designar ou identificar um produto:
a) Originário dessa região, desse local determinado ou país;
b) Cuja qualidade ou características se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e humanos, e cuja produção, transformação e elaboração ocorrem na área geográfica delimitada».
x) É clássica e bem sabida a distinção entre marcas de produtos (comerciais e industriais) e de serviços, entre marcas nominativas, figurativas ou mistas e entre marcas simples e complexas.
xi) Menos divulgada está a distinção entre marcas de associação ou de certificação, no que respeita às marcas colectivas.
xii) Estabelece o artigo 174.º que «uma marca de certificação é um sinal determinado, pertencente a uma pessoa colectiva que controla os produtos ou serviços ou estabelece normas a que estes devem obedecer» (n.º 1), sendo que «este sinal serve para ser utilizado nos produtos ou serviços submetidos àquele controle ou para os quais as normas foram estabelecidas» (n.º 2).
xiii) Às marcas colectivas aplicam-se, com as devidas adaptações, as disposições do CPI relativas às marcas de produtos e serviços (artigo 176.º), apesar de não serem marcas em sentido próprio, porquanto não visam distinguir determinados produtos ou serviços, mas antes atestar as suas características (Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, Lisboa1997:40).
xiv) Dispõe o artigo 167.º, n.º 1: «Aquele que adopta certa marca para distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional gozará da propriedade e do exclusivo dela desde que satisfaça as prescrições legais, designadamente a relativa ao registo».
xv) O artigo 165.º consagra o princípio da liberdade na composição da marca podendo aquele que pretenda obter o registo de determinado sinal distintivo como marca recorrer «a expressões nominativas, de linguagem comum ou de fantasia, ou a desenhos ou à combinação desses elementos» (Carlos Olavo, op. cit: 43).
xvi) O referido princípio não é, porém, absoluto, estando sujeito a determinados limites, intrínsecos e extrínsecos.
xvii) Os primeiros respeitam aos próprios sinais em si mesmos considerados e à susceptibilidade que tenham de constituir uma marca; os segundos dizem respeito aos sinais confrontados com situações anteriores.
xviii) Não nos interessam aqui os limites intrínsecos, mas sim os de carácter extrínseco, o que chama a presença de marcas anteriormente registadas para produtos ou serviços idênticos ou afins.
xix) Um dos limites extrínsecos consta do artigo 189.º, n.º 1, alínea m).
xx) Em sintonia com o chamado princípio da novidade ou especialidade da marca dispõe-se que constitui fundamento de recusa do registo a «reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor».
xxi) Por outro lado, o artigo 193.º, n.º 1, estabelece que «a marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto».
xxii) Chamando, uma vez mais, em apoio o estudo de Carlos Olavo, podemos dizer, em síntese, que «para que haja imitação de marca há que estabelecer:
a) se existe identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam;
b) se existe identidade ou semelhança entre os sinais em causa;
c) se tal situação é susceptível de induzir em erro ou confusão o consumidor» (Protecção…, op. cit.:221).
xxiii) O critério de confundibilidade de sinais distintivos do comércio assenta na susceptibilidade de o consumidor médio ser iludido na sua boa fé, confundindo as marcas, no acto de aquisição do produto ou serviço.
xxiv) É por intuição sintética e não por dissecação analítica que se deve proceder à comparação dos referidos sinais.
xxv) Enquanto direitos de propriedade industrial, não podem também constituir marcas sinais que constituam infracção de denominação de origem [ou de indicação geográfica] registadas, ex artigo 189.º, n.º1, alínea h).
Sendo assim as coisas, vejamos o que nos oferece dizer a decisão recorrida.
O Instituto do Vinho do Porto é titular da denominação de origem n.º 4 - «Porto», registada, em 2 de Novembro de 1972, no INPI, e, na OMPI, sob o n.º…, desde 18 de Março de 1983.
É também titular da marca de certificação n.º 3... - «Rota do Vinho do Porto», pedida em 9 de Abril de 1966, e concedida, por despacho de 18 de Dezembro de 1996, destinada a assinalar:
- na classe 16.ª: livros e publicações;
- na classe 39.ª: organização de viagens e excursões turísticas;
- na classe 41.ª: serviços de organização e actividades de divertimento e culturais;
- na classe 42.ª: serviços de hotelaria e similares.
Por despacho de 3 de Março de 2003, publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º 4/2003, de 30.04.03, o Senhor Director da Direcção de Marcas do INPI, por subdelegação de competências do Conselho de Administração, deferiu o pedido de registo da marca nacional n.º ... «Porto Cruz», pedido em 24 de Agosto de 2001.
Tal marca destina-se a assinalar os seguintes serviços:
- na classe 35.ª: publicidade; anúncios (promoção imobiliária); difusão de material publicitário;
- na classe 37.ª: construção, reparação e manutenção de construções;
- na classe 42.ª: reserva de hotéis; serviços hoteleiros e serviços de restauração.
O primeiro grau revogou tal despacho, negando assim protecção jurídica nacional à referida marca para assinalar os produtos e serviços para que foi pedido o registo.
A questão que se coloca, em primeiro lugar, é a de saber se o sinal distintivo identificativo da marca da apelante, por um lado, e a denominação de origem «Porto» e a marca de certificação «Rota do Vinho do Porto», por outro, são confundíveis.
Ora, parece-nos, que a resposta só pode ser negativa.
Para que seja posto em questão o chamado princípio da especialidade das marcas «é necessário que os sinais distintivos em causa se reportem aos mesmos produtos ou serviços ou a produtos afins» (Carlos Olavo, Protecção…, op. cit: 221).
A função da marca é essencialmente distintiva. Consiste em distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos serviços dos de outra empresa.
Em termos funcionais não pode deixar de estar em presença a conexão entre o serviço e a empresa que está na origem desse serviço ou produto e respectiva marca.
«Para que haja possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos e serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços» (Carlos Olavo, op. cit: ibidem).
A marca do apelado, como se viu, não é propriamente uma marca, porquanto apenas visa que o Instituto do Vinho do Porto, no âmbito das atribuições e competências fixadas nos artigos 4.º, 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 75/95, de 19 de Abril, que alterou o Decreto-Lei n.º 192/88, de 30 de Maio, utilize em exclusividade o sinal misto «Rota do Vinho do Porto» para certificar determinadas actividades económicas.
Tal não acontece com a apelante que pretende o registo de uma verdadeira «marca de empresa» para distinguir os serviços que identificou com a sua marca n.º ….PORTO CRUZ e que estão compreendidos no âmbito do seu objecto social de exploração da construção civil e de representação de materiais de construção, dos serviços prestados por outras empresas.
No que se refere à denominação de origem, como se escreve na sentença recorrida, «é também inegável que os produtos que podem ser assinalados com a denominação de origem em causa (Vinho do Porto) não têm qualquer identidade ou afinidade com os produtos ou serviços que a marca recorrida se destina a assinalar».
Por outro lado, para averiguar se dois sinais distintivos são susceptíveis de se confundir com facilidade, e, assim, induzir em erro o consumidor, tem de se proceder à sua comparação gráfica, figurativa e fonética.
Do ponto de vista gráfico e figurativo, torna-se evidente a diferenciação entre as duas marcas. Basta o simples cotejo entre os respectivos desenhos (num caso um escudo, contendo inscritas uma âncora e uma cruz, noutro uma espécie de espiral) e os elementos nominativos que servem de legenda, num caso na horizontal, noutro em três planos diferentes.
Numa interpretação da marca registanda, no seu conjunto, não pode deixar de se levar em conta que o vocábulo «porto», para além de invocar a cidade ou região do mesmo nome, também significa, entre outros, embarcadouro e trecho de mar, rio ou lago, próximo da terra, que tem profundidade suficiente e é protegido por baía ou enseada, onde as embarcações podem fundear e ter acesso fácil à margem.
Particularmente o elemento figurativo âncora, remete para esse significado.
Resta-nos o aspecto fonético, sendo certo que um dos vocábulos que compõe a marca da recorrente faz parte da marca pré-registada, para além de constituir o único elemento da denominação de origem. Estamos a referir-nos, bem entendido, à palavra Porto.
Sem embargo de se poder afirmar que os elementos fonéticos são mais idóneos para perdurar na memória do público do que os elementos gráficos ou figurativos, não se pode deixar de levar em conta que a eventual semelhança ou imitação deve resultar do conjunto dos elementos que constituem os sinais em cotejo.
Ora, a palavra Porto, não é só por si suficiente para caracterizar a marca da recorrente, pois forma um conjunto homogéneo com a palavra que a precede e com o elemento figurativo que lhe está sobreposto.
Inexistindo uma qualificada semelhança gráfica, figurativa ou fonética entre os registos em confronto, não se verifica, do ponto de vista do consumidor médio a possibilidade de indução em erro ou confusão sobre a origem empresarial dos produtos e serviços, não se justificando, em princípio, a revogação do despacho administrativo.
Acontece que sentença do primeiro grau, considerou ser inegável o prestígio da denominação Porto e ser de «grande prestígio» o sinal constituído por esse vocábulo, gozando de protecção adicional.
A partir destes considerandos entendeu o tribunal recorrido que «a concessão da marca recorrida iria permitir ao seu titular tirar partido indevido da denominação de origem já que possibilitaria que o consumidor adquirisse os produtos e serviços que a mesma pretende assinalar por lhes atribuir as características de garantia e qualidade que reconhece à denominação de origem. Admitir-se o registo a comerciantes de quaisquer produtos ou prestadores de quaisquer serviços, com origem na região do porto ou não, seria permitir que os mesmos se aproveitassem das vantagens associadas à denominação de origem e às características e qualidades a ela associadas.
Por outro lado, a concessão da marca iria prejudicar a referida denominação de origem e marca certificada na medida em que levaria necessária e directamente à sua diluição, banalizando o sinal e, por conseguinte, diminuindo a sua capacidade distintiva e valor publicitária.
Aliás só estas preocupações justificam o preceituado no artigo 249.º, n.º 4 (…). Esta norma procura indubitavelmente a protecção da denominação, evitando a sua banalização e diluição».
Que pensar desta argumentação?
As marcas de grande prestígio gozam efectivamente de protecção adicional, nos termos do artigo 191.º: «Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços semelhantes, for gráfica ou foneticamente idêntica ou semelhante a uma marca anterior que goze de grande prestígio em Portugal ou na comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-lo».
Como esclarece Luís M. Couto Gonçalves não é fácil definir uma marca de grande prestígio, representando a sua protecção «uma solução anómala num sistema assente no interesse da diferenciação de bens ou serviços num pretenso mercado de livre concorrência» (Manual de Direito Industrial, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2008:312).
Na opinião deste autor, a abertura do sistema de protecção às marcas célebres deve, por isso, ser o mais exigente possível.
Uma marca só merecerá a qualificação de «marca de prestígio» quando satisfizer dois requisitos: gozar de excepcional notoriedade; gozar de excepcional atracção e ou satisfação junto dos consumidores.
«O primeiro requisito, de natureza quantitativa, significa que a marca deva ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços» (ibidem).
«O segundo requisito referido, de natureza qualitativa, significa que a marca deve contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor, não obstante não seja de grande consumo, ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor» (op. cit: 313).
Não nos parece que a marca colectiva de certificação em causa (ROTA DO VINHO DO PORTO) tenha as características de notoriedade junto do grande público (conhecimento generalizado, que deve ser de uma maioria qualificada de consumidores), ou que satisfaça o requisito de ordem qualitativo acima referido.
O mesmo não se passa com a denominação de origem PORTO, sem dúvida de elevado valor simbólico-evocativo e reconhecida pela generalidade do público.
Todavia, em face da legislação aplicável, é praticamente pacífico o entendimento de que as denominações de origem estavam sujeitas ao princípio da especialidade; eram, em regra, directamente protegidas apenas contra a sua utilização em produtos idênticos ou afins àqueles para que se encontravam registadas (Carlos Olavo, «Marcas e Designações Geográficas», ROA, Ano 65.º, Setembro 2005).
Este autor analisa três significativos arestos (Sentença da 11.ª Vara Cível da Comarca de Lisboa, que determinou a recusa da expressão «The Champagne of Beers» para cervejas, Bol. Prop. Ind. N.º 4: 1761 e 1762 ; decisão da Cour d’Appel de Paris, que anulou o registo de marca «Champagne» para perfumes, Revue Internationale de Proprieté Industrielle et Artistique, n.ºs. 175-176: 22 ss.; Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa-3.º Juízo, que determinou a recusa de registo de estabelecimento «Perfurmaria Bordeaux», Bol. Prop. Ind. N.º 3/2000: 1206 e 1207), em que, estando em causa a denominação de origem, se respeitaram com rigor os limites impostos pelo princípio da especialidade.
O artigo 251.º, n.º1, estatui que o registo da denominação de origem ou da indicação geográfica confere o direito de impedir:
a) A utilização, por terceiros, na designação ou na apresentação de um produto, de qualquer meio que indique ou sugira que o produto em questão é originário de uma região geográfica diferente do verdadeiro lugar de origem, de maneira a induzir o público em erro quanto à origem geográfica do produto;
b) Qualquer utilização que constitua um acto de concorrência desleal, no sentido do artigo 10 bis da Convenção de Paris (1967).
Como refere a apelante não se suscitam quaisquer dúvidas que o caso sujeito não se subsume a este dispositivo legal, nem do artigo 249.º, n.º 4, se retira qualquer protecção especial que se afaste do princípio da especialidade, em ordem a combater a diluição ou banalização da denominação de origem.
Repita-se: a nível de direito da propriedade industrial, perante o CPI/95, as denominações de origem só encontravam protecção relativamente a produtos idênticos ou similares, o que não é o caso.
Podia procurar-se protecção a nível da repressão da concorrência desleal, mas em relação às marcas de grande prestígio, desde que o uso da marca posterior procurasse, sem motivo justificado, tirar partido indevido desse prestígio ou pudesse prejudicar o titular daquela marca.
Exigia-se, para que tal protecção fosse viável, uma vontade demonstrada, sustentada em factos, respeitante não tanto à fase da concepção e adopção da marca, mas antes à divulgação do produto ou serviço que tinha a marca ulteriormente registada como designação.
Ora mesmo que a denominação de origem em causa do apelado, e não a marca, pudesse beneficiar de protecção adicional ao nível sobredito, necessário seria dar como assentes factos donde derivasse aquela vontade, o que está longe de acontecer.
No quadro legal referido, não se estranha o copioso número de registos de marcas concedidos pelo INPI ao longo dos anos, identificando os mais variados produtos e serviços insertos nas várias classes da Tabela Classificativa Internacional, contendo o vocábulo PORTO, como demonstrou a apelante, sem que seja liquido que a força da denominação de origem com o mesmo nome tenha empalidecido.
Todavia, o artigo 312.º, n.º 4 do CPI/2003, precisamente para reforçar a denominações de origem e as indicações geográficas com prestígio em Portugal e na Comunidade Europeia, veio proibir o respectivo uso para produtos sem identidade ou afinidade sempre que o uso das mesmas procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da denominação de origem ou da indicação geográfica anteriormente registada, ou possa prejudicá-las.
Esta formulação é inovadora, não tem carácter interpretativo e não se aplica ao caso ocorrente.
Não podemos, por conseguinte, acompanhar a argumentação do primeiro grau, que julgamos não ter feito a melhor aplicação do direito aplicável.
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Pelo exposto, acordamos em julgar procedente a apelação, e em revogar a decisão recorrida, que substituímos por outra que concede o registo da marca nacional n.º ... «PORTO CRUZ», com confirmação do despacho do Senhor Director da Direcção de Marcas do INPI.
Custas pelo apelado.
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Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010
Luís Correia de Mendonça
Carlos Marinho
Caetano Duarte |
