Acordam os Juízes, do Tribunal da Relação de Lisboa.
Relatório:
I-WIT - Software, Consultadoria e Software Para Internete Movel, Ldª., intentou ação declarativa, com processo comum, então sob a forma ordinária, contra Construlink, S.A., pedindo que seja:
a)Anulado o registo da marca nacional marca nacional n.º484007 GATEWIT, ordenando-se o respetivo cancelamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com todas as consequências legais;
e a Ré condenada:
b)a abster-se de usar a marca GATEWIT ou qualquer outro sinal confundível com a denominação social e as marcas registadas da Autora “objeto destes autos”, por qualquer modo, na sua vida comercial;
c)a destruir imediatamente qualquer produto e outro suporte onde esteja reproduzida a marca GATEWIT;
d) a abster-se de adotar qualquer sinal que seja confundível a denominação social e as marcas registadas da Autora “objeto destes autos”;
e)no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, calculada em € 1500,00 por cada dia que decorra sem que se abstenha de usar a marca GATEWIT ou outro sinal confundível.
f)Ser ordenada a apreensão de todo o material, designadamente, publicitário, encontrado na morada da Ré que contenha a designação GATEWIT.
Alegando, para tanto e em suma, que:
A Autora é uma sociedade comercial constituída no dia 24 de Novembro de 2000 com a denominação social WIT-SOFTWARE, Consultoria e Software para a Internet Móvel, tendo como objeto social a consultoria e desenvolvimento de software para a internet móvel, sistemas de informação, comercialização de software e formação.
Sendo titular dos seguintes registos:
De marca nacional n.º 424822 WIT SOFTWARE, requerido em 21/11/2007 e concedido no dia 14/03/2008, para assinalar os serviços na classe 42, que referencia.
De marca comunitária n.º 007251879 WIT SOFTWARE, requerido em 24/09/2008 e concedido no dia 29/05/2009, para assinalar os produtos e serviços, das classes 9, 38, 42, que igualmente discrimina
Além disso, a Autora é titular do nome de domínio “wit-software.com”, registado desde o dia 23/10/2000, que aloja o sítio da internet da Autora, cujo endereço é www.wit-software.com.
No referido sítio da internet são divulgados os serviços prestados pela Autora.
Desde a sua constituição, a Autora tem vindo a exercer ininterruptamente a sua atividade comercial e a prestar os seus serviços de consultadoria e desenvolvimento de software, sob a designação de WIT SOFTWARE.
A atividade desenvolvida pela Autora – que surge frequentemente referida singelamente como WIT – na área da consultoria e desenvolvimento de software tem granjeado um elevado reconhecimento no mercado nacional e internacional e tem sido amplamente divulgada na imprensa nacional.
A Ré é titular do registo de marca nacional n.º 484007 GATEWIT, requerido em 25/05/2011 e concedido em 09/08/2011, para assinalar os serviços na classe 42, que especifica.
A Autora e a Ré exercem atividade no mesmo segmento de mercado – sistemas informáticos e programas de computador.
Ora a marca da Ré reproduz a parte característica da denominação social da A., destinando-se tal marca a assinalar serviços iguais àqueles que a A. presta no exercício da sua atividade comercial, sendo assim evidente que o consumidor será induzido em confusão.
Para além de se verificar a imitação pela Ré das marcas da A., dado haver total identidade entre os serviços assinalados pelas marcas em confronto, sendo ainda que a marca da Ré apresenta elevadas semelhanças gráficas e fonéticas com as marcas anteriores WIT SOFTWARE da A.
E verificando-se, do mesmo passo, uma situação de concorrência desleal, ao menos enquanto resultado objetivamente concebível e provável.
Contestou a Ré, rejeitando a verificação dos requisitos das acusadas imitação de denominação social e de marca e concorrência desleal.
Rematando com a improcedência, por não provada, da ação, mantendo-se a titularidade do registo da marca nacional n.º 484007, “Gatewit”, pela R, e a absolvição desta de todos os pedidos.
Replicou a A., sustentando a improcedência das “excepções invocadas pela Ré na sua contestação”, que pretende integradas pelas alegadas ausência de demonstração da parte do mercado ocupada pelas suas marcas, a intensidade do uso daquelas, a extensão geográfica e a duração de tal utilização; inexistência de uma situação de concorrência, e falta de observância dos requisitos cumulativos previstos no artigo 239º, n.º 1, alínea a) do C.P.I.
Opôs-se a Ré à apresentação da réplica, requerendo o desentranhamento da mesma e documentos anexos.
O que mereceu resposta da A., requerendo…a admissão daquele articulado e “a eventual ampliação da causa de pedir”.
Insistindo a Ré, em subsequente requerimento, no desentranhamento da dita réplica.
Por despacho de folhas 274-278, considerando-se que a matéria aduzida pela A. nos artigos 1º a 17º e 37º a 41º da réplica, cumpre as finalidades e limites impostos no artigo 502º, n.º 1, 1ª parte, do Código de Processo Civil, sem que a mesma constitua ampliação da causa de pedir, apenas se considerou como não escrita a matéria constante dos artigos 18º a 36º e 42º da réplica.
Prosseguindo o processo seus termos, com tabelar saneamento, e condensação, sofreu esta reclamação de banda da A. e da Ré.
Sendo totalmente indeferida a reclamação da A. e parcialmente atendida a reclamação da Ré.
Vindo, realizada que foi a audiência final, a ser proferida sentença que, julgando a ação improcedente, absolveu a Ré de todos os pedidos contra ela formulados pela A..
Inconformada, recorreu a A., formulando, nas suas alegações, as seguintes conclusões:
“1.-A sentença proferida pelo Tribunal a quo é suscetível de recurso interposto pela Apelante ao abrigo do disposto nos artigos 615.º, n.º 1, d), 2.ª parte, e n.º 4, 627.º, n.º 1 e n.º 2, 1.ª parte, 629.º, n.º 1, 637.º, n.º 1 e 2, 1.ª parte, 638.º, n.º 1, 1.ª parte, 639.º, n.º 1 e 2, a) e b), 644.º, n.º 1, a), 645.º, n.º 1, a), e 647.º, n.º 1, 1.ª parte, todos do CPC.
2.-Contrariamente à conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, estão verificados in casu os requisitos de aplicação dos artigos 239.º, n.º 1, a) e e), e n.º 2, a) conjugado com o artigo 266.º, n.º 1 do CPI, havendo fundamento para a anulação do da marca nacional n.º 484007 GATEWIT.
3.-O registo da denominação social WIT – SOFTWARE CONSULTORIA E SOFTWARE PARA A INTERNET MÓVEL, S.A. confere à Apelante um direito de uso exclusivo de âmbito nacional para identificar a sua empresa no exercício da atividade que constitui o seu objeto social – cf. Artigos 32.º e 35.º, n.º 1 do RJRNPC e artigo 10.º do CSC.
4.-A Apelante é uma sociedade comercial constituída em 04.11.2000 com a denominação social WIT – SOFTWARE, CONSULTORIA E SOFTWARE PARA A INTERNET MÓVEL, S.A. – cf. Facto 1 dos Factos Provados – cujo objeto social é consultoria e desenvolvimento de software para a internet móvel, sistemas de informação, comercialização de software e formação – cf. Facto 2 dos Factos Provados.
5.-A Apelante é ainda titular do registo da marca nacional n.º 424822 (sinal misto) 
“WIT SOFTWARE”, requerido em 21-11-2007 e concedido em 14-03-2008, para assinalar os seguintes serviços na classe 42 da Classificação Internacional de Nice: “alojamento de sites informáticos [sites web]; aluguer de programas de computador; computadores (aluguer de -); computadores (consultoria em -); computadores (programação para -); concepção de sistemas informáticos; conversão de dados ou de documentos de um suporte físico para um suporte electrónico; engenharia; instalação de programas de computador; manutenção (criação e - ) de sites web para terceiros; manutenção de programas de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos [para terceiros]; programas de computador (actualização de - ); programas de computador (elaboração [concepção] de -); análise para implementação de sistemas de computadores”. – cf. Facto 3 dos Factos Provados.
6.-A Apelante é titular do registo da marca comunitária n.º 007251879 
“wit software”, requerido em 24-09-2008 e concedido em 29-05-2009, para assinalar os seguintes produtos e serviços nas classes 9, 38 e 42 da Classificação Internacional de Nice: (classe 9) “programas de computador e software”, (classe 38) “telecomunicações”, (classe 42) “consultoria no domínio de hardware e do software; programação para computadores; serviços de concepção de sistemas informáticos; manutenção de software; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos (para terceiros); actualização de software; concepção de programas de computador”. – cf. Facto 4 dos Factos provados.
7.-A Apelante é titular do nome de domínio “wit-software.com”, registado desde 23-10-2000. – cf. Facto 5 dos Factos provados.
8.-A Apelada é titular do registo de marca nacional n.º 484007 GATEWIT requerido em 25.05.2011 e concedido em 09.08.2011 para assinalar serviços de “concepção de sistemas informáticos; manutenção (criação e-) de sites web para terceiros; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos [para terceiros]; programas de computador (elaboração [concepção] de -); consultadoria em computadores”. – cf. Facto 16 dos Factos Provados.
9.-O Tribunal a quo corretamente concluiu pela existência de identidade entre os serviços assinalados pelas marcas em confronto e pela proximidade e semelhanças entre os serviços assinalados pela marca GATEWIT e a denominação social da Apelante.
10.-O Tribunal a quo identificou corretamente o consumidor médio dos serviços em causa como normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Contudo, não justificou a convicção expressa de que o consumidor médio dos serviços assinalados “tem um grau de atenção que se pode considerar ser superior ao que normalmente se regista no grande consumo”.
11.-É facto público e notório que há muitos anos que o ensino da língua inglesa integra o currículo da escolaridade obrigatória em Portugal e que o público nacional está exposto a séries televisivas, filmes e música em língua Inglesa, o que permite inferir um certo conhecimento da língua de uso habitual. Mais, é facto público e notório que na área das novas tecnologias a língua Inglesa é uma língua franca de referenciamento. Aliás, o Tribunal Geral da União Europeia, em Acórdão de 27.11.2007 proferido no Processo T-434/05 “ACTIVY Media Gateway” destacou que o consumidor europeu de produtos e serviços relacionados com tecnologias de informação está mais familiarizado com o uso de palavras em Inglês.
12.-Admitindo que o público relevante compreende tanto o público em geral como o público especializado, na apreciação global dever-se-á atender ao público consumidor com o grau de atenção mais baixo. Neste sentido já se pronunciou o Tribunal de Justiça da União Europeia, a título exemplificativo, no Acórdão de 15.02.2011 proferido no processo T-213/09 “YOMMA”.
13.-Logo, o Tribunal a quo errou na apreciação do caso ao concluir sem mais que o consumidor médio dos serviços em referência tem um grau superior de atenção. Certo é que, mesmo que o tenha, tal não afastará a conclusão de que o registo da marca nacional n.º 484007 GATEWIT deverá ser anulado.
14.-WIT é a parte característica da denominação social da Apelante. Veja-se que o Tribunal a quo deu como provado que a atividade desenvolvida pela Apelante surge frequentemente referida como “WIT”. – cf. Facto 11 dos Factos Provados.
15.-Graficamente, WIT é o elemento que se destaca na composição da denominação social da Apelante surgindo separado dos demais elementos que a compõem por um hífen. Concetualmente, WIT poderá ser percecionado pelo seu significado primário da língua inglesa, ou seja, substantivo que significa “inteligência, compreensão, entendimento” ou como uma expressão de fantasia. Ainda que o consumidor médio dos serviços esteja familiarizado com a língua inglesa, WIT não é uma palavra comum. Os elementos “Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel” serão percecionados como uma descrição do âmbito da atividade prosseguida pela Apelante na língua Portuguesa e o elemento S.A. como a sigla comumente usada para identificar as sociedades somo a forma de sociedade anónima. Foneticamente, WIT impõe-se por ser a única palavra em Inglês na composição da denominação social da Apelante. WIT é uma palavra curta e aguda, sendo mais memorizável pelo consumidor e usada em referência direta à Apelante.
16.-O consumidor quando deparado com um sinal nominal irá decompô-lo nos elementos nominais que sugerem um significado ou que se parecem com os elementos nominais que conhece. Neste sentido já se pronunciou o Tribunal da Geral da União Europeia em Acórdão de 13.02.2007 proferido no processo T-256/04 “MUNDIPHARMA”.
17.-Assim, o consumidor médio dos serviços sob análise irá seguramente percecionar GATEWIT como o resultado da aglutinação de GATE e WIT. GATE é um termo apreendido com um significado específico em termos informáticos, em concreto, como “uma das elementares estruturas de blocos que compõem os computadores.” Ainda que parte do público consumidor nacional apreenda o termo GATE pelo seu significado comum de “portão”56, WIT será percecionado como mais distintivo ainda que o seu conteúdo semântico não seja apreendido.
18.-Foneticamente, GATEWIT será pronunciada com a acentuação na última sílaba – WIT – que, em função da sua impressão fonética aguda, será mais impactante face às demais sílabas.
19.-Ao não proceder ao confronto das marcas de uma perspetiva concetual nem considerar a jurisprudência acima citada, o Tribunal a quo não constatou que o elemento mais distintivo da marca GATEWIT é também WIT.
20.-No confronto entre as marcas 
da Apelante e a marca GATEWIT é evidente que, contrariamente ao concluído pelo Tribunal a quo, se têm por verificados os requisitos no artigo 239.º, n.º 1, a) aplicável ex vi artigo 266.º, n.º 1 e 245.º do CPI.
21.-WIT é o elemento preponderante e distintivo das marcas WIT. Graficamente, WIT é projetado visualmente em função do tamanho e estilização adotados em contraste com SOFTWARE.
Foneticamente, WIT é um elemento mais curto, agudo e mais impactante. Concetualmente, WIT significa “inteligência, compreensão, entendimento”, ao passo que SOFTWARE é um vocábulo da língua perfeitamente integrado na língua portuguesa que é usado como tal para identificar programa de computador e, consequentemente, descritivo dos serviços assinalados.
22.-SOFTWARE será tendencialmente obliterado pelo consumidor em referência oral ou escrita considerando o carácter secundário e descritivo do elemento.
23.-No confronto das marcas, o Tribunal a quo não reconheceu o carácter descritivo de SOFTWARE nem a preponderância distintiva de WIT o que comprometeu, evidentemente, a correta subsunção dos factos às normas de direito aplicável.
24.-GATEWIT reproduz o elemento WIT das marcas da Apelante. WIT é foneticamente impactante conforme explanado acima no ponto 18. Concetualmente, WIT tem autonomia face a GATE, sendo que, reitera-se, também no caso da marca GATEWIT, WIT é o elemento mais distintivo conforme acima exposto no ponto 19.
25.-Pese embora o douto Tribunal a quo refira jurisprudência e doutrina relevantes, a análise que efetuou com a mesma não se conforma. No citado Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 11.11.1997, proferido no processo C-251/95 “SABEL” fez-se constar que: “Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas.”
26.-LUIS COUTO GONÇALVES destaca um dever de “apreciar as marcas no seu conjunto só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade (v.g. no caso de não resultar dessa visão unitária um resultado claro)”, o princípio da “irrelevância, no conjunto da apreciação das marcas, das suas componentes genérica e descritiva” e ainda “o de, nas marcas complexas (constituídas por mais de um elemento) se dever privilegiar, sempre que possível, o elemento dominante.” O mesmo Autor também evidencia, referindo-se às marcas mistas que: “O correcto parece ser de, a priori, não privilegiar nenhum dos elementos embora, por regra, o elemento nominativo deva ser considerado o elemento preponderante”
27.-Em Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia proferido em 29.09.1998 no processo C-39/97 “CANON KABUSHIKI KAISHA” onde se fez constar que: “A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente.”
28.-Ora, conforme é percetível da leitura da fundamentação da sentença, o Tribunal a quo não aplicou o princípio da interdependência entre fatores.
29.-Numa apreciação de conjunto de todos os fatores, existe o risco dos consumidores, distinguindo embora os sinais, estabeleçam uma associação dos serviços GATEWIT aos serviços que sabem ser assinalados pelas marcas WIT SOFTWARE, admitindo a existência de uma relação de parceria jurídica ou económica e transferindo os valores que associa aos serviços WIT SOFTWARE para os serviços GATEWIT.
30.-O Tribunal a quo sobrevalorizou a circunstância do elemento WIT constatar no início da composição da denominação social e das marcas da Apelante e no final da composição da marca GATEWIT. Contudo, o Tribunal Geral da União Europeia já constatou que tal regra não é válida em todos os casos. Neste sentido, veja-se o Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 14.04.2012 proferido no processo T-466/08 “LÂNCOME PARFUMS ET BEAUTÉ”61 onde se poder ler “(…) no que se refere ao argumento da recorrente segundo o qual a parte inicial de um sinal reveste importância na impressão global que esse sinal produz (…)recorde‑se que essa consideração não pode valer em todos os casos (…)” e que tem total aplicação ao caso concreto.
31.-Numa apreciação de conjunto de todos os fatores, é evidente que, contrariamente ao aventado pelo Tribunal a quo, inexistem elementos bastantes para que a marca GATEWIT e os serviços pela mesma assinalados não sejam facilmente percecionados pelo consumidor médio como serviços da Apelante ou de entidade jurídica ou economicamente relacionada com a Apelante.
32.-Não é possível estabelecer um paralelismo entre o presente caso e os casos julgados pelo Tribunal Geral da União Europeia no âmbito do processo T-224/01 em que estavam em causa as marcas NU-TRIDE E TUFFTRIDE62 e no âmbito do processo T-311/01 onde estavam em causa as marcas ASTERIX e STARIX63. No caso T-224/01, o elemento comum às marcas, ou seja, o sufixo TRIDE foi julgado descritivo em relação aos produtos e serviços em causa, motivo pelo qual não pode ser considerado um elemento distintivo das duas marcas em comparação. No presente caso, o elemento comum WIT não é descritivo em relação á atividade, produtos e serviços em causa.
33.-Por seu turno, no caso T-311/01 considerou-se que nem ASTERIX nem STARIX tinham qualquer significado corrente nas línguas da União Europeia. No presente caso, os sinais em confronto são compostos por palavras pré-existentes..
34.-O Tribunal a quo considerou na ponderação que “coexistem no mercado várias marcas “WIT” na sua composição (…)” (…). Contundo, nenhuma prova foi produzida nos autos que permita tal conclusão, nem o Tribunal a quo deu tal facto como provado.
35.-Veja-se o Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 07.11.2007 proferido no processo T-57/06 “NV HARLY” de onde resulta que não é possível excluir inteiramente que, em determinados casos, a coexistência de marcas anteriores no mercado possa, eventualmente, diminuir o risco de confusão entre duas marcas em conflito. Contudo, tal apenas poderá ser considerado se tiver sido produzida prova que permita concluir por uma coexistência que assente na inexistência de risco confusão, no espírito do público relevante, entre as marcas anteriores e a marca anterior oposta e se as marcas anteriores em causa e as marcas em conflito sejam idênticas. (…)
36.-Ora, o Tribunal a quo apenas deu como provada a existência do registo da marca comunitária n.º 00358038, do registo da marca comunitária n.º 003114881, do registo da marca comunitária n.º 003558053, do registo da marca comunitária n.º 003316131, do registo da marca comunitária n.º 005981428, do registo da marca comunitária n.º 007196827, do registo da marca comunitária n.º 009035726 (cf. Factos 30 a 36 dos Factos Provados).
37.-As referidas marcas não são idênticas aos sinais em conflito nestes autos, não podendo a marca GATEWIT ser-lhes equiparada. Mais, nenhuma prova foi junta de coexistência na ausência de confusão. E da ausência de oposição averbada por parte da Apelante contra os registos de marca comunitária n.º 005981428, marca comunitária n.º 007296827, marca comunitária n.º 0090357726 não se pode inferir que tais marcas venham sendo usadas, que as entidades suas titulares concorrem no mercado para satisfação das mesmas necessidades do público consumidor e que, consequentemente, tenha havido coexistência pacífica no mercado com tais marcas no mercado.
38.-Importa enfatizar que o Tribunal a quo aplicou incorretamente a teoria da distância de origem alemã, de acordo com a qual o titular de uma marca não poderá exigir que a marca de um concorrente tenha maior distância distintiva em relação à sua do que a distância que ele mesmo estabelece relativamente a marcas anteriores.
39.-Tal teoria não tem acolhimento legal porquanto da leitura do disposto nos artigos 239.º, n.º 2, a), n,.º 1, a) aplicáveis ex vi artigo 266.º, n.º 1 ou artigo 245.º do CPI. Da análise de tais normas, resulta que o confronto deverá ser efetuado respetivamente entre a parte característica da firma ou denominação social anterior e a marca posterior que é objeto de anulação, ou entre a marca anterior e a marca posterior que é objeto de anulação. Nenhuma referência sendo efetuada à consideração de registos de marcas de terceiros como fator de ponderação. Nessa medida, a existência de registos das marcas de terceiros consideradas pelo Tribunal a quo não poderão ter um efeito impeditivo do exercício do direito pela Apelante contra a Apelada.
40.-O Tribunal a quo não explica de que modo essa teoria tem aplicação no confronto com a denominação social.
41.-Sem prescindir, veja-se que ainda que se considere que a “Teoria da Distância” tem cabimento face ao teor das normas aplicáveis, o que não se concede, a mesma não poderia ter aplicação no presente caso.
42.-A Apelante é titular do registo de denominação social WIT – SOFTWARE, CONSULTORIA E SOFTWARE PARA A INTERNET MÓVEL beneficia de prioridade face a todos os registos de marca de terceiros acima identificados. Sendo a Apelante titular da denominação social WIT SOFTWARE, CONSULTORIA E SOFTWARE PARA A INTERNET MÓVEL cuja parte característica é WIT, a aplicação da teoria da distância não pode ser aplicação.
43.-O registo das marcas WIT SOFTWARE constitui exercício legítimo de um direito. Com efeito, conforme decorre do disposto no artigo 225.º, b) e e) do CPI, o direito ao registo da marca cabe a quem nisso tenha legítimo interesse, designadamente, aos comerciantes, para assinalar os produtos do seu comércio e aos que prestam serviços, para assinalar a respetiva atividade.
Assim, ao tomar diligências para obter os registos de marca WIT SOFTWARE, entre os quais se incluem a marca nacional n.º 424822, a Apelante tinha nisso um legítimo interesse face ao seu direito prioritário sobre a denominação social WIT – SOFTWARE, CONSULTORIA E SOFTWARE PARA A INTERNET MÓVEL também oposto à Apelada nos presentes autos.
44.-Veja-se que a teoria da distância já foi expressamente rejeitada pelo Tribunal Geral da União Europeia em Acórdão proferido em 28.04.2016 no processo T-144/15 “L’ÒREAL”68 com idênticos fundamentos. Com efeito, o Tribunal Geral da União Europeia considerou que a teoria de que o proprietário de uma marca anterior não pode exigir de operadores que procurem obter o registo de uma marca que mantenham uma maior distância da sua marca anterior do que aquele que foi observada por si em relação a marcas anteriores à sua não poderá relevar. Com efeito, entendeu o Tribunal que as normas contidas nos artigos 8.º, n.º 1, alínea b) 41.º, n.º 1, a) do Regulamento N.º 207/2009 determinam que a apreciação de existência de risco de confusão entre uma marca pedida e uma marca anterior, designadamente, uma análise das semelhanças visuais, fonéticas e concetuais entre as marcas em confronto. Com base nesta premissa, o Tribunal Geral da União Europeia concluir que a análise das marcas em confronto não pode assentar na comparação da marca anterior com outras marcas que não fazem parte do processo sob análise. Este raciocínio tem total aplicação ao teor das normas contidas nos artigos 239.º, n.º 1, a) e n.º 2, a) aplicáveis ex vi artigo 266.º, n.º 1, 245.º do CPI.
45.-Em conclusão, o Tribunal a quo aplicou incorretamente as normas contidas nos artigos 266.º, n.º 1 e 239.º, n.º 1, a) e n.º 2, a) do CPI, subsumindo incorretamente os factos ao direito, incorrendo, desse modo, em erro de julgamento. Consequentemente, a sentença objeto de recurso deverá ser anulada porquanto, tendo-se por verificados todos os requisitos do artigo 239.º, n.º 1, a) , 245.º e 239.º, n.º 2, a)do CPI, tem por se verificado o fundamento de anulação do registo da marca nacional n.º 484007 GATEWIT.
46.-De acordo com disposto no artigo 239.º, n.º 1, e) aplicável ex vi artigo 266.º, n.º 1 do CPI, constitui fundamento de anulação o reconhecimento de que o titular do registo pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção. E de acordo com o disposto no artigo 317.º, n.º 1, proémio, constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica.
47.-Segundo LUÍS COUTO GONÇALVES 69, referindo-se ao revogado artigo 24.º, n.º 1, e) do CPI que apresentava a mesma redacção do actual artigo 239.º, n.º 1, e) do CPI, com esta norma: “A concorrência desleal actua, de modo impróprio e indirecto, como um instrumento excepcional destinado a evitar registos que possam pôr em causa posições de concorrência conquistadas no mercado por terceiros de boa fé. “ Logo, a aplicação da norma depende tão somente da suscetibilidade de ocorrência de situações de concorrência desleal, ainda que tal não seja a intenção do agente.
48.-Da leitura conjugada do disposto no artigo 317.º, n.º 1, proémio e da alínea a) do CPI resulta que constitui ato de concorrência desleal o ato suscetível de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.
49.-Conforme bem concluído pelo Tribunal a quo, Apelante e Apelada encontram-se numa situação de concorrência direta, destacando que são titulares de marcas que se destinam a assinalar os mesmos serviços.
50.-A adoção de uma marca que é suscetível de associação com a denominação social e as marcas da Apelante são atos suscetíveis de criar confusão no mercado com a empresa, produtos e serviços da Apelante e, como tal, atos suscetíveis de não se conformarem com as normas e usos
51.-O Tribunal a quo evidencia que o reconhecimento de que situações de concorrência desleal se possam verificar sempre seria afastado pelo facto de num artigo datado de 25 de Maio de 2012, com a epígrafe “UKTI premeia TIC portuguesas”, divulgado no sítio <www.computerworld.com.pt> ser referido que a UK Trade & Investments (UKTI) iria premiar na quinta edição dos “UKTI Business Awards” algumas empresas do sector das TIC, entre as quais a GATEWIT e a WIT SOFTWARE. – cf. Facto 24 dos Factos Provados.
52.-Sucede que nada impede que duas empresas do mesmo Grupo sejam premiadas pelos seus feitos individuais. Acresce que tal facto não permite inferir que o consumidor médio dos serviços sob referência não percecionará a empresa da Apelada identificada como GATEWIT como uma empresa do Grupo da Apelante WIT – Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, S.A.
53.-Ao concluir que “Não se verifica, pois, qualquer situação de concorrência desleal ou possibilidade de a mesma ocorrer, independentemente da intenção da ré.”, o Tribunal a quo incorreu em erro de julgamento.
54.-Assim, importa concluir que a concorrência desleal é possível independentemente da intenção da Apelada, tendo-se por verificados os requisitos contidos no artigo 239.º, n.º 1, e) aplicável ex vi artigo 266.º e do artigo 317.º, n.º 1, a) do CPI. Consequentemente, a sentença objeto de recurso deverá ser anulada porquanto, tendo-se por verificados todos os requisitos do artigo 239.º, n.º 1, e) do CPI, tem por se verificado o fundamento de anulação do registo da marca nacional n.º 484007 GATEWIT.
55.-Em face do exposto, os pedidos deduzidos pela Autora, aqui Apelante, revelam-se absolutamente adequados ao abrigo do disposto nos artigos 239.º, n.º 1, a) e e) e n.º 2, a), 245.º, 317.º, n.º 1, a) do CPI, 289.º do CC e 36.º do CPI, artigo 258.º do CPI e artigo 9.º, n.º 1 e 2, alínea c) do RMUE, Artigos 32.º e 35.º do RJRNPC e artigo 10.º do CSC, artigo 338.º M, n.º 1 do CPI e artigo 829.º-A, n.º 1 do CC.”.
Termina com a revogação da sentença recorrida e sua substituída por outra que julgue a ação totalmente procedente por provada.
Contra-alegou a Recorrida, dizendo, em conclusões:
“1.-Não há razão para se considerar que a sentença não apreciou a relevância do sinal “WIT”. A abordagem foi devidamente feita e concluiu-se pela “diferença da impressão global gerada por cada uma das marcas”, sendo que a marca GATEWIT apresenta diferenças gráficas e fonéticas suficientes que a distinguem das marcas da Recorrente;
2.-A marca da Recorrida não entra em conflito com a marca da Recorrente. O que se explica, entre outros factores, pelo facto de “o vocábulo único GATEWIT apresenta(r) um início, em termos gráficos e sonoros, que é diverso do sinal da autora [Recorrente] e que justifica que o consumidor médio dos serviços assinalados, com um grau de atenção que se pode considerar superior ao que normalmente se regista no grande consumo, estabeleça a diferenciação de forma espontânea e sem necessidade de confronto comparativo directo.”;
3.-A ausência de risco de confusão também se sustenta na coexistência de marcas anteriores no mercado, e pelo argumento da teoria da distância. Donde resulta a menor força distintiva da marca e, consequentemente, a dissipação de risco de confusão pela mera utilização de parte de um sinal idêntico;
4.-Deve manter-se a conclusão de que, por a Recorrente não ter reagido contra as marcas posteriores às suas, mas anteriores à marca da Recorrida contendo o elemento “WIT”, destinadas a assinalar serviços idênticos ou afins aos que identifica, “coexistem no mercado várias marcas com “WIT” na sua composição, sem oposição da demandante que, aliás, já fazia parte das marcas de outros operadores, sem que haja notícia de situações de confusão que ponham em causa o exclusivo decorrente do correspondente registo (…)”;
5.-Com efeito, a Recorrente não trouxe para o processo provas que demonstrassem a existência de risco de confusão e a identidade entre as suas marcas e as marcas elencadas que coexistem com a sua com sinais idênticos. Deveria a Recorrente ter demonstrado que se opunha à concessão do registo das mesmas, ou que já havia requerido a sua anulação. O que não aconteceu;
6.-A Teoria da Distância é aplicável abstractamente e no caso sub judicio. Assim, tendo a Recorrente feito uso de sinais previamente existentes, e não tendo reagido ao registo de marcas posteriores às suas, a sua protecção será, evidentemente, bastante mais reduzida.
Aproveitar-se dessa situação poderia corresponder a abuso de direito, na vertente de tu quoque;
7.-Assiste muita razão ao Tribunal a quo quando remata que “os elementos diferenciadores acima referidos que relevam no conjunto do sinal da ré [Recorrida] permitem estabelecer uma clara distinção entre este e os sinais prioritários da autora, afastando deste modo o risco de erro, confusão ou associação e assegurando a função distintiva de cada um.”;
8.-A conclusão do Tribunal a quo de que a coexistência do elemento “WIT” nas duas marcas em cotejo não induz o consumidor em risco é fundamentada, e não está, como pretende a Recorrente, baseada apenas na existência de outros registos de marca compreendendo o elemento “WIT”. Foi, muito pelo contrário, empreendida uma análise de todos os requisitos de reprodução ou imitação da marca previstos no artigo 239.º, n.º 1, al. a), do CPI. (Cfr. Pgs. 18 e seguintes da Sentença);
9.-Não colhe o intento da Recorrente de baixar o nível de exigência quanto ao grau de distintividade da marca, assente no alegado menor nível de atenção do consumidor médio.
Conclui-se, assim, através das premissas de que a Recorrente parte, que o Tribunal a quo andou bem quando decidiu que o consumidor médio dos serviços assinalados tem um grau de atenção que se pode considerar ser superior ao que normalmente se regista no grande consumo;
10.-A mera circunstância de Recorrente e Recorrida actuarem no mesmo sector do mercado, e de a Recorrida ser titular de marca destinada a assinalar os mesmos serviços, não permite concluir que esta tenha adoptado, venha adoptando ou possa adoptar uma conduta susceptível de criar confusão com a actividade, estabelecimento e serviços da demandante [Recorrente].
11.-Nenhuma conduta da Recorrida permite concluir pela prática de actos de concorrência desleal.
Por esse motivo, a Recorrente tentou enveredar pela hipótese de “concorrência desleal independente da intenção”. Não se vê como. A concorrência desleal é um instituto com requisitos muito apertados, os quais têm de ser devidamente demonstrados. A Recorrente falhou até em indicar em que espécie de concorrência desleal estaria a Recorrida a incorrer. E não identifica, igualmente, uma lesão ou potencial lesão.
12.-E, assim, não se vislumbrando uma qualquer violação dos direitos de propriedade industrial da Recorrente, não há sequer que ponderar a possibilidade de sujeitar a Recorrida às sanções acessórias, muito invasivas, do artigo 338.º-M do CPI.”.
II-Corridos os determinados vistos, cumpre decidir.
Face às conclusões de recurso, que como é sabido, e no seu reporte à fundamentação da decisão recorrida, definem o objeto daquele – vd. art.ºs 635º, n.º 3, 639º, n.º 3, 608º, n.º 2 e 663º, n.º 2, do novo Código de Processo Civil – são questões propostas à resolução deste Tribunal:
-se a marca da Recorrida, constitui imitação das marcas da A./recorrente;
-se a marca da Recorrida constitui imitação da denominação social da Recorrente;
-se o uso da marca da Ré integra concorrência desleal relativamente à A.
***
Considerou-se assente, na 1ª instância, sem impugnação a propósito, e nada impondo diversamente, a factualidade seguinte:
“1.-A autora é uma sociedade comercial constituída em 04-11-2000, com a denominação social “WIT-SOFTWARE, CONSULTORIA E SOFTWARE PARA A INTERNET MÓVEL, S.A.”
2.-O objecto social da autora é a “consultoria e desenvolvimento de software para a internet móvel, sistemas de informação, comercialização de software e formação”.
3.-A autora é titular do registo de marca nacional n.º 424822 (sinal misto) 
, “WIT SOFTWARE”, requerido em 21-11-2007 e concedido em 14-03-2008, para assinalar os seguintes serviços na classe 42 da Classificação Internacional de Nice: “alojamento de sites informáticos [sites web]; aluguer de programas de computador; computadores (aluguer de -); computadores (consultadoria em -); computadores (programação para -); concepção de sistemas informáticos; conversão de dados e de programas informáticos [outros do que conversão física]; conversão de dados ou de documentos de um suporte físico para um suporte electrónico; engenharia; instalação de programas de computador; manutenção (criação e -) de sites web para terceiros; manutenção de programas de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos [para terceiros]; programas de computador (actualização de -); programas de computador (elaboração [concepção] de -); análise para implementação de sistemas de computadores”.
4.-A autora é titular do registo de marca comunitária n.º 007251879 
, “wit software”, requerido em 24-09-2008 e concedido em 29-05-2009, para assinalar os seguintes produtos e serviços nas classes 9, 38 e 42 da Classificação Internacional de Nice: (classe 9) “programas de computador e software”, (classe 38) “telecomunicações”, (classe 42) “consultoria no domínio do hardware e do software; programação para computadores; serviços de concepção de sistemas informáticos; manutenção de software; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos (para terceiros); actualização de software; concepção de programas de computador”.
5.-A autora é titular do nome de domínio “wit-software.com”, registado desde 23-10-2000.
6.-O nome de domínio “wit-software.com” aloja o sítio da Internet da autora, cujo endereço é <www.wit-software.com>.
7.-No referido sítio da Internet <www.wit-software.com> são divulgados os serviços prestados pela autora.
8.-Desde a sua constituição, a autora tem vindo a exercer ininterruptamente a sua actividade comercial e a prestar os seus serviços de consultadoria e desenvolvimento de software, sob a designação de “WIT SOFTWARE”.
9.-Promovendo uma pesquisa no motor de busca <www.google.pt> pela expressão “WIT SOFTWARE”, o sítio da autora www.wit-software.com corresponde à primeira entrada.
10.-Promovendo uma pesquisa no mesmo motor de busca pela expressão “WIT”, o sítio da autora <www.wit-software.com> corresponde à segunda entrada, sendo apenas precedida por um link para o sítio da “WIPRO LIMITED” <http://www.google.com/finance?client=ob&q=NYSE:WIT>.
11.-A actividade desenvolvida pela autora surge frequentemente referida como “WIT”.
12.-A actividade desenvolvida pela autora na área da consultoria e desenvolvimento de software tem granjeado reconhecimento no mercado nacional e internacional e tem sido divulgada na imprensa nacional.
13.-As marcas da autora referidas em 3 e 4 são expostas em artigos de imprensa referentes aos serviços por si disponibilizados.
14.-As marcas da autora referidas em 3 e 4 são usadas em press releases e em folhetos de promoção dos seus serviços.
15.-E encontram-se integradas em stands de exposições em que participou, desde o ano de 2010.
16.-A ré é titular do registo de marca nacional n.º 484007 (sinal verbal) “GATEWIT”, requerido em 25-05-2011 e concedido em 09-08-2011, para assinalar os seguintes produtos e serviços na classe 42 da Classificação Internacional de Nice: “concepção de sistemas informáticos; manutenção (criação e -) de sites web para terceiros; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos [para terceiros]; programas de computador (elaboração [concepção] de -); consultadoria em computadores”.
17.-A autora não apresentou na fase administrativa prévia à concessão da referida marca nacional n.º 484007 “GATEWIT”, registada a favor da ré, qualquer reclamação ao pedido de concessão do registo da marca.
18.-O objecto social da ré, CONSTRULINK – TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A., é o desenvolvimento de tecnologias de informação e prestação de serviços de apoio técnico e consultadoria nas áreas das novas tecnologias.
19.-A autora e a ré exercem actividade no sector das tecnologias de informação.
20.-A actividade da autora centra-se naquilo que vulgarmente se denomina por “mobile”, ou seja, essencialmente aplicações e outros dispositivos portáteis.
21.-A actividade da ré centra-se nas denominadas plataformas electrónicas de contratação pública e privada.
22.-As soluções desenvolvidas pela autora e que esta identifica pelas suas marcas contendo a palavra “WIT” destinam-se a ser adquiridas por clientes em diversos sectores de actividade, nomeadamente no sector da Banca, da Administração Pública, dos Meios de Comunicação Social, de Telecomunicações e Segurador.
23.- No seu sítio na Internet,
<http://www.gatewit.com/pt/content/show/id/285>, a ré afirma que “As soluções da Gatewit podem ser aplicadas aos mais diversos sectores de actividade: Administração Pública, Saúde, Educação, Construção, Transporte, Banca entre outras”.
24.- Num artigo datado de 25 de Maio de 2012, com a epígrafe “UTKI premeia TIC portuguesas”, divulgado no sítio <www.computerworld.com.pt>, é referido que a UK Trade & Investments (UKTI) vai premiar a quinta edição dos “UKTI Business Awards” algumas empresas do sector das TIC, entre as quais a GATEWIT e a WIT SOFTWARE, ou seja, a ré e a autora.
25.-A ré está representada ou actua em mais do que um continente.
26.-Desde 29-07-2011 e até ao presente momento que a ré faz publicidade no jornal “Diário Económico” com uma regularidade semanal, às terças-feiras.
27.-A ré celebrou, em 16-01-2010, um contrato de publicidade com o jornal “Expresso”, anualmente renovável, que lhe proporcionou a oportunidade de ser semanalmente publicitada na respectiva capa do caderno de economia.
28.-A imagem “GATEWIT” começou por ser divulgada no dia 16-07-2012 e essa divulgação será assegurada pelo “Expresso” até ao dia 29-12-2012.
29.-A publicidade “GATEWIT” no jornal “Público” arrancou no dia 15-07- 2012, tendo havido, em média, três inserções por mês, à excepção do mês de Agosto.
30.-A marca comunitária n.º 003558038 
foi registada em 27-05-2005 e destina-se a assinalar “pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; elaboração de software; elaboração (concepção) e desenvolvimento de software, actualização de software, aluguer de software informático, consultadoria informática, manutenção de software, consultadoria técnica informática, consultadoria em matéria de computadores, aluguer de tempo de acesso a um centro servidor de bases de dados, desenvolvimento, concepção, alojamento de sites nacionais e internacionais”, na classe 42 da Classificação Internacional de Nice, entre outros serviços.
31.-A marca comunitária n.º 003114881 CREWIT foi registada em 13-12- 2004 e destina-se a assinalar “concepção e desenvolvimento de computadores, incluindo computadores fixos, portáteis e manuais, servidores, terminais e impressoras para uso do pessoal de voo na prestação de serviços, recolha e troca de informação e para comunicação entre o pessoal nos aeroportos e o pessoal de voo nos aviões, antes da partida, durante o voo e após a aterragem, e concepção e desenvolvimento de programas de computadores, incluindo para uso em computadores fixos, portáteis e manuais, servidores, terminais e impressoras para uso do pessoal de voo na prestação de serviços, recolha e troca de informação e para comunicação entre o pessoal nos aeroportos e o pessoal de voo nos aviões, antes da partida, durante o voo e após a aterragem”, na classe 42 da Classificação Internacional de Nice, entre outros serviços.
32.-A marca comunitária n.º 003558053 
foi registada em 27-05-2005 e destina-se a assinalar “Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; elaboração de software; elaboração (concepção) e desenvolvimento de software, actualização de software, aluguer de software informático, consultadoria informática, manutenção de software, consultadoria técnica informática, consultadoria em matéria de computadores, aluguer de tempo de acesso a um centro servidor de bases de dados, desenvolvimento, concepção, alojamento de sites nacionais e internacionais”, na classe 42 da Classificação Internacional de Nice, entre outros serviços.
33.-A marca comunitária n.º 003316131 
foi registada em 17-02- 2005 e destina-se a assinalar, entre outros, “serviços científicos, tecnológicos e de investigação; fornecimento de informações técnicas no domínio de testes laboratoriais”, na classe 42 da Classificação Internacional de Nice, entre outros.
34.-A marca comunitária n.º 005981428 WITAG foi registada em 15-05- 2008 e destina-se a assinalar “concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores”, na classe 42 da Classificação Internacional de Nice, entre outros serviços.
35.-A marca comunitária n.º 007196827 WITRICITY foi registada em 14-05-2009 e destina-se a assinalar “concepção e desenvolvimento de hardware e software”, na classe 42 da Classificação Internacional de Nice, entre outros serviços.
36.-A marca comunitária n.º 009035726 
foi registada em 04-10- 2010 e destina-se a assinalar “concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores”, na classe 42 da Classificação Internacional de Nice, entre outros serviços.
37.-Não há notícia de que a autora tivesse deduzido oposição aos pedidos de registo das marcas posteriores indicadas em 34, 35 e 36.”.
*
Sendo que “Dos constantes da base instrutória, não se provaram os seguintes factos:
a)Sem prejuízo do que resulta provado sob o n.º 11, que para além da própria autora, a actividade desenvolvida por esta também surge frequentemente referida como “WIT” (cf. facto 1 da base instrutória).
b)Sem prejuízo do que resulta provado sob o n.º 12, que o reconhecimento do mercado seja elevado e que a divulgação na imprensa nacional seja ampla (cf. facto 2 da base instrutória).
c)A participação da autora em exposições, referida no facto provado n.º 15, teve início em 2009 (cf. facto 5 da base instrutória).”.
***
Vejamos.
II–1–Da imitação das marcas da Recorrente.
1.-Não sofre crise o caráter prioritário das marcas da Recorrente, no confronto da marca da Recorrida, nem a identidade/afinidade dos produtos que as marcas assim em conflito se destinam a assinalar.
Sendo pois de dar por verificados os requisitos estabelecidos no artigo 245º, n.º 1, alíneas a) e b), do Código da Propriedade Industrial.
Isto posto.
No conceito de imitação cabe, sob impulso da DM – Primeira Diretiva do Conselho n.º 89/104/CEE, de 21/12//988, in JO L 40/l de 11/2//989, que harmonizou as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, sendo entretanto revogada pela Diretiva n.º 2008/95/CE, de 22-10-2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, in JO L 299, de 8-11-2008, que aproxima as legislações dos Estados Membros – a semelhança “que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois do exame atento ou confronto”, vd. art.º 245º, n.º 1, alínea c), do Código da Propriedade Industrial.
Como refere Luís M. Couto Gonçalves,[1] depois de distinguir, quanto à sua estrutura, várias espécies de marcas, “Sem prejuízo das especificidades colocadas por cada um destes tipos de marcas (nominativas, gráficas, mistas) há um conjunto de critérios de apreciação comuns relativamente consensuais na doutrina.
O primeiro é o de se dever apreciar as marcas no seu conjunto só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade (v.g. no caso de não resultar dessa visão unitária um resultado claro). A razão de ser deste critério está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sensibiliza mais o consumidor, não se devendo pressupor que este tenha condições de efectuar um exame comparativo e contextual dos sinais entre si.
O segundo é o da irrelevância, no conjunto da apreciação das marcas, das suas componentes genérica ou descritiva. O facto de se assemelharem, unicamente, com relação aos sinais genéricos ou descritivos não é determinante.
O terceiro é o de, nas marcas complexas (constituídas por mais de um elemento nominativo) se dever privilegiar, sempre que possível, o elemento dominante.”.
Note-se que não há contradição entre este e o primeiro critério. É no respeito da visão unitária e não espartilhada da marca que se retira ou não a prevalência de um dos seus elementos.”.
Certo que, como adverte Ferrer Correia,[2] “o consumidor (…) não tem à vista (em regra) as duas marcas para fazer delas um exame comparativo.”.
Por isso existindo “a imitação de uma marca por outra (…) quando, postas em confronto, elas se confundam (…) existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger – o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos”.
Acrescentando aquele Mestre[3] que "Por último, as marcas mistas e as marcas complexas deverão ser consideradas globalmente, como sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes - sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta. portanto, os elementos que desempenhem função, acessória, de mero pormenor).". [4]
Na jurisprudência, e aportando critérios nesta matéria, veja-se o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13-07-2010,[5] julgando que “III – (…) no juízo a fazer acerca da imitação, se deva ter em conta uma impressão de conjunto e não de pormenor das marcas ou produtos, sendo relevantes os elementos que, essencialmente, as distinguem por serem os dominantes (…) XVII) – O que releva é que a memória de uma marca possa induzir em erro acerca da originalidade da outra, que agora se conhece pela primeira vez; se a reminiscência da primeira levar o consumidor a pensar que não está perante uma marca nova, existe e está verificado o risco que a lei pretende evitar – de confusão ou associação – a exprimir na conceitualização legal, apropriação ou imitação da marca (…)”…
…E o de 11-03-1999,[6] em cujo sumário ler-se pode: “I - É ao aspecto geral das marcas que se deve atender para se aferir do carácter distintivo ou de semelhança entre elas; ou seja, é o conjunto da "imagem" que nos há-de transmitir a impressão de semelhança ou diferença entre as marcas em comparação. II - Há que ter em conta o consumidor médio dos produtos em causa, distraído mas interessado nesses produtos.”.
Convergindo tais arestos com a jurisprudência constante do Tribunal Geral – de que é exemplo o Acórdão 12/12/2014 – Proc. 591/13, ECLI:EU:T:2014:1074 Groupe Canal +/OHMI - Euronews (News+) – em cujo n.º 24 se escreveu:
“A avaliação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual dos sinais, basear-se na impressão de conjunto por eles produzida, tendo especialmente em conta os seus elementos distintivo e dominante. A perceção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global de risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise dos seus diferentes detalhes (ver acórdão de 12 de junho de 2007, o IHMI / Shaker, C 334/05 P, Rec, US: C: 2007: 333, ponto 35 e jurisprudência referida).”.
E, também julgando que a descoberta de uma semelhança fonética entre duas marcas não é suficiente por si só para comprovar que as marcas em causa, cada uma delas considerada como um todo, são semelhantes, o Acórdão de 23 de Outubro de 2002, [Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN) ponto 35].
Tendo o mesmo Tribunal Geral considerado, em Acórdão de 11 de Maio de 2005 [CM Capital Markets / OHMI - Caja de Ahorros de Murcia (CM), Proc. 390/03, ponto n.º 55] que “A este respeito, como correctamente indicou o IHMI, o grau de semelhança fonética das duas marcas é pouco importante quando se trate de produtos cujo modo de comercialização incita o público visado a apreender visualmente a marca que os designa no momento da compra.”.
2. No caso em apreço confrontam-se as marcas da Recorrente, que na sentença recorrida se consideraram constituídas por “sinais mistos”, com a marca da Recorrida, referida na mesma peça como correspondendo ao “sinal verbal”…
Sendo porém que a natureza mista das marcas da Recorrente apenas será de conceder quando se deva concluir que a força distintiva daquelas se apoia, essencialmente, nos efeitos visuais ou gráficos que provoca na mente dos consumidores.[7]
Doutro modo, deparamo-nos, em ambos os casos, com marcas nominativas, embora sendo as da Recorrente marcas nominativas complexas.
Como quer que se entenda, ponto é que, se como refere Luís Couto Gonçalves, “A comparação de todas as marcas nominativas, tenham ou não significado conceptual, pode ser feita, nos termos legais, nos planos visual, fonético e ideográfico dependendo da marca em concreto o grau de relevância de cada um.”,[8] também, por outro lado, relativamente à marca mista , “Na hipótese de ser possível encontrar o elemento prevalente (…) passar-se-á ao confronto com a nova marca (…) o confronto, de acordo com as regras gerais, será feito com a dimensão característica (nominativa ou gráfica) da marca anterior.
Na hipótese de não ser possível encontrar o elemento dominante deverá alargar-se o espectro de protecção da marca mista, resguardando-a tanto no caso de confronto com marca mista semelhante, como no caso de confronto com marca nominativa ou marca gráfica confundível." (o grifado é nosso).
Ora, temos para nós, nas marcas da Recorrente, 
, conquanto o elemento gráfico e o elemento nominativo se imbriquem, é de privilegiar o primeiro, que se nos afigura de algum modo dominante.
Com efeito a grafia – desenhada a “cheio”, e colorida, a azul petróleo (vd. índice do histórico do processo, extraído do CITIUS) e a negro, nas marcas nacional e comunitária da Recorrente, respetivamente, em contraste e primeiro plano aparente, relativamente ao vocábulo software – da expressão verbal inicial “wit”, projeta esta com um impacto visual tal que garante a persistência, na memória do consumidor, daqueles sinais distintivos.
Ou seja, opera de forma prevalente, no reconhecimento da origem dos produtos da Recorrente, pelo consumidor, a anterior perceção da grafia dos sinais distintivos daqueles.
Sendo completamente diferente a memória do sinal 
e a memória do fonema “witsoftware”, por um lado, e a contraposição da memória de cada um daqueles sinais à do mesmo fonema “gatewit”, por outro.
Para além disso, no tocante à vertente estritamente fonética, não deixará de se assinalar que não existe equivalência quantitativa das sílabas que compõem as expressões wit software e gatewit. Quatro no primeiro caso, distribuídas por dois vocábulos, e três no segundo.
Embora já se verifique a identidade da tónica wit, que no entanto ocupa posição diversa nas marcas da Recorrente – correspondendo ao primeiro elemento nominativo, monossilábico – e na da Recorrida – aqui constituindo a última sílaba do elemento nominativo único, trissilábico.
Sendo diversa a ordem das vogais: I-O-A-E, na marca da Recorrente, e, A-E-I, na marca da Recorrida.
Ao que tudo, como dá conta Carlos Olavo,[9] se deve atender, no plano da semelhança fonética, traduzida sobretudo em termos de impacto auditivo.
Resultando em qualquer caso distintas a expressão fonética da composição “wit software” e a correspondente expressão do vocábulo único “gatewit”.
3.-Sendo ainda de ter presente que o elemento nominativo WIT, por si só não reveste um caráter distintivo particularmente forte.
É certo que enquanto palavra em língua estrangeira será um neologismo.
Ao que Carlos Olavo associa “eficácia distintiva, a menos que o seu uso se tenha generalizado de tal forma que faça parte do vocabulário comum e assim passe a ser genérico ou descritivo”… “como é o caso da expressão software”.
Mas tendo aquele vocábulo da língua inglesa, WIT, como primeiros significados, em português, os de capacidade, destreza, inteligência,[10]
Reportando-se, in casu, à inteligência ou capacidade informática, sendo, no que às marcas da Recorrente concerne, no plano explicitado do software.
Ora o “consumidor” médio dos produtos e serviços assinalados pelas marcas da Recorrente – todos eles da área informática, num plano que não é claramente o do mero processamento de texto, v.g. consultoria no domínio de hardware e software; alojamento de sites informáticos; serviços de conceção de sistemas informáticos – está familiarizado com o jargão informático e com a língua inglesa em quanto se prenda com aqueles.
Aliás, é a própria Recorrente a referir, a páginas 28-29 das suas alegações:
“Reitera-se: conforme é facto público e notório, há muitos anos que o ensino da língua inglesa integra o currículo da escolaridade obrigatória em Portugal e que o público nacional está exposto a séries televisivas, filmes e música em língua Inglesa, o que permite inferir um certo conhecimento da língua de uso habitual.
Reitera-se: é facto público e notório que na área das novas tecnologias a língua Inglesa é uma língua franca de trabalho e de referenciamento.
Veja-se que o Tribunal Geral da União Europeia, em Acórdão de 27.11.2007 proferido no Processo T-434/05 “ACTIVY Media Gateway” destacou que o consumidor europeu de produtos e serviços relacionados com tecnologias de informação está mais familiarizado com o uso de palavras em Inglês.
Assim, o consumidor médio dos serviços dos serviços de consultadoria em computadores, conceção de programas de computadores, criação e manutenção de sites web para terceiros, e de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros, na classe 42, é normalmente informado e razoavelmente atento e advertido e está familiarizado com o uso de palavras em inglês.” (grifado nosso).
Não sendo inocente a opção feita pela Recorrente, que assim ciente daquela circunstância, não preferiu expressões iniciais como ZIT, LIT, NIT, DIT, de idêntica tonicidade, mas vazias de conteúdo sugestivo, antes adotando uma marca cujo significado em português tem, para o consumidor alvo, um alcance marcadamente sugestivo: software capaz, competente, ou inteligente.
Ora, como dá nota Couto Gonçalves,[11] as marcas sugestivas, “que tanto podem sugerir o nome do produto ou serviço como as respectivas características, são marcas perfeitamente válidas embora o regime de proteção seja mais ténue, especialmente no tocante ao juízo de confundibilidade” (o grifado é nosso).
Pois se “É, na verdade, útil, sob o ponto de vista comercial, que a marca possa, por si mesma, sugerir ou deixar adivinhar o objecto assinalado (…) é igualmente necessário acautelar o princípio da igualdade entre os concorrentes.”.
No mesmo sentido indo o supracitado Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 13-07-2010, ao julgar que “IX) – No mercado da concorrência a protecção das marcas não pode levar a um extremo tal que cerceie a competição, valor caro à livre iniciativa e à propriedade privada (…)”.
Também Pedro Sousa e Silva,[12] depois de considerar que “a Propriedade Industrial está a desvirtuar-se, pois vem servindo, cada vez mais, para proteger a banalidade, e conferir exclusivos sobre coisas triviais. A tal ponto que a actividade económica começa a transformar-se num “campo de minas” em que é cada vez mais difícil não “tropeçar” em direitos exclusivos sobre as realidades mais vulgares. Hoje é possível “ser criminoso sem o saber”, tal a profusão de exclusivos sobre desenhos, modelos, marcas e até sobre invenções.”, referindo, a propósito do patenteamento de “método comercial” ou de “procedimento comercial” (business method patent), nos E.U.A., não poder esquecer-se que “no momento em que se concede a alguém um direito exclusivo de exercer uma actividade, estão a privar-se milhões de outras pessoas da liberdade de fazer o mesmo. Está a proibir-se o resto da população de praticar um acto que de outra forma seria livre.
Por isso, os exclusivos devem ser concedidos com parcimónia, apenas na medida do indispensável para assegurar um retorno suficiente a quem investiu e criou algo de efectivamente novo.
E sem perder de vista que o progresso da Humanidade não se dá bem com privilégios e monopólios, bastando olhar a História para compreender que foi a liberdade e a expansão do comércio que fez avançar a Economia, as Descobertas, e até a própria Ciência.”.
4.-Inexistindo pois semelhança relevante, e designadamente que – reconduzindo a figura do consumidor a que se referem os já citados art.ºs 239º, n.º 1, alínea a) e 245º, n.º 1, alínea c), do Código da Propriedade Industrial, ao consumidor de atenção média, de tal sorte de produtos, “normalmente informado e razoavelmente atento e advertido”,[13] com exclusão quer dos peritos na especialidade, quer do consumidor particularmente distraído ou descuidado – induza facilmente aquele em erro ou confusão, ou compreenda o risco de associação com as marcas prioritárias da Recorrente.
Com prejuízo, assim, de tomada de posição relativamente à questionada teoria da distância, de origem alemã, que Luís Couto Gonçalves[14] refere como constituindo “outro critério de apreciação” nesta matéria “embora não tão consensual”, e de acordo com a qual, “o titular de uma marca não poderá exigir que a marca de um concorrente tenha maior distância distintiva em relação à sua do que a distância que ele mesmo estabelece relativamente a marcas anteriores. De acordo com esta premissa, num processo de imitação de marca, o pretenso imitador poderá evitar a anulação do registo da marca se demonstrar que o autor tem vindo a aceitar a existência de marcas concorrentes tão ou mais próximas que a sua.”.
Teoria subscrita por Pedro Sousa e Silva[15], que lhe atribui um fundamento próximo do abuso do direito, na modalidade do “tu quoque”: “se a curta distância entre a marca registada e a marca registanda é inaceitável, então também seria inaceitável a curta distância daquela às marcas antecedentes”.
Sem deixar de se assinalar, porém, a existência de plúrimas marcas comunitárias, com registo anterior ao requerimento de registo das marcas da Recorrente, para idênticos produtos, e que incorporam a palavra ou a sonoridade “WIT”, com maior ou menor impacto visual, como é o caso das referidas nos n.ºs 30 – 
- ; 31 – CREWIT –; 32 – 
-; 33 – 
-; e 34 – WITAG – (esta anterior “apenas” relativamente ao pedido de registo da marca comunitária da Recorrente), dos factos provados.
Sem que a Recorrente haja dado notícia de se ter oposto à utilização de tais marcas, registadas nos anos de 2004 e 2005.
O que – sem prejuízo da anterioridade da firma da Recorrente relativamente a tais marcas – não converge propriamente no sentido do risco de confusão ocasionado pela inclusão do vocábulo WIT…nem da novidade e eficácia distintiva do elemento em questão, assim “fraco”…
*
Improcedem pois, e nesta parte, as conclusões da Recorrente.
II–2-Da imitação da denominação particular da Recorrente.
Convoca a Recorrente a prioridade da “denominação social” de que é titular, “WIT – SOFTWARE, CONSULTORIA E SOFTWARE PARA A INTERNET MÓVEL, S. A.”, relativamente às sobreditas marcas de terceiros, apenas para descartar a aplicabilidade da chamada teoria da distância.
Sendo que, vimo-lo já, queda prejudicada, por desnecessária, a convocação daquela teoria.
Assim, apenas se referirá, de passagem, que - não se suscitando dúvidas quanto à prioridade daquele sinal distintivo relativamente à marca da Recorrida, nem quanto à identidade ou afinidade da atividade desenvolvida pela entidade identificada através da referida firma relativamente aos produtos e serviços a que a marca da Recorrida se destina – também aqui, porém, não se verifica a imitação suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão, que o artigo 239º, n.º 2, alínea a), do Código da Propriedade Industrial proscreve.
E, desse modo, com aproveitamento de quanto se expendeu supra, em II-1, relativamente às marcas em confronto, de que se releva o caráter distintivo relativamente fraco do vocábulo inglês WIT – na área de atividade e consumo em consideração – e a diversa impressão de conjunto produzida.
II–3-Da concorrência desleal.
1.-A noção de concorrência desleal é-nos dada no corpo do art.º 317º, do Código da Propriedade Industrial, onde se refere constituir “concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica”.
Procedendo-se à enumeração exemplificativa de atos desleais nas várias alíneas do n.º 1, daquele artigo.
E à definição, no art.º 318º, de particular hipótese de ato ilícito, qual seja a de divulgação, aquisição ou utilização de segredos de negócios.
Na, pela Recorrente, invocada alínea a), do citado n.º 1, do art.º 317º do Código da Propriedade Industrial, dispõe-se constituírem, “nomeadamente”, atos de concorrência desleal:
“1 – a) Os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue;
(…)”.
Sendo que na concorrência desleal, e como refere Carlos Olavo,[16] está em causa “a confusão entre actividades económicas, e, em especial, a confusão entre os elementos em que tais actividades se concretizam, a saber, a identidade dos empresários em causa, seus estabelecimentos, seus produtos ou serviços, e não já confusão entre sinais distintivos.”.
Consistindo o risco de confusão “em apresentar os produtos ou
serviços de maneira tal que leve o consumidor a atribuir esses produtos ou serviços a um concorrente.”.
E havendo “risco de confusão em sentido restrito quando o consumidor médio não distingue as actividades de uma e de outra empresa”, e em sentido amplo “quando o consumidor médio, distinguindo as actividades das empresas em causa, as associa indevidamente.”.
E mesmo para quem, como Luís Couto Gonçalves,[17] pressuponha – no caso de estar em confronto produto distinguido por sinal registado – a confusão entre os sinais distintivos, “É necessário ainda que à usurpação de marca registada (o que implica um uso típico dos sinais) se junte ainda, por exemplo, a confusão objectiva dos produtos (para a qual pode não ser bastante a confusão dos sinais ou o seu uso típico), a relação de concorrência (e não um simples comportamento de mercado de um não concorrente) e a contrariedade de normas ou usos honestos comerciais (para além da violação da norma legal).”.
Ora, não sendo aqui equacionável o risco de associação de marcas, ou, com a firma, – cuja imitação se descartou – também aquele outro risco de associação, inerente à concorrência desleal, não decorre do substanciado pela Recorrente, nem do adquirido nos autos.
Pois limitou-se aquela, na sua petição inicial, a concluir a verificação de concorrência desleal de pressuposta imitação de sinais e na consideração “de que a conduta da Ré é violadora de normas de conduta social, dado que o registo da marca GATEWIT pela Ré compromete o gozo do direito do exclusivo da denominação social e das marcas registadas da Autora.”.
Para além de anotar a dispensabilidade, no que toca à ocorrência de situação de concorrência desleal, da existência de “intenção desleal”.
Nessa conformidade afirmando, e apenas, nas alegações de recurso, sob a epígrafe “Contrariedade às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica”, que “Sucede que, conforme demonstrado pela Apelante, existe risco de associação entre a marca GATEWIT e a denominação social cuja parte característica é WIT e ainda face às marcas WIT SOFTWARE.
Com efeito, o consumidor facilmente considerará que os serviços GATEWIT são uma extensão da atividade da Apelante:
(…)
A adoção de uma marca que é suscetível de associação com a denominação social e as marcas da Apelante são atos suscetíveis de criar confusão no mercado com a empresa, produtos e serviços da Apelante e, como tal, atos suscetíveis de não se conformarem com as normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica. Com efeito, tais atos poderão condicionar a escolha do consumidor.
Nessa medida, não será de excluir que uma situação de concorrência desleal possa verificar-se independentemente da intenção da Apelada.” (o grifado é nosso).
2.-Diga-se, ainda a propósito – e quando se pretendesse valorar, nesta sede, a permanência da expressão “WIT” nas marcas em confronto – que como ensina Oliveira Ascensão[18] – no domínio do art.º 260º, alínea a) do revogado Código da Propriedade Industrial de 1995, mas mantendo plena atualidade face ao disposto no art.º 317º alínea a), do Código da Propriedade Industrial vigente, “A imitação é um grande princípio da vida social, que permite que as inovações vantajosas se expandam rapidamente. É natural que as empresas de ponta, capazes de maior inovação, tragam os progressos na vida empresarial e que esses progressos se generalizem subsequentemente. A concorrência exige evolução incessante, e não a multiplicação de monopólios que estancam a expansão das práticas e permitem ganhos parasitários.
Há que ter bem presente que a grande directriz que encontrámos nesse domínio não foi o repúdio da cópia ou da imitação, mas a da reacção contra o risco de confusão. E apenas por trazer (e se trouxer) este risco que o acto de cópia é rejeitado.
(…) é necessário que a confusão actue no espírito do público de maneira a fazê-lo tomar um operador ou os seus produtos ou serviços por outros. Só assim funciona no sentido de uma eventual deslocação de clientela.
(…)
O que é importante acentuar é que há um certo grau mesmo de confundibilidade, que é socialmente adequado.
Todos os operadores económicos se imitam. Toda a imitação traz alguma confusão. Mas esta só é repelida como concorrência desleal se atingir um certo grau de intolerabilidade.
Temos aqui uma das mais importantes manifestações do princípio, atrás enunciado de que a liberdade de concorrência prima sobre a concorrência desleal.
É necessário assegurar essa liberdade perante a ameaça da multiplicação de entraves.
Por isso, um certo nível de confundibilidade é ainda admissível – ou se quisermos, é ainda compatível com as normas e usos honestos”.
*
Ficando assim por preencher, no caso em apreço, os pressupostos fácticos da concorrência desleal enunciados no artigo 317.º n.º 1, alínea a), do Código da Propriedade Industrial.
Com improcedência, por igual aqui, das conclusões da Recorrente.
***
Não se verificam, deste modo, os fundamentos de anulação do registo da marca da Recorrida, previstos na articulação dos artigos 266º e 239º, n.º 1, alíneas a) e e), e n.º 2, alínea a), do mesmo Código.
III–Nestes termos, acordam em julgar a apelação improcedente, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela Recorrente, que decaiu totalmente.
Lisboa, 2017-01-26
(Ezagüy Martins)
(Maria José Mouro)
(Maria Teresa Albuquerque)
[1]In op. cit., págs. 278-282. No mesmo sentido, vd. Carlos Olavo, in op. cit., pág. 102, e J. G. Pinto Coelho, in RLJ, Ano 93º, pág. 71.
[2]In op. cit., págs. 329-330.
[3]In op. cit., págs. 331,332.
[4]Luís M. Couto Gonçalves, in op. cit., pág. 282.
[5]Proc. 3/05.9TYLSB.P1.S1, Relator: FONSECA RAMOS, in www.dgsi.pt/jstj.nsf.
[6]Proc. 99B152 , Relator: NASCIMENTO COSTA, in www.dgsi.pt/jstj.nsf.
[7]Neste sentido, cfr. Luís Couto Gonçalves, in op. cit. pág. 281.
[8]In “Manual…” cit., págs. 282-283
[9]In op. cit., págs. 102-103.
[10]Vd. Novo Michaelis Dicionário Ilustrado, vol. I, Inglês Português, 40ª Ed., pág. 1094.
[11] In op. cit., pág. 235.
[12]“Artigos Doutrinais, A patenteabilidade dos métodos comerciais”, Porto, 30 de Abril de 2003,acessível in http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=30777&idsc=57754&ida=57694.
[13]Couto Gonçalves, in op. cit., pág. 283.
[14]In “Direito de Marcas”, Almedina, 2000, pág. 137, nota 323.
[15]In “Direito Industrial - Noções Fundamentais”, Almedina, 2012, pág. 177, nota 332.
[16]Carlos Olavo, in op. cit., págs. 274, 275, sendo nosso o sublinhado.
[17]In op. cit., pág. 420.
[18]In “Concorrência desleal”, Almedina, 2002, págs. 422, 423.
