| Decisão Texto Integral: | Acordam em conferência, na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa
1.–A recorrente, reclamante no procedimento de concessão do logótipo aqui em causa, que correu no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante também INPI) interpôs recurso de impugnação judicial junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante também Tribunal a quo ou Tribunal de primeira instância), do despacho do INPI que concedeu o registo do logótipo n.º 51405, requerido pela recorrida, pedindo a revogação desse despacho e a sua substituição por decisão de recusa do registo do referido logótipo.
2.–Citada a recorrida, não respondeu.
3.–O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentença de 30.11.2021, com a referência citius 463329, julgou improcedente o recurso, mantendo a decisão que concedeu o registo do logótipo.
4.–Da sentença referida no parágrafo anterior veio a recorrente interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo a sua revogação e substituição por acórdão que recuse o registo do logótipo n.º 51405 concedido para assinalar a recorrida, invocando, em síntese, argumentos que o Tribunal agrupa como se segue:
Alteração da decisão sobre a matéria de facto
- A recorrente é titular de uma família de marcas, desenhos e modelos, nacionais e da União Europeia;
- Devem por isso ser adicionados à matéria de facto provada os seguintes factos, constantes de documentos juntos aos autos e não impugnados, que a sentença recorrida devia ter levado em conta
– todos os registos de marcas, desenhos e modelos, nacionais e da União Europeia, de que é titular a recorrente, que constam das certidões juntas com a impugnação judicial em primeira instância, como documentos n.ºs 80 a 92;
– o teor das publicações e da sentença judicial juntas com a impugnação judicial em primeira instância, como documentos 38, 41 e 79, que reconhecem notoriedade e prestígio às marcas da recorrente e a sua actividade desde 1975;
Erro de julgamento
- As marcas da recorrente gozam de prestígio nacional;
- A sentença recorrida julgou erroneamente que é necessário preencher um critério quantitativo – mais de 50% do público nacional – para que as marcas tenham prestígio nacional quando deveria ter levado em conta os critérios qualitativos definidos pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia;
- Sendo as marcas de prestígio, não é necessário que exista risco de confusão entre os sinais em conflito bastando existir, como existe, o mero risco de associação;
- Existe concorrência desleal devido ao risco de associação entre os sinais em conflito;
Omissão de pronúncia
- A sentença recorrida não se pronunciou sobre duas questões, a saber, a violação dos desenhos e modelos da recorrente e a violação do seu direito de autor, questões que foram invocadas pela recorrente na impugnação judicial, como fundamento da recusa do registo do logótipo em crise.
5.–A recorrida não contra-alegou.
Objecto da decisão na primeira instância
6.–Afigura-se que, na primeira instância, a sentença recorrida incidiu essencialmente sobre as seguintes questões: aceitou a prioridade e notoriedade das marcas da recorrente; afastou a existência da imitação entre os sinais em conflito; concluiu que não existe afinidade entre os produtos e serviços e por isso não é de aplicar às marcas da recorrente a protecção prevista no artigo 234.º do Código da Propriedade Industrial para as marcas notórias; julgou não existirem elevado grau de notoriedade e considerável prestígio das marcas da recorrente, junto de mais de 50% do público português, não sendo, por isso, de lhes aplicar a protecção reforçada prevista no artigo 235.º do Código da Propriedade Industrial, para as marcas de prestígio; com base nesses fundamentos concluiu não haver concorrência desleal; concluiu não existir risco de confusão entre os sinais e, portanto, confirmou a concessão do registo do logótipo em crise.
Âmbito do presente recurso
7.–Além da modificação da decisão de facto, de modo a levar em conta um leque mais vasto de direitos da propriedade intelectual da recorrente, o que está em causa no presente recurso, tal como foi delimitado pela recorrente nas alegações e conclusões, é o seguinte:
- Saber se as marcas e o logótipo, nacionais, registados pela recorrente, gozam de prestígio no território nacional, o que será analisado levando em conta tão só as marcas e logótipo nacionais da recorrente, por serem aquelas cujo prestígio é invocado;
- Saber se o logótipo em crise, que assinala a recorrida
– Viola os direitos conferidos às marcas/logótipo de prestígio nacionais da recorrente, o que será motivo de recusa de registo, previsto nos artigos 235.º e 289.º n.º 2 do Código da Propriedade Industrial;
– Gera risco de concorrência desleal, o que será motivo de recusa de registo previsto no artigo 289.º n.º 1 – h) do Código da Propriedade Industrial;
– Viola os direitos aos modelos ou desenhos nacionais e da União Europeia, registados a favor da recorrente, incluindo os aditados à matéria de facto, o que será motivo de recusa de registo previsto no artigo 289.º n.º 1 – f) do Código da Propriedade Industrial;
– Viola o direito de autor da recorrente, o que será motivo de recusa de registo previsto no artigo 289.º n.º 3 – f) do Código da Propriedade Industrial.
8.–O Tribunal procederá à análise dessas questões agrupando-as como se segue:
A.–Modificação da decisão de facto
B.–Protecção devida às marcas de prestígio enquanto fundamento relativo de recusa do registo do logótipo
C.–Risco de concorrência desleal, infracção de outros direitos de propriedade industrial e infracção ao direito de autor, enquanto fundamentos relativos de recusa de registo do logótipo
Factos provados na sentença recorrida
Nota: os factos provados serão a seguir mencionados com a indicação das alíneas constantes da sentença recorrida, para facilitar a leitura.
9.–a)-Por despacho de 16.7.2020, o Senhor Diretor do Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos do INPI, por subdelegação de competências do Conselho Diretivo, concedeu o registo do logótipo n.º 51405 com a seguinte configuração:
10.–b)-O referido logótipo foi pedido para assinalar PASSEIOS DE LAZER A CAVALO OU DE CHARRETE.
11.–c)-A recorrente é titular, além de logótipos diversos e desenhos e modelos, das seguintes marcas nacionais, com a seguinte configuração:
n.º 350729
n.º 351237
n.º 358640
n.º 362069
n.º 362070
n.º 417455
n.º 417460
n.º 463148
12.–d)-A recorrente é titular, além de logótipos diversos e desenhos e modelos, das seguintes marcas da UE, com a seguinte configuração:
n.º 010842011
n.º 005179007
n.º 009114398
n.º 013.909.551
Cf. teor da decisão constante do processo de registo, remetido aos autos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e documentos juntos pela recorrente.
13.–e)-As marcas supracitadas assinalam produtos e serviços enquadrados nas classes 18, 25, 35 e 42 de Nice.
14.–f)-Além do seu sítio de internet, a recorrente faz publicidade e press releases em revistas e órgãos de comunicação social nacionais, tendo também malas suas sido objeto de artigos de sugestão em revistas nacionais e publicitadas por figuras públicas.
15.–g)-Em notícias de 6.12.2009 e 7.12.2009, publicada[s] pela agência Lusa e Agência financeira é referido que a recorrente fechou o ano com faturação de quatro milhões de euros e que a recorrente encaminha para o estrangeiro 15% da sua produção.
16.–h)-A recorrente abriu uma loja em Versailles, Paris, tem lojas oficiais em Portugal e marca presença em feiras internacionais.
17.–i)-Em publicação de 21.11.2015, no Jornal de Negócios, era noticiado que a recorrente iria investir meio milhão de euros na internacionalização, nos dois anos seguintes; que o negócio no estrangeiro representava 20% da faturação e que o ano fecharia com faturação de 7,8 milhões de euros.
18.–j)-Em publicação de 18.12.2009 em jornal cuja identificação não foi apurada, além da identificação “REGIONAL” foi noticiada a montagem de presépio considerado o maior da europa pela recorrente.
19.–k)-A apresentadora S… é embaixadora da marca.
20.–l)-A recorrente requereu a proteção associada às suas marcas nos seguintes países - Alemanha – Marca n.º 306110040, Argentina – Marcas n.º 3491791 & n.º 3491792, Austrália – Marca n.º 183624, Áustria – Marca n.º 1443/2011, Brasil – Marca n.º 900950528, Bulgária – Marca n.º 2011121153N (Doc. 52); Canadá – Marca n.º 1291001-00; Colômbia – Marca n.º 16117617; Espanha – Marcas n.º M2454336 e n.º M2454337; Índia – Marcas n.º 2386023 e 2433276; Irlanda – Marca n.º 2007/01677; Itália – Marca n.º 2011901919174; Japão – Marcas n.º 2007115428 e n.º 2013011377; Letónia – Marca n.º M-12-46; México – Marca n.º 112102, Nova Zelândia – Marca n.º 1063721; Reino Unido – Marca n.º 00002414487; Roménia – Marca n.º M201162087; Rússia – Marca n.º 2009715816; Sérvia – Marca n.º 201101480.
21.–m)-A recorrente é titular dos registos internacionais que constam os documentos que junta como nºs 72 a 77.
22.–n)-A recorrente foi já presença no programa “O ..... .....” transmitido pela RTP e encabeçado por FM..... com cerca de 1 milhão de telespectadores diariamente.
Factos provados aditados em recurso
23.–A recorrente é titular dos seguintes desenhos ou modelos, quer nacionais, quer da União Europeia:
Desenho ou Modelo Nacional n.º 186:
 
Modelo Industrial Nacional n.º 31499:
Desenho ou Modelo da União Europeia n.º 000329420-0001:
Desenho ou Modelo da União Europeia n.º 000082292-0001:
Desenho ou Modelo da União Europeia n.º 000432091-0001:
Desenho ou Modelo da União Europeia n.º 000229729-0001:
Desenho ou Modelo da União Europeia n.º 000483425-0001:
Desenho ou Modelo da União Europeia n.º 000483425-0004:
Desenho ou Modelo da União Europeia n.º 000537790-0001:
Desenho ou Modelo da União Europeia n.º 000556352-0002:
Desenho ou Modelo da União Europeia n.º 000556352-0003:
Desenho ou Modelo na União Europeia n.º 000556352-0001:
24.–As marcas, desenhos ou modelos e logótipos da recorrente, fazem parte de um conjunto de sinais que têm em comum a representação de um cavalo e resultam de um conceito criado em 1975.
25.–A sentença do Tribunal da Propriedade Intelectual de 06.11.2016, proferida no Processo n.º 1840/11.0TYLSB, menciona na fundamentação que: “(...) “CAVALINHO”, nos diversos sinais registados, constitui uma marca notória (...)”.
26.–No website Brandtellers.com foi publicado um artigo na qual a marca “CAVALINHO” é referida como “marca 100% portuguesa, de reconhecido prestígio pelo fabrico artesanal de carteiras, calçado e marroquinaria” e com “ampla e consistente presença no mercado português ao longo dos anos”.
27.–Na revista online Activa, de 11.04.2013 as marcas e produtos “CAVALINHO” são caracterizados como sendo de qualidade e de design inovador.
Factos não provados da decisão recorrida
28.–Não se registaram factos não provados passíveis de afetar a decisão de mérito, em face das possíveis soluções de direito, e que, por conseguinte, importe registar como não provados.
29.–Também não foi considerada matéria conclusiva, conceptual, de direito ou sem relevo.
Apreciação do recurso
Disposições legais relevantes
30.–Quadro legal que o Tribunal considera relevante para a decisão:
Directiva 98/71/CE (desenhos e modelos nacionais)
Considerando (8)
Considerando que, na falta de harmonização dos direitos de autor, é importante estabelecer o princípio da cumulação da protecção ao abrigo da legislação em matéria de protecção específica dos desenhos e modelos registados com a protecção do direito de autor, deixando simultaneamente aos Estados-Membros a liberdade de fixarem o alcance da protecção ao abrigo dos direitos de autor e as condições em que é conferida essa protecção;
Artigo 17º
Relação com o direito de autor
Qualquer desenho ou modelo protegido por um registo num Estado-membro de acordo com a presente directiva beneficia igualmente da protecção conferida pelo direito de autor desse Estado a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado ou definido sob qualquer forma. Cada Estado-Membro determinará o âmbito dessa protecção e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido.
Directiva 2001/29/CE (direito de autor e direitos conexos)
Considerando (60)
A protecção prevista na presente directiva não prejudica as disposições legais nacionais ou comunitárias em outras áreas, tais como a propriedade industrial, a protecção dos dados, o acesso condicionado, o acesso aos documentos públicos e a regra da cronologia da exploração dos meios de comunicação social, que pode afectar a protecção dos direitos de autor ou direitos conexos.
Artigo 2.º - a)
Direito de reprodução
Os Estados-Membros devem prever que o direito exclusivo de autorização ou proibição de reproduções, directas ou indirectas, temporárias ou permanentes, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte, cabe:
a)- Aos autores, para as suas obras; (...).
Artigo 3.º n.º 1
Direito de comunicação de obras ao público, incluindo o direito de colocar à sua disposição outro material
1.–Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer comunicação ao público das suas obras, por fio ou sem fio [em linha ou não], incluindo a sua colocação à disposição do público por forma a torná-las acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido. (...)
Artigo 4.º n.º 1
Direito de distribuição
1.–Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores, em relação ao original das suas obras ou respectivas cópias, o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer forma de distribuição ao público através de venda ou de qualquer outro meio.
Directiva (EU) 2015/2436 (marcas nacionais)
Considerando (16)
A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal correspondente e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores, e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá constituir a condição específica da proteção. Os meios utilizados para verificar o risco de confusão, em especial o ónus da prova nesta matéria, devem ser previstos pelas normas processuais nacionais, cuja aplicação não pode ser prejudicada pela presente diretiva.
Artigo 10.º
Direitos conferidos pela marca
1.–O registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos.
2.–Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam:
a)- idênticos à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
b)- idênticos ou semelhantes à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, se existirem riscos de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;
c)- idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique.
3.–Pode ser proibido ao abrigo do n.º 2, nomeadamente, o seguinte:
a)- apor o sinal nos produtos ou na sua embalagem;
b)- oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou fornecer serviços com o sinal;
c)- importar ou exportar produtos com esse sinal;
d)- utilizar o sinal como designação comercial ou de empresa ou como parte dessa designação;
e)- utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade;
f)- utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contrária ao disposto na Diretiva 2006/114/CE.
4.–Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada também deve poder impedir terceiros de introduzir, no decurso de operações comerciais, produtos no Estado-Membro em que a marca se encontra registada, produtos esses que não se encontrem aí em livre prática, se esses produtos, incluindo a sua embalagem, provierem de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca registada respeitante a esses produtos ou não puder ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca.
O direito do titular da marca previsto no n.º 1 caduca se durante a ação judicial para determinar se houve violação da marca registada, instaurada de acordo com o Regulamento (UE) n.º 608/2013, o declarante ou o detentor dos produtos apresentar provas de que o titular da marca registada não pode proibir a sua colocação no mercado do país de destino final.
5.–Sempre que, antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Diretiva 89/104/CEE num Estado-Membro, o direito desse Estado-Membro não preveja a proibição da utilização de um sinal nas condições previstas no n.o 2, alínea b) ou c), os direitos conferidos pela marca não podem ser invocados para impedir a continuação da utilização desse sinal.
6.–Os n.ºs 1, 2, 3 e 5 não afetam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à proteção contra a utilização de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.
Regulamento (CE) 6/2002 (desenhos e modelos da União Europeia)
Considerando (32)
Na falta de uma harmonização total da legislação em matéria de direitos de autor, é importante consagrar o princípio da cumulação da protecção específica dos desenhos ou modelos comunitários e da protecção pelo direito de autor, deixando simultaneamente aos Estados-Membros toda a liberdade para determinar o alcance da protecção pelo direito de autor e as condições em que essa protecção é conferida.
Artigo 6.º
Carácter singular
1.–Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público:
a)-No caso de um desenho ou modelo comunitário não registado, antes da data em que o desenho ou modelo para o qual é reivindicada protecção tiver sido pela primeira vez divulgado ao público;
b)-No caso de um desenho ou modelo comunitário registado, antes da data de depósito do pedido de registo do desenho ou modelo para o qual é requerida protecção ou, caso seja reivindicada prioridade, antes da data de prioridade.
2.–Na apreciação do carácter singular, será tido em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do desenho ou modelo.
Artigo 10.º
Âmbito da protecção
1.–O âmbito da protecção conferida por um desenho ou modelo comunitário abrange qualquer desenho ou modelo que não suscite no utilizador informado uma impressão global diferente.
2.–Na apreciação do âmbito da protecção, será tido em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do seu desenho ou modelo.
Artigo 96.º n.º 2
Relação com outras formas de protecção ao abrigo do direito nacional
(...)
2.–Qualquer desenho ou modelo protegido como desenho ou modelo comunitário beneficia igualmente da protecção conferida pela legislação dos Estados-Membros em matéria de direitos de autor, a partir da data em que esse desenho ou modelo tenha sido criado ou definido sob qualquer forma. Cada Estado-Membro determinará o âmbito dessa protecção e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido.
Código da Propriedade Industrial ou CPI
Artigo 38.º
Decisões que admitem recurso
Cabe recurso, de plena jurisdição, para o tribunal competente das decisões do INPI, I. P.:
a)-Que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial;
b)-Relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade, declarações de nulidade e anulações ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial.
Artigo 43.º n.º 4
(...)
4–A sentença que revogar ou alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, substitui-a nos precisos termos em que for proferida.
Artigo 45.º n.º1
Recurso da decisão judicial
1–Da sentença proferida cabe recurso, nos termos da legislação processual civil, para o tribunal da Relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal de propriedade intelectual, sem prejuízo do disposto no n.º 3.
Artigo 177.º
Caráter singular
1–Considera-se que um desenho ou modelo possui caráter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global causada a esse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada.
2–Na apreciação do caráter singular é tomado em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs para a realização do desenho ou modelo.
Artigo 193.º
Âmbito da protecção
1–O âmbito da proteção conferida pelo registo abrange todos os desenhos ou modelos que não suscitem uma impressão global diferente no utilizador informado.
2–Na apreciação do âmbito de proteção deve ser tomado em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs para a realização do seu desenho ou modelo.
Artigo 194.º
Relação com os direitos de autor
Qualquer desenho ou modelo registado beneficia, igualmente, da proteção conferida pela legislação em matéria de direito de autor, a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado, ou definido, sob qualquer forma.
Artigo 235.º
Marcas de prestígio
Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo é igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior registada que goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for marca da União Europeia, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.
Artigo 249.º
Direitos conferidos pelo registo
1–Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se:
a)-Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo;
b)-Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo ou se esse sinal for semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor;
c)-Esse sinal for idêntico ou semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo, caso a marca goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for uma marca da União Europeia, e o uso do sinal tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.
2–Ao abrigo do número anterior é proibido, nomeadamente, o seguinte:
a)-A aposição do sinal nos produtos, na sua embalagem ou num outro meio através do qual sejam apresentados;
b)-A oferta de produtos para venda que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocação no mercado ou armazenamento para esse fim, ou a oferta ou a prestação dos serviços que ostentem o sinal;
c)-A importação ou a exportação de produtos em que surja aposto o sinal;
d)-A utilização do sinal, no todo ou em parte, como firma ou denominação social ou como parte característica dessa firma ou denominação;
e)-A utilização do sinal em documentos comerciais e na publicidade;
f)-A utilização do sinal em publicidade comparativa quando esta contrarie a legislação vigente em matéria de publicidade.
3–O titular de um registo de marca pode exigir ao editor de um dicionário, enciclopédia ou outra obra de consulta semelhante, impressa ou em formato eletrónico, que a reprodução da sua marca nessa obra seja, no imediato, acompanhada da menção de que se trata de uma marca registada, sempre que o modo como esta se encontra reproduzida der a impressão de que constitui o nome genérico dos produtos ou serviços mencionados ou divulgados na obra.
Artigo 289.º
Outros fundamentos de recusa
1– Constitui ainda fundamento de recusa do registo:
a)-A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica à exercida pela entidade que se pretende distinguir;
b)-A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja afim à exercida pela entidade que se pretende distinguir ou a imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim à exercida pela entidade que se pretende distinguir, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;
c)-A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos aos abrangidos no âmbito da atividade exercida pela entidade que se pretende distinguir;
d)-A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins aos abrangidos no âmbito da atividade exercida pela entidade que se pretende distinguir ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins aos abrangidos no âmbito da atividade exercida pela entidade que se pretende distinguir, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão ou se criar o risco de associação com a marca registada;
e)-A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de denominação de origem ou de indicação geográfica que mereça proteção nos termos do presente Código, da legislação da União Europeia ou de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte, e cujo pedido tenha sido apresentado antes da data de apresentação do pedido de registo de logótipo, sob reserva do seu registo posterior;
f)-A infração de outros direitos de propriedade industrial;
g)-O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas;
h)-O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção;
i)-O emprego de nomes, designações, figuras ou desenhos que sejam reprodução, ou imitação, de logótipo já registado por outrem, sendo permitido porém que duas ou mais pessoas com nomes patronímicos iguais os incluam no respetivo logótipo, desde que se distingam perfeitamente.
2–Aplicam-se também ao registo de logótipo, com as necessárias adaptações, os fundamentos de recusa previstos nos artigos 233.º a 235.º
3–Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa:
a)- A reprodução ou imitação de firma e denominação social, ou apenas de parte característica das mesmas, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;
b)- A infração de direitos de autor.
4–Para efeitos do disposto nas alíneas c) e d) do n.º 1, por marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca nacional, da União Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal.
5–O disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 abrange os pedidos dos registos aí mencionados, sob reserva do seu registo posterior.
Artigo 293.º
Direitos conferidos pelo registo
1–O registo do logótipo confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de usar, sem o seu consentimento, qualquer sinal idêntico ou confundível que seja destinado a individualizar uma atividade idêntica ou afim e possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.
2–Aplica-se aos logótipos, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 249.
Código do Direito de Autor e Direitos Conexos ou CDADC
Artigo 2.º n.º 1 – i)
Obras originais
1-As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo, compreendem nomeadamente:
(...)
i)- Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial;
(...).
Doutrina e jurisprudência mencionadas no presente acórdão
31.–Para decidir o presente recurso este Tribunal acompanha a seguinte doutrina, que pontualmente será referida na fundamentação que se segue: Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Noções Fundamentais, 2.ª Edição, Almedina, páginas 146 a 206, 269 a 273, 276 a 286 e 311 a 320; João Paulo F. Remédio Marques, Direito Europeu das Patentes e Marcas, Almedina, páginas 478 a 479; Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 339 a 340, 780 a 782, 936 a 941.
32.–O Tribunal fundamenta ainda a sua decisão nos acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), mencionados infra no texto, que podem ser consultados em https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/ : C-39/97, C-375/97, C-252/07, 96/09, C-603/14, C-683/17.
A.–Modificação da decisão de facto
Fundamentação do aditamento à matéria de facto
33.–Os factos provados constantes dos parágrafos 23 a 27 são aditados ao abrigo do disposto no artigo 662.º n.º 1 do Código de Processo Civil (doravante também CPC), com base nos seguintes elementos juntos aos autos.
34.–Os registos das marcas, modelos e desenhos de que é titular a recorrente, mencionados no parágrafo 23, resultam dos documentos/certidões juntos:
- Com o requerimento com referência citius 90627, respectivamente, documentos com os números/referência citius: 80/3434, 81/3535, 82/3636, 83/3737, 84/3838, 85/3939, 86/4040, 87/4141, 88/4242, 89/4343, 90/4444, 91/4545, 92/4646;
- Com o requerimento com a referência citius 90626, respectivamente designados no processo electrónico por Doc 11, Doc.22, Doc.33, Doc.44, Doc.55, Doc.66, Doc.77, Doc. 99, Doc. 1010, Doc. 1212.
35.–Os factos mencionados nos parágrafos 24, 26 e 27 resultam das cópias das respectivas publicações, notícias e website, constantes dos documentos juntos com o requerimento com a referência citius 90626, respectivamente, designados no processo electrónico por Doc. 88 (Doc.n.º 38 versão impressa) e Doc.1111 (Doc. n.º 41 versão impressa), que não foram impugnados.
36.–A certidão da sentença mencionada no parágrafo 25 está junta com o requerimento com referência Citius 90627 como documento com o número 79/referência citius 3333.
B.–Protecção devida às marcas de prestígio enquanto fundamento relativo de recusa do registo do logótipo
37.–Resolvida a questão da modificação da decisão de facto, importa agora apreciar se pode ser conferida tutela ao logótipo em crise com base na verificação de requisitos substanciais de protecção, que dizem respeito ao próprio sinal a registar, alguns dos quais são aqui são controversos. Estes requisitos substanciais subdividem-se em dois e a sua falta dá lugar a motivos de recusa de registo, enunciados, respectivamente, nos artigos 288.º (motivos absolutos) e 289.º (motivos relativos), do Código da Propriedade Industrial (CPI).
Requisitos substanciais da tutela do logótipo
38.–Resulta assim dos artigos 288.º e 289.º do CPI que, para gozar de tutela, o logótipo em crise tem de observar requisitos substanciais que podem ser agregados como se segue (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Noções Fundamentais, 2.ª Edição, Almedina, página 355):
- Requisitos substanciais absolutos
(i)-Capacidade distintiva do logótipo;
(ii)-Determinabilidade;
(iii)-Respeito pela ordem pública;
- Requisitos substanciais relativos:
(i)-Novidade relativa;
(ii)-Respeito pelos direitos de terceiros;
(iii)-Ausência de risco de concorrência desleal.
39.–De entre estes requisitos, os que são controversos na presente acção prendem-se com saber se existe desrespeito pelos direitos de terceiros e risco de concorrência desleal, enquanto requisitos substantivos, relativos, previstos no artigo 289.º n.º 1 – f) e h), n.º 2 e n.º 3 – b) do CPI, para que o logótipo possa ser registado. Isto porque, as situações aí previstas, a verificar-se, constituem motivos de recusa do registo do logótipo da recorrida, cujo despacho de concessão, proferido pelo INPI, foi objecto de impugnação judicial, em apreciação no presente recurso.
40.–Feito este enquadramento, o Tribunal começa por apreciar o requisito substantivo relativo previsto no artigo 289.º nº 2 do CPI, a saber, se existem direitos exclusivos conferidos pelas marcas de prestígio e logótipo nacionais de que é titular a recorrente, que permitam a esta proibir o uso do logótipo em crise e constituam assim fundamento de recusa do registo deste último.
Natureza dos sinais em conflito e falta de afinidade entre os produtos/serviços que assinalam
41.–Para resolver esta questão é necessário saber qual é a protecção de que gozam as marcas e o logótipo nacionais da recorrente, nomeadamente se preenchem os requisitos necessários para serem considerados sinais/marcas de prestígio nacional, caso em que, a sua protecção não dependerá do risco de confusão no espírito do público, dos sinais em conflito mas se estenderá a um leque mais vasto de produtos ou serviços, por via da excepção ao princípio da especialidade, consagrada nos artigos 235.º e 249.º n.º 1 -c) do CPI, este aplicável aos logótipos por força do artigo 293.º do CPI.
42.–Para esse efeito, o Tribunal começa por levar em conta a natureza dos sinais aqui em conflito, os produtos e serviços que assinalam e verificar se entre estes existe afinidade.
43.–Antes da mais, importa referir que os sinais em conflito não são idênticos, mas existem semelhanças entre eles que, dependendo das marcas/logótipo, nacionais da recorrente aqui em causa (cf. factos provados mencionados nos factos 9 a 11) consistem no uso do cavalo ou da letra C. Porém, o logótipo da recorrida não reproduz integralmente as marcas/logótipo nacionais da recorrente (cf. artigo 232.º n.º 1 do CPI), nem se verificam todos os requisitos da imitação previstos no artigo 238.º do CPI como resulta da fundamentação que se segue.
44–Quanto à natureza dos sinais em conflito e aos produtos e/ou serviços que assinalam, eles são os seguintes:
- Por um lado, o registo do logótipo nacional em crise foi requerido para assinalar uma entidade, a recorrida, cuja actividade consiste na prestação de serviços de passeios de lazer, a cavalo ou de charrete (cf. factos enunciados nos parágrafos 9 e 10) – cf. artigo 281.º n.º 2 do CPI;
- Por outro lado, as marcas nacionais, de cujo registo é titular a recorrente, são usadas para assinalar produtos de marroquinaria, malas, calçado, e seu logótipo nacional n.º 5518, assinala a empresa recorrente que fabrica e comercializa tais produtos (cf. factos e documentos juntos com a referência citius 91554, nomeademente Doc.1111, enunciados nos parágrafos 11 a 14 e 26) – cf. artigos 208.º e 281.º n.º 2 do CPI.
-
45.–Importa ainda ter presente que, o distingue um logótipo de uma marca é sobretudo o objecto que cada um assinala. Enquanto o logótipo tem por função distinguir uma entidade que presta serviços ou comercializa produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos, correspondência (cf. artigo 281.º n.º 2 do CPI), as marcas comerciais constituem sinais destinados a identificar produtos ou serviços, distinguindo-os de outros do mesmo género (cf. artigo 208.º do CPI).
46.–Porém, o tratamento que lhes é conferido por lei aproxima-se em certos aspectos. Assim, dos artigos 208.º e 281.º n.º 1 do CPI resulta que, tanto as marcas como os logótipos nacionais são constituídos por um sinal ou conjunto de sinais compostos por elementos distintivos que podem ter representação gráfica (e.g. elementos nominativos, figurativos ou mistos) ou não (e.g. sons, cores, formas, odores, isolados ou combinados). No caso em análise, os sinais em conflito têm representação gráfica.
47.–Acresce que, tanto a tutela dos logótipos como das marcas, pressupõe, em regra, o seu registo e, sob esse aspecto, o registo das marcas e do logótipo da recorrente é prioritário, ou seja, teve lugar antes de ter sido requerido o registo do logótipo aqui em crise. Adicionalmente, aplicam-se aos direitos conferidos pelo registo do logótipo o disposto para as marcas no artigo 249.º do CPC, por força da remissão feita pelo artigo 293.º do CPI, o que será levado em conta na análise que se segue.
48.–Feita esta caracterização dos sinais em conflito, importa agora analisar se existe afinidade entre os produtos e/ou serviços que assinalam. A este propósito, afigura-se que não há, nem identidade, nem afinidade entre eles, pelos motivos seguintes.
49.–A lei não define em que consiste a afinidade entre produtos e/ou serviços pelo que o Tribunal recorre aos seguintes factores: a natureza dos produtos ou serviços; a sua composição, finalidade, função, modo de uso e utilidades; os canais de distribuição e estabelecimentos em que são comercializados; a complementaridade, preço e qualidade; o tipo de consumidores; a notoriedade da marca (cf. quanto ao relevo deste último factor cf. acórdão do TJUE C-39/97).
50.–Para o efeito de saber se existe afinidade, os produtos ou serviços em confronto não têm necessariamente que pertencer à mesma classe, nomeadamente na Classificação Internacional de Nice, que é o sistema internacional de classificação de produtos e serviços, para pedidos de registo, referido nos factos provados mencionados no parágrafo 13 (cf. artigo 238.º n.º 2 do CPI).
51.–A este propósito, o registo das marcas e logótipos nacionais é feito por produtos ou serviços, que têm de ser indicados quando o registo é requerido. É a eles que se estende a exclusividade do uso do sinal.
52.–Acresce que, é igualmente de admitir que possa existir afinidade entre um produto e um serviço, desde que entre eles exista complementaridade e uma certa sobreposição entre os respectivos mercados.
53.–Assim, considerando os factores acima enunciados nos parágrafos 48 a 51, os factos provados constantes dos parágrafos 10 a 14 e 26, e os produtos, serviços e actividades indicados no parágrafo 44, o Tribunal conclui que estes não são idênticos, pelos motivos seguintes. Os produtos comercializados pela recorrente são malas, carteiras e calçado entre outros produtos de marroquinaria que fabrica, ao passo que os serviços prestados pela recorrida são passeios de lazer, a cavalo e de charrete, serviços esses que presta.
54.–Porém, apesar de não haver identidade entre os produtos e actividades desenvolvidas pelas partes, para saber se existe afinidade, há que ainda que ponderar se existem áreas de sobreposição entre os respectivos mercados, a saber o mercado de serviços de passeios de lazer, a cavalo ou de charrete, por um lado, e o mercado de produtos de marroquinaria, malas, calçado, por outro lado. Para isso, o Tribunal leva em conta que, a recorrente pode produzir botas de montar, arreios ou selaria, incluídos na classe 18 da Classificação de Nice. Apurou-se ainda a alusão publicitária, feita pela recorrente a “botas de cano alto, estilo cavaleiro” e o uso da imagem de uma atleta de equitação montada num cavalo, para promover e publicitar as suas marcas (cf. documento junto com o requerimento com a referência citius 90626 – Doc. 1111e referência citius 90619, Doc. 55, não impugnados).
55.–Contudo, não resulta dos factos provados que a recorrente comercialize efectivamente arreios e calçado de montar ou que os promova em publicidade. Pelo que, não é possível concluir que a recorrente detenha uma parte do mercado nacional de arreios e calçado de montar. Da publicidade feita através de uma atleta de equitação que monta um cavalo não resulta a promoção de botas de montar ou de arreios, mas a alusão, no espírito do público, ao cavalo, cujo desenho faz parte de alguns dos sinais distintivos da recorrente. A alusão publicitaria feita a botas de cano alto, inspiradas em botas de montar, leva o público a concluir que se trata de botas para uso na vida corrente, no dia a dia, cujo desenho se inspira nas botas de montar.
56.–Assim, sob este aspecto não se apurou que os sinais invocados pela recorrente para se opor ao registo do logótipo da recorrida, sejam efectivamente utilizados na vida comercial, de modo suficientemente significativo, para assinalar calçado de montar e arreios para cavalos (cf. sobre o uso efectivo do sinal, parágrafo 159 do acórdão do TJUE C-96/09). Em consequência, este Tribunal julga que, com base nos factos apurados, não é possível concluir que exista complementaridade entre os produtos fabricados e comercializados pela recorrente e os serviços prestados pela recorrida, nem sobreposição ou concorrência entre os mercados em que exercem as respectivas actividades, em grau suficiente que permita concluir que se trata de produtos/serviços afins. Na verdade, essa complementaridade, a existir, é marginal, na medida em que resulta apenas da possibilidade de a recorrente produzir botas de montar, arreios ou selaria, incluídos na classe 18 da Classificação de Nice, sem que se tenha apurado que os sinais da recorrente sejam efectivamente usados para esse fim.
57.–Assim, na falta de afinidade entre os produtos/serviços a que se referem os sinais em conflito, resulta dos artigos 232.º n.º 1 – a), b), c) e d) e 289.º n.º 1 – a), b), c) e d), do CPI, que as marcas da requerente só gozam de protecção relativamente ao leque de produtos/serviços idênticos ou afins aos que assinalam. O mesmo sucedendo com o logótipo da recorrente, em relação à actividade da entidade que assinala – cf. artigo 293.º do CPI. Em princípio, só nessas circunstâncias é que o titular da marca (ou do logótipo) nacional pode impedir o uso de outros sinais na actividade económica, isto, desde que se verifiquem, adicionalmente, os requisitos previstos no artigo 249.º n.º 1- a) ou b) do CPI, que a seguir se esquematizam:
- dupla identidade de sinais e produtos/serviços
- ou identidade de sinais e afinidade de produtos/serviços,
- ou semelhança de sinais e produtos/serviços idênticos ou afins e risco de confusão, nele incluído o risco de associação.
levando em conta, nesta última hipótese, que o risco de confusão e o risco de associação não são alternativos, como resulta do considerando (16) e do artigo 10.º da Directiva 2015/2436, transposta para o CPI.
58.–De onde resulta que, não existindo identidade nem afinidade entre os produtos/serviços assinalados nem entre as actividades exercidas, aqui em causa, falta o requisito previsto no artigo 238.º n.º 1- b) do CPI para que possa existir imitação ou usurpação, tendo a referência feita no n.º 3 desse preceito ficado esvaziada de sentido à luz dos fundamentos de recusa estabelecidos nas alíneas a) e b) do artigo 232.º do CPI (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, página 950).
59.–Ora, por força do princípio da especialidade, o âmbito de protecção das marcas registadas nacionais da recorrente, em regra só existe no caso de se verificar uma das situações previstas no artigo 249.º n.º 1 – a) ou b) do CPI, acima esquematizadas no parágrafo 57 e limita-se ao universo de produtos idênticos ou afins daqueles que a marca se destina a assinalar. O princípio da especialidade funciona não só no relacionamento entre marcas, mas também no relacionamento entre marcas e outros sinais distintivos, como o logótipo aqui em crise – cf. artigos 232.º n.º 1 c) e d) e 289.º n.º 1 – a) e b) do CPI e considerandos (16), (18) e (19) da Directiva 2015/2436. Este princípio deriva das funções da marca, que são a distintividade e a determinabilidade, ou seja, a marca tem por funções individualizar produtos e serviços e permitir a sua diferenciação dos restantes, daí que, em regra só confira ao seu titular o direito de impedir o uso de marcas que assinalem produtos idênticos ou afins – cf. artigo 208.º do CPI. Não existido tal identidade ou afinidade, as marcas e logótipo nacionais da recorrente não beneficiam desta protecção-regra.
60.–A protecção conferida em regra é, contudo, excepcionalmente reforçada no caso de as marcas/logótipo gozarem de prestígio nacional. É isso que invoca a recorrente. Vejamos então se assim acontece.
Requisitos de protecção das marcas de prestígio nacionais
61.–No caso das marcas de prestígio nacional, a protecção que lhes é conferida pelos artigos 235.º e 249.º n.º 1 – c) do CPI (este último aplicável aos logótipos por força do artigo 293.º n.º 2 do CPI) contém um desvio à regra da especialidade mencionada no considerando (16) da Directiva 2015/2436, ou seja, a protecção das marcas de prestígio abrange também o direito de proibir o uso, em operações comerciais, de sinais relativos a produtos ou serviços que não se encontram em relação de concorrência com os assinalados pela marca – cf. artigo 10.º n.º 2 – c) da Directiva 2015/2436. Ora é precisamente neste contexto que a recorrente defende que as suas marcas têm prestígio nacional, para, com base nisso, desencadear a excepção ao princípio da especialidade e obter a protecção reforçada das suas marcas e do logótipo, nacionais, por força do disposto nos artigos 235.º, 249.º n.º 1 - c), 289.º n.º 2 e 293.º n.º 2 do CPI.
62.–Para decidir se esta pretensão procede, o Tribunal passa agora a analisar quais são os requisitos para que uma marca nacional goze de prestígio e se as marcas nacionais da recorrente preenchem tais requisitos, de modo a poderem desencadear a tutela preventiva conferida pelo artigo 235.º, aplicável por força do artigo 289.º n.º 2, do CPI, que se traduz num fundamento relativo de recusa do registo do logótipo em crise (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, coordenação Luís Couto Gonçalves. Almedina, páginas 339 a 340). Relativamente ao logótipo nacional da recorrente, afigura-se que o mesmo beneficiará de idêntica tutela, no caso de preencher os mesmos requisitos, por força do disposto no artigo 249.º n.º 1 – c), aplicável por remissão do artigo 293.º n.º 2, do CPI.
63.–Os requisitos para avaliar o prestígio das marcas resultam de uma jurisprudência constante do TJUE (cf. acórdãos C-375/97, C-252/07 e C-603/14) e são os seguintes:
- Elevado grau de notoriedade junto do público, que pode resultar da publicidade intensiva, do uso prolongado, da tradição, da qualidade excepcional, do carácter especialmente imaginativo/arbitrário do sinal;
- Individualidade acentuada, por não ser um sinal frequentemente adoptado por terceiros na actividade económica, por ser original, único;
- Considerável prestígio junto do público, ou seja, ser uma marca particularmente apreciada, que goze de estima especial, seja pela qualidade geralmente reconhecida dos produtos ou serviços que assinala, seja pela imagem especialmente atractiva ou pelo fascínio que lhes estão associados.
64.–Adicionalmente, o artigo 235.º do CPI, ao referir “sem prejuízo do disposto” no artigo 234.º do CPI, exige, como condição dessa tutela reforçada, que seja formulado em Portugal o pedido de registo da marca de prestígio, caso o mesmo não exista já, condição essa que se verifica relativamente às marcas e ao logótipo nacionais da recorrente, como já foi explicado.
Público alvo nas marcas de prestígio e marcas notórias
65.–Para apreciar se o primeiro e o terceiro requisitos mencionados no parágrafo 63 se verificam é necessário determinar qual é o público alvo das marcas da recorrente. A este propósito importa sublinhar o seguinte:
- De acordo com a jurisprudência do TJUE, em regra, o público perante o qual a marca deve gozar de prestígio é o interessado nessa marca, que, em função do produto ou serviço que a marca assinala, pode ser o público em geral ou um público mais especializado (e.g. determinado meio profissional) (cf. C-375/97);
- Algumas marcas, adquiriram tal prestígio, que o público alvo vai além do público em causa para os produtos ou serviços para os quais foram registadas (cf. C-252/07);
- Não é de exigir que a marca seja conhecida de determinada percentagem da população, nem que o prestígio exista na totalidade do território de um Estado Membro, bastando que ocorra numa parte substancial deste, devendo o Tribunal, para apreciar se esta condição está preenchida, tomar em consideração, designadamente, a parte do mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico, a duração da sua utilização e a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover (cf. parágrafos 25 a 28 do acórdão do TJUE C-375/97).
66.–Assim, no que diz respeito ao público alvo, tem razão a recorrente quando defende que, contrariamente ao que decidiu o Tribunal a quo, não é necessário provar que uma determinada percentagem da população nacional conhece as suas marcas e logótipo.
67.– É certo que a utilização, como parâmetros de apreciação, do nível quantitativo e da sua expressão geográfica, pode ter lugar ao abrigo da Recomendação Comum da União de Paris e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, relativa à protecção das marcas notoriamente conhecidas (Documento A/34/13). Porém, tais parâmetros são aí indicados a título exemplificativo e a par de outros que também podem ser usados [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_34/a_34_13.pdf]
68.–Esses parâmetros, tal como a menção à notoriedade feita na sentença referida no parágrafo 25, têm relevo quando se trata de decretar a protecção conferida pelo artigo 234.º do CPI à condição factual das marcas notórias, ou seja, daquelas cuja notoriedade existe antes do registo, quando os seus titulares querem invocar a anterioridade da marca para beneficiarem da respectiva tutela. Na verdade, o fundamento autónomo de recusa de registo de um sinal posterior, constante do artigo 234.º do CPI, decorre das obrigações impostas pelos artigos 6.º bis da Convenção da União de Paris para a protecção da propriedade industrial (CUP) e 16.º n.ºs 2 e 3 do Acordo TRIPS (World Trade Organization Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), sendo o registo da marca notória solicitado quando se pretende opor a anterioridade de facto (cf. artigo 234.º n.º 2).
69.–Este âmbito do artigo 6.º bis da CUP encontra-se explicado no “Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property by Professor G.H.C. Bodenhausen” página 90: The purpose of the provision under consideration is to avoid the registration and use of a trademark, liable to create confusion with another mark already well known in the country of such registration or use, although the latter well-known mark is not, or not yet, protected in that country by a registration which would normally prevent the registration or use of the conflicting mark (sublinhado nosso) [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf].
70.–Dito isto, contrariamente ao que parece ter sido a motivação do Tribunal a quo, não se afigura que, o caso em análise, possa enquadrar-se no disposto no artigo 234.º do CPI, na medida em que a recorrente não invoca a protecção fáctica das suas marcas anteriores, a qual dependeria da demonstração da pertença/titularidede independentemente do registo, da notoriedade e da identidade ou semelhança, esta última apreciada à luz do risco de confusão (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 937 e 938).
71.–Diversamente, no caso em análise, afigura-se que a recorrente invoca a protecção que deriva do registo prioritário das suas marcas e logótipo nacionais e o prestígio desses sinais. Pelo que, para determinar o público alvo há que levar em conta os seguintes factores, que resultam da jurisprudência do TJUE, invocada pela recorrente (cf. C-375/97): a recorrente tem lojas em vários pontos do país de Norte a Sul, nomeadamente no Porto e em Santarém (cf. referência citius 452695, Doc. 55, Doc. 1010, Doc. 5656, não impugnados); em 1975 criou este conceito tendo anos mais tarde registado as suas marcas (referência citius 452695, Doc. 1111, não impugnado); os investimentos que tem feito, em publicidade e promoção das suas marcas e logótipo nacionais, abrangem todo o território nacional (cf. factos enunciados nos parágrafos 14 a 22, 24, 26 e 27); os produtos que comercializa incluem calçado masculino e feminino (cf. referência citius 90626 – Doc. 1111); o seu volume de vendas e a expansão do seu negócio resultam dos factos constantes dos parágrafos 15 a 17.
72.–Levando em conta os factores acima referidos afigura-se que o público alvo é o público em geral, em várias cidades do território nacional, uma vez que a generalidade das pessoas usa calçado, malas, produtos de marroquinaria e a recorrente tem lojas em vários pontos do país. Além disso, o público alvo abrange todos os géneros.
73.–O que leva o Tribunal a concluir que as marcas e logótipo nacionais, da recorrente são conhecidos pelo público em geral, numa parte substancial do mercado nacional.
Elevado grau de notoriedade
74.–Determinado o público alvo, importa agora analisar se as marcas e logótipo nacionais da requerente preenchem os requisitos para serem qualificados como marcas de prestígio.
75.–O primeiro requisito, acima apontado, para que uma marca tenha prestígio, é o elevado grau de notoriedade junto do público. Atendendo à publicidade que a recorrente faz em meios de comunicação social, à presença em feiras, às actividades de promoção da marca, ao recurso a figuras conhecidas do público como embaixadoras da marca, ao uso de um conjunto de sinais que utiliza para comercializar e promover os seus produtos há mais de 20 anos, ao investimento feito em publicidade e promoção da marca, é de concluir que a marca tem um elevado grau de notoriedade junto do público nacional (cf. factos enunciados nos parágrafos 14 a 19, 22, 26 e 27; e referências citius 452695 e 91554/documentos aí juntos, não impugnados). No que diz respeito à sentença mencionada no parágrafo 26 (cf. referência citius 90627 e documento número 79 com referência citius 3333) a decisão aí proferida sobre a relação controvertida objecto desses autos tem o valor que resulta do artigo 619.º n.º 1 do CPC, sem prejuízo do que foi mencionado supra, no parágrafo 68, que, porém, aqui não tem aplicação.
Individualidade acentuada
76.–No que diz respeito ao segundo requisito da marca de prestígio, a individualidade acentuada, contrariamente ao que defende a recorrente, a figura do cavalo, comum às suas marcas e logótipo nacionais, não confere individualidade acentuada ao conjunto dos sinais pelos motivos seguintes. A figura do cavalo é usada na actividade económica para assinalar vários produtos como os automóveis Ferrari, Porsche, as carteiras e malas Longchamp, os lenços, carteiras e calçado Hermès, o vestuário Ralph Lauren. Estes são factos do conhecimento geral, notórios, que não carecem de alegação nem prova e que este Tribunal leva em conta ao abrigo do disposto no artigo 412.º n.º 1 do Código de Processo Civil. Igualmente notório é o facto de um determinado tipo de papel de desenho ser designado por papel cavalinho. Assim, embora a palavra Cavalinho confira alguma distintividade à marca da recorrente ela também não é suficientemente original. Pelo que, o Tribunal julga que os sinais da recorrente tomados no seu conjunto, coexistem com marcas que usam figuras semelhantes de um cavalo, e conceitos semelhantes que combinam figuras de um cavalo e palavras ou outros elementos figurativos, no mesmo e em diferentes domínios da actividade económica, o que diminui a sua originalidade. Não sendo este um requisito absoluto, uma vez que pode ser contrabalançado pelo grau mais forte de algum dos outros requisitos aqui em análise, pelos motivos aqui enunciados, afigura-se que a marca da recorrente não tem individualidade acentuada (cf. acórdão do TJUE C-252/07 e Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Noções Fundamentais, 2.ª Edição, Almedina, página 308 e nota 749).
Considerável prestígio
77.–O terceiro requisito para qualificar as marcas/logótipo nacionais da recorrente, como marcas de prestígio, consiste no considerável prestígio junto do público, por ser uma marca particularmente apreciada, que goze de elevada estimada junto do público, ou cujos produtos tenham uma elevada qualidade geralmente reconhecida, ou cuja imagem seja especialmente atractiva ou fascinante. Ora não obstante o investimento em publicidade apurado, quer a nível nacional, quer regional, relevante para o requisito da notoriedade acima mencionado, a recorrente não logrou provar que os produtos assinalados com as suas marcas tenham uma elevada qualidade, ou que as marcas e logótipo nacionais gozem de elevada estima ou tenham uma imagem especialmente atractiva ou fascinante perante o público, não sendo suficientes as publicações mencionadas nos parágrafos 14, 19, 22, 26 e 27, para que, na falta de outros elementos que as complementem, o Tribunal possa concluir que a imagem das marcas/logótipo ou a qualidade dos produtos ai mencionada, preencha tais requisitos com o grau elevado ou considerável, aqui exigido pela jurisprudência do TJUE, acima mencionada no parágrafo 63.
78.–Por isso, não se verificando os requisitos da individualidade acentuada e do considerável prestígio, o Tribunal conclui que as marcas e logótipo nacionais da recorrente não podem ser qualificadas como marcas de prestígio nacional.
79.–Em consequência, o princípio da especialidade não pode ser afastado e a recorrente não pode opor à recorrida o exclusivo do direito que lhe conferem os registos das suas marcas e logótipo nacionais para impedir o registo do logótipo em crise ao abrigo do disposto no artigo 289.º n.º 1 – a) a d) do CPI.
C.–Risco de concorrência desleal, infracção de outros direitos de propriedade industrial e infracção ao direito de autor, enquanto fundamentos relativos de recusa de registo do logótipo
Risco de concorrência desleal
80.–A recorrente defende que o registo do logótipo em crise deveria ter sido recusado por acarretar o risco de concorrência desleal. Nos termos do artigo 289.º n.º 1 – h) do CPI, constitui motivo de recusa do registo do logótipo a circunstância desse registo ter a virtualidade de gerar um dano concorrencial. Ou seja, a tutela da concorrência desleal aqui em causa é preventiva; aplica-se quer exista intenção de deslealdade comercial, por parte da recorrida, quer se verifique apenas que, objectivamente, o registo do novo sinal potencia a concorrência desleal (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, página 931). Vejamos se isso acontece.
81.–Ao contrário dos direitos de propriedade intelectual (neles incluídos os direitos de propriedade industrial), que são direitos absolutos de carácter exclusivo, a concorrência desleal, consagrada no artigo 311.º do CPI, abrange apenas deveres de comportamento de natureza profissional/corporativa que, quando violados durante o processo de concorrência, podem fundamentar uma pretensão indemnizatória e/ou a cessação da conduta.
82.–Os requisitos para que haja concorrência desleal são em regra três e devem verificar-se cumulativamente: (i)- a existência de uma relação de concorrência; (ii)- a deslealdade que consiste na contrariedade às normas ou usos honestos da actividade económica, (iii)- e a culpa.
83.–Porém, tal como já foi explicado, a natureza preventiva da tutela concorrencial prevista no artigo 289.º n.º 1 – h) do CPI prescinde do elemento intencional e, portanto, da culpa. Assim, basta que, no caso em análise, fiquem demonstrados os outros dois requisitos da concorrência desleal, a saber relação de concorrência e a contrariedade às normas ou usos honestos da actividade económica, para que a recorrente beneficie da tutela preventiva prevista no artigo 289.º n.º 1 – h) do CPI, como pretende.
84.–Começando pela análise do primeiro requisito, para saber se há uma relação de concorrência importa verificar se existe disputa da mesma clientela ou, pelo menos, a possibilidade de desvio de clientela.
85.–Ora, pelos motivos já expostos na apreciação da questão anterior, o Tribunal concluí que, não havendo afinidade entre os produtos e serviços em causa, não se tendo provado a sua complementaridade, nem havendo sobreposição de mercados, não existe disputa da mesma clientela.
86.–Pelo que, na falta de um dos dois requisitos cumulativos acima enunciados no parágrafo 83, não é possível concluir pelo risco ou possibilidade de concorrência desleal, ficando prejudicada a apreciação do segundo requisito, a saber, a contrariedade às normas ou usos honestos da actividade económica, por inútil para a decisão da questão.
87.–Em consequência, a decisão impugnada não merece censura quando concluiu não haver risco de concorrência desleal.
Infracção de outros direitos de propriedade industrial sobre desenhos e modelos
88.–A recorrente defende que, o registo do logótipo em crise viola os direitos que lhe são conferidos pelo registo dos modelos ou desenhos nacionais e da União Europeia. Tais modelos ou desenhos foram acrescentados aos factos provados em sede de recurso e encontram-se mencionados no parágrafo 24.
89.–A sentença recorrida, nos parágrafos 12 e 13, não distingue marcas, logótipos, desenhos ou modelos. Consultado o documento mencionado no parágrafo 13 da decisão recorrida (cf. referência citius 91554, em particular Doc. 1111), dele resulta que a recorrente é titular do registo do desenho ou modelo da União Europeia 0005377-900001. Pelo que o Tribunal leva em conta este desenho ou modelo além dos desenhos ou modelos já considerados provados e dos especificamente referidos no parágrafo 24, aditado à matéria de facto.
90.–Dito isto, tem razão a recorrente quando alega que a sentença recorrida incorre no vício de omissão de pronúncia. Na verdade, ao não ter apreciado as questões agora em análise, sobre a infracção aos desenhos ou modelos da recorrente e aos seus direitos de autor, a sentença recorrida incorreu no vício decisório previsto no artigo 615.º n.º 1 – d) do Código de Processo Civil que este Tribunal suprirá a seguir (cf. artigo 665.º do CPC).
91.–Começando pela análise da questão da infracção aos desenhos ou modelos, o âmbito de exclusividade que a recorrente pode reivindicar depende do grau de criatividade dos desenhos ou modelos que concebeu – cf. artigos 10.º do Regulamento 6/2002 aplicável aos desenhos ou modelos da União Europeia e artigo 193.º do CPI aplicável aos desenhos ou modelos nacionais. A redacção destes dois preceitos é idêntica no que diz respeito ao âmbito de protecção: em ambos, o âmbito de protecção conferido pelo registo abrange os desenhos ou modelos que não suscitem uma impressão global diferente no utilizador informado.
92.–Para determinar o âmbito de protecção, o Tribunal recorre ao princípio da reciprocidade, de acordo com o qual, a impressão global para apreciar a singularidade é igual à impressão global para aferir da violação do exclusivo, o que tem por base o esquema consagrado nos artigos 6.º do Regulamento 6/2002 e 177.º do CPI (que definem o carácter singular) e 10.º do Regulamento 6/2002 e 193.º do CPI (que definem o âmbito de protecção). Assim, quer no caso dos desenhos ou modelos nacionais quer no caso dos desenhos ou modelos da União Europeia, a protecção será tanto mais completa quanto mais considerável for a originalidade.
93.–Por outro lado, há que levar em conta que, o âmbito merceológico da protecção exclusiva dos desenhos ou modelos se estende a tipos de produtos diferentes e, portanto, também à sua utilização na actividade da recorrida, não funcionando aqui o princípio da especialidade vigente no direito de marcas. A razão de ser desta diferença reside no seguinte: enquanto as marcas servem para ordenar a concorrência indicando a origem empresarial dos produtos e serviços, a tutela dos desenhos ou modelos desempenha uma função distinta, que é remunerar o esforço criativo do titular do registo, atribuindo-lhe o exclusivo de exploração da sua obra. Assim, o titular dos desenhos ou modelos pode impedir terceiros de os usarem ou aplicarem em quaisquer objectos ou suportes, de qualquer natureza, finalidade, ou domínio de actividade (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 779 a 782; Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Noções Fundamentais, 2.ª Edição, Almedina, páginas 159 a 171)
94.–Feito este enquadramento quanto ao regime de protecção aplicável aos desenhos ou modelos, tanto nacionais como da União Europeia, a questão central que, a este propósito, é colocada pela recorrente é a de saber se, face ao logótipo em crise, que usa um cavalo, uma ferradura e a letra C, elementos estes comuns aos usados nos desenhos ou modelos da recorrente, esta pode estender a protecção que é reconhecida a elementos distintivos dos seus desenhos ou modelos, a elementos do domínio público e/ou com fraca originalidade, ou proibir que os concorrentes acedam a eles.
95.–Ou seja, tanto a figura do cavalo, como a da ferradura, como a letra C, são elementos do domínio público (a letra C) e/ou com fraca originalidade, pelo que, o âmbito de protecção dos desenhos ou modelos não se estende a tais elementos. Na verdade, à luz dos critérios acima definidos, embora a recorrente possa impedir o uso dos seus desenhos ou modelos em quaisquer suportes, incluindo um logótipo a ser usado no domínio de actividade da recorrida, será necessário que o logótipo em crise não suscite uma impressão global diferente da que suscitam os desenhos ou modelos da recorrente. No entanto, pelos motivos a seguir indicados, afigura-se que o logótipo em crise suscita uma impressão global diferente dos desenhos ou modelos registados. Isto porque a originalidade dos desenhos ou modelos da recorrente reside na configuração que é dada ao conjunto desses elementos e que a seguir será apreciada
96.–Na verdade, da análise comparativa dos desenhos ou modelos e do logótipo em conflito (cf. factos provados enunciados nos parágrafos 9 a 12 e 23) resulta que:
- No logótipo em crise, a figura do cavalo, com as patas da frente levantadas não é idêntica à figura do cavalo usada nos desenhos ou modelos da recorrente – há diferenças no desenho da crina, da cauda, na proporção do corpo, na inclinação e/ou posição e/ou lado para que está voltado o cavalo, dependendo dos diversos desenhos ou modelos da recorrente;
- No logótipo em crise, a figura do cavalo está enquadrada por uma ferradura semicircular, de cada um dos lados da qual se encontram, respectivamente, as letras maiúsculas J e C, uma mais abaixo que a outra, acompanhando o movimento indicado pela posição do cavalo, não sendo a letra C a primeira e tendo ambas as letras tamanho idêntico;
- A letra C usada no logotipo tem uma grafia diversa da letra C usada na palavra Cavalinho usada nalguns dos modelos ou desenhos da recorrente;
- Nos desenhos ou modelos da recorrente, quando é usada a palavra Cavalinho, a letra C é a primeira e é a única letra maiúscula dessa palavra, tendo por isso maior ênfase;
- A grafia dos modelos ou desenhos da recorrente é diferente da usada no logótipo em crise;
- A originalidade da configuração de uma parte dos desenhos ou modelos da recorrente reside num padrão em que as figuras do cavalo e da ferradura alternam, entre si e com outros elementos figurativos, causando uma impressão diferente da que causa o logótipo em conflito, em que não existe esse pafrão ou alternância;
- No modelo nacional 31499 e no desenho ou modelo da União Europeia n.º 000082292-0001, dos quais é titular a recorrente, o cavalo aparece enquadrado numa ferradura, tal como sucede no logótipo, mas também nestes casos a configuração é diferente, uma vez que nos desenhos ou modelos da recorrente se trata de duas ferraduras sobrepostas, em posição oblíqua, uma delas rodeando a figura de um cavalo, dispostas num padrão que alterna esse elemento figurativo com a figura de um cavalo, tendo por baixo a palavra Cavalinho;
- O logótipo em crise não tem a aparência de um padrão constituído por elementos figurativos alternados, como sucede em parte dos desenhos ou modelos da recorrente, causando por isso, e pelos demais motivos acima enunciados, uma impressão global distinta daqueles padrões;
- Por fim, atendendo ao desenho e à posição do cavalo, às palavras, posição, ênfase e grafia das letras, tomados no seu conjunto, o logótipo em crise causa uma impressão global distinta dos desenhos ou modelos da recorrente incluídos os que não usam o padrão.
97.–Desta análise comparativa, o Tribunal conclui que, o logótipo em crise não infringe nenhum dos desenhos ou modelos da recorrente uma vez que, em qualquer dos casos, provoca no observador uma impressão global distinta. Pelo que, improcede esse motivo de oposição ao registo do logótipo concedido à recorrida.
Infracção aos direitos de autor
98.–Por último, a recorrente defende que o logótipo em crise infringe os seus direitos de autor, quer sobre o desenho gráfico do cavalo, que usa nos sinais distintivos, quer sobre os desenhos ou modelos nacionais e da União Europeia, de cujo registo é titular.
99.–A este propósito importa levar em conta que, tanto o considerando (8) como o artigo 17.º n.º 1 da Directiva 98/71 prevêem expressamente que os desenhos ou modelos registados num Estado Membro (únicos cobertos pelo âmbito de aplicação da Directiva) gozam da protecção cumulativa concedida aos direitos de autor, deixando, porém, aos Estados Membros, a liberdade de fixarem o alcance e as condições dessa protecção, incluindo o grau de originalidade exigido. Quanto aos desenhos e modelos da União Europeia, o considerando (32) e o artigo 96.º n.º 2 do Regulamento 6/2002 prevêem um regime análogo ao estabelecido no artigo 17.º da Directiva 98/71. O artigo 17.º da Directiva 98/71 encontra-se transposto no artigo 194.º do CPI. Adicionalmente, no plano nacional, o artigo 2.º n.º 1 – i) do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos (CDADC) estende a protecção conferida pelos direitos de autor a obras de arte aplicadas, desenhos ou modelos industriais, que cumpram os requisitos necessários para serem considerados obras originais (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Almedina, páginas 164 a 171 e 183 a 206).
100.–Deste esquema de protecção, que o Tribunal interpreta à luz da jurisprudência do TJUE constante do acórdão C-683/17 (cf. parágrafos 29 a 34 e 43 a 48 desse acórdão) resulta que, os desenhos ou modelos registados, em causa na presente acção, podem gozar da protecção cumulativa conferida pelos direitos de autor desde que preencham, por um lado, os requisitos para serem considerados uma obra na acepção dos artigos 2.º - a), 3.º n.º 1 e 4.º n.º 1 da Directiva 2001/29 e, por outro lado, o grau de originalidade exigido, no plano nacional, pelo artigo 2.º do CDADC. Os mesmos requisitos aplicam-se ao desenho gráfico do cavalo usado nos sinais da recorrente para que possa ser considerado obra de arte aplicada, coberta pela protecção conferida pelo artigo 2.º. n.º 1 – i) do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos.
101.–Vejamos então em que consiste o conceito de obra. Trata-se de um conceito autónomo do direito da União, que deve ser interpretado de modo uniforme pelos Tribunais nacionais dos Estados Membros. Ele pressupõe que estejam reunidos dois elementos cumulativos: a existência de um objecto original, ou seja de uma criação intelectual do próprio autor; e que os seus elementos sejam a expressão dessa criação.
102.–Assim, para um objecto cumprir o primeiro requisito, ele deve reflectir a personalidade do seu autor, manifestando as suas escolhas livres, arbitrárias e criativas. A realização de um objecto determinada por considerações técnicas, regras ou limitações que não deixam margem para o exercício da liberdade criativa, não preenche este primeiro requisito. No que diz respeito ao segundo requisito, uma obra deve ser um objecto identificável com suficiente precisão e objectividade.
103.–Ora, desde logo na presente acção não foi alegado nem se apurou quem é o autor dos desenhos ou modelos ou do desenho do cavalo usado nos sinais da recorrente. O Tribunal ignora se foi um artista, um designer, um artesão, um criador, um trabalhador da recorrente, uma equipa de várias pessoas em colaboração, um artista anónimo, para poder concluir que os desenhos ou modelos reflectem a personalidade e as escolhas livres, arbitrárias e criativas dos seus autores ao criá-los. Na verdade, a ausência de dados que permitam individualizar o autor/autores dos desenhos ou modelos, dificulta a prova do primeiro requisito (cf. referência citius 452695, Doc. 3434, Doc.3535, Doc.3636, Doc. 3737, Doc. 3838, Doc. 3939, Doc. 4040, Doc. 4141, Doc. 4242, Doc. 4343, Doc. 4444, Doc. 4545, Doc. 4646, Doc. 4747, documentos que, ou não contêm dados do autorou autores individuais, ou mencionam apenas a pessoa colectiva titular do registo, como sucede nas obras colectivas mas sem individualizar o autor ou autores). Na falta destes elementos e não tendo sido alegada a sua criação por artista anónimo, afigura-se que o primeiro requisito não está preenchido.
104.–Quanto ao segundo requisito, é certo que o efeito estético susceptível de ser produzido por um desenho ou modelo industrial ou por um sinal distintivo do comércio, pode extravasar o respectivo fim utilitário. Mas esse efeito estético, ainda que possa existir, é um efeito visual de natureza subjectiva, vivido por cada pessoa que olha para o sinal da recorrente ou para o modelo ou desenho (eg. destinado a ornamentar peles, tecidos e telas, como resulta dos documentos referidos no parágrafo 103). Acresce que, um tal efeito estético não permite, em si mesmo, concluir pela existência de um objecto identificável com suficiente precisão e objectividade para poder ser qualificado como uma obra na acepção da Directiva 2001/29. Nesta interpretação, o Tribunal acompanha a jurisprudência do TJUE constante do parágrafo 55 do acórdão C- 683/17, que vincula os Tribunais nacionais quanto ao conceito autónomo de obra.
105.–Por isso, à luz desta jurisprudência, o Tribunal conclui que os desenhos ou modelos, assim como o desenho do cavalo, nos sinais distintivos usados pela recorrente, nacionais ou da União Europeia, não podem ser qualificados como obras na acepção da Directiva 2001/29, para o efeito de beneficiarem da protecção invocada pela recorrente conferida pelo direito nacional, nos artigos 2.º n.º 1 – i), 68.º e 211º do CDADC.
106.–Acresce que, ainda que assim não fosse, quod non, os modelos ou desenhos e o desenho gráfico do cavalo usado nos sinais distintivos da recorrente, não preenchem o grau de originalidade requerido pelo direito nacional, nomeadamente, pelo artigo 2.º do CDADC. Vejamos porquê.
107.–Para determinar o grau de originalidade exigido pelo direito nacional, o Tribunal leva em conta os seguintes factores: a posição que os modelos ou desenhos/desenho do cavalo usado nos sinais distintivos da recorrente, ocupam no contexto sócio cultural, tanto na óptica do autor e como na óptica do meio envolvente. Ou seja, o Tribunal assenta a sua análise das condições exigidas pelo artigo 2.º do CDADC, quanto ao grau de originalidade, nos seguintes factores: uma obra de arte é criada por um artista e só é artística se a sociedade a reconhecer como tal (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Noções Fundamentais, 2.ª Edição, Almedina, página 191).
108.–Ora, por um lado, como já foi mencionado, não se apurou quem criou os desenhos ou modelos/sinais/desenho do cavalo. Por força das regras do ónus da prova, cabia à recorrente demonstrar (cf. artigo 342.º do Código Civil) que o criador foi um artista, ou alguém ao seu serviço, ou um criador que a autorizou a usar os desenhos, ou um designer, ou um artesão, ou um artista que quis manter o anonimato, o que não se apurou. Pelo que não é possível ao Tribunal saber que posição ocupam os desenhos ou modelos/desenho do cavalo, na óptica do seu autor, ou seja, não é possível saber se, na óptica dele, eram criações artísticas ou não.
109.–Por outro lado, este Tribunal também não apurou se, na óptica do meio envolvente, no contexto sócio cultural nacional (para os desenhos ou modelos/sinais nacionais) ou da União Europeia (para os desenhos ou modelos/sinais da União Europeia), tais criações foram consideradas artísticas. Isto pelos motivos que se seguem.
110.–Para apreciar se uma obra é artística na óptica do meio envolvente e, portanto, se preenche o segundo requisito acima enunciado, para ter a originalidade requerida pelo artigo 2.º do CDADC, o Tribunal não leva em conta a sua concepção de arte, porque tal critério seria controverso e arbitrário. Devem, ao invés, ser levados em conta factores como a opinião de especialistas, de artistas da mesma área, de comerciantes de arte, publicações em livros de arte, a presença em colecções de museus, ou perícias. É à luz destes factores que o Tribunal julga dever apreciar se os desenhos ou modelos/sinais/figura do cavalo, têm a originalidade exigida pelo artigo 2.º do CDADC. Assim, na falta de alegação e prova destes elementos, que cabia à recorrente demonstrar (artigo 342.º do Código Civil), o Tribunal conclui que, ainda que os desenhos ou modelos/figura do cavalo/sinais da recorrente, pudessem ser considerados obras na acepção da Directiva 2001/29, quod non, os mesmos não preenchem o grau de originalidade exigido pelo artigo 2.º do CDADC, por não se ter apurado que sejam criações artísticas, nem na óptica do seu autor, nem na óptica do meio envolvente.
Em síntese
111.–A decisão da matéria de facto foi modificada ao abrigo do disposto no artigo 662.º n.º 1 do CPC, com base nos documentos juntos aos autos e na falta de impugnação dos factos alegados, procedendo nessa parte a pretensão da recorrente.
112.–As marcas e o logótipo nacionais da recorrente gozam da prioridade e protecção conferidas pelo registo, mas não existe identidade ou afinidade entre os produtos/serviços que assinalam, nem entre as actividades exercidas por cada uma das entidades.
113.–As marcas e o logótipo nacionais da recorrente não gozam de prestígio nacional por não preencherem dois dos requisitos para serem qualificadas como marcas de prestígio nacional: a individualidade acentuada e o elevado prestígio junto do público. Pelo que, por força do princípio da especialidade, só gozam de direitos exclusivos em relação a produtos ou serviços afins, o que aqui não se verifica, pelo que, improcedem os motivos de recusa do registo do logótipo que assinala a recorrida previstos no artigo 289.º n.º 1 – a) a d) do CPI.
114.–Não havendo afinidade entre os produtos e serviços em causa, não se tendo provado a sua complementaridade, nem havendo sobreposição de mercados, não existe disputa da mesma clientela. Pelo que, falta um dos requisitos para que exista risco de concorrência desleal e por isso não se verifica o motivo de recusa de registo do logótipo em crise, previsto no artigo 289.º n.º 1 – h) do CPI.
115.–A protecção dos desenhos ou modelos nacionais e da União Europeia, de que é titular a recorrente, será tanto mais completa quanto mais considerável for a sua originalidade. Tanto a figura do cavalo, como a da ferradura, como a letra C, presentes nos desenhos ou modelos nacionais e da União Europeia, de que é titular a recorrente, e no logótipo em crise, não são idênticas e são elementos do domínio público e/ou com fraca originalidade pelo que, o âmbito de protecção dos desenhos e modelos não abrange tais elementos. Da análise comparativa entre os desenhos ou modelos e o logótipo em conflito resulta que este último suscita no público uma impressão global diferente. Em consequência, não procede o motivo de recusa de registo do logótipo previsto no artigo 289.º n.º 1 – f) do CPI.
116.–Os desenhos ou modelos/sinais/figura do cavalo usada nos sinais distintivos da recorrente, podem gozar da protecção cumulativa conferida pelos direitos de autor previstos na legislação nacional desde que preencham, por um lado, os requisitos para serem considerados uma obra na acepção da Directiva 2001/29 e, por outro lado, o grau de originalidade exigido pelo artigo 2.º do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos. Não se verificando nenhum desses requisitos, o logótipo em crise não infringe o direito de autor da recorrente, não sendo de aplicar o motivo de recusa de registo previsto no artigo 289.º n.º 3 – b) do CPI.
117.–Por último, sentença recorrida é nula, por omissão de pronúncia sobre a alegada infracção aos direitos de propriedade industrial e ao direito de autor da recorrente (cf.- artigo 615.º n.º 1 – d) do CPC). Nulidade que este Tribunal supriu, substituindo-se ao Tribunal recorrido, ao apreciar tais questões, sem que, porém, isso conduza à procedência do recurso, pelos motivos acima expostos (665.º do CPC).
Decisão
Acordam as Juízes desta secção em:
I.–Julgar improcedente o recurso.
II.–Condenar a recorrente nas custas – artigo 527.º n.ºs 1 e 2 do CPC.
Lisboa, 18 de Maio de 2022
Paula Pott - (relatora)
Eleonora Viegas - (1.ª adjunta)
Ana Mónica Pavão - (2ª adjunta)
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