Acórdãos TRL	Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
Processo:	571/06.8TYLSB.L1-7
Relator:	PIMENTEL MARCOS
Descritores:	MARCAS IMITAÇÃO
Nº do Documento:	RL
Data do Acordão:	04/24/2012
Votação:	UNANIMIDADE
Texto Integral:	S
Meio Processual:	APELAÇÃO
Decisão:	IMPROCEDENTE
Sumário:	Não existe semelhança gráfica ou fonética entre as marcas nominativas “AUTOGEL” e “ETOGEL”, de tal forma que possam induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação desta com aquela, de forma que o consumidor médio não as possa distinguir senão depois de um exame atento ou postas em confronto. (Sumário do Relator)
Decisão Texto Parcial:

Decisão Texto Integral:

Acordam os juízes no Tribunal da Relação de Lisboa. I “A …”, com sede em Paris, França, interpôs recurso do despacho do Senhor Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu o registo da marca nacional “ETOGEL”, requerida por “B… Ldª”, pedindo que seja revogado o despacho recorrido e se ordene a recusa do registo desta marca. Para tanto alegou, em síntese: - que é titular do registo de marca internacional “AUTOGEL”, destinado a assinalar “perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, dentífricos” (da classe 3ª) e “produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos” (da classe 5ª). - que o registo da sua marca é anterior ao registo da marca nacional “ETOGEL”. - que ambas as marcas se destinam aos mesmos produtos. - que as marcas em confronto, quer pela sua semelhança gráfica, quer pela semelhança fonética, são susceptíveis de  criar confusão no mercado. A reclamada respondeu, dizendo, em síntese, que o pedido de registo da marca n.º ... “ETOGEL”, de que é titular, reúne todas as condições para ser concedido. Por sentença de 15.03.2011 foi negado provimento ao recurso, mantendo-se o despacho recorrido, que concedeu o registo da marca nacional n.º ... “ETOGEL”. Dela apelou a requerente, formulando as conclusões que seguem: a) Está em causa o despacho de concessão do registo da marca nacional n.º ... “ETOGEL”, destinada a assinalar “cosméticos, incluindo cosméticos naturais, perfumaria, produtos cosméticos para os cuidados da pele; preparações cosméticas adelgaçantes, sabonetes, desodorizantes para uso pessoal” (classe 3.ª), “medicamentos, produtos farmacêuticos e parafarmacêuticos, suplementos alimentares minerais, nomeadamente vitaminas, oligo-elementos, enzimas para uso medicinal” (classe 5.ª). b) Encontra-se provado nos autos – pontos 4 e 5 da “factualidade provada” – que a aqui Apelante é titular da marca internacional n.º ... “AUTOGEL”, destinado a assinalar “perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, dentífricos” (classe 3.ª) e “produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos” (classe 5.ª). c) E, sem embargo de a douta sentença recorrida ter entendido estarem verificados os requisitos constantes das alíneas a) e b) do n.º 1, do CPI, entendeu não se verificar o requisito constante da alínea c), no que interpretou incorrectamente a lei. d) De facto, tratando-se de marcas nominativas, verifica-se que as mesmas coincidem na sequência “TOGEL”, diferenciando-se apenas no elemento inicial “AU” e “E”. e) O facto de a sequência de letras em que as marcas coincidem “TOGEL” ser a mesma, dá às marcas um aspecto semelhante. f) Sendo que os elementos “E” e “AU” são idênticos, sobretudo sob o ponto de vista fonético, podendo a pronúncia de ambas confundir-se. g) Pelo que, sendo as marcas no seu conjunto muito semelhantes ou melhor, sendo as semelhanças mais do que as diferenças, são susceptíveis de gerar situações de erro fácil ou confusão. h) Pelo que, ao decidir como decidiu, violou a douta sentença recorrida o artigo 245.º, n.º 1, alínea c) do CPI. E remata estas conclusões, pedindo que o presente recurso seja julgado procedente sendo, em consequência, revogada a douta sentença que negou provimento ao recurso que concedeu o registo da marca nacional n.º ... “ETOGEL”. A apelada não alegou. II Da 1ª instância vem provada a seguinte matéria de facto: 1 – Por despacho datado de 23.12.05, o Sr. Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial concedeu o registo da marca n.º ... “ETOGEL”, pedida em 07.04.2004, por La, Lda. 2 – A referida marca destina-se a assinalar nas classes 3ª “Cosméticos, incluindo cosméticos naturais; perfumaria, produtos cosméticos para os cuidados da pele; preparações cosméticas adelgaçantes; sabonetes; desodorizante para uso pessoal” e 5ª “Medicamentos, produtos farmacêuticos e para farmacêuticos, suplementos alimentares minerais, nomeadamente vitaminas, oligo-elementos, enzinas para uso medicinal”. 3 – A mencionada marca é constituída pela palavra “ETOGEL” em letras de imprensa maiúsculas. 4 – A recorrente é titular do registo da marca internacional nº ... “AUTOGEL” desde 17 de Julho de 1998. 5 – A mencionada marca destina-se a assinalar, entre outros, nas classes 3ª “perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo, dentífricos” e na classe 5ª “produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos”-. 6 – A mencionada marca é constituída pela palavra “AUTOGEL” em letras de imprensa maiúsculas. Foram dispensados os vistos. Cumpre apreciar e decidir. III Tal como já foi referido em 1ª instância, a questão a decidir no presente recurso é a de saber se as marcas em confronto são susceptíveis de se confundirem, tendo em consideração o seu aspecto gráfico ou fonético, ou seja, que possam induzir em erro ou confusão o consumidor. Marca é, tal como se infere do artigo 224º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, um sinal distintivo que serve para distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional, gozando aquele que a adopta do seu uso exclusivo para os produtos e serviços a que a mesma se destina. Vejamos: Nos termos da alínea m) do artigo 189º do Código da propriedade industrial (CPI), aprovado pelo DL 16/95, de 24.01, seria recusado o registo das marcas que, em todos ou alguns dos seus elementos, contivessem reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que pudesse induzir em erro ou confusão o consumidor. Por seu turno, esclarecia o artigo 193º do mesmo diploma, no qual se continha o conceito legal de imitação ou usurparão de marca, que uma marca registada deveria considerar-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, quando cumulativamente: a) A marca registada tivesse prioridade b) Fossem ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Tivessem tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induzisse facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreendesse um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não pudesse distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto. IV Entretanto, foi publicado o Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março. Nos termos do art.239º, al. m), do C.P.I., aprovado por este diploma legal, será recusado o registo de marcas que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos, reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada. Por outro lado, por força do nº1, do artigo 245º, a marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto. Quanto aos requisitos a que aludem as alíneas a) e b) (prioridade de registo e serem ambas as marcas destinadas a assinalar produtos idênticos ou afins) nenhuma questão se levanta. V Vejamos o terceiro daqueles requisitos: Como ensinava o professor Ferrer Correia[1]: “sendo a marca um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada para o bom desempenho da sua função de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes”. Caso contrário, a marca deixaria de desempenhar a sua finalidade distintiva para se transformar em sinal de confusão. A fls. 328 e seguintes escrevia ainda aquele professor: “o grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente é definido por este elemento: possibilidade de confusão de uma com outra no mercado. Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo produto e marca adoptada para outro que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o princípio da especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade tendo substituído ao sistema do registo por classes, o sistema de registo por produtos”. E mais adiante: “ Por outro lado, a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundem. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se em vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é insusceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger - o interesse em que se não confundam através da marca mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos”. Como ensinava Pinto Coelho[2], não são só as marcas muito parecidas que se devem ter imitadas. “Há a este respeito uma observação muito justa e acertada de Bédarride, citado por Pouiellet: «A questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente». Este é o verdadeiro princípio a enunciar, e é por ele que se tende a orientar o julgador. Sempre, portanto, que no conjunto da marca se possa ver uma semelhança capaz de estabelecer confusão, deve considerar-se a marca como imitada, sem estar a atender ao facto de ser ou não necessário o confronto das marcas para apreender as diferenças que as separam; deve-se olhar à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam. É preciso considerar que o público geralmente não está a pensar na imitação, na existência ou não existência da imitação. Liga um produto, que lhe agradou, a certa marca, de que conserva uma ideia mais ou menos precisa. E deve evitar-se que outro comerciante adopte uma marca que ao olhar distraído do público possa apresentar-se como sendo a que ele busca". Nesta conformidade, a imitação de uma marca por outra deve ser apreciada mais pela semelhança que resulte dos elementos que a constituem do que pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente. Relativamente às marcas nominativas importa considerar sobretudo a semelhança visual e fonética. O que é fundamental é que a marca possua a necessária eficácia distintiva. Pode haver marcas em que os vários elementos sejam diferentes e entretanto serem confundíveis. E pode haver duas marcas com um só elemento comum e entretanto serem também confundíveis, bastando para o efeito que esse elemento seja preponderante. É muito importante a maneira como a palavra ou palavras são pronunciadas, sobretudo nas marcas meramente nominativas. "Com efeito, sempre que na dicção de duas palavras a sílaba salientada seja a mesma, torna-se verosímil que entre ambas, para o auditor menos esclarecido ou menos atento, se estabeleça um maior ou menor grau de confusão" (Justino da Cruz em anotação ao artigo 94º do CPI anterior). E isto acontece essencialmente nas marcas nominativas. Por isso, a marca há-de ser constituída por forma tal que se não confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante, caso contrário, deixaria de desempenhar a sua finalidade distintiva para se transformar em elemento de confusão. Daí que a primeira garantia do proprietário de marca registada consista em não poder obter-se, posteriormente, o registo da mesma ou de marca idêntica para o mesmo produto ou semelhante [cfr. o citado art.239º, nº1, al. m)]. A imitação de uma marca por outra existirá não só quando, postas em conjunto, elas se confundam, mas também quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Na verdade, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista, normalmente, as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo, antes o adquire por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória. Sendo que é a confusão do consumidor médio do produto ou produtos em questão que se pretende evitar e não a de peritos na especialidade (cfr. Justino Cruz, in Código da Propriedade Industrial, 2ª ed., pág. 222). A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos (marca nominativa), figurativos ou emblemáticos (marca figurativa ou emblemática) ou por uma e outra coisa conjuntamente (marca mista), podendo as marcas nominativas e figurativas subdividir-se, ainda, em simples e compostas (ou complexas), conforme sejam constituídas por um ou vários elementos (cfr. o artigo 222º), Tratando-se de marcas nominativas, a marca não será nova quando, em confronto gráfico ou fonético com outra mais antiga, seja de molde a provocar confusão no público consumidor. Em relação às marcas complexas, deverão ser consideradas globalmente, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes, ou seja, sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público. VI Tendo em consideração a doutrina exposta vejamos o caso a que o recurso se reporta. No tribunal “a quo” foi referido o seguinte quanto à eventual semelhança: «As marcas em apreciação são ambas nominativas. (…) Fazendo o confronto das palavras em questão, importa considerar que as mesmas têm uma composição parcialmente igual. Cabe, no entanto, apreciar as marcas no seu conjunto. No que respeita antes de mais à fonética. Da análise dos sons dos dois sinais verificamos desde logo que os mesmos são diferentes, embora com uma terminação igual. Quanto ao grafismo do conjunto das palavras, também o mesmo se afigura diverso, na impressão geral das palavras. A coincidência de algumas das palavras componentes da marca não permite, em nosso entender, concluir pela possibilidade de confusão ou de associação entre as marcas, sendo desde logo de desconsiderar o elemento final da palavra “GEL” uma vez que o mesmo é claramente descritivo e logo não podendo, por si só, ser objecto de apreciação. Existem no mercado inúmeras marcas que incluem o referido elemento descritivo, com maior ou menor semelhança entre si, o que permite, desde logo, afastar a conclusão que a marca em apreço, tal como a doutrina as caracteriza, não é uma marca “forte”, tratando sim de uma marca “fraca”. Face a todos estes elementos, importa concluir que um consumidor médio deste tipo de produtos, e considerando pois também o tipo de produtos que as marcas se destinam a assinalar, tratando-se de produtos relativamente aos quais o consumidor será desde logo mais cuidadoso na sua escolha, não é susceptível, em nosso entender, de ser induzido em erro e confusão, entre a marca da recorrente e a marca concedida ora em apreço, afastando-se o risco de associação entre essa marca e a referida marca da recorrente». Concorda-se com esta solução. As marcas em confronto são, como vimos, “AUTOGEL” e “ETOGEL” Obviamente que os especialistas na matéria não confundem as marcas em confronto. Mas não são estes que estão em causa. O problema coloca-se em relação ao consumidor normal (o chamado consumidor médio), isto é, medianamente diligente e medianamente informado. Não nos parece que se deva ter em consideração o consumidor distraído ou pelo menos o muito distraído, pois estes dificilmente distinguem convenientemente as marcas, desde que entre elas exista alguma semelhança. E é à semelhança do conjunto que se deve atender, como vimos. Ou, como se escreveu no acórdão do STJ, de 03.11.81, (BMJ 311-401) “A imitação da marca deve ser apreciada menos pelas dissemelhanças que oferecem os diversos pormenores isoladamente do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca. É por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas”. É claro que postas as marcas em confronto são facilmente apreendidas as diferenças entre elas. A verdade é que o público geralmente não está a pensar na imitação, na existência ou não existência da imitação. Liga um produto, que lhe agradou, a certa marca, de que conserva uma ideia mais ou menos precisa. E conhecendo a marca da recorrente facilmente é levado a pensar que se trata da mesma marca ou, pelo menos, de marcas da mesma proveniência. E, na verdade, o que interessa é que a marca possua a necessária eficácia distintiva. Com efeito importa defender a livre concorrência no mercado. E o registo das marcas destina-se a proteger não só os direitos do titular, mas também os interesses do consumidor. Ambas as marcas são nominativas e têm a mesma terminação: “TOGEL”. Mas a designação “GEL”, por um lado faz parte de várias marcas destinadas a assinalar produtos do mesmo género. E, por outro lado, não tem capacidade distintiva por se referir a uma característica do produto, pelo que pode ser utilizado por qualquer outro agente. Do ponto de vista fonético são diferentes: por um lado temos AUTO+GEL e, por outro, ETO+GEL. Se considerarmos apenas os prefixos “E” e “AU” a diferença é também nítida, salvo sempre o devido respeito por opinião contrária. Ao contrário do alegado pela apelante, a primeira sílaba de cada uma das marcas (“AU” e “E”, respectivamente) não têm entoação semelhante, sendo mesmo bastante diferente. É certo que em ambas as marcas existe a partícula “TOGEL”, e, portanto, a diferença entre elas está nos ditos prefixos. Todavia, existe entre elas uma nítida diferença gráfica e fonética. Graficamente são distintas e a pronúncia é muito diferente, pois parece-nos evidente que elas se leem como foi referido, ou seja, AUTO+GEL e ETO+GEL e não AU+TOGEL e E+TOGEL. “ETO” e “AUTO” têm pronúncia muito diferente, não havendo confusão entre elas. A respeito as marcas nominativas já dizia Ferrer Correia[3]: “[t]ratando-se de marcas nominativas deverá abstrair-se das palavras ou elementos de palavras de natureza descritiva ou de uso comum, limitando-se a apreciação à parte restante” VII Em síntese: Não existe semelhança gráfica ou fonética entre as marcas nominativas “AUTOGEL” e “ETOGEL”, de tal forma que possam induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação desta com aquela, de forma que o consumidor médio não as possa distinguir senão depois de um exame atento ou postas em confronto. Por todo o exposto acorda-se em julgar improcedente a apelação, confirmando-se a sentença recorrida. Custas pela apelante. Lisboa, 24.04.2012. José David Pimentel Marcos. Tomé Gomes. Maria do Rosário Morgado. ---------------------------------------------------------------------------------------- [1]  Lições de Direito Comercial, vol. I, pág. 323. [2]  Lições de Direito Comercial, vol. I págs. 426/427 [3]  Lições, pág. 348.