| Decisão Texto Integral: | Acordam na Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa
Relatório
Recorrente:
...
Recorridos:
AA, Advogado titular da cédula profissional n.º ..., e
... com o NIPC n.º ...
1. Os ora Recorridos, ao abrigo do disposto nos artigos 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpuseram recurso do despacho do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) de 10-12-2024, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade do registo da marca nacional n.º 601819  .
2. Para tanto, alegaram, em síntese, o seguinte:
• A Recorrida (ora Recorrente), e titular do registo da marca n.º 601819 não é uma sociedade civil de Advogados formal e materialmente constituída porque nunca foi celebrado qualquer contrato de sociedade para sua constituição, antes se inserindo – quer aquela sociedade, quer o referido processo de registo da marca n.º 601819 – num esquema de apropriação ilegítima de todo o património da sociedade ora Recorrente, entre o qual, o nome “...”.
• O nome “...”, para além de ser o apelido do ora Recorrente, Dr. AA, o nome da sua sociedade de Advogados, também ora Recorrente (...,) e, ainda, o seu nome profissional próprio, foi registado como marca da nova falsa sociedade, a Recorrida.
• Nunca o Recorrente, Dr. AA, autorizou o uso do seu nome profissional, que é também o nome Sociedade Recorrente de que é administrador, para que a sociedade titular da marca n.º 601819 (... – sociedade invalidamente constituída) o pudesse registar, sendo por isso causa de recusa do registo (artigo 232º nº 1 al. g) do CPI), tal não é a usurpação e imitação do seu nome.
• Ora, a decisão do INPI recorrida concluiu que o Recorrente participou ativamente na atividade da sociedade Recorrida, tendo aliás o mesmo integrado o Conselho de Administração, pelo que o próprio tinha conhecimento, expresso ou pelo menos tácito, de que o sinal «...» era usado com o seu consentimento.
• Contudo, não há um único documento que tenha instruído o processo de registo desta marca, de onde conste qualquer menção ao consentimento do Recorrente que é, em bom rigor da verdade, o titular daquele nome e que serviu de sinal para a respetiva marca nacional.
• Deve, pois, concluir-se que o INPI decidiu ignorar a argumentação expedida pelos Recorrentes, ancorando-se somente na prova documental junta pelos Recorridos, razão pela qual aplicou erradamente a norma do artigo 259.º, n.º 1, cumulada com o artigo 231.º, n.º 6, ambos do CPI, ao não considerar a existência de má-fé por parte da Recorrida aquando do registo da marca nacional n.º 601819.
3. A Recorrida (ora Recorrente), respondeu ao recurso interposto junto do TPI, pugnando, em suma, pela respetiva improcedência.
4. Em 01-12-2025 foi proferida sentença pelo TPI que julgou procedente o recurso e, em consequência, revogou a decisão do INPI impugnada e declarou a nulidade do registo da marca nacional n.º 601819.
5. Inconformada com a sentença dela apelou a ora Recorrente, formulando as seguintes
conclusões (reprodução integral)
A. Recorre-se da sentença proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual que, julgando procedente o recurso, anulou o registo da marca nacional n.º 601819, com fundamento em má-fé (art. 231.º/6 do CPI).
B. A Titular da Marca: ..., - é uma sociedade de advogados composta por duas sociedades de advogados.
C. Uma das suas sócias é a sociedade ..., cujo sócio principal é AA. Estes são os requerentes da nulidade do registo da marca nacional n.º 601819.
D. Está provado que houve consentimento de AA e da sua sociedade para o registo da marca nacional n.º 601819, tendo a recorrente operado pública e pacificamente sob a referida marca durante mais de seis anos, período durante o qual os Requerentes auferiram dividendos e participaram na atividade da sociedade.
E. Este pedido de nulidade constitui desde logo abuso do direito por venire contra factum proprium.
F. Ao contrário do decidido pelo Tribunal a quo, a má-fé no Direito de Marcas é um conceito subjetivo que se afere pela intenção do titular à data do registo.
G. É jurisprudência sedimentada que a boa-fé se presume e que o ónus da prova da má-fé recai sobre quem a invoca (cfr. na jurisprudência europeia T‑23/16, Formata; T-136/11, Pelikan e entre nós Ac. TRL de 24.04.2023, p. 127/22.8YHLSB.L1-PICRS).
H. Não pode existir má-fé no registo de uma marca quando este foi efetuado com o consentimento dos requerentes e com o objetivo de beneficiar a sociedade da qual são sócios.
I. O litígio societário é superveniente e não tem a virtualidade de transformar, retroativamente, um ato consentido e de boa-fé num registo de má-fé.
J. A tese do Tribunal a quo, segundo a qual o consentimento seria irrelevante para a aferição da validade do registo, constitui um erro de direito grosseiro.
K. Caso o Tribunal da Relação de Lisboa tenha dúvidas sobre esta matéria, impõe-se o reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia, questionando se, à luz do art. 4.º, n.º 2 da Diretiva (UE) 2015/2436, constitui má-fé o registo de marca que inclui o nome de uma sócia que consentiu nesse mesmo registo.
L. O Tribunal também afirma que a sociedade é composta por outras sociedades e não tem advogados individuais como sócios diretos, o que torna o uso da marca enganoso (p. 22 da sentença).
M. Ora, a possibilidade de uma sociedade de advogados ter como sócios outras sociedades de advogados constava expressamente da lei em vigor à data da constituição da Apelante (art. 213.º/2/a) do Estatuto da Ordem dos Advogados (junto como Doc. 4 nos autos))
N. Por isso, nunca poderia ter-se como enganoso algo que a lei expressamente admite.
O. A decisão violou as normas: arts. 334.º e 342.º do Código Civil, art. 231.º/6 do CPI, art. 4.º/2 da Diretiva 2015/2436 e art. 213.º do Estatuto da Ordem dos Advogados
6. O recurso de apelação termina com o seguinte pedido: “Nestes termos e nos demais de Direito, deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se a sentença recorrida e substituindo-se a mesma por Acórdão que julgue a ação totalmente improcedente, mantendo válido o registo da marca nacional n.º 601819.”
7. A Recorrida respondeu ao recurso de apelação, pugnando, em suma, pela improcedência deste.
8. Em sede do presente recurso de apelação, foi cumprido o disposto nos artigos 657.º, n.º 2 e 659.º, do Código de Processo Civil.
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Questões a decider
9. Antes de enunciarmos as questões a que o presente tribunal cumpre responder, haverá que recordar que, segundo jurisprudência constante, são as conclusões que delimitam o objeto do recurso, não podendo o Tribunal ad quem conhecer de questão que delas não conste.
10. É também consensual na jurisprudência dos tribunais portugueses que importa não confundir questões, cuja omissão de pronúncia desencadeia nulidade da decisão nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 615º do Código de Processo Civil, com argumentos, razões ou motivos que são aduzidos pelas partes em defesa ou reforço das suas posições, aos quais o tribunal não tem obrigação de dar resposta especificada ou individualizada.
11. Feitos estes esclarecimentos prévios, a questão suscitada no recurso em apreciação é a seguinte:
i. A sentença recorrida deve ser revogada porquanto o registo da marca nacional n.º 601819 não foi obtido através de má-fé?
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Fundamentação
1. A decisão recorrida fixou a factualidade nos termos que se passa a expor.
Factos provados
A decisão impugnada é do seguinte teor, naquilo que releva para a economia da presente decisão:
«[…] B
Da apreciação do pedido de declaração de nulidade
B.1. Da análise formal do pedido
Sobre a legitimidade dos requerentes para apresentar o pedido de declaração de nulidade em apreço, estima o INPI estar em posição de lha poder reconhecer uma vez que este pedido pode ser apresentado por qualquer pessoa singular ou coletiva com capacidade para demandar ou ser demandada, como resulta do disposto no artigo 262.º, n.º 2, alínea a) do CPI. Com efeito, o legislador de propriedade industrial pretendeu assegurar, ao consagrar os pedidos de declaração de nulidade com fundamento em motivos absolutos de recusa, como a má-fé, a proteção de um interesse geral[60].
Mais tendo a marca impugnada sido registada em 17.10.2018, o pedido de declaração de nulidade é temporalmente aceitável, visto que os fundamentos da nulidade são invocáveis a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 32.º, n.º 2 do CPI.
Assim, entende o INPI que o pedido está em condições formais de ser apreciado, até porque não existem outras questões que obstem à sua apreciação e de que cumpra conhecer.
B.2. Da análise substancial do pedido
Sumarizados os argumentos que sustentam o pedido de declaração de nulidade da marca impugnada, é tempo de o INPI sobre os mesmos se pronunciar, uma vez que, nos termos do disposto no artigo 34.º, n.º 2 do CPI, lhe cumpre apreciar e decidir os pedidos de declaração de nulidade e de anulação de marcas, exceto, e em princípio, nos casos em que forem deduzidos em reconvenção.
No que ao pedido diz respeito, os requerentes, conforme já referido, invocaram o fundamento de nulidade que resulta da relação dos artigos 259.º, n.º 1 e 231.º, n.º 6 do CPI. Nos termos do artigo 259.º, n.º 1 do CPI que remete, entre outros, para o artigo 231.º, n.º 6 do mesmo diploma considera-se que um dos vícios que assiste à declaração de nulidade é o facto de o pedido de registo de uma marca ter sido efetuado de má-fé.
Quanto ao conceito de má-fé no contexto dos direitos de propriedade industrial, o CPI é omisso, pelo que a sua precisão passa pela consideração de ensinamentos jurisprudenciais. Sabe-se, de antemão, que cabe ao requerente do pedido de declaração de nulidade que invoca o fundamento da má-fé, identificar as circunstâncias que permitem concluir que o titular da marca estava de má-fé no momento em que apresentou o respetivo pedido de registo [61], sendo este o momento preciso na avaliação da má-fé [62], pelo que a boa-fé do titular se presume até prova em contrário [63].
A apreciação da má-fé exige, assim, a consideração de todos os fatores pertinentes do caso, pelo que os inicialmente adiantados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia [64]
- (i) o facto de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza (…) um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante, suscetível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido; (ii) a intenção do requerente de impedir esse terceiro de continuar a usar tal sinal; e (iii) o grau de proteção jurídica de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido são meramente exemplificativos [65]. Consequentemente, o facto de alguns destes fatores não se verificarem num caso concreto, não compromete a consideração da existência de um comportamento como tendo sido de má-fé [66]. Com efeito, pode igualmente tomar-se em consideração, para efeitos de apreciação de um comportamento de má-fé, a origem do sinal controvertido e o seu uso desde a sua criação, a lógica do mercado na qual foi feito o respetivo pedido de registo bem como a cronologia de eventos que caracterizam a apresentação do seu pedido de registo [67].
Além disso, para se precisar a existência de má-fé tem, impreterivelmente, de tomar-se em consideração a intenção do requerente no momento do pedido de registo, elemento subjetivo que deve ser determinado por referência às circunstâncias objetivas do caso [68]. Com efeito, o conceito de má-fé, respeita a uma motivação subjetiva da pessoa que apresenta um pedido de registo de marca - uma intenção desonesta ou outro motivo causador de dano - e implica um comportamento que se afasta dos princípios reconhecidos que rodeiam um comportamento ético ou os usos honestos em matéria industrial ou comercial [69].
Antes de se debruçar concretamente sobre o fundamento da má-fé, estima o INPI oportuno precisar que a controvérsia suscitada pelos requerentes sobre a constituição formal da titular [pontos 7.º a 21.º do pedido] extravasa manifestamente a competência decisória que lhe foi reconhecida pelo legislador de propriedade industrial. Assim, esta controvérsia não pode por si ser tomada em consideração na presente Decisão. Não obstante, não passa despercebido a este Instituto que a titular não foi propriamente constituída à revelia dos requerentes, na medida em que não só a submissão, em 15.02.2018, de cópia do seu Pacto Social à Ordem dos Advogados, em cumprimento do disposto no artigo 46.º, n.º 1, alínea bb) do EOA foi assinada pelo requerente 1, em representação da requerente 2 [Doc. 5, junto à resposta] como o carimbo respeitante à requerente 2 e a assinatura do requerente 1 figuram nos Estatutos da titular [página 5 do Doc. 5, junto à resposta].
Esclarecido este facto e debruçando-se sobre o caso em apreço, e para precisão do thema decidendum, o INPI constata que, em substância, os requerentes alegam que a titular estava de má-fé no momento em que apresentou a marca impugnada a registo por tal registo ter sido solicitado com finalidade de se aproveitar da reputação, do prestígio, do bom nome e da implantação dos ora requerentes no mercado [ponto 34.º do pedido] o que demonstra a sua intenção desonesta e evidente má-fé nessa apresentação.
Em primeiro lugar, como a jurisprudência sublinhou [70] e o INPI recordou, a origem do sinal controvertido, o seu uso desde a sua criação, a lógica do mercado na qual foi feito o respetivo pedido de registo e a cronologia dos acontecimentos que caracterizaram a ocorrência deste pedido podem constituir um fator relevante para a apreciação da má‑fé, pelo que estima este Instituto dever começar precisamente por apreciar o contexto factual que existia ao tempo em que a marca impugnada foi apresentada a registo - em 14.05.2018 -por ser este o momento relevante [71], para apurar, objetivamente, os elementos pertinentes que lhe permitam avaliar a alegada intenção desonesta da titular aquando dessa apresentação.
Assim, tendo por referência 14.05.2018, acredita o INPI que a titular fez prova sólida de que mesmo antes da marca impugnada ter sido apresentada a registo, já os requerentes, sobretudo o requerente 1, tinham uma participação ativa na sua (da titular) atividade, tendo aliás o mesmo integrado o seu Conselho de Administração até ser destituído em 30.12.2022 [página 4 do Doc. 6, junto à resposta], estando ainda o próprio plenamente consciente de que a referência ... era usada pela titular com o seu consentimento senão expresso, pelo menos tácito.
Retroagindo ao tempo em que a marca impugnada foi criada, o que corresponde a um fator ao qual já foi jurisprudencialmente reconhecida relevância [72], o INPI sublinha que a titular trouxe ao seu conhecimento que no final de 2017, mais concretamente em 07.11.2017, foi dado o primeiro passo nesse sentido. Provou-o com a marcação de uma reunião, a ter lugar no dia 09.11.2017, para Apresentação Proposta Branding Brand and Advise [Doc. 13, junto à resposta] para a qual foram convidados BB, CC e o requerente 1. Seguiu-se a adjudicação dessa proposta à Agência de Comunicação «BÁ», com o conhecimento do requerente 1 [Doc. 14, junto à resposta], bem como a resposta desta Agência no sentido de responder ao desafio para a Criação da identidade desta nova Sociedade, correspondente à titular [Doc.15, junto à resposta] também foi com o conhecimento do requerente 1. E na sequência deste processo criativo, a reunião para a apresentação da proposta foi agendada para o dia 29.01.2018 [Doc. 16, junto à resposta], para a qual o requerente 1 também foi convidado [Doc. 16, junto à resposta] e que versou sobre os sinais  ou  [Doc. 17, junto à resposta], os quais não mereceram a aprovação dos interessados.
E a propósito destes sinais, o INPI não se sente em posição de aderir ao argumento dos requerentes de que os mesmos não foram acolhidos por não terem interesse comercial quando comparados com o peso e prestígio da denominação ... [ponto 37.º do pedido]. Com efeito, na perspetiva deste Instituto está bem esclarecida a razão pela qual a proposta relativa a estes sinais não foi acolhida, uma vez que, por um lado, não traduzia o que era pretendido para a titular e, por outro, era suscetível de colidir com outros sinais distintivos do comércio no exercício de atividades semelhantes, os quais a titular exemplificou com
«AAA» no mercado nacional, «A4 Advogados» no brasileiro e «A4 Advocat» no dinamarquês [Doc. 18, junto à resposta].
Prosseguindo no iter criativo da marca impugnada, em 19.02.2018 a referida Agência de Comunicação ficou em posição de apresentar a nova proposta de identidade, assim se lhe referiu, «...» e, mais uma vez, com conhecimento do requerente 1 [Doc. 19, junto à resposta], a qual ficou agendada para o dia 28.03.2018 [Doc. 20, junto à resposta]. E não obstante a mensagem eletrónica relativa à aprovação da proposta do sinal ser omissa quanto ao requerente 1 [Doc. 21, junto à resposta], não existem razões, do contexto até agora descrito, para o INPI suspeitar de que o sinal aprovado foi desconhecido dos requerentes. Mas mesmo que se pudesse sentir alguma insegurança fruto da omissão desta mensagem eletrónica ao requerente 1, a mesma fica resolvida pela mensagem eletrónica enviada pelo representante da Agência de Comunicação «BÁ», DD, no dia 29.03.2018, na qual além de o requerente 1 figurar do elenco dos destinatários [Doc. 22, junto à resposta], constam como anexos os documentos «Apres_..._2Fase.pdf.zip» e «..._Marca_PB.jpgzip», lendo-se ainda na mesma (…) Conforme combinado junto segue a Apresentação feita esta manhã. Mais do «ESTACIONÁRIO FINAL ...», datado de 2018 [página 19 do Doc. 23, junto à resposta] que corresponde a um dos referidos anexos [ponto 38.º da resposta], consta o sinal  em envelopes [páginas 2 a 4 do Doc. 23, junto à resposta], capa porta-documentos [páginas 5 a 9 do Doc. 23, junto à resposta], papel de carta [páginas 10 e 11 do Doc. 23, junto à resposta], bloco [páginas 12 a 14 do Doc. 23, junto à resposta], Moleskine [páginas 15 a 17 do Doc. 23, junto à resposta] e cartão de cumprimentos [página 18 do Doc. 23, junto à resposta], entre outros [Doc. 25, junto à resposta], e que, assim, terá chegado ao conhecimento de ambos os requerentes, uma vez que o 1 representa o 2 [ponto 3.º do pedido], antes de esse sinal ter sido apresentado a registo como marca.
Desta forma, não pode o INPI reconhecer mérito ao argumento dos requerentes relativo à não participação do requerente 1 na criação e/ou conceção da marca impugnada [ponto 28.º do pedido].
Ainda na pendência deste registo, estima o INPI que a titular apresentou sólida prova de que o requerente 1 aderiu pacificamente ao uso do sinal  por si (pela titular). Neste sentido, os Acordos de Vinculação, celebrados em 01.07.2018, que juntou [Doc. 29, junto à resposta] nos quais o referido sinal surge no canto superior direito e em cujo texto introdutório se lê «(…) Vimos pela presente apresentar os termos e condições aplicáveis ao exercício da sua atividade profissional como advogado/a na ... [titular] (…), e nos quais consta a assinatura, entre outros, do requerente 1 [páginas 4, 10, 16, 22, 28 e 34 do Doc. 29, junto à resposta]. Junta-se-lhe a mensagem eletrónica que enviou em 05.10.2018 a partir do endereço eletrónico ... [Doc. 40, junto à resposta] que usava enquanto sócio da titular, permitindo-se o INPI, nesta consideração, socorrer-se do respetivo cartão de visita [página 9 do Doc. 25, junto à resposta] -  no qual figura o endereço eletrónico ..., por referência à titular  .
E, não obstante, insiste-se, o momento para aferir a má-fé da titular na apresentação da marca impugnada a registo seja o desta apresentação, deve o INPI ter presente que a jurisprudência já reconheceu relevância aos factos posteriores a este momento [73], na medida em que servem para aferir a conduta intencional do requerente da marca. Por esta razão, é com segurança que o INPI se sente em posição de não ignorar a pacificidade com que o requerente 1 usou o sinal da marca impugnada após o registo da mesma, nos suportes que utilizou - nos quais figura o respetivo sinal no canto superior direito e a identificação da titular na legenda - na redação dos seus trabalhos, nomeadamente em 09.01.2019 [Doc. 32, junto à resposta], 14.12.2020 [Doc. 31, junto à resposta] e 03.06.2022 [Doc. 30, junto à resposta]. No mesmo sentido, as mensagens eletrónicas que enviou em 13.02.2019 [Doc. 38, junto à resposta], 02.04.2019 [Doc. 36, junto à resposta], 28.05.2019 [Doc. 46, junto ao pedido], 27.08.2019 [Doc. 48, junto à resposta] e em 03.06.2020 [Doc. 43, junto à resposta] nas quais surgem explicitamente o sinal da marca impugnada e a referência à titular. E mesmo nos suportes em que esta referência não é explícita, ao recuperar-se a relação entre o cartão de visita do requerente 1, enquanto sócio da titular [página 9 do Doc. 25, junto à resposta] -  e o endereço eletrónico ... por referência à titular -  ― têm-se por igualmente relevantes, para demonstrar a pacificidade com que o requerente 1 viu os seus apelidos figurarem na denominação social correspondente à titular, as mensagens eletrónicas que enviou em 14.11.2018 [Doc. 44, junto à resposta], 06.01.2019 [Doc. 47, junto à resposta], 26.04.2019 [Doc. 41,junto à resposta], 01.04.2020 [Doc. 53, junto à resposta], 20.04.2020, [Doc. 39, junto à resposta], 21.05.2020 [Doc. 49, junto à resposta], 23.05.2020 [Doc. 42, junto à resposta], 30.05.2020 [Doc. 37, junto à resposta] e em 30.11.2020 [Doc. 50, junto à resposta].
Aliás, não pode negar-se que o requerente 1, numa data próxima à consolidação do registo da marca impugnada, reconheceu particular importância à titular, tendo mesmo afirmado, em mensagem eletrónica enviada aos sócios (da titular) CC e BB, (…) Pelo escritório, tudo o que decidirem que faça ou que não faça (…) [Doc. 35, junto à resposta]. Merece ainda referência a manifesta vontade do requerente 1 em fazer prevalecer o reconhecimento da titular sobre si mesmo, como o transparece a mensagem eletrónica que redigiu, em 15.04.2019, a CC e a BB, em resposta a uma outra recebida no mesmo dia - «(…) Following on from my last email regarding ...’s [requerente 2] nomination in the Mexican Business Excellence Awards (…)» - na qual precisou «Sempre teríamos de explicar e trocar ... por ... e explicar a mudança pelo crescimento e fusão» [Doc. 33, junto à resposta].
Assim, face ao contexto descrito, estima o INPI estar em posição de concluir, com a segurança que de si é esperada, que a apresentação da marca impugnada a registo não é suscetível de ser subsumida a nenhum dos fatores já reconhecidos pela jurisprudência para poder considerar-se apresentada a registo de má-fé. Aliás, acredita o INPI ser claro que os requerentes não lograram provar, o que sempre lhes caberia [74], que na apresentação da marca impugnada a registo, houve uma intenção desonesta ou outro motivo causador de dano por parte da titular, suscetível de traduzir-se num comportamento que se afasta dos princípios reconhecidos que rodeiam um comportamento ético ou os usos honestos em matéria industrial ou comercial [75]. De facto, do referido contexto não fica o INPI em posição de partilhar o entendimento dos requerentes de que a apresentação da marca impugnada a registo teve em vista o aproveitamento da reputação, do prestígio, do bom nome e da sua implantação (dos requerentes) no mercado, conforme alegaram [ponto 34.º do pedido].
Em conclusão, e ao abrigo dos artigos 34.º, n.º 2 e 259.º, n.º 1 do CPI, entende o INPI dever pronunciar-se pelo indeferimento do pedido de declaração de nulidade da marca nacional n.º 601819 , por considerar que os respetivos requerentes não lograram provar ter a mesma sido apresentada a registo de má-fé, para efeitos da subsunção dos factos ao artigo 231.º, n.º 6 do mesmo diploma.
Por último, considera ainda o INPI oportuno referir que no pedido de declaração de nulidade pretendido [conforme se lê no Assunto: Pedido de Declaração de Nulidade (…), entre os pontos 21.º e 22.º É com base neste enquadramento factual que se fundamenta o pedido de declaração de nulidade (…), 33.º e 48.º a 50.º do pedido] tal como lhe foi apresentado pelos requerentes, os mesmos precisaram também o artigo 232.º, n.º s 1, alínea g) e 2, alínea a) do CPI [ponto 48.º do pedido].
Ora, e tal como dispõe o artigo 259.º, n.º 1 do CPI, os fundamentos que assistem à declaração de nulidade são apenas os previstos nos artigos 32.º e 231.º, n.º s 1 e 3 a 6 do mesmo diploma. Em consequência, os fundamentos de recusa e de anulação, e não de declaração de nulidade, previstos no artigo 232.º, n.º s 1, alínea g) o emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas e 2, alínea a) a reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão por não poderem servir de fundamento à declaração de nulidade não podem ser atendidos por este Instituto no pedido em apreço. Insiste-se que os requerentes foram claros no pedido que apresentaram como sendo de declaração de nulidade [conforme se lê no Assunto: Pedido de Declaração de Nulidade (…), entre os pontos 21.º e 22.º É com base neste enquadramento factual que se fundamenta o pedido de declaração de nulidade (…), 33.º e 48.º a 50.º do pedido] e não ou também de anulação.
Mas ainda que houvesse lugar a subsumir os argumentos dos requerentes aos fundamentos de anulação que precisaram [ponto 48.º do pedido], sempre o INPI concluiria, do contexto descrito e do provado pela titular relativo à criação do sinal da marca impugnada e ao uso que da mesma foi feito, que não estaria em posição de considerar que o emprego do nome do requerente 1 nesse sinal ou o facto de este reproduzir parte característica da denominação social da requerente 2, teria sido feito à revelia dos requerentes, na medida em que pelo pelos menos o 1, por si ou em representação da 2, participou ativamente na criação do mesmo, bem como assinou os Estatutos correspondentes à titular e contribuiu ativamente nas atividades gestionária e jurídica por esta exercidas.
Assim, acredita o INPI que nenhum destes fundamentos de anulação da marca impugnada prosperaria no resultado que os requerentes pretenderam ao invocá-los.
Por fim, sobre o argumento dos requerentes relativamente à mandatária que assinou o pedido de registo da marca impugnada [ponto 24.º do pedido] cumpre apenas esclarecer que a mesma, a par de outras duas advogadas, foi mandatada para o efeito, conforme Procuração, anexada a esse pedido, assinada por EE e CC na qualidade de administradores da titular, na qual se lê
(…) a quem conferem todos os poderes para, em seu nome e representação, requererem o registo da marca “...” e praticarem, assinarem e executarem todos os atos necessários ao mencionado fim.
B.3. Da decisão do pedido
Do exposto, e tendo em conta os factos que o sustentam, o INPI decide, ao abrigo dos artigos 34.º, n.º 2 e 259.º, n.º 1 do CPI, pelo indeferimento do pedido de declaração de nulidade da marca nacional n.º 601819  , por considerar não ter sido provado ter a mesma sido apresentada a registo de má-fé, para efeitos de aplicação do artigo 231.º, n.º 6 do mesmo diploma. […]»
2. A marca impugnada destina-se a assinalar produtos/serviços da classe 45 da Classificação de Nice: «serviços de advocacia/serviços jurídicos», foi requerida em 14/05/2018, concedida em 17-10-2018 ― cf. exame do procedimento de concessão da marca;
3. O pedido foi instruído com:
a] uma procuração de 14-05-2018, mediante a qual dois administradores da Recorrida, os Srs. Dr. EE e CC, conferiam todos os poderes para, em seu nome e representação, ser requerido o registo da marca «...» e executados todos os atos necessários ao mencionado fim ― cf. exame do procedimento de concessão da marca;
b] uma certidão de 8-05-2018, relativa ao registo da sociedade de advogados «...», inscrita no Conselho Geral da Ordem dos Advogados sob o número ... do procedimento de concessão da marca ― cf. exame do procedimento de concessão da marca.
4. A 2.ª Recorrente foi constituída em 1986 ― cf. folha relativa à 2.ª Recorrente, que resulta da consulta on line do RNPC
5. A Recorrida foi constituída em 2018 ― cf. folha relativa à 2.ª Recorrente, que resulta da consulta on line do RNPC.
Factos não provados
Não resultaram não provados quaisquer factos relevantes para a boa decisão de causa.
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Do mérito do recurso
A sentença recorrida deve ser revogada porquanto o registo da marca nacional n.º 601819 não foi obtido através de má-fé?
12. Conforme resulta das conclusões supratranscritas, a Recorrente alega, em síntese, que a marca de que é titular não deve ser declarada nula, conforme decidiu a sentença recorrida, desde logo porque não foi obtida de má-fé, sendo certo que os próprios Recorridos consentiram no registo da mesma.
13. Por seu turno, responderam os Recorridos alegando, em essência, o seguinte:
“4. Resulta da sentença ora em crise que a Recorrida, através de uma actuação intencional e consciente, procedeu ao registo de um sinal que corresponde ao nome profissional de um advogado amplamente reconhecido, que não era sócio da sociedade requerente, apesar do seu nome constar ilegal, abusiva e fraudulentamente da sua denominação, com o objectivo de induzir o mercado em erro e de beneficiar do prestígio alheio.
5. O tribunal a quo concluiu, e bem, que tal actuação consubstancia má-fé, porquanto visa apropriar-se do crédito, da reputação e da confiança anteriormente granjeados pelo Recorrente.
6. A má-fé, enquanto fundamento autónomo de nulidade do registo de marca, deve ser aferida à luz de todos os factores pertinentes existentes à data do pedido de registo, não podendo ser dissociada do comportamento intencional do requerente e dos advogados cujos nomes também constam, falsa e abusivamente, do certificado de admissibilidade da denominação dessa sociedade, da qual não são nem nunca foram sócios.
7. Ficou demonstrado que a Requerente tinha pleno conhecimento da utilização anterior e reiterada do nome profissional do 1.º Recorrido, bem como da sua notoriedade no mercado jurídico.
8. Não podia, assim, a Recorrida ignorar que o registo da marca em causa criaria confusão nos consumidores, levando-os a acreditar que os serviços prestados pela sociedade Recorrente e falsamente denominada “...” lhe seriam imputáveis, a ele Dr. AA, não sócio dessa sociedade, se encontrariam sob a esfera de responsabilidade deste, como se fosse seu sócio.
9. A decisão recorrida demonstra, de forma clara e fundamentada, que o registo da marca teve como único propósito beneficiar dessa confusão, apropriando-se ilegitimamente do prestígio alheio.”
Apreciação da questão por este tribunal
14. Resulta do artigo 1.º do CPI que a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.
15. Neste domínio, como é sabido, a marca destina-se a distinguir produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas (artigo 208.º, do CPI), não sendo admissíveis marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo (artigo 209.º, n.º 1, alínea a), do CPI).
16. Resulta do disposto no artigo 231.º, n.º 6 do Código da Propriedade Industrial que “Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa o reconhecimento de que o pedido de registo foi efetuado de má-fé.”
17. O aludido normativo transpôs para a ordem jurídica nacional o artigo 4.º n.º 2 da Diretiva 2015/2436 (Diretiva das marcas) segundo o qual “As marcas devem ser declaradas nulas se o pedido de registo for feito de má-fé pelo requerente. Qualquer Estado-Membro pode também estabelecer que essa marca não seja registada”.
18. Neste contexto, o conceito de má-fé é um conceito autónomo do direito da União, devendo ser objeto de uma interpretação uniforme pelos Tribunais nacionais dos Estados Membros (cf. Ac. TJUE de 27-03-2013, Malaysia Dairy Industries, C- 320/12, ECLI:EU:C:2013:435, n.º 29, que interpreta a disposição semelhante constante do artigo 4.º n.º 4 – g) da Diretiva 2008/95 e cuja jurisprudência se mantém válida).
19. De acordo com jurisprudência constante do TJUE, a má-fé subjacente ao registo de uma marca deve ser apreciada globalmente, atendendo a todos os fatores relevantes do caso concreto (cf. Ac. TJUE de 11-06-2007, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, C-529/07, n.º 37, e Ac. de 27-03-2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, n.º 36).
20. Mais se esclarece, no Ac. TJUE de 12-09-2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AȘ, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, n.ºs 45 que “o conceito de «má‐fé» pressup[õe] a existência de um estado de espírito ou de uma intenção desonesta” e deve “ser interpretado no contexto do direito das marcas, que é o da vida comercial.”
21. Ademais, resulta do parágrafo seguinte deste último acórdão que se verifica o registo de uma marca de má-fé quando o pedido de registo da marca é feito “não com o objetivo de participar de forma leal no jogo da concorrência, mas com a intenção de afetar, de maneira não conforme com os usos honestos, os interesses de terceiros ou com a intenção de obter, mesmo sem visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos que fazem parte das funções de uma marca, nomeadamente da função essencial de indicação de origem”.
22. Em suma, verifica-se a má-fé no pedido de registo de uma marca quando, apreciado globalmente e no momento da apresentação, a intenção subjacente àquele pedido é a de obter um direito exclusivo para finalidades alheias às funções essenciais do sistema de marcas, designadamente quando o registo opera como um instrumento de aproveitamento de um bem alheio (nomeadamente, a reputação), de exclusão, obstrução ou contorno de limitações normativas.
23. É incontroverso que o momento relevante para apreciar a má-fé é o do pedido do registo da marca aqui em crise.
24. Por fim, há que esclarecer que a boa-fé no registo da marca presume-se, sendo quem invoca a má-fé que deve fazer prova das circunstâncias que permitem concluir que o requerente do registo não agiu de boa-fé (cf. Ac. TRL de 24-04-2023, processo n.º 127/22.8YHLSB.L1-PICRS).
25. Feitas estas considerações, perante a factualidade provada, conclui-se que não é possível formar qualquer juízo consistente quanto às intenções da ora Recorrente aquando do registo da marca controvertida.
26. A sentença recorrida é, aliás, parca nos factos que deu por provados.
27. Com efeito, os factos provados iniciam-se pela transcrição parcial da fundamentação e decisão do INPI que constituía o próprio objeto do recurso judicial perante o TPI (facto não numerado).
28. Dos demais factos provados (factos 2 a 5), ficamos a conhecer os produtos/serviços que a marca controversa visa assinalar e certos documentos que foram apresentados pela ora Recorrente aquando do pedido de registo da marca. Acrescem, por fim, outros dois factos a descrever as datas da constituição da “2.ª Recorrente” (agora 2.ª Recorrida) e da ora Recorrente, respetivamente em 1986 e 2018.
29. Neste contexto, não se compreende como pôde a sentença recorrida afirmar e concluir o seguinte:
“No caso dos autos, resultou provado que a Recorrida requereu, em 2018, o registo, como marca, do nome profissional do 1.º Recorrente, nome esse que já constava da designação social da 2.ª Recorrente.
Assim, a Recorrida não podia ignorar que o referido apelido/nome profissional congregava o crédito de que o 1.º Recorrido dispunha, nem que os senhores advogados são conhecidos pelos seus nomes profissionais.
Daqui resulta que, quando requereu o registo, a Recorrida era ciente de que estava a solicitar o registo como marca de um apelido de uma pessoa singular, que não era sua sócia, e que tal nome vinha sendo utilizado desde 1986, para assinalar a respetiva atividade, enquanto advogado [pois a 2.ª Recorrente está registada desde o mencionado ano].
Ao proceder deste modo, a Recorrida não poderá deixar de ter equacionado que — perante a utilização do referido sinal/nome profissional ― os consumidores seriam induzidos a acreditarem que, ao recorrerem aos serviços que prestava, estavam a fazê-lo por recurso a uma sociedade cujos créditos e responsabilidades pertenciam ao 1.º Recorrente.
A Recorrida não podia ignorar que o 1.º Recorrente não era seu sócio e que, ao registar a marca sob o seu nome profissional, iria induzir o mercado em erro.
Tudo vale por dizer que a Recorrida não pode afirmar desconhecimento sobre a existência de direito alheio e que, ao registar o nome profissional do 1.º Recorrente, se pretenderia aproveitar do respetivo crédito.
Quanto à demonstração de um comportamento intencional, a mesma é patente, à luz das regras da lógica: sabendo a Recorrida que o 1.º Recorrente utilizava o referido nome profissional, sabendo que a sua sede era situada no mesmo prédio em que se situava a sede da 2.ª Recorrente, ao registar a marca, fê-lo com a intenção óbvia de pretender beneficiar de um espaço de confiança que anteriormente pertencia àqueles.” (p. 23 e 24).
30. Resulta, assim, da sentença recorrida que o tribunal a quo considerou que a ora Recorrente, ao pedir o registo da “marca impugnada” (expressão constante do facto provado n.º 2), pretendeu registar o nome profissional do 1.º Recorrido para se aproveitar do respetivo crédito, agindo de má-fé e com o intuito de confundir os consumidores através da marca nacional n.º 601819  .
31. Resulta, pois, que o tribunal a quo extraiu a conclusão de má-fé essencialmente do facto de a marca controvertida conter a expressão “...” e da anterioridade da constituição da sociedade Recorrida (1986) relativamente à Recorrente (2018), entendendo que tal bastaria para demonstrar a intenção de aproveitamento do respetivo crédito.
32. É certo que a sentença recorrida também chamou à colação “as especialidades da regulamentação normativa aplicável ao setor profissional em questão, que é o da advocacia.” (p. 20 e 21). E neste âmbito sublinhou o facto da ora Recorrente não ter nenhum sócio que seja advogado, sendo constituída por duas sociedades de advogados.
33. Tal facto reforçaria as considerações supra reproduzidas, pois deveria ser lido à luz do artigo n.º 4 do artigo 20.º da Lei n.º 53/2015, de 11 de junho, segundo o qual “a firma das sociedades profissionais inclui sempre a menção do título profissional dos respectivos sócios profissionais (advogado), seguido da expressão sociedade de profissionais ou SP (…)” (p. 22).
34. Ora, em primeiro lugar, há que sublinhar que se desconhece – por inexistirem factos provados a suportar tal conclusão – se o 1.º Recorrido ou a 2.ª Recorrida gozavam, aquando do pedido de registo em causa (14-05-2018), de uma reputação tal no mercado – ou, nas palavras das Recorridas, de “prestígio” – que outras entidades pudessem querer fazer passar os seus serviços como sendo prestados por aqueles ou apresentar-se como a eles associadas.
35. Tal até poderia corresponder à verdade, mas não consta dos factos provados.
36. Em segundo lugar, como resulta do já citado Ac. TJUE de 27-03-2013, Malaysia Dairy Industries, C- 320/12, n.º 36: “a circunstância de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza um […] sinal não é suficiente, por si só, para demonstrar a sua má‐fé. Importa, além disso, tomar em consideração a intenção do referido requerente no momento da apresentação do pedido de registo de uma marca, elemento subjetivo que deve ser determinado com referência às circunstâncias objetivas do caso concreto”.
37. Ou seja, resulta desta jurisprudência que não é pelo mero facto de alguém saber ou dever saber que um determinado sinal distintivo é já utilizado por outrem que se pode concluir que um pedido de registo é realizado de má-fé.
38. Nestes termos, também a anterioridade da constituição da sociedade ora Recorrida não permite, por si só, concluir que a ora Recorrente tenha agido com uma “intenção desonesta” no pedido de registo em causa.
39. Por último, no que toca às especialidades a que estão sujeitas as sociedades de advogados, como sublinha a Recorrente, a possibilidade de uma sociedade de advogados ter como sócios outra sociedade de advogados constava expressamente da lei em vigor à data da constituição da Apelante (art. 213.º/2/a) do Estatuto da Ordem dos Advogados na redação dada pela Lei n.º 145/2015, de 09/09. Este normativo apenas foi revogado pela Lei n.º 6/2024, de 19/01.
40. Ora, devendo o juízo de má-fé reportar-se à data do pedido do registo controverso, não se vislumbra como as especialidades aplicáveis às sociedades de advogados possam indiciar, e muito menos demonstrar, a pressuposta intenção desonesta.
41. Aliás, a própria decisão do INPI – tal como reproduzida nos factos provados – revela que a apreciação então efetuada assentou em elementos documentais concretos, designadamente quanto à participação do 1.º Recorrido na atividade da titular e ao uso do sinal em causa com o seu conhecimento, sem que a sentença recorrida tenha explicitado as razões pelas quais divergiu dessa apreciação, nem tenha procedido à correspondente fixação factual.
42. É, pois, manifesto que, com base nos factos provados na sentença recorrida, não é possível formar qualquer juízo consistente acerca da má-fé imputada à ora Recorrente, não passando as afirmações do tribunal a quo de conjeturas desprovidas de base factual suficiente.
43. Nestes termos, impõe-se julgar procedente o recurso.
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Decisão
Pelo exposto, acorda-se em julgar o presente recurso procedente, e, em consequência revoga-se a sentença recorrida.
Custas pelas Recorridas (art. 527.º n.º1 e 2 do CPC)
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Lisboa, 15-04-2026
Alexandre Au-Yong Oliveira (Relator)
A.M. Luz Cordeiro (1.º Adjunto)
Carlos M. G. de Melo Marinho (2.º Adjunto) |
