Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa | |||
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| Relator: | ELEONORA VIEGAS | ||
| Descritores: | MARCA IMITAÇÃO RISCO DE ASSOCIAÇÃO CONCORRÊNCIA DESLEAL | ||
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| Nº do Documento: | RL | ||
| Data do Acordão: | 10/01/2025 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Texto Integral: | S | ||
| Texto Parcial: | N | ||
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| Meio Processual: | APELAÇÃO | ||
| Decisão: | PROCEDENTE | ||
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| Sumário: | Sumário: I. Não obstante as diferenças gráficas e fonéticas dos sinais, se as letras iniciais da marca registanda (D D) não têm qualquer significado apreensível e especial distintividade, o consumidor será induzido a centrar-se na parte final que contém a marca prioritária que já conhece (M CARS), e a crer que existe alguma relação entre as duas marcas e/ou as entidades empresariais que as usam para distinguir os seus produtos no mercado; II. Contendo a marca registanda também a marca M titularidade da Recorrente, na dúvida o risco de associação será maior, porquanto o consumidor conhecerá já duas das marcas prioritárias contidas na marca registanda, possibilitando o registo da marca a prática de actos de concorrência desleal mesmo que não intencional. | ||
| Decisão Texto Parcial: | | ||
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| Decisão Texto Integral: | Acordam na Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa: I. Relatório A Bayerische Motoren Aktiengesellschaft recorreu do despacho do Instituto da Propriedade Industrial que concedeu o registo da marca nacional n.º 719754, D D M CAR, requerido pela D D M RENT, Lda. Citada a parte contrária, não foi apresentada resposta. Foi proferida sentença julgando o recurso improcedente e mantendo a concessão do registo da marca. Inconformada com a sentença, dela apelou a Bayerische Motoren Aktiengesellschaft, formulando as seguintes conclusões: A. O presente recurso de apelação é interposto da sentença do TPI, proferida no dia 2 de abril de 2025, que julgou improcedente o recurso de propriedade industrial interposto pela BMW AG do despacho do INPI, o qual concedeu o registo da marca nacional n.º 719754 D D M CAR a favor da Recorrida. B. No recurso para o TPI, a BMW AG invocou a ilegalidade do despacho de concessão do registo da marca nacional n.º 719754 com base em três fundamentos distintos, a saber: i) a imitação das suas marcas prioritárias M; ii) o risco de confusão ou associação com as referidas marcas M, que são marcas de prestígio na União Europeia e iii) concorrência desleal. C. A prioridade dos registos das marcas da União Europeia n.º 007134158 M e n.º 018706047 M CARS invocados pela BMW é um dado objetivo e incontroverso nos autos, sendo também questão isenta de controvérsia nos autos que a marca registanda visa assinalar produtos idênticos ou afins aos protegidos pelos registos das marcas da BMW, o que levou o TPI a reconhecer a relação de acessoriedade ou complementaridade entre os produtos em causa. D. O TPI deu ainda como provado o prestígio das marcas da BMW. Ou seja, na sentença recorrida o TPI considerou que as marcas M da BMW gozam de prestígio. E. DOS ERROS DE JULGAMENTO INCORRIDOS NA SENTENÇA: A infração das marcas de prestígio M configura fundamento autónomo de recusa do registo de marca (artigo 235.º do CPI), distinto e autónomo do fundamento da imitação de marca anterior (artigo 232.º, n.º 1, alínea b) e 238.º do CPI). Quando a marca anterior seja qualificada como de prestígio, é à luz dos critérios estabelecidos no artigo 235º do CPI que deve ser aferido se o sinal posterior deve ou não ser registado. F. Os critérios estabelecidos no artigo 235.º são muito menos exigentes do que aqueles que se encontram estabelecidos para a comparação de sinais quanto a marca anterior não beneficie desse regime excecional: quando o sinal prioritário tem prestígio, a lei estabelece que se deve partir do pressuposto de que a existência de um grau semelhança entre os sinais sob comparação, ainda que mínimo, pode conduzir a que o uso da marca posterior gere associação com a marca de prestígio anterior no espírito dos consumidores e, desse modo, poder tirar partido indevido da marca de prestígio anterior ou prejudicar o prestígio ou a capacidade distintiva dessa marca. G. Tal é o entendimento consistente da jurisprudência dos tribunais de direito da União Europeia em matéria de infração de marcas consideradas de prestígio (Acórdão Intel (C-252/07) do TJUE, parágrafos 57 a 63; Acórdão SABEL (C-251/95), parágrafos 20 a 24, ou o acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quinta Secção), (T-215/03), parágrafo 41). H. Incorreu, pois, douto Tribunal a quo num erro de julgamento ao não aplicar os critérios estabelecidos no referido artigo 235.º do CPI na análise da marca registanda D D M CAR e dos riscos de confusão e associação daquela marca com as marcas anteriores M que o próprio Tribunal diz gozarem de prestígio. I. Ora, quando está em causa uma marca prioritária com carácter de prestígio, o prestígio da marca deverá ser devidamente tido em consideração aquando da análise do risco de confusão e associação, nomeadamente pelo agravamento do risco de confusão ou associação acarretado pelo carácter de prestígio da marca anterior. Porém, resulta claro que, na comparação dos sinais, o TPI não considerou de forma adequada o prestígio que o próprio reconhece às marcas M da BMW, nem o facto de esse prestígio agravar o risco de confusão. J. D D M CAR reproduz M e é manifestamente semelhante às marcas M da Apelante, destinando-se a assinalar produtos idênticos aos produtos assinalados pelas marcas M. K. É, pois, possível a associação espontânea e imediata de D D M CAR às marcas M da BMW, na medida em que o D D M CAR foi apresentado a registo para assinalar veículos automóveis, transferindo a imagem e características que o consumidor associa a M para aquela. L. No presente caso, existem semelhanças inegáveis e muito significativas entre a marca registanda e as marcas de prestígio anteriores, incluindo as semelhanças que foram identificadas na sentença recorrida, que inevitavelmente suscitam uma associação entre os sinais no espírito do consumidor, nos termos definidos pela jurisprudência relevante do TJUE. M. M é o denominador comum a todas as marcas invocadas pela BMW AG e M encontra-se registada como marca a favor da BMW AG para assinalar automóveis e peças para os mesmos; acessórios para veículos automóveis, incluídos na classe 12 através do registo da marca da União Europeia n.º 7134158 M. M encontra-se integralmente reproduzida na marca em crise. Da reprodução de M resulta uma enorme semelhança gráfica e fonética dos elementos predominantes e distintivos das marcas sob comparação. N. D D M CAR reproduz quase totalmente também a marca da M CARS da BMW, pois “M CAR” é a mera versão singular de “M CARS”. O. A marca M adquiriu prestígio através do uso efetuado isoladamente ou como elemento independente de outras marcas prestígio na União Europeia em relação a automóveis e peças para os mesmos; incluídos na classe 12 [automóveis e peças para os mesmos; acessórios para veículos automóveis] em momento anterior à apresentação do pedido de registo da marca nacional n.º 719754 D D M CAR. P. D D M CAR é manifestamente semelhante a M, destinando-se a assinalar serviços idênticos e/ou afins dos produtos e serviços assinalados pela marca M, existindo por isso manifesto risco de associação espontânea e imediata de D D M CAR às marcas M da BMW AG, as quais são evocadas no espírito do consumidor pela reprodução do elemento característico “M”. Consequentemente, o uso de D D M CAR reduz o carácter distintivo de M já que é apto a comprometer a associação imediata e intuitiva aos produtos da BMW AG. Q. O uso de D D M CAR em produtos espoleta a transferência da imagem e características que o consumidor associa a M para aquela e, desse modo, a Recorrida beneficiará injustificadamente da sua função publicitária, sem qualquer compensação financeira para a BMW AG. Os consumidores procurarão os serviços da Recorrida por referência aos produtos assinalados pelas marcas M, relacionando-a com a BMW AG. Tal corresponde à noção de aproveitamento indevido do prestígio ou da capacidade distintiva da marca, tal como definida pela jurisprudência europeia relevante. R. As semelhanças manifestas que se verificam entre as marcas sob cotejo são aptas a interferir com a escolha do consumidor, que assumirá que todos os serviços têm idênticas características em função de uma origem comercial comum ou de algum tipo de parceria com a BMW AG. Nestes termos, a marca nacional n.º 719754 também não reúne as condições para ser registada em face do artigo 232.º, n.º 1, h) CPI. S. Ao ter confirmado a concessão do registo da marca nacional n.º 719754, a sentença recorrida violou disposto nos 235.º, 232.º, n.º 1, alíneas a), b) e h) e n.º 4, 238.º, n.º 1 e, todos do CPI. Não foram apresentadas contra-alegações. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir. * II. Questões a decidir Nos termos dos artigos 635.º, nº4 e 639.º, nº1, do Código de Processo Civil, as conclusões delimitam a esfera de actuação do tribunal, exercendo uma função semelhante à do pedido na petição inicial. Esta limitação objectiva da actuação do Tribunal da Relação não ocorre em sede da qualificação jurídica dos factos ou relativamente a questões de conhecimento oficioso, desde que o processo contenha os elementos suficientes a tal conhecimento (artigo 5.º, nº3, do Código de Processo Civil). Também não pode este Tribunal conhecer de questões novas que não tenham sido anteriormente apreciadas porquanto, por natureza, os recursos destinam-se apenas a reapreciar decisões proferidas. Assim, sendo o objecto do recurso balizado pelas conclusões do apelante, a única questão a decidir é se a sentença incorreu em erro de julgamento no que respeita à violação do regime das marcas de prestígio, à imitação e à concorrência desleal. * III. Fundamentação III.1. Os factos Na sentença foram considerados provados os seguintes factos: 1.1 Em 14.02.2024, a Recorrida apresentou o pedido de registo de marca nacional n.º 719754 D D M CAR, para assinalar “veículos”, na classe 12 da Classificação Internacional de Nice. (Cfr. processo administrativo que aqui se dá por integralmente reproduzido). 1.2 Em 13.05.2024, a Recorrente deduziu reclamação contra o pedido de registo da marca nacional n.º 719754, invocando a titularidade das seguintes prestigiadas marcas prioritárias M: 1.2.1 Marca da União Europeia n.º 007134158 “M”, requerida em 05.08.2008 e concedida 24.11.2009 para assinalar “Automóveis e peças para os mesmos; acessórios para veículos automóveis, incluídos na classe 12”, produtos na classe 12 da Classificação Internacional de Nice; 1.2.2 Marca da União Europeia n.º 018706047 “M CARS”, requerida em 20.05.2022 e concedida 19.10.2022 para assinalar, “Veículos; aparelhos de locomoção por terra; correntes cinemáticas para veículos terrestres; motores para veículos terrestres; peças e acessórios para veículos na classe 12, e serviços das classes 35 e 37 da Classificação Internacional de Nice. (Cfr. processo administrativo que aqui se dá por integralmente reproduzido e site oficial do INPI). 1.3 A reclamação foi deduzida com fundamento no risco confusão ou associação de D D M CAR com as suas marcas M, no prestígio e notoriedade que tais marcas M gozam em Portugal e na União Europeia, e, bem assim, na possibilidade de concorrência desleal. (Cfr. processo administrativo que aqui se dá por integralmente reproduzido). 1.4 Não foi apresentada contestação por parte da Recorrida. (Cfr. processo administrativo que aqui se dá por integralmente reproduzido). 1.5 Por despacho proferido em 28.08.2024, o INPI considerou improcedente a reclamação, tendo, proferido despacho de concessão da marca nacional n.º 719754. (cfr. Documento n.º 2, junto com o requerimento inicial). 1.6 A BMW dedica-se primordialmente ao desenvolvimento, fabrico e comercialização de veículos automóveis, suas peças e acessórios. 1.7 Os seus veículos automóveis e respetivas peças e acessórios são assinalados por marcas tais como BMW, MINI ou M, entre tantas outras, e que são marcas percecionadas como sinónimo de qualidade, inovação e segurança. 1.8 A marca M identifica os produtos da gama mais desportiva da BMW, a qual conta já com 50 anos de história. (Cfr. https://www.bmw.pt/pt/topics/campanhas/bmw-m-50-anos.html e Documento n.º 1 junto com a reclamação, junta ao processo administrativo). 1.9 Os valores desportivos subjacentes às marcas M, a qualidade dos produtos assinalados com M e o grande investimento promocional que a BMW tem feito naquelas marcas têm vindo a traduzir-se num enorme sucesso comercial em diversos países europeus. 1.10 O número de veículos comercializados na Alemanha, no Reino Unido, em França, Espanha, Itália, Áustria, Finlândia e na Suécia ostentando as seguintes marcas M2, M3, M4, M5, M6, M PERFORMANCE e M SPORT PACKAGE foram os seguintes (Cfr. Affidavit de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft datado de 8 de junho de 2017 junto como Documento n.º 2 com a reclamação no processo administrativo): 1.11 O volume de negócios em Euros na Alemanha, no Reino Unido, em França, Espanha, Itália, Áustria, Finlândia e na Suécia ostentando as seguintes marcas M2, M3, M4, M5, M6, M Performance foram os seguintes (Cfr. Affidavit de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft datado de 8 de junho de 2017, junto como Documento n.º 3 com a reclamação no processo administrativo): 1.12 A página oficial da “BMW M” na rede social Instagram conta presentemente com quase 11 milhões de seguidores (Cfr. https://www.instagram.com/bmwm/ e Documento n.º 4, junto com a reclamação, no processo administrativo). 1.13 A página oficial da “BMW M” na rede social Facebook tem, neste momento, mais de 5 milhões de seguidores (Cfr. https://www.facebook.com/BMW.M/?ref=page_interna e Documento n.º 5, junto com a reclamação, no processo administrativo). 1.14 O reconhecimento da marca M da BMW foi confirmado pelos resultados de uma sondagem realizada pelo Institut Für Demoskopie entre Setembro e Outubro de 2018, concebido para determinar se a marca M é uma “marca de prestígio” na aceção do Regulamento sobre a Marca da União Europeia (Cfr. p. 1 do relatório, junto como Documento n.º 6 com a reclamação, no processo administrativo). 1.15 Para a realização do referido Estudo foram inquiridos 8261 indivíduos com idades a partir dos 16 ou 18 anos residentes na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Países Baixos e Reino Unido através de um questionário padronizado com a mesma redação traduzido para a língua de cada país. 1.16 Das respostas ao questionário foram retiradas as seguintes conclusões gerais: − Quanto à notoriedade espontânea, o nível de notoriedade do logótipo M da BMW varia entre 52% na Bélgica e 32% nos Países Baixos, sendo que 42% de todos os inquiridos nos oito Estados-membros da UE dizem inicialmente que já viram o logotipo ou, respetivamente que lhes parece familiar (Cfr. Resumo do Estudo, Quadros 1 a 8, Tabela 2 e Gráfico 9); − Relativamente ao conhecimento ativo, conclui-se que entre as pessoas interessadas em carros desportivos ou em carros de classe média ou de luxo com características desportivas o nível de conhecimento ativo é de 34%, tendo a maior percentagem sido verificada na Alemanha (43%) e a mais baixa em Espanha (27%) (Cfr. Resumo do Estudo e Quadros 1 a 8 e 11); − Quanto à qualidade percecionada dos produtos, o logótipo M da BMW desfruta de uma reputação positiva, com mais de metade de todos os inquiridos familiarizados com o logótipo M da BMW a classificar a qualidade dos produtos vendidos sob este logótipo como “alta” (58%) (Cfr. Resumo do Estudo e Tabelas 4 e 5 e Quadros 20 e 21). 1.17 Relativamente aos 1002 inquéritos realizados em Portugal, do referido Estudo resultam as seguintes demonstrações: − 47% do total dos inquiridos afirmam estar familiarizados com a marca M (Cfr. Quadro 3); − 66% dos inquiridos que estão familiarizados com a marca M atribuem-lhe uma reputação positiva (qualidade elevada dos produtos vendidos sob a marca) (Cfr. Quadro 3); − 57% dos inquiridos que afirmam ter muito ou algum interesse em carros desportivos ou de gama média ou de luxo estão familiarizados com a marca M (Cfr. Quadro 3); − 72% dos inquiridos que afirmam ter muito ou algum interesse em carros desportivos ou de gama média ou de luxo e que estão familiarizados com a marca M atribuem-lhe uma reputação positiva (qualidade elevada dos produtos vendidos sob a marca) (Cfr. Quadro 3). 1.18 Em Portugal, as marcas M são também reconhecidas na imprensa e em blogs relacionados com automóveis (Cfr. Documentos n.ºs 7, 8, 9 e 10, juntos com a reclamação, no processo administrativo). 1.19 Os produtos assinalados pelas marcas M são produzidos a partir de materiais de qualidade superior, encontrando-se subjacente um rigoroso processo de desenvolvimento e produção e exaustivos testes de qualidade. 1.20 As marcas M assinalam veículos integralmente desportivos ou veículos munidos de peças que permitem uma performance elevada na condução diária, inspiradas no desporto motorizado, que cumprem elevados padrões de funcionalidade, design, qualidade e vida útil. 1.21 Num artigo dedicado à gama desportiva dos automóveis da BMW a marca M é referida como “a célebre letra M” (Cfr. http://www.autoblog.pt/40-anos-de-bmw-m/ e Documento n.º 11 junto com a reclamação, no processo administrativo). 1.22 O INPI recusou: - o registo da marca nacional n.º 641487 MFORCE para assinalar produtos na classe 12 e serviços nas classes 35, 37, 39 e 42, (Cfr. cópia do despacho de 29.10.2020, junto como Documento n.º 12 com a reclamação, no processo administrativo; - o registo da marca nacional n.º 644287 MEXPERT (Cfr. cópia do despacho de 08.01.2021, junto como Documento n.º 13 com a reclamação, no processo administrativo); - o registo da marca nacional n.º 663114 - o registo da marca nacional n.º 642977 1.23 O INPI julgou improcedente: - o pedido de modificação do despacho de recusa da marca nacional n.º 648029 - a reclamação apresentada pela BMW e recusou o registo da marca nacional n.º 623424 1.24 A Divisão de Oposições do EUIPO: - por decisão de 18.06.2019, que recusou o pedido de registo da marca da União Europeia n.º 17866471 - por Decisão de 26.11.2019, a qual recusou o pedido de registo da marca da União Europeia n.º 15772668 - por Decisão de 03.12.2019, a qual recusou o pedido de registo da marca da União Europeia n.º 17891636 - por Decisão de 26.02.2020, a qual recusou o pedido de registo da marca da União Europeia n.º 17879434 - por Decisão de 26.02.2020, a qual recusou o pedido de registo da marca da União Europeia n.º 17879437 1.25 O Instituto Espanhol de Patentes e Marcas (IEPM) (Cfr. Documentos n.ºs 23 e 24 junto com a reclamação, no processo administrativo): - por decisão de 11.04.2019, recusou o pedido de registo da marca espanhola n.º 3701531 - por decisão de 16.05.2019, recusou o pedido de registo da marca espanhola n.º 3727418 1.26 O Instituto de Patentes e Marcas da Roménia recusou o pedido de registo da marca da Roménia n.º M 2014 04859 “M CAR TRADING”, para assinalar serviços das classes 35 e 37, (Cfr. Documento n.º 25 junto com a reclamação, no processo administrativo). 1.27 A reputação das marcas M da BMW foi confirmada pelo Tribunal de Bucareste na decisão proferida no âmbito do recurso da decisão do Instituto de Patentes e Marcas da Roménia referida acima (Cfr. Documento n.º 26, junto com a reclamação, no processo administrativo). * III.3. Do mérito do recurso 3.1. Questão prévia A matéria dos pontos 1.14 a 1.17 da matéria de facto provada assenta no documento n.º6 junto com a reclamação apresentada pela Recorrente na fase administrativa do processo, junto do INPI. Visto o documento e face ao facto provado 1.2.1. (a Recorrente é titular do registo da marca da União Europeia n.º Europeia n.º 007134158 M, nominativa), há que corrigir aqueles factos de acordo com o que efectivamente resulta do documento em questão. Com efeito, o estudo do Institut Fürdemoskopie Aliensbach não tem por objecto a marca da EU n.º 007134158 M – como a redacção dos factos em questão parece induzir – e sim o sinal (BMW's "M" Logo) Quanto aos documentos 25 e 26 (não traduzidos) juntos com a reclamação no processo administrativo, respeitam a decisões da divisão de oposição do EUIPO tendo por objecto as marcas da EU n.º 17 866 471 Pelo que, ao abrigo do disposto no art. 662.º, n.º1 do Código de Processo Civil: - eliminam-se os factos 1.26 e 1.27 da matéria de facto provada; - corrigem-se os factos 1.14 a 1.17 de forma a que onde consta marca(s) M ou logótipo M da BMW passe a constar o sinal * 3.2. Erros de julgamento A Recorrente invocou como obstativas do registo da marca nacional n.º 719754 D D M CAR as suas marcas da EU n.º 007134158 M e n.º 018706047 M CARS. Não vem posto em causa que as marcas titularidade da Recorrente são prioritárias e que a marca registanda é destinada a assinalar produtos semelhantes ou afins (o que resulta dos factos provados 1.1. a 1.2.2). Resulta claro que a marca registanda contém as marcas prioritárias na sua composição, sendo todas nominativas, surgindo M no final do segmento D D M (com espaço entre as letras) e CARS no singular (CAR). Quanto ao prestígio das marcas nominativas prioritárias M e MCARS, tal não resulta da matéria de facto provada acima alterada, não sendo o prestígio da marca Já no que respeita à imitação, afigura-se que existe a susceptibilidade de o consumidor médio de veículos ser induzido a associar a marca registanda D D M CAR com a prioritária M CARS. Não obstante as diferenças gráficas e fonéticas dos sinais, não tendo as iniciais D D um significado apreensível e especial distintividade, o consumidor será induzido a centrar-se no final M CARS, marca prioritária que já conhece, e a crer - porque, afinal, está contida na marca registanda – que existe alguma relação entre as duas marcas e/ou as entidades empresariais que as usam para distinguir os seus produtos no mercado. Sendo prioritária também a marca M titularidade da Recorrente, na dúvida o risco de associação será maior, porquanto o consumidor conhecerá já duas das marcas contidas na marca registanda. O registo da marca D D M CAR possibilitará deste modo a prática de actos de concorrência desleal (actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue – cfr. art. 311.º, n.º1 al. a) do CPI), mesmo que não intencional. Pelo que se impõe concluir que o registo da marca devia ter sido recusado, nos termos dos art. 232.º, n.º1, als. b) e h) do CPI, tendo a sentença incorrido em erro de julgamento. * III. Decisão Pelo exposto, acordam em julgar procedente o recurso, nos termos expostos, e, revogando a sentença recorrida, recusam protecção jurídica à marca nacional n.º 719754, D D M CAR. Custas pela Recorrida (art. 527.º, n.º1 e 2 do CPC). Notifique. *** Lisboa, 1.10.2025 Eleonora Viegas Armando Cordeiro Rui A. N. Ferreira Martins da Rocha |