| 59/14.3YHLSB.L1-6 |  |
MARCAS
IMPORTAÇÃO
UNIÃO EUROPEIA
II) A comercialização que assim ocorre, mediante a importação dos produtos da marca de Itália para Portugal, pela Requerida, sem contrato estabelecido com a titular da marca, situa-se no domínio da denominada distribuição não autorizada decorrente de importação paralela, à qual a titular da marca ou o seu distribuidor exclusivo no país importador não pode opor-se.
III) O esgotamento do direito exclusivo, previsto no artigo 259.º, do CPI, consagra limitações aos direitos do titular da marca, impedindo-o de proibir a sua utilização para produtos comercializados na União sob a mesma marca pelo titular ou com consentimento dele, pretendendo compatibilizar no interior da União as regras relativas à livre circulação de mercadorias com a proteção concedida às marcas.
IV) O esgotamento não se verifica quando existam motivos legítimos de oposição, nomeadamente quando o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado, fisicamente ou mediante atuações que causem prejuízo à marca e à sua reputação.
V) Tendo a recorrente demonstrado que definiu um projeto de retalho específico quanto à exposição e venda dos produtos, tal não implica que esse projeto constitua o ambiente de comercialização necessário e indispensável, sem o qual a marca sofre prejuízo justificativo de exceção ao esgotamento.
VI) A lei pretende apenas salvaguardar uma comercialização dentro dos padrões e categoria dos produtos, de acordo com as regras da arte dos comerciantes envolvidos, e, ainda, com a natureza e características destes.
VII) Uma interpretação mais ampla, protetora do projeto de retalho não registado como marca de serviços, não respeita o assinalado fim da regulamentação da União: a compatibilização entre o direito do titular da marca e a livre circulação de mercadorias.
VIII) O esgotamento possibilita o uso da marca e da publicidade inerente, de acordo com as possibilidades e meios publicitários habituais do comerciante e não de acordo com as recomendações do titular, não bastando demonstrar uma comercialização afastada das guidelines definidas pela marca, antes se impondo provar as consequências prejudiciais da concreta comercialização efetuada.
IX) O afastamento do princípio da especialidade de proteção quanto a marcas de prestígio não é irrestrito, antes exige que, pelo uso que se visa proibir, o terceiro não titular tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca; não rege, por isso, quanto à utilização da marca de prestígio nos próprios produtos que caracteriza, distingue e referencia.
(AAC)
I) RELATÓRIO[1]
V…, S.A., instaurou o presente procedimento cautelar comum contra M…, LDA., pedindo que o Tribunal:
a) ordene que a requerida e seus responsáveis se abstenham de distribuir, em Portugal, os produtos P..., desacompanhados das condições exigidas pela marca P... ao distribuidor dos produtos;
b) ordene que a requerida proceda, no prazo de oito dias, a recolha nas respectivas lojas de todos os produtos que vendeu e que ainda se encontram em “stock” nas referidas lojas;
c) condene a requerida no pagamento de uma indemnização à requerente no valor não inferior a €150.000,00, acrescido de juros de mora, à taxa legal, a contar da data da notificação à requerida da decisão;
d) condene a requerida, caso se verifique o incumprimento da ordem prevista no número anterior, ao pagamento à requerente de uma sanção pecuniária compulsória, nos termos do artigo 338.º-N, n.º 4, do Código da Propriedade Industrial, no valor de €1.000,00 (mil Euros) por cada dia de distribuição e venda dos produtos aqui em causa no presente procedimento cautelar e cujos direitos pertencem a P...;
e) ordene a expensas da requerida e no meio de comunicação a indicar pela requerente, a publicitação da decisão final, nos termos peticionados.
A Requerente alegou, como fundamento da intervenção judicial pedida, que a Requerida vende, em Portugal, a retalhistas, produtos P... à margem das diretrizes impostas pela titular da marca e divulgadas em Portugal pelo único agente oficial autorizado — a requerente –, sendo que estes retalhistas comercializam os mencionados produtos sem respeito pelas mesmas diretrizes quanto à venda a retalho dos produtos da marca, assim pondo em risco a imagem de carácter exclusivo, de luxo e qualidade próprias da marca, prejudicando, pois, a sua reputação, o que constitui ademais concorrência desleal.
Foi requerida e indeferida a dispensa de audição prévia da requerida.
A Requerida apresentou oposição, pugnando pela improcedência do procedimento, invocando a legalidade da comercialização e impugnando as alegadas consequências nocivas para a marca.
Realizou-se a audiência final, no termo da qual foi proferida decisão que julgou improcedente o procedimento e indeferiu a determinação de providências.
Foi desta decisão que a Requerente apelou alegando que a matéria de facto foi mal decidida e, de todo o modo, foram mal apreciadas as questões jurídicas submetidas. Alegou e apresentou as seguintes conclusões:
«(…)
Por outro lado,
11- Ficou amplamente demonstrado nos autos, sendo que a própria sentença apelada o confirma, que a marca P... é uma marca de prestígio, conhecida e divulgada mundialmente;
12- Também ficou amplamente demonstrado que não é uma marca que passivamente viva assente nesse prestígio arduamente alcançado, mas que, pelo contrário, constantemente investe na defesa e promoção desse seu especial direito de propriedade industrial;
13- Implantando, para tal, estratégias de comunicação, divulgação e comercialização dos seus produtos, muito específicas, obedecendo a um conjunto de características delineadas em standards comuns, como seria de esperar de uma marca mundialmente prestigiada e famosa;
14- Pelo que essas regras se implantam em todos os locais, através de uma rede de distribuidores e de revendedores que constantemente curam, ao detalhe, dos tópicos das campanhas sazonais, quatro por ano, acompanhando o lançamento de produtos novos, tanto mais que a marca cultiva uma relação de proximidade e permanência com os seus consumidores;
15- Por isso os seus produtos arvoram uma base permanente à qual os consumidores vão acrescentando peças que, todas juntas, vão formando os conjuntos que utilizam, como pulseiras, ou colares;
16- Cada lançamento é acompanhado, como também foi amplamente demonstrado e provado, por um conjunto de elementos de marketing e merchandising que auxiliam à implantação e constante renovação da marca no conceito do público, através de cartazes, elementos audiovisuais, catálogos traduzidos para as línguas locais, caixas e estojos especiais, feitos à medida para cada colecção renovada, papel de embrulho, mudando sucessivamente de cores, fitas, sacos, saquetas e autocolantes, tudo incluído numa política de atracção que a marca desenvolve e fomenta;
17- Levando ao escrúpulo da preocupação pela montra, pela vitrina de cada revendedor, no alinhamento das peças, enfim, na estetização dos ambientes, uma constante da vida moderna seja em que ramo for de actividade, para atracção legítima de clientela e aumento do prestígio da marca;
18- Investindo, para tanto, largas somas em dinheiro na formação dos seus revendedores, no seu acompanhamento permanente e na disponibilização de materiais que acompanham os produtos na sua constante valorização e atracção do consumidor;
19- De tal modo que a P..., terceira marca de luxo mundial, como amplamente demonstrado, cultiva e fomenta uma aura, uma relação umbilical com os seus consumidores que tenta fixar, em permanência, na sucessiva divulgação das suas colecções sazonais, em datas específicas do calendário anual, como a Primavera, o Dia da Mãe, o Dia dos Namorados, entre outras;
20- Estando a marca P... inserida num mundo global, é natural que não descure qualquer forma de comunicação publicitária ou outra, sendo certo que ficou amplamente provado que uma das componentes da sua estratégia de afirmação comercial passa pela atenção redobrada aos pontos de venda;
21- Na verdade, nas lojas de dimensão vária espalhadas pelo nosso país, pretende-se uma uniformização de apresentação dos produtos que sazonalmente a marca lança, de forma a que o consumidor desses produtos, fidelizado ou conhecedor da marca, encontre o mesmo ambiente, o mesmo alinhamento de produtos e os próprios produtos em lançamento, em constante actualização e uniformemente disponíveis, em todas as suas facetas, seja em Lisboa, Caldas da Rainha, Aveiro ou Paços de Ferreira;
22- E procura que, como marca de prestígio mundial, cada loja seja igual à de qualquer país, reflectindo, em cada momento, a colecção naquele momento em vigor, acompanhada de todos os elementos de marketing e merchandsing que a marca previamente definiu para aquela colecção;
23- Para tal os revendedores e a marca fazem um esforço misto, os revendedores adquirindo alguns suportes de apresentação dos produtos P..., a marca fornecendo-lhes, em permanência todos os instrumentos de auxílio e promoção das vendas definidos antes do lançamento de cada colecção sazonal;
24- Sucede que, como ficou amplamente provado, o requerido, ora apelado, é um distribuidor de produtos P..., entre outros, que os adquire em Itália de um fornecedor identificado;
25- Trata-se de um distribuidor com mais de vinte anos de actividade, muito experiente e muito conhecedor do ramo;
26- Como se demonstrou, adquire do seu fornecedor italiano peças P... e, também, outros materiais auxiliares como estojos, embalagens, fitas, a adereços ou papel de embrulho;
27- E fornece, por sua vez, aos revendedores que lhe adquirem tais produtos, os referidos acompanhados de materiais auxiliares como os agora mesmo referidos;
28- Bem sabendo que não está a contar aos seus clientes a verdade toda, ou seja, que eles poderiam aceder, também, a outros materiais da P..., poderiam receber formação, poderiam vender, tal como os outros, acompanhados dos materiais de marketing e merchandising que a P... considera indispensáveis e que regularmente define, em cada ano de calendário, em cada promoção;
29- Ou seja, o distribuidor requerido, ora apelado, não só não faz qualquer investimento na marca dos produtos que distribui localmente, como esconde dos revendedores seus clientes que a marca define uma estratégia comercial especificada, da qual eles poderiam e deveriam beneficiar;
30- Obtendo, como contrapartida, lucros para si, sem grande esforço, e provocando uma situação em que os revendedores, seus clientes, apenas oferecem aquilo que ele lhes transmite e que, como vimos, não tem correspondência com o exacto marketing e merchandising da marca;
31- Pelo que os revendedores, por ele abastecidos, oferecem os produtos em total dessintonia com a estratégia da marca, num sem-número de situações demonstradas e provadas em audiência que, inevitavelmente, degradam a imagem que a marca pretende oferecer num plano mundial, válido para lojas em Nova Iorque, em aeroportos, Lisboa, Porto ou Paços de Ferreira;
32- Tendo sido amplamente demonstrado em audiência um conjunto de situações de total desfasamento da apresentação dos produtos e da sua marca, desde estarem escondidos e disponíveis só para os clientes da loja em causa, até serem apresentados juntamente com produtos de outras marcas, em suportes que pertencem a outras marcas, com catálogos em língua italiana, ou sem catálogos, com ou sem publicidade estática ou audiovisual, fora das montras, infringindo uma exigência da marca, ou em montras que nada têm a ver com as montras das lojas que se inserem na estratégia de comunicação da marca P..., nunca tendo os produtos alinhados com as colecções sazonais;
33- Ou tendo-os, tal resulta da pesquisa de alguns revendedores ou dos pedidos de clientes que consultam, aleatoriamente, a Internet, ou por iniciativa própria, descoordenada, levando alguns revendedores, dependendo do seu gosto e interesse, a encomendar publicidade feita sob a sua orientação, em claro afastamento da publicidade da própria marca que nem é tida, nem achada, para tal efeito;
34- O requerido, ora apelado, tentou ao longo da audiência de julgamento demonstrar que seguia, rigorosamente, tudo o que a marca P... fazia com os revendedores que se alinham, com a sua estratégia comercial, tentando explicar que tudo era igual ao nível do marketing e do merchandising;
35- Tendo, provavelmente concluído, agora, em face da sentença apelada que se terá enganado na forma como se apesentou em tribunal;
36- Pois teria obtido o mesmo resultado se tivesse afirmado que pura e simplesmente não queria saber de prestígio ou imagem de marca, merchandising ou marketing, estratégias de comunicação, nada, e que tudo podia vogar ao “deus-dará”, através de escolhas aleatórias na Internet, informação difusa e livre alvedrio de cada lojista, revendedor ou distribuidor;
37- E que os pontos de venda não têm nada que ser importantes e que até podiam desaparecer, desde que sejam ourivesarias, pois portas adentro dessas é livre o que quiserem fazer com os produtos P..., podem até escondê-los como afirmou que faz uma testemunha da ora apelada;
38- Ora, esta factualidade, amplamente provada, subsume-se no novo enquadramento do direito das marcas, constante da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, das câmaras de recurso do IHMI, mas, também, dos tribunais superiores portugueses;
39- Na verdade, a marca tem hoje uma multifuncionalidade de aspectos, outras e novas funções, que vão muito para além do seu velho estatuto de sinal distintivo ou de atestação da origem de um produto;
40- A marca é hoje um dos instrumentos fundamentais da economia local e global, um valor que tem uma existência muitas vezes autónoma e que não se confina à estreita aposição de um sinal num produto;
41- Ora, como muito bem evidencia a jurisprudência do TJUE, a afectação de uma só que seja dessas funções, constitui uma infracção ao direito de marca;
42- No caso dos autos, ficou suficientemente demonstrado que o distribuidor apelado, com a sua conduta consciente e conhecedora do mercado, vem contribuindo para a perda e o comprometimento da imagem da marca P..., nos pontos de venda por si abastecidos, situação, que, se estribada na sentença ora apelada, mais não faria que alastrar até ao aniquilamento total das estratégias de afirmação da marca em Portugal;
43- Ou seja, cada revendedor passaria a proceder como muito bem entendesse, sendo-lhe totalmente indiferente o que a marca pretenderia com a sua prática amplamente descrita;
44- Com efeito, a marca poderia propugnar um conceito, uma via promocional, um conjunto de actividades a materializar em cada colecção, o distribuidor e, posteriormente o revendedor, desinformado por aquele, estaria legitimado a prescindir de tudo isso, fazendo como muito bem entendesse, sendo que o distribuidor lavaria daí as suas mãos, podendo fornecer o que muito bem-quisesse, ou não quisesse, aos seus revendedores;
45- Podendo até esgrimir uma sentença de um tribunal português especializado, segundo o qual não lhe caberia qualquer defesa da marca (!), isto é, podia até contribuir para o seu prático enfraquecimento;
46- E a marca P... deveria conformar-se com tudo isto, quiçá agradecer tais práticas, pois nada disso beliscaria o seu prestígio, pelo contrário, até o “aumentaria”;
47- Mas tal prestígio faz-se com a consolidação de uma estratégia identificada. Se abandonado, paulatinamente, nos termos que vimos, se alteradas estas práticas, a breve trecho, como bem ensina a jurisprudência amplamente citada, a reputação, a imagem, o prestígio da marca, soçobrariam, o consumidor estaria perdido em Portugal numa apresentação difusa, aleatória, inconsequente, desalinhada dos padrões de divulgação dos produtos P... a nível mundial;
48- Tudo isto constitui a prática de diluição da marca, aspecto já bastas vezes sustentado e demonstrado em jurisprudência desta Venerando Tribunal;
49- Sendo que, ao contrário do que diz a sentença apelada, não está em causa interromper fluxos de abastecimento dos mercados, uma marca quer vender, legitimamente, quanto mais vender, mais lucra;
50- Trata-se, sim, de corrigir uma situação anómala que, pelos germes que contem, pelos indícios que revela, pode, se não for interrompida, a breve trecho degenerar numa total anarquia, subvertendo uma estratégia mundial de uma marca, legítima, testada, voluntariamente aceite, minuciosamente estudada e que aqui será, fatalmente, interrompida;
51- Ao contrário do que diz a sentença apelada, não necessitará o apelante de vir demonstrar prejuízos concretos, precisa, apenas, demonstrar, como refere a jurisprudência do TJUE, a susceptibilidade de uma lesão que está em marcha;
52- Ora, se todos estes factos carreados para o processo, se todas as provas bem determinadas, até nas conclusões da sentença apelada, não configuram uma forte susceptibilidade de uma lesão de funções de comunicação, de investimento, de publicidade, de qualidade da marca, tal como reveladas pela jurisprudência, então será difícil alguma vez defender-se o prestígio e a imagem de uma marca contra práticas comprovadas de diluição;
53- Não se trata de postergar princípios fundamentais da União Europeia, trata-se de corrigir uma situação que lesa um direito de propriedade industrial;
54- Os tribunais não têm só uma função interruptiva, têm também uma função, estribada na lei, de didacticamente contribuir para a defesa de um direito igualmente importante, igualmente salvaguardado pela Constituição e pelos tratados, contribuindo para reequilíbrio de uma situação que para, aparentemente, privilegiar um direito, lesa profundamente outro.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, revogar-se a decisão recorrida, devendo ser substituída por outra em que julgue procedente o procedimento cautelar e, em consequência condene a apelada conforme peticionado pela apelante no seu procedimento».
Foram apresentadas contra-alegações defendendo o bem fundado da decisão.
O recurso foi recebido como apelação, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo, o que tudo foi mantido nesta Relação.
Corridos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II) OBJECTO DO RECURSO
Tendo em atenção as alegações do Recorrente, sem prejuízo do que seja de conhecimento oficioso - artigo 635.º, n.º 3, 639.º, nº 1 e 3, com as excepções do artigo 608.º, n.º 2, in fine, ambos do CPC -, são as seguintes as questões a decidir:
1. Da reapreciação da matéria de facto, desdobrada do seguinte modo:
1. (…)
2. Da fixação dos factos assentes.
2. Da reapreciação jurídica da causa, desdobrada nos seguintes pontos:
1. Da existência e violação de direito de propriedade industrial
2. Da concorrência desleal
III) FUNDAMENTAÇÃO
1. FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO
1.1 Da impugnação da decisão de facto
(…).
1.2. Da fixação dos factos assentes
Tendo em atenção a matéria de facto assente na primeira instância, na improcedência da impugnação (por ser irrelevante a exclusão da matéria da alínea a) dos factos não provados) e não se vendo motivo para alteração oficiosa mas apenas de uso da faculdade de consideração dos factos admitidos por acordo, a que alude o artigo 607.º, n.º 4, ex vi, artigo 663.º, n.º 2, ambos do CPC, é a seguinte a matéria assente nos autos:
1. No contrato datado de 30.05.2006, celebrado entre “P... AS” e “V…, Lda.”, foi acordado que esta última seria o distribuidor oficial dos produtos abrangidos pela marca “P...” em Portugal, em regime de exclusividade.
2. Este acordo tem vindo a manter-se ininterruptamente em vigor.
3. O terminus desse acordo ocorre a 30.06.2015.
4. Por registo de 06.11.2008, a sociedade “V…, Lda.” passou a ter a denominação “V…, S.A.”.
5. A “P..., AS” é titular das seguintes marcas P..., tanto internacionais como comunitárias:
a) marca internacional n.º 00000, para a classe 14;
b) marca internacional n.º 00000, para as classes 9, 14, 18 e 25;
c) marca internacional e comunitária n.º 00000, para as classes 3, 9, 14 e 35;
d) marca internacional e comunitária n.º 00000, para as classes 3, 9, 14, 18, 25 e 35.
6. A requerente distribui produtos da marca P... no território nacional em cerca de 291 pontos de venda.
7. A requerida não celebrou qualquer contrato com a “P...AS” nem com a requerente.
8. A partir de Julho de 2013, a requerida comercializa, em Portugal, produtos da marca P... da classe 14 da Classificação Internacional de Nice.
9. A requerida adquire os produtos a que se alude em 8) à sociedade italiana A… S.R.L., com sede em V… Itália.
10. Antes da instauração do presente procedimento cautelar a requerente nunca contactou a requerida sobre a comercialização dos produtos a que se alude em 8).
11. A referida comercialização a que se alude em 8) consiste na importação de produtos P... e distribuição a ourivesarias que os revendem.
12. No ano de 2013, a P... foi a terceira marca de joalharia com maior volume de negócios a nível mundial.
13. 93 em cada 100 pessoas conhece a marca P....
14. A marca P... encontra-se associada a anéis, pulseiras, brincos e colares em materiais preciosos, como a prata e o ouro, e/ou pedras preciosas como os diamantes, variando os preços de cada produto entre €22,00 e os €1.000,00.
15. Uma das criações da “P... AS” associada à marca P... consiste na “pulseira de contas” em que o consumidor pode ir construindo a sua própria pulseira adicionando ou alterando contas segundo a sua vontade, permitindo que associe a cada conta um evento ou marco da sua vida, podendo a mesma pulseira ser mutável de forma a apresentar a configuração de várias pulseiras consoante a referida combinação de contas.
16. Assim, são lançadas contas e peças próximas do “Dia dos Namorados”, do “Dia da Mãe” e do Natal, cada uma acompanhada do respectivo catálogo e alusivas a esses momentos.
17. Além dessas colecções a P... igualmente lança anualmente mais quatro: a da Primavera/Verão, Verão, a “Traveller” (a meio de Agosto dirigida à recordação de viagens), a Outono/Inverno.
18. Na verdade, a “P....AS” tem vindo a emitir directrizes aos seus distribuidores que, por sua vez, têm a obrigação de as transmitem aos revendedores, no sentido de que o consumidor seja envolvido pelo slogan com que pretendem que a marca seja recordada por este — “P...-U…”.
19. A estratégia da P... é, nas palavras usadas no seu marketing e passadas aos seus revendedores, oferecer às mulheres de todo o mundo um “luxo acessível”, produtos de joalharia genuínos de elevada qualidade, artesanais e modernos, a preços acessíveis.
20. Assim, uma dessas directrizes consiste no vendedor explicar os pormenores de cada peça ao cliente de modo a permitir-lhe associar cada peça a um evento/marco/momento da sua vida.
21. Outra das directrizes consiste em chamar a atenção do consumidor que pelo menos os acabamentos de cada peça são manufacturados.
22. Outra das directrizes consiste em apresentar uma imagem global a nível mundial, seja por o lançamento de cada colecção ocorrer em simultâneo em todos os países em que os produtos P... são comercializados, seja por a forma como cada peça é publicitada, é exposta ao público, é apresentada ao consumidor, é embrulhada e embalada e entregue ao consumidor ser igual em todos os pontos de venda de modo a potenciar a identificação da marca pelo cliente.
23. Daí que qualquer revendedor da marca P... — autorizado pelo respectivo distribuidor nacional contratado pela “P....AS” — ter sempre um expositor e um móvel P... “estandardizados” por esta última e adquiridos a suas expensas, e ter de expor os produtos de cada colecção, de os arrumar nas monstras, móveis, gavetas e tabuleiros, ter de explicar o produto ao cliente, ter de embalar e entregar ao cliente o produto obedecendo às directrizes emitidas pela titular da marca e divulgadas pelo distribuidor autorizado por esta.
24. Daí que a “P....AS” dê formação e forneça não só manuais a explicar os aspectos aludidos em 23), como todo o “merchandising” associado a cada peça aos distribuidores que autoriza a distribuir produtos P... que, por sua vez, dão formação, a suas expensas, aos revendedores nas áreas da exposição do produto — “vitrinismo” — (seja no expositor exterior—montra da loja, seja nos móveis fornecidos por aquela para expor os produtos, seja nos tabuleiros e gavetas em que cada peça se encontra acondicionada, seja na decoração de cada expositor dos produtos P..., seja ainda que catálogos devem estar expostos e em que locais para que o cliente não deixe de os visualizar), da apresentação do produto ao cliente (que não poderá olvidar a referência de que os acabamentos são manufacturados, que se trata de peças feitas em material precioso e os pormenores de cada peça que permitem associá-la a um momento especial na vida de quem irá usar a peça), na área do embrulhar da peça (qual caixa, papel de embrulho, fita e saco deve cada peça ser embrulhada) e entrega da mesma ao consumidor.
25. Tudo isto para que a marca P... tenha um visual uniforme e coerente em todas as lojas do mundo que vendam produtos da marca para que a mesma seja memorável e facilmente identificável pelo consumidor.
26. Cada distribuidor autorizado tem, inclusive, vitrinistas que se deslocam às lojas dos revendedores e criam as montras e expositores dos produtos P... ensinando-os a expor as peças para cada colecção.
27. Os próprios fundos de cada expositor, adereços a colocar em cada expositor/montra, catálogos, sacos, fitas, laços, papéis de seda de embrulho e estojos são fornecidos pelos referidos distribuidores que os adquiriam à “P....AS” de modo a manter a referida identidade e uniformidade da marca em todo o mundo.
28. Daí que a requerente se desloque às lojas dos revendedores para assegurar que todas aquelas directrizes se encontram a ser cumpridas, bem como corrigir divergências com as mesmas que detecte e esclarecer dúvidas no cumprimento das directrizes.
29. A P... tem facebook com uma intervenção bastante activa por parte dos seus consumidores e um sítio na internet, acessível a todos, no qual não só se explica o fabrico das peças e respectiva simbologia, como tem imagens das peças, das novas colecções e respectivos preços.
30. A requerida fornece produtos P... nos termos a que se alude em 11) às seguintes ourivesarias: …...
31. A requerida, enquanto importador paralelo da marca P..., somente tem acesso aos materiais de embrulho, de acondicionamento das peças e catálogos fornecidos pela empresa a que se alude em 9).
32. Assim, entrega aos revendedores que fornece peças das colecções actuais, catálogos actualizados das colecções em língua italiana, caixas, estojos, papel de seda embrulho, fitas, sacos, saquetas e autocolantes da marca para cada peça.
33. Cada revendedor encomenda-lhe as peças que pretende, chegando às suas ourivesarias as peças de cada colecção de forma atempada, assim, por exemplo, aqueles tinham disponíveis nas suas ourivesarias as peças lançadas pela marca para o “Dia da Mãe de 2014” semanas antes desse dia.
34. No entanto, já não lhes fornece, por não ter acesso, ao contrário do que sucede com os revendedores fornecidos por distribuidor autorizado pelo titular da marca, o mobiliário P..., o material de decoração dos móveis, vitrinas e da loja, publicidade, catálogos em língua portuguesa, caixas, estojos, papel de seda de embrulho, fitas, sacos e autocolantes feitos pela titular da marca para uma determinada colecção.
35. Nem a requerida nem a requerente dão aos revendedores fornecidos pela primeira qualquer formação dos aspectos a que se alude em 24).
36. Nem recebem a colaboração ou visitas dos vitrinistas e formadores da requerente que lhes façam as montras, exponham as peças P... nos expositores e lhes expliquem como fazer essa exposição e arrumação das peças.
37. Na Ourivesaria C…, em Coimbra, em data não concretamente apurada, mas posterior a Julho de 2013, a montra apresenta-se com um saco P..., as contas estão expostas num tabuleiro, sem ser em linhas geométricas, e com as etiquetas dos preços, e as pulseiras dentro de estojos P....
38. As directrizes da titular da marca de exposição na montra dos produtos P... são no sentido de nunca aí pôr sacos, tabuleiros ou estojos, expor as peças em linhas geométricas para que o consumidor não se disperse e foque a sua atenção nas peças que lhe chamem mais a atenção, e a indicação dos preços não ser feita em etiquetas mas em placas.
39. A requerida indica aos revendedores que fornece o preço recomendado pela marca de venda ao público.
40. Esses revendedores vendem as peças P... por esse preço e embalam nos materiais a que se alude em 32).
41. A requerida nunca escondeu nem solicitou aos seus clientes revendedores que ocultassem quem lhes fornecia os produtos P....
42. A P..., SA, permitiu a colocação no mercado dos produtos adquiridos pela Requerida à sociedade italiana identificada em 9.
2. FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO
2.1. A questão suscitada: súmula
Nos autos e no recurso a Recorrente defende que a atuação da Recorrida, revendendo a retalhistas em Portugal produtos da marca P..., de que a Recorrente é distribuidora autorizada, por contrato celebrado com a titular da marca, é prejudicial para a marca em causa, determinando a sua diluição e diminuição de valor, constitui aproveitamento indevido do valor criado pela marca, e consiste, simultaneamente, em concorrência desleal.
Em suma, defende que a diluição da marca ou diminuição do seu valor decorre da comercialização sem cumprimento das regras da marca, do seu projeto de retalho, expresso na forma de atendimento, no modo de exposição das peças, na embalagem, na utilização de mobiliário e expositores exclusivos e na delimitação de espaço de loja, que os retalhistas clientes da Recorrida não cumprem, por esta não os formar nesse sentido, nem lhes fornecer os equipamentos necessários. Invoca que tudo implica um afastamento da marca dos padrões de luxo que a caracterizam como marca de prestígio.
Acresce, entende a Recorrente, que a Recorrida e os retalhistas que fornece beneficiam indevidamente do valor criado para a marca com as campanhas publicitárias e de promoção feitas pela titular e, bem assim, pela Recorrente, enquanto distribuidora autorizada em Portugal.
Aduz ainda o argumento que a global atuação da Requerida constitui concorrência desleal, na medida em que a Recorrida e os retalhistas que fornece, não suportam os custos de promoção e construção da marca o que aumenta a sua margem de comercialização a expensas da Recorrente, no mesmo mercado nacional.
2.2. A tutela cautelar
A Recorrente pretende proteção cautelar para os direitos que invoca, pelo que importa desde logo balizar os requisitos da conceção de tal proteção.
Rege o artigo 338.º-I, do Código da Propriedade Industrial[2] (CPI) que, sob a epígrafe “providências cautelares”, estatui:
«1 - Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a:
a) Inibir qualquer violação iminente; ou
b) Proibir a continuação da violação.
2 - O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.
3 - As providências previstas no n.º 1 podem também ser decretadas contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial.
(…)».
No que respeita aos requisitos subjetivos, a proteção cautelar instituída pelo legislador, em transposição da Diretiva de Enforcement, inovou face à situação anterior, completamente tributária do regime do procedimento cautelar comum instituído em processo civil.
Fê-lo, distinguindo entre os casos de violação efetiva e os de violação iminente. Na verdade, enquanto nos primeiros o CPI prescinde[3] do requisito do receio de lesão grave ou de difícil reparação, já o mesmo não acontece nos casos de violação iminente, que o exigem em paridade com o processo civil[4].
Do teor da norma resultam então os seguintes requisitos objetivos de procedência da tutelar cautelar que a Recorrente pede[5]:
1) A violação efetiva de direito de propriedade industrial;
Ou
2) A violação iminente de direito de propriedade industrial e o fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável desse direito.
Na vertente subjetiva, o artigo citado dispõe que pode pedir a tutela cautelar quem for titular do direito de propriedade industrial ou estiver autorizado a utilizá-lo, sendo o pedido dirigido contra o autor da violação efetiva ou iminente ou qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial.
2.3. A tutela peticionada
No caso dos autos, a Requerente funda a pretensão em violação efetiva e em curso de direito de propriedade industrial fundada na sua qualidade de distribuidor em exclusividade da titular das marcas e em concorrência desleal. Face ao exposto, importa verificar da existência e delimitação do direito invocado e da alegada violação do mesmo.
2.3.1. Da existência e violação de direito de propriedade industrial
A situação fáctica configurada nos autos reporta-se aos direitos decorrentes das marcas P... identificadas no ponto 5 da matéria de facto assente e à sua violação pela atuação da Requerida enquanto revendedora de produtos de joalharia da referida marca.
a) A proteção genérica da marca: direito exclusivo
Nos termos do artigo 222.º do CPI[6]:
«1 - A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas;
2 – A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitam, desde que possuam caráter distintivo, independentemente da proteção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autos».
A Requerente demonstrou que P... ., SA (doravante P...), é titular das marcas internacionais 00000 - para a classe 14 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957 (doravante Acordo de Nice) -, e 00000 – para as classes 9, 14, 18 e 25 do Acordo de Nice -, e das marcas internacionais e comunitárias 00000 – para as classes 3, 9, 14 e 35 do Acordo de Nice - e 00000 – para as classes 3, 9, 14, 18, 25 e 35 do Acordo de Nice.
A marca referida, com a palavra P..., fonte específica e aposição de uma coroa sobre a letra “o”, está estabelecida, no que aos autos interessa[7], para produtos de joalharia diversa em metais preciosos ou suas ligas, diamantes, brilhantes ou pedras preciosas, trabalho de joalheiro e joalharia, relógios e suas pulseiras, instrumentos de cronometragem, caixas e cofres de relógios e jóias (classe 14); publicidade e atividades promocionais; assistência em gestão empresarial e administração de empresas; assistência no tratamento de funções de escritório, comércio por grosso e por retalho, promoção de vendas e outros (classe 35).
Mais demonstrou que celebrou contrato com a P... pela qual esta lhe concedeu a exclusividade da distribuição oficial dos seus produtos em Portugal e, bem assim, que procede à promoção e publicidade da marca, bem como ao apoio aos retalhistas dos diversos pontos de venda que fornece.
O sinal identificado integra sem dúvida o conceito de marca constante do artigo 222.º transcrito, pelo que a P... beneficia da proteção a que aludem os artigos 224.º, n.º 1, e 258.º, do CPI[8], pois que o registo confere ao titular da marca «o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina» e «o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor».
b) Âmbito de proteção da marca: restrições e especificidades
Por seu turno, o artigo 260.º, do CPI[9], estabelece:
«Os direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular impedir terceiros de usar, na sua atividade económica, desde que tal seja feito em conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial:
a) O seu próprio nome e endereço;
b) Indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época e meio de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;
c) A marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes».
No caso dos autos resultou provado que a Requerida comercializa em Portugal produtos da marca P... da classe 14, desde julho de 2013, sem ter celebrado qualquer contrato com a P..., pois adquire os produtos importando-os de Itália à sociedade italiana A…, SRL, e revendendo-os a ourivesarias em Portugal.
Não é controverso nos autos que os produtos comercializados pela Requerida são efetivamente produtos P..., fabricados e comercializados inicialmente no espaço da União Europeia (doravante União) pela titular da marca, conforme admitido por acordo e constante do ponto 42.
A situação verificada é a de distribuição de produtos P... pela Requerida aos retalhistas em Portugal, produtos que importa de Itália, sem contrato estabelecido com a referida marca, ao invés da Requerente que é parte em contrato de distribuição autorizada. Estamos assim no domínio da denominada distribuição não autorizada decorrente de importação paralela[10].
Tal exclui que a matéria de facto apurada nos autos permita situar o uso da marca pela Requerida no domínio de proteção do uso de marca para produtos ou serviços similares, concedida pelo artigo 258.º-I, do CPI, uma vez que a marca é usada para os próprios produtos da P....
O esgotamento do direito exclusivo é estabelecido pelo artigo 259.º, do CPI[11], que consagra limitações aos direitos do titular da marca impedindo-o de proibir a utilização da sua marca para produtos comercializados na União sob a mesma marca pelo titular ou com consentimento dele.
É o seguinte o teor da norma:
«1 - Os direitos conferidos pelo registo não permitem ao seu titular proibir o uso da marca em produtos comercializados, pelo próprio ou com o seu consentimento, no espaço económico europeu.
2 - O disposto no número anterior não é aplicável sempre que existam motivos legítimos, nomeadamente quando o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado».
A denominada regra do esgotamento,[12] pretende compatibilizar no interior da União as regras relativas à livre circulação de mercadorias com a proteção concedida às marcas[13], como refere o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no acórdão de 4 de novembro de 1997 (C-337/95):
«Com efeito, decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o artigo 7° da directiva deve ser interpretado à luz das normas do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias e, designadamente, do artigo 36.° (v. acórdão de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o., C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457, n.° 27), e que a regra do esgotamento visa evitar que seja permitido aos titulares da marca a compartimentação dos mercados nacionais e, desse modo, o favorecimento da manutenção das diferenças de preços que possam existir entre os Estados-Membros (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 46). Ora, se o direito de usar a marca para anunciar a posterior comercialização dos produtos não se esgotasse do mesmo modo que o direito de revenda, esta tornar-se-ia consideravelmente mais difícil c o objectivo da regra do esgotamento prevista no artigo 7.° ficaria comprometido.
De onde se conclui que se deve responder à segunda questão que os artigos 5.° e 7° da directiva devem ser interpretados no sentido de que, quando há produtos de marca que são comercializados no mercado comunitário pelo titular da marca ou com o seu consentimento, um revendedor tem a faculdade, além da revenda desses produtos, de utilizar a marca para anunciar ao público a comercialização posterior desses produtos» (nosso sublinhado).
Em suma, a comercialização dos produtos pela P... no espaço intracomunitário, produz o esgotamento dos direitos de proibição do uso da marca por terceiros nesse espaço, fora de circunstâncias especiais a que adiante se aludirá.
Dito de outro modo, vendendo a P... os seus produtos dentro do espaço comunitário, não pode opor-se a que o comprador os revenda dentro do mesmo espaço[14].
Temos portanto que a P... não pode opor-se à comercialização dos seus produtos por um distribuidor ao retalho que não tenha consigo contrato, como o não pode fazer, por maioria de razão, o distribuidor autorizado que labora nesse mercado. Não é aliás essa a pretensão direta da requerente, que admite a licitude da distribuição de produtos P... por terceiro no mercado nacional.
c) Das exceções à limitação decorrente do consentimento de introdução em mercado da União
São as circunstâncias dessa comercialização que suscitam a oposição da Requerente, que entende que as mesmas constituem uma diluição e diminuição da marca e concorrência desleal, assistindo-lhe assim motivos para a proibição da comercialização. Invoca ainda que deve considera-se a P... marca de prestígio para efeitos de delimitação da proteção de que goza.
Ou seja, admitindo a licitude da comercialização dos produtos P... pela Requerida, entende a Recorrente que se pode opor a essa comercialização louvando-se na exceção ao esgotamento consagrada ao artigo 7.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95/CE e/ou na proteção reforçada das marcas de prestígio a que alude o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2008/95/CE.
O artigo 259.º, n.º 2, a respeito do esgotamento, estabelece, como já transcrito, que este não se verifica quando existam motivos legítimos, nomeadamente quando o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.
No caso dos autos, nada foi alegado que permita considerar qualquer modificação ou alteração física dos produtos comercializados pela Requerida.
O sentido da norma não se cinge, embora, a alterações ou modificações de natureza física, abrangendo na sua previsão situações de natureza diversa que causem prejuízo à marca e à sua reputação.
Nesse sentido, estabeleceu o TJUE no acórdão 337 citado que «a este respeito, há que começar por lembrar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o artigo 7.° da directiva regula de modo completo a questão do esgotamento do direito de marca no que respeita aos produtos colocados no comércio na Comunidade e que a utilização do termo «nomeadamente» no n.° 2 do artigo demonstra que a hipótese relativa à modificação ou alteração do estado dos produtos com a marca só é referida a título de exemplo do que podem ser os motivos legítimos (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° s 26 e 39).
(…).
Deve declarar-se, a seguir, que o prejuízo causado à reputação da marca pode, em princípio, constituir um motivo legítimo, na acepção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, susceptível de justificar que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos que ele lançou no mercado na Comunidade ou que aí foram comercializados com o seu consentimento. Com efeito, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à reembalagem dos produtos de marca, o titular de uma marca tem um interesse legítimo, que se prende com o objecto específico do direito de marca, em poder opor-se à comercialização do produto se a apresentação do produto reembalado for susceptível de prejudicar a reputação da marca (v. acórdão Bristol-Myers Squibb e o., já referido, n.° 75)».
É neste contexto que a Recorrente invoca o modo como a comercialização dos produtos P... é feita, pela Requerida e pelos retalhistas a quem fornece, em desrespeito pelas guidelines da marca.
A Requerente trouxe aos autos como fator determinante, o que algumas das testemunhas suas funcionárias denominaram impressivamente como o “projecto de retalho” da P..., ou seja, a construção pela Casa Mãe e, em Portugal, pela Requerente, de um projecto consistente, reconhecido e reconhecível, com dimensão mundial, de uma forma de comercialização, exposição de produtos, expositores, modos de embalagem e prestação de informações aos consumidores, impossíveis de separar dos próprios produtos.
Tudo isso demonstrou abundantemente como consta da matéria dada como assente (maxime nos pontos 18 a 29 e 38 da matéria assente) que recolhe os depoimentos, em muitos momentos entusiásticos de adesão ao projeto, das testemunhas da Requerente, quanto ao empenho e rigor na construção desse projeto.
Também foi demonstrado que as ourivesarias que são clientes da Requerida não seguem as mesmas guidelines e comercializam os produtos P... como comercializam os demais produtos de ourivesaria que vendem (maxime pontos 30 a 37 da matéria assente).
A questão que se coloca é, então, a da proteção da marca por este denominado “projeto de retalho”. Mais, a questão que se coloca é a de saber se este projeto de retalho constitui o ambiente de comercialização necessário e indispensável, sem o qual a marca está a sofrer o prejuízo que o artigo 259.º, n.º 2, do CPI, considera justificativo de exceção ao esgotamento.
Precisando, reconhecida a existência de um projeto de retalho, as suas características fácticas integram a proteção concedida pelo artigo, ou esta norma refere-se apenas a uma comercialização dentro dos padrões e categoria dos produtos, de acordo com as regras da arte dos comerciantes envolvidos, e, ainda, com a natureza e características destes?
Cremos que a primeira interpretação, por demasiado ampla, não respeita o assinalado fim da regulamentação da União, a compatibilização entre o direito do titular da marca e a livre circulação de mercadorias.
É nesse sentido que o TJUE vem interpretando as disposições da Diretiva, entendendo que o esgotamento possibilita o uso da marca e da publicidade inerente, de acordo com as possibilidades e meios publicitários habituais do comerciante.
Ou seja, considerar a globalidade do projeto de retalho como definido pela Requerente e provado indiciariamente, como integrando a proteção do artigo 259.º, n.º 2, implica a inutilização da regra do n.º 1 da norma que, em transposição do artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva pretende salvaguardar a livre circulação no mercado da União face à proteção das marcas.
No acórdão do TJUE que vimos seguindo estabeleceu-se assim a interpretação que nos ocupa:
«Num caso como o do processo principal, em que estão em causa produtos de luxo e de prestígio, o revendedor não deve agir de maneira desleal em relação aos interesses legítimos do titular da marca. Deve esforçar-se, pois, por evitar que a sua publicidade afecte o valor da marca, prejudicando o seu aspecto e a imagem de prestígio dos produtos em causa, bem como a sensação de luxo que deles emana.
No entanto, terá também que se reconhecer que o facto de um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas não necessariamente da mesma qualidade, utilizar, para produtos da marca, os meios publicitários habituais no seu ramo de actividade, ainda que estes não correspondam aos utilizados pelo próprio titular ou pelo seu revendedor autorizado, não constitui um motivo legítimo, na acepção do n.° 2 do artigo 7.° da directiva, susceptível de justificar que o titular se oponha a essa publicidade, salvo se se provar que, tendo em consideração as circunstâncias específicas de cada caso, o uso da marca na publicidade do revendedor afecta seriamente a reputação da marca.
Esse prejuízo sério pode derivar, por exemplo, do facto de o revendedor, no prospecto publicitário que distribui, não ter tido o cuidado de não colocar a marca numa vizinhança que fosse susceptível de depreciar, de modo grave, a imagem que o titular conseguiu criar à volta da sua marca.
À luz do que precede, deve responder-se às terceira, quarta e quinta questões que o titular de uma marca não pode opor-se, ao abrigo do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas não necessariamente da mesma qualidade que os produtos da marca, utilize a marca, com os meios habituais no seu ramo de actividade, para anunciar ao público a comercialização posterior dos seus produtos, salvo se se provar que, tendo em consideração as circunstâncias específicas de cada caso, o uso da marca na publicidade do revendedor afecta seriamente a reputação da marca».
Nessa medida, conclui-se que não basta demonstrar uma comercialização afastada das guidelines definidas pela marca, há ainda que averiguar como refere o acórdão, da concreta comercialização efetuada e suas consequências.
Quanto a tal, é patente que o cuidado e pormenor colocado pela P... nas suas indicações de comercialização em todas as dimensões da mesma são diversos do modo como os seus produtos são comercializados pelos retalhistas a quem a Requerente vende. Que isso penalize aqueles que seguem essas linhas de orientação e que as consideram essenciais é compreensível, mas nada se provou nos autos quanto a ficar diminuída a reputação da P... ou prejudicada a atração dos seus produtos pelo afastamento das ditas regras de comercialização.
De salientar, como o fez a decisão recorrida, que a comercialização pela Requerente, apenas a estabelecimentos de ourivesaria, destinados à venda de produtos de joalharia em metais e pedras preciosos como aqueles que a P... registou na classe 14, únicos que a Requerida comercializa, não permite por si só considerar que a marca é prejudicada ou diminuída.
Diga-se a propósito, que nada se provou quanto a uma efetiva rede de “distribuição seletiva”[15] que permitisse imputar à natureza, categoria ou outras características do estabelecimento retalhista fornecido pelo importador paralelo uma violação da reputação ou caráter distintivo da marca.
Refira-se ainda que o denominado projeto de retalho apenas mereceria aquela proteção ampla que a Requerente pretende lhe seja concedida, se estivesse protegido enquanto marca de serviço (veja-se a nota explicativa[16] à classe 35 do Acordo de Nice que engloba «publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório»).
Nesse sentido veja-se o acórdão C-418/02 do TJUE de 7 de julho de 2005 que considerou, na apreciação de pedido de recusa de registo, ser a entidade competente para a definição do conceito de serviços suscetíveis de registabilidade como marca, na realização do objetivo de uniformização das regulamentações nacionais.
Nesse aresto, o TJUE conclui por uma consideração da atividade da venda a retalho compreensiva, englobando o conjunto de atividades diferenciadas que enquadram o ato jurídico venda concluindo que «nenhuma razão imperiosa decorrente da directiva ou dos princípios gerais do direito comunitário se opõe a que estas prestações sejam abrangidas pelo conceito de «serviços», na acepção da directiva, e a que, por conseguinte, o comerciante tenha o direito de obter, através do registo da sua marca, a respectiva protecção enquanto indicação da origem dos serviços por si prestados» aceitando que o conceito de serviços a que se refere o artigo 2.º da Diretiva abrange «os serviços prestados no quadro da venda de produtos a retalho».
Mas a proteção assim alcançada restringir-se-ia à proteção dos serviços não à sua proteção em confronto com a comercialização dos produtos.
De todo o modo, não está estabelecida a identidade entre a marca de serviços registada e o denominado projeto retalho. Mesmo que o estivesse, a atividade da Requerente em nada permite concluir, antes pelo contrário, que a mesma utiliza a marca com referência a serviços, ou que, como intermediário, possibilite que outros o façam.
Entendemos por isso que se não verifica a previsão do artigo 259.º, n.º 2, que exceciona o esgotamento do direito de proteção, em consequência do que não pode a Requerente opor-se à comercialização com esse fundamento.
d) Da proteção da marca enquanto marca de prestígio
Invoca a Requerente que deve qualificar-se a P... como marca de prestígio, merecendo por isso proteção acrescida nos termos do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva, invocando que a Requerida, pelo uso dela sem justo motivo, tira partido indevido do caráter distintivo e do prestígio da marca que, simultaneamente, prejudica.
A norma do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva encontra o seu paralelo nas normas dos artigos 242.º, n.º 1, e 259.º, do CPI, afastando o princípio da especialidade da proteção da marca, restrita aos produtos ou serviços idênticos ou afins quando seja de qualificar a marca como marca de prestígio[17].
Dito de outro modo, concede proteção à marca de prestígio não apenas na utilização em produtos ou serviços semelhantes ou afins, mas em utilização quanto a todos os produtos, mesmo sem aquela relação de semelhança ou afinidade. Todavia, a proteção não é irrestrita, antes exige que, pelo uso que se visa proibir, o terceiro não titular tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca[18].
Independentemente da qualificação da marca P... como marca de prestígio[19], por outro motivo cremos inaplicável a norma em causa; qual seja o de que a mesma não rege quanto à utilização da marca de prestígio nos próprios produtos que caracteriza, distingue e referencia.
Contudo, a hipótese dos autos é essa. A Requerida não utiliza a marca P... com referência a produtos sem relação de semelhança ou afinidade com aqueles para que está registada, utiliza-a para os produtos para que está registada.
O que exclui o caso da previsão do mencionado artigo 5.º, n.º 2.
e) Da invocada concorrência desleal
Alegou ainda a Recorrente que o tribunal recorrido afastou a apreciação da questão da concorrência desleal para a qual é competente.
Nessa sede, o que o tribunal recorrido decidiu não foi, pese embora a referência normativa, uma questão de competência material, como parece pressupor a Recorrente, mas uma delimitação das questões a conhecer no contexto do peticionado.
A esse respeito, discorreu: «A eventual concorrência desleal existente entre retalhistas concorrentes por terem mais ou menos encargos na venda dos produtos P... já não constitui qualquer violação do direito à marca, mas sim das regras de mercado para cuja aferição do seu respeito ou violação este Tribunal não tem competência — artigo 89.º-A da LOFTJ».
Ou seja, embora com a referência a competência, o que o tribunal afastou foi a consideração de eventual concorrência desleal entre os retalhistas que são clientes da Requerida e aqueles que são clientes da Requerente, entendendo-a excluída da apreciação que lhe cabia, o que se crê pacífico.
Mas a alegação da Requerente era de outra ordem. Entende a Recorrente que a atuação da Requerida consubstancia uma concorrência desleal na medida em que comercializa com custos de promoção inferiores e, consequentemente, com maior margem de lucro, beneficiando ainda da promoção que a Recorrente suporta.
Questão em apreciação nos termos do artigo 317.º, nº 2, do CPI, que atribui tutela cautelar idêntica à da proteção das marcas.
A proteção dos direitos privativos e a que se pretende alcançar pela proibição da concorrência desleal não se sobrepõem[20], embora por vezes se justaponham: a violação, como o exercício, de direitos privativos pode constituir ou não ato de concorrência desleal[21].
Ora, a conduta imputada à Requerida, que concluímos não consubstanciar violação de direitos privativos concedidos pelo registo de marcas, não se enquadra na previsão das diversas alíneas do artigo 317.º do CPI, e a licitude dela que deixámos exposta exclui o enquadramento na cláusula geral do corpo da norma. Nomeadamente não se vislumbra matéria que permita o enquadramento na alínea f)[22] defendido pela Recorrente.
Improcede também o que em contrário a Recorrente concluiu.
IV) DECISÃO
Pelo exposto, ACORDAM em declarar não escrita decisão quanto ao ponto referido em III) 1.1.4., e em julgar improcedente o recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela Recorrente.
*
Lisboa, 11 de setembro de 2014
(Ana de Azeredo Coelho)
(Tomé Ramião)
(Vítor Amaral)
[1] Sem prejuízo da especificidade seguem-se as linhas gerais do relatório constante da decisão recorrida, por se entender injustificado por inútil labor diverso.
[2] Na redação da Lei 16/2008, de 1 de Abril, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril, (Diretiva de Enforcement) relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual.
[3] Refere quanto a tal o Conselheiro Abrantes Geraldes in Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual”, CEJ, Formação Permanente, 2009, p. 7-8, texto que serviu de base à intervenção no Centro de Estudos Judiciários, em 13 de Novembro de 2009, no âmbito da ação de Formação Contínua, sobre Direitos de Propriedade Intelectual: «(…), até à entrada em vigor do novo regime, a tutela cautelar dos direitos de propriedade intelectual era feita essencialmente através de providências cautelares não especificadas, nos termos dos arts. 381º, nº 1, e 387º, nº 1, do CPC, não se estabelecendo qualquer distinção entre as situações em que a lesão ainda não ocorrera (lesão iminente) e aquelas em que a lesão já efectivada, prosseguia de forma repetida ou continuada. Em qualquer dos casos a lei não dispensava a prova sumária da ocorrência de uma actuação susceptível de causar “lesão grave e dificilmente reparável” no direito do requerente.
Efectivamente, através do procedimento cautelar comum regulado no CPC, a lei não tutela situações de efectiva e consumada violação, a não ser na medida em que seja de prever que a violação prosseguirá de forma continuada ou repetida, sendo exigência comum a todas as providências não especificadas que se esteja perante situação susceptível de causar lesão grave e dificilmente reparável.
Outra é a solução que resulta dos referidos arts. 338º-I do CPI e 210º-G do CDADC, cuja redacção deixa claro que o legislador tutelou, como seria de esperar, situações caracterizadas pelo fundado receio de que outrem cause lesão grave e
dificilmente reparável nos direitos de propriedade intelectual (violações iminentes), a par das situações em que já tenha ocorrido violação e em que, continuando essa violação, se prescindiu da gravidade ou das dificuldades de reparação da lesão».
[4] Aliás subsidiário nos termos do artigo 338º-P do CPI: «Em tudo o que não estiver especialmente regulado na presente Secção, são subsidiariamente aplicáveis outras medidas e procedimentos previstos na lei, nomeadamente no CPC».
[5] Refere o Conselheiro Abrantes Geraldes op. cit. p. 2: «De entre os mecanismos jurisdicionais capazes de exercer uma tutela útil e célere e, por isso, eficaz, contam-se os procedimentos cautelares, como instrumentos de natureza processual caracterizados pela simplicidade da tramitação e dos requisitos, pela sumariedade das averiguações ou pela adopção de critérios de verosimilhança na decisão».
[6] Cujo n.º 1 corresponde ao artigo 2.º da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, procedendo à codificação da Diretiva 89/109/CEE de 21 de Dezembro de 1988. As normas das Diretivas comunitárias serão citadas, apesar de transpostas e a par com a norma de transposição, para facilidade de relação com a jurisprudência do TJUE, que vem afirmando a relevância da interpretação que faz dos conceitos em prol da pretendida uniformização de regimes jurídicos na União.
[7] Estando-o ainda para artigos sem relevância nos autos: em pele, malas, vestuário, calçado, perfumaria, óculos e seus estojos e artigos de ótica, etc
[8] Cf. artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 2008/95/CE.
[9] Cf. artigo 6.º da Diretiva 2008/95/CE.
[10] Cf. Pedro Sousa e Silva in “O “esgotamento” do direito e as “importações paralelas” - Desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional”, p. 3, http://www.apdi.pt/pdf/O_%20esgotamento.pdf, delimita do seguinte modo o conceito de importação paralela: «Quando se fala em “importações paralelas”, está a utilizar-se uma expressão da linguagem corrente que já adquiriu, entretanto, um significado jurídico preciso. Importação paralela é a importação realizada à margem do circuito oficial de distribuição de um produto. Ou seja, efectuada por um terceiro independente do fabricante dos produtos e dos seus distribuidores.
O importador paralelo é um “espontâneo”, que compra os produtos num mercado onde os produtos são mais baratos e os remete para outro mercado onde os vai revender mais caros; ou que compra os produtos num mercado em que eles estão disponíveis e os vai revender (mais caros) num mercado onde a oferta não satisfaz a procura. Só há importadores paralelos quando há diferenças de preços significativas entre dois mercados, que possibilitem a obtenção de uma margem de lucro razoável para o importador».
[11] Cf. artigo 7.º da Diretiva 2008/95/CE. Ver também artigo 13.º do regulamento (CE) 40/94 e 15.º da Diretiva 98/71/CE.
[12] Refere Pedro Sousa e Silva op. cit. p. 6: «Em termos simples, esta doutrina pode ser enunciada do seguinte modo: Quando um produto protegido por um DPI é colocado no mercado, pelo titular do direito ou por alguém com o seu consentimento, esse mesmo titular deixa, a partir desse momento, de poder controlar a circulação desse produto (isto é, do exemplar concreto que foi posto em circulação), não podendo opor-se a que esse produto seja revendido em qualquer outro lugar. Uma vez exercido, pelo titular ou por alguém com o seu consentimento, o direito exclusivo à primeira colocação de um produto no mercado, cessa com tal colocação a prerrogativa legal de resolver onde, quando, ou por que preço é que esse mesmo produto poderá ser vendido. De cada vez que é utilizado, o direito esgota-se, em relação ao produto concreto que foi posto em circulação».
[13] Cláudia Trabuco e Isabel Fortuna de Oliveira in “Contratos de Direitos de Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência”, p. 1, http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/ct_MA_12528.pdf referem quanto ao tema: «O relacionamento entre os direitos de propriedade intelectual e o direito da concorrência pode ser classificado como conflituoso1. No contexto da União Europeia, face aos objectivos de integração regional, este conflito foi particularmente agudizado: as características inerentes aos direitos de propriedade intelectual - nomeadamente a exclusividade e a territorialidade - revelaram serem de difícil compatibilização com o objectivo específico da criação de um mercado interno. Com efeito, a consagração da exclusividade de aproveitamento económico sobre o objecto do direito de propriedade intelectual, aliada ao carácter territorial típico destes direitos, revelou uma particular capacidade para a compartimentação dos territórios nacionais, provocando obstáculos à concretização deste grande objectivo comunitário».
[14] Quanto ao esgotamento no espaço da União vejam-se os acórdãos do TJUE C-173/98 de 1 de julho de 1999 onde se diz: «Tendo em conta as precedentes considerações, há que responder às questões prejudiciais que o artigo 7.°, n.° 1, da Directiva deve ser interpretado no sentido de que: — o esgotamento dos direitos conferidos pela marca só se verifica caso os produtos tenham sido comercializados na Comunidade (no EEE após a entrada em vigor do acordo EEE) e que este não deixa aos Estados-Membros a possibilidade de preverem na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca no que toca a produtos comercializados em países terceiros; — para se verificar o consentimento na acepção do artigo 7.°, n.° 1, desta directiva, este deve versar sobre cada exemplar do produto para o qual o esgotamento é invocado» seguindo o acórdão C-355/96 de 16 de julho de 1998. Cf. ainda, o aresto do Tribunal da Relação de Lisboa de 24 de fevereiro de 2011, proferido no processo 1283/09.6TYLSB.L1-2 (Ezagüy Martins).
[15] Veja-se a propósito o acórdão do TJUE de 23 de abril de 2009, processo C- 59/08.
[16] Do seguinte teor: «Esta classe inclui essencialmente os serviços prestados por pessoas ou por organizações cujo fim principal é: 1) a ajuda na exploração ou direção de uma empresa comercial ou 2) a ajuda na direção dos negócios ou das funções comerciais de uma empresa industrial ou comercial, assim como os serviços de elaboração de publicidade que se encarregam essencialmente de comunicações ao público, de declarações ou de anúncios por todos os meios de difusão e respeitante a todas as espécies de mercadorias ou de serviços. Inclui nomeadamente: — o agrupamento para terceiros de produtos diversos (exceto o seu transporte) permitindo ao consumidor vê-los ou comprá-los comodamente; estes serviços podem ser assegurados por lojas de venda a retalho, grossistas, através de vendas a catálogo, por correio ou via eletrónica, por exemplo, via sites de Internet ou tele-compras; — os serviços compreendendo o registo, a transcrição, a composição, a compilação ou a sistematização de comunicações escritas e de registos, tal como a exploração ou a compilação de dados matemáticos ou estatísticos; — os serviços das agências de publicidade assim como dos serviços tais como a distribuição de prospetos, diretamente ou pelo correio, ou a distribuição de amostras. Esta classe pode referir-se a publicidade relativa a outros serviços tais como os que respeitam a empréstimos bancários ou publicidade pela rádio. Não inclui nomeadamente: — os serviços tais como as avaliações e relatórios de engenheiros que não estão em relação direta com a exploração ou a direção dos negócios numa empresa comercial ou industrial (consultar a lista alfabética de serviços)».
[17] Refere o TJUE no acórdão de 23 de outubro de 2003, processo C-408/01: «contrariamente ao artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da directiva, que apenas é aplicável se existir no espírito do público um risco de confusão, o artigo 5.°, n.° 2, da directiva institui a favor das marcas de prestígio uma protecção cuja aplicação não exige a existência de tal risco. Com efeito, esta última disposição aplica-se a situações em que a condição específica da protecção é constituída por uma utilização sem motivo justificativo do sinal contestado que tira partido indevido do caracter distintivo ou do prestígio da marca ou lhes causa prejuízo».
[18] Veja-se quanto a este prejuízo à reputação o acórdão do TJUE de 23 de fevereiro de 1999, processo C-63/97, e o acórdão de 23 de Abril de 2009, processo C-59/08.
[19] Quanto aos critérios a considerar para a qualificação da marca como de prestígio pronunciou-se o acórdão dpo TJUE de 10 de maio de 2012, processo C-100/11 P. Na jurisprudência portuguesa vejam-se os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 11 de abril de 2000, proferido no processo 00A056 (Ribeiro Coelho), de 13 de maio de 2003 proferido no processo 03A1134 (Lopes Pinto), de 13 de julho de 2010 proferido no processo 3/05.9TYLSB.P1.S1 (Fonseca Ramos) e do Tribunal da Relação de Lisboa de 22 de janeiro de 2009, proferido no processo 10533/2008-6 (Granja da Fonseca), de 16 de julho de 2009, proferido no processo 1.333/05.5TYSB-8 (Bruto da Costa), de 21 de março de 2013, proferido no processo 1642/10.1 TBTVD.L1-6 (Aguiar Pereira) ou de 18 de março de 2014, proferido no processo 1288/05.6TYLSB.L1-7 (Cristina Coelho). Cf. Pedro Sousa e Silva in “Direito Industrial – Noções fundamentais”, Coimbra Editora, 2011, p. 199 e ss.
[20] Quanto a tal veja-se o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de novembro de 2009, proferido no processo 08B3671 (Maria dos Prazeres Pizarro Beleza).
[21] C. Pedro Sousa e Silva “Direito…”, p. 317: «Relativamente à natureza da concorrência desleal, prevalece actualmente uma concepção objectivista, que subscrevo, considerando que esta disciplina não atribui aos empresários um verdadeiro direito subjectivo, pessoal ou patrimonial, constituindo antes um dever geral de conduta. Também por isso, é maioritário o entendimento de que a concorrência desleal não integra o âmbito do Direito Industrial: enquanto este ramo do direito atribui direitos exclusivos, a disciplina da concorrência desleal não o faz, limitando-se a ordenar a conduta dos concorrentes».
[22] É o seguinte o teor da norma: «Constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, nomeadamente:
(…)
f) A supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da denominação de origem ou indicação geográfica dos produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento».