| Decisão Texto Integral: | Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa:
1.
R … intentou a presente acção declarativa, sob a forma de processo ordinário, contra A…, pedindo que seja anulada a denominação social da Ré e ordenado o respectivo cancelamento da denominação no ficheiro do RNPC e anotação no registo comercial e que seja condenada a Ré a abster-se de utilizar o sinal “A…” como parte da sua denominação social e em quaisquer documentos da sua actividade comercial, designadamente publicitários e os referidos no artigo 171º do Código das Sociedades Comerciais.
Alegou, em síntese, que é empresário em nome individual, exercendo a actividade de limpeza de chaminés domésticas e industriais, utilizando, no exercício da sua actividade, a marca “A…” de que é titular e que se encontra registada, com pedido efectuado em 19/02/2002, encontrando-se a sociedade Ré, registada desde 30/04/2004, com a denominação social “A…”, sendo que a confundibilidade suscitada pela denominação social da Ré, em confronto com a marca do Autor, além de induzir os consumidores em erro, quanto à proveniência do serviço, prejudica a reputação comercial do Autor.
Acrescenta que a Ré, através da confusão gerada com a marca do Autor tem desenvolvido uma clientela própria, reduzindo a clientela real do Autor e suprimindo-lhe clientela futura.
Contestou a Ré, alegando que esta acção não é o meio idóneo para exigir a proibição do alegado uso ilegal da firma e, em contrapartida, o prazo para a interposição do recurso contencioso caducou em 22 de Agosto de 2004.
Acrescenta, seguidamente, que não há qualquer susceptibilidade de confusão entre as duas empresas, pois que a palavra S…, apesar de ser uma palavra inglesa, é de uso genérico e um vocabulário comum, traduzindo de uma forma ampla, genérica e largamente abrangente, não só o criador original, o inventor, mas até uma área de actividade tomada em sentido lato.
Assim, a referida palavra, contribuindo apenas para expressar a área da actividade humana, genérica em que as partes se propõem exercer a sua actividade, não podem ser objecto de apropriação e, por isso, servirem, só por si, para um juízo afirmativo de confundibilidade das denominações em que se inserem.
Deduziu pedido reconvencional, pedindo que seja o Autor condenado a abster-se de utilizar a letra “A”, antes do seu nome em todas as situações descritas no artigo 171º do Código das Sociedades Comerciais, nomeadamente nas páginas amarelas.
Respondeu o Autor, referindo que, mesmo não podendo os titulares da marca recorrer do despacho que admita a firma, não ficam inibidos de interporem acção de anulação da firma registada.
No saneador, foi admitido o pedido reconvencional deduzido pela Ré contra o Autor e considerou-se não verificada a excepção peremptória de caducidade invocada pela Ré.
Realizou-se audiência de discussão e julgamento, tendo sido proferida decisão da matéria de facto e, seguidamente, a sentença em que, julgando-se tanto a acção como o pedido reconvencional totalmente procedentes, se decidiu:
A) – Declarar a anulação da denominação social da sociedade Ré “A…”, com sede na Rua …, registada na Conservatória de Registo Comercial de …, sob o n.º ------, ordenando consequentemente o cancelamento da referida denominação no ficheiro do Registo Nacional de Pessoas Colectivas.
B) – Condenar a Ré a abster-se de utilizar o sinal “A…” ou “S…” em quaisquer documentos da sua actividade comercial, designadamente publicitários e os referidos no artigo 171º Código das Sociedades Comerciais.
C) – Absolver a Ré do pedido de condenação a abster-se de utilizar o sinal “A…” em quaisquer documentos da sua actividade comercial, designadamente publicitários e os referidos no artigo 171º Código das Sociedades Comerciais.
Quanto ao pedido reconvencional:
A) – Condenar o Autor a abster-se de utilizar a letra “A” antes do sinal “S…”, em todas as situações descritas no artigo 171º Código das Sociedades Comerciais, nomeadamente nas páginas amarelas.
Inconformada, recorreu a Ré formulando as seguintes conclusões:
1ª – Apesar da apreciação da confundibilidade ser uma questão essencialmente de Direito, o Tribunal não deveria ter deixado de ter em conta que, apesar de ter sido alegado pelo Autor que existiam clientes que tinham confundido as duas denominações, não o provou em audiência de discussão e julgamento.
2ª – Deve esta questão ser também considerada matéria de facto que carece de ser provada em audiência de discussão e julgamento.
3ª – A palavra “S…” é de uso genérico e um vocabulário comum, apesar de ser inglesa, traduzindo de uma forma ampla, genérica e largamente abrangente uma área de actividade tomada em sentido lato, não podendo ser objecto de apropriação e, por isso, servirem, só por si, para um juízo afirmativo de confundibilidade das denominações em que se inserem.
4ª – A lei não proíbe que determinada denominação social ou marca insira algum elemento já constante de outro sinal distintivo, desde que, pela sua natureza, estrutura ou composição, seja insusceptível de gerar erro ou confusão no comércio, tendo em conta o consumidor médio ou padrão.
5ª – No exame a fazer sobre quaisquer denominações com vista a apurar-se se são distintas e insusceptíveis de confusão ou erro não se pode olhar apenas ao que nelas é igual ou parecido.
6ª – Há que olhar também ao que as distingue, isto é, a todo um resultado final.
7ª - Não se afigura curial “reduzir-se” a denominação da Autora a um dos seus elementos constitutivos e, de seguida, comparar o elemento assim isolado com a designação da Ré.
8ª – Assim, as designações “S…” e “A…”, no seu todo e globalmente, são insusceptíveis de gerar, entre elas, confusão ou erro, à vista do consumidor médio.
Contra – alegou o apelado, defendendo a bondade da decisão recorrida.
2.
1 - O Autor encontra-se inscrito e exerce, como empresário em nome individual, a actividade de limpeza de chaminés domésticas e industriais (alínea A).
2º - O Autor é titular da marca "S…", para serviços da classe 37 "Serviço de limpeza de chaminé", pedida em 19/02/2002 e concedida pelo Instituto da Propriedade Industrial em 01/07/2003 (alínea B).
3º - Encontra-se registada na Conservatória de Registo Comercial de …, sob o n.º ----- a sociedade A…, com sede na Rua …, freguesia e Concelho de … (alínea C).
4º - A sociedade referida em 3) tem como objecto social "serviços de limpeza de condomínios. Pequenos trabalhos de electricidade, canalização, telecomunicações. Serviços de limpa-chaminés" (alínea D).
5º - A sociedade referida em 3) tem como único sócio e gerente A … (alínea E).
6º - O único sócio da Ré registou o nome da firma "A…", no Registo Nacional de Pessoas Colectivas (alínea F).
7º - Em 09/09/2004, a Ré pediu ao Instituto da Propriedade Industrial o registo do logotipo consubstanciado na figura idêntica à constante de fls. 22, tendo o mesmo sido concedido por despacho de 02/08/2005 (alínea G).
8º - Em 09/09/2004, a Ré pediu ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial o registo da marca nacional n.º ----- "A…”, para produtos e serviços da classe 37 "construção, reparação, serviços de instalação", que lhe foi concedida por despacho de 20/09/2005 (alínea H).
9º - O Autor fez aparecer um anúncio nas páginas amarelas com a designação "A…" (alínea I).
10º - A Ré afixou, em Fevereiro de 2004, inúmeros cartazes publicitários a anunciar a actividade de limpeza de chaminés sobre a referência A. juntamente com um número telefónico, em toda a zona da área metropolitana de Lisboa e Margem Sul (alínea J).
11º - Tal como o Autor, o sócio e gerente da sociedade Ré já trabalha na actividade de limpeza de chaminés, há alguns anos, tendo trabalhado anteriormente para uma empresa designada “A ideia limpa”, a qual tinha contactos com o Autor e onde aquele e este se conheceram (alínea L).
12º - Autor e Ré exercem actividade essencialmente na zona metropolitana de Lisboa (alínea M).
13º - O Autor enviou em 29/11/04 à Ré que recebeu a carta e documento cuja cópia se encontra a fls. 33 a 35, cujo teor se dá por integralmente reproduzido (alínea N).
14º - O Autor sempre se encontrou disponível para qualquer problema que surgisse com os seus clientes (quesito 4º).
15º - Gozando de boa reputação comercial e profissional no mercado (quesito 5º).
16º - A Ré tem desenvolvido clientela própria.
3.
Refere o artigo 4º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial que «os registos de marcas (...) constituem fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou de firmas com eles confundíveis se os pedidos de autorização ou de alteração foram posteriores aos pedidos de registo».
Relembrando o que ficou decidido no saneador, este artigo confere claramente ao titular da marca, sem restrições relativamente ao recurso prévio à tutela administrativa, o recurso à acção constitutiva a fim de conseguir a tutela judicial do seu direito, através da anulação da denominação social ou firma confundível com a sua marca, com pedido de registo anterior.
Mesmo tendo decorrido o prazo para impugnar a decisão administrativa, caso em que deixa de ser viável o recurso prévio à tutela administrativa, não é de recusar a tutela através da acção de anulação, meio de que o Autor se serviu, como ficou, aliás, definitivamente decidido.
Pretende a Ré que a sentença do Tribunal a quo seja revogada e substituída por outra que reconheça que a palavra “S…” é de uso genérico e que traduz de uma forma ampla, genérica e largamente a área de actividade do Autor e da Apelante e que, em consequência, se revogue igualmente o segmento da decisão de anulação da denominação social da Apelante “A…”, e, consequentemente, anule o cancelamento da referida denominação no ficheiro do Registo Nacional de Pessoas Colectivas.
A questão que importa decidir é, pois, a de saber se a marca invocada pelo Autor e a denominação social da Ré são susceptíveis de se confundirem.
A marca é um sinal distintivo dos produtos ou serviços comercializados por um empresário ou empresa e propostos ao consumidor, destinada a identificar a proveniência de um produto ou serviço, tal como se infere do artigo 224º Código Propriedade Industrial (1).
Assim, “a marca serve, antes de mais, para identificar os produtos ou serviços em si mesmos, distinguindo-os dos demais seus congéneres.
Esta função identificadora e distintiva é extremamente importante, pois é através dela que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. A identificação dos produtos através da marca permite, de forma eficaz, referenciar os produtos por um índice de qualidade e de prestígio, e por isso ela é um factor de publicidade indispensável. Retendo na memória a marca dos produtos ou serviços, o consumidor irá ter propensão para preferi-los aos da mesma espécie, desde que tenha ficado satisfeito com eles, ou tenha a marca com referência de renome difundido ou de qualidade consagrada” (2).
De forma mais simplificada entende Jorge Coutinho de Abreu que “as marcas são signos (ou sinais) susceptíveis de representação gráfica destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros produtos idênticos e afins” (3).
A este sinal distintivo têm sido atribuídas pela doutrina variadíssimas funções, como salienta Pedro Sousa e Silva (4) mas que podem resumir-se, na prática, a três: função distintiva, de sugestão (angariar clientela) e de garantia (5).
“A protecção dispensada ao titular de uma marca destina-se, pois, a assegurar-lhe o exclusivo de uso de um sinal que lhe permita distinguir os seus produtos ou serviços dos seus concorrentes, por forma a proporcionar ao consumidor uma indicação sobre a proveniência dos mesmos, que o orientará em escolhas futuras” (6). Ou seja, estão aqui presentes dois interesses: “o do empresário, em delimitar a sua posição no mercado frente a outros competidores; e o do consumidor, em não se ver confundido sobre a origem empresarial da prestação adquirida” (7).
É nisto que se traduz o princípio da novidade e da especialidade.
Como se referiu, a marca é dirigida à individualização e diferenciação de mercadorias ou produtos, pelo que, enquanto sinal distintivo destes, não deve confundir-se com outra marca anteriormente adoptada para um mesmo ou semelhante produto.
Só através desta protecção que confere ao respectivo titular o exclusivo do seu uso, dentro do âmbito em que a lei lhe reconhece eficácia, permite ao sinal distintivo do comércio, como é a marca, desempenhar aquelas funções individualizadoras e traduzir-se num útil instrumento de defesa do próprio estabelecimento comercial (8).
Têm pois as marcas de ser novas, distintas ou inconfundíveis mas tal novidade apenas tem de afirmar-se no âmbito de produtos idênticos ou afins, vigorando aqui igualmente o princípio da especialidade sem o qual ela deixaria de desempenhar a sua função distintiva para se transformar em elemento de confusão.
Assim, a eficácia da marca como sinal distintivo, implica que não exista outra igual e que se impeçam imitações ou usurpações.
Ora, para evitar que uma marca registada se considere “imitada ou usurpada, no todo ou em parte por outra”, é necessário que, cumulativamente
a)- aquela beneficie de prioridade registral;
b)- que sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;
c)- que tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda, a segunda, um risco de associação com a primeira, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.
O objectivo destas normas é, pois, o de evitar que no mercado surjam e existam marcas que, pela sua semelhança, se possam confundir e confundir os consumidores.
Estão em causa, assim, critérios e elementos de índole objectiva (semelhanças gráficas, figurativa ou fonética e afinidade dos produtos) e subjectiva (susceptibilidade de erro ou confusão).
Em face deste juízo de factores, o juízo de confundibilidade entre duas marcas não pode ser formulado em abstracto, mas sim verificado em concreto.
Para o presente caso o que interessa, face à delimitação do objecto do recurso, é a limitação imposta à Apelante, tendo em conta que o «registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual ou semelhante em produtos ou serviços idênticos, ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor».
Tal limitação consagra o princípio da novidade da marca.
Se a marca for uma usurpação de uma marca registada anteriormente, referida a produtos ou serviços semelhantes ou afins, não pode ser registada. A usurpação pode consistir numa reprodução (cópia integral) ou numa imitação (confundível) da marca registada anteriormente.
In casu, discutindo-se se as marcas, em questão, serão confundíveis, interessa analisar o conceito de imitação, que nos é dado pelo n.º1 do artigo 245º, e cuja verificação pressupõe a cumulação dos requisitos acima anunciados.
Como adverte Ferrer Correia, para se aferir da imitação não há que confrontar directamente as duas marcas. A imitação existirá quando, tendo-se à vista a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. “Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquele que retinha na memória” (9).
Segundo Pinto Coelho, é preciso considerar que o público em geral não está a pensar na existência ou não de imitação: liga um produto que lhe agradou a certa marca de que conserva uma ideia mais ou menos precisa, devendo, por isso, evitar-se que um outro comerciante adopte uma marca que, ao olhar distraído do público, possa apresentar-se como sendo a que ele busca.
No mesmo sentido diz Bédarride, citado por Pupo Correia, “ a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente” (10).
O juízo a fazer há-de ter em atenção o consumidor médio do produto ou produtos em questão, ou seja, há-de considerar o estrato populacional a que primordialmente o produto ou serviço se destina.
“No exame comparativo das marcas, feito nestes termos, deve considerar-se decisivo o juízo que emitiria o consumidor médio do produto ou produtos em questão. Se, por exemplo, se trata de um produto consumido em regra, por pessoas de certo grau de cultura, a confusão de marcas com alguns elementos comuns não será fácil como nos casos em que determinado produto se destine de preferência a camadas sociais de cultura rudimentar” (11).
Por sua vez, a firma/denominação social é um sinal distintivo dos comerciantes.
As firmas e denominações sociais são em princípio livres, devendo respeitar os princípios da verdade e da novidade, consagrando-se no DL n.º 129/98, de 13 de Maio, que aprovou o Regime do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, várias regras a que as mesmas devem obedecer para respeitar tais princípios.
Sob a epígrafe “Princípio da Novidade”, o artigo 33º, n.º 1, do citado diploma legal, dispõe que “as firmas e denominações devem ser distintas e não susceptíveis de erro ou confusão com as registadas ou licenciadas no mesmo âmbito de actividade, mesmo quando a lei permita a inclusão de elementos utilizados por outras já registadas, ou com designações de instituições notoriamente conhecidas”.
A proibição do registo de denominação social só deverá assim ocorrer quando se verifique existir o perigo de o consumidor associar a empresa, cuja denominação social se requer que seja anulada, aos serviços e produtos assinalados pela marca registada, o que acontecerá se estiverem em causa actividades concorrentes.
Reportando-nos ao caso sub judice, a Ré tenta pôr em causa a eficácia distintiva da marca do Autor, alegando que o vocábulo “S…” é de uso genérico e comum.
Tal como refere o Apelado, a doutrina, no âmbito do artigo 223, n.º 1, alínea a) do CPI, construiu as chamadas proibições absolutas no qual se insere a figura do sinal genérico. Consiste o mesmo num sinal nominativo que, no seu significado originário e próprio, designa exclusivamente o nome do género de produtos ou serviços marcados.
Tal proibição genérica não visa toda e qualquer denominação genérica face a uma língua estrangeira. Tal proibição restringe-se às expressões estrangeiras conhecidas e usadas na linguagem corrente através do seu significado idiomático próprio.
O critério é pois o de saber se o vocábulo faz parte do uso corrente na língua portuguesa, o que não acontece claramente com a expressão “S…”.
Ora, como muito bem considerou a sentença recorrida, «de forma alguma, é de uso corrente na língua portuguesa, sendo certamente desconhecida, designadamente o seu significado em língua portuguesa, pela grande maioria da população portuguesa».
E, porque a marca em causa vai ser utilizada em Portugal, «é, em função do consumidor português que se tem de colocar a questão de saber como reage a este vocábulo», perguntando-nos se pode considerar-se “S…” ou “S…” um vocábulo usual na linguagem corrente.
Cremos poder afirmar-se com segurança que não é um vocábulo ainda corrente na linguagem.
É uma palavra estranha para a esmagadora maioria dos portugueses, estranha mesmo para aqueles que têm conhecimentos médios da língua inglesa.
Tem, por isso, razão o Apelado, ao afirmar que, “se, em Portugal, o significado do vocábulo estrangeiro não é reconhecido pelo cidadão médio é irrelevante o seu carácter genérico ou descritivo. Nesse processo de reconhecimento, o consumidor associa a marca a determinado serviço e a marca como que ganha uma individualidade e sentido próprio e se autonomiza do significado que teria numa tradução à letra”.
Sem prejuízo do critério essencial do carácter corrente/comum do vocábulo estrangeiro há que ter em conta outros factores: área de actuação e público – alvo.
Ora ambos os sinais em confronto visam assinalar uma actividade desenvolvida somente no país, designadamente na área metropolitana de Lisboa. Não está em causa um serviço que seja prestado a nível internacional.
Neste contexto, a marca S… possui inquestionavelmente aptidão para individualizar produtos e serviços.
É evidente que, tal como sustenta a Apelante, não se pode pôr em causa a possibilidade de coexistência de uma denominação com elementos comuns a uma marca. Desde que, em obediência ao princípio da novidade não sejam susceptíveis de confusão.
Sucede, porém, que, in casu, confrontando a estrutura dos sinais em conflito “S…” (marca prioritária do Autor) e “A…” (denominação social da Ré), afigura-se-nos como evidente que a denominação social integra a palavra “S…” da marca do Autor.
E, por sua vez, o elemento nominativo “A…” não tem, nem por si só, nem no conjunto da marca, qualquer capacidade distintiva porque identifica a própria actividade e o tipo de sociedade – unipessoal – elemento que tem de constar obrigatoriamente em todas as firmas (cfr. artigo 270º B Código das Sociedades Comerciais).
Tais elementos são, como entendeu a sentença recorrida, «meros indicadores do objecto da sociedade, exercendo uma função acessória na composição da denominação social em apreciação», acrescendo que a aposição do “A” ou do “Com” não constitui qualquer factor distintivo entre os elementos.
Por conseguinte, o elemento prevalecente ou dominante é pois o vocábulo “S…”.
O consumidor médio, confrontando os dois sinais, foca-se neste elemento dominante, sendo irrelevante no conjunto da apreciação dos mesmos tanto a componente genérica alusiva à actividade, tanto o tipo de sociedade, (elementos que o consumidor está habituado a ver em qualquer denominação social), como o acrescentar do “A” à palavra “S…” ou da palavra «com».
Por conseguinte, a apreciação da novidade e confundibilidade incidirá sobre o elemento prevalecente. Estando em causa sinais nominativos a semelhança fonética é primordial: Ao pronunciar-se oralmente os vocábulos, o som produzido é em tudo semelhante, sendo o acento tónico no “S…” e o “A” acaba por ser consumido. São, pois, claramente confundíveis.
Tendo em conta ainda que os titulares dos sinais em conflito exercem a mesma actividade – limpeza de chaminés – na mesma área territorial – grande Lisboa -, poder-se-á seguramente concluir que a coexistência entre os sinais provocará engano nos consumidores quanto à proveniência dos serviços.
Pelo que se deixou dito, deverá manter-se a douta sentença que declarou a anulação da denominação social da Ré, e respectivo cancelamento da denominação no ficheiro do Registo Nacional de Pessoas Colectivas.
Procedendo este pedido deverá igualmente proceder, por ser decorrente daquele e pelas razões aduzidas, o pedido de condenação da Ré a abster-se de utilizar o sinal “A…” ou “S…”, como parte da sua denominação social, assim como o sinal “S…” em quaisquer documentos da sua actividade comercial, designadamente publicitários e os referidos no artigo 171º do CSC.
4.
Pelo exposto, na improcedência da apelação, confirma-se a douta sentença recorrida.
Lisboa, 30 de Novembro de 2006.
Granja da Fonseca
Pereira Rodrigues
Fernanda Isabel Pereira
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1.-Código a que se referem todas as normas infra citadas sem outra indicação.
2.-Miguel Pupo Correia, Direito Comercial, 6ª edição, pp. 330.
3.-Curso de Direito Comercial, I, Almedina, 1998, pp. 313.
4.-In Direito Comunitário e Propriedade Industrial, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, pp. 48-49.
5.-Cfr. Oliveira Ascensão, Direito Comercial – Direito Industrial, II, 1988, pp. 141 e 142.
6.-Pedro Sousa e Silva, ob. Citada, pp. 55.
7.-Pedro Portellano Diez, La Imitacion ene l Derecho de la Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1995, pp. 264.
8.-Cfr. Ferrer Correia, Lições, I, pp. 253 e ss.
9.-Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, 1994, pp. 188.
10.-In Direito Comercial, 6ª edição, p. 340.
11.-Ferrer Correia, ob. citada. |
