| Decisão Texto Integral: | Acordam na Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação, Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa
I.– RELATÓRIO.
MARILAN ALIMENTOS, S.A., veio, ao abrigo do disposto nos artigos 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho do Diretor de Marcas do INPI que concedeu o registo à marca nacional n.º 655103 “ ”requerida por ‘Officetotal – Foods Brand, Lda.’, pedindo que seja revogado o despacho recorrido e recusada a concessão do referido registo de marca.
Alegou em síntese, que é titular das marcas nºs 567039 e 017885222, que existe afinidade entre os produtos assinalados pelas marcas em apreço e que a marca recorrida é totalmente idêntica à sua, sendo susceptível de gerar confusão no consumidor, pois as expressões são sinónimas e conceptualmente são idênticas. Alegou ainda a possibilidade de existência de concorrência desleal, pela confusão gerada atenta a similitude das marcas, sendo que a recorrida procedeu de má fé ao registo.
Cumprido o artigo 43º do CPI, o INPI remeteu cópia do processo administrativo, e regularmente citada a Requerida, a mesma contestou, alegando que as marcas são distintas e que o tribunal é incompetente para decidir pela anulação da marca por registo de má fé.
A recorrente respondeu a esta excepção.
*
Veio então a ser proferida sentença cujo em que a exceção de incompetência foi julgada improcedente, e em cujo decreto judicial se decidiu julgar improcedente o recurso e manter o despacho recorrido.
*
Inconformada com tal decisão, veio a sociedade MARILAN ALIMENTOS, S.A., dela interpor o presente recurso de apelação, apresentando as seguintes conclusões:
1.–O recurso de apelação vem interposto da sentença do Tribunal da Propriedade Intelectual, proferida em 2 de novembro de 2021, que julgou improcedente o recurso de propriedade industrial interposto pela Marilan do despacho do INPI que concedeu o registo da marca nacional n.º 655103 BIT BREAK (mista) a favor da Officetotal;
2.–No recurso judicial do despacho do INPI, a Marilan invocou a ilegalidade do registo da marca BIT BREAK (mista) com dois fundamentos distintos, a saber: i)- a má-fé da Officetotal ao proceder ao pedido de registo da marca; e ii)- a imitação das marcas registadas PIT STOP (mistas) da Marilan.
3.–NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO DE PRONÚNCIA: A má-fé subjacente ao pedido de registo de marca apresentado pela Officetotal foi o primeiro e principal fundamento de recusa do registo de marca invocado pela Marilan no seu recurso para o TPI.
4.–A má-fé é fundamento autónomo de recusa de registo de marca, independente de outros fundamentos legais como a imitação de marca ou a concorrência desleal, podendo verificar-se independentemente de existir ou não risco de confusão.
5.–Apesar de ter identificado a invocação da má-fé da Officetotal na delimitação do objeto do litígio e na apreciação daa alegada exceção de incompetência do TPI, na fundamentação a sentença recorrida não se pronunciou sobre aquela que é manifestamente a questão central do recurso: a má-fé da Officetotal.
6.–Nos termos do artigo 615.º, n.º 1 alínea d) do CPC, a sentença deve considerar-se nula sempre que o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar, ou seja, questões que os sujeitos processuais interessados submetem à apreciação do tribunal e questões que sejam de conhecimento oficioso, quer digam respeito à relação material, quer à relação processual.
7.–A omissão de pronúncia quanto à invocação da má-fé da Officetotal como principal fundamento do recurso da Marilan inquina a sentença com a sanção da nulidade, nos termos do artigo 615.º, n.º 1 alínea d) do CPC.
8.–IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUANTO À MATÉRIA DE FACTO: A omissão de pronúncia da sentença recorrida quanto à má-fé da Officetotal contagiou a decisão proferida pelo TPI quanto à matéria de facto dada como provada, a qual se apresenta manifestamente incompleta e pouco ou nada fundamentada.
9.–Consignando que na sentença apenas se iriam elencar os factos considerados com interesse para a decisão a proferir, o TPI deu como provados apenas 10 pontos de matéria de facto, com base no acordo das partes e nos documentos juntos aos autos.
10.–A Marilan alegou vários factos que têm particular interesse e relevância para a decisão a proferir nos autos que não foram impugnados pela Officetotal e/ou que se encontram provados pelas certidões judiciais juntas aos autos, os quais devem por isso ser considerados provados pelo Tribunal ad quem, ao abrigo do artigo 662.º, n.º 1 do CPC.
11.–Toda a matéria de facto alegada no artigo 22.º do recurso da Marilan é relativa à sua linha de produtos assinalados com a marca PIT STOP e respetivas embalagens, matéria essa que a Officetotal confessa reconhecer (cf. artigo 28.º da resposta da Officetotal), pelo que a factualidade ali alegada deve ser considerada provada por acordo das partes, nos termos do artigo 574.º, n.º 2, primeira parte do CPC.
12.–A matéria alegada no artigo 21.º do recurso da Marilan para o TPI é relativa ao sucesso dos produtos da linha PIT STOP, o que corresponde a factos que que são necessariamente do conhecimento direto da Officetotal, fruto da relação comercial que existiu entre as duas empresas e que a Officetotal reconhece expressamente ter sido uma “ótima relação comercial”, “vantajosa para ambas as partes” e que projetou os produtos da Marilan (cf. artigos 34.º, 35.º e 38.º da resposta da Officetotal).
13.–Como é lógico e inegável, a Officetotal sabe, não podendo desconhecer, que os produtos da linha PIT STOP da Marilan são os que têm mais sucesso juntos dos consumidores portugueses, já que esse sucesso foi alcançado no contexto da relação comercial entre as duas empresas que a própria Officetotal reconhece ter existido. Assim, o sucesso que os produtos da linha PIT STOP tiveram no âmbito da parceria comercial que vigorou até 2019 é um facto pessoal da Officetotal que esta não pode desconhecer. Tratando-se de um facto pessoal, a alegação de desconhecimento do sucesso dos produtos PIT STOP equivale a confissão nos termos do artigo 574.º, n.º 3 do CPC, primeira parte, devendo por isso ser considerado provado.
14.–Atento o acordo e a confissão da Officetotal quanto à matéria alegada, respetivamente, nos artigos 21.º, e 22.º do recurso da Marilan, devem ser aditados à matéria de facto provada os seguintes pontos:
11.–Uma das mais bem-sucedidas linhas de produtos da Marilan é a linha assinalada com a marca  , a qual conta com uma página própria na rede social Facebook, onde são divulgados e promovidos os produtos assinalados com a marca.
12.–As embalagens de alguns dos produtos da linha  têm as seguintes aparências
   
15.–Nos artigos 29.º a 35.º do seu recurso para o TPI, a Marilan alegou vários factos relativos à relação comercial que manteve com a Officetotal. A relação comercial que existiu entre as duas empresas tem obviamente interesse para a apreciação da má-fé como fundamento (causa de pedir) da revogação do despacho de concessão da marca  ;
16.–A má-fé do pedido de registo da marca da Officetotal tem de ser apreciada à luz dos antecedentes da apresentação desse pedido de registo, o que inclui a relação comercial que existiu entre a Officetotal e a Marilan e o conhecimento que a Officetotal tinha das marcas da Marilan e do comportamento que os produtos assinalados com essas marcas tinham e têm no mercado português.
17.–A existência da relação comercial entre as partes não é matéria controvertida, tendo sido expressamente aceite pela Officetotal na sua resposta ao recurso para o TPI (cf. os artigos 34.º, 35.º, 38.º, 50.º). Acresce que a Officetotal também não impugnou os factos alegados nos artigos 29.º, 30.º, 31.º e 34.º do recurso da Marilan para o TPI.
18.–Atenta a relevância desta factualidade para a decisão a proferir e o acordo das partes, deverá o Tribunal da Relação alterar a decisão proferida sobre a matéria de facto, nos termos do disposto no artigo 662.º, n.º 1 do CPC, aditando à matéria de facto considerada provada os seguintes pontos:
13.–A Marilan e a Officetotal mantiveram uma relação comercial entre junho de 2014 e o início de 2019, no âmbito da qual, a Officetotal adquiria de forma onerosa à Marilan os produtos que esta fabricava e comercializava no Brasil para revenda em Portugal. (matéria alegada nos artigos 29.º e 30.º do recurso da Marilan, não impugnada)
14.–No contexto dessa relação comercial, a Officetotal comprava uma grande variedade de produtos à Marilan, entre os quais produtos das linhas “PIT STOP”, “WAFER”, “ROSQUINHAS” e “COOKIES”, e durante o ano de 2018 foram iniciadas conversações no sentido de a Officetotal passar a comprar também produtos da linha “MAGIC TOAST” para revenda em Portugal. (matéria alegada no artigo 31.º do recurso da Marilan, não impugnada)
15.–Nesse contexto, a Officetotal (i)- informava regularmente a Marilan sobre as vendas efetuadas em Portugal, (ii)- realizou, em colaboração com a Marilan, várias ações de promoção dos produtos da Marilan em Portugal; e (iii)- colaborou ativamente com a Marilan nas alterações à rotulagem dos produtos da Marilan que se revelaram necessárias para a conformidade com o Regulamento (UE) n.º 1169/2011, de 25.10.2011, relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios. (matéria alegada no artigo 34.º do recurso da Marilan, não impugnada)
19.–Nos artigos 54.º a 65.º do seu recurso para o TPI, a Marilan alegou vários factos relativos aos esforços que teve de desenvolver para recuperar as marcas cujos registos tinham sido obtidos ou estavam a ser mantidos de forma ilegal pela Officetotal, os quais incluíram o envio de uma carta de interpelação e a propositura de uma ação judicial que correu termos no então 1.º Juízo do TPI, sob o número de processo 162/2019.3YHLSB.
20.–Para prova desses factos a Marilan juntou, entre outros, certidão da petição inicial e respetivos documentos da referida ação intentada contra a Officetotal, e na qual a Marilan peticionou a título principal a transmissão a seu favor dos registos das marcas nacionais n.º 576039, n.º 576104, n.º 600149 e n.º 616910.
21.–A impugnação genérica da Officetotal dos factos alegados relativamente à ação judicial que correu termos no TPI sob o número de processo 162/2019.3YHLSB não tem qualquer valor jurídico, pois o facto de a Marilan ter intentado aquela ação contra a Officetotal i)- é necessária e logicamente um facto pessoal da Officetotal que esta não pode desconhecer; e ii)- é um facto que se encontra provado por certidão judicial, ou seja, por documento autêntico cuja autenticidade não foi impugnada pela Officetotal.
22.–Tratando-se de um facto pessoal da Officetotal, a alegação de desconhecimento acerca da ação judicial intentada pela Marilan contra si equivale a confissão nos termos do artigo 574.º, n.º 3 do CPC, primeira parte, devendo por isso ser considerado provado.
23.–Por outro lado, a factualidade relativa à propositura da referida ação e aos pedidos nela formulados provados encontra-se provada por certidão judicial junta aos autos, ou seja, por documento autêntico com força probatória plena – cf. artigo 371.º do Código Civil. Não tendo a Officetotal arguido a falsidade das certidões judiciais juntas aos autos, a impugnação daquela matéria por falsidade não tem qualquer valor jurídico.
24.–Assim, para impugnar como falsos os factos que resultam das certidões judiciais juntas pela Marilan com o seu recurso para o TPI a Officetotal teria de arguir a falsidade dessas certidões (cf. artigo 372.º do Código Civil), o que não manifestamente não foi o caso.
25.–Não restando dúvidas quanto à prova dos factos alegados pela Marilan relativamente à ação judicial intentada com vista à recuperação das suas marcas ilegalmente mantidas ou obtidas pela Officetotal, a decisão da matéria de facto deverá ser alterada nos termos do artigo 662.º, n.º 1 do CPC, aditando-se à matéria de facto provada os seguintes pontos:
16.–No dia 13 de maio de 2019 a Marilan apresentou a petição inicial da ação judicial que intentou contra a Officetotal e que correu termos no 1.º Juízo do TPI sob o número 162/19.3YHLSB.
17.–Na petição inicial da referida ação judicial a Marilan peticionou a)- que os registos das marcas nacionais n.º 576039, n.º 576104 e n.º 600149 e n.º 616910 ser totalmente transmitidos a favor da Marilan, nos termos do disposto no artigo 34.º, n.º 2 do CPI; e subsidiariamente, b)- a anulação dos registos das marcas nacionais n.º 576039, n.º 576104 e n.º 600149 e n.º 616910.
26.–A matéria de facto dada como provada no ponto 10 está incompleta à luz do critério estabelecido pelo TPI sobre a relevância dos factos com interesse para a decisão, pois aquilo que releva para a decisão a proferir é determinar se a Officetotal está a comercializar produtos com a marca BIT BREAK em crise nos autos.
27.–O facto de a Officetotal se encontrar a comercializar produtos com a marca BIT BREAK foi alegado no artigo 68.º do recurso para o TPI, o qual não foi impugnado pela Officetotal, nem os documentos n.º 19, 20 e 21 ali juntos. Por outro lado, a comercialização de produtos com aquela marca é confessada pela Officetotal no artigo 53.º da sua resposta ao recurso.
28.–Face ao exposto, impõe-se a alteração da decisão proferida quanto ao ponto 10 da matéria de facto dada como provada, devendo esse ponto passar a ter a seguinte redação:
10- A recorrida continua a comercializar bolachas e biscoitos com a marca BIT BREAK e a usar  no mercado.
29.–DOS ERROS DE JULGAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA: Resultou demonstrado nos autos que a Officetotal tentou apropriar-se indevidamente das marcas da Marilan enquanto atuava como sua representante em Portugal, pedindo e obtendo registos de marca em manifesta má-fé – cf. pontos 4, 5 e 6 da decisão da matéria de facto e documento n.º 14 junto e certidão da petição inicial da ação que correu termos no TPI sob o número de processo 162/19.3YHLSB.
30.–Para “recuperar” o direito de usar as suas próprias marcas e obter os respetivos registos em tempo útil de voltar a vender os seus produtos em Portugal, a Marilan viu-se forçada a intentar uma ação judicial contra a Officetotal, a qual culminou em transação nos termos da qual a Marilan pagou uma contrapartida monetária à Officetotal.
31.–Não satisfeita com o acordo alcançado com a Marilan, nem com a quantia significativa que recebeu em contrapartida da devolução das marcas da Marilan que registou e manteve ilegalmente, a Officetotal registou uma marca que traduz uma verdadeira colagem à marca  da Marilan.
32.–“BIT BREAK” e “PIT STOP” são expressões que traduzem exatamente a mesma ideia: pausa para recarregar energias, como bem reconheceu a sentença recorrida ao declarar que estas duas expressões são concetualmente idênticas.
33.–A escolha da Officetotal de “BIT BREAK” para assinalar produtos semelhantes aos produtos da linha “PIT STOP” da Marilan foi obviamente intencional e teve como claro objetivo suscitar no espírito dos consumidores portugueses uma associação aos produtos da Marilan anteriormente comercializados por seu intermédio, os quais se tornaram num sucesso de vendas logo após a sua introdução no mercado português.
34.–A aproximação à marca “PIT STOP” da Marilan não se limita à escolha de uma marca concetualmente idêntica, passando também pelos elementos figurativos que integram a marca da Officetotal, a qual apresenta uma linguagem visual que é uma cópia das marcas mistas da Marilan:   ;
35.–De um universo praticamente infinito de possibilidades de estilização e de elementos figurativos que podem compor uma marca mista, a Officetotal optou por reproduzir precisamente as duas características gráfico-visuais que integram a vertente figurativa da marca da Marilan: i)- representação do elemento verbal em letras estilizadas e em cor branca ii)- sobre um fundo triangular encarnado e ligeiramente inclinado.
36.–A aproximação da imagem da marca da Officetotal à marca e aos produtos da Marilan é também notória nas embalagens que a Officetotal usa comercializar os seus produtos, as quais são, também elas, cópias das embalagens dos produtos da linha PIT STOP.
37.–Tendo representado os interesses comerciais da Marilan em Portugal e revendido os produtos daquela em Portugal, a Officetotal sabe bem que os produtos da linha PIT STOP tiveram (e têm) uma excelente recetividade junto dos consumidores portugueses, a qual se traduziu num grande sucesso comercial e em avultados volumes de vendas.
38.–Ao ter exigido o compromisso da Marilan em como esta não usaria a sua marca PIT STOP em Portugal e Espanha até ao final do ano de 2020 no âmbito da transação que pôs termo à ação judicial, a Officetotal assegurou-se que a Marilan não reintroduziria de imediato no mercado português os produtos assinalados com a sua marca mais bem-sucedida PIT STOP, o que lhe permitiria o tempo necessário para lançar uma outra marca com características que a Officetotal desenvolveu com a intenção inequívoca de suscitar e facilitar uma associação espontânea com a marca e com os produtos da Marilan – BIT BREAK.
39.–Com aquela conduta a Officetotal agiu com a intenção clara de prejudicar os interesses comerciais da Marilan, que se viu confrontada com a linha de produtos da Officetotal que são em tudo semelhantes, e, nessa medida, concorrentes diretos dos seus produtos, e comercializados sob uma marca que mais não é do que uma colagem intencional e de má-fé à marca PIT STOP mista. Toda a conduta da Officetotal revela-se assim desonesta e desleal.
40.–Ao lançar no mercado bolachas salgadas com a marca a Officetotal teve a intenção clara de continuar a beneficiar do mercado conquistado pelos produtos da marca  da Marilan, “transferindo” de forma ilegítima, desleal e censurável os consumidores dos produtos da Marilan para os seus produtos, o que gera um aproveitamento ilegítimo e indevido para Officetotal da reputação e destaque que foi alcançado pelos produtos da Marilan junto dos consumidores portugueses.
41.–O registo da marca nacional n.º 655103 foi requerido de má-fé pela Officetotal, que com o registo dessa marca pretendeu prejudicar intencionalmente e de forma desonesta e desleal os interesses comerciais da Marilan e, em particular, a reintrodução no mercado português dos produtos da linha. Assim, está verificado o fundamento de recusa de registo de marca previsto no artigo 231.º, n.º 6 do CPI.
42.–O TPI incorreu num erro de julgamento quanto ao terceiro requisito do conceito legal de imitação de marca, ou seja, na análise das semelhanças gráficas, visuais ou fonéticas que existem entre os sinais e da sua suscetibilidade de induzir o consumidor em erro ou de gerar práticas de concorrência desleal.
43.–As marcas sob cotejo são idênticas no plano concetual, como aliás a sentença recorrida reconhece.
44.–Acresce que a marca que a Officetotal decidiu registar reproduz precisamente as duas características gráfico-visuais que integram a vertente figurativa da marca da Marilan: (i)- elemento nominativo representado em letras brancas estilizadas (ii)- sobre um fundo triangular encarnado e ligeiramente inclinado. Ou seja, as marcas também apresentam entre si semelhanças figurativas muitíssimo relevantes.
45.–Atentas a identidade e manifestas semelhanças dos produtos assinalados na classe 30, conjugadas com a identidade concetual das marcas e com as impressivas semelhanças figurativas entre os sinais, é inegável que os consumidores serão inevitavelmente induzidos em erro e a acreditar que todos os produtos têm a mesma proveniência ou, no mínimo, que provêm de entidades com alguma relação económica, ou que os produtos da Officetotal são uma mera variante dos produtos originais da Marilan, afigurando-se incontornável que se encontra também preenchido o conceito legal de imitação, previsto no art.º 238.º do CPI.
46.–Decorre do artigo 311.º, n.º 1, alínea a) do CPI que constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, designadamente os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.
47.–As semelhanças manifestas que se verificam entre as marcas sob cotejo são aptas a interferir com a escolha do consumidor, que assumirá que todos os produtos têm idênticas características em função de uma origem comercial comum ou de algum tipo de parceria com a Marilan. Nestes termos, a marca nacional n.º 655103 também não reúne as condições para ser registada em face do artigo 232.º, n.º 1, h) CPI.
48.–Ao ter confirmado a concessão do registo da marca nacional 655103, a sentença recorrida violou disposto nos artigos 229.º, n.º 1, 231.º, n.6, 232.º, n.º 1, alínea b) e h) e n.º 4, e 238.º, n.º 1 todos do CPI.
Terminou referindo que deve a presente apelação ser julgada procedente, declarando-se a nulidade da sentença por omissão de pronúncia e revogando-se em consequência a douta sentença apelada, e recusando-se consequentemente o registo da marca nacional n.º 655103 na totalidade.
*
A Apelada contra-alegou, concluindo da seguinte forma:
i.-O objecto da presente apelação é a, aliás douta, Sentença de 02 de Novembro de 2021 proferida nos autos, que julgou o recurso interposto pela ora Apelante improcedente, e, em consequência, manteve a decisão do I.N.P.I. de 20 de Abril de 2021 que concedeu o registo da marca nacional n.º 655103, “BIT BREAK A TUA PAUSA” de tipologia mista, a favor da aqui Apelada.
ii.-A Apelante alega que a sentença é nula, por omissão de pronúncia acerca da alegada má-fé da Apelada no pedido de registo da marca identificada, contudo, uma vez que a sentença ora em crise conheceu das questões que lhe competia conhecer e se pronunciar, não incorre em nulidade por omissão de pronúncia por não ter respondido, um a um, a todos os argumentos da aqui Apelante, ou por não ter apreciado questões com conhecimento prejudicado por solução anterior.
iii.-Na sentença a quo concluiu-se que as marcas em cotejo não são confundíveis, sendo que a má-fé aqui em causa é auferida no momento do pedido de registo.
iv.-Na inexistência de confundibilidade, como bem concluiu o Tribunal, não se poderá considerar que as marcas da Apelante foram imitadas e que o registo da marca da Apelada foi efectuado de má-fé, com o intuito de ferir direitos da Apelante, copiá-los, exercer concorrência desleal, ou quaisquer dos argumentos adiantados pela Apelante.
v.-A resposta dada pelo Tribunal na apreciação da confundibilidade e preenchimento do conceito de imitação entre os sinais em cotejo e a sua conclusão de que inexistem “quaisquer factos ou indícios de qualquer uso desonesto”, afasta qualquer indício de má-fé por parte da Apelada.
vi.-Improcede assim a nulidade invocada, não se enquadrando os argumentos tecidos pela Apelante no artigo 615.º n.º 1 alínea c) do CPC, pois o Tribunal respondeu às questões essenciais e dirimiu, de forma clara e definitiva, o litígio.
vii.-No que respeita à impugnação da matéria de facto e os factos que a Apelante pretende ver aditados à matéria, não lhe assiste qualquer razão, tratando-se de afirmações (muitas delas meramente conclusivas) algumas perfeitamente irrelevantes para a causa, outras já contempladas, no que releva, da matéria considerada provada.
viii.-Por outro lado, a Apelada respondeu e impugnou os factos alegados no recurso, para além destes estarem em contradição com a defesa no seu todo, respondendo directamente quer à questão do “sucesso” (o que é um termo deveras indeterminado) quer à questão do grafismo das embalagens, e nenhum destes factos é essencial ou resultou provado como pretende a Apelante (pontos 11 e 12).
ix.-A matéria referente à relação comercial entre as partes e que a Apelada pretende ver aditada – pontos 13, 14 e 15, é irrelevante nem altera ou alteraria, face às várias soluções possíveis do pleito, a decisão que foi proferida pela Primeira Instância, sendo pontos já prejudicados pela restante matéria provada, nem tais pontos poderiam ser provados por falta de prova cabal e pela impugnação da Apelada.
x.-Quanto à matéria que a Apelante pretende ver aditada e referente ao anterior litígio entre as partes, sufragamos que, como bem entendeu o Tribunal a quo, e consta das contra-alegações de recurso da Apelada, ao pormenor, é matéria que nada revela para os presentes autos e trata-se de um litígio dirimido e concluído.
xi.-Não se compreende a insistência em referir que a certidão da petição inicial no processo nº 162/19.3YHLSB é documento autêntico, quando – primeiro – a Apelada, repita-se, não negou a existência daquela acção, nem afirmou que a desconhecia ou que não a devesse conhecer (pois até foi parte e até transaccionou o objecto do litígio por acordo com a Apelante), e quando – segundo –aquela certidão não prova a veracidade do conteúdo dos factos alegados naqueles articulados, e muito menos faz prova plena dos mesmos.
xii.-como a Apelada fez notar em sede de contra-alegações, o que mereceu a concordância do Tribunal a quo, são factos irrelevantes para a concreta apreciação do litígio, pois referentes a uma outra acção, esta declarativa de condenação, que corresponde aos autos de Processo n.º 162/19.3THLSB, e com sentença transitada em julgado.
xiii.-Ademais, ficou provado no ponto 6 da matéria de facto que houve uma acção anterior, e que esta terminou com uma transacção, e tão só basta nos presentes autos, inexistindo qualquer incompletude ou omissão por parte do Tribunal a quo quanto ao referido ponto 6, considerando o que é de interesse para a apreciação da legalidade e justiça do despacho do INPI que concedeu a marca da Apelada, e o não preenchimento dos motivos de recusa, incluindo a má-fé, alegada pela Apelante.
xiv.-Assim, os pontos 16 e 17 oferecidos pela Apelante são irrelevantes para adecisão da presente causa, face ao ponto 6 já provado.
xv.-E o ponto 10 não necessita de ser alterado, porquanto aditar este ponto na matéria de facto apenas para referir que a Apelada comercializa a marca concedida para os produtos assinalados por essa mesma marca não altera a orientação da decisão, nem é matéria relevante para a mesma.
xvi.-No que respeita à má-fé, não existem elementos nos autos, nem ficaram demonstrados, como alega a Apelante, que a Apelada se apropriou indevidamente das suas marcas, e que numa conduta sub-reptícia e desonesta fez registar a marca “BIT BREAK A TUA PAUSA” em usurpação e numa tentativa de colagem às marcas “PIT STOP”.
xvii.-Tendo o Tribunal a quo entendido que a Apelada não procedeu de forma desonesta, e ainda que as marcas eram perfeitamente distinguíveis.
xviii.-Os ‘factos’ que a Apelante alega foram impugnados e objecto de resposta pela Apelante, e, na sua real contextualização, não advém o efeito jurídico pretendido por esta, o que foi expressamente alegado e demonstrado pela Apelada.
xix.-No que respeita à ausência de imitação e falta de confundibilidade entre as marcas “PIT STOP” e “BIT BREAK A TUA PAUSA”, estas, consideradas globalmente nas suas respectivas composições e características, possuem evidentes diferenças a nível visual, gráfico e fonético, que permitem a destrinça por parte do consumidor, e são insusceptíveis de originar uma fácil indução em erro como exige a lei, e muito menos um risco associativo.
xx.-A figura geométrica presente é posicionada de forma inversa em cada um dos sinais, e na marca da Apelada in casu  o designativo ultrapassa os limites da figura, existindo ‘quebras’ nas linhas da mesma, que são conceptualmente diferenciadoras já que aludem ao formato da própria bolacha e à forma como poderá ser partida antes de consumir – bit /bocadinhos, break/partidos.
xxi.-As marcas não são conceptualmente idênticas, já que o designativo «BIT BREAK» e a simbologia  foram concebidas pela Apelada como alusivas a bocadinhos que se podem partir para consumir, neste caso das bolachas que identifica.
xxii.-Na prática comercial e na publicidade deste tipo de produtos e de estabelecimentos que fornecem opções de lanche, é comum e vulgar se fazer alusão à pausa que se faz durante o dia para saborear um rápido lanche, pelo que este conceito é algo perfeitamente vulgar no sector do comércio onde se movimentam as partes, com o qual o consumidor está por demais habituado – a associar quaisquer snacks e lanches como uma pausa, pelo que nunca seria induzido facilmente em erro ou confusão, nem associaria as marcas perante este pressuposto.
xxiii.-Da circunstância de «PIT STOP» ser um designativo associado às corridas, referindo-se à paragem que os automóveis devem realizar para abastecer e trocar pneus, e da circunstância do termo “Break” num dos significados possíveis de “pausa” é por demais um salto lógico retirar uma identidade e uma colagem parasitária e propositada. Quanto mais que o significado principal da palavra ‘break’ será partir/quebrar/separar, nestes casos os bocados “bits” da bolacha.
xxiv.-“A questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente.” (Bédarride, apud., Pupo Correia - Direito Comercial, 6ª ed., 1999, p. 340).
xxv.-Assim sendo, é insofismável que estamos perante elementos verbais totalmente divergentes – PIT STOP e BIT BREAK que nada de gráfico ou fonético possuem em comum.
xxvi.-São abundantes as referências na doutrina e jurisprudência aplicáveis, quer nacional quer da União Europeia, no sentido de que o elemento preponderante nas marcas mistas é, na generalidade dos casos, o elemento verbal, visto que “os elementos fonéticos são mais idóneos para perdurar na memória do público de que os elementos gráficos ou figurativos”. (Carlos Olavo – Propriedade Industrial – volume 1, Almedina 2005, página 102) e “em princípio, a componente verbal tem um impacto mais forte no consumidor do que a componente figurativa”[1]. (Linhas de Orientação para Exame de Marcas da União Europeia).
xxvii.-Nos sinais em apreço são designativos gráfica e foneticamente dissemelhantes «PIT STOP» e «BIT BREAK» que são os elementos dominantes e preponderantes em cada um deles.
xxviii.-A sentença recorrida analisou precisamente os conjuntos marcários, concluindo que os “sinais têm que ser apreciados no seu conjunto e não nas partes que os compõem e, a reprodução do conjunto é diferente no confronto dos sinais, não só em termos sonoros e verbais, como pelo elemento figurativo de cada um dos sinais, que em comum apenas têm as expressões inglesas em letras brancas, inseridas em triângulos, mas que diferem em tudo o mais, conforme supra analisado.” (cfr. pág. 10 da sentença).
xxix.-Inexistindo semelhanças suceptíveis de gerar fácil confusão ou risco associativo na mente dos consumidores, e sendo os sinais perfeitamente díspares, será de afastar, por manifestamente infundada, a teoria da Apelante de que a marca «BIT BREAK» foi de má-fé numa tentativa de colagem parasitária às marcas «PIT STOP», não existindo elementos no processo, sequer indiciários que revelem “a consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro” (Couto Gonçalves, Manual de D. Industrial, Prop. Ind. e Concorrência Desleal, 3ª Ed. Coimbra, 2012 p. 310).
xxx.-A actuação da Apelada ao registar a marca  nunca poderá ser enquadrada num acto conduzido em deslealdade ou de má-fé, repugnado pelas práticas honestas de comércio, e analisado à vista dos usos honestos em matéria industrial e comercial e da sã concorrência.
xxxi.-Dentro das circunstâncias que normalmente poderão ser enquadradas como condutas de má-fé, à luz do famoso Acórdão Lindt do TJUE, datado de 11/06/2009 no Proc. C-529/07, e que se tornou no padrão jurisprudencial deste tipo de conduta, não estamos perante quaisquer das situações ali elencadas:
- a Apelada não registou uma marca semelhante ou idêntica a marca (registada ou não) pertencente à Apelante;
- A Apelada não registou uma marca semelhante ou idêntica numa tentativa única e propositada de impedir a Apelante de comercializar os seus produtos;
- A Apelada não registou a marca em causa sem intenção de a utilizar, ou para obter um direito exclusivo para fins diferentes das funções de uma marca;
- A Apelada não actuou com interesse subjectivo de prejudicar a Apelante, nem tal por esta foi demonstrado, mas com um legítimo e próprio interesse em usar seriamente uma marca dissemelhante das marcas desta, identificando e comercializando os seus próprios produtos.
xxxii.-A insistência da Apelante em estabelecer semelhanças nas embalagens dos produtos é perfeitamente descabida, já que não lhe assiste qualquer direito de exclusivo sobre os comuns pacotes de bolachas salgadas, também denominadas “crackers” onde constem uma imagem do próprio produto posicionado junto à respectiva marca, como é habitual no comércio, nem sobre elementos descritivos dos sabores e ingredientes dos produtos, algo igualmente vulgar e habitual, e que a Apelada assim o demonstrou.
xxxiii.-A relação de concorrência entre as partes encontra-se dentro dos parâmetros socialmente aceites e tolerados nas práticas comerciais, por insusceptível de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão ou incluir um risco associativo.
xxxiv.-Nunca a forma como a Apelada registou a marca em causa, e muito menos a forma como se movimenta no mercado e como explora a sua marca «BIT BREAK» poderia dar azo a condutas de má-fé ou confusão no mercado entre aquela e a Apelante, e potenciar concorrência desleal já que “inexistindo qualquer risco de confusão, associação e imitação entre as marcas em confronto, a marca da apelada é insusceptível de concorrência desleal.” (cfr. Acórdão de 26/09/2019 do Tribunal da Relação de Lisboa no Proc. 24/19.4YHLSB.L1-8).
xxxv.-Não se verifica qualquer fundamento legal e motivo de recusa, quer absoluto quer relativo, que obste à manutenção do registo da marca nacional n.º 655103 – “BIT BREAK A TUA PAUSA” à Apelada, nem há qualquer elemento no processo que possa ser enquadrado numa situação de má-fé no pedido de registo, o qual, reitere-se não é confundível com as marcas da Apelante.
xxxvi.-Assim, não se encontra preenchido o conceito de imitação do art. 238.º do CPI, o que já afasta a aplicabilidade do art. 232.º n.º 1 alíneas b) e h) do CPI, nem a Apelada actuou em concorrência desleal nos termos do art. 311.º, nem encetou em condutas de má-fé nos termos do art. 231.º n.º 6 e o art. 229º não é, sequer, aplicável.
xxxvii.-Deve o presente recurso ser julgado improcedente, mantendo-se a sentença recorrida e bem assim a concessão do registo da marca nacional n.º 655103 – “BIT BREAK A TUA PAUSA” à Apelada.
*
II.–QUESTÕES A DECIDIR.
Sendo o objeto do recurso balizado pelas conclusões do apelante, nos termos preceituados pelos artigos 635º, nº 4, e 639º, nº 1, do CPC, sem prejuízo das questões que sejam de conhecimento oficioso e daquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, não estando o tribunal obrigado a apreciar todos os argumentos apresentados pelas partes para sustentar os seus pontos de vista, importa, no caso, apreciar e decidir da nulidade da decisão recorrida, se procede a impugnação da matéria de facto e se deve revogada a decisão que concedeu o registo da marca em causa nos autos, por existir má fé da Requerente do registo, se verificar risco de confusão ou associação com o sinal de que é titular a ora Recorrente, imitação do mesmo, ou possibilidade de concorrência desleal, como entende a Recorrente.
*
III.–Fundamentação
III.1.–Os factos
1.–A recorrente é titular da marca nacional nº 576039  , pedida pela recorrida em 19/01/2017 e concedida em 20/04/2017, para assinalar, na classe 30 da Classificação Internacional de Nice «Bolachas».;
2.–A recorrente é titular da marca nº 576104  pedida pela recorrida em 19/01/2017 e concedida em 21/04/2017, para assinalar, na classe 30 da Classificação Internacional de Nice «Bolachas».
3.–Os pedidos de registo destas marcas foram feitos com o acordo da recorrente no âmbito da relação comercial que recorrente e recorrida mantinham. (não impugnado)
4.–Em 09/04/2018 a recorrida requereu o registo da marca da UE nº 17885222  concedido em 07/09/2018, para assinalar, na classe 30 da Classificação
Internacional de Nice «Bolachas».
5.–Em 15/01/2019 a recorrida requereu o registo da marca nacional nº 616910  tendo o mesmo sido concedido em 18/12/2020 e destinando-se a assinalar nas classes 29 e 30 da Classificação Internacional de Nice: «29 - snacks à base de frutas; snacks à base de frutos secos; 30 - bolachas; alimentos que contêm chocolate (como elemento principal); amêndoas cobertas de chocolate; barras de chocolate; biscoitos; fudge (sobremesa cremosa de leite, açúcar e manteiga); snacks à base de arroz; snacks à base de cereais; snacks de arroz; snacks de bolos de frutas; snacks de pão estaladiço; snacks extrudados de trigo; snacks feitos a partir de arroz; bebidas à base de café; massa para biscoitos; produtos de pastelaria e confeitaria».
6.–No decurso da acção judicial que correu termos neste Tribunal sob o nº 162/19.3YHLSB as partes puseram termo ao litígio e a recorrida transmitiu a titularidade, entre outras, das marcas elencadas supra nos nºs 1, 2, 4 e 5 à ora recorrente.
7.–Em 16/12/2020 a recorrida requereu o registo da marca nacional nº 655103  , concedida em 20/04/2021, destinada a assinalar na classe 30 da Classificação Internacional de Nice «BOLACHAS; BOLOS; PRODUTOS DE PASTELARIA; PRODUTOS DE CONFEITARIA».
8.–A recorrente não apresentou reclamação contra este pedido de registo.
9.–O INPI, por decisão de 20/04/2020 concedeu a marca registanda.
10.– A recorrida continua a comercializar bolachas e biscoitos.
*
III.2.–Da nulidade da sentença recorrida.
A Recorrente insurge-se contra a sentença recorrida, por entender que a má-fé subjacente ao pedido de registo de marca apresentado pela Officetotal, que considera ter sido o primeiro e principal fundamento de recusa do registo de marca invocado pela Marilan na impugnação judicial, e que constitui fundamento autónomo de recusa de registo de marca, independente de outros fundamentos legais como a imitação de marca ou a concorrência desleal, não foi objecto de pronúncia.
Conclui que a sentença enferma consequentemente da nulidade por omissão de pronúncia, prevista na al. d) d do artigo 615º do Código de Processo Civil.
A Apelada pugnou pela improcedência da nulidade.
Apreciando.
As nulidades das decisões (em sentido lato, abrangendo a sentença/acórdão e os despachos) encontram-se previstas taxativamente no artigo 615º do CPC e são vícios que afetam a validade formal da sentença em si mesma e que, por essa razão, projetam um desvalor sobre a decisão, do qual resulta a inutilização do julgado na parte afetada.
A nulidade prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 615º do Código de Processo Civil reporta-se ao poder/dever de cognição do juiz e deve ser sempre enquadrada face ao disposto no artigo nº4 do artigo 607º do Código de Processo Civil, que está em causa, e impõe ao julgador que na fundamentação da sentença declare:
“Quais os factos que julga provados e quais os que julga não provados, analisando criticamente as provas, indicando as ilações tiradas dos factos instrumentais e especificando os demais fundamentos que foram decisivos para a sua convicção; o juiz toma ainda em consideração os factos que estão admitidos por acordo, provados por documentos ou por confissão consideração os factos que estão admitidos por acordo, provados por documentos ou por confissão reduzida a escrito, compatibilizando toda a matéria de facto adquirida e extraindo dos factos apurados as presunções impostas pela lei ou por regras de experiência.”
O dever de fundamentação das decisões, na sua vertente endoprocessual e extra-processual, decorre do art. 208º, nº1, da Constituição da República, sendo da maior relevância não só para que possa ser exercido controlo no julgamento da matéria de facto, como na decisão de direito.
A exigência de fundamentação da matéria de facto provada e não provada com a indicação dos meios de prova que levaram à decisão, assim como a fundamentação da convicção do julgador, devem ser feitas com clareza, objectividade e discriminadamente, de modo a que as partes, destinatárias imediatas, saibam o que o Tribunal considerou provado e não provado e a fundamentação dessa decisão reportada à prova fornecida pelas partes e adquirida pelo Tribunal.
Tais questões devem ser fundamentadas, note-se, de modo expresso e não implícito. É que a fundamentação, para além de legitimar a decisão judicial, constitui garantia do direito ao recurso, na medida em que uma decisão só pode ser objecto de impugnação eficaz, se o destinatário tiver acesso aos seus fundamentos de facto e de direito.
Importa ainda considerar o artigo 608º, n.º 2, do CPC, do qual resulta que impende sobre o juiz o dever de resolver todas as questões (que não meros argumentos ou razões) que as partes tenham submetido à sua apreciação. Este poder cognitivo está limitado, por um lado, às questões suscitadas pelas partes e, por outro lado, às questões de conhecimento oficioso, verificando omissão ou excesso, consoante deixe de conhecer das questões de que tenham de conhecer ou o faça ultra petitum.
Tem sido quase unanimemente considerado pela jurisprudência que para que se verifique a nulidade em causa só releva a absoluta falta de fundamentação, e não a deficiente ou insuficiência da mesma.
No caso dos autos dúvidas não se colocam de que a ora Apelante invocou a má fé da Apelada no registo da marca em causa, e que tal fundamento, quando invocado por um interessado, constitui hoje fundamento de recusa do registo da marca, nos termos do disposto no artigo 231º, n.º 6 do Código da Propriedade Industrial.
E não definindo a Lei não define o conceito de má fé nesta sede, o TJUE teve já ocasião de reiterar que este é um conceito autónomo do direito da União e que, atendendo à necessidade de aplicar de forma coerente os regimes das marcas nacionais e da União, o referido conceito deve ser interpretado do mesmo modo[2]
O mesmo Tribunal tem vindo a interpretar o conceito da seguinte forma:
“(…)74- O Tribunal de Justiça teve a ocasião de declarar que, embora, em conformidade com o seu sentido habitual na linguagem corrente, o conceito de «má-fé» pressuponha a existência de um estado de espírito ou de uma intenção desonesta, importa, para efeitos da sua interpretação, tomar em consideração o contexto particular do direito das marcas, que é o da vida comercial. A este título, as regras da União em matéria de marcas visam, em especial, contribuir para o sistema de concorrência não falseada na União, no qual cada empresa deve, para captar a clientela através da qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ser capaz de fazer registar como marcas sinais que permitam ao consumidor distinguir sem confusão possível esses produtos ou esses serviços dos que tenham outra proveniência (Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, n.o 45 e jurisprudência referida).
75- Assim, a causa ou o motivo de nulidade absoluta previstos no artigo 51.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94 e no artigo 3.o, n.o 2, alínea d), da Primeira Diretiva 89/104 são aplicáveis quando resulte de indícios pertinentes e concordantes que o titular de uma marca não apresentou o pedido de registo desta marca com o objetivo de participar de forma leal no jogo da concorrência, mas com a intenção de prejudicar, de maneira não conforme com os usos honestos, os interesses de terceiros, ou com a intenção de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos incluídos nas funções de uma marca, nomeadamente da função essencial de indicação de origem recordada no número anterior do presente acórdão (Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, n.o 46). (…)”[3]
O objetivo da tipificação da má fé como fundamento de recusa do registo consiste, pois, em impedir registos de marca abusivos ou contrários às atitudes honestas em matéria industrial e comercial.
Ora, na sentença sob censura, refere-se que “não ressaltam quaisquer factos ou indícios de qualquer uso desonesto por parte da recorrida”, esclarecendo-se depois, adiante, os motivos que levaram a concluir dessa forma. A sentença não omitiu, pois, pronúncia sobre a questão, antes lhe fez referência (breve, é certo) para concluir pela respetiva inverificação.
A sentença não enferma, pois, da nulidade que lhe vem apontada.
*
III.3.–Da impugnação da matéria de facto.~
Entende a Recorrente que para além dos factos dados como assentes, outros alegou que resultam provados nos autos, por acordo das partes e/ou por documentos autênticos, designadamente porque não foram (validamente) impugnados pela Officetotal, e que também relevam para a decisão a proferir, na medida em que são factos que foram alegados para sustentar o argumento da má-fé da Officetotal invocado pela Marilan.
Assim, entende que os factos vertidos nos artigos 21º e 22º , 29º a 35º, 54º a 65º e 68º da impugnação judicial devem ser levados aos factos provados.
A Apelada entende que os factos não são relevantes ou não foram demonstrados.
O objeto do conhecimento do Tribunal da Relação em matéria de facto é conformado pelas alegações e conclusões do recorrente – este tem, não só a faculdade, mas também o ónus de no requerimento de interposição de recurso e respetivas conclusões, delimitar o objeto inicial da apelação – cf. artigos 635º, 639º e 640º do Código de Processo Civil.
Assim, sendo a decisão do tribunal «a quo» o resultado da valoração de meios de prova sujeitos à livre apreciação, desde que a parte interessada cumpra o ónus de impugnação prescrito pelo artigo 640º – indicando os concretos pontos de facto que considera incorretamente julgados, e os meios de prova constantes do processo que determinam uma decisão diversa quanto a cada um dos factos - a Relação, como tribunal de instância, está em posição de proceder à sua reavaliação, expressando, a partir deles, a sua convicção com total autonomia, de acordo com os princípios da livre apreciação (artigo 607º, nº 5, do Código de Processo Civil), reponderar as questões de facto em discussão e expressar o resultado que obtiver: confirmar a decisão, decidir em sentido oposto ou, num plano intermédio, alterar a decisão no sentido restritivo ou explicativo (cf. artigo 662º do Código de Processo Civil).
A Recorrente deu suficiente cumprimento ao disposto no artigo 640º do Código de Processo Civil relativamente aos factos que considera erradamente julgados, pelo que importa conhecer da impugnação.
Vejamos então.
*
Nos artigos 21.º e 22.º do seu recurso para o TPI, a Marilan alegou os seguintes factos:
21.–Uma das mais bem-sucedidas linhas de produtos da Marilan é a linha assinalada com a marca  , a qual conta com uma página própria na rede social Facebook, onde são divulgados e promovidos os produtos assinalados com a marca.
22.–As embalagens de alguns dos produtos da linha têm as seguintes aparências:
   
Ora, desde logo importa referir que o que exprime no artigo 21º é uma conclusão que teria de ser extraída de factos a alegar relativamente ao sucesso dos produtos em causa e de outros comercializados pela ora Recorrente, situados no espaço e no tempo, o que, manifestamente, não sucedeu.
Acresce que a matéria de facto vertida nos artigos em causa foi impugnada pela Recorrida no artigo 28º da resposta, apenas ali se tendo admitido as “linhas de produtos” da Marilan, que, no caso, é apenas a linha de produtos assinalada com a marca 
Na verdade, tendo impugnado os factos, não admitiu a Recorrida na resposta, qualquer das embalagens reproduzidas, não se tratando, diversamente do que entende a Apelante, de facto pessoal da Apelada.
Assim, não tendo sido produzidos meios de prova que demonstrem a realidade dos factos em causa, não podia o Tribunal recorrido considera-los assentes.
Improcede, pois, nesta parte, a pretensão recursiva.
*
A Recorrente pretende ver considerados assentes os factos alegados nos artigos 29.º a 35.º do seu recurso para o TPI, ou seja que:
- A Marilan e a Officetotal mantiveram uma relação comercial entre junho de 2014 e o início de 2019, no âmbito da qual, a Officetotal adquiria de forma onerosa à Marilan os produtos que esta fabricava e comercializava no Brasil para revenda em Portugal (matéria alegada nos artigos 29.º e 30.º do recurso da Marilan, não impugnada);
- No contexto dessa relação comercial, a Officetotal comprava uma grande variedade de produtos à Marilan, entre os quais produtos das linhas “PIT STOP”, “WAFER”, “ROSQUINHAS” e “COOKIES”, e durante o ano de 2018 foram iniciadas conversações no sentido de a Officetotal passar a comprar também produtos da linha “MAGIC TOAST” para revenda em Portugal. (matéria alegada no artigo 31.º do recurso da Marilan, não impugnada)
- Nesse contexto, a Officetotal (i)- informava regularmente a Marilan sobre as vendas efetuadas em Portugal, (ii)- realizou, em colaboração com a Marilan, várias ações de promoção dos produtos da Marilan em Portugal; e (iii)- colaborou ativamente com a Marilan nas alterações à rotulagem dos produtos da Marilan que se revelaram necessárias para a conformidade com o Regulamento (UE) n.º 1169/2011, de 25.10.2011, relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios (matéria alegada no artigo 34.º do recurso da Marilan, não impugnada).
A este respeito cabe recordar o que supra se expôs aquando da análise da nulidade da sentença, acerca da má-fé do titular do registo da marca.
Tendo em consideração que o objetivo de interesse geral desta previsão, que consiste em impedir registos de marca abusivos ou contrários às atitudes honestas em matéria industrial e comercial, há, assim, que tomar em consideração todos os fatores pertinentes próprios do caso concreto e existentes no momento do depósito do pedido de registo de um sinal como marca e, nomeadamente:
- o facto de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, um sinal idêntico ou semelhante para um produto ou um serviço idêntico ou semelhante suscetível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido;
- a intenção do requerente de impedir esse terceiro de continuar a utilizar esse sinal, bem como, o grau de proteção jurídica de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido;
- a intenção do requerente no momento pertinente é um elemento subjetivo que deve ser determinado em função das circunstâncias objetivas do caso concreto;
- a origem do sinal controvertido e a respetiva utilização desde a sua criação, a lógica comercial em que se insere o depósito do pedido de registo do sinal como marca da União Europeia, bem como a cronologia dos acontecimentos que caracterizaram a ocorrência do referido depósito;
- o conceito de não agir de boa-fé diz respeito a uma motivação subjetiva da pessoa que apresenta um pedido de registo de marca, ou seja, a uma intenção desonesta ou a outro motivo causador de dano, que pressupõe um comportamento que se afasta dos princípios reconhecidos como sendo aqueles que devem fazer parte de um comportamento ético ou das atitudes honestas em matéria industrial ou comercial.
Todos estas circunstâncias constituem apenas exemplos retirados de uma série de fatores que podem ser tidos em consideração para decidir se o requerente do registo agia de má-fé quando o pedido de marca foi apresentado[4].
Assim, “de harmonia com a jurisprudência mais recente do TJUE, o conceito de má fé é “suficientemente dúctil para abarcar os comportamentos consubstanciados em pedidos de registo de marca efectuados, que não com o objectivo de participar de forma leal no jogo da concorrência, mas com a intenção de prejudicar, de maneira não conforme com os usos honestos, os interesses de terceiros, ou com intenção de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos incluídos nas funções de uma marca”.[5]
Nestes termos, a alegação dos factos concretos relativos à relação comercial entre as partes revestem efectivo interesse para a boa decisão da causa, e, não tendo sido impugnados, devem ser considerados assentes.
Procede, pois, neste ponto, o recurso.
*
Invoca a Apelante que nos artigos 54.º a 65.º do seu recurso para o TPI, alegou vários factos relativos aos esforços que teve de desenvolver para recuperar as marcas cujos registos tinham sido obtidos ou estavam a ser mantidos de forma ilegal pela Officetotal, esforços que incluíram o envio de uma carta de interpelação e a propositura de uma ação judicial que correu termos no então 1.º Juízo do TPI, sob o número de processo 162/2019.3YHLSB e que tais factos devem ser considerados assentes.
Neste ponto, porém, não lhe assiste razão, pois, para além do que já consta dos artigos 1º a 6º dos factos assentes, tendo em consideração que a causa ali referida terminou por transação, os factos em que a ora Recorrente, naqueles autos, fundava a sua pretensão, ficaram por demonstrar. E sendo certo que as marcas a que faz referência lhe foram transmitidas, não pode a ora recorrente olvidar que acordou efectuar o pagamento de uma quantia em contrapartida de tal transferência.
Os factos relativos ao aludido litígio judicial não podem, pois, ser aqui dados como assentes, para além do que já consta dos factos provados, pelo que neste ponto naufraga a pretensão recursiva.
*
Finalmente, entende a Recorrente que matéria de facto dada como provada no ponto 10 está incompleta à luz do critério estabelecido pelo TPI sobre a relevância dos factos com interesse para a decisão, pois, para a decisão do litígio importa pouco saber se a Officetotal continua a comercializar bolachas e biscoitos em geral, antes relevando se está a comercializar produtos com a marca  em crise nos autos.
E nesse aspeto, não pode deixar de considerar-se que assiste razão à apelante, quando entende que a utilização da marca no aludido comércio releva para a decisão da causa, que o facto de a Officetotal se encontrar a comercializar produtos com a mesma marca foi alegado no artigo 68.º do recurso para o TPI, o qual não foi impugnado pela Officetotal, nem os documentos n.º 19, 20 e 21 ali juntos, pelo que se impõe considerar o facto como provado nos termos requeridos.
*
Impõe-se, pois, o supra identificado aditamento à matéria de facto assente, pelo que os factos são os seguintes:
1.–A recorrente é titular da marca nacional nº 576039  , pedida pela recorrida em 19/01/2017 e concedida em 20/04/2017, para assinalar, na classe 30 da Classificação Internacional de Nice «Bolachas».;
2.–A recorrente é titular da marca nº 576104  pedida pela recorrida em 19/01/2017 e concedida em 21/04/2017, para assinalar, na classe 30 da Classificação Internacional de Nice «Bolachas»;
3.–Os pedidos de registo destas marcas foram feitos com o acordo da recorrente no âmbito da relação comercial que recorrente e recorrida mantinham;
4.–Em 09/04/2018 a recorrida requereu o registo da marca da UE nº 17885222  concedido em 07/09/2018, para assinalar, na classe 30 da Classificação Internacional de Nice «Bolachas»;
5.–Em 15/01/2019 a recorrida requereu o registo da marca nacional nº 616910  tendo o mesmo sido concedido em 18/12/2020 e destinando-se a assinalar nas classes 29 e 30 da Classificação Internacional de Nice: «29 - snacks à base de frutas; snacks à base de frutos secos; 30 - bolachas; alimentos que contêm chocolate (como elemento principal); amêndoas cobertas de chocolate; barras de chocolate; biscoitos; fudge (sobremesa cremosa de leite, açúcar e manteiga); snacks à base de arroz; snacks à base de cereais; snacks de arroz; snacks de bolos de frutas; snacks de pão estaladiço; snacks extrudados de trigo; snacks feitos a partir de arroz; bebidas à base de café; massa para biscoitos; produtos de pastelaria e confeitaria»;
6.–No decurso da acção judicial que correu termos neste Tribunal sob o nº 162/19.3YHLSB as partes puseram termo ao litígio e a recorrida transmitiu a titularidade, entre outras, das marcas elencadas supra nos nºs 1, 2, 4 e 5 à ora recorrente;
7.–Em 16/12/2020 a recorrida requereu o registo da marca nacional nº 655103 , concedida em 20/04/2021, destinada a assinalar na classe 30 da Classificação Internacional de Nice «BOLACHAS; BOLOS; PRODUTOS DE PASTELARIA; PRODUTOS DE CONFEITARIA»;
8.–A recorrente não apresentou reclamação contra este pedido de registo;
9.–O INPI, por decisão de 20/04/2020 concedeu a marca registanda;
10.–A recorrida continua a comercializar bolachas e biscoitos com a marca  ;
11.–A Marilan e a Officetotal mantiveram uma relação comercial entre junho de 2014 e o início de 2019, no âmbito da qual, a Officetotal adquiria de forma onerosa à Marilan os produtos que esta fabricava e comercializava no Brasil para revenda em Portugal;
12.–No contexto dessa relação comercial, a Officetotal comprava uma grande variedade de produtos à Marilan, entre os quais produtos das linhas “PIT STOP”, “WAFER”, “ROSQUINHAS” e “COOKIES”, e durante o ano de 2018 foram iniciadas conversações no sentido de a Officetotal passar a comprar também produtos da linha “MAGIC TOAST” para revenda em Portugal;
13.– Nesse contexto, a Officetotal (i)- informava regularmente a Marilan sobre as vendas efetuadas em Portugal, (ii)- realizou, em colaboração com a Marilan, várias ações de promoção dos produtos da Marilan em Portugal; e (iii)- colaborou ativamente com a Marilan nas alterações à rotulagem dos produtos da Marilan que se revelaram necessárias para a conformidade com o Regulamento (UE) n.º 1169/2011, de 25.10.2011, relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios.
*
III.3.–Fundamentação de direito.
Importa agora apurar se a concessão da marca em causa nos autos viola os direitos invocados pela Recorrente, por criar risco de confusão ou associação com os produtos assinalados com a marca da Recorrente, ou se o registo deve ser recusado por estar demonstrada a má-fé da Recorrida.
Vejamos então.
O artigo 61º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa estabelece o princípio da liberdade de iniciativa económica privada, nos termos do qual o exercício da atividade económica privada, e por isso, da atividade comercial, é livre, desde que respeite os limites impostos pela Constituição e pela lei.
Tal princípio pressupõe a existência de uma pluralidade de sujeitos económicos diferenciados que atuam em direção a um mercado - pois à liberdade de iniciativa de um, contrapõe-se a liberdade de iniciativa dos demais - e assim, uma multiplicidade indiscriminada de sujeitos económicos atuando no mercado - a concorrência.
O modelo económico de mercado que as regras da concorrência visam preservar é caracterizado por ser um mercado aberto, no qual as modificações da oferta e da procura se reflitam nos preços, a produção e a venda não sejam artificialmente limitadas e a liberdade de escolha dos fornecedores, compradores e consumidores não sejam postas em causa.
A liberdade que enforma as atuações dos vários agentes económicos não significa que as mesmas se processem de uma forma desordenada e se atropelem umas às outras.
A existência de uma pluralidade de agentes que convergem em relação a um mesmo mercado impõe a necessidade de ordenar essas atuações para que os mercados funcionem regularmente.
A propriedade industrial corresponde a essa necessidade de ordenar a liberdade de concorrência, que se processa essencialmente por duas formas:
- através da atribuição da faculdade de utilizar, de forma exclusiva ou não, certas realidades imateriais;
- pela imposição de determinados deveres no sentido de os vários sujeitos económicos que operam no mercado procederem honestamente.
A primeira das referidas formas abrange os direitos privativos da propriedade industrial.
A segunda refere-se à repressão da concorrência desleal.
*
O regime jurídico das marcas enquanto direito de propriedade industrial, subsistindo estratificado em diversos níveis territoriais de proteção, encontra-se atualmente harmonizado a nível da União Europeia.
Na verdade, o regime das marcas resulta, actualmente, da harmonização de diversos regimes, designadamente decorrentes da transposição das directivas europeias e de um longo processo de harmonização das legislações nacionais em matéria de marcas[6],revestindo-se, por isso, as decisões dos Tribunais Europeus interesse primordial na interpretação das normas que o compõem.
No âmbito do direito interno, dispõe o artigo 210º do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Dec. Lei n.º110/2018 (doravante CPI) que o registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo dela para os produtos e serviços a que esta se destina.
A marca constitui, pois, o sinal distintivo que permite identificar o produto ou serviço proposto ao consumidor – é o sinal adequado a distinguir os produtos e serviços de uma determinada origem empresarial em face dos produtos e serviços dos demais (cf. o artigo 222º do CPI/2003, e actualmente o artigo 208º do CPI/2018).
Da conjugação de tais preceitos com os que enumeram os sinais insusceptíveis de ser registados como marca e os fundamentos absolutos de recusa de registo (cf. artigos 223º e 238º CPI/2003, 209º e 231º CPI/2018 e artigos 7º e 8º do Regulamento da Marca da União Europeia) resulta que para que um sinal possa constituir uma marca o mesmo tem de possuir carácter distintivo.
A marca tem, assim:
- uma função distintiva, na medida em que distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma procedência empresarial, que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso;
- uma função de garantia de qualidade dos produtos na medida em que, não obstante não garanta directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, o faz indirectamente por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa;
- uma função publicitária, já que, em complemento da função distintiva, pode contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala.
Ela pode, nos termos do disposto no artigo 208º CPI/2018 e 4º do RMUE, ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, entre outros (ou, actualmente, flexibilizado que foi o modo de representação dos sinais, por um sinal, ou conjunto de sinais que permita determinar de modo claro e preciso, o objecto da protecção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, admitindo-se designadamente a cor única).
Em matéria de composição das marcas vigora, pois, o princípio da liberdade.
Este princípio sofre, porém, limitações de vária ordem.
Dada a função que exerce de identificar o produto ou serviço por referência à sua origem, a marca tem de ser protegida por um direito privativo absoluto em benefício dessa origem. Por isso, a reprodução ou imitação, total ou parcial, da marca anteriormente registada é proibida, nos termos que melhor se explicitarão.
Assim, nos termos dos artigos artigos 231º e ss. do CPI/2018 e 7º e 8º do RMUE) a marca não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins, devendo ser constituída por forma a não se confundir com outra anteriormente adotada e registada para os mesmos ou semelhantes produtos.
Da conjugação de tais preceitos resulta que deve ser recusado o registo da marca quando esta constitua imitação de uma outra, sendo requisitos dessa imitação:
i.- que a marca imitada esteja registada com prioridade;
ii.- que ambas as marcas se destinem a assinalar bens ou serviços idênticos ou afins;
iii.- que entre elas exista uma semelhança (gráfica, fonética ou outra) que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou risco de associação, de forma que o consumidor as não possa distinguir senão após exame atento ou confronto.
Do carácter e da função distintivos da marca decorre a insusceptibilidade de registo como marca, de sinais meramente descritivos, usuais ou necessários, por serem desprovidos de distintividade; tais sinais devem manter-se disponíveis para serem livremente utilizados por todos os agentes económicos.
No caso de sinais que possuam capacidade distintiva residual, ou mínima, que lhes permite beneficiar do registo – as marcas fracas – constituídas quase exclusivamente por elementos de uso comum ou vulgarizado, “o juízo sobre a confundibilidade deverá ser menos severo, já que a comparação com outras marcas deverá limitar-se à parte que seja original”.
Ressalvados estão os casos em que na prática comercial, tais sinais tiverem adquirido eficácia distintiva (cf. artigos 7º, n.º 3 do RMUE, 223º, n.º 2 do CPI/2003 e 209º, n.º 2 do CPI/2018) – é a regra conhecida por “secondary meaning”, que admite a capacidade distintiva de um sinal, originariamente privado da mesma, que “se converte, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas, num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário”.
E sendo certo que, nos termos do n.º 3 de tais artigos se permite que a pedido do requerente ou do reclamante, o INPI indique no despacho de concessão do registo, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente (disclaimer), mesmo que tal não seja feito, daí não deriva que todos os elementos integrantes da marca sejam de uso exclusivo.
Constituem assim fundamentos de recusa, a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja actividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão, a infracção de outros direitos de propriedade industrial, e quando invocado em reclamação, a reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.
*
Consagrou-se no novo CPI a possibilidade de interpor acção de nulidade com fundamento em má fé do requerente do registo da marca – o artigo 4º, n.º 2 da Diretiva 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, já transposta para o novo CPI continua a determinar que é recusado o registo, ou os direitos de marca são passíveis de ser declarados nulos se o pedido de registo for feito de má fé pelo requerente, o mesmo sucedendo, nos termos da al. c) do n.º 4 do artigo 5º da mesma Diretiva, se a marca cujo registo seja peticionado (e concedido) for susceptível de ser confundida com outra marca anterior protegida no estrangeiro, desde que na data do pedido, o requerente esteja de má fé – cf. os atuais artigos 231º, n.º 6 e 259º, n.º 1 do CPI e bem assim o artigo 52.°, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 e o atual artigo 59.°, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001.
No que a este fundamento de recusa/nulidade respeita, importa recordar o que supra se descreveu acerca do que deve entender-se por registo de má fé, e os factos a ter em conta para integrar tal conceito, e sublinhar que o legislador consagrou uma solução mitigada, na justa medida em que exige, para a declaração de nulidade de registo efectuado de má fé, o impulso do interessado, não podendo, pois, considerar-se que este é um vício de conhecimento oficioso.
A possibilidade de concorrência desleal constitui, também, fundamento de recusa.
Constitui concorrência desleal, de acordo com o artigo 311.º, n.º1, al. a) do CPI, todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, nomeadamente os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.
*
Há risco de confusão sempre que a identidade ou semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro e ainda sempre que o público considere que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam, ou que existe uma relação, que na realidade não se verifica, entre a proveniência desses produtos ou serviços. Fala-se então de risco de associação ou risco de confusão em sentido lato.
Na realização do juízo de comparação entre sinais para aferir da possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos fatores.
Assim, em face das características do caso em apreço, importa considerar a natureza e o tipo de necessidades que os produtos visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços - os produtos ou serviços terão de situar-se no mesmo mercado relevante, isto é, tendo a mesma utilidade e fim, permitindo dessa forma, uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público.
O risco de afinidade aumenta nos casos em que pode mediar uma relação de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação entre os produtos ou serviços ou, mesmo, entre os próprios produtos e serviços.
Na apreciação do risco de confusão entre os sinais em confronto, há que atender à estrutura dos mesmos, havendo que distinguir entre marcas nominativas, gráficas e mistas (sendo estas as que combinam elementos nominativos e gráficos).
No que respeita aos gráficos e mistos, o juízo de comparação não pode limitar-se a tomar em consideração apenas um elemento, antes tendo de considerar cada um dos sinais como um todo, cada um dos sinais no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes.
O Tribunal Geral da União Europeia no Acórdão de 14.07.2005 (SELENIUM – ACE, T-312/03, parágrafos 37 a 40)[7] entendeu que quando o sinal é composto de elementos nominativos e figurativos, o componente nominativo tem, em princípio, um impacto mais forte no consumidor do que a componente figurativa, pois o público não tem tendência a analisar sinais e fará mais facilmente referência ao sinal em causa citando o seu elemento nominativo do que descrevendo os seus elementos figurativos.
Porém, conforme aquele mesmo Tribunal decidiu no Acórdão de 31/01/2013, T-54/12, «K2 SPORTS», “o elemento nominativo de um sinal não tem necessariamente um maior impacto” e “o facto de o elemento de o elemento figurativo da marca dominar visualmente a impressão de conjunto reduz a semelhança visual das marcas em confronto” (parágrafo 40).
E o Tribunal acabou por entender que a semelhança existente entre os conceitos (a expressão “sport” existente em ambos os sinais) era fraca no contexto da impressão geral dos sinais e, em particular, do caráter distintivo muito fraco desse termo e que a fraca semelhança não compensou as diferenças visuais e fonéticas significativas entre os sinais (parágrafo 49), para concluir pela ausência de risco de confusão.
Deve ter-se em consideração que o consumidor, em regra, não se depara com as duas marcas simultaneamente – a comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter de outro. Nessas circunstâncias, é a imagem de conjunto da marca que, normalmente, mais sensibiliza o consumidor, pelo que, a imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto de elementos que constituem as marcas em comparação.
Também devem ser considerados irrelevantes no conjunto, as componentes genéricas ou descritivas, pois esses, como supra se referiu, não têm carácter distintivo, nem são passíveis de apropriação exclusiva.
Nas marcas complexas deve ser privilegiado o elemento dominante, desvalorizando os pormenores.
O juízo de verificação deve ser formulado na perspetiva do público relevante – atuais e potenciais clientes, adquirentes ou utilizadores dos bens e serviços a que respeitam as marcas em confronto, que tanto pode consistir no público em geral, como ser um público constituído por profissionais e/ou especialistas no sector, devendo ainda atender-se ao território em que é protegida a marca prioritária.
O consumidor que releva no contexto do direito de marcas deve, pois, ser uma figura flexível e variável, em função da natureza, características e preços dos produtos diferenciados pelas marcas respetivas.
O público relevante presume-se normalmente informado e razoavelmente atento e circunspecto; porém, o grau de atenção pode variar em função do tipo bens ou serviços e do grau de conhecimento e experiência dos respetivos adquirentes, sendo que tenderá a ser mais baixo nos comportamentos de consumo quotidiano, mais alto quando estão em causa bens dispendiosos, tecnicamente sofisticados, perigosos, produtos farmacêuticos, serviços financeiros ou imobiliários, e nos casos de lealdade à marca.
Os parâmetros a apreciar no juízo comparativo são o elemento visual, o elemento fonético e o elemento conceptual.
*
Atribuindo a marca o direito de exclusivo de uso do sinal ao seu titular, as circunstâncias em que o mesmo pode proibir ou impedir o uso do mesmo por terceiros (ius prohibendi, que compreende o direito de se opor ao pedido de registo de sinal conflituante, de invalidar registo concedido, ou de proibir o uso de marca posterior por terceiro sem o seu consentimento), encontram-se indicadas nos artigos 249º a 252º do CPI/2018 e 9º do RMUE), que prevê, designadamente, e no que ao caso interessa, as situações de dupla identidade[8] – aquelas em que o sinal é idêntico à marca e é usado em relação a produtos idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo – e as de risco de confusão ou associação no espirito do consumidor – aquelas em que o sinal é idêntico à marca e é usado em relação a produtos afins aos abrangidos pelo registo, ou em que o sinal é semelhante à marca e é usado em relação a produtos idênticos ou afins relativamente aos abrangidos pelo registo.
Exige-se ainda que tal uso ocorra “no decurso de operações comerciais” (ou no exercício de actividades económicas, como se refere nos artigos 258º CPI/2003 e 249º do CPI/2018).
*
No caso dos autos, entende a Apelante que a marca registanda constitui imitação do sinal de que é titular e a que fez referência, existindo evidente possibilidade de confusão entre um e o outro.
Vejamos os sinais em confronto.
sinal prioritário
marca registada
Não vem colocada em dívida a prioridade do sinal da Recorrente, nem a existência de afinidade entre os produtos e serviços assinalados pelo sinal registado e pela marca registanda – entre todos estabelece-se um elo de manifesta identidade/afinidade.
Refira-se desde já que a proximidade entre os produtos que ambos os sinais visam distinguir/assinalar, a natureza e o tipo de necessidades que os produtos visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços, a similitude concetual entre os sinais, a forte proximidade fonética entre as expressões “Bit” e “Pit”, mas sobretudo a proximidade entre a imagem global de um e outro dos sinais, impõe que se conclua que assiste razão à Apelante quando entende que o registo da marca  deve ser recusado.
Atentemos melhor em cada um destes aspectos.
Existe entre os elementos nominativos dos sinais identidade conceptual: “BIT BREAK” e “PIT STOP” são expressões, anglicismos, que traduzem exatamente a mesma ideia – a de uma pausa para comer – no caso, qualquer coisa, como bolachas entre refeições. Na marca em causa nos autos acrescenta-se mesmo a expressão “a tua pausa” para vincar a ideia.
O consumidor dos produtos que as marcas assinalam, normalmente atento e informado, vai entender da mesma forma os elementos nominativos.
Nas expressões principais é idêntica a composição silábica, sendo que numa delas a identidade fonética é quase total - “Bit” e “Pit”.
Por outro lado, tais expressões surgem, em cada um dos sinais apostas sobre um elemento figurativo idêntico – um triângulo vermelho em qualquer dos casos com semelhante inclinação – em letras maiúsculas, brancas em qualquer dos casos, o que produz e transmite uma imagem de conjunto muito semelhante.
Note-se que o consumidor o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, não se confrontando, em regra, com ambos os sinais, não recordará a posição invertida dos aludidos triângulos entre si.
Memorizará a imagem global, as letras maiúsculas e o triângulo, pelo que a forte proximidade gráfica e fonética levá-lo-ão a associar o produto assinalado pela marca impugnada ao protegido pela marca da Apelante.
Perante tais semelhanças os consumidores serão inevitavelmente induzidos em erro e a acreditar que todos os produtos têm a mesma proveniência ou, no mínimo, que provêm de entidades com alguma relação económica.
Tais circunstâncias permitem concluir que a ora Recorrida, que manteve com a ora Recorrente, relações contratuais de parceria comercial, de promoção e revenda dos respectivos produtos, não podendo, pois, desconhecer os produtor comercializados pela Recorrente com a marca  escolheu as características gráficas e visuais dos elementos nominativos e figurativos da marca em causa nos autos por forma a criar no espírito dos consumidores uma associação espontânea com os produtos assinalados com a marca  .
Note-se que, como decorre dos factos provados, a ora Recorrida apenas registou a marca em causa depois de terminadas as relações comerciais, cujo desfecho, como é sabido, não foi feliz – correu termos acção judicial em que as partes discutiram a titularidade das marcas que se encontram registadas a favor da Apelante.
E assim, plena conhecedora das marcas da ora Recorrida, do selling power das mesmas junto dos consumidores, aproveitou tais conhecimentos para suscitar e facilitar uma associação espontânea com a marca e com os produtos da Marilan.
E têm plena razão de ser os receios da ora Recorrente em face das possibilidades de exploração da marca impugnada no mercado.
Os exemplos de embalagens apresentados pela ora Recorrente, embora não constem dos factos provados, são, em face das características de ambos os sinais, perfeitamente plausíveis e susceptíveis de reforçar a aproximação à esfera merceológica do sinal da Apelante,, sendo, na inverdade desse facto, suscetível de induzir o público em erro.
A possibilidade de registo da marca da Recorrida permitiria usufruir, sem custos, do poder atractivo da marca da Recorrente, retirar benefício da comercialização dos seus produtos de forma reprovável por permitir a utilização não consentida da reputação do sinal da Apelante.
Assim, impõe-se, diversamente do que entende a Apelada, que a marca seja recusada, nos termos do disposto nos artigos 231º, ns. 3, al. d) e n.º 6, 238º e 311º, n.º 1, al. a) do CPI.
Procede, pois, a apelação.
*
IV.–Decisão.
Pelo exposto, acordam em julgar procedente a apelação e, consequentemente, em revogar a decisão recorrida, que se substitui por outra que recusa o registo da marca em causa nos autos..
Custas pela Recorrida (artigo 527.º do CPC).
Registe e notifique.
*
Lisboa, 2022-05-18
(Ana Isabel Mascarenhas Pessoa)
(Paula Doria Pott)
(Eleonora Viegas)
[1]https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/guidelines
[2]Cf. o Acórdão do TJUE de 29 de janeiro de 2020 (Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd v. SkyKick UK Ltd, SkyKick Inc.), proferido no processo n.º C-371/18, §73.
[3]Cf. o citado Acórdão do TJUE de 29 de janeiro de 2020, § 74 e 75, e ainda os Acórdãos Acórdão de 11 de junho de 2009 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli), proferido no processo C-529/07, e de 14 de maio de 2019, proferido no processo n.º T-795/17 (Neymar).
[4]Cf. Acórdãos do Tribunal Geral de 26 de fevereiro de 2015, (Pangyrus v. IHMI - RSVP Design (COLOURBLIND), proferido no processo T ‑ 257/1, e de 14 de maio de 2019, proferido no processo n.º T-795/17 (Neymar).
[5]J.P. Remédio Marques, “Invalidade (Ou Recusa da Concessão) de Marca com Base em Má-Fé/Concorrência Desleal do Titular”, Revista de direito intelectual, n.º 1, 2021, Almedina, Coimbra, pg. 115.
[6]A Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 foi transposta para o CPI de 1995, tendo sido substituída pela Directiva n.º 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22.10.2008, e pela Directiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16.12.2015, transposta para o CPI 2018; o Regulamento (UE) n.º 2015/2424, do Parlamento Europeu e do Conselho, foi codificado no Regulamento n.º 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, sobre a Marca da União Europeia (RMUE)
[7]ECLI:EU:T:2005:289
[8]Cf. Pedro Sousa e Silva, “Direito Industrial – Noções Fundamentais”, 2ª Ed. 2019, pg. 295 e .
|
