| Decisão Texto Integral: | Acordam na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:
1. MESQUITA DE SOUSA HOTELS & RESORTS, LDA. recorre da sentença que negou provimento ao recurso por si interposto que manteve o despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. que recusou o registo da marca nacional n.º 721428, “MS COLLECTION”, negando protecção jurídica a esta marca.
Antecedentes, tal como descritos na sentença em recurso:
2. MESQUITA DE SOUSA HOTELS & RESORTS, LDA, com sede na Rua António Nicolau D’Almeida, n.º 45, escritório 1.3, 4100-320 Porto, com o NIPC 514313404 veio, ao abrigo do disposto nos artigos 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho do Diretor de Marcas do INPI que recusou o registo da marca nacional n.º 721428, “MS COLLECTION”, contra MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD., com sede em 2 ALEXANDRA ROAD, #05-04/05 DELTA HOUSE, 159919 SINGAPORE, pedindo que seja revogado o despacho recorrido e em consequência, concedido o registo da referida marca, por não se verificar qualquer fundamento de recusa. Mais peticiona seja ser declarada a caducidade da marca da União Europeia n.º 017890041, por falta de uso sério durante cinco anos consecutivos, nos termos dos n.ºs 1 e 5 do artigo 269.º do CPI.
Alegou em síntese, que não existem semelhanças entre a marca registanda e a marca da recorrente que suscitem a possibilidade de erro ou confusão, nos termos previstos na al. c). do n.º 1 do art.º 238.º do CPI e ainda que a marca da Recorrida não é objeto de uso sério, nos termos do artigo 267.º do CPI.
*
Regularmente citada, a recorrida não apresentou resposta ao recurso.
4. O Tribunal da Propriedade Intelectual, proferiu a seguinte sentença:
“1. Por todo o exposto, julgo improcedente o recurso interposto por MESQUITA DE SOUSA HOTELS & RESORTS, LDA e em consequência:
1.1 Mantenho o despacho recorrido que recusou o registo da marca nacional n.º 721428, “MS COLLECTION”, negando protecção jurídica a esta marca;
1.2 Absolvo da instância a recorrida quanto ao peticionado pela recorrente na alínea b) do seu petitório, por não ser este Tribunal de recurso competente para apreciar tal matéria, sem ter havido pronúncia sobre a mesma da entidade administrativa competente (INPI).
1.3 Fixo à causa o valor de € 30.000,01, nos termos do disposto nos art.ºs 303.º, n.º 1 e 306.º, n.ºs 1 e 2 do CPC.
1.4 Custas pela recorrente pelo total decaimento, nos termos do artigo 527º, nº 1 e nº 2, do Código de Processo Civil.
1.5 Registe e notifique.
1.6 Após trânsito, comunique ao INPI, remetendo cópia da sentença, nos termos do disposto no art.º 34.º, n.º 5, ex vi do disposto no art.º 46, ambos do CPI..
Alegações da recorrente
5. Da sentença referida no parágrafo anterior veio a recorrente MESQUITA DE SOUSA HOTELS & RESORTS, LDA. interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo a sua revogação e “substituindo-se a mesma por Acórdão que determina o deferimento do registo da marca nacional n.º 721.428 “MS COLLECTION”, com todas as consequências legais.”
6. Apresentou as seguintes conclusões:
I O presente recurso vem interposto da sentença do Tribunal da Propriedade Intelectual (“TPI”) que confirmou o despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) que recusou o registo da marca nacional n.º 721.428 “MS COLLECTION” realizado pela Recorrente para assinalar vários serviços na classe 43 da Classificação Internacional de Nice.
II Em 14 de maio de 2024, a Recorrida apresentou reclamação contra esse registo, invocando a titularidade do registo da Marca da União Europeia n.º 017890041 “ ”, registada em 21/06/2019, para assinalar vários serviços na classe 43 da Classificação Internacional de Nice.
III Em 4 de junho de 2024, a Recorrente apresentou contestação à reclamação, sustentando que inexistem atos de concorrência desleal ou imitação/reprodução de marca.
IV Em 3 de julho de 2024, a Recorrida apresentou exposição suplementar, concluindo pela procedência da reclamação e consequente recusa do pedido de registo da marca nacional 721.428.
V Em 3 de setembro de 2024, o INPI proferiu despacho de recusa do registo da marca em crise, assim decidindo pela procedência da reclamação apresentada pela Recorrida.
VI Em 5 de novembro de 2024, a Recorrente, por discordar dessa decisão, interpôs recurso judicial daquele despacho junto do Tribunal da Propriedade Intelectual, dando origem aos presentes autos.
VII Por sentença datada de 03 de abril de 2025 o Tribunal a quo julgou o recurso improcedente, mantendo o despacho do INPI que recusou o registo da marca 721.428.
VIII A Recorrente, contudo, não se pode conformar com o sentido da decisão dado que as marcas em crise, salvo o devido respeito, não são confundíveis.
IX A sentença recorrida considerou que se encontram verificados todos os requisitos do conceito legal de imitação de marca, constantes das alíneas a), b) e c) do artigo 238.º do CPI.
X X. Discorda-se da sentença em crise na medida em que, entre os sinais, não existe semelhança suscetível de provocar o erro ou confusão do consumidor, não se verificando, por isso, o requisito constante da al. c) do artigo 238.º do referido Código.
XI Com efeito, da análise comparativa das marcas, verifica-se que os sinais em confronto apresentam evidentes diferenças tanto ao nível fonético, como ao nível gráfico e visual.
XII Em termos de representação gráfica, a marca prioritária consiste num elemento figurativo particular, sendo que a marca registanda, sendo apenas nominativa, não recorre a elemento gráfico.
XIII Quanto ao elemento nominativo, a sentença recorrida considerou, por um lado, que «a palavra inglesa “COLLECTION” significa colecção e constitui um elemento sem capacidade distintiva (…)» e, por outro lado, que «a existência da letra “S” depois da letra “M”, apesar de ter um som diferente, não tem a capacidade distintiva necessária (…)».
XIV Com todo o respeito, discorda-se do juízo do douto tribunal a quo. O elemento nominativo da marca da Recorrida, quando despido do elemento “COLLECTION” (que não possui capacidade distintiva), é composto por um único “M”, pelo que a mera adição da letra “S” na marca da Recorrente confere suficiente carácter distintivo face à marca da Recorrida.
XV A adição da letra “S” a uma marca composta por uma única letra “M” transforma o elemento nominativo. Além de duplicar o número de letras, altera totalmente a cadência e sonoridade do elemento, pois M + S – duas letras consoantes – não formam conjuntamente uma sílaba, sendo lidas separadamente.
XVI . E a pronúncia da letra “S” – na nossa opinião – tem uma dicção marcada, de tónica forte e dominante na expressão “MS” (“ÉSSE”), suscetível de destrinçar adequadamente as marcas. A pronúncia da marca da Recorrida, “ÉME” COLLECTION, e a pronúncia da marca da Recorrente, “ÉME ÉSSE” COLLECTION, são, por isso, manifestamente distintas.
XVII Neste contexto, cumpre reforçar que, de acordo com Carlos Olavo (citado na sentença em crise), «os elementos fonéticos são mais idóneos para perdurar na memória do público de que os elementos gráficos ou figurativos».
XVIII Assim, tendo os sinais em crise grafias e fonéticas marcadamente distintas, consideramos, salvo douta opinião em contrário, que não existe risco de confusão para o consumidor médio, não se verificando, em consequência, a alegada imitação de marca.
XIX Acresce que, no caso de sinais que possuam capacidade distintiva residual, ou mínima, que lhes permite beneficiar do registo – as marcas fracas – constituídas quase exclusivamente por elementos de uso comum ou vulgarizado (“in casu, “COLLECTION”), “o juízo sobre a confundibilidade deverá ser menos severo, já que a comparação com outras marcas deverá limitar-se à parte que seja original.”
XX Não tendo as expressões comuns às marcas em confronto qualquer caracter distintivo, porquanto são genéricas e descritivas da atividade e finalidade de cada uma das partes, as diferenças que dominam visualmente a impressão de conjunto dos sinais são suficientes para concluir pela ausência de risco de confusão ou associação no espírito do consumidor.
XXI Ademais, conforme tem vindo a ser entendido na jurisprudência e na doutrina, existe um certo grau de confundibilidade que é socialmente adequado.
XXII Por tudo o que vem exposto, as marcas em questão são facilmente distinguíveis aos olhos do consumidor final medianamente atento, sem confronto directo entre elas, sendo que, por outro lado, nada permite concluir que o mesmo consumidor irá facilmente associar a marca registanda e a sua titular, ora (Recorrente), à marca prioritária e à sua titular (ora Recorrida).
XXIII Por tudo o que vem exposto, apreciado o caso concreto, inexiste qualquer risco de confusão do consumidor ou de prática de atos de concorrência desleal, devendo, por isso, a sentença proferida pelo Tribunal a quo ser revogada, substituindo-se a mesma por Acórdão que determine o deferimento do registo da marca nacional n.º 721.428, com todas as consequências legais, o que se requer.
7.–A recorrida não respondeu.
Na sentença recorrida foram considerados os seguintes factos, não impugnados:
1.1 A Recorrente, MESQUITA DE SOUSA HOTELS & RESORTS, LDA., é uma sociedade comercial que tem por objeto a “Exploração e gestão hoteleira e similares, restauração. Organização de atividades de animação turística. Outras atividades de diversão recreativas, nomeadamente organização e realização de transporte de turistas em veículos automóveis com lotação igual ou inferior a 9 lugares”. (Cfr. certidão do registo comercial, junta ao processo administrativo).
1.2 Em 08.03.2024, a Recorrente requereu o registo da marca nacional n.º 721.428, composta pelo sinal verbal “MS COLLECTION”, com o propósito de assinalar serviços de hotéis; serviços de alojamento em hotéis; serviços de catering para hotéis; serviços de restaurante em hotéis; serviços de reservas para hotéis; serviços de restaurante fornecidos por hotéis; serviços de reserva de hotéis via internet; serviços de reserva de alojamento em hotéis; serviços de agências de alojamento temporário [hotéis, pensões]; serviços de reserva de quartos e reserva de hotéis; serviços de agência de marcação de alojamento em hotéis; serviços de agências de viagens que realizam reserva de hotéis; serviços de agência de viagens para reserva de alojamento em hotéis; serviços de agência para reserva de alojamentos em hotéis; serviços de hotel para clientes preferenciais; organização de alojamento em hotéis; serviços hoteleiros de complexos turísticos; serviços de alojamento em complexos hoteleiros; serviços de reserva de quartos de hotel; serviços de reservas de quartos de hotel; serviços de reserva de quartos; hotéis, pousadas e albergues, alojamento para férias e turismo; fornecimento de informação online sobre reservas de hotéis; catering; catering de alimentação e bebidas para banquetes, na classe 43 da Classificação Internacional de Nice. (Cfr. processo administrativo).
1.3 A Recorrida MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD é titular da Marca da União Europeia n.º 017890041,  , registada em 21.06.2019, que se destina a assinalar Serviços de hotéis; Motels; Alojamento temporário; Serviços de intercâmbio de alojamento [multipropriedades de alojamento temporário]; Serviços de gestão hoteleira; Serviços de restauração (alimentação); Serviços de restaurantes e de restaurante para serviço rápido e permanente (snack-bars); Serviços de bar; Serviços de bar de cocktails, Cafés; Serviços de abastecimento de alimentos e bebidas; Restaurantes self-service; Serviços de reservas para alojamento em hotéis e outros tipos de alojamento; Informações sobre férias e planeamento relacionado com alojamento; Fornecimento de instalações para conferências, reuniões e exposições; Serviços de "check-in" e "check-out" de hotéis; Serviços de informação electrónicos relacionados com hotéis; Serviços de assessoria e de consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos, na classe 43 da Classificação Internacional de Nice. (Cfr. processo administrativo).
1.4 A Recorrida, invocando a titularidade da marca referida em 1.3, apresentou reclamação contra o registo da marca nacional 721428, alegando, em suma, que se encontra preenchido o conceito jurídico de imitação de marca e que o deferimento do pedido de registo consubstanciaria concorrência desleal. (Cfr. processo administrativo).
1.5 Notificada, a Recorrente deduziu contestação, sustentando, em suma, que inexistem atos de concorrência desleal ou imitação/reprodução de marca. (Cfr. processo administrativo).
1.6 A Recorrida veio, ainda, apresentar exposição suplementar, concluindo pela procedência da reclamação e consequente recusa do pedido de registo da marca nacional 721.428. (Cfr. processo administrativo).
1.7 Por despacho do INPI proferido em 03.09.2024, a reclamação deduzida pela Recorrida veio a ser julgada procedente, com a consequente recusa do registo da marca requerido pela Recorrente.
1.8 O despacho de recusa foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º 173/2024, em 2024.09.06. (Cfr. sítio do INPI).
Mais de declarou que
“Não há facto não provados com relevância para a decisão a proferir”
II. DELIMITAÇÃO DO OBJECTO DO RECURSO:
Como é pacífico, o Tribunal tem de resolver questões e não apreciar argumentos, e as questões são as que resultam das conclusões das alegações do recorrente. Acresce que este Tribunal de recurso, sem prejuízo das matérias de conhecimento oficioso, não conhece questões novas, isto é, questões que não tenham sido apreciadas pelo Tribunal recorrido.
A única questão a decidir é a de apurar se o tribunal a quo errou ao decidir que o registo da marca nacional n.º 721.428, composta pelo sinal verbal “MS COLLECTION”, na classe 43 da Classificação Internacional de Nice, encerra risco de confusão e concorrência desleal, com a Marca da União Europeia n.º 017890041,  , registada em 21.06.2019, na classe 43 da Classificação Internacional de Nice.
Na sentença em recurso e quanto ao objeto do recurso, o Tribunal a quo considerou que (são nossos os sublinhados):
“No caso em apreço, o sinal da recorrente é verbal e o da recorrida é misto  .
Sendo que em termos gráficos e fonéticos ambos são compostos pela designação “M COLLECTION”, a diferença é que na marca em estudo, da recorrente, surge ao lado da letra “M”, a letra “S”, figurando como “MS COLLECTION”.
Contudo, a palavra inglesa “COLLECTION” significa colecção e constitui um elemento sem capacidade distintiva, sendo aliás um termo descritivo, no âmbito das marcas que assinalam serviços na Classe 43.º, como é o caso das marcas em confronto.
Para além das semelhanças fonéticas e gráficas, existentes entre os sinais em confronto, existe entre aqueles, uma semelhança conceptual, uma vez que são compostos, pela associação da palavra “COLLECTION” a uma ou duas letras (sendo que partilham a letra “M”), circunstância que poderá levar o consumidor, se não a confundi-los a associá-los, à mesma origem empresarial, vez que apesar do sinal anterior ser misto, os “elementos fonéticos são mais idóneos para perdurar na memória do público de que os elementos gráficos ou figurativos” (Carlos Olavo – Propriedade Industrial – volume 1, Almedina 2005, página 102)”.
Ora, o facto da marca recorrida ser mista, destacando a letra “M”, no interior de um círculo e por baixo surgir a palavra “COLLECTION”, não afasta, salvo melhor entendimento, a impressão que causa no espírito do consumidor, susceptível de confusão sobre a origem empresarial das mesmas, até porque as letras são idênticas.
A existência da letra “S” depois da letra “M”, apesar de ter um som diferente, não tem a capacidade distintiva necessária para evitar que consumidor creia, indevidamente, de que se tratam de serviços com a mesma origem empresarial ou que alguma relação se estabelece entre as respectivas entidades que se propõem a introduzi-los no mercado.
Muito pelo contrário, crê-se que a coexistência destes sinais no mercado, poderá levar o consumidor a acreditar que ambos os sinais têm a mesma origem empresarial, sendo irrelevante para o caso, um sinal ter 11 caracteres e outro 12, sendo que a introdução da letra “S” a seguir à letra “M”, não tem a virtualidade de diferenciar as marcas em confronto considerando que, numa visão de conjunto, a primeira impressão é ligação e correlação entre os sinais em confronto.
Diga-se ainda que, a semelhança que se detecta entre os sinais em confronto, não se reconduz, nem reduz ao elemento comum “COLLECTION”, que, como se viu supra é um elemento descritivo, sem distinção, mas sim à sua combinação com os demais elementos constantes do sinal, mais concretamente às letras “M”, no sinal da recorrida e às letras “MS”, no sinal da recorrente. Mais uma vez, a visão global e o efeito de conjunto, permite associar uma marca a outra.
(…)
Posto isto, teremos de concluir, pois que ‘MS COLLECTION e ‘M COLLECTION’ são marcas confundíveis entre si e susceptíveis de serem associadas à mesma proveniência empresarial, e atenta a identidade, afinidade e complementaridade dos serviços que assinalam (semelhança de serviços), exigia-se que as semelhanças entre as marcas fosse bastante maior.
O facto de existirem outras marcas ‘M COLLECTION’, não nos vincula a aceitar o registo de outra, pois desconhecemos em que circunstâncias e porque razão tais marcas foram concedidas, sendo que bem ou mal, o certo é que o foram e não nos cabe, nestes autos, apreciar a bondade de tais concessões.
Concluindo, numa apreciação global das marcas, a impressão de conjunto, produzida pelos seus elementos distintivos e dominantes, é a de que se trata de marcas muito semelhantes existindo um elevado risco de confusão quer pela similitude dos sinais, quer pela associação que se poderá fazer quanto à proveniência dos produtos/serviços, razão pela qual se conclui pela existência de imitação.”
A recorrente, contudo, entende, em síntese, que “da análise comparativa das marcas, verifica-se que os sinais em confronto apresentam evidentes diferenças tanto ao nível fonético, como ao nível gráfico e visual.
Em termos de representação gráfica, a marca prioritária consiste num elemento figurativo particular, sendo que a marca registanda, sendo apenas nominativa, não recorre a elemento gráfico”.
E, ainda, que “A adição da letra “S” na marca da Recorrente confere suficiente carácter distintivo face à marca da Recorrida.”, pois, “Além de duplicar o número de letras, altera totalmente a cadência e sonoridade do elemento, pois M e S – duas letras consoantes – não formam conjuntamente uma sílaba, sendo lidas separadamente. E a pronúncia da letra “S” – na nossa opinião – tem uma dicção marcada, de tónica forte e dominante na expressão “MS” (“ÉSSE”), suscetível de destrinçar adequadamente as marcas. A pronúncia da marca da Recorrida, “ÉME” COLLECTION, e a pronúncia da marca da Recorrente, “ÉME ÉSSE” COLLECTION, são, por isso, manifestamente distintas.”
Acrescenta que sendo consideradas marcas fracas “constituídas quase exclusivamente por elementos de uso comum ou vulgarizado (in casu, “COLLECTION”), “o juízo sobre a confundibilidade deverá ser menos severo, já que a comparação com outras marcas deverá limitar-se à parte que seja original.”
Não tendo as expressões comuns às marcas em confronto qualquer caracter distintivo, porquanto são genéricas e descritivas da atividade e finalidade de cada uma das partes, as diferenças que dominam visualmente a impressão de conjunto dos sinais são suficientes para concluir pela ausência de risco de confusão ou associação no espírito do consumidor”.
Vejamos.
Os factos apurados, como constam acima, são escassos. Revelam-nos, para além da prioridade e titularidade, e no que agora importa, os sinais das marcas nacional e europeia e a que classe pertencem. Pouco mais.
A questão acima identificada convoca as seguintes ideias fortes:
· A regulamentação das marcas visa garantir a lealdade de concorrência (art. 1º, do CPI).
· A marca é um sinal com função distintiva, que se destina, primacialmente, a orientar o consumidor, de modo claro e preciso, no processo de decisão com vista à aquisição de produtos. Revela a origem do produto, e permite recordar, no futuro, através de um mecanismo quase reflexo, a respetiva proveniência empresarial.
· O pressuposto básico da marca é a sua função distintiva.
· Na ponderação da similitude dos sinais devem ser ponderados, por princípio, conjuntamente e de forma interdependente todos os fatores pertinentes, de natureza fonética, gráfica e conceptual, conferindo-se particular atenção aos elementos dominantes dos sinais pretendidos. Os quais, contudo, não são suficientes.
· O juízo comparativo deve ser feito por intuição sintética e não por dissecação analítica.
· O juízo a fazer acerca da imitação, deverá ter em conta uma impressão de conjunto, desagregação do sinal, e não de pormenor das marcas ou produtos, sendo relevantes os elementos que essencialmente, as distinguem por serem os dominantes.
· Este juízo deve ser efetuado atendendo ao consumidor médio da categoria de produtos em causa que esteja normalmente informado e razoavelmente atento e advertido.
· O risco de confusão deve ter-se por verificado quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro, atendendo, designadamente, à semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados.
· O risco de confusão é tanto mais elevado quanto o caracter distintivo da marca anterior se reconhece como importante.
· O risco de associação verifica-se quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro.
Impõe-se, ainda, esclarecer que entendemos que “o direito das marcas não existe para proteger as marcas, mas sim para proteger da confusão o público consumidor e, simultaneamente, para garantir ao titular da marca o seu direito a que o público não seja confundido[1]”; e, ainda, que a interpretação do direito nacional deve fazer-se de harmonia com a Diretiva (UE) 2015/2436 do PE e do Conselho, de 16/12/2016, transposta para o nosso ordenamento jurídico pelo Código da Propriedade Intelectual.
Na medida em que está em causa e é invocada uma marca da União Europeia há que aplicar o regime do Reg. (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/06/2017 (RMUE).
Sendo que, de acordo com o art. 8.º do RMUE:
1.Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca é recusado:
a) Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida;
b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
(…)
No direito nacional, o art. 238.º, n. 1, al. c), do Código da Propriedade Intelectual fornece-nos outras indicações quanto ao conceito ou definição do que seja, para estes efeitos, “imitação”:
1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2 - Para os efeitos da alínea b) do número anterior:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.
3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada”
Resulta destes regimes legais que o que se pretende evitar é que as marcas gerem um risco de confusão entre os consumidores (destinatários finais da informação que o sinal distintivo pretende transmitir), podendo os traços de confundibilidade entre os sinais ter diversas origens: similitude gráfica, visual, fonética ou qualquer outra (Ac. STJ de 14.11.2024 – processo 202/21.6YHLSB.L1.S1).
Atendendo à matéria de facto e ao objeto do recurso, a apreciação a empreender respeita unicamente ao risco de confusão entre os sinais. Embora abrangendo o risco de associação em sentido estrito, o qual se refere a uma situação em que o uso de uma marca pode criar uma relação indevida na mente dos consumidores entre dois produtos ou serviços, mesmo que não haja confusão direta entre as marcas em si.
Vejamos, assim, se existe risco de confusão ou associação entre as marcas dos autos.
Os critérios gerais para a avaliação do risco de confusão foram elencados no acórdão do TJUE de 22 de junho de 1999 (C-342/97 - Lloyd v. Klijsen[2]):
. O risco de confusão é o risco de o público acreditar que os produtos ou serviços correspondentes provêm da mesma empresa ou, se for caso disso, de empresas economicamente ligadas.
. A existência de um risco de confusão para o público deve ser apreciada como um todo, tendo em conta todos os fatores pertinentes no caso concreto.
. A apreciação global acima referida implica uma certa interdependência entre os fatores tomados em consideração e, em especial, a semelhança entre as marcas e entre os produtos ou serviços abrangidos. Assim, um baixo grau de semelhança entre os produtos ou serviços abrangidos pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas e vice-versa.
. No que respeita à semelhança gráfica, fonética ou conceptual das marcas em conflito, a apreciação global do risco de confusão deve basear-se na impressão global por elas produzida, tendo em conta, nomeadamente, os seus elementos distintivos e dominantes.
O risco de confusão também tem sido profusamente tratado nesta secção da PICRS de modo, essencialmente, uniforme[3].
Não oferece grandes dúvidas[4] que a comparação deve fazer-se através da “impressão de conjunto” (intuição sintética) e não por “dissecação de pormenores”: “A regra de ouro” da comparação entre sinais é a que esta deve fazer-se através duma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, como sublinha a jurisprudência europeia, ao declarar que “o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades”[5]. Sendo que o consumidor médio geralmente apreende uma marca como um todo, sem examinar os detalhes, confiando na imagem imperfeita que conserva na memória.
Parte-se, ainda, do princípio de que o consumidor médio da categoria de produtos em causa (Serviços de hotéis; Motels; Alojamento temporário; Serviços de intercâmbio de alojamento [multipropriedades de alojamento temporário]; Serviços de gestão hoteleira; Serviços de restauração (alimentação); Serviços de restaurantes e de restaurante para serviço rápido e permanente (snack-bars); Serviços de bar; Serviços de bar de cocktails, Cafés; Serviços de abastecimento de alimentos e bebidas; Restaurantes self-service; Serviços de reservas para alojamento em hotéis e outros tipos de alojamento; Informações sobre férias e planeamento relacionado com alojamento; Fornecimento de instalações para conferências, reuniões e exposições; Serviços de "check-in" e "check-out" de hotéis; Serviços de informação electrónicos relacionados com hotéis; Serviços de assessoria e de consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos, na classe 43 da Classificação Internacional de Nice) é um consumidor razoavelmente informado e razoavelmente atento e avisado.
Tal como a decisão em recurso considerou, para apreciar o grau de semelhança entre as marcas em causa, há que determinar o seu grau de semelhança gráfica, fonética e conceptual e, sendo caso disso, apreciar a importância a atribuir a esses diferentes elementos, tendo em conta a categoria dos produtos ou serviços abrangidos e as concretas condições em que são comercializados.
Estão em confronto uma marca nominativa[6] e uma marca mista (nominativa e figurativa).
As marcas em comparação são as seguintes:
| marca registanda da recorrente | marca prioritária da recorrida |
MS COLLECTION |  |
Da impressão de conjunto verifica-se similitude entre a marca da recorrente e a marca da recorrida.
Os elementos nominativos, dominantes, na marca da recorrida, revelam-se totalmente incluídos, pela mesma ordem, na marca da recorrente.
Ambas as marcas podem, nos elementos estritamente nominativos, ser consideradas marcas fracas, com pouca distintividade atentos os elementos nominativos que as compõem.
A letra “M”, ou a letra “S” são de uso comum, numa diversidade de produtos e serviços, adquirindo, contudo, significados mais relevantes em determinadas categorias de produtos ou serviços (p. ex. é comum encontrar as letras “M” e “S” associadas a produtos ou serviços motorizados ou a vestuário).
A palavra “collection”, que em português significa coleção, também é de uso indiferenciado em inúmeros produtos ou serviços.
No caso, mesmo a associação destas letras “M” e “S” com a palavra “collection” não confere distintividade que deva considerar-se maior que “fraca”.
São, pois, sinais fracos, pouco ou não distintivos.
Ainda assim, em ambas as marcas podem considerar-se dominantes as letras “M”, na da recorrida, e “MS” no sinal da recorrente.
A lei não define o conceito indeterminado de “carácter distintivo”, ainda que nas als. c) e d) do n. 1, do art.º 209.º, indique casos em que os sinais não reúnem condições para serem consideradas marcas, por falta de capacidade distintiva.
No caso, a adição de uma outra letra (o “S”) não acrescenta ou confere distintividade à marca registanda em relação à marca prioritária.
Sem qualquer outra justificação – que os factos apurados não comportam – o acrescento da letra “S” nada significa, nada altera em relação à marca europeia prioritária.
Com tal acrescento não se retira, pelo menos sem esforço, que se trata de uma nova marca, sem qualquer relação com a marca europeia prioritária, precisamente para os mesmos produtos e serviços.
A recorrente, de resto, e como vimos, indica que é a pronúncia da letra “S”, que tem uma dicção marcada, de tónica forte e dominante na expressão “MS” (“ÉSSE”), que confere a distintividade à marca.
Cremos, no entanto, que a diferente fonética não permite afastar o risco de confusão da marca da recorrente com a marcas da recorrida, em especial no risco de confusão por associação. De resto, a marca europeia da recorrida não comporta, unicamente, a fonética indicada, atento o âmbito territorial de proteção (art. 1.º, n. 2, do referido RMUE).
Tal como já referimos, o risco de associação em sentido estrito refere-se a uma situação em que o uso de uma marca pode criar uma relação indevida na mente dos consumidores entre dois produtos ou serviços, mesmo que não haja confusão direta entre as marcas em si. Ou seja, ainda que as marcas não sejam idênticas ou muito semelhantes pode haver violação se o uso de uma delas, de levar os consumidores a acreditar erroneamente que existe uma conexão, cooperação ou relação comercial entre as empresas por trás das marcas.
Para determinar se há risco de associação, há que considerar uma série de fatores, incluindo a semelhança das marcas, a natureza dos produtos ou serviços em questão, o grau de distintividade e o grau de notoriedade da marca
Um dos mais relevantes acórdãos do TJUE sobre esta matéria é o do caso "Canon", de 11 de novembro de 1997 (C-39/97), enfatizando que a proteção das marcas não se limita apenas a evitar confusão direta entre as marcas, mas também se estende à prevenção de qualquer associação indevida que possa prejudicar o valor distintivo ou a reputação da marca registrada. Afirma-se que “Em contrapartida, a existência de tal risco está excluída se não se concluir que o público pode ser levado a supor que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas”.
Quanto maior for o risco de associação maior é o risco de confusão.
Deste modo, e atendendo apenas aos factos provados, é nosso entendimento que não ocorre o invocado erro de julgamento e considera-se, que, efetivamente, as marcas em causa apresentam semelhanças suficientemente relevantes para que seja recusado o registo da marca da recorrente, por imitação.
Pelos mesmos motivos, o registo da marca nacional da recorrente, por constituir imitação da marca europeia da recorrida, poderia gerar concorrência desleal.
III. DECISÃO:
I. Pelo exposto, negamos provimento ao recurso e, em consequência, mantemos na íntegra a sentença impugnada que manteve a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que negou o registo da marca nacional n.º 721428, “MS COLLECTION”.
II. Custas pela recorrente.
Cumpra-se o disposto no artigo 34.º, n. 5, do CPI aplicável ex vi art. 46.º do mesmo diploma, após trânsito e baixa dos autos.
Lisboa, 17/09/2025
Armando Cordeiro
Eleonora Viegas
Carlos M. G. de Melo Marinho
_______________________________________________________
[1] Tribunal de Apelação do Sétimo Circuito, caso James Burrough, Ltd v. Sign of the Beefeater, Inc., 1976 (passagem extraída da tradução espanhola de FERNANDEZ-NOVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, 1984, p. 45).
[2] Consultável in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61997CJ0342
[3] Por todos cf. o acórdão de 26.05.2023, proferido no processo 62/22.0YHLSB.L1-PICRS e disponível in www.dgsi.pt
[4] Cf. por todos o Acórdão do TJUE no processo C-251/95 de 11 de novembro de 1997 caso Sabel BV vs Puma AG Rudolf Dassler Sport, consultável in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61995CJ0251 “Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas. Com efeito, resulta da redação do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da diretiva, nos termos do qual “existe, no espírito do público, um risco de confusão...», que a perceção das marcas que tem o consumidor médio do tipo de produto ou serviço em causa desempenha papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades” – 23.
[5] Pedro Sousa e Silva, in Direito Industrial – Noções Fundamentais, Almedina, 2019, 2ª edição, página 279 e ss..
[6] Também chamadas marcas verbais, constituídas por palavras, formando ou não frases, letras, ou números e que podem corresponder a vocábulos já existentes ou a formas ou siglas inventadas ou modificadas, na noção de Pedro Sousa e Silva, in Direito Industrial, 2ª ed. Reimp., Almedina 2020, p. 218. |
