| Decisão Texto Integral: | Acordam em conferência, na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa
I. RELATÓRIO
1. Hilodi - Historic Lodges & Discoveries, SA intentou acção declarativa de condenação, sob a forma de processo comum, contra Wow Wines, Lda, formulando os seguintes pedidos:
a) A anulação da denominação social “WOWWINES, LDA.”, bem como o cancelamento da respectiva matrícula, inscrições e registos na Conservatória do Registo Comercial/Registo Nacional das Pessoas Colectivas, assim como em quaisquer serviços ou entidades nos quais o correspondente registo se encontre lavrado;
b) A proibição da Ré utilizar, na actividade comercial, a referida denominação social;
alegando, em síntese que, no âmbito das actividades de animação turística a que se dedica, criou um projecto classificado de Potencial Interesse Nacional que tem como missão reforçar a oferta cultural e museológica da cidade do Porto, bem como enaltecer o potencial da região em áreas estratégicas como o vinho, tendo sido inaugurado um megaempreendimento a 31/7/2020 que teve como investimento cerca de €106 milhões, que contou com a parceria do IEFP, IP, cujo projecto tem o nome de WOW e consiste em 6 experiências, 9 restaurantes, bares, cafés e uma escola de vinho, sendo uma das experiências a The Wine Experience, sendo a Apelante titular das seguintes marcas da União Europeia: nº 17886816- WOW- pedida em 12/4/2018 e concedida em 16/9/2020; nº 17886822- WORLD OF WINE- pedida em 12/4/2018 e concedida em 12/2/2019; nº 17886829- WORLDOFWINE- pedida em 12/4/2018 e concedida em 28/5/2019; nº 17886832- WORLDOFWINE- pedida em 12/4/2018 e concedida em 28/5/2019.
Mais alega que tomou conhecimento que a ré registou os domínios www.wowwines.pt e www.wowwines.eu que são confundíveis com o domínio e com as marcas da Apelante que se destinam a assinalar “Bebidas alcoólicas”, sendo a Apelada uma empresa portuguesa constituída em Setembro de 2020 e que se dedica ao comércio por grosso de bebidas alcoólicas, para além de que promove a venda de bebidas alcoólicas sob a designação WOW que em tudo alude às marcas e aos produtos da Apelante protegidos na Classificação de Nice nº 33.
As expressões em causa – WOW e WOWWINES - são muitíssimo semelhantes, uma vez que a parte característica da denominação social da Ré reproduz e contém o elemento característico nominativo das marcas da Autora. Acresce que a palavra “WOW” se apresenta como sendo o elemento inicial da denominação social da Ré e, sendo inicial, é visualizado e retido mais facilmente pelos consumidores. E o elemento “WINES” é meramente descritivo da área de negócio da Ré, logo, este elemento nominativo é genérico e sem qualquer distintividade. Já o elemento LDA. mais não traduz que a identificação da natureza jurídica da Ré.
Conclui que, face à semelhança entre os sinais e existindo identidade entre as actividades da autora e da ré, não pode deixar de existir risco grave de confusão ou associação no espírito do consumidor, sendo ilegal o uso pela Ré na sua actividade comercial da expressão WOW.
2. A Ré/ora Apelante não apresentou contestação, pelo que foram julgados confessados os factos articulados pela autora.
3. Foi proferido despacho saneador-sentença, cujo decreto judicial foi o seguinte:
“Por todo o exposto, julga-se procedente a presente acção e, em consequência:
Anula-se a firma da ré “WOW WINES, LDA.”
Condena-se a ré no pagamento das custas, nos termos do disposto no art. 527º, 1 e 2, do CPC.
Valor da causa: €30.000,01 (art. 303º,1, do CPC). Registe e notifique.
Após trânsito, comunique ao RNPC e à CRC competente.”
4. Inconformada com tal decisão, a Ré/ora Apelante dela interpôs o presente recurso de apelação, apresentando as seguintes conclusões [transcrição]:
I. A Recorrente teve conhecimento que contra si corria termos a presente ação através de notificação efetuada à sua Mandatária em 05/05/2021, nos termos do artigo 255º do CPC, no âmbito do processo que sob o n.º 448/20.4YHLSB corre termos no Juiz 2 do Tribunal de Propriedade Intelectual de Lisboa;
II. A Recorrente nunca foi citada para a presente ação ou notificada de qualquer acto ocorrido no âmbito da mesma;
III. A Recorrente é zelosa no recebimento da sua correspondência, verificando várias vezes por semana a sua caixa de correio;
IV. Não foi depositada na caixa de correio da Recorrente qualquer correspondência que lhe haja sido remetida no âmbito dos presentes autos;
V. Há falta de citação;
VI. A falta de citação equivale à sua nulidade o que importa a nulidade de todo o processado após a petição inicial, nos termos do disposto nos artigos 187º alínea a), 188º, n.º 1, alínea e) e 1ª parte do artigo 191º, n.º 1 do C.P.C., o que se requerer seja apreciado e declarado.
VII. A firma da Recorrente não imita as marcas da Recorrida.
VIII. Não se provaram factos suscetíveis de preencher o conceito de imitação previsto no artigo 238º, n.º 1 do CPI.
IX. A firma da Recorrente Wow Wines não é confundível com as marcas da Recorrida com a designação “World of Wines”.
X. A marca da Recorrida “Wow” não tem qualquer sinal distintivo, sendo uma palavra de uso comum, insuscetível de uso exclusivo e como tal insuscetível de imitação.
XI. A atividade de negócio da Recorrente e os bens protegidos pelas marcas da Recorrida destinam-se a assinalar atividades /produtos distintos.
XII. A decisão proferida pelo Tribunal A Quo é violadora do disposto nos artigos 209º, 231º e 238º n.º 1 do CPI.
XIII. Devendo ser revogada e substituída por outra que determine que a firma da Recorrente - wow wines - não imita as marcas da Recorrida, permitindo-se a manutenção do seu uso.
Conclui, pedindo que se revogue a sentença recorrida, substituindo-a por outra que determine que a firma da Recorrente - wow wines - não imita as marcas da Recorrida, permitindo-se a manutenção do seu uso.
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II. QUESTÕES A DECIDIR
De acordo com as disposições conjugadas dos arts. 635º/4 e 639º/1 ambas do Cód. Proc. Civil, é pelas conclusões das alegações do recorrente que se delimita o objeto e o âmbito do recurso, seja quanto à pretensão do recorrente, seja quanto às questões de facto e de direito suscitadas. Esta limitação objectiva da actuação do Tribunal da Relação não ocorre em sede de qualificação jurídica dos factos ou relativamente a questões de conhecimento oficioso, desde que o processo contenha os elementos suficientes a tal conhecimento (cf. art. 5º nº 3 do Cód. Proc. Civil).
Por outra banda, o tribunal de recurso não está adstrito à apreciação de todos os argumentos produzidos em alegação, mas apenas de todas as questões suscitadas que se apresentem como relevantes para conhecimento do respectivo objecto, exceptuadas as que resultem prejudicadas pela solução dada a outras (cf. art. 608º nº 2 do Cód. Proc. Civil, ex vi do art. 663º nº 2 do mesmo diploma).
Acresce que, como meio impugnatório de decisões judiciais, o recurso visa tão só suscitar a reapreciação do decidido, não comportando, assim, ius novarum, isto é, a criação de decisão sobre matéria nova não submetida à apreciação do tribunal a quo.
Tendo por base este quadro normativo, emerge das conclusões das alegações de recurso apresentadas pela recorrente que o objecto do presente recurso se circunscreve às seguintes questões:
- Nulidade/falta de citação;
- Violação do direito de marca da Apelada pelo uso da firma/denominação «Wow Wines, Lda» da Apelante, por imitação dos sinais da Apelada.
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III. FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO
Na decisão recorrida julgaram-se provados os seguintes factos [transcrição]:
1. A ré é uma sociedade por quotas que foi constituída em 14/09/2020, tendo por objecto social a actividade de “comércio, importação, exportação, representação e distribuição, consultoria de vinhos, organização de eventos e roteiros vinícolas”.
2. A ré tem como firma “Wow Wines, Lda”.
3. A ré também registou os domínios www.wowwines.pt e www.wowwines.eu
4. A ré promove a venda de bebidas alcoólicas sob a identificação “WOW”.
5. Na página de facebook da ré, em www://www.facebook.com/wowwines, esta assume-se como uma “loja de vinho, cerveja e bebidas espirituosas”.
6. A ré não tentou registar a marca que usa.
7. A autora abordou a ré com vista a obviar a apresentação de contendas judiciais, mas sem sucesso.
8. A autora deu entrada com outra acção neste Tribunal da Propriedade Intelectual, que tem o numero 448/20.4YHLSB com vista à proibição de uso e cancelamento dos domínios www.wowwines.pt e www.wowwines.eu.
9. A autora é titular das seguintes marcas registadas:
a) marca mista da UE n.º 17886816 WOW, com o seguinte sinal: 
com registo requerido em 12/04/2018 e concedido em 12/02/2019, destinada a assinalar, entre outros, e para o que ora importa “preparações para produzir bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); bebidas alcoólicas exceto cerveja; cidra; cidras; vinho; bebidas espirituosas e licores; bebidas alcoólicas pré-misturadas; hidromel; cocktails; essências alcoólicas; extratos de frutos com álcool; extratos alcoólicos; extratos de fruta com álcool.”, na classe 33 da Classificação Internacional de Nice;
b) marca mista da UE n.º 17886822 WORLDOFWINE, com o seguinte sinal:
 , com registo requerido em 12/04/2018 e concedido em 12/02/2019, destinada a assinalar, entre outros, e para o que ora importa “preparações para produzir bebidas alcoólicas; bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); bebidas alcoólicas exceto cerveja; vinho; licores; bebidas alcoólicas pré-misturadas; cocktails; essências alcoólicas; extratos de frutos com álcool; extratos alcoólicos; extratos de fruta com álcool.”, na classe 33 da Classificação Internacional de Nice.
c) marca mista da UE n.º 17886829 WORDOFWINE, com registo requerido em 12/04/2018 e concedido em 28/05/2019, destinada a assinalar, entre outros, e para o que ora importa “Cervejas; bebidas de fruta e sumos de fruta; cerveja e produtos de cervejaria; preparações para fazer bebidas; refrigerantes; bebidas à base de cerveja; bebidas não alcoólicas com aroma de cerveja; cervejas aromatizadas; cervejas artesanais; cervejas sem álcool; cocktails à base de cerveja; águas; bebidas à base de frutos de casca rija e soja; batidos (bebidas de fruta não alcoólicas); bebidas desportivas; bebidas energéticas; bebidas isotónicas; granizados parcialmente congelados; sorvetes em forma de bebidas; sorvetes (bebidas); sumos; águas gasosas; águas minerais [bebidas]; xarope para fazer bebidas.” na classe 32 da Classificação Internacional de Nice.
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IV. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
1. Nulidade/falta de citação
Invoca a Apelante a nulidade da citação, alegando que nunca foi citada para a presente acção ou notificada de qualquer acto ocorrido no âmbito da mesma, não tendo sido depositada na sua caixa de correio qualquer correspondência que lhe haja sido remetida no âmbito dos presentes autos.
Sobre tal questão pronunciou-se o Tribunal a quo por despacho proferido em 27/10/2021, julgando improcedente, por não provado, o incidente de falta de citação, considerando assentes os seguintes factos, no âmbito desse incidente:
1 – A presente acção foi intentada contra a R. em 14/10/2020.
2- Do Registo Nacional de Pessoas Colectivas consta que a R. tem sede no Beco Garcês, nº 10, r/c, 1100-117 Lisboa, cfr. fls. 128.
3- Em 10/10/2020 foi enviada carta de citação para a morada referida em 2, tendo a mesma vindo devolvida com a menção ‘não atendeu’.
4 – A 4/11/2020 foi depositada a carta de citação no receptáculo constante da morada referida em 2, constando tal informação da prova de depósito junta a fls. 131, com a menção ‘No dia 2020-11-04, 10:00 na impossibilidade de Entrega depositei no Receptáculo Postal Domiciliário da morada indicada a Citação a ela referente’, cfr. Fls. 131.
- Por despacho de fls. 132, datado de 26/01/2021, foi considerada efectuada a citação, cfr. Fls. 132.
- Em 07/04/2021 foi proferida sentença que julgou a acção procedente, cfr. Fls. 132.
- Em 06/05/2021 a R. juntou procuração forense aos autos, cfr. Fls. 136.
- Em 17/05/2021 a R. veio arguir o incidente de falta de citação, cfr. Fls. 138.
Em sede de fundamentação jurídica, o Tribunal de 1ª instância pronunciou-se da seguinte forma:
“Dispõe o art. 188º do CPC:
1 – Há falta de citação:
a) Quando o ato tenha sido completamente omitido;
b) Quando tenha havido erro de identidade do citado;
c) Quando se tenha empregado indevidamente a citação edital;
d) Quando se mostre que foi efetuada depois do falecimento do citando ou da extinção deste, tratando-se de pessoa coletiva ou sociedade;
e) Quando se demonstre que o destinatário da citação pessoal não chegou a ter conhecimento do ato, por facto que não lhe seja imputável.
Por seu turno, dispõe o art. 187º, 1, a), do CPC que ‘É nulo tudo o que se processe depois da petição inicial, salvando-se apenas esta., quando o réu não tenha sido citado.
Por fim, nos termos do disposto do que dispõe o art. 198º,2, a nulidade decorrente da falta de citação pode ser arguida em qualquer estado do processo enquanto não deva considerar-se sanada. Contudo, a nulidade decorrente da falta de citação deve ser arguida na primeira intervenção processual, cfr. Art. 189º do CPC.
No caso, a R. teve a 1ª intervenção no processo no dia 06/05/2021 e conforme explica no seu articulado de incidente, teve conhecimento desta acção no dia 05/05/2021 no âmbito de outros autos que também correm termos neste tribunal.
Contudo, o incidente de nulidade processual por falta de citação apenas foi invocado a 17/05/2021, 10 dias após a 1ª intervenção processual.
Ora, conforme se escreve no CPC anotado por Abrantes Geraldes, Paulo Pimenta e Luís Filipe Pires de Sousa, Almedina, Iº Vol., p. 228 ‘Se, apesar de ocorrerem circunstâncias passíveis de configurar nulidade por falta de citação, o réu ou o Ministério Público (…) tiver intervenção no processo sem invocar imediatamente o vício, a nulidade considera-se suprida. Para este efeito, “arguir logo a falta” significa fazê-lo na primeira intervenção processual.
No caso, a junção aos autos da procuração sem arguição imediata da nulidade por falta de citação, não é demonstrativo de que não pretenda arguir tal nulidade. Pelo contrário.
Assim sendo, entendo que a mesma foi arguida em tempo, não se encontrando sanada.
No que respeita à falta de citação propriamente dita, vejamos se a mesma ocorreu ou não.
Decorre do supra citado art. 188º,1 e), do Código de Processo Civil que há falta de citação quando se demonstre que o destinatário da citação pessoal não chegou a ter conhecimento do acto, por facto que não lhe seja imputável.
No caso a citação foi efectuada nos termos do disposto no art. 246º do CPC.
Este normativo regula as formalidades de citação das pessoas colectivas, resultando que a carta de citação deverá ser endereçada para a sede da citanda inscrita no ficheiro central de pessoas colectivas do Registo Nacional de Pessoas Colectivas.
Conforme resulta de fls.128 a secretaria, na sequência da devolução da carta de citação, pesquisou nesse ficheiro a morada da R. e verificou que a carta de citação tinha sido remetida para a morada que daquele ficheiro constava. Nessa circunstância e em obediência ao disposto no nº 4 do citado art. 246º do CPC foi remetida nova carta de citação para a mesma morada, presumindo-se, pois, que a citação foi corretamente efectuada, tendo chegado ao conhecimento do citando.
Afirma a R. que não teve conhecimento do teor da carta de citação, mas não sabe por que motivo.
Ora, foram observadas todas as formalidades a que aludem os nºs 2 e 4 do art. 246º do CPC. O desconhecimento alegado, não é suficiente para ilidir a presunção de que o destinatário teve conhecimento dos elementos que lhe foram deixados, razão pela qual considero que não existiu falta de citação. Neste sentido, cfr. Ac. TRC, de 12/12/2017, disponível em www.dgsi.pt.
De facto, o próprio citando não alega qualquer facto que permita ilidir a presunção de que teve conhecimento do teor da citação, limitando-se a afirmar que não sabe o que aconteceu.
Atento o que ficou dito e considerando os factos provados, o presente incidente de nulidade do processado por falta de citação tem de ser julgado improcedente”.
Concordamos inteiramente com este segmento do despacho proferido em 27/10/2021, que julgou improcedente o incidente de falta de citação da ré. Com efeito, foram observadas as formalidades que o art. 246º do CPC impõe relativamente à citação de pessoas colectivas, tendo, perante a devolução da primeira carta enviada para a sede da ora Apelante, sido enviada uma segunda carta nos termos do art. 230º/2 ex vi nº 4 do citado art. 246º do CPC, pelo que bem andou o Tribunal a quo ao considerar a ré/ora apelante devidamente citada.
Mostram-se despiciendas maiores considerações para se concluir pela improcedência da invocada nulidade.
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2. Violação do direito de marca da Apelada pelo uso da denominação social/firma «Wow Wines, Lda» da Apelante, por imitação dos sinais da Apelada
Como assinalou o Tribunal a quo, em causa nos autos está a anulação da firma da ré/ora apelante, «Wow Wines, Lda», com fundamento em confundibilidade com as marcas prioritárias da autora/ora apelada.
A acção foi julgada procedente e, em consequência, anulada a firma da ré «Wow Wines, Lda».
Contra o entendimento da 1ª instância de que existe imitação das marcas da apelada, a apelante esgrime os seguintes argumentos:
- Não há qualquer semelhança gráfica, figurativa ou até fonética entre a firma da recorrente e as marcas da recorrida;
- A marca da recorrida «WOW» corresponde a uma interjeição – uau – sendo uma palavra que faz parte da língua inglesa, exclamação informal, usada na linguagem corrente, que não tem qualquer sinal distintivo;
- Não há risco de associação da firma da recorrente com as marcas da recorrida.
- A actividade de negócio da recorrente e os bens protegidos pelas marcas da recorrida são totalmente distintos;
Concluindo a apelante que a sua firma «Wow Wines» não é confundível com as marcas da apelada e como tal, a decisão recorrida violou os arts 209º, 231º e 238º/1 do CPI.
Analisemos.
A firma (que em sentido lato, abarca a denominação social) é um sinal distintivo do comércio, constituindo um dos elementos obrigatórios do contrato de sociedade (art. 9º/1 c) do Código das Sociedades Comerciais). No caso das pessoas colectivas que não sejam comerciantes, o Regime Jurídico do Registo Nacional de Pessoas Colectivas (DL nº 129/98, de 13 de Maio), doravante RRNPC, fala de «denominação».
O direito ao uso exclusivo da firma é concedido pelo respectivo registo (art. 3º do RRNPC).
Nesta matéria vigoram os princípios da unidade, verdade e novidade.
No que tange à novidade, estabelece o art. 33º/1 do que «As firmas e denominações devem ser distintas e não susceptíveis de confusão ou erro com as registadas ou licenciadas no mesmo âmbito de exclusividade».
Por seu turno, dispõe o nº 5 do mesmo preceito que «Nos juízos a que se refere o n.º 2 deve ainda ser considerada a existência de marcas e logótipos já concedidos que sejam de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos».
Nesta senda, constitui fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou firmas a existência de registos de marcas, logótipos, denominações de origem e indicações geográficas que, sendo anteriores, com ela sejam confundíveis, como estatui o art. 4º/4 do Código da Propriedade Industrial (CPI).
A este respeito defende Pedro Sousa e Silva (Direito Industrial, Almedina, 2ª Edição, pág. 370), que: “Na comparação de firmas com outros sinais distintivos prioritários, deverão usar-se os critérios que determinam o âmbito de exclusivo do sinal invocado (…), tendo sempre presente a natureza nominativa daquele sinal, o que torna irrelevantes quaisquer considerações acerca da apresentação visual das firmas. Deve ainda ter-se presente que no âmbito das firmas, o padrão de apreciação não deve ser aferido pelos olhos do consumidor médio, pois o universo dos destinatários da mensagem identificativa que este sinal encerra não se resume aos clientes, abrangendo ainda os demais intervenientes no tráfico comercial, incluindo fornecedores, instituições de crédito e até concorrentes”.
Sobre a questão da confundibilidade entre as marcas e a denominação social, pode ler-se no acórdão deste Tribunal da Relação de Lisboa proferido em 6/5/2003 (P. 342/2003-7), publicado em www.dgsi.pt que:
“Segundo o Ac. S.T.J. de 14.06.95 (C.J. 1995, 2, 130) o juízo sobre a distinção (de firmas, denominações ou marcas) assenta nos seguintes princípios:
– na existência de semelhanças ou dissemelhanças entre as duas expressões que constituem as firmas, denominações ou marcas;
– em apurar se, em face dessas semelhanças ou dissemelhanças uma delas deve ou não considerar-se susceptível de confusão ou erro com a outra.
E vem-se entendendo igualmente que para se saber se existe essa susceptibilidade releva mais a semelhança que pode resultar dos elementos de uma marca (firma ou denominação) do que da dissemelhança de certos pormenores, sendo por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à necessária comparação”.
Como entendeu o Tribunal a quo, no juízo de confundibilidade devemos considerar os critérios previstos no CPI relativos à imitação dos sinais, ou seja, atender ao estabelecido no art. 238º/1 deste compêndio.
De tal preceito extraem-se os seguintes requisitos (cumulativos) da figura de “imitação ou usurpação”: a prioridade da marca registada [alínea a)], a identidade ou afinidade entre os bens a que se reportam as marcas em consideração [alínea b)] e a existência de semelhança gráfica, fonética, figurativa ou outra de molde a suscitar a fácil indução do consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação entre a marca ulterior e a marca anterior [alínea c)].
Do quadro legal nacional, em consonância com a Directiva das Marcas - Directiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16/12/2015 (cf. designadamente Considerando 16 e artigos 5º e 10º), resulta claramente que o que a lei quer evitar é que as marcas gerem um risco de confusão nos consumidores (destinatários da informação que o sinal distintivo pretende veicular) ou um risco de associação com marca anteriormente registada.
Este desiderato está consonância com o conceito de marca, assente na sua capacidade distintiva, enquanto sinal distintivo de produtos ou serviços de uma determinada origem empresarial (cf. art. 208º do CPI).
Por outro lado, estatui o art. 210º do Código da Propriedade Industrial (aprovado pelo referido Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro) que o registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo dela para os produtos e serviços a que esta se destina. Confere ainda ao respectivo titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal semelhante em produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles da marca registada, caso exista um risco de confusão ou associação (art. 249º do CPI).
Das apontadas disposições normativas, conjugadas com o regime ínsito nos art.s 209º e 231º do CPI, extraímos os requisitos essenciais das marcas, ou seja, o carácter distintivo e a determinabilidade (vide Direito Industrial, Pedro Sousa e Silva, 2ª edição, Almedina, pág. 215), assim como as suas diversas funções, quer de indicação de proveniência (indicando a proveniência dos produtos ou serviços) e garantia de qualidade, quer publicitária.
Como consta da factualidade provada, a ora apelada é titular de três marcas da União Europeia.
A “marca da União Europeia” é regulada pelo Regulamento (EU) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho de 2017 (RMUE), tendo carácter unitário, produzindo os mesmos efeitos em toda a União Europeia (art. 1º nº 2 do RMUE) e adquirindo-se por registo (art. 6º).
São as seguintes as marcas da ora Apelada:
- marca mista da UE nº 17886816 “WOW”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 12/02/2019;
- marca mista da EU nº marca mista da UE n.º 17886822 WORLDOFWINE registo requerido em 12/04/2018 e concedido em 12/02/2019;
- marca mista da UE n.º 17886829 WORDOFWINE, com registo requerido em 12/04/2018 e concedido em 28/05/2019.
É sabido que os parâmetros a apreciar no juízo comparativo dos sinais são o elemento visual, o elemento fonético e o elemento conceptual.
O risco de afinidade aumenta nos casos em que pode mediar uma relação de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação entre os produtos ou serviços ou, mesmo, entre produtos e serviços.
Tal risco deve ser aferido por referência ao consumidor médio dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar, que se presume normalmente informado e razoavelmente atento (neste sentido, Pedro Sousa e Silva, ob. cit. pág. 278).
Acresce que a comparação entre sinais se deve fazer através de uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, considerando-se que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das diferentes particularidades (vide Acordãos do TJ da EU de 11/11/1997 – Sabel.Puma, C-251/95, Col. p. I-6191; de 22/06/1999 – Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, Col.p.-3819 e do TPI (TG) de 22/10/2003 – Asterix. T311/01). Por outras palavras, deve atender-se ao elemento dominante de cada marca, ao seu núcleo essencial, desvalorizando os pormenores, porquanto interessa para a comparação a reminiscência que ficou na memória do consumidor e que lhe permitirá reconhecer o sinal quando o voltar a encontrar.
Na mesma linha, o Supremo Tribunal de Justiça entende que é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas, pois o que importa ter em conta é a impressão global do conjunto, própria do público consumidor, que, desvalorizando pormenores, se concentra nos elementos fundamentais dotados de maior eficácia distintiva.
Não é posto em causa que se mostra in casu verificado o primeiro requisito enunciado no art. 238º/1 alíneas a), ou seja, a prioridade dos sinais da apelada (dado que as marcas desta foram registadas anteriormente).
O mesmo não ocorre no que tange ao segundo e terceiro requisitos, que se prendem com a afinidade dos produtos/serviços e com o risco de confusão ou associação.
O tribunal recorrido concluiu pela existência de identidade entre a actividade a que se dedica a ora apelante e os produtos/serviços a que se referem as marcas da apelada.
A este propósito, pode ler-se na sentença recorrida que:
“No caso vertente, atendendo a que as marcas da autora assinalam, entre outros, produtos e serviços relacionados com vinho e que a sociedade ré tem por objecto o “Comércio, importação, exportação, representação e distribuição, consultoria de vinhos, organização de eventos e roteiros vinícolas”, dúvidas também não há de que se verifica identidade entre esta actividade e os serviços a que se referem a marcas da demandante”.
Não podemos deixar de concordar.
Com efeito, provou-se que a ré/ora apelante tem por objecto social a actividade de “comércio, importação, exportação, representação e distribuição, consultoria de vinhos, organização de eventos e roteiros vinícolas e promove a venda de bebidas alcoólicas sob a identificação “WOW”.
E por outra banda, ficou assente que as marcas de que a autora/ora apelada é titular assinalam, no caso da marca mista da UE n.º 17886816 WOW “preparações para produzir bebidas alcoólicas; bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); bebidas alcoólicas exceto cerveja; cidra; cidras; vinho; bebidas espirituosas e licores; bebidas alcoólicas pré-misturadas; hidromel; cocktails; essências alcoólicas; extratos de frutos com álcool; extratos alcoólicos; extratos de fruta com álcool.”, na classe 33 da Classificação Internacional de Nice; no caso da marca UE n.º 17886822 WORLDOFWINE “preparações para produzir bebidas alcoólicas; bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); bebidas alcoólicas exceto cerveja; vinho; licores; bebidas alcoólicas pré-misturadas; cocktails; essências alcoólicas; extratos de frutos com álcool; extratos alcoólicos; extratos de fruta com álcool.”, na classe 33 da Classificação Internacional de Nice; e quanto à marca mista da UE n.º 17886829 “Cervejas; bebidas de fruta e sumos de fruta; cerveja e produtos de cervejaria; preparações para fazer bebidas; refrigerantes; bebidas à base de cerveja; bebidas não alcoólicas com aroma de cerveja; cervejas aromatizadas; cervejas artesanais; cervejas sem álcool; cocktails à base de cerveja; águas; bebidas à base de frutos de casca rija e soja; batidos (bebidas de fruta não alcoólicas); bebidas desportivas; bebidas energéticas; bebidas isotónicas; granizados parcialmente congelados; sorvetes em forma de bebidas; sorvetes (bebidas); sumos; águas gasosas; águas minerais [bebidas]; xarope para fazer bebidas.” na classe 32 da Classificação Internacional de Nice.
Afigura-se, pois, patente a identidade/afinidade da área de actividade da apelante e dos serviços assinalados pelas marcas da apelada, todos eles no domínio da comercialização de bebidas nomeadamente vinhos e outras bebidas alcoólicas, não colhendo o argumento invocado pela recorrente da diversidade do público-alvo.
Segundo Pedro Sousa e Silva (Direito Industrial, 2ª edição, 2019, Almedina, pág. 270), para aferir da afinidade dos produtos/serviços, devemos exigir sempre uma identidade funcional, no sentido de que “a função da marca tem aqui um papel a desempenhar, mas não pode servir para alargar desmesuradamente os limites de protecção conferida por lei ao titular de cada marca.
Assim, só deverão ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores. Os produtos ou serviços terão de se situar, pois, no mesmo mercado relevante, permitindo dessa forma, ainda que tenuemente, uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público”. (sublinhado nosso)
Concluindo o mesmo autor que entre os produtos ou serviços em causa terá de existir um certo grau de elasticidade cruzada da procura.
Acrescenta Pedro Sousa e Silva (ob. cit. pág. 271) que “Importa, assim, ter em conta não só as características intrínsecas dos produtos ou serviços em confronto, mas também outros factores envolventes, destinados a apurar se existem intersecções ou áreas de sobreposição entre os respectivos mercados. Não as havendo, não pode afirmar-se que exista afinidade, nem se permite a invocação do exclusivo legal”
No caso dos autos, entendemos que existe essa afinidade, considerando a natureza e utilidade dos produtos, aptos à satisfação de idênticas necessidades dos consumidores, situando-se os produtos assinalados pelas marcas da apelada e a actividade da apelante no mesmo mercado relevante, podendo falar-se da designada elasticidade cruzada da procura.
Importa agora apreciar os concretos sinais em confronto - a firma ou denominação da apelante (Wow Wines, Lda) e as marcas da apelada (todas mistas com os seguintes elementos nominativos respectivamente: WOW e WORLDOFWINE) - para se aferir da verificação ou não do requisito a que alude a alínea c) do citado art. 238º/1 do CPI.
No cotejo dos sinais em apreço e numa impressão de conjunto, o elemento preponderante das marcas e da firma são as expressões “wow” e “wine”. Na verdade, quer na denominação da sociedade, quer nas marcas referidas existe a palavra “Wow” e duas das marcas integram, quanto aos elementos nominativos, a palavra “Wine”, que também faz parte da denominação da apelante.
Do ponto de vista gráfico e fonético, parece-nos evidente a semelhança dos sinais, não se olvidando, contudo, que no caso das marcas mistas interessa sobretudo a impressão de conjunto.
Também do ponto de vista conceptual, tal como se considerou na sentença recorrida, existem semelhanças entre os sinais, evocando-se a mesma ideia em todos eles.
Apelando àquilo que o consumidor (médio) retem na sua memória e que lhe permite reconhecer o sinal quando o volta a encontrar, afigura-se-nos, que as palavras Wow e Wine, até pela sua sonoridade, serão o mais bem guardado na memória.
Assim, perante tais semelhanças ao nível gráfico, fonético e conceptual, é forçoso concluir pela verificação do risco de confusão ou associação.
Sufraga-se, assim, o entendimento do tribunal a quo, segundo o qual “a identidade nominativa, fonética e conceptual que perdura na memória do público relevante (essencialmente, os consumidores dos produtos e serviços prestados, mas não só, sendo também de atender, no caso das firmas, aos diversos agentes que actuam no mercado) conduz à possibilidade séria de erro ou confusão, relativamente à origem empresarial dos serviços e actividades que cada sinal visa identificar, no sentido de que os serviços e actividades em causa provêm da mesma empresa ou, pelo menos, de empresas ligadas economicamente. Está, assim, também verificado o terceiro requisito da imitação, relevante para o juízo de confundibilidade que importa efectuar nesta sede”.
Contra não se argumente, como faz a apelante, que não há possibilidade de confusão porque “WOW” é uma palavra de uso comum, sem carácter distintivo, insusceptível de uso exclusivo.
No acórdão proferido em 18/11/2021 no âmbito do P. nº 448/20.4YHLSB.L1 desta Secção PICRS, em caso semelhante ao presente, embora estivessem em confronto as marcas da ora apelada e o nome de domínio da ora apelante, considerou-se, com pertinência para estes autos, que:
“Afigura-se-nos porém que, a expressão WOW não convoca qualquer elemento indicador dos produtos/serviços divulgados pela Apelante, nem é um elemento usual descritivo ou de uso vulgarizado para assinalar determinado género de produtos, muito menos aquele tipo de produtos/serviços para o qual está a ser utilizado para publicitar ( classe 33 da Classificação Internacional de Nice), nem é de uso banal esvaziado de conteúdo diferenciador pelo uso generalizado, indiscriminado em relação a qualquer tipo de produto/serviço.
É de facto uma interjeição inglesa utilizada coloquialmente para transmitir admiração, mas não é propriamente um sinal usual, banal, vulgarizado no comércio para distinguir ou identificar produtos, não sendo de utilização habitual em marcas ou outros sinais distintivos, conforme se pode até constatar da consulta pública de marcas no INPI ou EUIPO.
O vocábulo WOW, constante quer da marca quer do nome do domínio- www.wow.pt- para assinalar o tipo de produtos/serviços a que a Apelante se dedica comercialmente, afigura-se original, fantasioso, permitindo conferir distintividade aos produtos/actividades da Apelante, distinguindo-os dos demais, face à novidade, sonoridade expressiva e originalidade do sinal WOW, pelo que, afigura-se-nos que os sinais da Apelante que recorrem a essa expressão não se podem apelidar de sinais fracos”.
Não obstante, ainda que se considerasse fraca a força distintiva da marca WOW, como o fez o tribunal a quo, a alteração introduzida pela Apelada com o termo “WINES”, formando WOWWINES, também não se afigura suficiente para diluir o risco significativo de erro quanto à diferente titularidade dos sinais ou confusão entre eles.
Seguindo de perto tal fundamentação, entendemos que o termo “wow” (equivalente à interjeição «uau», exprimindo admiração, surpresa) não pode ser considerado de uso comum e como tal insusceptível de uso exclusivo, posto que não se trata de palavra usada correntemente para designar os produtos em apreço (v.g. bebidas).
A propósito das expressões de uso corrente, escreveu-se no acórdão deste TRL de 6/5/2003 (P. nº 342/2003-7) publicado em www.dgsi.pt, que “Nogueira Serens (BFDC, “Estudos em homenagem ao Prof. Eduardo Correia, pag. 90), refere que tais indicações são “as que se tiverem tornado usuais na linguagem corrente (os chamados “sinais fracos”, na terminologia alemã).
E como acentua o Ac. S.T.J. de 29.10.98 (BMJ nº 480, pag. 505) o vocábulo de uso corrente significa palavra que se emprega com tanta frequência e pela generalidade das pessoas que acabou por cair na rotina”.
Assim, é manifesto que o termo “wow” não é vocábulo que a pessoa comum use com frequência. É sim um elemento prevalente, comum entre os sinais em causa, susceptível de protecção em si mesmo e de induzir em erro ou provocar confusão nas pessoas, que podem pensar que entre apelante e apelada existem relações económicas ou que os produtos/actividades assinalados pelas marcas da apelada (na área dos vinhos e outras bebidas alcoólicas) e a firma da apelante (que se dedica ao comércio de vinhos) têm a mesma origem empresarial.
Não estamos, portanto, perante marcas desprovidas de distintividade (cf. arts. 209º/1 d) e 231º/1 c) do CPI), nem a presente acção visa a impugnação dos sinais da apelada. O que está em causa é, antes, a violação dos direitos (exclusivos) conferidos à apelada pelos arts 10º/2 e 3 da Directiva das Marcas e pelo art. 249º do CPI (que resultou da transposição da Directiva), por força do registo das suas marcas.
Por outro lado, como se considerou no referido acórdão proferido no processo 448/20.4YHLSB.L1, o que mutadis mutandi se aplica ao caso dos autos, “(…) o vocábulo genérico que é diferente no nome de domínio da Apelada-“WINES”- descreve apenas e só o género de produto comercializado, não permitindo, no conjunto do sinal WOWWINES, arredar o erro ou confusão com a marca e o domínio da Apelante”.
Quer dizer que também o vocábulo «Wines» não dissipa as semelhanças visuais e fonéticas existentes entre a denominação da apelante e as marcas da apelada e por conseguinte, não afasta o risco de confusão (essencialmente por associação) pelo consumidor médio dos produtos em apreço.
Por todo o exposto, é forçoso concluir que se mostram preenchidos os requisitos da imitação previstos no art. 238º do CPI (dos sinais prioritários da apelada), impondo-se concluir, como o Tribunal a quo, pela existência de fundamento para a anulação da firma/denominação da apelante, nos termos do art. 4º/4 do CPI.
Termos em que improcede o recurso.
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V. DECISÃO
Pelo exposto, acordam em julgar improcedente a apelação e, consequentemente, em manter a decisão recorrida.
Custas pela Recorrente (artigo 527.º do CPC).
Registe e notifique.
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Lisboa, 24 de Fevereiro de 2022
Ana Mónica Mendonça Pavão
Maria da Luz Teles Menezes de Seabra
Eurico José Marques dos Reis |
