Acordam na 1ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa:
I. OC, N AG e N Farmacêuticos, S.A, no âmbito do regime processual especial instituído pela Lei 62/2011, de 12/12, instauraram a presente acção arbitral necessária.
Foi instalado o tribunal arbitral para dirimir o litígio relativo aos medicamentos genéricos contendo as substâncias activas “Carbidopa, Entacapona e Levodopa”, cujos pedidos de autorização de introdução no mercado foram submetidos pela sociedade AS, SRO, em 10 de Julho de 2014, e que têm como medicamento de referência o “Stalevo”.
Consta da acta de instalação que a arbitragem tem por objecto o exercício dos direitos de propriedade industrial que emergem da Patente Europeia n.º 118…
As demandantes apresentaram a p.i. (fls. 254 e segs.) onde demandaram a habilitada R Farmacêuticos, Lda (para esta foram transferidos pela AS SRO as AIMs.).
Na contestação a demandada suscitou a excepção da invalidade da reivindicação 16 da patente, por carência de actividade inventiva.
Na resposta, as demandantes suscitaram a questão da incompetência do tribunal arbitral para conhecer dessa questão.
No acórdão saneador prolatado dia 26 de Fevereiro de 2015, rectificado a 1/03/2016, o tribunal arbitral, por maioria, declarou-se competente para conhecer da validade ou invalidade da patente.
Inconformadas, as demandantes interpuseram recurso de apelação dessa decisão, tendo formulado as seguintes conclusões:
A) O presente recurso vem interposto do despacho datado de 26 de Fevereiro de 2015 (“Acórdão Saneador”) na parte em que o tribunal a quo – no caso, o Tribunal arbitral (“TA”) constituído nos termos e para os efeitos da arbitragem necessária ao abrigo doa Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro (“Lei n.º 62/2011”) – declarou, relativamente à sua própria competência, ter competência para conhecer não apenas da vigência como da validade ou invalidade da EP …608 (doravante designada por “EP” 608” ou “Patente”) com reflexo e valor inter partes, pelo que consubstancia uma decisão intercalar ou interlocutória no processo arbitral.
B) O artigo 3º, n.º 7, da lei nº 62/2011 não equipara para efeitos de sindicância em sede de recurso a “decisão arbitral” à “sentença final de mérito”.
C) Assim, o Acórdão Saneador proferido no processo arbitral é recorrível, ao abrigo do disposto no artigo 3º, n.º 7, da Lei n.º 62/2011.
D) Caso assim não se entenda, ou seja, caso se entenda que tratando-se de decisão intercalar ou interlocutória no processo arbitral não lhe seria aplicável o disposto no n.º 7 do artigo 3º da Lei 62/2011 – hipótese que apenas se configura por cautela de raciocínio, sem conceder -, impõe-se aferir a admissibilidade do recurso pelas regras aplicáveis à presente arbitragem, em cumprimento do n.º 8, da mesma disposição.
E) Entre as partes, e como decorre do acordo na acta de instalação do TA e Regras Processuais, não ficou acordada a possibilidade de recurso de actos interlocutórios.
F) Resulta do disposto no artigo 18º da Lei n.º 63/2011, de 14 de Dezembro (“LAV”) (aplicável ex vi do artigo 8º do Acto de Instalação do TA e Regras Processuais) que o TA pode decidir sobre a sua própria competência (n.º 1) quer mediante uma decisão interlocutória quer na sentença sobre o fundo da causa (n.º 8).
G) Nos termos do n.º 9 da referida disposição, a decisão interlocutória pela qual o tribunal arbitral declare que tem competência pode, no prazo de 30 dias após a sua notificação às partes, ser impugnada por qualquer destas perante o tribunal estadual competente.
H) A decisão recorrida na parte em que o TA declarou que tem competência para apreciar e decidir a validade ou invalidade da Patente é, assim, recorrível autonomamente, nos termos do art.º 18º, n.º 9 da LAV e do art. 644º, n.º 2, alínea i) do Código de Processo Civil (“CPC”).
I) A análise da questão objecto de recurso exeige que se parta da análise do regime específico aplicável, decorrente da Lei 62(2011 e dos artigos 4º e 35º do Código da Propriedade Industrial (“CPI”) e da natureza dos direitos em questão e não da norma gela do artigo 91º do CPC que por aqueles é afastada.
J) Nos termos do artigo 2º da Lei n.º 62/2011, o TA é apenas competente para conhecer dos litígios resultantes da invocação deo direito de propriedade industrial relativo aos medicamentos genéricos da Recorrida, já não tendo competência para discutir a invalidade do próprio direito.
K) Os direitos de propriedade industrial são direitos absolutos, que gozam de eficácia erga omnes, impondo a todos os sujeitos jurídicos um dever geral de respeito, que goza “das garantias estabelecidas para a propriedade em geral”, nos expressos termos do artigo 316º, do CPI, incluindo a específica protecção constitucional, como direito fundamental de natureza análoga à dos “direitos, liberdades e garantias”, beneficiando, assim, do regime constitucional que a estes é aplicável, conforme resulta do artigo 17º, da Constituição da República Portuguesa.
L) Perante o litígio resultante da invocação do direito de propriedade industrial o TA não tem de, nem pode, apreciar a questão da validade do direito invocado, porque essa validade se presume, nos termos do artigo 4º do CPI.
M) O único meio facultado pelo CPI para a elisão da presunção de validade de um título de propriedade industrial é a acção de nulidade ou de anulação, a intentar pelo Ministério Público ou por qualquer interessado junto de um tribunal judicial, conforme resulta claramente do artigo 35º n.ºs 1 e 2 do CPI.
N) Tal significa que enquanto o Tribunal de Propriedade Intelectual (artigo 89º-A n.º 1 c) da Lei de Organização e Funcionamento do Tribunais Judiciais, com a redacção dada pela Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho) não declarar nulo ou anular um título de propriedade industrial, nenhuma outra autoridade (outros tribunais judiciais e administrativos, tribunais arbitrais, administração pública, etc.) a pode declarar inválida, quer por via de reconvenção quer pela excepção, funcionando em toda a sua plenitude a presunção de validade decorrente do artigo 4º n.º 2, do CPI.
O) Assim, pelas disposições conjugadas do artigo 2º da Lei 62/2011 e dos artigos 4º e 35º do CPI é forçoso concluir que a questão da invalidade de de uma patente é matéria não arbitrável, ainda que seja deduzida a título de excepção, como se defende.
P) Deste modo, face ao regime específico que daí resulta, não tem qualquer cabimento a aplicação da solução legal que emerge do artigo 91º do CPC, diploma que, de resto, não é aplicável ao processo arbitral sub judice.
Q) Aceitar-se, como o Tribunal a quo propugna, a declaração, com meros efeitos inter partes, da invalidade da Patente ao abrigo do artigo 91º do CPC, conduziria à possibilidade de invalidação subjectivamente parcial da mesma Patente, a qual passaria assim a ser inválida apenas em relação à Recorrida, enquanto continuava a ser válida e oponível contra todos os outros interessados e ao risco, efectivo, de prolação de decisões contraditórias, considerando uns tribunais a sua invalidade e negando outros tal circunstância, assim se destruindo a natureza de direito absoluto do direito de patente, oponível erga omnes, sem que nada na lei autorize tal destruição.
R) Finalmente, a não aplicação à questão em apreciação, do disposto no artigo 91º do CPC, não conduz a qualquer denegação e justiça na medida em que a Recorrida pode obter – e podia ter procurado obter desde que iniciou o procedimento para obter a autorização de introdução no mercado dos seus medicamentos genéricos – a pretensa justiça que almeja, não pela via da aplicação do disposto no artigo 91º do CPC, mas pela via do próprio artigo 35º do CPI.
S) A decisão de competência proferida no Acórdão Saneador assenta numa errada intertpretação dos artigos 2º da lei n.º 62/2011e artigos 4º e 35º do CPI, aplicando de forma imprópria o Direito ao caso dos presentes autos.
Terminam pedindo a anulação da decisão recorrida e a sua substituição por outra que declare o Tribunal Arbitral incompetente para apreciar a validade ou invalidade da Patente.
A demandada R Farmacêuticos, Lda., apresentou contra-alegações, nas quais formulou as seguintes conclusões:
i. O presente recurso vem interposto do Acórdão Saneador proferido pelo Tribunal Arbitral nos autos de arbitragem acima identificados, no qual o mesmo se declarou competente para conhecer das questões relativas à invalidade da patente suscitadas pela Demandada, ora Recorrida, na sua contestação, a título de defesa por excepção.
ii. As Demandantes não se conformam com este entendimento e defendem que apenas os Tribunais de Propriedade Industrial são competentes para conhecer da validade da patente. Sem razão, pois o tribunal recorrido fez correta interpretação e aplicação das disposições legais aplicáveis.
iii. Em primeira linha, atenta a publicação da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro de 2011 (“Lei n.º 62/2011”), quaisquer argumentos, ademais literais, retirados do disposto no artigo 35.º do Código da Propriedade Industrial (“CPI”) para defender a inadmissibilidade de, em sede arbitral, ser declarada a nulidade de direitos de propriedade industrial não podem deixar de ser interpretados de forma atualista.
iv. Acresce que, nos termos do art. 91º do CPC o tribunal competente para a ação é igualmente competente para conhecer, além do mais, das questões que o réu suscite como meio de defesa, princípio que seria também ele postergado se se entendesse que o tribunal arbitral imposto pela Lei nº 62/2011 não pode conhecer da invalidade da patente, enquanto exceção perentória invocada pelo demandado nestes processos, a determinar, verificando-se, a improcedência do pedido.
v. Sendo que tal entendimento não colide com a regra instituída no já citado artigo 35º do CPI, que apenas reserva à competência do tribunal judicial a declaração, a título principal e com eficácia erga omnes, de nulidade ou a anulação dos direitos de propriedade industrial.
vi. Como bem se refere no acórdão recorrido, os motivos que depõem no sentido daquela jurisprudência “foram sendo encontrados a partir da literalidade da norma, passando pelos elementos históricos revelados nos trabalhos preparatórios, pelo elemento sistemático e atingindo o elemento teleológico, para chegar à interpretação que consideramos mais correta do sentido da lei” (cfr. p. 23 do Acórdão Saneador recorrido).
vii. No que concerne à letra da lei, o artigo 2º da Lei nº 62/2011 que fixa o âmbito da arbitragem expressamente se reporta à discussão das patentes, referindo, aliás, as várias tipologias de patentes.
viii. Como bem se salienta no acórdão sob recurso, com o objetivo, declarado nos respetivos trabalhos preparatórios, de criar um mecanismo através do qual se obtivesse, num curto espaço de tempo, “uma decisão de mérito quanto à existência, ou não, de violação dos direitos de propriedade industrial”, a Lei nº 62/2011 criou um regime específico para a composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, excluindo-os da apreciação dos tribunais estaduais e sujeitando-os a arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada – seus artigos. 1º e 2º .
ix. Por outro o diploma em causa e o mecanismo processual nele instituído visaram inequivocamente estabelecer um mecanismo alternativo de composição de litígios que em curto espaço de tempo profira uma decisão de mérito que ponha termo ao litígio, sem necessidade de aguardar por uma decisão do TPI sobre a validade/invalidade da patente. Nesse sentido são claras quer a Proposta de Lei do Governo, quer as conclusões da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, tão bem citados na decisão recorrida.
x. O elemento histórico, pelo seu turno, como bem salientado também na decisão recorrida, leva a concluir que o legislador pretendeu acabar com aglomeração de processos pendentes nos tribunais administrativos que redundavam inexoravelmente em prorrogações de facto dos direitos da patente, tendo-se concluído, à semelhança do que sucedeu em vários países europeus que tal prorrogação não poderia constituir m interesse legítimo do respetivo titular.
xi. No que concerne à sistemática do diploma e do mecanismo processual nele instituído, dele não resulta qualquer limitação no que concerne aos fundamentos da defesa/contestação, sendo que, de outra forma e como bem se refere na decisão recorrida “de outro modo, os tribunais arbitrais criados assumiriam uma função redutora de colocar “chancelas” nas patentes invocadas, mesmo nas que fossem inválidas ou cuja caducidade ocorrera ou então a limitarem-se a remeter a discussão substantiva para os TPI’s” (cfr. p. 25 do Acórdão Saneador recorrido, realce nosso).
xii. Finalmente, contra a tese das Recorrentes, podendo sempre as partes recorrer da decisão final do Tribunal Arbitral para o tribunal da relação competente, em última instância a decisão das questões de invalidade da patente serão decididas por um tribunal estadual.
xiii. Com efeito, e como bem se refere no acórdão recorrido “neste caso a imperatividade da regra de recurso para o tribunal da relação – nº 7 do artigo 3º da Lei nº 62/2011 -, deixando às Partes a porta aberta para o tribunal estadual não pode ser desvalorizada, antes representando um quid especifico, diferenciador da arbitragem voluntária e que a aproxima do regime de tribunal estadual. Corporizando assim o qie se pretendia, isto é, instituir uma 1ª instancia mais célere, não menos especializada que o TPI (...)” (cfr. p.p. 25 e 26 do Acórdão Saneador recorrido).
xiv. “Através do filtro da Relação, o argumento da disparidade de julgados entre tribunais desaparece ou fica largamente atenuado (...)” (cfr. p. 26 do Acórdão Saneador recorrido).
xv. Sem prejuízo de tudo o quanto foi já alegado supra, sempre deverá ser concedida à Demandada, ora Recorrida, a possibilidade de se defenderem da “acusação” de alegada infração da patente de que as Recorrentes são titulares, concretamente, alegar (e demonstrar) a invalidade do direito de propriedade industrial invocado pelas Demandantes, desde logo por tal alegação ter a virtualidade de evidenciar a impossibilidade lógica de infração, pela Demandada, do direito com base no qual as Demandantes sustentam a presente ação arbitral.
xvi. Com efeito, não pode ser coartado o direito de a Demandada, ora Recorrida, se defender das alegações das Demandantes em toda a extensão que consideram necessária e, em particular, arguindo a nulidade da patente, por via de exceção.
xvii. Ou seja, sufragar o entendimento defendido pelas Recorrentes no presente recurso, redundaria afinal, numa restrição ilegal do direito de defesa, o qual tem consagração constitucional (artigo 20.º da CRP).
xviii. Em suma, não pode este tribunal de recurso validar a tese das Recorrentes, sob pena de inconstitucionalidade, desde logo por violação do direito a um processo justo (due process), que os tribunais, no exercício das suas competências, protejam, de forma efetiva, as posições jurídicas merecedoras de tutela.
xix. Pelo que não pode deixar de concluir-se que, ao contrário do sustentado pelas ora Recorrentes, a decisão de competência proferida no Acórdão Saneador fez correta interpretação e aplicação dos artigos 2º da Lei nº 62/2011 e artigos 4º e 35º do CPI, sendo mesmo tal interpretação a única conforme à Constituição, nomeadamente, conforme com o seu artigo 20º que consagra o direito à tutela jurisdicional efetiva.
Encontrando-se os autos pendentes nesta Relação, vieram as demandantes/apelantes juntar cópia de um acórdão do STJ de 14/12/2016.
A demandada veio opor-se à junção alegando ser extemporânea, por o acórdão consubstanciar um parecer jurídico.
Posteriormente, veio a demandada juntar cópia de um acórdão do TC de 24/05/2017.
As demandantes pronunciaram-se sobre o conteúdo do acórdão em referência.
Posteriormente, os autos foram redistribuídos nesta Relação e destribuídos ao ora relator.
Dispensados os vistos, cumpre decidir.
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II. As questões a decidir resumem-se a saber:
- se é admissível a junção em fase de recurso dos acórdãos proferidos pelo STJ e pelo TC;
- se o tribunal arbitral é competente para conhecer da questão da validade ou invalidade de uma patente.
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III. Do mérito da apelação:
Da junção dos acórdãos do S.T.J. e do T.C.:
Dispõe o art. 651º do CPC:
1 - As partes apenas podem juntar documentos às alegações nas situações excecionais a que se refere o artigo 425.º ou no caso de a junção se ter tornado necessária em virtude do julgamento proferido na 1.ª instância.
2 - As partes podem juntar pareceres de jurisconsultos até ao início do prazo para a elaboração do projeto de acórdão.
Ora, os acórdãos em causa nos autos não podem ser considerados “documentos” para efeitos da citada disposição legal, pois que não se destina a fazer prova de qualquer facto, assemelhando-se a um parecer jurídico, pelo que podem ser juntos até ao início do prazo para a elaboração de acórdão.
Tendo os presentes autos de recurso sido redistribuídos a outra secção e tendo aquela junção ocorrido em data anterior, conclui-se que foram tempestivamente juntos aos autos.
Ademais, estando em causa acórdãos de tribunais superiores que se encontram publicados, logo acessíveis a esta Relação, seriam sempre por nós tidos em conta na decisão a proferir.
Termos em que se admite a junção aos autos dos acórdãos em referência.
Da questão da competência do tribunal arbitral:
No despacho saneador o Tribunal Arbitral, por maioria, considerou-se competente para apreciar a questão da validade ou invalidade da patente com efeitos inter partes.
Exarou-se nessa decisão:
“Com a Lei n.º 62/2011, foi instituído um regime especial de arbitragem necessária para os litígios «emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial incluindo os procedimentos cautelares», relacionados com medicamentos de referência e genéricos. Ao conferir-se aos demandados a possibilidade de contestarem, sob cominação de, não o fazendo, perderem a comercialização dos genéricos, não se lhes impôs qualquer limitação quanto aos fundamentos possíveis dessa contestação, como é normal.
Não se afiguraria aceitável que a competência dos tribunais arbitrais, constituídos nos termos daquela Lei n.º 62/2011, ficasse cingida à apreciação da ocorrência de uma alegada violação de um DPI e à eventual condenação dos demandados nas sanções a ela inerentes, excluindo-se a possibilidade de se pronunciarem sobre os meios de defesa aduzidos pelos demandados, que contendam com a validade ou a vigência dos títulos de propriedade industrial em causa. A função dos tribunais arbitrais necessários resumirse-ia a «afirmar patentes», um puro mecanismo de ratificação de alegados direitos de exclusivo dos fabricantes de medicamentos de referência.
Seguindo tal percurso, a condenação do suposto infractor de um DPI cujo título fosse inválido constituiria uma flagrante injustiça, a par da violação do princípio do contraditório, uma das traves mestras do processo justo ou equitativo, o que conduziria a uma interpretação ofensiva do artigo 20.º. n.º 4, da CRP. Do mesmo passo, introduzir-se-ia na ordem jurídica portuguesa uma injustificada derrogação ao princípio geral de que o tribunal competente para a acção é também competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o réu suscite como meio de defesa, consignado no artigo 91º, n.º 1 do Código de Processo Civil. Em contrário do que se declarava expressamente na Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 13/XII - «Adopta-se, ainda, uma tramitação consentânea com a preocupação de celeridade, com garantia pelo devido contraditório das partes [. . .]:»
Mas como superar a aporia da reserva de jurisdição consignada no artigo 35.º do CPI?
Estando-se em presença de direitos absolutos e sendo que os poderes de um tribunal arbitral (voluntário ou mesmo necessário) se cingem, em princípio, às partes no litígio, nada impedirá, porém, que a alegada invalidade de um título de propriedade industrial possa ser conhecida a título incidental, como excepção e, se demonstrada, aquele a julgue inoponível entre as partes no processo - uma pronúncia incidenter tantum.
Solução aliás já admitida noutros sistemas jurídicos, por exemplo nos Estados Unidos da Améríca.
Por fim, tendo o artigo 3º, n.º 7, da Lei n.º 62/2011 estabelecido que da decisão arbitral cabe recurso para o Tribunal da Relaçãocompetente, em última análise será um tribunal estadual a dizer a última palavra sobre a questão da validade da patente submetida aos tribunais arbitrais necessários criados pela referida Lei.
PONDERAÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DE CADA SOLUÇÃO
(…)
Comecemos pela solução da competência exclusiva do tribunal estadual para conhecer da vigência e validade da patente.
Como vantagem, os tribunais estaduais centralizariam a resolução de todas as questões de validade ou invalidade dos DPI, não permitindo sequer que a inoponibilidade pudesse ser discutida em termos bilaterais.
É certo, porém, que das decisões do TPI, tribunal especial, haveria sempre a possibilidade de recurso para os tribunais superiores, agora com secções especiais para esta matéria, onde verdadeiramente se faria a uniformização da jurisprudência. Logo, neste parâmetro, acabaria por haver similitude de efeitos.
Como inconveniente adviria a quebra da celeridade, um dos objectivos na base do novo sistema.
7. 2. Mas as dificuldades não se ficariam por aqui.
Uma vez suscitada a discussão da validade da patente, aspecto fundamental em muitos casos, o TA declarava - artigos 101º e ss. do CPC - a absolvição da instância dos demandados e a lide terminava, sem resolução substantiva. Perguntarse-á: para que serviria o novo sistema? Apenas para avaliar questões menores e afirmar patentes, mas em dificuldades por exemplo quando fosse interposto um procedimento cautelar, expressamente admitido sem reservas de apreciação.
Na linha do que preconizava a ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ARBITRAGEM, haveria que suspender a presente acção arbitral, condicionando-se a suspensão até à sentença do TPI (onde, neste caso, pende uma acção de nulidade da patente) com vista à obtenção de decisão de declaração de nulidade da patente, até ao trânsito em julgado da referida decisão. O que significava o adiamento, sem prazo à vista, de urna decisão sobre os DPI.
E como conciliar com o procedimento cautelar, interposto e decidido, no qual se apreciou a aparência do direito, incluindo a sua invalidade?
O que logo suscitaria a observação de incongruência: o TA deteria competência mais abrangente num procedimento cautelar do que na acção principal.
(…)
7.3. Ainda se supusermos a coexistência de decisões proferidas nos tribunais estaduais com as dos tribunais arbitrais põe-se em risco os princípios da harmonia de julgados e da economia processual, por exemplo, se estes, em acções adrede instauradas, declararem nulas ou anularem as patentes invocadas por fabricantes de medicamentos de referência.
Embora a declaração de nulidade opere, por via de regra, ex tunc, quando por força do disposto no artigo 36º do CPI se ressalvam efeitos produzidos em várias situações, pode gerar situações de flagrante injustiça sempre que se entenda que a Lei 62/2011 não permite a apreciação da validade das patentes invocadas perante o tribunal arbitral. Com efeito, a eventual declaração de nulidade da patente proferida por um tribunal estadual deixaria intacta a decisão anterior do TA, já transitada em julgado, que porventura tivesse condenado a Demandada pela infracção da mesma patente, ficando assim o suposto infractor inibido de comercializar o genérico correspondente ao medicamento de referência cuja patente fora entretanto declarada nula.
7.4. Ao subtrair-se aos tribunais arbitrais necessários instituídos pela Lei n.º 62/2011 a competência para se pronunciarem sobre a validade das patentes invocadas pelos fabricantes de medicamentos de referência, continuaria a manter-se na órbita dos tribunais do Estado uma parte não despicienda do contencioso gerado pela introdução no mercado de medicamentos genéricos, com as delongas a isso inerentes, a que aquela Lei justamente quis pôr termo, dando, assim, cumprimento a compromissos internacionais assumidos pelo Estado português".
(…)
Sopesados os diversos argumentos, entendemos que os Tribunais Arbitrais criados pela Lei n.º 62/2012 têm competência para apreciar inier-partes os problemas de vigência e validades das patentes invocadas pelos produtores dos medicamentos de referência.
Os motivos que nos determinam foram sendo encontrados a partir da literalidade da norma, passando pelos elementos históricos revelado nos trabalhos preparatórios, pelo elemento sistemático e atingindo o elemento teleológico, para chegar à interpretação que consideramos mais correcta do sentido da lei.
Em primeiro lugar, quando no artigo 2.º da Lei n.º 62/2011 se fixa o âmbito da arbitragem necessária, expressamente se reporta à discussão das patentes - «Os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência ... e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de protecção, ficam sujeitos a arbitragem necessária ... ».
Ao apresentar a Proposta de lei, o Governo visava «estabelecer um mecanismo alternativo de composição dos litígios que, num curto espaço de tempo, profira uma decisão de mérito quanto à existência, ou não, de violação dos direitos de propriedade industrial», o que o INFARMED, organismo directamente imbricado na problemática, repetia no seu referenciado parecer, afirmando que, na maioria dos casos, aquela era a «questão principal a decidir».
Sintomaticamente, nas conclusões da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da AR retoma-se precisamente o desiderato acabado de transcrever, determinante da «criação de um novo regime de composição dos litígios» (n.ss 2 e 4).
Em segundo lugar, na história deste novo regime, apoiado inclusivamente na análise do que se vem passando com o mercado dos genéricos na União Europeia, sublinha-se que a prorrogação «de facto» dos direitos da patente, o que tem sucedido em muitos países, não pode ser configurada como um interesse legítimo do respectivo titular.
Ora, a aglomeração e pendência processual decorrentes de numerosos recursos de despachos do INFARMED junto dos tribunais administrativos e a jurisprudência praticada não permitira encontrar o equilíbrio adequado entre os interesses públicos da protecção dos direitos emanados das patentes e o direito à saúde, nele se inserindo o acesso a medicamentos mediante preços comportáveis (leia-se também mais baratos) para os cidadãos.
Por razões de clarificação de tarefas e celeridade na resolução dos litígios pretende-se «a arbitragem enquanto alternativa em relação aos tribunais de primeira instância», com recurso para o tribunal da Relação, evitando «expedientes que levem à demora sistemática» da introdução dos genéricos no mercado, como dizia o Governo no Parlamento, através do Ministro da Saúde.
Em terceiro lugar - e entrando agora na discussão intra-sistemática do diploma -, ao conferir-se aos demandados a possibilidade (normal) de contestarem, sob pena de, não o fazendo, ficar encerrada a discussão sobre a comercialização dos genéricos antes da caducidade dos DPI, não lhes foram impostas limitação quanto aos fundamentos possíveis. De outro modo, os tribunais arbitrais criados assumiriam a função redutora de colocar chancelas nas patentes invocadas, mesmo nas que fossem inválidas ou cuja caducidade ocorrera ou então limitar-se-iam a remeter a discussão substantiva para os TPI’s.
Para além da limitação do princípio do contraditório, com possível ofensa do artigo 20º, n.º 4, da CRP, haveria uma injustificada derrogação ao princípio geral de que o tribunal competente para a acção é também competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o réu suscite como meio de defesa, decidindo inter partes.
Em quarto lugar, e como é sabido, na arbitragem voluntária o grande incentivo de uma Justiça célere tem a ver com a renúncia ao recurso, directamente ou através da escolha da equidade como critério, sem prejuízo da violação de princípios básicos determinantes de um recurso irrenunciável de anulação.
Neste caso, a imperatividade da regra do recurso para o Tribunal da Relação - n.º 7 do artigo 3º da Lei n.º 62/2007 -, deixando às Partes a porta aberta para o tribunal estadual, não pode ser desvalorizada, antes representando um quid específico, diferenciador da arbitragem voluntária e que a aproxima do estatuto do tribunal estadual. Corporizando assim o que se pretendia, isto é, instituir uma «1ª instância», mais célere, não menos especializada que o TPI (porventura mais onerosa para as Partes no que concerne a alguns encargos de funcionamento do tribunal arbitral e menos para o Estado).
Através do filtro da Relação, o argumento das disparidades de julgados entre tribunais arbitrais desaparece ou fica largamente atenuado uma vez que, para todo o país, funciona o sistema de Justiça estadual, onde a fixação de correntes de jurisprudência não deixará de se fazer sentir nos seus efeitos, desde logo nos próprios tribunais arbitrais (…).
9. Porque apenas inter partes, a solução para que se propende ficará assim defendida, neste plano, de qualquer crítica de atropelo à «reserva judicial» ou de tutela jurisdicional, tal como consta do artigo 35º, n.º 1 do CPI, em sintonia com a protecção reforçada de direitos fundamentais (característica acolhida no citado ac. TC, de 12.02.2015).
Aquele que se sinta prejudicado com a invocação do registo de uma patente que considera nula, continuará a ter ao seu dispor a propositura da acção de declaração de nulidade ou de anulação, nos termos previstos no CPI. Mas, ao invés, o que for demandado e considerar inválida essa patente goza também de um estatuto de defesa semelhante ao de todos os concidadãos demandados em tribunal.
E assim, como se viu da discussão havida na Assembleia da República, posto que conhecida a criação de tribunais de competência especializada para a propriedade intelectual, do que vem de expor-se resultará que a competência dos tribunais arbitrais emanados da Lei n.º 62/2011, não se mostraria incongruente, antes bebendo nas razões pragmáticas de celeridade em face da relevância que se atribui a esta matéria.
Como atrás se anotou, os Deputados estavam (mesmo os que se abstiveram e fizeram declaração explicativa) bem cientes de que a solução, conjuntural ou não, era a desejada, desde logo porque como lex posterior se sobrepunha à criação de TPIs.
Em suma, entendemos que o Tribunal Arbitral tem competência para poder conhecer não apenas da vigência como da validade ou invalidade da patente com reflexo e valor inter partes neste processo”.
Dissentindo, propugnam as apelantes (assim como o voto de vencido subscrito por um dos árbitros), em síntese, que os direitos de propriedade industrial são direitos absolutos, que gozam de eficácia erga omnes, e que o único meio facultado pelo CPI para a elisão da presunção de validade de um título de propriedade industrial é a acção de nulidade ou de anulação, a intentar pelo Ministério Público ou por qualquer interessado junto de um tribunal judicial, conforme resulta claramente do artigo 35º n.ºs 1 e 2 do CPI.
Acrescentam que não tem qualquer cabimento a aplicação da solução legal que emerge do artigo 91º do CPC, pois que tal conduziria à possibilidade de invalidação subjectivamente parcial da mesma patente, a qual passaria assim a ser inválida apenas em relação à Recorrida, enquanto continuava a ser válida e oponível contra todos os outros interessados. Conduziria ainda ao risco, efectivo, de prolação de decisões contraditórias, considerando uns tribunais a sua invalidade e negando outros tal circunstância, assim se destruindo a natureza de direito absoluto do direito de patente, oponível erga omnes, sem que nada na lei autorize tal destruição.
Vejamos.
Está em causa a interpretação conjugada do artigo 2º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, e dos artigos 35º, nº 1, e 101º, nº 2, do Código de Propriedade Industrial.
Dispõe o art. 2º da Lei n.º 62/2011, de 12/12:
Arbitragem necessária
Os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência, na acepção da alínea ii) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de protecção, ficam sujeitos a arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada.
Prescreve o art. 35º, do CPI:
Processos de declaração de nulidade e de anulação
1 - A declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial.
2 - Têm legitimidade para intentar a acção referida no número anterior o Ministério Público ou qualquer interessado, devendo ser citados, para além do titular do direito registado contra quem a acção é proposta, todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 30.º, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
3 - Quando a decisão definitiva transitar em julgado, a secretaria do tribunal remete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sempre que possível por transmissão electrónica de dados, cópia dactilografada, ou em suporte considerado adequado, para efeito de publicação do respectivo texto e correspondente aviso no Boletim da Propriedade Industrial, bem como do respectivo averbamento.
4 - Sempre que sejam intentadas as acções referidas no presente artigo, o tribunal deve comunicar esse facto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, se possível por transmissão electrónica de dados, para efeito do respectivo averbamento.
E o art. 101º do mesmo diploma estatui:
Direitos conferidos pela patente
1 – A patente confere o direito exclusivo de explorar a invenção em qualquer parte do território português.
2 - A patente confere ainda ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados.
3 - O titular da patente pode opor-se a todos os actos que constituam violação da sua patente, mesmo que se fundem noutra patente com data de prioridade posterior, sem necessidade de impugnar os títulos, ou de pedir a anulação das patentes em que esse direito se funde.
4 - Os direitos conferidos pela patente não podem exceder o âmbito definido pelas reivindicações.
5 - O titular de uma patente pode solicitar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mediante o pagamento de uma taxa, a limitação do âmbito da protecção da invenção pela modificação das reivindicações.
6 - Se, do exame, se concluir que o pedido de limitação está em condições de ser deferido, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial promove a publicação do aviso da menção da modificação das reivindicações, sendo, em caso contrário, o pedido indeferido e a decisão comunicada ao requerente.
Do art. 35º citado deriva que a declaração de invalidade destes direitos só pode ser proferida por decisão judicial, por via de acção ou em via reconvencional.
A legitimidade activa cabe não só a qualquer interessado, mas também ao Ministério Público, justificando-se esta intervenção do Estado “pela defesa do domínio público, que não deve ser usurpado devido à subsistência de DPI inválidos, que reduzem injustificadamente amargem de liberdade para o exercício de actividades económicas, em prejuízo de toda a comunidade” – cfr. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Coimbra Editora, pag. 449.
É que a constituição da patente é intersectada por um momento ou dimensão de interesse público, pois que uma vez concedido o direito de patente passa a existir um direito subjectivo privado oponível erga omnes.
E, não obstante a solução inovadora que a lei n.º 62/2011 estabelece para a problemática jurídica e jurisdicional dos litígios resultantes da eventual titularidade de direitos de propriedade industrial sobre medicamentos de referência, quando confrontada com a introdução de medicamentos genéricos - definindo um regime de composição de litígios que passa pela sua sujeição à arbitragem necessária -, nada deriva dessa lei que permita concluir ter a mesma estabelecido um qualquer regime especial ou excepcional em matéria de declaração da invalidade de uma patente com efeitos erga omnes.
Trata-se de uma arbitragem vocacionada à resolução de litígios entre privados, sem intervenção de entidades públicas.
Assim, a anulação ou declaração da invalidade de uma patente com efeitos erga omnes (a decisão projecta os seus efeitos fora do processo em relação a estranhos à lide), mesmo em sede de direitos de propriedade industrial sobre medicamentos, só através de uma acção judicial (e não arbitral) pode ser declarada.
A questão está, pois, em saber se essa invalidade pode ser conhecida pelo tribunal arbitral previsto na Lei n.º 62/2011 (mas não declarada com efeitos erga omnes) a título meramente incidental ou por via de excepção processual, para obstar à procedência do pedido, com efeitos inter partes, ou se, ao invés, aos demandados apenas resta a via de instaurar autonomamente no Tribunal da Propriedade Intelectual uma acção de anulação ou de declaração da nulidade, requerendo seguidamente a suspensão do processo arbitral por existência de causa prejudicial (art. 272º do CPC).
É abundante e de sentido oposto a doutrina e a jurisprudência existente sobre esta matéria – vide pot todos os Acs. do STJ de 4-16-2016 (relator. Cons. Lopes do Rego) e do T.C. nº 251/2017, de 24 de Maio de 2017 (relatora Fátima Mata-Mouros) e a doutrina neles citada.
Da nossa posição:
A Lei n.º 62/2011, de 12.12, criou um regime de arbitragem necessária para a resolução dos litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência e medicamentos genéricos.
Este regime é justificado, na Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 13/XII (que deu origem à Lei n.º 62/2011), (disponível em http://www.parlamento.pt), através da constatação de que “tem vindo (…) a assistir-se a um vasto conjunto de litígios judiciais a respeito da concessão da autorização de introdução no mercado, da autorização do preço de venda ao público e da autorização da comparticipação do Estado no preço dos medicamentos relacionados com a subsistência de direitos de propriedade industrial a favor de outrem” e de que “no entanto, a questão de saber se existe, ou não, violação de direitos de propriedade industrial depende de sentença a proferir pelos tribunais”. Assim, a intenção do Governo foi “estabelecer um mecanismo alternativo de composição dos litígios que, num curto espaço de tempo, profira uma decisão de mérito quanto à existência, ou não, de violação dos direitos de propriedade industrial”, para isso instituindo o recurso à arbitragem necessária. A preocupação de celeridade é enfatizada na Exposição de Motivos, onde se pode ler que “ainda com o objectivo de promover a celeridade, estabelecem-se prazos para a instauração do processo e para a oposição, contados da publicitação pelo INFARMED, I. P., do pedido de autorização de introdução no mercado. (…). Adopta-se, ainda, uma tramitação consentânea com a preocupação de celeridade, com garantia pelo devido contraditório das partes, bem como o direito a uma instância de recurso, fixando-se o efeito meramente devolutivo do mesmo, de modo a manter os efeitos da decisão arbitral até à decisão que sobre o mesmo recair.”
O propósito do legislador, foi, para além da celeridade, beneficiar os consumidores por um lado, os quais passam a ter acesso a um medicamento genérico a um preço mais baixo, e o próprio Estado, por outro, pois que se o medicamento for comparticipado, aquele irá economizar elevados montantes.
Ora, esse propósito seria posto em crise com a suspensão da instância, pois que, como se frisa no acórdão arbitral, se os demandados tivessem de propor acção no Tribunal da Propriedade Intelectual a peticionar a declaração da invalidade da patente provida de eficácia erga omnes até à deicsão, com trânsito em julgado, decorreriam vários anos.
Ademais, no debate ocorrido na Assembleia da República foi entendido que a competência dos tribubais arbitrais é específica relativamente à do Tribunal da Propriedade Intelectual, sendo sintomático de tal a declaração de voto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que é, em síntese, do seguinte teor (in DAR de 29/10/2011):
“O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, em devido tempo, propostas de alteração da proposta de lei n.º 13/XII (1.ª), com o propósito de tornar claro que a solução de submissão de litígios a uma arbitragem necessária revestiria natureza transitória, extinguindo-se posteriormente, aquando da sua instalação, no âmbito da jurisdição do tribunal de competência especializada para a propriedade intelectual, criado pela Lei n.º 24/2011, de 24 de Junho.
(…)
Concomitantemente, a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista garantia a coerência do nosso modelo de organização dos tribunais judiciais, procurando obstar a que pudesse vir — como, infelizmente, virá — a existir um tribunal criado de raiz a pensar no dirimir destas matérias, mas que, por força da rejeição da natureza transitória da arbitragem necessária, se verá ab initio esvaziado de parte muito substancial das suas competências. A intransigência da maioria em aceitar as propostas de benfeitorias à lei suscitadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista é, assim, incompreensível e impede-nos de, como gostaríamos, aderir sem reservas ao escopo da proposta de lei n.º 13/XII (1.ª). Com esta atitude, corre-se o risco de, objectivamente e por defeito da solução jurídica encontrada, se poder vir a atrasar a solução que se pretenderia implementar do modo mais célere possível.
(…)
Como tal, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista abstêm-se na presente votação”.
Assim, não parece ter sido propósito do legislador negar a possibilidade da introdução da matéria da invalidade da patente na defesa a deduzir, por via de excepção, no processo arbitral, com efeitos inter partes, visando a paralisação do direito do demandante nesse caso concreto.
Trata-se, de resto, de uma possibilidade prevista no art. 91º, do CPC.
Não se ignora que no Ac. STJ de 4-16-2016 (relator. Cons. Lopes do Rego), acessível in www.dgsi.pt., se afastou a aplicação da norma em referência.
Afirma-se aí que:
“(…) importa verificar se a regra afirmada pelo art. 91º do CPC terá, porventura, carácter absoluto ou se, pelo contrário, será susceptível de excepções, identificadas no ordenamento jurídico, em função das quais, em determinadas acções ou situações processuais, estará o demandado impedido de trazer à colação factos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, suscitando e vendo incidentalmente decidida matéria ou questão integradora de determinada excepção peremptória.
Parece-nos, na verdade, que a dita regra ou princípio não tem natureza absoluta, sendo facilmente identificáveis situações em que – sem margem de dúvida relevante – a mesma cede, sendo consequentemente inviável ao réu suscitar e ver incidentalmente apreciada determinada matéria que, em regra, constituiria o substrato de certa excepção peremptória – sendo possível distinguir, desde logo, três tipos de situações, conforme a inviabilidade da suscitação da excepção se prende:
- com a peculiar natureza da relação material controvertida;
- com razões atinentes à competência material exclusiva do tribunal;
- com expressa opção legislativa que impõe que determinado facto, ainda que dotado de eficácia extintiva da pretensão, apenas possa ser invocado sob a capa da figura processual da reconvenção.
a) Exemplo paradigmático da primeira situação, atrás elencada, é o que se verifica com a impugnabilidade dos factos definidores do estado civil das pessoas: na verdade, nos termos do art. 3º do CRC, sob a epígrafe Valor probatório do registo:
1 - A prova resultante do registo civil quanto aos factos que a ele estão obrigatoriamente sujeitos e ao estado civil correspondente não pode ser ilidida por qualquer outra, a não ser nas acções de estado e nas acções de registo.
2 - Os factos registados não podem ser impugnados em juízo sem que seja pedido o cancelamento ou a rectificação dos registos correspondentes
Significa isto que a controvérsia acerca do estado civil das partes em determinada acção – ou sobre a validade do acto de registo que o publicita - apenas pode ter lugar se se tratar de acção de estado ou de registo: ou seja, não é possível, numa acção de conteúdo patrimonial, suscitar e ver decidida incidentalmente, quer como matéria de mera excepção, quer como objecto de um autónomo, embora conexo, pedido reconvencional, a existência ou validade de determinado facto constitutivo do estado civil de algum dos interessados ou de uma relação familiar ou conjugal, sujeito obrigatoriamente a registo e por ele plenamente demonstrado.
(…)
b) Exemplo do segundo tipo de situações, atrás elencadas, em que a competência exclusiva de certo tribunal para apreciar determinada matéria preclude a possibilidade de a mesma ser suscitada, embora em termos meramente incidentais, em causa pendente perante outro tribunal, é-nos dada pela Acórdão de 13/7/06, proferido pelo TJ no P. C‑4/03, em que se decidiu que:
O artigo 16.°, n. 4, da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, alterada, em último lugar, pela Convenção de 29 de Novembro de 1996 relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia, deve ser interpretado no sentido de que a regra de competência exclusiva que estabelece abrange todos os litígios relativos à inscrição ou à validade de uma patente, quer a questão seja suscitada por via de acção quer por via de excepção.
Tal decisão assentou na seguinte linha argumentativa:
24 - No que respeita à posição que o artigo 16.° da Convenção ocupa no sistema da mesma, importa assinalar que as regras de competência previstas neste artigo estão dotadas de uma natureza exclusiva e imperativa que se impõe com uma força específica tanto aos particulares como ao juiz. As partes não as podem derrogar mediante um pacto atributivo de jurisdição (artigo 17.°, quarto parágrafo, da Convenção) nem mediante a comparência voluntária do requerido (artigo 18.° da Convenção). O juiz de um Estado contratante perante o qual tiver sido proposta, a título principal, uma acção relativamente à qual tenha competência um tribunal de outro Estado contratante por força do artigo 16.° da Convenção, declarar-se-á oficiosamente incompetente (artigo 19.° da Convenção). Qualquer decisão proferida em violação das disposições do artigo 16.° não beneficia do sistema de reconhecimento e de execução da Convenção (artigos 28.°, primeiro parágrafo, e 34.°, segundo parágrafo, da Convenção).
25 - Tendo em conta a posição que o artigo 16.°, n. 4, da Convenção ocupa no sistema desta última e a finalidade prosseguida, há que considerar que a competência exclusiva prevista por esta disposição deve ser aplicada qualquer que seja o quadro processual em que a questão da validade de uma patente é suscitada, ou seja, independentemente de esta questão ser suscitada por via de acção ou por via de excepção, no momento da propositura da acção ou numa fase mais avançada do processo.
26 - Em primeiro lugar, permitir ao juiz perante o qual tiver sido proposta uma acção fundada em contrafacção ou uma acção declarativa de não contrafacção declarar, a título incidental, a nulidade da patente em causa prejudicaria a natureza imperativa da regra de competência prevista no artigo 16.°, n. 4, da Convenção.
(…)
30 - O argumento, avançado pela LuK e pelo Governo alemão, segundo o qual, de acordo com o direito alemão, os efeitos de uma decisão proferida a título incidental sobre a validade de uma patente se limitam às partes no processo, não constitui uma resposta adequada a esse risco. De facto, os efeitos associados a essa decisão são determinados pelo direito nacional. Ora, em vários Estados contratantes, a decisão que anula uma patente tem efeitos erga omnes. Para evitar o risco de decisões contraditórias, seria, portanto, necessário limitar a competência dos órgãos jurisdicionais de um Estado que não o da concessão para decidirem a título incidental sobre a validade de uma patente estrangeira aos casos em que o direito nacional aplicável confere à decisão a proferir apenas um efeito limitado às partes no processo. Tal limitação conduziria, contudo, a distorções, pondo assim em causa a igualdade e a uniformidade dos direitos e obrigações que decorrem da Convenção para os Estados contratantes e para as pessoas interessadas (acórdão Duijnstee, já referido, n.° 13).
Decorre, pois, claramente, da linha argumentativa adoptada pelo TJ que – ao menos em determinadas situações,- a atribuição de competência a certo tribunal é de tal modo exclusiva, face aos interesses em causa, que inibe em absoluto a possibilidade de qualquer outro tribunal se poder vir a pronunciar sobre a matéria reservada ao primeiro, ainda que a título puramente incidental e com efeitos circunscritos ao processo: e daqui decorre naturalmente que a parte que figurar como réu ou demandado na causa pendente perante o tribunal carecido de competência exclusiva fica privada da possibilidade de excepcionar quanto às matérias reservadas à apreciação exclusiva do único tribunal competente para as apreciar.
c) Finalmente, existem casos em que a limitação à regra constante do referido preceito legal, contido no citado art. 91º, decorre de razões processuais ou adjectivas, particularmente da circunstância de o legislador ter estabelecido que certo facto impeditivo ou extintivo do direito do autor só pode ser deduzido por via reconvencional, impedindo em absoluto tal opção legislativa qualquer possibilidade de invocação dessa factualidade pela via incidental da excepção peremptória: ora, nos processos cuja tramitação, na fase dos articulados, não comporte a possibilidade de dedução de reconvenção, tal regime legal implica, em última análise, a impossibilidade de tal meio de defesa ser suscitado pelo réu e jurisdicionalmente apreciado.
O regime de invocabilidade da compensação, estabelecido no actual CPC, no art. 266º, nº2, al. c) – ao prescrever que a reconvenção é o meio procedimental admissível quando o réu pretende o reconhecimento de um crédito, seja para obter a compensação seja para obter o pagamento do valor em que o crédito invocado excede o do autor,- ilustra esta situação: na verdade, quem entenda que o regime em apreço não permite ao réu qualquer tipo de opção, isto é, que não se afigura possível ao réu optar entre a via reconvencional ou a mera invocação de um crédito sobre o autor por meio de excepção peremptória (mesmo nos casos em que o contra crédito de que o réu fosse titular não excedesse o crédito invocado pelo autor), será naturalmente levado a concluir que não é possível operar a compensação nos processos cuja tramitação processual, na fase dos articulados, não comporte a possibilidade de reconvir, face à inexistência, na marcha do processo, de terceiro articulado, indispensável para responder ao pedido reconvencional.”
(…)
Na verdade, não pode olvidar-se que as restrições à possibilidade de suscitação incidental de excepções peremptórias, em determinadas causas, têm na sua base razões perfeitamente diversas e legitimidades ou fundamentos materiais mais ou menos acentuados e intensos, sendo mais facilmente justificável tal compressão da plenitude do exercício de direito de defesa quando a restrição emerge da própria natureza da relação material controvertida ou assenta decisivamente no interesse fundamental de assegurar a competência - absolutamente imperativa e exclusiva - de determinado tribunal para apreciar a matéria ou tema subjacente à excepção peremptória – já podendo, pelo contrário, suscitar algumas dúvidas ou reservas a inviabilidade de dedução de um relevante meio de defesa ligado apenas ao tipo de tramitação processual adoptado pelo legislador”.
Não obstante a pertinência da argumentação expendida pelo STJ – a qual foi contraditada pelo Prof. Remédios Marques na Revista de Direito Intelectual, n.º 1, 2017, onde sustenta, em síntese, que nos exemplos apresentados pelo STJ as questões não respeitam à mesma relação jurídica trazida a juízo pelo autor, extravasando a mesma -, entendemos que a solução que permite o conhecimento pelo tribunal arbitral, a título incidental e com efeitos inter partes, da excepção peremptória de nulidade da patente, não é assim tão estranha, pois que, para além de vigorar em outros sistemas jurídicos, é a própria legislação comunitária que admite a possibilidade da questão da validade das patentes poder ser conhecida pelos tribunais de um Estado-Membro, quer por via de acção, quer por via de excepção.
Isso mesmo deriva do disposto no art. 24º, n. 4, do Regulamento UE n.º 1215/2012, de 12/12 (COMPETÊNCIA JUDICIÁRIA, RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO DE DECISÕES EM MATÉRIA CIVIL E COMERCIAL), onde se estabelece a competência exclusiva dos tribunais do Estado-Membro cuja Autoridade Pública competente concedeu o direito de patente, para conhecer da validade desta, por via de acção ou por via de excepção.
Estatui essa disposição legal que:
Têm competência exclusiva os seguintes tribunais de um Estado-Membro, independentemente do domicílio das partes:
(…)
4)Em matéria de registo ou validade de patentes, marcas, desenhos e modelos e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção, os tribunais do Estado-Membro onde o depósito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento da União ou de uma convenção internacional.
Sem prejuízo da competência do Instituto Europeu de Patentes ao abrigo da Convenção relativa à Emissão de Patentes Europeias, assinada em Munique em 5 de outubro de 1973, os tribunais de cada Estado-Membro são os únicos competentes em matéria de registo ou de validade das patentes europeias emitidas para esse Estado-Membro.
Por outro lado, entendemos seguir de perto e perfilhar inteiramente a fundamentação e decisão expressas no acórdão do Tribunal Constitucional nº 251/2017, de 24 de Maio de 2017 (relatora Fátima Mata-Mouros), acessível in http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos, no qual se julgou inconstitucional, por violação do princípio da proibição de indefesa (artigo 20.º da Constituição em conjugação com o seu 18.º, n.º 2), a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes.
Como se sublinha nesse aresto do Tribunal Constitucional, encontramo-nos em presença de direitos contrapostos.
Por um lado, temos o interesse do titular da patente, ao qual a lei atribui um privilégio, “como contrapartida do investimento envolvido, que correspondentemente implica a proibição dirigida a terceiros de exercerem essa mesma atividade durante o período da vigência da patente. A dimensão patrimonial deste direito exclusivo encontra-se abrangida pela tutela constitucional da propriedade privada (artigo 62.º da Constituição).
Por outro lado, contrapõe-se o interesse do requerente da AIM de medicamento genérico, que exerce a sua liberdade de iniciativa económica privada, prevista no artigo 61.º, n.º 1, da Constituição.
O diferendo que opõe o titular da patente de medicamento de referência ao requerente da AIM de medicamento genérico põe, assim, em confronto duas pretensões com fundamentos alicerçados na Constituição, dando origem a um conflito de direitos fundamentais. Verdadeiramente, nenhum dos direitos em presença, apesar de constitucionalmente amparado, tem qualquer garantia de prevalência face a outros direitos fundamentais.
(…)
O mecanismo encontrado pelo legislador para dar resposta a este potencial conflito é o processo arbitral por infração de patente.”
Acrescenta o TC que, embora o legislador disponha de ampla margem de liberdade na concreta modelação do processo a tramitar nos tribunais, judiciais ou arbitrais, cabendo-lhe ponderar os diversos direitos e interesses constitucionalmente relevantes, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito veda a adoção de medidas que se apresentem como excessivas (desproporcionadas) para atingir os fins visados.
Assim, refere-se no citado acórdão que:
(…) a instauração da referida ação de invalidação da patente dificilmente terá influência sobre a resolução do conflito pendente na arbitragem. A declaração de nulidade pelo TPI, com eficácia erga omnes, tem efeitos ex tunc (eficácia retroativa), mas com ressalva dos efeitos jurídicos já produzidos em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado (artigo 36.º CPI). Ora, tendo em conta a duração habitual dos pleitos, é improvável que a decisão da jurisdição comum sobre a validade da patente transite em julgado em momento anterior ao do trânsito em julgado da decisão arbitral. Significa isto que, mesmo que a empresa de medicamentos genéricos obtenha a declaração de nulidade da patente relativa ao medicamento de referência, sempre continuará vinculada relativamente à indemnização ou a sanções pecuniárias compulsórias fixadas e transitadas em julgado o que, na realidade, deixa em aberto a possibilidade de condenação do agente do medicamento genérico pela prática de uma infração de um direito de propriedade industrial cujo título, afinal, é inválido. Assim, a mera possibilidade de interposição de uma ação de declaração de nulidade ou anulação não se revela um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do requerente de AIM, podendo redundar numa ablação total do seu direito de defesa pela impossibilidade de invocação da nulidade da patente na ação arbitral.
É certo que para obstar àquele efeito, o demandado na ação arbitral pode requerer uma “suspensão” do processo até o TPI se pronunciar. Nesse caso, «o tribunal arbitral deferirá a pretensão se – excecionalmente, dados os termos em que o exclusivo é concedido e a circunstância de se tratar de patentes em fim de vida, via de regra já escrutinadas a nível mundial – houver fortes indícios capazes de vencer a presunção de validade de que a patente goza» (cfr. Evaristo Mendes, “Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efetiva e Questões Conexas”, in Propriedades Intelectuais, n.º 3, 2015, 103; cfr. também o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de dezembro de 2016, ponto 8).
A necessidade de desencadear, pelo interessado na emissão da AIM do medicamento genérico, a pertinente ação de invalidação da patente que obsta à pretendida introdução no mercado, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal ação seja julgada, constituem, com efeito, meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da exceção de nulidade da dita patente – que permitem satisfazer o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida.
No entanto, a obtenção da suspensão da instância arbitral deve ser considerada incerta. Atendendo-se ao regime aplicável a essa situação, verifica-se que a possibilidade de o demandado requerer a suspensão da instância se encontra prevista no artigo 272.º do Código de Processo Civil (CPC), dependendo da verificação de requisitos positivos e negativos. Por um lado, é necessária a verificação de uma causa prejudicial (requisito positivo) – entendendo-se que se verifica nexo de prejudicialidade entre duas ações pendentes justificativo da suspensão (a situação em que a decisão de uma ação pode afetar o julgamento a proferir na outra). Por outro lado, o seu deferimento depende também da verificação de requisitos negativos elencados no n.º 2 do artigo 272.º do CPC. De acordo com este preceito, «não obstante a pendência de causa prejudicial, não deve ser ordenada a suspensão se houver fundadas razões para crer que aquela foi intentada unicamente para se obter a suspensão ou se a causa dependente estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão superem as vantagens».
Assim, a decretação da suspensão não pode ser tida como certa a priori, pois só diante das circunstâncias de cada caso é que os juízes avaliarão a pertinência e adequação de deferir o pedido de suspensão da instância arbitral.
Não deve ignorar-se, para além disso, que a suspensão da instância não encontra na ação arbitral o campo de aplicação ideal, sabido que é constituir uma mais-valia da arbitragem precisamente a oferta de celeridade na resolução do litígio.
(…)
Ora, esta vocação de celeridade constitui fator que pode desincentivar a suspensão da instância.
Não pode, portanto, excluir-se a hipótese de o tribunal arbitral não determinar a suspensão. Nesse caso, como observado no voto de vencido constante da decisão arbitral, «na hipótese (muito provável) de esta suspensão da instância arbitral não ser acolhida, poderiam verificar-se consequências muito melindrosas e funestas para a empresa demandada na ação arbitral e demandante na ação proposta junto dos tribunais do Estado português (Tribunal da Propriedade Intelectual)». De facto, se a suspensão da instância não for decretada, mesmo que o TPI venha a declarar a nulidade erga omnes, o trânsito em julgado da decisão arbitral inviabiliza os efeitos retroativos da decisão judicial, nos termos do artigo 36.º, in fine, do CPI. Os efeitos já produzidos pela decisão arbitral manter-se-iam, embora fundados numa patente inválida. Terá de se concluir, nesse caso, que a solução em causa nem sempre permitirá acautelar os direitos de defesa do requerente da AIM, podendo originar uma situação da sua total supressão.
23. Mesmo nos casos em que o requerente da AIM interponha a ação de declaração de nulidade ou anulação da patente em momento prévio ao da demanda em processo arbitral e obtenha a suspensão da instância arbitral, o ónus assim imposto terá de ser proporcional ao fim visado com a norma.
De facto, a solução normativa em apreciação, ao impor ao requerente da AIM a instauração da ação de invalidação da patente, obriga a que logo no momento em que opta pela via procedimental traduzida em requerer a AIM, o respetivo requerente defina a sua estratégia processual: ou pretende ver invalidada a patente e terá de intentar a correspondente ação de declaração de nulidade ou anulação no TPI ou não tem efetivo interesse em questionar a validade da patente e desencadeia o pedido de AIM, sabendo que, na eventual ação arbitral a que se sujeita, não poderá suscitar e ver decidida, com eficácia limitada às partes naquela ação, a exceção de nulidade.
Enfatizando-se a circunstância de na génese do processo arbitral ter estado afinal uma iniciativa originária do próprio demandado, a posição de demandado pode ser vista como consequência da sua anterior iniciativa procedimental ao despoletar o pedido de AIM. E sendo assim, não pode deixar de ter presente que um tal requerimento o coloca em posição de sujeição a uma ação arbitral, devendo, pois, contar com a possibilidade de lhe vir a ser oposto o direito emergente do reconhecimento e registo da patente. Deste argumento decorreria a conclusão de que não constitui ónus excessivo acautelar o seu direito através da interposição da ação de invalidação da patente logo que requer a AIM.
Esta perspetiva ignora, porém, que pode não ser do interesse do requerente ou titular da AIM ver declarada a nulidade da patente, mas tão só defender-se da condenação que é pedida contra si na ação de arbitragem necessária. Pode bem ser que o seu interesse, enquanto demandado pelo titular da patente, se restrinja a impedir a condenação, ou dito de outro modo, a obter a absolvição do pedido de condenação por infração de patente (caso já tenha efetivamente introduzido o medicamento no mercado) ou simplesmente impedir a condenação a abster-se de introduzir aquele genérico (concorrente do medicamento de referência patenteado) no mercado, garantindo o início ou a continuação da sua atuação no mercado concernente àquele genérico.
A anulação, com efeito erga omnes, da patente, pode mesmo apresentar-se como contrária aos seus interesses, na parte em que beneficia terceiros igualmente concorrentes do titular da patente. Numa perspetiva económica – e não devemos esquecer que o campo das patentes nos coloca no domínio dos exclusivos económicos concedidos como estímulos à inovação – o contencioso sobre a validade de um direito de patente cuja decisão tenha eficácia erga omnes projeta-se na liberdade de agir no mercado de múltiplos agentes económicos. Não é de todo claro qual seria o interesse de um agente acusado de infração a uma patente em fazer declarar a nulidade desta com efeitos erga omnes, incentivando a concorrência de outros agentes. A anulação da patente prossegue o interesse público na defesa da liberdade do mercado, promoção da sã concorrência e seus reflexos no público em geral, enquanto consumidor. No entanto, neste caso, a sua prossecução está a ser imposta ao agente económico que apenas pretende comercializar um medicamento genérico.
Não é razoável impor-se ao requerente da AIM que promova e prossiga interesses de terceiros, bem como o interesse público no que diz respeito à validade da patente, ao fixar como única via a ação de declaração de nulidade ou anulação da patente. Desta forma, a solução normativa em apreciação obriga o requerente da AIM a tornar-se autor da ação de invalidação no TPI, mesmo contra a sua vontade, o que representa um condicionamento do seu direito de acesso aos tribunais e da sua liberdade de delinear a estratégia processual que seja mais consentânea com o seu interesse económico – o que está relacionado com a liberdade de iniciativa económica constitucionalmente tutelada.
Não cabendo ao requerente da AIM a defesa do interesse dos terceiros, agentes económicos que com ele concorrem no mercado, ou do interesse público, impor-lhe o ónus de instaurar a ação de declaração de nulidade da patente, constitui necessária e inevitavelmente um encargo excessivo, em especial quando o Ministério Público tem legitimidade para instaurar ação de nulidade no TPI. É excessivo forçar o requerente da AIM a ter que recorrer ao TPI – com todos os custos associados a essa ação – para ali requerer a declaração de invalidade de uma Patente, com efeitos erga omnes, quando pode apenas invocar a sua invalidade, inter partes, para efeitos exclusivos de se defender do pedido de condenação que lhe foi especificamente dirigido.
(…)
Assim, a norma objeto do presente julgamento revela-se excessiva porquanto prejudica de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM. Termos em que deve ser julgada inconstitucional por violação do princípio da proibição de indefesa (artigo 20.º da Constituição em conjugação com o seu 18.º, n.º 2)”.
Concluimos, pois, pela competência do tribunal arbitral para apreciar e decidir a matéria invocada pela demandada com vista à declaração de invalidade da patente.
Improcede, por isso, a apelação.
***
IV. Pelo acima exposto, decide-se:
1. Julgar a apelação improcedente, confirmando-se o acórdão arbitral;
2. Custas pelas recorrentes;
3. Notifique.
4. Após trânsito em julgado envie certidão do presente acórdão aos autos de recurso n.º 521/17.6YRLSB.
Lisboa, 10 de Abril de 2018
Manuel Ribeiro Marques - Relator
Pedro Brighton - 1º Adjunto
Teresa Sousa Henriques – 2ª Adjunta
