Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães
| 7744/11.0TBBRG.G1 |  |
MARCAS
CONFUSÃO
I
P… instaurou, na comarca de Braga, a presente acção declarativa, com processo ordinário, contra Placodias… L.da, pedindo que seja:
- declarada a ilicitude da denominação social da ré;
- anulada aquela denominação social e o respectivo registo junto da Conservatória do Registo Comercial de Braga, com todas as legais consequências;
- a ré condenada a substituir a sua denominação social por outra que não seja confundível com os direitos anteriores de que a autora é titular; e
- a ré condenada a abster-se de usar a expressão "PLACO" que integra as marcas da autora, ou qualquer outra que se possa confundir com estas, como denominação social, firma ou sob qualquer outra forma, na sua actividade comercial.
Alegou, em síntese, que, a denominação social da ré é confundível com duas marcas da sua titularidade, a "PLACO" e a "PLACOarena".
A ré contestou afirmando, em suma, que há litispendência entre a presente acção e o recurso hierárquico interposto pela autor do despacho que admitiu a sua (da ré) denominação social e pugnando pela improcedência da acção em virtude de não existir a alegada confundibilidade.
Foi proferida saneador-sentença em que se decidiu que:
"Pelo exposto, julgo improcedente a presente acção e, em consequência, absolvo a Ré dos pedidos formulados pela A.."
Inconformada com esta decisão, a autora dela interpôs recurso, que foi recebido como de apelação, com subida imediata, nos próprios autos e com efeito devolutivo, findando a respectiva motivação, com as seguintes conclusões:
1) Salvo o devido respeito, a sentença recorrida interpreta deficientemente os factos dados como assentes e aplica-lhes incorrectamente o direito, enfermando, ademais, de uma insuficiente fundamentação.
2) A Apelante é titular dos registos das marcas internacional n.º 540.427 "PLACO" e nacional n.º 402.227 "PLACOarena", cuja prioridade relativamente à denominação social da Apelada não foi posta em causa, como não o foi a afinidade dos produtos e serviços abrangidos por aqueles registos e o objecto social da parte contrária.
3) Os registos referidos conferem à Apelante o exclusivo do uso das expressões respectivas, e em consequência o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício da actividade comercial, qualquer sinal igual ou semelhante em produtos idênticos ou afins, em termos tais que propiciem confusões e associações erróneas (art. 258.º do CPI).
4) Corolário daquele princípio é a possibilidade, que assiste ao titular do registo de marca, de requerer a anulação de denominações sociais ou firmas confundíveis com o seu sinal (art. 4.º n.º 4 do CPI e art. 33.º n.º 5 do RJRNPC).
5) Até porque, em tais casos, a subsistência de um tal registo de denominação social e o seu uso no comércio jurídico configurada claramente um acto de concorrência desleal, à luz da al. a) do n.º 1 do art. 317.º do CPI.
6) Atendendo àquele enquadramento jurídico, e bem assim aos factos considerados assentes pelo saneador-sentença, não pode a Apelante conformar-se com o desfecho do presente processo,
7) Desde logo, a decisão recorrida nega, sem fundamentar cabalmente, a existência de semelhança qualificada entre as marcas da Apelante e a denominação social da Apelada.
8) Ora, tal denominação social reproduz integralmente a marca "PLACO" da Apelante e a parte mais distintiva da sua marca "PLACOarena"; e fá-lo logo na parte inicial do sinal - sendo certo que é este o trecho dos sinais que o consumidor médio retém mais facilmente na sua memória, sobrevalorizando quaisquer coincidências que aí encontre relativamente a sinais familiares.
9) Por aquela razão, a sobreposição visual e fonética que se constata é mais que suficiente para determinar o consumidor a confundir os sinais entre si ou, pelo menos, a associá-los erroneamente.
10) Também não se pode concordar com o tribunal a quo que a adição do patronímico "DIAS" seja suficiente para excluir a referida possibilidade de erro.
11) O público não é obrigado a conhecer, e na maior parte dos casos não conhece, a concreta proveniência empresarial dós produtos marcados com que se depara (isto é, a especifica sociedade ou sócios que estão por detrás de determinado sinal distintivo); a marca fornece-lhe um certo nível de abstracção, valendo como sinal distintivo por si só (e nisso reside a sua força), ao mesmo tempo que lhe, permite confiar numa identidade estável.
12) Por essa razão, o consumidor médio não associará a expressão "DIAS" a qualquer pessoa em concreto, nem sequer lhe prestará especial atenção; antes tendendo a valorizar a coincidência da expressão "PLACO" não apenas porque ela surge no inicio do sinal, mas também porque conhece outras marcas da Apelante que também incluem aquela marca-mãe, acoplada a outras expressões (de que é exemplo a marca "PLACOarena").
13) Finalmente, a conclusão de que "PLACO" seria um sinal descritivo não tem qualquer base, nem processual, nem substantiva, nos autos.
14) Ainda que se considere a descritividade (e/ou a falta de distintividade) de um sinal uma qualificação jurídica, a justificação para tal qualificação - no caso, o pretenso uso corrente da palavra "PLACO" para designar um material de construção - não pode deixar de se haver por matéria facto.
15) Ora, a Ré não logrou fazer qualquer prova daquele facto que alegou - sendo certo que tão-pouco se pode considerar tal circunstância um facto notório, nem como tal foi qualificado, quer pela parte a quem aproveita, quer pelo tribunal.
16) De resto, da lista de factos assentes não consta tal facto, nem poderia constar, porquanto da prova junta aos autos se retira o contrário - a inexistência de tal vocábulo, com aquele conteúdo semântico, no léxico português.
17) Sem prescindir, nunca poderia a sentença proclamar, por uma espécie de decisão ex oficio e ad hoc, a ineficácia de um registo de marca perfeitamente válido; porquanto existem formas processuais especificamente previstas para destruir o registo que erradamente tenha sido concedido a uma marca descritiva, ou para declarar a caducidade do que recaia sobre marca que se tenha tornado descritiva.
18) Finalmente, a existência de outras denominações sociais registadas no RNPC contendo a palavra "PLACO", em nome de terceiros - a que a sentença recorrida parece atribuir extrema relevância - não pôde fundar uma espécie de preclusão do direito, que a lei claramente não prevê nem pretende.
19) Aliás, a mera listagem de tais denominações pode ocultar realidades muito díspares, como seja a existência de relações comerciais ou acordos de coexistência com a Apelante, ou até a pertença ao mesmo grupo económico empresarial.
20) Sendo certo que, ainda quando não oculte, sempre se tratará de registos ilícitos, e nenhum sentido faria que fundassem uma espécie de exclusão da ilicitude para situações paralelas.
21) Tendo de se concluir, em suma, que a denominação social da Ré infringe os direitos de marca da Apelante, e que o seu registo e uso configurariam actos de concorrência desleal.
Termina pedindo que se revogue "o douto saneador sentença recorrido, sendo a Ré condenada nos pedidos formulados pela Autora."
A ré não contra-alegou.
Face ao disposto nos artigos 684.º n.º 3 e 685.º-A n.os 1 e 3 do Código de Processo Civil [1], as conclusões das alegações de recurso delimitam os poderes de cognição deste Tribunal e, considerando a natureza jurídica da matéria versada, as questões a decidir consistem em saber se:
a) existe "semelhança qualificada entre as marcas da Apelante e a denominação social da Apelada" [2] ;
b) respondendo-se afirmativamente à anterior questão, a autora tem "o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício da actividade comercial, qualquer sinal igual ou semelhante em produtos idênticos ou afins, em termos tais que propiciem confusões e associações erróneas" e se "a subsistência de um tal registo de denominação social [o da ré] e o seu uso no comércio jurídico" configura "um acto de concorrência desleal" [3].
II
1.º
Estão provados os seguintes factos:
1. A A. é titular dos registos da marca internacional n.º 540.427 "PLACO" e nacional n.º 402.227 "PLACOarena", pedidos em 28 de Dezembro de 1988 e 19 de Maio de 2006 e concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 23 de Julho de 1990 e 2 de Abril de 2007, respectivamente – cfr. doc.s de fls. 29 a 32, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
2. A marca "PLACO" assinala, entre outros produtos e serviços, "materiais de isolamento térmico e/ou acústico compostos de gesso e de lã de vidro e/ou rocha e/ou poliestireno","materiais de construção não metálicos, nomeadamente estuque, cal, cimento, argamassa (…)" e "placas de gesso" de diversos tipos e "serviços de colocação, montagem, construção e reparação, em particular de divisórias, de forros, tectos e pavimentos";
3. Por sua vez, a marca "PLACOarena" assinala, entre outros produtos e serviços, "materiais isolantes para a construção, incluindo ladrilhos, placas (…)", "placas e painéis para a construção secundária e de decoração de interiores (…), total ou principalmente não metálicos", "placas de gesso" de diversos tipos e "serviços de montagem, de construção e de instalação de divisórias, revestimentos, tectos; serviços de montagem e de instalação de painéis, de placas, de complexos e de "sandwiches", todos à base de gesso e/ou de lã mineral (…);
4. Em 27 de Dezembro de 2010 foi emitido certificado de admissibilidade da denominação "Placodias Unipessoal L.da" para efeitos de constituição de uma sociedade unipessoal por quotas, tendo por objecto a "aplicação de tectos falsos em pladur e outros materiais, actividades de estucagem (interior e exterior), renovação de interiores, serviços de pintura, serviços de carpintaria, serviços de construção civil, revestimentos de paredes";
5. A A. interpôs recurso hierárquico do despacho que admitiu a denominação social da Ré, recurso esse que foi indeferido por decisão proferida em 6 de Junho de 2011 – cfr. doc. de fls. 122 a 139, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
6. Do ficheiro central de pessoas colectivas (FCPC) constam oito sociedades que incluem o vocábulo "Placo" na composição da sua denominação com registo definitivo anterior ao da apresentação do pedido de registo da marca "PLACO", algumas das quais têm por objecto actividades similares à prosseguida pela A. – cfr. doc. de fls. 145 a 151;
7. Em 3 de Junho de 2009, data em que a A. comunicou ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC) a titularidade da marca "PLACO" para efeitos do disposto nos números 5 e 6 do artigo 33º do DL 129/98, de 13 de Maio (cfr. doc. de fls. 95 a 98), constavam do mencionado ficheiro 109 sociedades registadas cuja denominação incluía o vocábulo "Placo";
8. A Ré foi constituída por escritura pública outorgada em 30 de Dezembro de 2010 e nesse mesmo dia foi matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga – cfr. doc.s de fls. 41 a 43.
2.º
A tese da autora assenta, entre outros pressupostos, na confundibilidade [4] entre as suas marcas - Placo e Placoarena - e a denominação social da ré - Placodias Unipessoal L.da -.
A este propósito afirma-se na sentença recorrida que:
« (…) a susceptibilidade de confusão entre as marcas detidas pela A. e a denominação social da Ré, a existir, residirá apenas na circunstância desta integrar na sua composição o vocábulo "Placo".
Isto posto, é inequívoca a prioridade registral da marca "PLACO" relativamente à firma ou denominação social da Ré e bem assim que a A. fez prova do seu direito ao uso exclusivo daquela marca perante o RNPC em data anterior à do registo desta.
Segundo estabelece o artigo 4.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial "os registos de marcas constituem fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais com elas confundíveis, se os pedidos de autorização forem posteriores aos pedidos de registo".
Por sua vez, o diploma legal relativo ao regime jurídico do registo nacional das pessoas colectivas estatui, no seu artigo 33.º, sob a epígrafe "Princípio da Novidade", que "as firmas e denominações devem ser distintas e não susceptíveis de confusão ou erro com as registadas ou licenciadas no mesmo âmbito de exclusividade, mesmo quando a lei permita a inclusão de elementos utilizados por outras já registadas, ou com designações de instituições notoriamente conhecidas" e que "os juízos sobre a distinção e não susceptibilidade de confusão ou erro devem ter em conta o tipo de pessoa, o seu domicílio ou sede, a afinidade ou proximidade das actividades e o âmbito territorial destas", bem como "a existência de nomes de estabelecimentos, insígnias ou marcas de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos" (sublinhado nosso).
Como lucidamente se escreveu no acórdão do STJ de 11 de Fevereiro de 2003, disponível na Internet no endereço www.dgsi.pt, "a proibição da inserção nas denominações sociais de expressões correspondentes a marcas da titularidade de outrem visa essencialmente evitar a confusão de produtos de empresários diversos (…), mas a lei não proíbe que determinada denominação social (…) insira algum elemento já constante de outro sinal distintivo, desde que, pela sua natureza, estrutura ou composição, seja insusceptível de gerar o erro ou a confusão no comércio", devendo recorrer-se nesse juízo ao critério do "consumidor médio ou padrão (…)", que "não é o perito, nem o ignaro na matéria", mas antes "o que consegue captar a proveniência dos produtos por via de sinais distintivos".
Retornando ao caso vertente, é evidente a afinidade entre a lista de serviços e produtos assinalados pela marca "PLACO" e o objecto social da Ré.
Por outro lado, a protecção conferida pelo registo da marca é extensiva a todo o território nacional, pelo que a actividade desenvolvida pela Ré, ainda que de âmbito regional ou local, pode, naturalmente, colidir com o direito ao uso exclusivo daquele sinal distintivo.
É igualmente insofismável que a denominação social da Ré integra na sua composição o vocábulo "Placo".
Apesar disso, creio que não existe risco de confusão ou erro sobre a proveniência dos produtos ou serviços a que se reportam as marcas da A. e os produtos ou serviços que constituem o objecto social da Ré, de tal forma que o homem médio possa representar que estes pertencem àquelas marcas ou a uma marca da mesma "família".
Desde logo, porque ocorre uma significativa diferença fonética entre as expressões "PLACO" ou "PLACOarena" e a expressão "Placodias" que permite a sua fácil diferenciação.
Depois, porque a adição do patronímico "Dias", correspondente ao último apelido do único sócio da Ré, exclui a possibilidade desta ser associada à "família" de marcas da A..
Finalmente, porque, contrariamente ao sustentado pela demandante, o vocábulo "Placo" não é uma expressão de fantasia, já que, para além de constituir o presente do indicativo do verbo placar[5] , (…).
De resto, a extensa lista de sociedades do sector da construção civil constantes do FCPC cujas firmas integram esse termo revela, concludentemente, que o mesmo tem um significado ou valor semântico.
Mais. Como bem se salienta na informação que instrui o recurso hierárquico anteriormente referido, existem outras sociedades em situação análoga à da Ré, ou seja, cujas denominações sociais são compostas pelo vocábulo "Placo" seguido dos nomes dos respectivos sócios, e bem assim sociedades cujas firmas integram esse vocábulo e que foram registadas anteriormente ao pedido de registo da marca correspondente.»
Acompanha-se inteiramente estas palavras do Meritíssimo Juiz.
Acresce que havendo, a 3 de Junho de 2009, 109 sociedades registadas cuja denominação incluía o vocábulo "Placo" tem que se ter este como um mero elemento genérico sem aptidão distintiva. A diferença reside na associação que lhe é feita de outros vocábulos ou sílabas, como no caso é "dias"; é aí que está a novidade que lhe confere identidade própria e suficiente para se diferenciar das marcas da autora e das 109 denominações de sociedades que recorrem ao termo "Placo".
Se assim não fosse era caso para se pensar se a autora não estaria a agir com abuso do direito, pois, nesse cenário, atacava a denominação da ré, quando, ao longo dos últimos anos, com a sua inércia, se foi conformando com uso do vocábulo "Placo" por parte de mais de uma centena de sociedades.
Como se diz no acórdão do STJ [6] citado pelo tribunal a quo, "constitui concorrência desleal qualquer acto de concorrência contrário aos usos honestos da actividade comercial ou industrial. Concretamente, cabem na concorrência desleal todos os actos que sejam susceptíveis, por qualquer meio, de estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a actividade industrial e comercial de um concorrente. A concorrência desleal não resulta apenas da possibilidade de confusão entre os próprios concorrentes, mas também da eventualidade dos consumidores, por via da confusão, tomarem um produto de um concorrente por outro, havendo assim um desvio da clientela, contrário aos usos honestos do comércio." Porém, também é importante acentuar que, como se escreve nesse aresto, citando Oliveira Ascensão [7], "há um certo grau mesmo de confundibilidade, que é socialmente adequado. Todos os operadores económicos se imitam. Toda a imitação traz alguma confusão. Mas esta só é repelida como concorrência desleal se atingir um certo grau de intolerabilidade. Temos aqui uma das mais importantes manifestações do princípio, atrás enunciado de que a liberdade de concorrência prima sobre a concorrência desleal. É necessário assegurar essa liberdade perante a ameaça da multiplicação de entraves. Por isso, um certo nível de confundibilidade é ainda admissível - ou se quisermos, é ainda compatível com as normas e usos honestos."
Aqui chegados, resta concluir que não ocorre o pressuposto fundamental – o da confundibilidade [8] – e em que radicam as pretensões da autora, o mesmo é dizer que estas não podem ser satisfeitas.
III
Com fundamento no atrás exposto, julga-se improcedente o recurso, mantendo-se a decisão recorrida.
Custas pela autora.
4 de Dezembro de 2012
António Beça Pereira
Manuela Fialho
Edgar Valente
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[1] São deste código todas as disposições adiante mencionadas sem qualquer outra referência.
[2] Cfr. conclusão 7.ª.
[3] Cfr. conclusões 3.ª e 5.ª.
[4] Ou "semelhança qualificada" como lhe chama na conclusão 7.ª.
[5] Esta palavra tem origem no latim em placare (placo mais are), que significa acalmar, serenar, tranquilizar.
[6] Proc. 3/05.9TYLSB.P1.S1.
[7] Concorrência Desleal, 2002, pág. 422 e 423.
[8] Cfr. nomeadamente os artigos 16.º a 19.º da petição inicial.