Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
| 07A2208 |  |
LEI ESTRANGEIRA
MARCAS
OBRA FEITA POR ENCOMENDA
ESTABELECIMENTO COMERCIAL
CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL
DIREITO PATRIMONIAL
NOME DE ESTABELECIMENTO
INSÍGNIA DO ESTABELECIMENTO
CONCORRÊNCIA DESLEAL
DOLO
I - O desenho ou elemento figurativo das marcas em causa nos autos foi adquirido pela A. sociedade X, por encomenda à sociedade “Empresa-E, S.A.”, onde prestava serviços W, desenhador gráfico; este desenhador cedeu os direitos de exploração sobre o desenho da marca “Pans & Company”, em todo o mundo, tendo aceite que o desenho em causa pudesse ser registado como marca; e que os direitos de exploração do mesmo fossem cedidos pela sociedade X a terceiros; foi com base neste contrato que a A. sociedade X autorizou a A. sociedade Y a registar as ditas marcas; os estabelecimentos da cadeia “Pans & Company”, das AA., possuem tais marcas como sinais distintivos de comércio.
II - Em matéria de titularidade do direito de autor, o princípio da territorialidade sofre uma derrogação, cabendo à lei do país de origem da obra definir a quem é atribuído o direito de autor; ora, a lei aqui aplicável é a lei espanhola - Ley de Propiedad Intelectual de 12 de Abril de 1996, Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, que aprovou o texto refundido da Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposições legais vigentes sobre a matéria -, resultando do art. 45.º de tal diploma que a inobservância da forma escrita não acarreta a nulidade do contrato de transmissão de direitos de autor, podendo este último, apenas e observado o condicionalismo ali fixado, resolver o contrato, até então validamente celebrado.
III - Aliás, e em rigor, aquele art. 45º é inaplicável ao caso concreto discutido nestes autos, que se configura antes como obras feitas por encomenda.
IV - A expressão “Companhia”, ou a sua forma abreviada “Cª”, é uma expressão de uso comum que não pode ser objecto de apropriação exclusiva pelas AA.; a expressão “sandes” distingue-se claramente das marcas utilizadas pela A. sociedade X no seu comércio, quer foneticamente quer graficamente; nenhuma das partes tem o monopólio do comércio de sandes nem isso constitui sequer problema discutido nos autos; a mera utilização pela R. do desenho de um pão, tipo “baguette” - aliás, diferente do desenho utilizado pelas AA. nas suas marcas -, também não constitui qualquer infracção quanto à constituição da insígnia dos seus estabelecimentos.
V - Para se apurar da invalidade do nome e insígnia dos estabelecimentos da ré deve atender-se apenas à composição das marcas das autoras e, claro, ao tipo de actividade económica desenvolvida pelas respectivas empresas, abstraindo de qualquer comparação quanto aos restantes elementos - funcionais ou decorativos - dos estabelecimentos comerciais.
VI - Todo o aspecto visual dos estabelecimentos das AA., incluindo o dos seus elementos componentes e decorativos, resulta de um projecto original, concebido e executado para esse efeito; tal projecto foi adquirido pela A. sociedade X à firma “Empresa-F , S.A.”.
VII - O sobredito projecto de design, mais tarde concretizado nos estabelecimentos das AA., constitui uma obra artística merecedora da protecção própria da propriedade intelectual, assumindo até um grau apreciável de originalidade e de novidade - cfr. o n.º 1 do art. 10.º da citada Ley de Propiedad Intelectual, intitulado “Obras y títulos originales”.
VIII - No caso dos autos não ficou provado que os elementos funcionais e decorativos dos estabelecimentos da R. resultaram de imitação dos estabelecimentos das autoras, embora se tenha apurado que o referido projecto de design das AA., e respectiva implementação em Espanha, tenha surgido em primeiro lugar.
IX - A protecção não pode deixar de recair sobre a obra criada em primeiro lugar; no caso de coincidência na criação de obras artísticas, considera-se haver uma só obra, pois esta é tomada objectivamente, com independência do seu autor; embora tenha havido dois actos de criação, o segundo não acrescentou nenhuma obra ao mundo da cultura, porque aquela obra já existia.
X - Comparando os elementos decorativos e funcionais dos estabelecimentos das AA. e da R., não podemos deixar de afirmar a existência de uma semelhança nos seus traços essenciais, aliás, de notável coincidência se atentarmos na relativa complexidade da conjugação daqueles diversos elementos: o uso dos elementos de xadrez, a disposição dos balcões e dos armários e até dos próprios produtos de venda; assim, a visão de conjunto daqueles estabelecimentos é susceptível de gerar confusão nos consumidores, o que, aliás, ocorre.
XI - Portanto, o uso pela ré dos mencionados elementos funcionais e decorativos constitui violação do direito de propriedade intelectual das AA. - representado pelo seu projecto de design do interior de estabelecimento -, tal como significa um acto de concorrência desleal, não relevando aqui para a prática destes ilícitos uma intenção ou dolo específico.
1. As sociedades “Empresa-A”, com sede em Vaduz, Empresa-B, e “Empresa-C, S.A.”, com sede em Barcelona, Espanha, intentaram, em 11 de Outubro de 1995, a presente acção declarativa de condenação, sob a forma de processo ordinário, contra a ré “Empresa-D, Ldª”, com sede em Lisboa, pedindo que seja declarado que a 1ª A. é titular dos registos das marcas nacionais n°s 285.362 e 285.363, “Pão & Company” e dos registos de marca internacional n°s 596.186 e 606.675, “Pans & Company” e que a 2ª A. é titular dos direitos de autor sobre as obras artísticas referidas nos artigos 31° a 33° da petição, que constituem os sinais figurativos das marcas e o projecto de estabelecimento com os inerentes sinais e elementos distintivos, e que a Ré seja condenada:
a) - a retirar, de todos os seus estabelecimentos existentes e dos que venha a licenciar, todos os letreiros, painéis e objectos em uso nos mesmos que contenham o sinal “Cia DAS SANDES” (compostos por essa expressão sob uma baguette), reproduzido no artigo 56° da petição;
b) - a retirar ou substituir, de todos os seus estabelecimentos existentes e dos que venha a licenciar, todos os elementos que reproduzam ou imitem os elementos constantes do projecto de design da A. “Empresa-C, S.A.”, designadamente, a disposição de pães na vertical, o preçário acima dos mesmos, com a conjugação das cores amarela e preta, os balcões com o formato referido no art. 74º da petição, e ainda o elemento xadrez utilizado em painéis e no chão;
c) - a restituir às AA. o montante do ganho auferido em consequência da utilização dos direitos de propriedade intelectual destas, em montante a fixar em execução de sentença;
d) - a indemnizar as AA. pelos danos sofridos, em montante a liquidar em execução de sentença; e
e) - em sanção pecuniária compulsória, no valor de Esc. 100 000$00 por cada dia, contado do trânsito em julgado da decisão, que a ré tarde em alterar a sua denominação social e em retirar dos seus estabelecimentos os elementos supra referidos nas alíneas a) e b).
A R. contestou, defendendo-se por excepção, com a arguição da ineptidão da petição inicial, e por impugnação, contrariando parcialmente os factos afirmados pelas autoras.
Na réplica, as AA. pugnaram pela improcedência da excepção arguida pela ré.
Foi proferido despacho saneador - que julgou improcedente a invocada excepção de ineptidão da petição inicial - e condensada a matéria de facto, elaborando-se a especificação e o questionário, tendo este último sido objecto de reclamação, parcialmente atendida.
Foram ainda proferidos despachos, a fls. 298 (3ª parte), 301 e v°, 339 e 377, de que a ré agravou, tendo os respectivos agravos sido admitidos, com subida diferida.
Realizada a audiência de discussão e julgamento, com intervenção do Tribunal Colectivo, foi decidida a matéria de facto, sem qualquer reclamação, e proferida sentença que, julgando a acção parcialmente procedente:
I - declarou a A. “Empresa-A” titular dos registos das marcas nacionais n°s 285.362 e 285.363, “Pão & Company” e dos registos de marca internacional n°s 596.186 e 606.675, “Pans & Company”, e a A. “Empresa-C, S.A.” titular dos direitos de autor sobre as obras relativas aos sinais figurativos das marcas e ao projecto de design de estabelecimento com os inerentes sinais e elementos distintivos;
II - condenou a R “Empresa-D, Ldª”: a retirar de todos os seus estabelecimentos - presentes e futuros - todos os letreiros, painéis e objectos em uso nos mesmos que contenham o sinal “Cia (ou Cª) DAS SANDES”, compostos por essa expressão sob uma baguette; a retirar ou substituir, de todos os seus estabelecimentos - presentes e futuros -, todos os elementos que reproduzam ou imitem os elementos constantes do projecto de design da A. “Empresa-C, S.A.” (designadamente, a disposição dos pães na vertical, o preçário acima dos mesmos, a conjugação das cores amarela e preta, os balcões com o formato indicado no artigo 74° da petição e o elemento de xadrez); no pagamento de sanção pecuniária compulsória, no valor de € 500,00 (Esc. 100 000$00) por cada dia - contado do trânsito em julgado da decisão - que a ré tarde em retirar dos seus estabelecimentos os supra referidos elementos; e
III - absolveu a R. do demais peticionado.
Inconformadas com tal sentença, a R. e as AA. interpuseram da mesma recursos de apelação para o Tribunal da Relação de Lisboa que, por Acórdão constante de fls. 1680 a 1704 dos autos, decidiu:
I - negar provimento aos quatro recursos de agravo interpostos pela R.;
II - julgar improcedente o recurso de apelação das AA.;
III - julgar parcialmente procedente o recurso de apelação da R. e, em consequência, alterar a sentença recorrida, absolvendo-se a R. também dos pedidos que contra ela foram formulados nas alíneas a), b) e e) do petitório das AA., confirmando aquela sentença na parte restante; e
IV - condenar a ré agravante nas custas dos agravos, as autoras nas custas da sua apelação e, finalmente, quanto à apelação da ré, as autoras e a ré, na proporção de ¾ para as autoras e ¼ para a ré.
De novo inconformadas, pedem as AA. e a R. revista, independente a daquelas e subordinada a desta.
Entretanto, a R. desistiu do recurso subordinado (cfr. fls. 1749), vindo o mesmo a ser julgado findo, por desistência, pelo despacho de fls. 1752.
Nas suas alegações, formularam as AA. as seguintes conclusões:
1ª- Na alínea a) do pedido formulado, as ora recorrentes pediram que a ora recorrida fosse condenada a “retirar, de todos os estabelecimentos ou de todos os estabelecimentos que venha a licenciar, todos os letreiros, painéis e objectos em uso nos mesmos que contenham o sinal «Cia DAS sandes» reproduzido no artigo 56º desta petição”;
2ª- O douto tribunal a quo absolveu a recorrida de tal pedido com fundamento em a presente acção não ser própria para tal por os registos se impugnarem através de recurso judicial ou acção de anulação;
3ª- Tal julgamento enferma de erro na medida em que foi provado que as ora recorrentes impugnaram o registo da insígnia n° 11.170 em acção a correr termos no Tribunal de Comércio de Lisboa;
4ª- E que a presente acção visa obter, não a anulação de registo, mas a cessação do uso dos direitos de propriedade intelectual das recorrentes, conforme o permitem os arts. 207° do CPI de 1995 e 9°, n°s 1 e 2, 195° e 196° do CDADC;
5ª- Pelo que, ao assim julgar, violou o douto Tribunal tais preceitos;
6ª- Entendeu ainda o douto Tribunal inexistir semelhança geradora de erro entre as marcas e as obras protegidas das recorrentes e os sinais e estabelecimentos da recorrida;
7ª- Uma vez mais equivocou-se o Tribunal já que o que está em causa nesta acção não é a violação de tais sinais per se, mas a sua violação na medida em que os mesmos se encontram apresentados de uma forma própria, formando um todo que fornece uma ideia de conjunto;
8ª- E que é de acordo com essa configuração que se encontram estruturados os estabelecimentos das recorrentes, sendo essa mesma configuração imitada pelos estabelecimentos das recorridas;
9ª- Sendo certo que, desde logo, o art. 260°, alínea a), do CPI de 1995, considera como concorrência desleal os actos de confusão entre estabelecimentos e serviços e que, no ponto 54 dos factos provados, o douto Tribunal a quo não censurou o julgamento de facto segundo o qual os consumidores confundem os estabelecimentos e serviços da ré e das autoras entre si;
10ª- Pelo que, ao julgar como julgou, para além do supracitado art. 260°, alínea a), do CPI de 1995, violou o douto Tribunal a quo também os arts. 1º, 167º, nº 1, 193°, 231º, nº 1, alínea f), 257°, 26º, nº 1, alínea d), do CPI de 1995 e 1°, 2°, n° 1, alíneas g), l) e i) , 9°, 12°, 14°, 64°, 67° e 68°, n° 2 do CDADC;
11ª- E, ao absolver a recorrida dos pedidos formulados em b) e e) do petitório, violou também os preceitos indicados na conclusão anterior, pelos motivos indicados nas restantes conclusões;
12ª- Violando também tais preceitos, na medida em que julgou necessária à procedência dos mesmos a prova da intencionalidade da ré/recorrida na imitação dos aludidos sinais em si próprios e na configuração com que são apresentados, sendo que a intencionalidade não é requisito do conceito de imitação de sinais privativos nem de direitos de autor e, inclusivamente, é expressamente dispensada pela lei para efeitos de recusa de registos de sinais privativos quando se reconheça a mera possibilidade de os mesmos gerarem concorrência desleal.
Terminam as recorrentes pedindo que o recurso de revista seja julgado procedente, revogando-se a decisão recorrida e substituindo-se por outra que mantenha a condenação de primeira instância.
A R. contra-alegou, pedindo a ampliação do âmbito do recurso e concluindo que:
a) Deverá ter-se como não demonstrada a titularidade por parte da “Empresa-C, S.A.” dos direitos de autor sobre as obras artísticas referidas nos arts. 31º e 33º da petição inicial, com as respectivas consequências relativamente aos pedidos por ela formulados; e
b) Deverá ser negada a revista por não se mostrarem violados os preceitos legais invocados pelas recorrentes.
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
2. Os factos dados como provados nas instâncias são os seguintes:
1) A ré constituiu-se em 1992, por escritura pública de 28 de Setembro de 1992, estando matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, tendo por objecto o “comércio e indústria de artigos de pastelaria” [al. a)].
2) A ré explora uma cadeia de restaurantes “fast food” e sanduíches [al. b)].
3) Explora em Portugal mais de 17 estabelecimentos, em funcionamento efectivo [al. c)].
4) Em 15 de Setembro de 1994, a ré requereu, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o registo da insígnia e o registo de nome de estabelecimento “Cª das SANDES” [al. d)].
5) Tal expressão é abreviatura de “Companhia das SANDES” [al. e)].
6) No requerimento referido na al. d), e após reclamação das autoras, foi exarado o seguinte parecer, que foi aprovado: “não se verifica no caso em apreço os requisitos de imitação e de concorrência desleal invocados pelos oponentes, pelo que proponho a concessão do registo” [al. f)].
7) Tal decisão não se mostra ainda publicada no Boletim do I.N.P.I. [al. g)].
8) O gerente da ré, em artigo publicado na revista “Fortuna”, de Maio/95, referiu que a ré está “com sucesso”, “já tem 15 lojas próprias” e considerando “começar a franchisar” [al. h)].
9) A ré passou a usar a expressão da respectiva denominação social, na forma abreviada, a título distintivo da sua actividade, com o aspecto figurativo constante do nº 56 da petição [al. i)].
10) A ré usa tal sinal nos mais diversos locais e elementos componentes dos seus estabelecimentos, letreiros e painéis, conforme fls. 83 a 89 [al. j)].
11) E também usa tal sinal na generalidade dos vários objectos afectos à actividade dos mesmos estabelecimentos, como nas toalhas de papel, nos impressos, conforme fls. 82 [al. l)].
12) O desenho dos expositores da ré está registado a seu favor, desde 10 de Agosto de 1994, como obra artística, intitulada “Armários da Companhia das SANDES”, na Direcção Geral dos Espectáculos e das Artes [al. m)].
13) A autora “Empresa-C, S.A.” explora a cadeia de restaurantes denominada “Pans & Company” (resposta ao quesito 1º).
14) A autora “Empresa-C, S.A.” é uma conhecida e prestigiada cadeia de restaurantes de origem espanhola, no ramo vulgarmente conhecido por “fast food” (resposta ao quesito 2º).
15) Essa rede de restaurantes começou a sua actividade em Espanha, antes de Janeiro de 1991 (resposta ao quesito 3º).
16) Era composta - à data da interposição da acção - por 60 (sessenta) estabelecimentos situados nas mais importantes cidades de Espanha, como Barcelona, Madrid, Valência, etc., e também em Andorra (resposta ao quesito 4º).
17) As autoras, em Julho de 1993, encetaram negociações e actividades em Portugal, com vista à abertura de estabelecimentos (resposta ao quesito 5).
18) Não possuíam - à data da interposição da acção - qualquer estabelecimento em Portugal (resposta ao quesito 6º).
19) A autora “Empresa-C, S.A.” é, em Portugal e nos demais países fora de Espanha, a titular dos direitos de marcas referentes à “Pans & Company.” (resposta ao quesito 7º).
20) Tem registadas, em seu nome, as marcas nacionais n°s 285.362 e 285.363, “Pão e Company”, ambas nominativas, destinadas, respectivamente, a assinalar “serviços de ajuda na organização e exploração de negócios, especialmente em negócios em regime de franchising (classe 35ª) e serviços de restaurante, pizzaria, cafetaria e bar”(cl. 42ª) (resposta ao quesito 8º).
21) Tais registos foram requeridos em 11 de Agosto de 1992, em nome da segunda autora, e transmitidos à primeira autora “Empresa-A” em 22 de Março de 1993 (resposta ao quesito 9º).
22) Foram finalmente concedidos à autora “Empresa-A” em 3 de Maio de 1994 (resposta ao quesito 10º).
23) A primeira autora é também titular do registo de marca internacional n° 596.186 “Pans & Company”, com o qual assinala serviços da classe 35ª (resposta ao quesito 11º).
24) E do registo nº 606.675 “Pans & Company”, com o qual assinala produtos da classe 30ª e serviços das classes 35ª e 42ª (resposta ao quesito 12º).
25) As referidas marcas 596.186 e 606.675, nominativamente constituídas pela expressão “Pans & Company”, são caracterizadas, no plano figurativo, pelo desenho de um pão estilizado (tipo Baguette), encimando a expressão “Pans & Company”, dentro de um rectângulo limitado, em baixo, por uma lista de xadrez longitudinal, conforme fls. 41 e 50 (resposta ao quesito 13º).
26) A primeira autora tem ainda, submetida a registo, desde 1 de Agosto de 1994, as marcas nominativas “Pães e Company”, através dos pedidos n°s 302.387 e 302.388, destinadas, respectivamente, a “serviços de ajuda na organização e exploração de negócios, especialmente em negócios em regime de franchising” e “serviços de restaurante, pizzaria, cafetaria e bar” (resposta ao quesito 14º).
27) E a primeira autora requereu, para os mesmos produtos e serviços, os registos das marcas nºs 303.489 e 303.490, formados pela mesma gravura de fls. 41 e 50, mas na versão portuguesa de “Pães e Company” (resposta ao quesito 15º).
28) As autoras não utilizavam - à data de interposição da acção - em nenhum estabelecimento em Portugal, as expressões, grafismos e imagens referidas nos quesitos anteriores (resposta ao quesito 16º).
29) O desenho ou elemento figurativo das marcas referidas, de fls. 41 e 50, foi adquirido pela autora “Empresa-C, S.A.”, por encomenda à sociedade “Empresa-E, S.A.” onde prestava serviços AA, desenhador gráfico (resposta ao quesito 17º).
30) O referido desenhador cedeu os direitos de exploração sobre o desenho da marca “Pans & Company”, em todo o mundo, tendo aceite que o desenho em causa pudesse ser registado como marca (resposta ao quesito 18º).
31) E que os direitos de exploração do mesmo fossem cedidos por “Empresa-C, S.A.” a terceiros (resposta ao quesito 19º).
32) E foi com base neste contrato que a autora “Empresa-C, S.A.” autorizou a autora “Empresa-A” a registar as ditas marcas (resposta ao quesito 20º).
33) Os estabelecimentos da cadeia “Pans & Company”, das autoras, possuem tais marcas como sinais distintivos de comércio (resposta ao quesito 21º).
34) Os mesmos estabelecimentos apresentam os seus diversos elementos componentes, com o design e arranjo dos demais elementos decorativos, conforme fls. 63 e 64 (resposta ao quesito 22º).
35) Nos estabelecimentos das autoras, os preçários estão colocados frente aos expositores, que cobrem parcialmente (resposta ao quesito 22º-A).
36) Na decoração da ré, os expositores predominam no respectivo conjunto pela dimensão e volume (resposta ao quesito 22º-B).
37) E os preçários da ré constam de imagens que exibem os produtos vendidos (resposta ao quesito 22º-C).
38) E as ementas em uso nos estabelecimentos das autoras têm a composição gráfica e figurativa de fls. 65 (resposta ao quesito 23º).
39) Nos estabelecimentos, os pães (baguettes) estão colocados verticalmente, num expositor de madeira, situado na parede por detrás do balcão, em quatro filas horizontais, que ocupam toda a extensão do mesmo (resposta ao quesito 24º).
40) E os alimentos servidos e os respectivos preços estão indicados em painéis de fundo preto, com letras amarelas e brancas, e, como elemento decorativo, o desenho da silhueta da “baguette” (resposta ao quesito 25º).
41) Os balcões são em pedra polida, entrecortados por um expositor de vidro e alumínio (resposta ao quesito 26º.
42) Nas paredes estão colocados, como elementos decorativos, modelos de pães (sanduíches e croissants) de grandes dimensões (resposta ao quesito 27º).
43) É utilizado um padrão de xadrez, em branco e negro, como um dos elementos principais e decorativos (resposta ao quesito 28º).
44) Também é utilizada, como uma das cores predominantes na decoração, o amarelo, geralmente combinado com o padrão de xadrez (resposta ao quesito 29º).
45) Todo este aspecto visual dos estabelecimentos das autoras, incluindo o dos seus elementos componentes e decorativos, resulta de um projecto original, concebido e executado para esse efeito (resposta ao quesito 30º).
46) Tal projecto foi adquirido pela autora “Empresa-C, S.A.” à firma “Empresa-F , S.A.”, onde prestava serviços BB, desenhador gráfico (resposta ao quesito 31º).
47) O referido desenhador gráfico foi o autor do projecto dos estabelecimentos das autoras, denominado “Projecto - Protótipo Imagem Pans & Company.”, que criou em Junho de 1990, para aplicar em serviços de hotelaria e produtos de alimentação (resposta ao quesito 32º).
48) O aludido projecto inclui a execução da gravura constante do n° 29 da petição (resposta ao quesito 33º).
49) Que constitui uma segunda versão da original, constante de fls. 41 e 50 (resposta ao quesito 34º).
50) Na concepção dos sinais distintivos e obras artísticas das autoras foram por aquelas gastas, pelo menos, 11.300.000 pesetas (resposta ao quesito 35º).
51) Os estabelecimentos explorados pela autora “Empresa-C, S.A.”, em Espanha, obedecem todos ao mesmo padrão de fls. 63 e 64 (resposta ao quesito 36º).
52) Propiciando um volume de negócios de vários milhões de pesetas (resposta ao quesito 37º).
53) Tais estabelecimentos eram frequentados em Espanha e em Andorra por consumidores portugueses (resposta ao quesito 38º).
54) Consumidores portugueses confundem os estabelecimentos e serviços da ré e das autoras entre si (resposta ao quesito 41º).
3. A delimitação objectiva do recurso, isto é, a fixação do âmbito do recurso, resulta dos limites traçados pelo recorrente nas conclusões da respectiva alegação, salvo o poder deste Supremo Tribunal quanto ao conhecimento oficioso de determinadas questões quer relativas à validade da relação processual quer relativas à relação material controvertida, e sem prejuízo da possibilidade de ampliação de tal âmbito quando requerida pelo recorrido - cfr. arts. 660º, nº 2, 684º, nº 3, 684º-A, nºs 1 e 2 e 690º, nº 1, todos do Código de Processo Civil.
Assim, o objecto da presente revista é constituído pelas seguintes três questões:
- Em primeiro lugar, a questão suscitada na ampliação do âmbito do recurso - que se configura como uma questão prévia relativamente à apreciação das demais questões -, consistente em verificar se as AA. são legítimas titulares das “obras artísticas” representadas, por um lado, pela gravura ou desenho (de um pão estilizado, tipo “Baguette”) da marca “Pans & Company” e, por outro, pelo projecto de design do interior de estabelecimento, com os inerentes sinais e elementos distintivos.
- Em segundo lugar, entrando já nas questões trazidas a debate pelas AA. ora recorrentes, a questão de saber se a R./recorrida deve retirar de todos os seus estabelecimentos, existentes e dos que venha a licenciar, todos os letreiros, painéis e objectos em uso nos mesmos que contenham o sinal “Cª DAS SANDES” (composto por essa expressão sob uma “baguette”), reproduzido no artigo 56° da petição, defendendo as AA. que aquele nome e insígnia de estabelecimento, no conjunto dos elementos funcionais e decorativos do estabelecimento comercial - projectado para as autoras -, induz os consumidores em erro, concretamente cria na clientela uma confusão quanto à identidade dos estabelecimentos das AA. e da R..
- Finalmente, e em terceiro lugar, resta analisar a conclusão colocada no recurso quanto à obrigação da R. de retirar ou substituir, de todos os seus estabelecimentos existentes e dos que venha a licenciar, todos os elementos que reproduzam ou imitem os elementos constantes do aludido projecto de design da A. “Empresa-C, S.A.”, adiantando as AA. a tese de que os elementos - funcionais e decorativos - que constituem o interior dos estabelecimentos da R. resultaram de uma imitação dos seus próprios estabelecimentos ou, pelo menos, criam confusão nos consumidores, significando um caso de concorrência desleal.
3. 1. Vejamos, então, aquela primeira questão, relativa à titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre as aludidas “obras artísticas”, representadas pela gravura ou desenho (de um pão estilizado, tipo “Baguette”) da marca “Pans & Company” e pelo projecto de design do interior de estabelecimento.
Com interesse para uma tal questão, recortam-se do respectivo elenco os seguintes factos provados: o desenho ou elemento figurativo das marcas referidas, de fls. 41 e 50, foi adquirido pela A. “Empresa-C, S.A.”, por encomenda à sociedade “Empresa-E, S.A.”, onde prestava serviços AA, desenhador gráfico; o referido desenhador cedeu os direitos de exploração sobre o desenho da marca “Pans & Company”, em todo o mundo, tendo aceite que o desenho em causa pudesse ser registado como marca; e que os direitos de exploração do mesmo fossem cedidos por “Empresa-C, S.A.” a terceiros; foi com base neste contrato que a A. “Empresa-C, S.A.” autorizou a A. “Empresa-A” a registar as ditas marcas; os estabelecimentos da cadeia “Pans & Company”, das AA., possuem tais marcas como sinais distintivos de comércio - cfr. factos provados sob os nºs 29) a 33).
Provou-se ainda que: todo o aspecto visual dos estabelecimentos das AA., incluindo o dos seus elementos componentes e decorativos, resultou de um projecto original, concebido e executado para esse efeito; tal projecto foi adquirido pela A. “Empresa-C, S.A.” à firma “Empresa-F , S.A.”, onde prestava serviços BB, desenhador gráfico; o referido desenhador gráfico foi o autor do projecto dos estabelecimentos das AA., denominado “Projecto - Protótipo Imagem Pans & Company”, que criou em Junho de 1990, para aplicar em serviços de hotelaria e produtos de alimentação; o aludido projecto inclui a execução da gravura constante do n° 29 da petição; que constitui uma segunda versão da original, constante de fls. 41 e 50; na concepção dos sinais distintivos e obras artísticas das AA. foram por aquelas gastas, pelo menos, 11.300.000 pesetas; os estabelecimentos explorados pela A. “Empresa-C, S.A.”, em Espanha, obedecem todos ao mesmo padrão de fls. 63 e 64 - cfr. factos provados sob os nºs 45) a 51).
Ambas as instâncias, convergentemente, entenderam que as AA. adquiriram validamente os direitos de propriedade intelectual em causa, conclusão que também perfilhamos, pelas razões a seguir aduzidas.
Como refere Dário Moura Vicente, “a aplicabilidade da lex loci protectionis em matéria de direito de autor e direitos conexos é temperada pela atribuição de certa relevância à lex originis (...) Há, no entanto, pelo menos, uma questão relativamente à qual se afigura pertinente a atribuição de competência à lex originis: a titularidade do direito de autor”, que o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC), aprovado pelo Dec. Lei nº 63/85, de 14 de Março - com as alterações que lhe foram introduzidas pelas Leis nºs 45/85, de 17 de Setembro, e 114/91, de 3 de Setembro, pelos Dec. Lei nºs 332/97 e 334/97, ambos de 27 de Novembro, e ainda pelas Leis nºs 50/2004, de 24 de Agosto, e 24/2006, de 30 de Junho -, disciplina nos arts. 11º a 26º. “Nesta matéria, o princípio da territorialidade sofre uma derrogação, cabendo à lei do país de origem da obra definir a quem é atribuído o direito de autor” - in “Problemática Internacional da Sociedade da Informação”, 2005, Almedina, págs. 171 e 172.
Ora, a lei aqui aplicável é a lei espanhola - Ley de Propiedad Intelectual de 12 de Abril de 1996, Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, que aprovou o texto refundido da Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposições legais vigentes sobre a matéria (BOE núm. 97, de 22-04-1996) - cujo art. 45º, intitulado “Formalización escrita”, prescreve que “Toda cesión deberá formalizarse por escrito. Si, previo requerimiento fehaciente, el cesionario incumpliere esta exigência, el autor poderá optar por la resolución del contrato”.
Portanto, do transcrito normativo resulta que a inobservância da forma escrita não acarreta a nulidade do contrato de transmissão de direitos de autor, podendo este último, apenas e observado o condicionalismo ali fixado, resolver o contrato, até então validamente celebrado.
Ora, a fls. 126 e segs. e 140 e segs. dos autos constam dois documentos que claramente afastam qualquer vontade resolutiva por parte das pessoas que conceberam as “obras artísticas” em causa. Por outro lado, está provado que aquela transmissão dos direitos de propriedade intelectual se operou por acordo entre as autoras e as empresas para as quais prestavam serviços os concretos criadores das mesmas “obras artísticas”.
Aliás, e em rigor, aquele art. 45º é inaplicável ao caso concreto discutido nestes autos, que se configura antes como obras feitas por encomenda.
3. 2. Relativamente à enunciada segunda questão, que respeita à validade do nome e insígnia dos estabelecimentos da R. (o sinal “Cª DAS SANDES, composto por essa expressão sob uma “baguette”, reproduzido no artigo 56° da petição), perfilhamos o entendimento manifestado no acórdão sob recurso que rejeitou a tese da respectiva invalidade, embora aqui se admita a impugnação dos respectivos registos também por via de excepção, como defende Luís Couto Gonçalves, ao afirmar que “no caso da invalidade ser arguida por excepção a solução deverá ser a da mera eficácia relativa, permanecendo o registo da marca válido para os sujeitos estranhos ao processo”, ao passo que, se a invalidade for declarada por via de acção ou de reconvenção, a solução é a da eficácia erga omnes - cfr. “Manual de Direito Industrial”, 2005, Almedina, pág. 314.
Estabelece o art. 228º do Código da Propriedade Industrial de 1995, aprovado pelo Dec. Lei nº 16/95, de 24 de Janeiro - entretanto, substituído pelo Código da Propriedade Industrial de 2003, aprovado pelo Dec. Lei nº 36/2003, de 5 de Março -, que: “todos os que tiverem legítimo interesse e designadamente os agricultores, criadores, industriais, comerciantes e demais empresários, domiciliados ou estabelecidos em qualquer lugar do território português, têm direito de adoptar um nome e uma insígnia para designar ou tornar conhecidos os seus estabelecimentos”.
Contempla, assim, a lei sinais distintivos do comércio que visam designar um estabelecimento - o nome e a insígnia de estabelecimento, que têm a mesma função de identificação do estabelecimento. Distinguem-se, porém e como diz Carlos Olavo, “quanto à respectiva composição. Enquanto a insígnia é sinal figurativo ou emblemático, composto por desenhos combinados ou não com palavras, o nome do estabelecimento é sinal nominativo, apenas podendo conter palavras ou designações de fantasia” - in “Propriedade Industrial”, Volume I, Almedina, 2ª Edição, pág. 163.
A expressão “Companhia”, ou a sua forma abreviada “Cª”, é uma expressão de uso comum que não pode ser objecto de apropriação exclusiva pelas AA.; a expressão “sandes” distingue-se claramente das marcas utilizadas pela A. “Empresa-C, S.A.” no seu comércio, quer foneticamente quer graficamente; nenhuma das partes tem o monopólio do comércio de sandes nem isso constitui sequer problema discutido nos autos; a mera utilização pela R. do desenho de um pão, tipo “baguette” - aliás, diferente do desenho utilizado pelas AA. nas suas marcas -, também não constitui qualquer infracção quanto à constituição da insígnia dos seus estabelecimentos.
As AA. insistem na defesa da tese de que aquele nome e insígnia de estabelecimento, no conjunto dos elementos funcionais e decorativos do estabelecimento comercial - projectado para as autoras -, induz os consumidores em erro, concretamente cria na clientela uma confusão quanto à identidade dos estabelecimentos das AA. e da R.. Ora, reportando-nos ao caso concreto sub judice, para se apurar da invalidade do nome e insígnia dos estabelecimentos da ré deve atender-se apenas à composição das marcas das autoras e, claro, ao tipo de actividade económica desenvolvida pelas respectivas empresas, abstraindo de qualquer comparação quanto aos restantes elementos - funcionais ou decorativos - dos estabelecimentos comerciais, comparação que se fará aquando da análise da apontada terceira questão - a empreender já de seguida.
3. 3. Assim, e como já se tinha anunciado, pretendem as AA. que a R. retire ou substitua, de todos os seus estabelecimentos, os elementos que alegadamente reproduzem ou imitem os elementos do projecto de design da A. “Empresa-C, S.A.”, sustentando as AA. que aqueles resultaram de uma imitação dos seus próprios estabelecimentos ou, pelo menos, criam confusão nos consumidores, constituindo, por isso, um caso de concorrência desleal.
A avaliação desta última pretensão supõe o prévio cotejo da pertinente factualidade provada.
A A. “Empresa-C, S.A.” explora a cadeia de restaurantes denominada “Pans & Company” e é uma conhecida e prestigiada cadeia de restaurantes de origem espanhola, no ramo vulgarmente conhecido por “fast food”; essa rede de restaurantes começou a sua actividade em Espanha, antes de Janeiro de 1991; era composta - à data da interposição da acção - por 60 estabelecimentos situados nas mais importantes cidades de Espanha, como Barcelona, Madrid, Valência, etc., e também em Andorra; as AA., em Julho de 1993, encetaram negociações e actividades em Portugal, com vista à abertura de estabelecimentos; não possuíam - à data da interposição da acção - qualquer estabelecimento em Portugal - cfr. factos provados sob os nºs 13) a 18).
Está ainda assente que: os estabelecimentos da cadeia “Pans & Company”, das AA., apresentam os seus diversos elementos componentes, com o design e arranjo dos demais elementos decorativos, conforme fls. 63 e 64; nos estabelecimentos das AA., os preçários estão colocados em frente aos expositores, que cobrem parcialmente; na decoração da R., os expositores predominam no respectivo conjunto pela dimensão e volume; e os preçários da R. constam de imagens que exibem os produtos vendidos; as ementas em uso nos estabelecimentos das AA. têm a composição gráfica e figurativa de fls. 65; nos estabelecimentos os pães (baguettes) estão colocados verticalmente, num expositor de madeira, situado na parede por detrás do balcão, em quatro filas horizontais, que ocupam toda a extensão do mesmo; e os alimentos servidos e os respectivos preços estão indicados em painéis de fundo preto, com letras amarelas e brancas, e, como elemento decorativo, o desenho da silhueta da “baguette”; os balcões são em pedra polida, entrecortados por um expositor de vidro e alumínio; nas paredes estão colocados, como elementos decorativos, modelos de pães (sanduíches e croissants) de grandes dimensões; é utilizado um padrão de xadrez, em branco e negro, como um dos elementos principais e decorativos; também é utilizada, como uma das cores predominantes na decoração, o amarelo, geralmente combinado com o padrão de xadrez - cfr. factos provados sob os nºs 34) a 44).
Todo este aspecto visual dos estabelecimentos das AA., incluindo o dos seus elementos componentes e decorativos, resulta de um projecto original, concebido e executado para esse efeito; tal projecto foi adquirido pela A. “Empresa-C, S.A.” à firma “Empresa-F , S.A.” - cfr. factos provados sob os nºs 45) e 46).
Na concepção dos sinais distintivos e obras artísticas das AA. foram por aquelas gastas, pelo menos, 11.300.000 pesetas; os estabelecimentos explorados pela A. “Empresa-C, S.A.”, em Espanha, obedecem todos ao mesmo padrão de fls. 63 e 64, propiciando um volume de negócios de vários milhões de pesetas; tais estabelecimentos eram frequentados em Espanha e em Andorra por consumidores portugueses; consumidores portugueses confundem os estabelecimentos e serviços da R. e das AA. entre si - cfr. factos provados sob os nºs 50) a 54).
Já a Lei de 21 de Maio de 1896, no seu art. 201.º, considerava como concorrência desleal os casos em que o industrial ou comerciante usa de tabuletas, pinta a fachada do seu estabelecimento, o dispõe ou o instala de modo a estabelecer confusão com outro estabelecimento da mesma natureza, contíguo ou muito próximo.
Tal-qualmente ensina Carlos Olavo, “embora a marca seja, por excelência, o sinal de identificação da origem empresarial de produtos ou serviços, não é o único. Muitas vezes os consumidores identificam os produtos através de outros elementos, nomeadamente os elementos que exteriormente os identificam e que constituem a sua «imagem de marca», ou «trade dress» (…) É que a utilização sempre do mesmo conjunto visual serve como elemento identificador da empresa que fornece o produto ou serviço e assim serve de instrumento de angariação de clientela (…) O aspecto visual característico pode dizer respeito, quer a produtos, quer ao próprio estabelecimento através do qual o produto ou serviço é fornecido. Daí que, embora inicialmente gizada para a protecção do aspecto visual de produtos, a questão actualmente englobe também a protecção do aspecto visual de estabelecimento (…) Relativamente a estabelecimentos, o aspecto visual abrange o conjunto de elementos que caracterizam lojas, armazéns, restaurantes e outros recintos, quer sejam internos, quer externos. O aspecto visual do produto ou estabelecimento pode ser objecto de protecção enquanto direito privativo da propriedade intelectual, tal como modelo, desenho ou marca de forma, se para tanto reunir os correspondentes requisitos - ibidem, págs. 291 e 292.
Do exposto resulta, pois, que o sobredito projecto de design, mais tarde concretizado nos estabelecimentos das AA., constitui uma obra artística merecedora da protecção própria da propriedade intelectual, assumindo até um grau apreciável de originalidade e de novidade. Aliás, o nº 1 do art. 10º da citada Ley de Propiedad Intelectual, intitulado “Obras y títulos originales”, refere que “son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”.
No caso dos autos não ficou provado que os elementos funcionais e decorativos dos estabelecimentos da R. resultaram de imitação dos estabelecimentos das autoras, embora se tenha apurado que o referido projecto de design das AA., e respectiva implementação em Espanha, tenha surgido em primeiro lugar.
A protecção não pode deixar de recair sobre a obra criada em primeiro lugar. No caso de coincidência na criação de obras artísticas, considera-se haver uma só obra, pois esta é tomada objectivamente, com independência do seu autor. Embora tenha havido dois actos de criação, o segundo não acrescentou nenhuma obra ao mundo da cultura, porque aquela obra já existia. A prioridade na criação nada acrescenta à obra mas é requisito para a atribuição da tutela por parte da ordem jurídica, como ensina José de Oliveira Ascensão - cfr. “Direito de Autor e Direitos Conexos”, 1992, Coimbra Editora, págs. 102 e 103.
Na esteira do decidido por este Supremo Tribunal, no Acórdão de 27.10.1998, proferido na Revista nº 951/98 da 1ª Secção, “é matéria de facto saber se existe ou não semelhança, sendo matéria de direito apurar quer da existência ou não da imitação em face das semelhanças ou dissemelhanças fixadas pelas instâncias, quer se a imitação assenta numa semelhança capaz de determinar erro ou confusão” e no Acórdão de 14.11.2000, proferido na Revista nº 2498/00, “a imitação de marcas decompõe-se em questão de facto, que consiste na existência de semelhanças e dissemelhanças entre as duas marcas, e outra de direito que se traduz em apurar se, em face dessas semelhanças e dissemelhanças, pode afirmar-se a imitação” - cfr. Sumários de Acórdãos, in www.stj.pt.
Uma vez que a lei apenas indica os critérios para o julgador determinar quando existe semelhança entre marcas, no juízo comparativo das marcas, para efeito de se verificar se existe imitação ou usurpação, devem seguir-se as seguintes regras ou princípios que, citando o Acórdão deste Supremo Tribunal de 02.10.2003, proferido no Processo nº 03B2236, “se vêm firmando quer na doutrina, quer, especialmente, na jurisprudência, no âmbito desta específica actividade hermenêutica.
São eles:
- é matéria de facto saber se existe ou não semelhança e é matéria de direito apurar quer da existência ou não de imitação em face das semelhanças ou dissemelhanças fixadas pelas instâncias, quer se a imitação assenta numa semelhança capaz de determinar erro ou confusão;
- o juízo comparativo deve ser objectivo, apurando-se se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor ou utilizador final medianamente atento;
- para a formulação desse juízo relevam menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente do que a semelhança que resulta do conjunto dos elementos componentes, devendo ainda tomar-se em conta a interligação entre os produtos e serviços, por um lado, e, por outro, os sinais que os diferenciam” - cfr. www.dgsi.pt.
Semelhante procedimento metodológico pode ser adoptado no caso sub judice que demanda a resolução de questões essencialmente idênticas, designadamente no âmbito da distinção entre matéria de facto e matéria de direito, sendo certo que esta última é a que cabe na competência deste Supremo Tribunal de Justiça.
Comparando os elementos decorativos e funcionais dos estabelecimentos das AA. e da R., cuja exacta configuração consta dos factos provados, não podemos deixar de afirmar - tal como o fez a 1ª instância - a existência de uma semelhança nos seus traços essenciais, aliás, de notável coincidência se atentarmos na relativa complexidade da conjugação daqueles diversos elementos: o uso dos elementos de xadrez, a disposição dos balcões e dos armários e até dos próprios produtos de venda. Assim, a visão de conjunto daqueles estabelecimentos é susceptível de gerar confusão nos consumidores, o que, aliás, ocorre.
Portanto, o uso pela ré dos mencionados elementos funcionais e decorativos constitui violação do direito de propriedade intelectual das AA. - representado pelo seu projecto de design do interior de estabelecimento -, tal como significa um acto de concorrência desleal, não relevando aqui para a prática destes ilícitos uma intenção ou dolo específico.
O facto das AA. não serem sociedades portuguesas e da obra aqui protegida ter sido criada em Espanha não deve influenciar negativamente a correcta apreciação desta lide. A protecção dos direitos de propriedade intelectual há muito ultrapassou as fronteiras nacionais, sendo fortemente reconhecido o seu enorme potencial para o desenvolvimento das relações económicas entre os Estados, designadamente no âmbito do amplo mercado comunitário, bastando para tanto referir, v.g., a Directiva 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, publicada no Jornal Oficial da União Europeia L 195/16, de 2 de Junho de 2004.
Por todo o exposto, importa concluir pela procedência do recurso tão-somente no que concerne a esta última questão.
4. Termos em que os Juízes deste Supremo Tribunal de Justiça, concedendo parcialmente a revista pedida pelas autoras, decidem:
I - revogar em parte o acórdão recorrido e condenar a ré/recorrida:
a) - a retirar ou substituir, de todos os seus estabelecimentos, presentes e futuros, todos os elementos que reproduzam ou imitem os elementos constantes do projecto de design da autora “Empresa-C, S.A.” (designadamente, a disposição dos pães na vertical, o preçário acima dos mesmos, a conjugação das cores amarela e preta, os balcões com o formato indicado no artigo 74° da petição e o elemento de xadrez); e
b) no pagamento da sanção pecuniária compulsória, no valor de € 500,00 por cada dia, contado do trânsito em julgado da decisão, que a ré tarde em retirar dos seus estabelecimentos os supra referidos elementos.
II - manter, em tudo o mais, o aliás douto acórdão recorrido.
As custas da apelação das autoras e do presente recurso de revista ficam a cargo de ambas as partes, na proporção de ¼ para as autoras e ¾ para a ré.
Lisboa, 10 de Janeiro de 2008
Rui Maurício (Relator)
Nuno Cameira
Sousa Leite