| 586/05.3TYLSB.L1.S2 |  |
REGISTO
OPOSIÇÃO
PUBLICIDADE
DECURSO DO TEMPO
PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO
ANULABILIDADE
BOA -FÉ
ABUSO DO DIREITO
QUESTÃO NOVA
PROPOSITURA DA ACÇÃO
PROPOSITURA DA AÇÃO
DIREITO CIVIL – LEIS, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO / VIGÊNCIA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS LEIS / APLICAÇÃO DAS LEIS NO TEMPO, PRINCÍPIO GERAL.
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – REGIMES JURÍDICOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL / MARCAS / EXTINÇÃO DO REGISTO DE MARCA OU DE DIREITOS DELE DERIVADOS / PRECLUSÃO POR TOLERÂNCIA.
- António Campinos e Luís Couto Gonçalves, Código da Propriedade Industrial, 2015, 2.ª Edição Revista e Actualizada, Almedina, p. 459.
CÓDIGO CIVIL (CC): - ARTIGO 12.º.
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (CPI): - ARTIGO 267.º.
CPI/1995: - ARTIGO 215.º, N.º 1.
I - A previsão do n.º 1 do art. 215.° do CPI de 1995 (actual art. 267.°) significa que uma conduta passiva do interessado, permitindo, sem oposição visível, que determinada marca seja utilizada, após o seu registo, durante um período de cinco anos consecutivos, impedirá o mesmo de se opor ao seu uso ou de requerer a anulação do registo.
II - Tendo o logótipo da ré sido pedido em 07-02-2000 e concedido em 04-06-2001, e tendo a acção sido intentada em 14-04-2005, ainda não tinham sequer decorrido quatro anos sobre a data da concessão.
III - Só a partir da data em que o registo é concedido é que pode a proprietária do registo anterior manifestar a sua intolerância, uma vez que é o registo que dá publicidade ao logótipo registado.
IV - Assim, uma vez que o requisito temporal não se mostra verificado, concluímos pela não verificação da preclusão por tolerância invocada pera ré, não ficando precludido o direito das autoras.
I - RELATÓRIO
AA, LTD, com sede em …, Suíça, e AA, B.V., com sede em …, Holanda, e ainda ABB (AA) SA, com sede em …, Amadora, intentaram contra BB, Lda, sedeada em …, Braga, acção declarativa, na forma ordinária, pedindo que a ré seja condenada:
- A pagar às autoras uma indemnização na quantia de € 50.000,00, acrescida de juros de mora vencidos a partir da data de citação, calculados às taxas legais resultantes da aplicação do disposto no n° 2 da Portaria n° 1105/2004, de 31 de Agosto e contados sobre a quantia referida e até efectivo e integral pagamento;
- A retirar imediatamente todos os suportes onde figura a marca e o logotipo protegido a favor das autoras, bem como qualquer outra sinalética sua onde figure a sigla "ABB";
Em síntese, alegaram que as duas primeiras autoras são sociedades que se dedicam ao comércio e indústria de material eléctrico e a terceira, com sede em Portugal, dedica-se, entre outras funções, à execução de empreitadas e fornecimentos públicos e privados e actividade industrial de construção, sendo detentora de alvará de obras públicas e particulares.
As marcas de registo internacional n°s 527480, 615830, 529800, 527479, 615829, 529802 e 527478 e as marcas comunitárias n°s 0000392248 e 000410944, com o sinal "ABB", encontram-se registadas a favor da primeira autora, sendo que a terceira autora se encontra activa no mercado português e é conhecida no meio pela marca e logótipo "ABB".
A ré dedica-se também a actividade de obras públicas e construção civil, utiliza indevidamente um logótipo não autorizado constituído pela sigla "ABB", o qual foi visto em outdoors, utilizado em folhas de carta e faxe e é exposto, inclusive, em panfletos de distribuição pública.
Desde 2000 alertaram a ré para o facto de estar a utilizar abusivamente a sigla "ABB" e para que cessasse essa utilização, ao que a mesma não reagiu e continuou a fazer uso do referido sinal que é igual ao da ABB (AA) e que conduz, assim, a confusão no consumidor médio dos produtos e serviços em causa, que irá ter dificuldade em distinguir as autoras da ré.
A terceira autora foi contactada por uma companhia de seguros, a propósito de um acidente de trabalho ocorrido no âmbito de um acidente de viação provocado pelo estado da via que estava a ser alvo de obras adjudicadas à ré.
Em sede de articulado superveniente, invocaram também que, num processo da jurisdição administrativa, aquela autora foi citada na qualidade de contra-interessada quando nem foi concorrente no concurso a que respeita o litígio, sendo que a ré figura na respectiva documentação como concorrente na empreitada em causa.
A utilização indevida do referido sinal pela ré tem provocado prejuízos ao negócio das autoras que deverão, por isso, ser indemnizadas.
A ré contestou, por excepção e por impugnação, pugnando pela improcedência da acção.
Em substância, alegou que tem registado a seu favor o logótipo n° 2444, em cujo processo as autoras nunca apresentaram qualquer reclamação.
O sinal que constitui o seu logótipo, correspondente às primeiras letras de "BB", um dos sócios gerentes à data do pedido de registo, não se confunde com a sigla das marcas da primeira autora, quer em virtude do grafismo utilizado, quer pela cor (verde, em três tons) que envolve as respectivas letras.
Os relatos de confusão feitos pelas autoras constituem apenas lapsos que poderiam ocorrer com qualquer outra empresa que use as iniciais ABB na sua denominação, não tendo a ver com o logótipo que utiliza, mas com a firma, sendo certo que são inúmeras as sociedades que têm tais iniciais na sua denominação social.
Episódios como o invocado a propósito da correspondência enviada pela companhia de seguros representam "mal-entendidos" que não geram qualquer prejuízo para as autoras, para além de que estas não fazem prova de danos que justifiquem tão elevado pedido indemnizatório.
As autoras responderam pugnando pela procedência da acção tal como peticionado.
As autoras apresentaram articulado superveniente, alegando, em síntese, que em 02.09.2005, a autora ABB (AA) SA, foi citada na qualidade de contra-interessada, no processo n° 1657/05. 1BEPRT da 1.a Secção do … Juízo do Tribunal Administrativo e Fiscal do ….
A mencionada autora não concorreu ao concurso público objecto daqueles autos em que na petição inicial vem identificada como concorrente n° 5 a "ABB, SA", em conjunto com uma outra sociedade, sendo que na morada daquela concorrente vem indicada a morada da sede da terceira autora.
Contudo, no concurso em questão surge identificado como concorrente n° 5, ABB — BB SA".
A ré respondeu ao articulado superveniente, reiterando o que ficou dito na contestação.
Posteriormente as autores requereram a ampliação do pedido, de forma a abranger a anulação do registo de logótipo nº 2444.
Por despacho de 03.07.2013 (fls 459/460), foi admitida a ampliação do pedido.
Por despacho de 04.02.2015 (fls 479) foi admitido o articulado superveniente das autoras e a resposta da ré.
Foi proferida sentença em 27.05.2016 que julgou parcialmente procedente a acção e em consequência:
a) Anulou o registo do logótipo n° 2444 ABB BB
b) Condenou a ré BB, SA, a retirar os seus suportes ou outra sinalética onde figure o sinal "ABB" como logótipo ou designação destinada a identificar actividade, produtos e/ou serviços da respectiva empresa e que sejam idênticos ou afins aos produtos e serviços identificados pelas marcas indicadas no facto provado n° 7, fixando para o efeito o prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação da presente sentença.
c) Absolveu a ré do pedido de indemnização formulado pelas autoras.
A Relação de …, por acórdão de 16.11.2017, julgou improcedente a apelação da ré, confirmando a sentença recorrida.
Não se conformando com tal acórdão dele recorreu a ré, como recurso de revista excepcional nos termos do disposto no artigo 672º nº 1 alª c) do Código de Processo Civil.
Em 04.10.2018, a Formação a que alude o artigo 672º nº 3 do Código de Processo Civil proferiu acórdão nos seguintes termos:
“ Vista a data da instauração da acção, há que ter em conta o artigo 7º nº 1 da Lei nº 41/2013, de 26.6 que ressalva da aplicação do Decreto-Lei nº 303/2007, de 24.08, para as acções instauradas antes de 1.1.2008, o regime do nº 3 do artigo 671º do Código de Processo Civil.
Ou seja, relativamente a estas acções, falece o bloqueio da dupla conformidade, não se abrindo sequer o caminho à admissibilidade face às regras da revista excepcional.
Como assim, distribuam-se os autos como revista normal”.
A ré apresentou as seguintes CONCLUSÕES:
I. Vem o presente recurso do douto acórdão proferido pelo Venerando Tribunal da Relação de …, que julgou a apelação improcedente, confirmando a decisão recorrida, que ordenou o cancelamento do registo do logotipo da recorrente e a ordenou a retirar toda a sinalética onde figure o sinal “ABB” como logotipo ou designação.
II. Existiu uma errada interpretação e aplicação do direito, designadamente no que diz respeito ao conhecimento da excepção de caducidade - artº 267º do CPI de 1995 - “preclusão por tolerância”, quer por não se tratar de uma questão nova, quer por ser do conhecimento oficioso.
III. Não pode a recorrente conformar-se com a posição assumida pelas recorridas nos presentes autos, revelando a mesma um comportamento abusador, que criou falsas expectativas na recorrente, não devendo tal comportamento merecer acolhimento por parte do n/ordenamento jurídico, por recurso ao instituto do abuso de direito.
IV. A questão da preclusão do direito à anulação do logotipo da recorrente foi, aliás e ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, levantada pela recorrente na sua contestação (artigos 20º a 42º da contestação), não lhe tendo sido, é certo, dada a correcta configuração jurídica, não se tratando pois de uma questão nova, podendo e devendo ser conhecida pelo tribunal.
V. É alegado nesses artigos a data de apresentação e deferimento do logotipo em causa.
VI. Resulta do alegado pela recorrida e dos próprios autos que, quando a acção deu entrada, já o logotipo em causa estava registado.
VII. É verdade que pouco ou nada mais foi adiantado pela recorrente, porquanto apenas através de articulado superveniente veio a recorrida requerer a anulação do logotipo, sendo que na resposta ao mesmo teria a recorrente oportunidade para aprofundar essa questão/excepção -preclusão do direito -, superficialmente sugerida na sua contestação.
VIII. Acontece que, nunca teve a recorrente oportunidade de se pronunciar acerca desse articulado, uma vez que o mesmo parece ter sido notificado ao Ml Dr. CC, Advogado, falecido à data da notificação, conforme consta do processo.
IX. Pelo que, como é sabido, face ao falecimento do mandatário da parte, tinha caducado o mandato, pelo que nunca foi a recorrente notificada do mesmo.
X. Ainda assim, face às datas alegadas a título de excepção na contestação e à data do articulado superveniente constante no processo, desde logo se vislumbra que não se trata de matéria totalmente nova, mas já indiciariamente alegada, pelo que devia a mesma ter sido conhecida pelo tribunal recorrido, porquanto às partes compete alegar factos, cabendo ao Mmº juiz a configuração jurídica dos mesmos.
XI. Caso assim não se entenda, sempre seria do conhecimento oficioso esta questão, uma vez que estão em causa princípios de defesa da ordem e interesse público.
XII. Esta matéria - a da preclusão do direito da ora recorrida à anulação do logotipo da recorrente - não aparenta estar na disponibilidade das partes, sendo, por isso, do conhecimento oficioso do tribunal.
XIII. Para aferirmos se a caducidade é, ou não, do conhecimento oficioso, temos de socorrer aos preceitos legais dos arts 576º e 579º do C. Proc. Civil, e dos arts 333º e 303º, ambos do C. Civil.
XIV. É certo que o logotipo é propriedade da recorrente, contudo, o registo em causa obedeceu a uma série de actos praticados por entidades públicas.
XV. A recorrente requereu junto do INPI o registo de um logótipo.
XVI. O pedido registo do logótipo foi publicado no Boletim de Propriedade Industrial nº 2/2000, de 31.05.2000.
XVII. O INPI não levantou qualquer objecção quanto ao pedido de registo, tendo considerado que o mesmo preenchia todos os requisitos legais.
XVIII. Em 04.06.2001 foi proferido pelo INPI o despacho de registo do logótipo, tendo sido registado naquela data e publicado em Diário da República.
XIX. Assim, a concessão e próprio registo do logotipo, constituem actos jurídicos, na medida em que traduzem uma acção humana lícita cujos efeitos jurídicos, embora eventualmente - ou até normalmente - concordantes com a vontade do seu autor, não é, todavia, determinada pelo conteúdo desta vontade, mas directa e imperativamente pela lei, independentemente daquela eventual ou normal concordância.
XX. Todos estes actos, praticados por entidades alheias à recorrente, estavam, como estão, na indisponibilidade das partes, designadamente da recorrente.
XXI. Dito isto, parece resultar que também a questão da sua anulação, por preclusão do direito da recorrida, por tolerância do uso do logotipo pela recorrente, deve ser conhecida oficiosamente, apreciação que se requer a V.ªs Ex.ªs.
XXII. Por fim, devia o tribunal recorrido, face aos factos dados como provados, ter conhecido do abuso de direito das recorridas.
XXIII. É factualidade assente (item 9) que a recorrente submeteu o pedido de registo do logótipo n.º 2444 em 07-02-2000.
XXIV. É ainda factualidade assente (item13, 16, 17, 18) que, a recorrida sabia que a recorrente utilizava o sinal, registada com o logótipo nº 2444, pelo menos desde o ano de 2000.
XXV. Pelo menos desde 2000 e nos anos que se seguiram, nunca a autora requereu a anulação do registo da ré, apenas o tendo efectuado em Novembro de 2010.
XXVI. Apenas 10 anos depois desse conhecimento - 9 sobre o registo -, em Novembro de 2010, é que vieram as autoras requerer a anulação do logotipo.
XXVII. Durante todo este hiato temporal, nunca as recorridas se insurgiram contra o registo do logotipo da recorrente, criando nesta a legítima expectativa e confiança que tal direito não seria exercido.
XXVIII. A actuação das recorridas, no largo tempo decorrido é contraditório ao objectivo que visa com a acção, vindo, ao fim de largos anos de inércia, contrariamente ao princípios da boa-fé e do fim social e económico do direito que pretende exercer, requerer anulação do registo da recorrente, contrariamente ao que a fez acreditar.
XXIX. Tal comportamento ofende, de forma chocante, a justiça, pelo que não merece ser atendido, defraudando as legitimas expectativas adquiridas pela recorrente de que o logotipo não seria alvo de pedido de anulação pela recorrida.
XXX. Assim, a omissão, a inércia das recorridas, fomentaram a confiança na recorrente, pela situação induzida pelo referido comportamento omissivo, pelo que o exercício de direitos passados 10 anos, é abusivo por violador do princípio da boa-fé suposto na proibição do abuso do direito.
XXXI. Uma das vertentes em que se exprime tal actuação manifesta-se, quando tal conduta viola o princípio da confiança, revelando um comportamento com que, razoavelmente, não se contava, como in casu.
XXXII. No caso que nos ocupa, como se provou, sempre foi do conhecimento das recorridas a existência do logotipo da recorrente, devidamente registado, nunca tendo esta, quer administrativamente, quer judicialmente, durante 9 anos, requerido a anulação do mesmo.
XXXIII. É um caso nítido de tolerância de uso de logotipo, pelo que o perdurar no tempo sem que a recorrida tivesse reagido (pedido a anulação), sendo tão dilatado o período de (alegada) violação do direito, depreende-se, razoavelmente, pela sua inércia que contemporizou com uma situação a que agora, sem invocar quaisquer circunstâncias relevantes supervenientes, pretende obstar em desconsideração pela expectativa e confiança adquiridas pela recorrente em que tal direito não seria exercido.
XXXIV. A actuação das recorridas, o largo tempo decorrido, o objectivo que visa com o pedido de anulação de registo, ao fim de largos anos de inércia, aparece à luz da boa-fé e do fim social e económico do direito que pretende exercer, como chocante do sentido de justiça, pelo que não merece ser atendida, ao abrigo do instituto do abuso de direito.
XXXV. Ora, todas estas questões e factos foram ignorados pelos tribunais recorridos, que deles deviam ter tomado conhecimento, ainda que oficiosamente.
XXXVI. Assim, a não o fazer, está em contradição com outros acórdãos deste venerando tribunal, referindo-se como acórdão fundamento da presente revista excepcional o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo nº 627/06.7TBAMT.P1, de 11-01-2011, disponível in www.dgsi.pt, junto como doc. 1.
XXXVII. Como se pode ver neste acórdão fundamento, foi decidido manter a decisão que considerou que a pretensão da autora, face à sua passividade, não era merecedora de ser atendida, por recurso ao instituto do abuso de direito.
XXXVIII. Analisada a factualidade constante nos processos, o Acórdão fundamento trata de uma marca e aqui de um logótipo, pelo que são juridicamente equiparados e utilizadas as mesmas normas.
XXXIX. No acórdão fundamento, tal como no presente, as alíneas a) e b) do artº 193.º do CI, estavam preenchidas, mas não a alínea c) desse artigo - (conforme defende a recorrente).
XL. Por outro lado, face a essa factualidade, resultou ainda evidente, quer no acórdão fundamento (al. k) dos factos assentes), quer no presente, que as autoras sabiam da existência da marca/logotipo.
XLI. Em ambos as situações, demoraram as autoras cerca de 10 anos para requerer a anulação dos registos.
XLII. Enquanto tal comportamento, das autoras, foi sancionado no acórdão fundamento, ao abrigo do instituto do abuso de direito, no presente processo foi complemente ignorado!
XLIII. Estamos pois, perante duas situações iguais, com sentidos opostos, em benefício da recorrida e prejuízo da recorrente.
XLIV. Encontra-se assim o acórdão proferido em manifesta contradição com outros acórdãos proferidos quer pela mesma, quer por outras Relações, no domínio da mesma legislação e sem que exista, sobre a questão, uma decisão uniformizadora do Supremo Tribunal de Justiça. XLV. Deve pois, atentos os fundamentos invocados e face à divergência jurisprudencial sobre a mesma matéria, ser revogada a decisão que ordenou o cancelamento do logotipo da recorrente.
As recorridas contra-alegaram, pugnando pela manutenção do acórdão da Relação.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A) Fundamentação de facto
As instâncias deram como assentes os seguintes factos:
1º - A autora AA LTD é uma sociedade comercial com sede em …, Suíça, encontra-se registada no Registo Comercial do Cantão de Zurique e no seu escopo incluem-se as participações sociais em empresas, em particular daquelas cujos sectores de actividades respeitem a indústria, comércio e serviços.
2º - A autora AA B.V. tem sede em …, Holanda, encontra-se registada no Registo Comercial da Câmara de Comércio Holandesa e na sua actividade inclui-se o fabrico e comércio de material eléctrico.
3º - A autora ABB (AA),SA, tem sede em Portugal e objecto "projecto, engenharia, produção, montagem, importação, comercialização e manutenção de produtos, equipamentos, sistemas e soluções tecnológicas, de gestão, de controle ambiental e de viabilização financeira, para a produção, transporte e distribuição de energia, indústria em geral e construção de edifícios e tudo o que se possa relacionar com os fins atrás citados, execução de empreitadas e fornecimentos públicos e privados e actividade industrial de construção".
4º - As três autoras integram o chamado "Grupo ABB" que opera em vários países do mundo, através de sociedades nele constituídas, como é o caso da autora ABB (AA) SA, em Portugal.
5º - Em Portugal, a autora ABB (AA) SA, encontra-se activa no mercado e é conhecida no ramo de actividade em que opera, sendo identificada por "ABB".
6º - A autora ABB (AA) SA é detentora de alvará de construção.
7º - A autora ABB AA LTD é titular dos seguintes registos:
- Marca de registo internacional n° 527480 (sinal verbal) "ABB", com registo pedido em 11.05.1988 e concedido em 21.10.1988, destinada a assinalar produtos nas classes 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 17 da Classificação Internacional de Nice, entre os quais "materiais de construção metálicos", "objectos de serralharia", "produtos de serralharia semi-acabados" (classe 6), "máquina, equipamentos e respectivos componentes para a produção de energia, distribuição de energia e utilização de energia", "máquina-ferramentas", "gruas, gruas e elevadores eléctricos", "ferramentas de fabrico mecânicas, nomeadamente ferramentas de corte, ferramentas para desbastar metais e outros materiais duros, brocas e serras" (classe 7), "materiais de isolamento eléctrico" e "isoladores eléctricos e respectivas caixas" (classe 17).
- Marca de registo internacional n° 615830 (sinal verbal) ABB, com registo pedido em 09.02.1994 e concedido em 25.04.1994, destinada a assinalar serviços nas classes 35, 36, 37, 41 e 42 da Classificação Internacional de Nice, entre os quais "serviços de empreiteiros de construção geral" (classe 37).
- Marca de registo internacional n° 529800 (sinal verbal) ABB, com registo pedido em 11.05.1988 e concedido em 21.10.1988, destinada a assinalar serviços nas classes 37, 41 e 42 da Classificação Internacional de Nice, entre os quais "trabalhos de engenharia civil" (classe 37).
- Marca de registo internacional n° 527479 ABB com registo concedido em 21.10.1988, destinada a assinalar produtos nas classes 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 17 da Classificação Internacional de Nice, entre os quais "materiais de construção metálicos", "objectos de serralharia", "produtos de serralharia semi-acabados" (classe 6), "máquinas, equipamentos e respectivos componentes para a produção de energia, distribuição de energia e utilização de energia", "máquina-ferramentas", "gruas, gruas e elevadores eléctricos", "ferramentas de fabrico mecânicas, nomeadamente ferramentas de corte, ferramentas para desbastar metais e outros materiais duros, brocas e serras" (classe 7), "materiais de isolamento eléctrico" e "isoladores eléctricos e respectivas caixas" (classe 17).
- Marca de registo internacional n° 615829 (sinal verbal) ABB, com registo pedido em 09.12.1993 e concedido em 25.04.1994, destinada a assinalar serviços nas classes 35, 36, 37, 41 e 42 da Classificação Internacional de Nice, entre os quais "serviços de empreiteiros de construção geral" (classe 37).
- Marca de registo internacional n° 529802 ABB , com registo pedido em 13.10.1993 e concedido em 09.01.1989, destinada a assinalar serviços nas classes 37, 41 e 42 da Classificação Internacional de Nice, entre os quais "trabalhos de engenharia civil" (classe 37).
- Marca de registo internacional n° 527478 com registo pedido em 11.05.1988 e concedido em 21.10.1988, destinada a assinalar produtos nas classes 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 17 da Classificação Internacional de Nice, entre os quais "materiais metálicos de construção", "objectos de serralharia", "produtos de serralharia semi-acabados" (classe 6), "máquina, equipamentos e respectivos componentes para a produção de energia, distribuição de energia e utilização de energia", "máquina-ferramentas", "gruas, grua e elevadores eléctricos", "ferramentas de fabrico mecânicas, nomeadamente ferramentas de corte, ferramentas para desbaratar metais e outros materiais duros, brocas e serras" (classe 7), "materiais de isolamento eléctrico" e "isoladores eléctricos e respectivas caixas" (classe 17).
-- Marca comunitária n° 000039248 ABB, com registo pedido em 14.05.1996 e concedido em 13.11.1998, destinada a assinalar os seguintes produtos e serviços nas classes 1, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 35, 36, 37, 41 e 42 da Classificação Internacional de Nice:
Classe 1 — Produtos químicos destinados à indústria; agente para o endurecimento e a soldadura de metais; resinas sintéticas; matérias plásticas em bruto sob a forma de pós, líquidos ou pastas; materiais plásticos e elastoméricos para moldagem por pressão, moldagem por injecção ou extrusão; material plástico isolante e compósito; elementos combustíveis e varetas de controle para reactores nucleares; supressores de picos de corrente baseados em cerâmicas sintetizadas.
Classe 6 — Moldes metálicos para fornalhas de fundição; moldes e forjas metálicas para uso em manufactura posterior de peças de máquinas; mastros de suporte para linhas aéreas de contacto eléctrico, cabos e fios metálicos; tubos metálicos e acessórios para os mesmos; uniões e junções para tubos metálicos; minerais; barras e cordas de cobre e alumínio; aço sob a forma de tela, varão, barra e lingote.
Classe 7 — Máquinas, instalações e peças para as mesmas, todas para produção, transmissão e distribuição de energia eléctrica, máquinas eléctricas para a indústria, máquinas eléctricas rotativas, nomeadamente motores eléctricos e geradores eléctricos; conversores eléctricos, turbinas; compressores; turbocarregadores para motores de explosão, geradores eléctricos e seus componentes; geradores a óleo e a gás e seus componentes; reactores nucleares e seus componentes; prensas para máquinas industriais; pulverizadores industriais; robots industriais; máquinas para soldar; sistemas de manuseamento de resíduos; carros-elevadores; controles industriais para todos os tipos de manufacturas.
Classe 9 — Aparelhos, dispositivos e instrumentos eléctricos e electrónicos, componentes para a produção, transmissão, distribuição e utilização industrial de energia eléctrica e para engenharia de tracção e de telecomunicações; sistemas de controle electrónicos; computadores, microprocessadores, aparelhos de processamento electrónico de dados compreendendo unidades de visualização e impressoras; programas de computador, ferramentas de software; cabos, condutores, fios, linhas aéreas de transmissão de energia, cabos e sistemas de comunicação de dados; ímans; transformadores; equipamentos de comutação, corta-circuitos, disjuntores, fusíveis, painéis de conexão, contactores, interruptores de pressão, fichas, tomadas, buchas, micro-interruptores e sensores; transformadores de instrumentos; neutralizadores de sobretensão; aparelhos de medida eléctricos; equipamento de controle e protecção para redes eléctricas; relês; compensadores de potência reactivos; condensadores eléctricos, reactores eléctricos, conversores e inversores eléctricos; isoladores eléctricos, elementos semicondutores, interruptores semicondutores, tirístores, transístores, circuitos integrados; contadores de água, contadores de energia, equipamento para análise de processos; fontes de alimentação eléctrica para aplicações ferroviárias, sistemas para protecção e controle automáticos de comboios; produtos de telecomunicação, receptores telefónicos, sistemas de ligação rádio, sistemas de comunicação por satélite; produtos eléctricos e electrónicos para a indústria automóvel; equipamento para veículos rodoviários eléctricos e seus componentes, supercondutores; unidades de transmissão de energia eléctrica de corrente contínua de alta voltagem.
Classe 11 — Aparelhos, instalações e sistemas de iluminação, aquecimento, produção de vapor, condicionamento de ar, refrigeração, secagem e ventilação; fornalhas de todos os tipos, cozedores, fornalhas de arco, fornalhas de indução; canalizações e acessórios para aquecimento de blocos residenciais; sistemas de canalização para óleo e gás; permutadores de calor, aquecedores de entrada de água, condensadores de água, caldeiras de todos os tipos, sistemas de combustão de cama fluidificada, reactores nucleares, aquecedores de ar, colectores solares; instalações de dessalinização de água do mar; torres de arrefecimento; sistemas de secagem industrial; sistemas de acabamento de pintura; dispositivos para terminais de ar, unidades de manuseamento de ar, sistemas de condutas, sistemas de ventilação; sistemas de climatização industriais e comerciais, sistemas de refrigeração industrial, comercial e marítima; ventoinhas, serpentinas e aspiradores.
Classe 12 — Veículos para transporte terrestre; locomotivas, comboios, carruagens, vagões, veículos de metropolitano, veículos ferroviários leves, vagões de carga; carros-elevadores; camiões; carros-eléctricos, trolleys; linhas férreas de cremalheira, funicular e de cabo e teleférico; motores e impulsionadores eléctricos para veículos terrestres, em especial veículos que circulam em carris; travões, bogies; instalações de climatização para veículos.
Classe 16 - Jornais, publicações, manuais e literatura técnica no domínio da produção, transmissão, distribuição e utilização industrial de energia eléctrica, engenharia eletrotécnica ou mecânica, veículos terrestres, tecnologia ambiental e tratamento de resíduos domésticos e industriais.
Classe 17 — Materiais de isolamento eléctrico, plásticos sob a forma de laminados, barras e telas (produtos semiacabados), mica e produtos de mica para isolamento, fibras de vidro; buchas isoladoras.
Classe 35 — Publicidade, comunicações públicas e difusão de informações comerciais no domínio da produção, transmissão, distribuição e utilização industrial de energia eléctrica, tráfego terrestre, tecnologia ambiental, processos e instalações industriais, supercarga de motores de combustão interna, aquecimento remoto, sistemas de instalação de edifícios, tecnologia off-shore e marítima, telecomunicações e metrologia; relações públicas e com investidores.
Classe 36 - Serviços nos domínios dos negócios financeiros, monetários e dos seguros; leasing, partilha, gestão de dinheiro e de investimento, financiamento e projecto e comercialização no domínio da produção, transmissão, distribuição e utilização industrial de energia eléctrica, tráfego terrestre, tecnologia ambiental, processos e instalações industriais, supercarga de motores de combustão interna, aquecimento remoto, sistemas de instalação de edifícios, tecnologia offshore e marítima, telecomunicações e metrologia; compra, venda, leasing e administração de bens imobiliário e de propriedade.
Classe 37 — Construção, edificação, instalação, ensaio, monitorização, manutenção, incluindo limpeza e reparação de instalações para a produção e transmissão e distribuição de electricidade, de robots industriais, fornalhas, sistemas de tratamento de resíduos, sistemas de transporte terrestres, instalações de protecção ambiental, sistemas de aquecimento remoto, sistemas de ventilação de edifícios, equipamento eléctrico para navios e plataformas offshore, equipamentos para telecomunicações e instrumentação de medida industrial, transmissores de rádio e equipamento de satélite; colocação de cabos e linhas em terra e sob a água; ensaio de materiais, incluindo pesquisa e ensaio não destrutivos; serviços como construtor.
Classe 41 - Formação e formação suplementar de pessoas, formação em gestão, formação em engenharia, em organização e gestão de empresas, em produção, em vendas, em gestão de projectos e assistência a produtos; e a edição e publicação de periódicos, jornais e livros no domínio da produção, transmissão, distribuição e utilização, supercarga de motores de combustão interna, aquecimento remoto, sistemas de instalação de edifícios, tecnologia offshore e marítima, telecomunicações e metrologia.
Classe 42 — Serviços de engenheiro ou de outro especialista técnico altamente qualificados, escrita de programas para processamento de dados para terceiros, escrita de relatórios técnicos, assessoria técnica e actividades de peritos, leasing de computadores, medida, ensaio, avaliação de medidas, consultadoria em desenho e produção auxiliadas por computador, consultadoria de negócios no domínio da produção, transmissão, distribuição e utilização industrial de energia eléctrica, tráfego terrestre, tecnologia ambiental, processos e instalações industriais, supercarga de motores de combustão interna, aquecimento remoto, sistemas de instalação de edifícios, tecnologia offshore e marítima, telecomunicações e metrologia.
- Marca comunitária n.° 000410944 ABB com registo pedido em 11.11.1996
e concedido em 08.02.1999, destinada a assinalar os seguintes produtos e serviços nas classes 9, 16 e 37 da Classificação Internacional de Nice:
Classe 9 — Aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos para transporte
e distribuição de energia eléctrica, sistemas electrónicos de comando e condução, electrónicos de bus, magnetos, transformadores, sensores eléctricos, aparelhos de distribuição eléctricos, disjuntores diferenciais, disjuntores, relés de protecção de motores, fusíveis, isoladores, condensadores de baixa tensão, distribuidores eléctricos para instalações, armários de contadores, contadores de electricidade, balastros para equipamentos de comando de luzes, quadros de distribuição, armários de distribuição, aparelhos de distribuição de semicondutores, instalações de distribuição de alta e média tensão, contadores, relés, interruptores de pressão, fichas e tomadas, passa-muros, aparelhos de medição eléctricos, equipamentos de comando e protecção para redes eléctricas.
Classe 16 — Material impresso de todos os tipos, revistas, publicações impressas, manuais, obras de consulta, material publicitário impresso, prospectos, brochuras.
Classe 37 — Projecto, construção, manutenção, conservação e reparação de instalações de comando, condução e distribuição, em especial na técnica industrial e de edifícios.
8º - A ré dedica-se à actividade de construção civil e obras públicas, incluindo a construção de estradas.
9º - A ré é titular do registo do logótipo n° 2444, pedido em 07.02.2000 e concedido por despacho de 04.06.2001, com o sinal ABB
10º - As autoras não apresentaram reclamação no processo de registo do logótipo referido em 9º.
11º - A ré vinha utilizando o sinal reproduzido em 9 em outdoors com a configuração constante do acórdão recorrido.
12º- A ré utilizava também o sinal ABB em folhas de carta e faxe e era exposto em panfletos de distribuição pública.
13º - Por carta datada de 11.07.2000, a autora ABB (AA) SA, contactou a ré no sentido de cessar a utilização do logótipo ABB em qualquer documentação e retirar no prazo de 8 dias todos os placards existentes, para além de lhe ser dada uma explicação para a referida utilização.
14º - Nessa carta a mencionada autora elucidou a ré dos registos "ABB" em nome da autora AA, LTD.
15º - A ré não reagiu a tal carta.
16º - Em 2002, a ré enviou à autora ABB (AA) SA, um faxe onde continuava a figurar o sinal "ABB" referido em 12.
17º - Nessa sequência, a ré foi de novo contactada pela referida autora, no sentido de cessar a utilização daquele sinal, ao que a ré não respondeu.
18º - Em 16.03.2005, a autora ABB (AA) SA, foi contactada pela companhia de seguros "DD, S.A.", a propósito de um acidente de trabalho ocorrido em Barcelos.
19º - O episódio referido em 18 foi relatado na correspondência com a Câmara Municipal de …, também enviada pela companhia de seguros, como um acidente de viação provocado pelo estado da via quando esta estava a ser alvo de obras adjudicadas à ré, tendo sido dito que a adjudicatária da empreitada "Passagens de peões em vários arruamentos no perímetro urbano do concelho de Barcelos" seria uma firma denominada ABB SA.
20º - Em 02.09.2005, a autora ABB (AA) SA, foi citada na qualidade de contra-interessada, no processo n° 1657/05. 1BEPRT da 1.a Secção do … Juízo do Tribunal Administrativo e Fiscal do ….
21º - Sucede que a mencionada autora não concorreu ao concurso público objecto daqueles autos em que na petição inicial vem identificada como concorrente n.° 5 a "ABB, SA", em conjunto com uma outra sociedade, sendo que na morada daquela concorrente vem indicada a morada da sede da terceira autora.
22º - Contudo, no concurso em questão surge identificado como concorrente n.° 5, ABB — BB, SA".
23º - A ré continua a utilizar o sinal contendo a sigla "ABB", constante do logótipo n°
| 2444, mas que passou a apresentar a seguinte configuração: | ABB |
B) Fundamentação de direito
Expurgando as conclusões formuladas pela recorrente do que nelas traduz mera argumentação ou se revela inócuo para a decisão a proferir, podemos concluir que está em causa, no âmbito do recurso, apenas o conhecimento da seguinte questão: as autoras actuaram com abuso de direito, verificando-se a denominada “preclusão por tolerância” prevista no artigo 215º do CPI de 1995?
Antes da aplicação do direito ao caso concreto, importa solucionar a questão respeitante à aplicação da lei no tempo.
Trata-se, em primeiro lugar, de definir o quadro normativo por referência ao qual se há-de encontrar a decisão da lide, ou seja, de saber se ele é constituído essencialmente pelo CPI 1995 ou se ele se encontra no vigente CPI de 2003.
As instâncias entenderam que é aplicável o CPI de 1995, por força do disposto no artigo 12º do Código Civil.
Está provado (9º) que a ré é titular do registo do logótipo nº 2444, pedido em 07.02.2000 e concedido por despacho de 04.06.2001.
Em 1 de Junho de 1995 entrou em vigor o novo Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL nº 16/95, de 24 de Janeiro (artº 9º), o qual veio, por sua vez, a ser revogado pelo artigo 15º alª a) do DL 36/2003, de 5 de Março 2003, que aprovou o actual CPI, que entrou em vigor em 01.07.2003.
De acordo com a matéria de facto assinalada, sufragamos o entendimento da primeira instância e da Relação que nele se baseia tacitamente, pelo que a pretensão das autoras tem de ser apreciada por referência ao mencionado CPI de 1995 e não ao CPI de 2003, o qual, porque só entrou em vigor em 01 de Julho de 2003 (Cfr artigo 16º do DL 36/2003, de 05 de Março), não se mostra aplicável ao caso sub judice.
Por outro lado, consagrou-se no artigo 10º do DL nº 36/2003, que o CPI se aplicaria aos pedidos de registo de marca efectuados antes da sua entrada em vigor mas que ainda não tivessem sido objecto de despacho.
O que não é caso dos presentes autos, pois, como se deixou dito, o registo do logótipo da ré foi concedido por despacho de 04.06.2001.
O ABUSO DE DIREITO – PRECLUSÃO POR TOLERÂNCIA
As autoras invocaram como fundamento da sua pretensão de anulação do registo de logótipo nº 2444 da ré, pelo facto de o mesmo ser susceptível de confusão com as marcas e os logótipos das autoras, já que a actividade comercial da ré abrange a mesma área das praticadas pelas autoras.
Argumenta agora a ré, ora recorrente, que as autoras deixaram de ter direito à anulação do logótipo da ré, pois tiveram conhecimento do facto há mais de cinco anos e toleraram o uso do logótipo da ré, situação que enquadram no conceito de “preclusão por tolerância” previsto no artigo 215º do CPI de 1995.
No entendimento das autoras, não se verifica a excepção de preclusão por tolerância do direito de pedir a anulação do registo da marca.
Prevê-se no Código da Propriedade Industrial, tanto na versão de 1995 (artigo 215º) como na versão de 2003 (artigo 267º) que: O titular de uma marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso de uma marca registada posterior durante um período de cinco anos consecutivos deixará de ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulação do registo da marca posterior ou a opor-se ao seu uso em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má fé (nº 1), sendo certo que tal prazo se conta a partir do momento em que o titular tiver conhecimento do facto (nº 2).
Tal significa que uma conduta passiva do interessado, permitindo, sem oposição visível, que determinada marca seja utilizada, após o seu registo, durante cinco anos consecutivos, impedirá o mesmo de opor ao seu uso ou de requerer a anulação do registo.
A preclusão por tolerância trata-se da aplicação do princípio da boa fé aos concorrentes, garantindo-se o reconhecimento das situações criadas num quadro valorado positivamente pelo direito e tutelando-se deste modo o princípio ético-jurídico destinado a preservar a confiança legítima baseada na conduta de outrem.
Em anotação ao artigo 267º do actual CPI (que corresponde ao anterior artigo 215º), António Campinos e Luís Couto Gonçalves afirmam[1]:
“ O artigo 267º limita o prazo em que o titular de uma marca registada pode requerer a anulação do registo (ou opor-se ao uso) de marca posterior de que tenha conhecimento, a não ser que o registo desta tenha sido efectuado de má fé. Na base desta solução está a teoria da confiança e da boa fé, impedindo o chamado venire contra factum proprium”.
Alega a recorrente que o acórdão recorrido deveria ter conhecido desta questão e não o fez.
Não tem razão a recorrente. O acórdão recorrido considerou tal questão como nova, porque não alegada nos articulados e que “o recurso visa apenas modificar decisão e não criar decisão sobre matéria nova”.
Todavia, sempre referiu de forma muito sintética, contrariando a tese defendida pela apelante nas conclusões XIX a XXIII (fls 702), que a factualidade descrita em tais conclusões recursivas não corresponde à verdade, “atento o quadro factual provado em 13, 14 e 17, sintomático de que as autoras tentaram alterar o comportamento da ré por forma a evitarem o recurso à via judicial, ou, como referem as apeladas … não é verdade que as autoras tivessem tido uma postura inerte face à utilização do logótipo da ré” – (fls 784 e 785).
Alega ainda a ré, ora recorrente, (Conclusão 4ª) que a questão da preclusão do direito à anulação do logotipo da recorrente foi levantada pela recorrente nos artigos 20º a 42º da contestação, não lhe tendo sido, é certo, dada a correcta configuração jurídica, não se tratando pois de uma questão nova, podendo e devendo ser conhecida pelo tribunal.
Acabámos de dizer que o acórdão recorrido, embora de forma sucinta, contrariou a tese da recorrente com a invocação da matéria de facto contida nos números 13, 14 e 17.
Da leitura dos artigos 20º a 42º da contestação chegamos à conclusão que houve uma tímida e muito conclusiva alegação de tal matéria nos artigos 32º e 33º (falta de reclamação das autoras). O conceito de “preclusão por tolerância” previsto no artigo 215º do CPI não mereceu sequer por parte da ré qualquer abordagem do ponto de vista jurídico.
Não o fez em devido tempo, “por desleixo ou incúria”, dizem as recorridas nas suas contra-alegações (fls. 826, in fine).
De qualquer forma, sempre diremos que os factos provados sob os nºs 13,14,16 e 17 contrariam a tese da ré.
Vamos recuperá-los por serem pertinentes para o cabal esclarecimento da questão em análise.
- Por carta datada de 11.07.2000, a autora ABB (AA) SA, contactou a ré no sentido de cessar a utilização do logótipo ABB em qualquer documentação e retirar no prazo de 8 dias todos os placards existentes, para além de lhe ser dada uma explicação para a referida utilização – (13º).
- Nessa carta a mencionada autora elucidou a ré dos registos "ABB" em nome da autora ABB AA, LTD – (14º).
- Em 2002, a ré enviou à autora ABB (AA) SA, um faxe onde continuava a figurar o sinal "ABB" referido em 12º - (16º).
- Nessa sequência, a ré foi de novo contactada pela referida autora, no sentido de cessar a utilização daquele sinal, ao que a ré não respondeu – (17º).
Estes factos demostram inequivocamente que nunca houve por parte das recorridas qualquer tolerância ao uso pela recorrente do seu logótipo. E provam ainda que não houve qualquer inércia ou passividade das autoras, ora recorridas, face à utilização do logótipo pela recorrente.
As recorridas insurgiram-se contra a utilização do logótipo desde o momento que dele tiveram conhecimento, o que aconteceu pela carta datada de 11.07.2000 referida no ponto nº 13 matéria de facto. Dessa forma, opuseram-se ao seu uso, no dizer da letra do nº 1 do artigo 215º do CPI de 1995.
E assim voltou a acontecer em 2002.
Ou seja, as autoras não se remeteram ao silêncio, numa atitude de contemporização com a situação do logótipo da ré. A sua actuação não foi passiva nem de tolerância, como o demonstram os factos provados acima assinalados.
Ora, tendo o logótipo da ré sido pedido em 07 de Fevereiro de 2000 e concedido em 04 de Junho de 2001 (Facto provado nº 9), e tendo a acção sido intentada em 14 de Abril de 2005, ainda não tinham sequer decorrido quatro anos sobre a data da concessão.
Efectivamente, só a partir da data em que o registo é concedido é que pode a proprietária do registo anterior manifestar a sua intolerância, uma vez que é o registo que dá publicidade ao logótipo registado.
Assim, uma vez que o requisito temporal não se mostra verificado, concluímos pela não verificação da preclusão por tolerância invocada pela ré, não ficando precludido o direito das autoras.
Por conseguinte, a qualificação jurídica que acabámos de fazer de acordo com a factualidade assente no que respeita à imputação às recorridas de uma actuação em abuso de direito, reconduzida à tolerância de uso em relação à existência e utilização pela recorrente do logótipo de que é detentora, não afasta a viabilidade do pedido de anulação dessa marca pelas autoras.
Assim sendo, merecem improceder as conclusões das alegações da revista.
CONCLUSÕES:
- A previsão do nº 1 do artigo 215º do CPI de 1995 (actual artigo 267º) significa que uma conduta passiva do interessado, permitindo, sem oposição visível, que determinada marca seja utilizada, após o seu registo, durante um período de cinco anos consecutivos, impedirá o mesmo de opor ao seu uso ou de requerer a anulação do registo.
- Tendo o logótipo da ré sido pedido em 07 de Fevereiro de 2000 e concedido em 04 de Junho de 2001, e tendo a acção sido intentada em 14 de Abril de 2005, ainda não tinham sequer decorrido quatro anos sobre a data da concessão.
- Só a partir da data em que o registo é concedido é que pode a proprietária do registo anterior manifestar a sua intolerância, uma vez que é o registo que dá publicidade ao logótipo registado.
- Assim, uma vez que o requisito temporal não se mostra verificado, concluímos pela não verificação da preclusão por tolerância invocada pela ré, não ficando precludido o direito das autoras.
III - DECISÃO
Atento o exposto, nega-se provimento à revista, confirmando-se o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 06.12.2018
Ilídio Sacarrão Martins (Relator)
Maria dos Prazeres Pizarro Beleza
Olindo Geraldes
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[1] Código da Propriedade Industrial, 2015, 2ª Edição Revista e Actualizada, Almedina, pág. 459.