Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
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MARCAS DE DEFESA
II - Celebrado um contrato em que uma das partes concede à outra o direito de registar em seu favor e usar determinada marca, e existindo, em tal contrato, uma cláusula que assegura à beneficiária da cedência o direito de requerer novos registos nominativos e figurativos da mesma marca, unicamente, para protecção da actualmente explorada, interessa indagar se as partes quiseram, com tal cláusula, prever a criação de simples "marcas de defesa", não destinadas, por isso, a uso.
I
A e a Fundação B instauraram em 2-6-1993 acção condenatória com processo ordinário contra C - Vinhos de Portugal, S.A.Pediram seja a R. condenada, em cumprimento do contrato celebrado com o A, a desistir do pedido de registo n. 205999 e a não explorar ou comercializar a marca a que corresponde esse pedido, e ainda a retirar de imediato do mercado todos e quaisquer produtos que contenham aquela marca, determinando-se a apreensão e destruição dos rótulos e produtos que contenham aquela marca a que corresponde o pedido n. 265999 mesmo antes de serem utilizados e bem assim a não explorar quaisquer outras marcas em idêntica situação que tenha requerido ou venha a requerer e que lhe tenham sido concedidas ou venham a ser, e assim ver julgar nas multas previstas nos arts. 213, 218, 221 do C. de Propriedade Industrial (CPI) de 1940.
Contestou a R. (fl. 42 e seg.), pedindo se julgue improcedente a acção, informando que entretanto foi deferido o seu registo pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
Replicaram os AA. (fl.131 e seg.), concluindo como na petição inicial.
Por sentença de fl. 346 e seg. foi julgada improcedente a acção.
Apelaram os AA., mas a Relação de Lisboa, por acórdão de fl. 405 e seg., confirmou o julgado.
Interpuseram os AA. recurso de revista, tendo concluído como segue a sua ALEGAÇÃO:
1) Deve ser anulada a marca 205999 ("Mateus White"), porque esse registo foi obtido de má fé e ilegalmente, pois a R. sabia que se tinha obrigado contratualmente com o A. a não o fazer, além de que esse registo foi obtido com violação dos ns. 6 e 11 do art. 93 do CPI de 1940 e é factor de concorrência desleal, fundamentos aplicáveis por força do art. 122 & 1 e 2 e 123 & 2 e 3 do mesmo diploma.
2) O 1º fundamento de anulação é a obtenção do registo por quem não tinha qualidade para tal e por má fé, já que foi obtido por quem se tinha obrigado a não o fazer sem autorização do A - ver cláusula 5ª do último contrato.
3) Também não colhe a alegação de prioridade de registo relativamente a 1944, já que os direitos dos AA. (por intermédio do anterior proprietário) foram expressamente reconhecidos pela R. e o que está em causa hoje é a prioridade com a recente marca e não relativamente a 1944.
4) Estamos perante um novo registo e uma marca alterada, não só pela expressão mas também pelo aspecto figurativo (com a inclusão de um cisne), em flagrante violação do acordado.
5) O 2º fundamento de anulação é o facto de o registo ter sido obtido com infracção do disposto no art. 93 n. 6 do CPI, já que a marca contém parcialmente o nome do estabelecimento registado do A ("Casa de Mateus").
6) Trata-se de efectiva reprodução ainda que parcial do nome de estabelecimento registado do A pelo que está configurado o requisito de recusa do art. 93-6.
7) O 3º fundamento de anulação é a falsa indicação de proveniência da localidade e do estabelecimento do A, em violação do art. 93 n. 11 do CPI.
8) Não procede o argumento de que não está provada essa falsidade.
9) A subsistir dúvida sobre se os milhões de litros comercializados pela R. são provenientes das propriedades dos AA. então tal aspecto deveria ter sido quesitado.
10) A lei no entanto não exige veracidade.
11) O registo obtido é factor de concorrência desleal face ao disposto no art. 212 ns. 1, 3 e 6 do CPI, pois os AA. desenvolvem a actividade de comercialização de uvas e produtos derivados e a R. comercializa vinhos.
12) Não procede o argumento do acórdão impugnado de que não estaria provada essa concorrência, que foi sempre admitida pela R.
13) A haver dúvida sobre esse ponto, deviam ser elaborados quesitos para seu esclarecimento.
Concluem pedindo se julgue procedente a acção, anulando-se o registo da marca n. 205.999.
ALEGOU a R:
1- O registo da marca "Mateus White" corresponde ao exercício de legítimo direito adveniente da prioridade do registo da marca "Mateus" e dos contratos assinados entre a R e o Conde de Mangualde.
2- De qualquer modo, a marca "Mateus White" não encerra elementos nominativos ou figurativos que lhe confiram originalidade diversa da prevista nos contratos assinados entre a R. e o Sr. Conde.
3- A palavra "Mateus" tem o significado de nome próprio, apelido, topónimo e Santo Evangelista, pelo que não é lícito ao A. arrogar-se direitos relativamente à mesma, em sede de propriedade industrial.
4- O nome de estabelecimento que o A registou é CASA DE MATEUS, e esse não é reproduzido na marca da R.
5) Não existe na marca da R. qualquer falsa indicação de proveniência.
6) A marca da R, tendo uma finalidade completamente diferente do estabelecimento do A e sendo facilmente individualizável no mundo comercial, não pode ser considerada como potenciadora de eventuais situações de concorrência desleal.
II
MATÉRIA DE FACTO fixada no acórdão recorrido:1) Encontra-se registado o nome "Casa de Mateus" no INPI, em nome de A.
2) No dia 30-7-1974, no 18º Cartório Notarial de Lisboa, foi celebrada a escritura pública fotocopiada de fl. 11 a17.
3) A R. requereu ao INPI a protecção da marca referida a fl. 93 ("Mateus White"), tendo sido deferida a sua pretensão em 21-6-93, por despacho do Director de Serviços de Marcas daquele Instituto.
4) Em 20-5-1958, no 2º Cartório Notarial do Porto, foi extraída a pública - forma a que se reportam fl. 94 a 96.
5) Na 1ª secção da 5ª Vara Cível de Lisboa foi efectuada a transacção a que se reportam fl. 97 a 99.
6) Em 24-1-1944 a Sociedade Comercial de Vinhos de Mesa de Portugal Lda. requereu o registo constante de fl. 109, que foi deferido fl. 109 e 110.
7) Em 7-1-1944, A subscreveu a declaração de fl. 111.
8) A solicitou o registo do nome "Casa de Mateus" em 16-7-1943, que foi deferido em 23-6-1944.
9) E em 15-3-1944 apresentou o requerimento de fl. 119 e o documento de fl. 120 e 121.
10) Em 10-9-1993 o INPI emitiu a certidão de fl. 122 a 124.
11) A R. passou a utilizar a marca constante de fl. 35 ("Mateus White").
12) E tem vindo a explorar essa marca no mercado.
13) A R. registou a marca "Mateus" com os ns. 59039, 143968, 144535, 148643, 150357, e 168495 para vinhos e derivados (classe 33ª)-docs. de fls. 18 a 23.
14) O A desenvolve a actividade de comercialização de uvas e produtos derivados.
CUMPRE DECIDIR:
Debrucemo-nos mais de perto sobre os factos provados, por ordem cronológica.
Em 7-1-1944 D (Conde de Mangualde), pai do A, declarou "autorizar a Sociedade Comercial dos Vinhos de Mesa de Portugal Lda. a registar e usar a marca de vinhos de mesa "Mateus", ostentando uma vista da minha Casa de Mateus, nos termos do contrato a realizar entre mim e aquela sociedade" - fl. 111.
Em 24-1-1944 a mesma sociedade requereu o registo constante de fl. 109, que foi deferido.
Trata-se da marca figurativa n. 59039 (ou, mais precisamente, mista), constituída por oval, encimada pela palavra MATEUS e tendo por baixo, em letras de tamanho menor, PORTUGAL, uma e outra palavra fora da oval dentro da qual se vê um conjunto arquitectónico, que se supõe ser o Solar de Mateus.
Foi deferido o pedido em 23-11-1944.
Em 22-2-1944 foi celebrado entre os mesmos um contrato (fls. 94 a 96), segundo o qual o pai do A concedia à R. o "direito de ela registar a seu favor e usar o rótulo com a marca MATEUS ostentando uma vista do seu palácio de Mateus, concelho de Vila Real de Trás os Montes".
Não se refere aqui o correspectivo combinado, por irrelevar para a decisão do recurso.
O contrato foi celebrado por tempo indeterminado.
Como se vê da certidão de fls. 97 a 99, correu na 5ª Vara Cível de Lisboa uma acção instaurada pela R contra o pai do A.
Foi celebrada transacção (em 7-4-1962), tendo sido convencionado:
O R. mantém à A a sua concessão do direito de ela ter a seu favor os registos de marcas "Mateus", ostentando uma vista do seu palácio de Mateus, e de usar o rótulo com essa marca, subsistindo a seu favor todos os registos de marcas nominativas ou figurativas por ela feitos até agora, com excepção do registo da marca nacional n. 63826, à qual deverá renunciar, podendo todavia registar como marcas para os seus vinhos as palavras "São Mateus" e "S. Mateus".
Seguem-se cláusulas versando nomeadamente o correspectivo.
Lê-se na cláusula 8ª:
"A autora perderá o direito ao uso das marcas referidas... desde que deixe de cumprir as obrigações constantes desta transacção".
Cláusula 9ª:
"Que a autora poderá usar qualquer das marcas "Mateus" atrás referidas tanto no seu vinho branco, tinto ou rosé".
Vejamos o que consta com interesse da escritura de fls. 11 a 17 (30-7-1974):
Interveio aí o A, falecido que fora já o seu pai.
Regulam-se de novo todos os interesses que tinham sido negociados nos convénios anteriores, que só subsistem na medida em que aí são reconhecidos.
Cláusula 3ª:
"Ficam inteiramente assegurados à... (ora R) de hoje em diante e em definitivo todos os outros direitos e garantias constantes do contrato de 22-2-1944 e transacção de 7-4-1962".
Cláusula 4ª:
"A... (ora R.) fica sendo para sempre a exclusiva proprietária de todos os registos, já celebrados a seu favor das suas marcas, quer nominativas quer figurativas, com os números de registo 59039... "Mateus", "S. Mateus" e "São Mateus", ostentando a 1ª uma vista do palácio de Mateus, sito.."
Cláusula 5ª:
"Igualmente fica assegurado à ...(ora R.) o direito de requerer novos registos nominativos e figurativos das referidas marcas, unicamente para protecção das mesmas actualmente exploradas, quanto a vinhos e seus derivados ou compostos, tais como sangria, pop-wines e outros".
Sublinha-se a cláusula 5ª porque a acção nela se baseia e a sua interpretação é fundamental para a decisão do pleito.
Sustenta o A que a R. não estava autorizada a proceder ao registo da marca "Mateus White", (fl. 93), ao abrigo da dita cláusula 5ª.
Daqui parte para o dever que incumbia ao INPI de recusar o registo - arts. 93 n. 6 e 11.
Em última análise, acrescenta o A, caso se não enverede por aí, haveria concorrência desleal - arts. 212-1, 3 e 6 do CPI.
Reproduzem-se a seguir as marcas n. 59039, mantida em 1974, e a nova marca, referida a fl. 93.
Como se vê, tudo está em saber se a R. podia proceder ao registo ao abrigo da dita cláusula, e para os fins de uso a que tem procedido (supra II-12).
Caso se conclua pela afirmativa, a acção improcede, por não terem sido violados os normativos citados.
Como improcede se nada se provar a este respeito - o ónus da prova da tese do A compete-lhe.
A doutrina da marca "de defesa" por ele apresentada é muito pouco conhecida em Portugal.
Digamos que, "prima facie", a nada se provar sobre a intenção das partes, será de aceitar como normal o entendimento da R. sobre o sentido a atribuir à cláusula 5ª.
O A autorizou-a a utilizar a imagem do seu solar, que é ainda identificado pela palavra MATEUS, pelo que não pode sequer invocar concorrência desleal.
O factor concorrência nunca preocupou o A e seu falecido pai ao autorizarem, mediante correspectivos, o uso do nome "Mateus" e imagem do solar nas marcas da R.
Consideramos que a inclusão do cisne e ligeira alteração do aspecto não relevam de modo substancial (ver gravuras supra).
As partes, actuando segundo a boa fé, como tem de admitir-se, não podiam à partida deixar de aceitar ligeiros acertos no aspecto das marcas, tendo-se em conta os gostos dominantes no futuro.
Nem elas se preocupam no contrato com tais pormenores, o que é compreensível.
Limitaram-se à permissão de inclusão na marca "Mateus" e da imagem do solar.
Tudo o resto ficou em princípio na disponibilidade da R.
Não estando porém autorizada a fazê-lo com fins de uso (tese do A.), o caso muda de figura.
Haverá ilicitude prevista no art. 93.
Na petição alega o A (art. 5 e seg) que pretenderam as partes, ao referirem a possibilidade conferida à R. de obter novos registos, que esses registos seriam o que a doutrina francesa e inglesa aí citadas chamam "marcas de defesa", que têm em vista apenas evitar concorrência de terceiros, mas não podem ser usadas.
Intenção negada pela R. - contestação, art. 132.
O Meritº Juiz que elaborou a especificação e questionário (fls. 167 e 260v.) parece não se ter apercebido da importância dessa alegação pelo que ela não foi levada ao questionário.
Ora a expressão da cláusula 5ª "unicamente para protecção das mesmas actualmente exploradas" pode comportar o sentido defendido pelo A e pode comportar um sentido mais lato, tal como é sustentado pela R.
Há que indagar o que pretenderam as partes com essa expressão, para o que deverão ser elaborados os necessários quesitos (só para esclarecimento desse ponto).
Só depois o Tribunal ficará em condições de decidir com pleno domínio dos factos relevantes.
Em face do exposto, ao abrigo do art. 729 n. 3 do C.P. Civil, concede-se a revista, revogando-se o acórdão recorrido, voltando os autos à Relação, para que se proceda em conformidade com o art. 730 n. 1.
Custas pela R.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 1999.
Nascimento Costa,
Pereira da Graça,
Lúcio Teixeira.