| Decisão Texto Integral: | Acordam na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:
1. SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A. recorre da sentença que julgou integralmente improcedente o recurso judicial que interpôs da decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que recusou parcialmente o registo da marca nacional n.º 723250  , quanto aos serviços por si reivindicados na classe 41.ª da Classificação Internacional de Nice.
2. Antecedentes, tal como descritos na sentença em recurso (transcrição):
«1. Veio SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A., ao abrigo do disposto nos arts. 38.º b), 40.º e 41.º do Código de Propriedade Intelectual, interpor RECURSO JUDICIAL do despacho que concedeu1 a marca nacional n.º 723250.
2. Citada a recorrida, KONTRAPRODUÇÕES, MARKETING E PUBLICIDADE LDA., pugnou pela manutenção da decisão recorrida que recusou o registo da marca.
3. Foi citado o MP.
4. Os autos encontram-se instruídos.
5. A questão a decidir consiste em saber se a decisão proferida pelo INPI errou na apreciação dos factos e/ou do direito, por forma a concluir pela sua revogação, designadamente se há imitação/confusão/risco de associação entre os sinais em causa, por forma a inviabilizar o registo do mais recente (sinal recorrido).»
3. O Tribunal da Propriedade Intelectual, proferiu a seguinte sentença:
«Pelo exposto e nos termos das disposições legais supra citadas, julgo integralmente improcedente o recurso.
Custas pela recorrente.
Registe e notifique.»
Alegações da recorrente
4. Da sentença referida no parágrafo anterior veio a recorrente SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo:
«Nestes termos, e nos melhores de direito que Vossas Excelências se dignarem suprir, deve o presente recurso ser considerado procedente, por provado, e em consequência ser revogada a douta sentença Apelada, ordenando-se a concessão total do registo da marca nacional n.º 723250, com as demais consequências legais, pois assim se fará JUSTIÇA!»
5. Com as suas alegações formulou conclusões nas quais, em síntese, entende que a sentença recorrida errou no julgamento de direito.
Quanto à afinidade dos serviços, alega que a sentença incorreu em erro de julgamento. Sustenta que os serviços da recorrente respeitam essencialmente à criação, produção e difusão de conteúdos audiovisuais e editoriais, ao passo que os da recorrida se concentram na organização e realização de eventos, não coincidindo na natureza, finalidade, prestadores, canais de distribuição, complementaridade ou concorrência; a inclusão de ambos na classe 41.ª não basta para os considerar afins. (conclusões 3 a 14).
Quanto ao risco de confusão, alega que o único elemento partilhado pelos sinais é a expressão «TEMOS DE FALAR», que é uma expressão corrente, sugestiva ou descritiva dos serviços de conversa e entretenimento, dotada de fraca capacidade distintiva, como revelariam decisões do INPI relativas a outros registos e que, por isso, a proteção da marca anterior deveria restringir-se à sua composição figurativa.
As diferenças de grafismo, disposição das palavras, cor, balão de diálogo e presença do sufixo “.AI” afastariam o risco de confusão ou associação. (conclusões 15 a 31).
6. A apelada, KONTRAPRODUÇÕES, MARKETING E PUBLICIDADE LDA., recorrida, respondeu ao recurso, sustentando, em síntese, que a sentença aplicou irrepreensivelmente o direito aos factos; que os serviços são afins e complementares no atual contexto de convergência entre eventos, conteúdos digitais, transmissão e entretenimento; que o público poderá entender o programa da recorrente como extensão televisiva ou parceria dos eventos da recorrida; que “TEMOS DE FALAR” é distintivo e constitui o núcleo nominativo integralmente reproduzido; e que as diferenças gráficas e o sufixo “.AI” não neutralizam a identidade fonética e conceptual.
Conclui pela improcedência do recurso e manutenção da recusa parcial do registo.
II. Delimitação do objeto do recurso:
7. Como é pacífico, o Tribunal tem de resolver questões e não apreciar argumentos, e as questões são as que resultam das conclusões das alegações da recorrente. Acresce que este Tribunal de recurso, sem prejuízo das matérias de conhecimento oficioso, não conhece questões novas, isto é, questões que não tenham sido apreciadas pelo Tribunal recorrido.
Há duas questões a decidir:
i. Errou o tribunal a quo ao concluir pela afinidade entre os serviços assinalados pelos sinais em confronto na classe 41.ª?
ii. Errou o tribunal a quo ao concluir pela existência de risco de confusão ou de associação entre os sinais?
III. Apreciação
A. Fundamentação de facto
Os factos apurados são os seguintes (corrigindo-se a sentença nos factos descritos em 3, com a inclusão da representação da marca da recorrida, omitida no facto 3):
1. A recorrente SIC requereu ao INPI, em 10.04.2024, o registo da marca nacional n.º 723250  .
2. O sinal em questão visa assinalar nas classes 35.ª
(publicidade, nomeadamente na imprensa, na rádio, na televisão e ou nas redes mundiais de telecomunicação do tipo internet ou de acesso privado ou reservado de tipo intranet; difusão de anúncios publicitários; difusão de anúncios publicitários (folhetos, prospetos, impressos, amostras); atualização de documentação publicitária; correio publicitário; promoção de vendas e promoção comercial por conta de terceiros; organização, procura e aluguer de espaços e de tempos publicitários para terceiros, nomeadamente na imprensa, na rádio, na televisão e ou nas redes mundiais de telecomunicação de tipo internet ou de acesso privado ou reservado de tipo intranet; afixação de cartazes e anúncios; aluguer de material e cartazes publicitários; assessoria para a organização e a direção de negócios; gestão de negócios comerciais; administração comercial; sondagens de opinião; assessoria a empresas industriais ou comerciais na condução dos seus negócios; informações de negócios sobre os conteúdos de suportes mediáticos, nomeadamente imprensa, rádios, televisão e redes mundiais de telecomunicação de tipo internet ou de acesso privado ou reservado de tipo intranet; assinatura em matéria de telecomunicações, nomeadamente assinatura de bases de dados, de um servidor de bases de dados, de um centro fornecedor de acesso a uma rede mundial de telecomunicação; assinatura de jornais incluindo jornais eletrónicos e de todo o tipo de suportes de informação, de textos, de sons e ou de imagens; recolha de dados; gestão comercial de redes e de sítios de telecomunicação para o comércio eletrónico (incluindo por via informática); organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; edição e publicação de textos e ou de imagens publicitários sob todas as suas formas; compilação de notícias e de informações gerais; relações com a imprensa; serviços de merchandising; serviços de merchandising para induzir o público para a compra de produtos de terceiros)
e 38.ª
(fornecimento de acesso a plataformas na internet; fornecimento de acesso de utilizador a plataformas na internet; fornecimento de aceso a plataformas na internet para visualizar conteúdos televisivos; telecomunicações; difusão, transmissão e distribuição de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, multimédia, televisão e rádio através de redes de telecomunicações, redes informáticas, internet, satélite, rádio, redes de comunicações sem fios, televisão e cabo; serviços de difusão, transmissão e transmissão contínua por assinatura e pay-per-view através de redes de telecomunicações, redes informáticas, internet, satélite, rádio, redes de comunicações sem fios, televisão e cabo; serviços de transmissão de vídeo a pedido; transferência de música, áudio, vídeo e multimédia através de redes de internet, satélite, rádio, redes de comunicações sem fios, televisão e cabo, mediante a correspondência de utilizadores; serviços telefónicos, de correio eletrónico, de mensagens eletrónicas, de transmissão eletrónica de dados, de audioconferência e de videoconferência; fornecimento de acesso a redes de telecomunicação, redes informáticas, à internet, a comunicações por satélite, redes de comunicações sem fios e redes por cabo; fornecimento de acesso a sítios web, bases de dados, boletins eletrónicos, fóruns em linha, diretórios, música e programas de vídeo e de áudio; comunicação por computador; serviços de consultoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; transmissão de programas de televisão por satélite e cabos difusão de programas de televisão e, de um modo mais geral, programas multimédia (informatização de textos e ou de imagens fixas ou animadas e ou de sons, musicais ou não), para uso interativo ou não; transmissões radiofónicas e televisivas em geral, de programas audiovisuais e multimédia de uso interativo ou não; transmissão de informações por telescritores; comunicações por terminais de computadores; transmissão de informações por via telemática tendo em vista obter informações contidas em bancos de dados e bancos de imagens, serviços de comunicação através de redes informáticas em geral; aluguer de aparelhos e instrumentos de comunicação por computador, de teleinformática e de telemática; serviços de consulta de mensagens em transmissão de dados em redes e terminais específicos e ou portáteis; serviços de transmissão de vídeo a pedido e serviços multimédia; transmissão de informações no domínio audiovisual; aluguer de tempo de acesso a uma base de dados informática; streaming de televisão pela internet; transmissão de dados por fluxo continuo (streaming); streaming de material áudio, visual e audiovisual através de uma rede mundial de computadores; transmissão de podcasts; difusão de programas de televisão através da plataformas na internet, por meio de sites em computadores pessoais, bem como por meio de aplicativos em dispositivos móveis (como smartphones e tablets), reprodutores de mídia digital (incluindo consoles de videogame) ou televisores com plataformas integradas de smart tv; transmissão de podcast; serviços de podcasting)
e ainda os seguintes serviços na classe 41.ª da Classificação Internacional de Nice
(desenvolvimento, produção, distribuição, aluguer e apresentação de programas de rádio, programas de televisão, filmes cinematográficos, conteúdos de entretenimento multimédia, podcasts e gravações de som; fornecimento de séries de programas de televisão, de rádio, de áudio, de vídeo, de podcasts e de webcasts; fornecimento de programas de entretenimento, desportivos, de animação, musicais, informativos, noticiosos, baseados na vida real, de documentário, de atualidades e de arte e cultura através de redes de telecomunicações, redes informáticas, internet, satélite, rádio, redes de comunicações sem fios, televisão e cabo; fornecimento de programas de entretenimento, desportivos, de animação, musicais, informativos, noticiosos, baseados na vida real, de documentário, de atualidades e de arte e cultura, não descarregáveis; fornecimento de guias interativos para pesquisa, seleção, registo e arquivo de programas de televisão, filmes cinematográficos, conteúdos de entretenimento multimédia, podcasts e gravações de som; fornecimento de programas de entretenimento, desportivos, de animação, musicais, informativos, noticiosos, baseados na vida real, de documentário, de atualidades e de arte e cultura, através de sítios web; fornecimento de informações nos domínios do entretenimento, desporto, música, notícias, documentários, atualidades e artes e cultura, através de sítios web; informação sobre entretenimento; fornecimento de jogos de computador, jogos eletrónicos, jogos interativos e jogos de vídeo não descarregáveis; fornecimento de informações, horários, críticas e recomendações personalizadas relativos a programas educativos, entretenimento, filmes cinematográficos, teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, espetáculos ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; serviços de reserva e marcação de bilhetes para programas educativos, entretenimento, filmes cinematográficos, teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, espetáculos ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; publicação e apresentação de críticas, inquéritos e classificações e fornecimento de sítios web interativos para publicação e partilha de críticas, inquéritos e classificações relacionados com programas educativos, entretenimento, filmes cinematográficos, teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, espetáculos ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; fornecimento de toques telefónicos e de música, vídeos e gráficos pré-gravados, não descarregáveis, para dispositivos de comunicações móveis; publicação de imagens, áudio, vídeos, diários em linha, blogues, podcasts (ficheiros de áudio) e conteúdos multimédia não descarregáveis através da internet, permitindo o seu carregamento, armazenamento, partilha e visualização; publicação de livros, periódicos, jornais, boletins informativos, manuais, blogues, revistas especializadas e outras publicações; fornecimento de livros, periódicos, jornais, boletins informativos, manuais, blogues, revistas especializadas e outras publicações através de sítios web e aplicações informáticas; serviços de reportagens de informação; apresentação e organização de entrega de prémios; organização de cerimónias de atribuição de prémios; produção de podcasts; criação (escrita) de podcasts; fornecimento de serviços de entretenimento através de podcast; publicação e apresentação de críticas, inquéritos e classificações relacionados com programas educativos, entretenimento, filmes cinematográficos, teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, espetáculos ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras, eventos desportivos).
3. Existe registada a marca nacional n.º 708232  , apresentada em 05.07.2023 e registada em 11.10.2023.
4. Esta marca visa assinalar, especificamente, os seguintes serviços na classe 41.ª: «organização de eventos musicais; disponibilização de eventos recreativos; produção de eventos desportivos; organização de eventos hípicos; organização de eventos recreativos; organização de eventos desportivos; planeamento de eventos desportivos; prestação de eventos desportivos; organização de eventos educativos; realização de eventos desportivos; realização de eventos educativos; organização de eventos de dança; organização de eventos de futebol; organização de eventos de entretenimento; produção de eventos ao vivo; organização de eventos de ginástica; publicação de calendários de eventos; organização de eventos de ciclismo; organização de eventos culturais locais; organização de eventos desportivos locais; organização de eventos culturais e artísticos; organização de eventos para provas automobilísticas; produção de eventos desportivos para televisão».
B. Fundamentação de direito
1. As questões a apreciar são, como referido, as de saber se a sentença recorrida errou ao considerar verificados os requisitos do conceito de imitação previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art. 238.º do Código da Propriedade Industrial, isto é, a afinidade entre os serviços assinalados pelos sinais em confronto e o risco de confusão ou de associação entre eles.
Quanto à primeira questão.
2. Para a recorrente, os serviços situam-se em universos económicos distintos e a expressão comum “TEMOS DE FALAR” é fraca, corrente e sugestiva do conteúdo de programas de conversa, pelo que as diferenças figurativas bastam para afastar a imitação.
3. A recorrida, pelo contrário, entende que os serviços se cruzam no mesmo ecossistema de informação e entretenimento, sendo complementares, e que a reprodução integral do núcleo verbal, fonética e conceptualmente idêntico, gera risco de associação, apesar das diferenças gráficas.
4. A sentença considerou verificados os três requisitos cumulativos da imitação: prioridade da marca da recorrida; afinidade dos serviços, em razão do destino, prestadores, canais, consumidor final e complementaridade; e elevada confundibilidade, por prevalecer em ambos os sinais o elemento verbal “TEMOS DE FALAR”, não sendo a aglutinação, o grafismo nem o sufixo “AI” suficientes para individualizar a marca posterior. Afastou, ainda, a qualificação da expressão como destituída de distintividade.
5. Apreciação deste Tribunal.
5.1. Os factos apurados, como constam acima, são escassos. Revelam-nos, para além da prioridade e da titularidade, os sinais das marcas, ambas nacionais, e, no que agora importa, o elenco dos serviços que cada uma visa assinalar na classe 41.ª da classificação de Nice.
Estando em causa apenas marcas nacionais, é aplicável o regime do Código da Propriedade Industrial, sem prejuízo de a interpretação do direito nacional se fazer em harmonia com a Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aquele diploma transpôs.
No presente recurso está em causa avaliar se a marca nacional n.º 723250  , da recorrente, pode ser considerada imitação da marca nacional n.º 708232  da recorrida.
5.2. O art. 238.º, n. 1, al. c), do Código da Propriedade Industrial fornece-nos algumas indicações quanto ao conceito ou definição do que seja, para estes efeitos, «imitação»:
«1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2 - Para os efeitos da alínea b) do número anterior:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.
3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.»
Resulta do regime legal aplicável que o que se pretende evitar é que as marcas gerem um risco de confusão entre os consumidores (destinatários finais da informação que o sinal distintivo pretende transmitir), podendo os traços de confundibilidade entre os sinais ter diversas origens: similitude gráfica, visual, fonética ou qualquer outra (Ac. STJ de 14.11.2024, processo 202/21.6YHLSB.L1.S1).
No caso, estão em causa, apenas, os requisitos indicados nas alíneas b) e c), não vindo questionado (e resultando dos factos provados) o requisito da alínea a): a marca da recorrida foi apresentada em 05.07.2023 e registada em 11.10.2023, enquanto o pedido de registo da recorrente é de 10.04.2024.
6. A afinidade entre os serviços em confronto
6.1. É acertado concluir, como a recorrente sustenta, que a inserção dos serviços na mesma classe da Classificação Internacional de Nice não estabelece, por si só, a afinidade. É o que expressamente resulta do n.º 2 do art. 238.º, Código da Propriedade Industrial, acima transcrito, e do caráter administrativo daquela classificação, destinada a organizar o registo e não a fixar o juízo substantivo sobre a afinidade.
A comparação deve atender, em especial, à natureza, destino, utilização, caráter concorrente ou complementar, canais de distribuição, prestadores habituais e público relevante. A complementaridade exige uma conexão suficientemente estreita para que um serviço seja indispensável ou importante para a utilização do outro e o público possa atribuir a respetiva prestação à mesma empresa.
Estes critérios decorrem do princípio de que a afinidade é uma relação económica e funcional, não uma consequência administrativa da classificação. (TJUE, acórdão Canon, C-39/97, n. 23; Tribunal Geral, acórdão de 11.7.2007, Boston Scientific/IHMI, T-325/06, ECLI:EU:T:2007:207, n. 82).
A recorrente contrapõe, em termos globais, “organização de eventos” a “produção e difusão de conteúdos audiovisuais e editoriais”. Porém, as especificações registais são mais amplas e parcialmente sobrepostas.
6.2. A recorrente propõe uma leitura dicotómica: de um lado, a organização de eventos, da recorrida; do outro, a produção e a difusão de conteúdos audiovisuais e editoriais, da recorrente. Essa leitura teria algum sentido se o elenco de serviços por si reivindicado se esgotasse na produção e difusão de conteúdos.
Contudo, não é o que resulta do facto provado n.º 2, em que as especificações registais são mais amplas e parcialmente sobrepostas.
Com efeito, o elenco de serviços da classe 41.ª reivindicado pela recorrente compreende, para além dos serviços de produção e difusão de conteúdos, entre outros:
. «apresentação e organização de entrega de prémios» e «organização de cerimónias de atribuição de prémios»;
. «serviços de reserva e marcação de bilhetes para programas educativos, entretenimento, filmes cinematográficos, teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, espetáculos ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos desportivos»;
. «fornecimento de informações, horários, críticas e recomendações personalizadas relativos a (…) eventos artísticos e culturais, concertos, espetáculos ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos desportivos»;
. «publicação e apresentação de críticas, inquéritos e classificações (…) relacionados com (…) eventos artísticos e culturais, concertos, espetáculos ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos desportivos»;
. «desenvolvimento, produção, distribuição, aluguer e apresentação de (…) programas de televisão» e «fornecimento de programas (…) desportivos, de animação, musicais (…) através de redes de telecomunicações, redes informáticas, internet, satélite, rádio, redes de comunicações sem fios, televisão e cabo».
Também o elenco da recorrida, por seu turno, não se esgota na vertente presencial de eventos desportivos: compreende a «organização de eventos de entretenimento», a «organização de eventos culturais e artísticos», a «produção de eventos ao vivo», a «publicação de calendários de eventos» e, muito significativamente, a «produção de eventos desportivos para televisão».
Confrontados os dois elencos, sem necessidade de exaustão, o resultado é o inverso daquele que a recorrente propõe:
i. A organização e a apresentação de cerimónias de entrega de prémios, que a recorrente reivindica, é organização de eventos, e de eventos de entretenimento, culturais e artísticos, exatamente os serviços que a marca prioritária assinala. Aqui não há apenas afinidade: há identidade de serviços.
ii. A produção de eventos desportivos para televisão, que a recorrida reivindica, é indissociável da produção e do fornecimento de programas de televisão de conteúdo desportivo, que a recorrente reivindica. Trata-se, por regra, da mesma atividade, com o mesmo destino, os mesmos canais (televisão, redes de telecomunicações, plataformas digitais) e o mesmo consumidor final.
iii. A publicação de calendários de eventos, da recorrida, e o fornecimento de informações, horários, críticas e recomendações relativos a espetáculos ao vivo, competições, festivais e eventos desportivos, da recorrente, têm o mesmo destino e a mesma utilização e são, por regra, prestados pelos mesmos canais, designadamente por sítios web.
iv. A reserva e a marcação de bilhetes para espetáculos ao vivo, competições e eventos desportivos, da recorrente, está com a organização e a realização desses mesmos eventos, da recorrida, numa relação de complementaridade no sentido juridicamente relevante que a própria recorrente enuncia nas suas alegações (cf. pág. 12): é um serviço importante para a utilização do outro. De resto, pode considerar-se prática corrente do mercado que seja o promotor do evento a assegurar a respetiva bilheteira, podendo o consumidor razoavelmente atribuir a responsabilidade pela prestação de ambos à mesma empresa.
6.3. Como se verifica, não se trata, pois, apenas de inferir afinidade da classe comum, mas de reconhecer que os serviços podem ter o mesmo destino de entretenimento, educação ou cultura, dirigir-se ao mesmo público, ser prestados ou comercializados pelos mesmos operadores e apresentar uma relação de complementaridade suscetível de sugerir uma origem comum.
A circunstância de determinados conteúdos poderem ser consumidos à distância e os eventos poderem ser presenciais não elimina essa conexão: a própria especificação da marca anterior inclui produção de eventos desportivos para televisão, enquanto a da recorrente inclui informação, reserva e conteúdos relativos a espetáculos e eventos.
Concluímos, pois, tal como a sentença recorrida, que estamos perante serviços idênticos e/ou afins.
6.4. Verificada que está a afinidade (e, em parte, a identidade) quanto a uma parcela relevante dos serviços reivindicados, resta ponderar se a recusa se deve manter quanto à totalidade dos serviços da classe 41.ª, que é o que foi decidido e é o objeto do pedido de concessão integral formulado pela recorrente.
Entendemos que sim.
Por um lado, os serviços reivindicados pela recorrente na classe 41.ª não se apresentam como um agregado de atividades autónomas e cindíveis, mas como um conjunto funcionalmente articulado de criação, produção, difusão, promoção e informação sobre conteúdos e eventos de entretenimento, desporto e cultura, servido pelos mesmos canais (redes de telecomunicações, sítios web, plataformas digitais e aplicações informáticas) e dirigido ao mesmo público. A delimitação de um subconjunto que ficasse imune ao juízo de afinidade seria, no caso, artificial e, relevantemente, a recorrente, que poderia ter proposto esta solução, não a propõe, pedindo sempre a concessão integral do registo.
Por outro lado, e decisivamente, opera aqui o princípio da interdependência fixado no acórdão Canon. Como se verá, os sinais em confronto apresentam um grau de semelhança muito elevado: o sinal posterior reproduz integralmente o elemento verbal da marca anterior, o que é bastante para que mesmo um grau reduzido de afinidade seja suficiente para gerar o risco de confusão ou de associação juridicamente relevante.
7. O risco de confusão
7.1. A sentença em recurso concluiu pela existência de risco de confusão porque:
- ambos os sinais partilham o elemento verbal “TEMOS DE FALAR”, elemento este que é totalmente reproduzido na marca posterior;
- é quase indiferente a aglutinação das palavras, pois neste caso não tem a virtualidade de criar uma terceira palavra nova ou introduzir qualquer alteração de sentido;
- há maioritária semelhança fonética e nominativa, com exceção da expressão “AI”;
- contudo, a expressão AI tenderá a não ser retida ou sequer lida como identificadora da marca, (…);
- sem prejuízo do contributo distintivo dos elementos figurativos, o elemento nominativo é prevalecente na análise comparativa (…);
- em marcas mistas (aquelas combinam elementos nominativos e figurativos), o elemento nominativo costuma, aliás, ser dominante, funcionando o figurativo apenas como ornamento ou apoio gráfico, o que é o caso, apreciando o conjunto da marca, posto que, pese embora o lettering e a cor, meramente ornamentais, não se pode falar numa figuração claramente estilizada ou complexa ou impressiva, de forma a criar uma impressão visual mais duradoura que a palavra, que a ultrapasse, individualize, distinga;
- conclui-se, assim, que pela mera análise da impressão do conjunto os sinais em apreço são altamente confundíveis..
No que importa, os critérios gerais para a avaliação do risco de confusão foram elencados no acórdão do TJUE de 22 de junho de 1999 (C-342/97, Lloyd v. Klijsen):
. O risco de confusão é o risco de o público acreditar que os produtos ou serviços correspondentes provêm da mesma empresa ou, se for caso disso, de empresas economicamente ligadas.
. A existência de um risco de confusão para o público deve ser apreciada como um todo, tendo em conta todos os fatores pertinentes no caso concreto.
. A apreciação global acima referida implica uma certa interdependência entre os fatores tomados em consideração e, em especial, a semelhança entre as marcas e entre os produtos ou serviços abrangidos. Assim, um baixo grau de semelhança entre os produtos ou serviços abrangidos pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas e vice-versa.
. No que respeita à semelhança gráfica, fonética ou conceptual das marcas em conflito, a apreciação global do risco de confusão deve basear-se na impressão global por elas produzida, tendo em conta, nomeadamente, os seus elementos distintivos e dominantes.
O risco de confusão também tem sido profusamente tratado nesta secção da PICRS de modo, essencialmente, uniforme (por todos, o acórdão de 26.05.2023, proferido no processo 62/22.0YHLSB.L1-PICRS e disponível in www.dgsi.pt).
7.2. Avaliação global
Perante o supra referido, não oferece dúvidas que a comparação deve fazer-se através da «impressão de conjunto» (intuição sintética) e não por «dissecação de pormenores».
Sendo que o consumidor médio geralmente apreende uma marca como um todo, sem examinar os detalhes, confiando na imagem imperfeita que conserva na memória.
A apreciação global deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelos sinais, atendendo aos elementos distintivos e dominantes.
Como melhor veremos, não existe, porém, uma regra automática de prevalência do elemento verbal nas marcas mistas; a importância de cada componente depende das suas qualidades intrínsecas, da posição no conjunto e do modo como o público identifica os serviços: só quando os demais componentes sejam negligenciáveis a semelhança pode ser apreciada exclusivamente com base no elemento dominante. (TJUE, acórdãos de 12.6.2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, ECLI:EU:C:2007:333, n.s 35, 41 e 42, e de 20.9.2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, ECLI:EU:C:2007:539, n.s 33 e 42 a 44).
Assim, a existência de um risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os fatores pertinentes do caso concreto (TJUE acórdãos SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, n.º 22; IHMI/Shaker, EU:C:2007:333, n.º 34; e Nestlé/IHMI, EU:C:2007:539, n.º 33).
7.3. O público relevante
Os factos não nos dão qualquer indicação quanto ao consumidor médio da categoria dos específicos serviços em causa.
Na ausência de tais factos, podemos considerar que se tratam de serviços destinados ao público em geral, e não a um público especializado, e que o público relevante é o consumidor médio de serviços de entretenimento, de informação e de organização de eventos, que se presume estar normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, com um grau de atenção médio, próprio de serviços de consumo corrente.
Admitimos que, o grau de atenção do público relevante possa ser mais elevado em serviços específicos ou de maior custo, sem esquecer que, em geral, a apreciação deve atender ao consumidor normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, que conserva uma imagem imperfeita dos sinais e raramente os confronta lado a lado.
(TJUE, acórdão de 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, n.s 25 e 26).
7.4. Estão em confronto marcas mistas, em ambos os casos.
As marcas em comparação são as seguintes:
| marca nacional n.º 723250 (da recorrente) | marca nacional n.º 708232 (da recorrida) |
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Para apreciar o grau de semelhança entre as marcas em causa, há que determinar o seu grau de semelhança gráfica, fonética e conceptual e, sendo caso disso, apreciar a importância a atribuir a esses diferentes elementos, tendo em conta a categoria dos produtos ou serviços abrangidos e as concretas condições em que são comercializados.
É jurisprudência constante do TJUE que
«(…) para apreciar o caráter dominante de uma ou de várias componentes determinadas de uma marca complexa, há que ter em conta, designadamente, as qualidades intrínsecas de cada uma dessas componentes e compará-las com as das outras componentes. Além disso, e a título acessório, pode ser tida em conta a posição relativa das diferentes componentes na configuração da marca complexa [acórdãos do Tribunal Geral de 23 de outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T 6/01, Colet., p. II 4335, n.° 35, e de 23 de novembro de 2010, Codorniu Napa/IHMI — Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T 35/08, Colet., p. II 5405, n.° 35].
Daqui resulta que a determinação do caráter dominante de um elemento numa marca complexa depende de uma apreciação in concreto dos diferentes elementos que compõem o sinal e, portanto, é independente da natureza, figurativa ou nominativa, do sinal em causa» (Ac. TJUE de 20 de maio de 2014, processo T-247/12, Argo Group International Holdings e o IHMI, ECLI:EU:T:2014:258, n.ºs 35 e 36).
O TJUE tem, contudo e como já referimos, apontado uma relevante advertência:
«só se todos os outros componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente do componente dominante (Ac. TJUE de 8 de maio de 2014, processo C-591/12 Bimbo SA/ IHMI, ECLI:EU:C:2014:305; acórdãos IHMI/Shaker, EU:C:2007:333, n.ºs 41 e 42, e Nestlé/IHMI, EU:C:2007:539, n.ºs 42 e 43 e jurisprudência referida)»
(Ac. TJUE de 8 de maio de 2014, processo C‑591/12 Bimbo SA/ IHMI, ECLI:EU:C:2014:305, n. 235)
7.5. A comparação dos sinais
Os elementos distintivos e dominantes das marcas em causa.
Em ambos os casos estamos perante marcas mistas, compostas por um elemento nominativo e por elementos figurativos de natureza tipográfica, cromática e de disposição.
O elemento nominativo é, em ambas, «TEMOS DE FALAR».
Na marca da recorrida apresenta-se aglutinado («temosdefalar»), embora com do prefixo «DE» com uma espessura menos reduzida, grafado a vermelho e com lettering próprio, sem inclinação visível, acrescido do sufixo «.AI».
Na marca da recorrente apresenta-se disposto em duas linhas («Temos» / «DeFalar»), com inclinação evidente e o segundo segmento sublinhado por um traço que se prolonga num símbolo, geralmente, evocativo de diálogo.
Os elementos figurativos são, em ambos os sinais, ornamentais: a cor, o tipo de letra, a disposição das palavras e um sublinhado estilizado.
Apesar das evidentes, assinaladas, diferenças entre os sinais, consideramos que não estamos perante figurações complexas ou impressivas, aptas a criar uma impressão visual mais duradoura do que a palavra, que a ultrapasse, individualize e distinga.
Quanto ao sufixo «.AI» da marca da recorrida, acompanhamos inteiramente a sentença recorrida: trata-se de um elemento de reduzidíssima capacidade distintiva, que o público em geral associa sem esforço à inteligência artificial e cuja aposição a marcas e a nomes de produtos se banalizou, funcionando hoje como mero referencial funcional ou palavra em voga. A sua presença não desloca o elemento dominante do sinal.
Concluímos, pois, que o elemento dominante de ambas as marcas é a expressão «TEMOS DE FALAR».
Neste caso, não tendo os elementos figurativos por negligenciáveis, a comparação fez-se (e faz-se) pela impressão de conjunto, sem prejuízo do peso decisivo que, nessa impressão, assume o elemento verbal comum, pelos motivos já referidos.
A comparação visual
Visualmente, os sinais partilham integralmente a mesma sequência de palavras e distinguem-se pela cor, pela aglutinação, pelo tipo de letra, pela disposição em uma ou em duas linhas, pelo símbolo de diálogo da marca da recorrente e pelo sufixo «.AI» da marca da recorrida. Existem, pois, diferenças visuais, mas de alcance limitado, por incidirem sobre elementos ornamentais e não sobre o elemento verbal.
Essas diferenças são percetíveis e impedem afirmar identidade visual.
A comparação fonética
Foneticamente, a semelhança é quase total. A aglutinação das palavras é indiferente, porque não cria uma palavra nova nem introduz qualquer alteração de sentido, e a pronúncia de ambos os sinais assenta na mesma e única sequência «temos de falar». O sufixo “.AI” pode ser verbalizado, mas surge no fim do sinal anterior, após a reprodução integral da expressão, e não neutraliza a coincidência sonora do elemento que, pela sua extensão e posição, domina a perceção oral.
O grau de semelhança fonética pode ser considerado muito elevado.
A comparação conceptual
Conceptualmente, os sinais são idênticos: a necessidade ou o convite para falar.
O (sugerido) balão de diálogo da marca da recorrente reforça essa mensagem. O sufixo «.AI», quando percecionado, acrescenta apenas uma referência temática à inteligência artificial, insuficiente para diferenciar o conceito transmitido.
O grau de semelhança conceptual também pode ser considerado muito elevado.
7.6. A probabilidade de confusão
Alega a recorrente que o elemento comum “TEMOS DE FALAR” é uma locução corrente da língua portuguesa, de uso quotidiano e banal, manifestamente sugestiva, senão descritiva, dos serviços de entretenimento em causa (programas televisivos, programas de conversa, entrevistas ou podcasts), insuscetível de apropriação exclusiva, pelo que, aplicando a doutrina das marcas fracas, as diferenças gráfico-figurativas introduzidas bastariam para afastar o risco de confusão.
É acertado entender que a expressão “TEMOS DE FALAR” é uma locução corrente e, para programas de conversa, entrevistas e podcasts, tem natureza sugestiva do respetivo conteúdo. A sua capacidade distintiva não é, por isso, elevada. Não é, contudo e como melhor veremos, puramente descritiva dos serviços abrangidos.
A apreciação global revela diferenças visuais, mas identidade do núcleo verbal, semelhança fonética e conceptual elevadas e afinidade dos serviços.
Atendendo à memória imperfeita do consumidor e ao princípio da interdependência, as diferenças de cor, lettering, disposição e o acréscimo final “.AI” não são suficientes para afastar o risco de o público entender a marca da recorrente como variante, extensão editorial ou audiovisual, parceria ou nova linha de serviços da marca anterior.
Não se trata de atribuir à recorrida um monopólio abstrato sobre uma expressão corrente. Trata-se de impedir, dentro do domínio de serviços idênticos ou afins, a adoção de um sinal que reproduz integralmente o núcleo verbal da marca prioritária e cuja diferenciação não é, como melhor veremos, bastante para evitar a associação quanto à origem empresarial.
Perante o que já referimos, entendemos que a doutrina das marcas fracas (corretamente enunciada pela recorrente e pela sentença recorrida) não tem, no caso, a aplicação que a recorrente lhe pretende dar.
E isto por duas ordens distintas de razões.
A primeira é que, como já referimos, o caráter distintivo de um sinal não é uma qualidade abstrata da expressão que o compõe: afere-se sempre por referência aos produtos ou serviços que esse sinal assinala, como decorre dos próprios arts. 209.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial e da jurisprudência acima citada.
Ora, os serviços assinalados pela marca obstativa são serviços de organização, planeamento, produção e realização de eventos (musicais, desportivos, hípicos, recreativos, educativos, de dança, de futebol, de ginástica, de ciclismo, de provas automobilísticas, culturais e artísticos). Relativamente a estes serviços, a expressão “TEMOS DE FALAR” não é genérica, não é descritiva e não é sequer sugestiva: é arbitrária. Por exemplo, nada na organização de um evento de ciclismo, de uma prova automobilística ou de um torneio de ginástica é designado, descrito ou aludido pela expressão «TEMOS DE FALAR».
Quanto aos concretos serviços que assinala, a marca da recorrida tem, por isso, distintividade normal, e não reduzida.
A alegação da recorrente reporta a fraca distintividade da expressão não aos serviços da marca obstativa, mas aos seus próprios serviços: «programas televisivos, programas de conversa, entrevistas ou podcasts».
Esta alegação, de resto, embora não seja decisivo à nossa apreciação (e decisão) revela a fragilidade da sua construção por parte da recorrente: não é possível sustentar, simultaneamente, que os serviços em confronto pertencem a «dois universos de serviços que não coincidem» (como já referimos ao apreciar a afinidades dos serviços) e que a expressão comum é descritiva desses mesmos serviços. Se os universos fossem inteiramente distintos, a aptidão descritiva da expressão no domínio dos conteúdos audiovisuais nada diria sobre a distintividade da marca anterior no domínio da organização de eventos; e se a expressão descreve os serviços de ambas, é porque os serviços se aproximam. Ou seja, os dois fundamentos do recurso enfraquecem-se reciprocamente.
A segunda razão é um mero acrescento subsidiário, para o caso de se poder entender que o elemento verbal comum tem distintividade reduzida, como a recorrente alega, como vimos.
Também nessa hipótese a conclusão não seria a pretendida pela recorrente.
Desde logo, porque a reduzida distintividade da marca anterior não exclui o risco de confusão: é apenas um dos fatores a ponderar na apreciação global, a par da semelhança dos sinais, da afinidade dos serviços e da interdependência entre uns e outros. Assim o decidiu expressamente o Tribunal de Justiça no acórdão de 5 de março de 2020, C-766/18 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (CELEX:62018CJ0766), onde se afirma que a existência de risco de confusão não está excluída quando o caráter distintivo da marca anterior é fraco:
“70 É também jurisprudência constante que o grau de caráter distintivo da marca anterior, que determina o alcance da proteção por ela conferida, é um dos fatores relevantes no caso em apreço. Quando o caráter distintivo da marca anterior é significativo, tal circunstância é suscetível de aumentar o risco de confusão. Contudo, a existência de um risco de confusão não é excluída quando o caráter distintivo da marca anterior é fraco (Acórdãos de 8 de novembro de 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, n. os 61 e 62, e de 12 de junho de 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, n. os 42 e 44).”
Prossegue o referido acórdão:
85 Pelo contrário, resulta do n.º 71 do acórdão recorrido que o Tribunal Geral se baseou na premissa de que, em caso de caráter distintivo fraco da marca anterior, a existência de um risco de confusão deve ser excluída logo que se verifique que a semelhança das marcas em conflito não permite, por si só, estabelecer tal risco.
86 Como decorre da jurisprudência referida nos parágrafos 69 e 70 deste acórdão, tal premissa é errada, uma vez que o facto de o caráter distintivo de uma marca anterior ser fraco não exclui a existência de um risco de confusão. Para determinar se existe ou não esse risco, era necessário, à luz do critério de interdependência estabelecido nessa jurisprudência, examinar se o baixo grau de semelhança das marcas em conflito é compensado pelo maior grau de semelhança, ou mesmo de identidade, dos produtos designados por essas marcas (…)”
(são nossos os destaques)
No mesmo sentido, os acórdãos TJUE de 8 de novembro de 2016 C-43/15 P, BSH/EUIPO, n.ºs 61 e 62 - CELEX:62015CJ0043, de 12 de junho de 2019, C-705/17, Hansson, n.ºs 42 e 44, de 27.4.2006, L’Oréal/IHMI, C-235/05 P, ECLI:EU:C:2006:271, n. 45; e STJ, acórdão de 15.5.2025, processo n.º 150/23.5YHLSB.L1.S1 (todos disponíveis online).
Ou seja, a fraqueza do elemento comum (no caso a expressão «TEMOS DE FALAR») não autoriza a sua eliminação do confronto.
Quando a doutrina invocada pela recorrente afirma que “devem ser ignorados, ao efetuar a comparação, os elementos genéricos ou descritivos dos sinais em confronto” (p. 17 das alegações), apenas pode significar que tais elementos não conferem, isoladamente, exclusivo; não que o julgador fique dispensado da apreciação de conjunto, que, como já referimos, é a regra, e que a própria recorrente também invoca.
Ignorar pura e simplesmente o elemento partilhado equivaleria a negar à marca da recorrida o mínimo de caráter distintivo que o seu registo necessariamente lhe reconhece, o que não é admissível fora do meio próprio: a arguição de nulidade (arts. 259.º a 262.º do Código da Propriedade Industrial), como bem assinalou a sentença recorrida.
Neste mesmo sentido, embora no confronto entre marcas nacionais e europeias, o acórdão de 24 de maio de 2012 (C-196/11 P, Formula One Licensing/IHMI, n.ºs 41 a 47 - CELEX:62011CJ0196), no qual o Tribunal de Justiça declarou que, no exame de uma oposição fundada em marca registada, há que reconhecer a esta um certo grau de caráter distintivo:
“44 As referidas verificações não podem redundar no reconhecimento da falta de caráter distintivo de um sinal idêntico a uma marca nacional registada e protegida, uma vez que tal reconhecimento não seria compatível com a coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais nem com o artigo 8.º , n. 1, alínea b), do Regulamento n. 40/94, interpretado conjuntamente com o n. 2, alínea a), ii), desse mesmo artigo.
45 Com efeito, esse reconhecimento lesaria as marcas nacionais idênticas a um sinal considerado como sendo desprovido de caráter distintivo, pois o registo de tal marca comunitária constituiria uma situação suscetível de eliminar a proteção nacional dessas marcas.
(…)
46 Deve recordar-se que o artigo 8.º , n.º 2, alínea a), ii) do Regulamento n. 40/94 prevê explicitamente, no quadro de um processo de oposição, a tomada em consideração, como marcas anteriores, das marcas registadas num Estado-Membro.
47 Daqui resulta que, para não infringir o artigo 8. o , n. 1, alínea b), do Regulamento n. 40/94, se deve reconhecer um certo grau de caráter distintivo de uma marca nacional invocada em apoio de uma oposição ao registo de uma marca comunitária.”
7.7. Por fim, porque, mesmo aceite a premissa da distintividade fraca, o que a doutrina das marcas fracas exige é que o sinal posterior apresente uma figuração clara e distintamente diferente, apta a conferir-lhe identidade própria obtida por outra via — como a própria sentença recorrida enunciou. Ora, a diferenciação introduzida pela recorrente incide sobre elementos da mesma natureza ornamental daqueles que compõem a marca anterior, exclusivamente assente na cor, tipo de letra, disposição das palavras, sublinhado estilizado, e é acompanhada da supressão do sufixo «.AI», isto é, do único elemento que, na marca anterior, acrescia à expressão comum. O sinal posterior (o da recorrente) não se afasta do anterior (o da recorrida): aproxima-se dele, reproduzindo-lhe integralmente o elemento verbal (que o art. 238.º, n.º 3, do Código da Propriedade Industrial qualifica como imitação parcial) e eliminando a diferença preexistente, o sufixo «.AI»: a recorrente nada acrescentou ao elemento verbal: subtraiu-lhe.
Não podemos, sequer, esquecer que a comparação relevante não é a simultânea (o consumidor raramente é confrontado com os sinais na mesma ocasião de tempo e lugar), mas a sucessiva: verifica-se entre um sinal e a memória, necessariamente imperfeita, que o consumidor conserva do outro. E é a memória do elemento verbal — e não a do lettering ou da cor — que o consumidor retém, porque é pelo nome que identifica, refere e solicita o serviço.
Nas marcas mistas, como é o caso, o elemento nominativo deve, por isso, em regra, ser considerado o elemento predominante (cf. os Acs. STJ de 14.11.2024, proc. 202/21.6YHLSB.L1.S1, e TRL de 17.12.2015, proc. 481/14.5YHLSB.L1-2, ambos disponíveis in www.dgsi.pt).
Ao que referimos acresce que, quanto a parte dos serviços, há afinidade e mesmo identidade, o que, por força do princípio da interdependência, eleva o grau de diferenciação exigível (acórdão Canon, já citado).
7.8. A invocação, pela recorrente, da recusa, pelo INPI, do registo da marca nominativa n.º 724.884 «TEMOS DE FALAR», de terceiro, ou a do registo da marca n.º 715.210 «TEMOS DE CONVERSAR», em nada altera o que dissemos.
Em primeiro lugar, nenhum desses factos integra a fundamentação de facto da sentença recorrida, que a recorrente não impugnou. Este recurso tem unicamente por objeto a reapreciação da matéria de direito e não pode este tribunal de recurso decidir com base em factos que não foram apurados (arts. 5.º, 607.º, n.º 4, 640.º e 662.º do Código de Processo Civil).
Em segundo lugar, mesmo que tivessem sido apurados, a conclusão não seria diversa: a legalidade de cada registo afere-se autonomamente, em função do sinal concreto e dos concretos serviços que visa assinalar, não estando o tribunal, nem, aliás, o próprio INPI, vinculado por decisões anteriormente proferidas sobre outros sinais.
Neste sentido, o Ac. TJUE de 10 de março de 2011, C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, (CELEX:62010CJ0051) assim o refere expressamente quanto ao primado do princípio da legalidade na apreciação dos pedidos de registo.
Apesar de reconhecer a vinculação da administração aos princípios da igualdade de tratamento e da boa administração, não deixa de lhes apontar limites:
“74 Tendo em conta estes dois princípios, o IHMI deve, no âmbito da instrução de um pedido de registo de uma marca comunitária, ter em conta as decisões já tomadas sobre pedidos similares e tratar com especial atenção a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido [v., por analogia, a respeito do artigo 3.º , n.º 1, alíneas b) e c), da Directiva 89/104, despacho de 12 de Fevereiro de 2009, Bild digital e ZVS, C-39/08 e C-43/08, n.º
17].
75 Sendo assim, os princípios da igualdade de tratamento e da boa administração devem ser conciliados com o cumprimento da legalidade.
76 Por conseguinte, a pessoa que pede o registo de um sinal como marca não pode invocar em seu benefício uma eventual ilegalidade cometida a favor de um terceiro, para obter uma decisão idêntica (v., neste sentido, despacho Bild digital e ZVS, já referido, n.o 18).
77 De resto, por razões de segurança jurídica e, precisamente, de boa administração, a apreciação de qualquer pedido de registo deve ser estrita e completa, a fim de evitar que se registem marcas indevidamente (acórdãos, já referidos, IHMI/Erpo Möbelwerk, n.o 45, e IHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, n.º 45). Esta apreciação deve ser efectuada em cada caso concreto. Com efeito, o registo de um sinal como marca depende de critérios específicos, aplicáveis no âmbito das circunstâncias factuais do caso concreto, destinados a verificar se o sinal em causa não é abrangido por um motivo de recusa (v., neste sentido, quanto ao artigo 3.º da Directiva 89/104, acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, Henkel, C-218/01, Colect., p. I-1725, n.o 62).
(são nossos os sublinhados)
Isto mesmo é reafirmado no recentíssimo acórdão do TG de 16 de setembro de 2026, T‑890/25, Fitmart GmbH & Co. KG2
Impõe-se, ainda, referir que «o direito das marcas não existe para proteger as marcas, mas sim para proteger da confusão o público consumidor e, simultaneamente, para garantir ao titular da marca o seu direito a que o público não seja confundido» (Tribunal de Apelação do Sétimo Circuito, caso James Burrough, Ltd v. Sign of the Beefeater, Inc., 1976, passagem extraída da tradução espanhola de FERNANDEZ-NOVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, 1984, p. 45).
7.9. Atendendo ao que referimos entendemos existir risco de confusão, em especial por associação.
Este (o risco de associação em sentido estrito) refere-se a uma situação em que o uso de uma marca pode criar uma relação indevida na mente dos consumidores entre dois produtos ou serviços, ainda que não haja confusão direta entre as marcas em si. Ou seja, ainda que as marcas não sejam idênticas ou muito semelhantes, pode haver violação se o uso de uma delas levar os consumidores a acreditar, ainda que erroneamente, que existe uma conexão, cooperação ou relação comercial entre as empresas por trás das marcas.
Para determinar se há risco de associação, há que considerar uma série de fatores, incluindo a semelhança das marcas, a natureza dos produtos ou serviços em questão, o grau de distintividade e o grau de notoriedade da marca.
Um dos mais relevantes acórdãos do TJUE sobre esta matéria (o já citado «Canon» (C-39/97), de 29 de setembro de 1998) enfatiza que a proteção das marcas não se limita apenas a evitar confusão direta entre as marcas, mas também se estende à prevenção de qualquer associação indevida que possa prejudicar o valor distintivo ou a reputação da marca registada. Afirma-se que «Em contrapartida, a existência de tal risco está excluída se não se concluir que o público pode ser levado a supor que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas».
Quanto maior for o risco de associação, maior é o risco de confusão.
O Supremo Tribunal de Justiça, em acórdão de 15.5.2025 (proferido no processo 150/23.5YHLSB.L1.S1, e disponível in https://juris.stj.pt/), aponta, ainda, um critério relevante na apreciação do risco de confusão, por associação, que podemos denominar de critério da razoabilidade (v. em especial os pontos 50 a 52).
Segundo este entendimento, há que apreciar se podemos razoavelmente concluir que o consumidor associará os serviços assinalados pelo sinal da recorrente à marca da recorrida.
7.10. A nossa conclusão é a de que assim sucede.
Perante um sinal que reproduz, sem alteração, o elemento verbal dominante de uma marca anteriormente registada para serviços afins (e, como já vimos, em parte, idênticos), o consumidor médio, que conserva das marcas uma imagem imperfeita e que as não compara simultaneamente, será levado a crer que os serviços provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas, designadamente que os programas e conteúdos audiovisuais assinalados pelo sinal posterior constituem uma extensão, um licenciamento ou uma parceria dos eventos assinalados pela marca anterior.
8. Deste modo, e atendendo somente aos factos provados, é nosso entendimento que não ocorrem os invocados erros de julgamento: verificam-se os três requisitos cumulativos do conceito de imitação previstos no art. 238.º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial, com a consequente recusa do registo quanto aos serviços da classe 41.ª (art. 232.º, n.º 1, al. b), do mesmo diploma), tal como decidido pelo INPI e confirmado pela sentença recorrida.
9. Atento o decaimento total, a recorrente é condenada nas custas do processo.
IV. DECISÃO:
I. Pelo exposto, julgamos improcedente o recurso e, em consequência, negando-lhe provimento, confirmamos a sentença impugnada.
II. Custas pela recorrente.
Cumpra-se o disposto no artigo 34.º, n. 5, do CPI aplicável ex vi art. 46.º do mesmo diploma, após trânsito e baixa dos autos.
Lisboa, 30.09.2026
Relator: Armando Cordeiro
1ª Adjunta: Mónica Bastos Dias
2.º Adjunto: Rui A. N. Ferreira Martins da Rocha
_______________________________________________________
1. Trata-se de lapso manifesto já que, tal como resulta do restante teor da sentença, o despacho impugnado recusou apenas parcialmente esse registo.↩︎
2. Disponível in https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/T/2025/T-0890-25-00000000PI-01-P-01/ARRET_NP/326724-EN-1-html |
