Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
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MARCA
REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO
RISCO DE CONFUSÃO
--- uma função essencial: a função distintiva – a marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso;
--- Uma função derivada: a função de garantia de qualidade dos produtos ou serviços – a marca não garante, directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante indirectamente essa qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa;
--- uma função complementar: a função publicitária – a marca, em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala.
II – Para se verificar reprodução ou imitação de marca é necessário que os sinais distintivos em causa se reportem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços afins, nisto consistindo o princípio da especialidade das marcas.
III – Na apreciação do risco de confusão ou erro entre sinais deve ter-se em atenção que, em regra, o consumidor médio não se depara com as duas marcas simultaneamente, sendo a comparação feita de forma sucessiva entre um sinal e a memória que se possa ter do outro, por intuição sintética e não por dissecção analítica.
IV – No caso da marca complexa, o sinal há-de ser contemplado numa visão de conjunto, incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes.
I.
B………., Lda, veio requerer procedimento cautelar comum contra Magnólia C………., Lda.
Pediu que:
- se ordene à Requerida que se abstenha de proceder à utilização da designação "MAGNÓLIA" no estabelecimento comercial de restauração sito em ………., .., Porto, ou em qualquer outro que a Requerida venha a deter, e bem assim do grafismo, apresentação e da imagem de magnólia aposta na porta do estabelecimento que projecta abrir, por si, ou por interposta pessoa, ou mesmo de praticar qualquer acto que seja susceptível de induzir os potenciais clientes a considerar que o estabelecimento comercial da Requerida é uma extensão da actividade da Requerente no Porto.
- por forma a assegurar a efectividade da providência cautelar, seja fixada sanção pecuniária compulsória no valor de Eur.500/dia, em caso de ser utilizada a referida expressão "MAGNÓLIA" em oposição ao decidido.
A Requerida opôs-se a esta pretensão deduzida pela Requerente.
Percorrida a tramitação normal, veio a ser julgada parcialmente procedente a providência cautelar requerida, decidindo-se:
a) ordenar à Requerida que se abstenha de proceder à utilização da designação "Magnólia" no estabelecimento comercial de restauração sito na ………., n° .., no Porto.
b) condenar a Requerida, a título de sanção pecuniária compulsória, ao pagamento de € 500,00 por cada dia de atraso no cumprimento da decisão plasmada na alínea anterior.
Discordando desta decisão, dela interpôs recurso a requerida, de agravo, tendo apresentado as seguintes
Conclusões:
1. A recorrente não se conforma com os factos julgados provados sob os números 7, 8, 10, 13, 17 e 18, e com a interpretação negativa que manifestamente decorre da resposta oferecida aos pontos 14, 15 e 16, todos do ponto II.l do despacho sob recurso;
2. Sendo que, resposta diversa, no sentido de serem julgados não provados, impor-se-ia atendendo à total ausência de prova documental ou testemunhal sobre os mesmos, ou, em certos casos devidamente identificados na alegação supra, da sua desconformidade com o testemunho das testemunhas;
3. Razão pela qual se impõe a reavaliação desses meios de prova, nomeadamente, dos depoimentos das testemunhas D………., E………., F………., G………., H………., e I……….;
4. Na verdade, ao invés do julgado provado pelo Sr. Juiz a quo, não ficou provado o valor dos investimentos efectuados pela recorrida, que a mesma tenha destaque público e notoriedade - sendo, ao invés, uma marca praticamente desconhecida -, que aquela tivesse sido contactada por diversas pessoas sobre a data da abertura do estabelecimento da recorrente, que esta venha a receber clientes daquela por engano e com prejuízo, nomeadamente, para os seus estabelecimentos de Lisboa, e, por fim, que a abertura do estabelecimento da recorrente possa vir a inviabilizar a abertura de estabelecimentos da recorrida no Porto;
5. Do mesmo modo, o Sr. Juiz a quo respondeu aos pontos 14, 14 e 16 de forma depreciativa para a recorrente, sem ter um único elemento nos autos que aponte nesse sentido, nomeadamente, depoimentos testemunhais.
6. O Sr. Juiz a quo também não considerou os documentos juntos a fls. 163 e ss., os quais demonstram a existência de outros estabelecimentos em cuja designação se destaca a palavra "Magnólia", concretamente. "Magnólia J……….", que laboram no mesmo ramo de actividade e na mesma zona geográfica da recorrida;
7. Assim como ignorou os documentos de fls. 180 e ss., de onde decorre que a recorrida agiu judicialmente contra a utilização daquela marca, tendo sido julgada improcedente a sua pretensão, o que já aconteceu há mais de três anos, sem qualquer reacção da sua parte;
8. Por fim, também ignorou que a existência de um estabelecimento do mesmo ramo de actividade em Vila Nova de Gaia, expressamente referenciado no requerimento inicial, com o qual convive pacificamente;
9. Não teve igualmente em consideração o facto de a designação do estabelecimento da recorrente corresponder ipsis verbis à sua designação social, sendo esse o nome aposto em todos os seus documentos e reclamo luminoso existente na sua fachada;
10. Não teve ainda em conta os factos julgados não provados, de onde decorre, com especial interesse para esta decisão, os referenciados nos pontos 3, 5, 6, 7, 8 e 9, cujo teor se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos legais;
11. Não considerou um facto amplamente discutido e provado em sede de inquirição e que se traduz no facto de a recorrida já ter tido aberto ao público um estabelecimento no Porto, o qual encerrou, assim como ter declarado por via do seu gestor hoteleiro que não estava nos planos daquela expandir-se para o Porto, tendo, inclusive, recusado um convite para se apresentar a um concurso para explorar um estabelecimento nesta cidade;
12. Não atendeu, por fim, ao facto de à data da citação da recorrente, o seu estabelecimento já se encontrar aberto ao público e à data do despacho recorrido já o estar há meio ano, quando o pretendido pela recorrida era que não abrisse sob a designação "Magnólia", razão pela qual o procedimento havia perdido o seu efeito útil;
13. Sendo que, se a recorrente tiver que alterar o nome do seu estabelecimento, ainda que provisoriamente - atendendo a que não se vislumbra fundamento para que uma eventual acção definitiva possa ser julgada procedente -, tal facto lhe acarreta um efectivo prejuízo, traduzida na alteração de todos os seus meios publicitários, sistemas informáticos, fardamentos, e imagem perante os clientes, ao passo que a recorrida apenas poderiam advir hipotéticos prejuízos ...
14. Ou seja, o Sr. Juiz a quo atendeu a um único facto, a saber, o facto de indiciariamente a recorrida ser titular de uma marca registada "Magnolia K……….", podendo esta ser confundível com "Magnólia";
15. Sendo que, em qualquer circunstância, apesar da provável existência do direito - o que não se concede -, não se vislumbra o periculum in mora;
16. Com efeito, a recorrida não concretiza qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação, limitando-se a prever a sua possibilidade desde que se verifiquem cenários cuja verificação no futuro não logrou provar;
17. Na verdade, apesar de o estabelecimento da recorrente já se encontrar aberto, não provou que neste o serviço fosse de qualidade inferior ao seu, e que isso a afectasse em Lisboa;
18. Assim como, não provou que pretendia abrir estabelecimentos no Porto - quando muito, hipotetisa, sem definir onde e quando, sendo certo que se trata de uma decisão necessariamente ponderada -, bem como já foi titular de um cuja exploração fracassou ao ponto de encerrar ...
19. Permitindo-nos questionar que prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação vislumbrou o Sr. Juiz a quo que sustentassem o decretamento do procedimento, sobretudo, na forma violenta como fez.
20. Porém, certamente outra decisão não se poderia esperar, visto que se propôs decidir sobre matéria para a qual não era competente face ao disposto na alínea f) do n. ° 1 do artigo 89.° da LOFTJ;
21. O despacho recorrido violou, entre outros normativos, o disposto na alínea a) do artigo 260.° do Código da Propriedade Industrial, e nº 1 do artigo 381.° e nº 2 do artigo 387.°, ambos do Código do Processo Civil.
Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a decisão recorrida
A Requerente contra-alegou concluindo pelo não provimento do agravo.
O Sr. Juiz sustentou a sua decisão.
Após os vistos legais, cumpre decidir.
II.
Questões a resolver:
- Impugnação da decisão sobre a matéria de facto;
- Não verificação dos requisitos da providência cautelar pedida, particularmente o periculum in mora.
III.
1. A Recorrente impugna a decisão sobre a matéria de facto, no que respeita aos factos indiciariamente provados sob os nºs 7, 8, 10, 13, 17 e 18, invocando a prova documental e testemunhal produzidas.
Analisemos cada um desses factos, tendo em conta o teor desses documentos e após leitura atenta das transcrições de todos os depoimentos prestados.
Ficou provado, sem impugnação, que a Requerente iniciou em 18.05.2002 um processo de instalação de uma rede de estabelecimentos de restauração, iniciado com a instalação dos estabelecimentos Magnolia K………. e Magnolia L………., suportados por uma página Internet acessível em www.magnoliaK...........com. (factos 5º e 6º).
E considerou-se depois provado:
7) Para o que efectuou um investimento no valor aproximado de, pelo menos, € 1.146.808,31.
8) A par do qual a empresa investiu em marketing, publicidade, merchandising e actividades de divulgação desde a sua criação, no valor anual aproximado de, pelo menos, € 10.000,00.
A Recorrente sustenta que estes factos não têm correspondência nos documentos que os suportam, nem no depoimento para o efeito considerado pelo Sr. Juiz.
Na motivação da decisão de facto, a prova dos factos assentou no depoimento da testemunha E………., assim como nos documentos de fls. 131 a 156.
Ora, os factos foram inteiramente confirmados pela referida testemunha, que não se limitou a uma "estratégica junção dos aludidos papéis"; a testemunha esclareceu até que nesses "papéis" (facto 7) não estavam incluídos todos os valores, designadamente valores intangíveis, como arquitectura. Esse valor foi igualmente confirmado pela testemunha F………. .
O valor referido no facto 8 foi também indicado, por defeito, pela testemunha E………. .
Não existe, pois, fundamento para censurar a decisão nesta parte.
10) Ao longo dos anos a Requerente logrou obter a aprovação da imprensa e, bem assim, destaque público e notoriedade.
A Recorrente afirma não ter havido, por parte das testemunhas arroladas, qualquer sustentação efectiva a tal matéria, limitando-se os seus depoimentos a vaguidades.
Não é assim.
A testemunha D………., não precisando se foi na revista M………., aludiu a um artigo sobre "35 razões de orgulho nacional", indicando a "Magnolia" como uma delas, como referência de algo bem feito em Portugal. Esse artigo foi igualmente referido pela testemunha F………. . A testemunha D………. aludiu ainda a vários artigos publicados em suplementos de jornais.
A testemunha E………. referiu-se à publicação recente do N………. de um guia de Lisboa, chamado "Guia com vida", onde a "Magnolia" aparece com bastante destaque. Aludiu ainda a um artigo recente da revista O………. . Como reflexo do destaque público e notoriedade, referiu ainda os convites recebidos para abrirem estabelecimentos de restauração no P………., na Q………. e no S……….; e aludiu também a vários pedidos de franchising.
A testemunha F………. declarou que lhe foram pedidos trabalhos, como arquitecto, apenas por saberem que "tinha feito" a "Magnolia". Referiu também que foi entrevistado num programa de televisão sobre decoração, acerca do "conceito Magnolia" aplicado à arquitectura e decoração.
13) O facto de a Requerida ter aposto o nome "Magnólia" na porta do estabelecimento comercial (e apesar de este ainda se encontrar encerrado à data), levou a que a Requerente fosse contactada por diversas pessoas sobre a data da abertura do "seu" estabelecimento comercial no Porto.
A Recorrente defende que nenhum meio de prova foi carreado para os autos a sustentar a prova deste facto, mas também aqui sem razão.
O Sr. Juiz, na motivação invoca os depoimentos das testemunhas da Requerente e aos e-mails de fls. 49 e 50 e, parece-nos, fundadamente.
Com efeito, o facto foi amplamente confirmado pela testemunha E………. . A própria testemunha D………. referiu que ao ver o estabelecimento da Requerida, telefonou ao Sr. T………. a perguntar-lhe se ia abrir uma loja no Porto. Relevam igualmente os referidos e-mails documentados nos autos.
17) A Requerida, atento o nome dado ao seu estabelecimento, pode vir a receber clientela que o associa aos estabelecimentos da Requerente, sendo que tais clientes notarão a alteração do serviço.
A Recorrente afirma que nenhuma testemunha logrou quantificar ou identificar clientela que pudesse ser atraída pelo nome da Recorrida no estabelecimento daquela.
Seria realmente difícil tal quantificação e identificação. Todavia, mesmo sem "sonegar" o facto relativo à distância entre os estabelecimentos, parece-nos indiscutível que, atendendo ao nome do estabelecimento da Requerida, este pode vir a receber clientela que o associa aos estabelecimentos da Requerente, como foi, aliás, sobejamente, confirmado pelos depoimentos das testemunhas arroladas por esta.
Não existe também aqui razão para censurar a decisão de facto.
18) A abertura do estabelecimento da Requerida pode causar lesão na consideração e imagem que os produtos e serviços da Requerente usufruem, de modo a poder até fechar o mercado do Porto para a Requerente, com repercussões em Lisboa, dado que, a Requerente atrai ao longo dos tempos o interesse da comunicação social, usufruindo da exposição daí decorrente, seja esta positiva ou negativa.
Aqui deve reconhecer-se razão à Recorrente, uma vez que, em parte, o facto é manifestamente conclusivo; a diferença entre os serviços prestados nos dois estabelecimentos (confecção, apresentação, decoração e conceito de serviço) decorre já, aliás, do facto 15. Sobre o mercado do Porto, interessaria a prova do facto positivo de que a Requerente pretende expandir-se para esse mercado, o que decorre do facto 19. A repercussão em Lisboa não ficou minimamente provada, nem é crível que ocorra.
Assim, o facto deve ser eliminado dos factos indiciariamente provados.
2. Sobre a matéria dos pontos 14, 15 e 16, a Recorrente até admite que seja verdadeira, mas não se conforma "com o sentido em que foi dada como provada".
Ora, não ter o estabelecimento da Requerida qualquer relação com a Requerente; não confeccionar as refeições do mesmo modo; não ter a mesma apresentação, o mesmo tipo de decoração e o mesmo conceito de serviço, constituem elementos objectivos de comparação que não revelam um sentido depreciativo para a Recorrente. Nessa medida, os estabelecimentos são diferentes e os serviços oferecidos são também diferentes, como, de forma objectiva, se afirma no ponto 16.
Nada temos, pois, a censurar a propósito dos factos referidos.
3. Sobre os demais factos que a Recorrente alega não terem sido atendidos na decisão recorrida: sem prejuízo do que adiante será referido, deve notar-se, desde já, que o Sr. Juiz aludiu à existência de outro estabelecimento com o nome "Magnólia" (J……….), apesar de não ter atribuído ao facto a relevância invocada pela Recorrente (fls. 216). Considerou provado que o nome do estabelecimento corresponde à sua designação social (facto 20); que o mercado do Porto se encontra dentro do plano de expansão e desenvolvimento da empresa (facto 19) e que o estabelecimento da Requerida abriu em 11.09.2006, encontrando-se, portanto, aberto ao público à data da decisão recorrida (facto 22). É certo também que, na fundamentação, estes factos foram considerados (ao apreciar o requisito do periculum in mora – fls. 216 – e a adequação e proporcionalidade da providência – fls. 216 e 217), tendo-lhes sido atribuída a relevância que o Sr. Juiz, no seu critério, entendeu adequada.
IV.
Na decisão recorrida foram considerados indiciariamente provados estes factos, tendo-se em conta a alteração introduzida no ponto anterior:
1 - A Requerente é titular da marca de serviços mista denominada de "Magnólia K………." registada com o n° …… junto do INPI, solicitada em 03.01.2001 e concedida em 02.01.2003.
2 - Tendo participado ao RNPC a existência da referida marca em 21.05.2003.
3 - A Requerida, junto do RNPC, logrou obter a aprovação da firma "Magnólia C………., Lda." e, em conformidade, constituiu a referida sociedade.
4 - A constituição da referida sociedade ocorreu após a atribuição do registo de marca à Requerente.
5 - A Requerente iniciou em 18.05.2002 um processo de instalação de uma rede de estabelecimentos de restauração, assente na conjugação de elementos como o design (que vai desde as ementas até aos próprios alimentos), decoração e concepção de espaço, e de formação profissional, por forma a oferecer um serviço com cunho distintivo e próprio.
6 - Para o efeito, a Requerente procedeu à instalação dos seguintes estabelecimentos comerciais: Magnolia K………. e Magnolia L………., suportados por uma página Internet acessível em www.magnoliaK...........com.
7 - Para o que efectuou um investimento no valor aproximado de, pelo menos, € 1.146.808,31.
8 - A par do qual a empresa investiu em marketing, publicidade, merchandising e actividades de divulgação desde a sua criação, no valor anual aproximado de, pelo menos, € 10.000,00.
9 - Tudo pré-orientado para a criar uma imagem, um conceito e serviço capaz de lançar de forma distintiva a empresa no mercado.
10 - Ao longo dos anos a Requerente logrou obter a aprovação da imprensa e, bem assim, destaque público e notoriedade.
11 - À data da propositura do presente procedimento a Requerida encontrava-se a finalizar a abertura de um estabelecimento comercial de restauração e bebidas que pretendia apelidar de "Magnólia".
12 - A Requerida usa no vidro da montra do estabelecimento a mesma imagem gráfica de uma magnólia que é utilizada pela Requerente no seu site e nos seus escritórios.
13 - O facto de a Requerida ter aposto o nome "Magnólia" na porta do estabelecimento comercial (e apesar de este ainda se encontrar encerrado à data), levou a que a Requerente fosse contactada por diversas pessoas sobre a data da abertura do "seu" estabelecimento comercial no Porto.
14 - O estabelecimento comercial da Requerida não tem qualquer relação com a Requerente.
15 - A Requerida não confecciona as refeições do mesmo modo que são confeccionadas nos estabelecimentos da Requerente, nem as apresenta da mesma forma, não tem o mesmo tipo de decoração e conceito de serviço que têm os estabelecimentos da Requerente e não dispõe, como esta, de um café com a sua própria marca e insígnia fornecido por terceiro.
16 - A disparidade de serviço é susceptível de ser apercebida pelo público.
17 - A Requerida, atento o nome dado ao seu estabelecimento, pode vir a receber clientela que o associa aos estabelecimentos da Requerida, sendo que tais clientes notarão a alteração do serviço.
18 - A abertura do estabelecimento da Requerida pode causar lesão na consideração e imagem que os produtos e serviços da Requerente usufruem, de modo a poder até fechar o mercado do Porto para a Requerente, com repercussões em Lisboa, dado que, a Requerente atrai ao longo dos tempos o interesse da comunicação social, usufruindo da exposição daí decorrente, seja esta positiva ou negativa. Facto eliminado.
19 - O mercado do Porto encontra-se dentro do plano de expansão e desenvolvimento da empresa, a qual, dado o relevo concedido na imprensa à Requerente, tem já hoje uma dimensão nacional.
20 - O nome que a Requerida deu ao seu estabelecimento corresponde à sua designação social, "Magnólia C………., Lda.".
21 - A designação social da Requerida foi aprovada pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas após a comunicação que a Requerente fez àquele Registo da sua marca.
22 - O estabelecimento comercial da Requerida em apreço abriu ao público no dia 11.09.2006.
E não indiciados estes factos:
1 - Foi negado à Requerente o nome de firma pelo RNPC por ter sido invocado pelos serviços a existência de uma firma denominada "U………. Magnólia".
2 - A Requerente procedeu à instalação dos estabelecimentos Magnólia V………. e Magnólia W………. .
3 - O estabelecimento comercial da Requerida tem o mesmo conceito criativo do da Requerente, nomeadamente ao nível da decoração, ementas e tipo de alimentação.
4 - A imagem gráfica de uma magnólia a que se alude no nº 12 do ponto anterior é utilizada pela Requerente para identificar as suas ementas e os seus produtos, sendo elemento de reconhecimento público daquela.
5 - São frequentes os telefonemas para a Requerente a inquirir sobre a data da abertura da loja em causa.
6 - Os gerentes da Requerida têm conhecimento do conceito, do nome e da existência da rede de restaurantes da Requerente.
7 - Foi precisamente tendo em mente o conceito e a reputação dos estabelecimentos e do serviço da Requerente que a Requerida adoptou o mesmo nome de estabelecimento.
8 - E com o fito de assim poder usufruir da vantagem competitiva criada pela Requerente, aproveitando a confusão que seria gerada com o nome, com o conceito e com a reputação comercial, em seu proveito.
9 - A Requerida pretende recolher benefício com o aproveitamento do investimento e do know-how desenvolvido em anos pela Requerente.
10 - Os gerentes da Requerida criaram o estabelecimento em apreço nos autos desconhecendo em absoluto a existência da Requerente e dos seus estabelecimentos comerciais.
V.
1. O art. 339º do CPI (como todos os preceitos legais adiante citados sem outra menção) admite que, em caso de verificação de qualquer dos ilícitos previstos nesse Código, possam ser decretadas providências cautelares nos termos estabelecidos no CPC para o procedimento cautelar comum.
Remete, pois, essa disposição para os arts. 381º e segs. do CPC.
São requisitos essenciais da providência cautelar comum a probabilidade séria da existência do direito invocado e o fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável a esse direito.
A Recorrente alega que na decisão recorrida se atendeu a um único facto – de a Recorrida ser titular de uma marca registada "Magnolia K……….", podendo esta ser confundível com "Magnólia"; em qualquer circunstância, apesar da provável existência do direito - no que não concede -, não se vislumbra o periculum in mora, não concretizando a Recorrida qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Vejamos.
2. A marca é o sinal adequado a distinguir os produtos e serviços de um dado empresário em face dos produtos e serviços dos demais – cfr. art. 222º nº 1.
Nos termos do art. 224º nº 1 o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.
Estão abrangidas, designadamente, como modalidades de uso[1] (cfr. art. 225º): a aposição do sinal nos produtos ou na respectiva embalagem; a oferta de produtos para venda, a colocação no mercado ou o armazenamento para esse fim, ou a oferta ou prestação de serviços com esse sinal; a importação ou exportação de produtos e a utilização do sinal nos documentos comerciais e na publicidade.
Segundo Couto Gonçalves[2], a marca tem, em síntese, as seguintes funções:
- uma função essencial: a função distintiva – a marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso;
- uma função derivada: a função de garantia de qualidade dos produtos ou serviços – a marca não garante, directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante indirectamente essa qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa;
- uma função complementar: a função publicitária – a marca, em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala.
A marca serve para distinguir, entre si, produtos ou serviços congéneres, através da aposição de um símbolo, nominativo ou figurativo, que os referencia como procedentes de uma dada empresa, e que permite ao consumidor preferir ou rejeitar aquilo que lhe é oferecido no mercado relevante[3].
Dada a função que exerce de identificar o produto ou serviço por referência à sua origem, a marca tem de ser protegida por um direito privativo absoluto em benefício dessa origem. Por isso, a reprodução ou imitação, total ou parcial, da marca anteriormente registada é proibida por lei.
Dispõe, a este respeito, o art. 245º nº 1 que a marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
Perante este preceito e, bem assim, o art. 258º, importa distinguir: a identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços; a identidade ou semelhança entre os sinais; por último, o risco de confusão e de associação.
Para se verificar reprodução ou imitação de marca é necessário que os sinais distintivos em causa se reportem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços afins.
Nisto consiste o princípio da especialidade das marcas.
Para que haja possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços[4].
Só deverão ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores. Os produtos ou serviços terão de se situar no mesmo mercado relevante, permitindo dessa forma, ainda que tenuamente, uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público[5].
Há risco de erro ou confusão entre sinais (em sentido estrito) sempre que a identidade ou semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro.
Mas há também risco de erro ou confusão sempre que o público considere que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam ou que existe uma relação, que não há, entre a proveniência desses produtos ou serviços. Fala-se então de risco de associação ou risco de confusão em sentido lato[6].
Na apreciação do risco de confusão ou erro entre sinais deve ter-se em atenção que, em regra, o consumidor não se depara com as duas marcas simultaneamente; a comparação é feita de forma sucessiva. Daí que a comparação que define a semelhança se verifique entre um sinal e a memória que se possa ter do outro[7].
Por isso, acrescenta Carlos Olavo, a imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto de elementos que constituem as marcas em cotejo e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente.
É pela intuição sintética e não pela dissecção analítica que deve proceder-se à comparação das marcas[8].
Este juízo sobre a semelhança entre os sinais deve ser formulado na óptica do consumidor médio, enquanto destinatário preferencial dos produtos ou serviços em questão. Não é o juízo formulado por técnico do sector, nem por pessoa especialmente atenta, mas pelo público consumidor, segundo a perspectiva do consumidor médio, nem especialmente informado e perspicaz, nem excessivamente distraído[9].
No caso da marca complexa – formada por uma pluralidade de elementos (todos nominativos ou figurativos ou uma combinação de uns e outros) – o sinal há-de ser contemplado numa visão de conjunto. Estas marcas, como afirma Ferrer Correia[10], devem ser consideradas globalmente, como sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes – sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor. Uma marca não será nova quando o seu núcleo se confunda com uma marca mais antiga.
3. No caso dos autos, ficou provado que a Requerente é titular da marca de serviços mista denominada "Magnolia K……….", registada com o nº …… junto do INPI, concedida a 02.01.2003. A Requerida, por seu turno, obteve em data posterior a aprovação da firma "Magnólia C………., Lda" e foi este também o nome que a mesma atribuiu ao seu estabelecimento comercial de restauração e bebidas, aberto ao público em 11.09.2006.
Como se afirmou na decisão recorrida, sem impugnação, existe identidade de serviços prestados pelas partes nos respectivos estabelecimentos comerciais, nomeadamente no âmbito da restauração e cafetaria.
Por outro lado, no que respeita aos sinais, exige o art. 245º nº 1 c), para haver imitação, que a identidade ou semelhança entre os sinais induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.
Recorde-se que o erro ou confusão pode consistir em tomar-se um sinal por outro ou considerar-se que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços (os produtos ou serviços são provenientes da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas)[11].
Esse risco é tanto mais elevado quanto mais forte for o carácter distintivo da marca registada.
No caso, a marca registada é complexa, representando um conjunto nominativo em que sobressai, pelo carácter menos comum o termo "magnolia"; o termo "K………." constitui, apesar do estrangeirismo, simples complemento, comum neste tipo de serviços, sem relevo distintivo.
Tendo em conta o que acima expusemos, diremos com Ferrer Correia que, considerando globalmente a referida marca, o elemento mais idóneo a perdurar na memória do público, o elemento prevalente e o seu núcleo, é claramente o termo "magnolia".
Pois bem, o nome usado pela Recorrente para identificar o seu estabelecimento é composto também por termo idêntico. Apesar de conter outras palavras – "C………., Lda" – o que notoriamente dá individualidade ao nome é o termo "magnólia"; os restantes revelam tão só o local onde se situa o estabelecimento e o tipo de serviço prestado. Nesta apreciação, devemos abstrair-nos das palavras de natureza descritiva ou de uso comum; a averiguação deve incidir, como se disse, sobre o elemento prevalente[12] e este é, sem dúvida, aquele nome "magnólia".
Aliás, o termo "X……….", por si, até pode sugerir que o estabelecimento em questão tem alguma ligação a outro(s) de nome idêntico situado(s) noutra localidade.
Afigura-se-nos assim que estamos perante um caso de dupla identidade: entre os sinais e entre os serviços a que estes se destinam, situação em que a protecção conferida pela marca registada é absoluta, prescindindo de qualquer outro requisito[13].
De qualquer forma, como se afirmou na decisão recorrida, a utilização de parte da marca registada da Requerente no nome do estabelecimento comercial da Requerida é susceptível de gerar confusão no consumidor médio, entendido este como destinatário, efectivo ou potencial, dos serviços em causa, dotado de atenção média. Confusão essa consubstanciada no facto de aquele consumidor considerar existir identidade de proveniência dos serviços em questão, ou seja, que aqueles são prestados pela mesma empresa, o que sucedeu e concreto.
Ocorre, por conseguinte, violação do direito à marca registada da Requerente, o que confere a esta o direito de impedir que a Requerida use o nome referido na actividade económica levada a cabo no seu referido estabelecimento de restauração.
4. Reconhecido que o uso do nome atribuído ao estabelecimento da Requerida viola o direito à marca da Requerente, importa saber se essa violação integra o outro requisito apontado, isto é, se se verifica fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável daquele direito.
A resposta deve ser afirmativa.
Existe, com efeito, forte probabilidade – sendo, portanto, fundado o receio – de que a violação referida cause dano relevante no valor distintivo e publicitário da marca registada, prejudicando o investimento que a Requerente tem vindo a realizar e o destaque público e notoriedade que já alcançou (cfr. factos 8 e segs).
No âmbito da protecção da marca, como escreve Carlos Olavo, está em causa, antes de mais, garantir a possibilidade de cada um aceder e se expandir no mercado sem interferência de terceiros. Trata-se de proteger a capacidade de angariação de clientela de cada empresário. Ora, a violação do direito à marca põe em causa precisamente esta possibilidade de criar e expandir clientela, com a inerente capacidade de ganho, tanto mais que a capacidade de atracção de clientela, se custa a construir, pode ser rapidamente destruída[14].
No caso, as actividades das empresas estão em situação de concorrência, existindo identidade de serviços prestados por ambas. Apesar da diferente localização dos estabelecimentos da Requerida e da Requerente (Porto e Lisboa, respectivamente), parece-nos evidente, como se referiu, que, face ao provado destaque que esta alcançou, a manutenção da denominação do estabelecimento da requerida é susceptível de gerar confusão entre as actividades empresariais das partes e de prejudicar, enfraquecendo, a imagem própria e distintiva que a requerente procurou para os seus estabelecimentos (cfr. factos 5, 9 e 10), o que implicará um maior esforço de investimento para recuperação dessa imagem de originalidade; constituirá também um forte obstáculo ao provado objectivo comercial da Requerente de se expandir para o mercado do Porto.
Em suma, a violação do direito da Requerente é ilícita, sendo justificado o receio de que daí derive lesão grave e dificilmente reparável daquele direito.
5. Resta acrescentar, sobre a questão, equívoca, da competência aflorada nas conclusões de recurso, que a mesma, no que aqui releva, está ultrapassada, tendo em conta o disposto no art. 102º nº 2 do CPC.
V.
Em face do exposto, decide-se negar provimento ao recurso, confirmando-se a douta decisão recorrida.
Custas pela Agravante.
Porto, 5 de Junho de 2008
Fernando Manuel Pinto de Almeida
Trajano A. Seabra Teles de Menezes e Melo
Mário Manuel Baptista Fernandes
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[1] Cfr. Côrte-Real Cruz, O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio, em Direito Industrial, Vol. I, 96.
[2] Direito das Marcas, 29 e 30; Manual de Direito Industrial, 141. Cfr. também A. Silva Carvalho, Direito de Marcas, 105 e segs.; Cfr. ainda Carlos Olavo, Prop. Industrial, 2ª ed., 96 e segs.; Ferrer Correia, Lições, I, 329 e segs.; Oliveira Ascensão, D. Comercial, II, 155 e segs. e Pedro Domingues, Direito Industrial, IV, 455 e segs.
[3] Sousa e Silva, O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio, em ROA 58-393.
[4] Carlos Olavo, Ob. Cit., 96 e 97.
[5] Sousa e Silva, Ob. Cit., 397.
[6] Carlos Olavo, Ob. Cit., 104.
[7] Carlos Olavo, Ob. Cit., 101; Ferrer Correia, Ob. Cit., 329; Pedro Domingues, Ob. Cit., 455.
[8] A. Silva Carvalho, Ob. Cit., 324. Cfr., entre os mais recentes, os Acs. do STJ de 12.02.2007, de 10.05.2007 e de 17.04.2008, em www.dgsi.pt.
[9] Pedro Domingues, Ob. Cit., 455; no mesmo sentido Carlos Olavo, Ob. Cit., 108, Ferrer Correia, 330 e Oliveira Ascensão, Ob. Cit., 155.
[10] Ob. Cit., 332 e 333.
[11] Cfr. o Ac. do STJ de 15.2.2000, BMJ 497-412.
[12] Ferrer Correia, Ob. Cit., 348; Ac. do STJ de 05.06.2003, www.dgsi.pt.
[13] Carlos Olavo, Ob. Cit., 103.
[14] Ob. Cit., 132.