Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
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VIOLAÇÃO
TRIBUNAL COMPETENTE
COMPETÊNCIA MATERIAL
No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, B……., S.P.A., C……., Lda. e D……., SA intentaram acção declarativa de condenação, com processo ordinário, contra E…….., Lda, pedindo que:
a) Seja ordenada a imediata apreensão e destruição de todos os artigos ópticos de marca F…… que se encontrem na instalações da Ré, quer na sua sede – Av. …….., …., …..º, sala …, Porto, quer no seu salão de exposição sito na R. ……, ….., Porto;
b) Seja ordenada a proibição de comercialização, em Portugal, pela Ré, de artigos ópticos da marca Police não produzidos pela legítima titular da marca em Portugal;
c) Seja ordenado o encerramento do site www……..pt;
d) Seja a Ré obrigada a abster-se de vender directamente ao público os “restos” das colecções das marcas Rolling, Police, Vogart, Etro, Martini, Charme, La Perla, Dr Hi – Tech, Lozza, Fila Old Ttaly que ainda tenha em stock, como se fossem actuais, abaixo do preço de custo ou com redução de preço;
e) Seja a Ré obrigada a abster-se de, no exercício da sua actividade e por qualquer meio, fazer referência ao nome da primeira Autora, bem como a reproduzir os sinais distintivos da terceira Autora;
f)Seja a Ré condenada a pagar á primeira Autora, uma indemnização equivalente à contrapartida decorrente da não entrada no património desta Autora do preço de uma licença de exploração da marca Police para Portugal, a liquidar em execução de sentença.
Alegaram para tanto, os fundamentos seguintes:
De facto:
1.º
A B…… S.P.A. é a sociedade mãe do grupo B….., que constitui um dos principais grupos ópticos internacionais.
2.º
As empresas do grupo B…… fabricam, exportam e comercializam artigos ópticos de marcas de que o próprio grupo é titular, isto é, registadas em seu nome nos principais mercados internacionais, incluindo Portugal. É o caso das marcas POLICE, STING, ROLLING e LOZZA,
3.º
Bem como de marcas fabricadas e comercializadas ao abrigo de Licenças de Exploração de Marca. É o caso das marcas FENDI, FILA, ETRO, LA PERLA, ONYX, CELINE, LOEWE, GIVENCHY e PRADA.
4º
A F……, Lda é uma empresa portuguesa que se dedica à importação e venda por grosso de artigos ópticos fornecendo, desta forma, os retalhistas que, por sua vez, vendem esses produtos ao consumidor final.
5º
Esta empresa é, actualmente, por via de um contrato de distribuição comercial celebrado com o grupo B….., o distribuidor para o mercado português dos produtos produzidos por este grupo.
6.º
A D…… S.A., por seu turno, adquire, por grosso, produtos ópticos que revende directamente aos consumidores finais, através da numerosa cadeia de lojas que possui: 131 em Espanha e 10 em Portugal.
7.º
Em Fevereiro de 2000, esta cadeia de lojas foi adquirida em 100% pelo grupo B……, no âmbito de uma política de expansão na área da comercialização directa, desenvolvida por este grupo.
8º
No que respeita ao mercado português, a comercialização e distribuição dos produtos produzidos pelo grupo B…… estão organizadas da seguinte forma: F……, Lda importa os produtos fabricados por aquele grupo italiano e posteriormente procede à sua distribuição pelos diversos retalhistas, que, por sua vez, os revendem directamente ao consumidor final.
9º
A Ré é uma empresa portuguesa constituída em 06/09/1990, que logrou obter o registo de uma firma que, como se pode constatar, reproduz integralmente a firma da Autora D……. S.A.
10.º
Não obstante a marca internacional “D…….” nº 483246 se encontrar validamente registada no nosso país (extensão a Portugal) desde 08/03/1985, em nome desta Autora.
11º
O que acarreta a anulabilidade da firma da Ré, por confundível com o sinal daquela Autora anteriormente registado.
12º
No entanto, como em 13/02/97, a D…… S.A. renunciou à referida marca internacional, a Ré convenceu-se que tal renuncia sanava a anulabilidade do seu registo,
13º
Por outro lado, desconhecia a concessão à D……, S.A. da marca comunitária nº 573592, cujo depósito foi efectuado em 10/07/97, mas com efeitos a partir de 15/01/97, por haver sido reivindicada a prioridade de um pedido de registo anteriormente feito, naquela data, para a mesma marca em Espanha - o que retira àquela renuncia qualquer efeito útil, porque aquando dessa renuncia, a denominação D…… já se encontrava protegida em Portugal pela Marca Comunitária.
14.º
Por isso, intentou uma acção de anulação da marca internacional nº483246 cuja extensão foi novamente registada em Portugal em 14/02/97 e da firma da D…… S.A. - Sucursal em Portugal registada em 1998.
15.º
Ao que a D……. S.A. respondeu com um pedido de reconvenção peticionando a anulação da firma da Ré.
16.º
Mas este facto, e só este, constitui já objecto de processo judicial próprio que corre termos na …ª Vara Cível de Lisboa, …ª secção, Proc. nº …./99.
17º
Apenas se refere aqui, para explicar a identidade das firmas da Autora D…… S.A., que desenvolve a sua actividade em Espanha desde 1964 e está presente no mercado português desde a década de 80, e da Ré, constituída em 1990, e o carácter parasitário do decalque.
a marca police
18º
A B……. é, como se disse, titular, entre outras, da marca internacional POLICE, registada em Portugal sob o nº 502 734, para assinalar produtos da classe 9 (óculos e suas partes), sendo que, a extensão desta marca internacional está igualmente registada em nome da B…… nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Benelux, Egipto, França, Suiça e, obviamente, em Itália.
19.º
No entanto, em Espanha a marca POLICE encontra-se registada em nome de uma empresa espanhola denominada “G……., S.A,” totalmente independente da B……, quer do ponto de vista jurídico quer económico.
20º
Por isso a B…… ou qualquer das empresas que integram o seu grupo económico, não exporta, distribui ou comercializa, em Espanha, produtos da marca POLICE, por si produzidos.
21º
Caso contrário estariam a ser violados os direitos de propriedade industrial da referida G…… .
22.º
No entanto, já o inverso não acontece,
23º
Porque a Ré está a importar e a comercializar em Portugal óculos marcados com a designação POLICE, não produzidos pela B……, ou por terceiro com o seu consentimento, que é a legítima titular desta marca em Portugal.
24º
Mas sim pela referida G……, que é, como se viu, uma entidade jurídica e economicamente independente da G….. .
25º
Este facto está a causar à B…… prejuízos, que se traduzem, por um lado no desvio de clientela - com a consequente quebra nas vendas.
26º
Porque só a B……., ou terceiros por ela autorizados, pode produzir, distribuir e comercializar, em Portugal, óculos desta marca.
27º
Ou seja, a mais-valia do seu negócio, relativamente aos seus concorrentes resulta precisamente desta exclusividade conferida pelo registo.
28º
O que significa que, sendo-lhe retirada ilegalmente essa exclusividade – fazendo-se tábua rasa dos direitos de propriedade industrial –, vê afectado o núcleo essencial da sua actividade.
29.º
E por outro, na depreciação do valor económico da própria marca,
30.º
Que perde a sua capacidade distintiva, porque passam a existir no mercado produtos idênticos, de origens diferentes, marcados com o mesmo sinal.
31.º
Correndo o seu legítimo titular o risco de lhe ser imputada a inferior qualidade de produtos não produzidos por si, mas assinalados com uma marca idêntica e por isso confundível com a sua.
2.2. concorrência desleal
32.º
A Ré tem como objecto “o comércio por grosso, importação e exportação de artigos de óptica”, ou seja, não faz parte do seu objecto a comercialização directa ao público, sendo por isso formalmente uma concorrente da Autora F……, Lda, encontrando-se ambas ao nível da distribuição.
33.º
O sócio maioritário da Ré, H……, é também sócio maioritário das seguintes empresas:
I……, Lda, que tem como objecto “comércio por grosso, importação e exportação de artigos de óptica”;
J……., Lda, que tem como objecto “comércio, importação e exportação de artigos de óptica, aparelhos de precisão e fotografia”;
Que, juntamente com a Ré, formam o autodenominado “L…….”.
34.º
Até 15.12.00 o grupo L……, primeiro através da J…… e depois através da I……, manteve relações comerciais com a B…… S.p.A, com base num contrato de distribuição comercial celebrado entre ambas, por via do qual aquelas empresas adquiriam por grosso à B…… os produtos produzidos por esta, os quais revendiam aos diversos retalhistas a operar no mercado português.
35.º
Contudo, em 15.12.00, a I…… rescindiu unilateralmente o contrato de distribuição com a B…… S.p.A. (então denominada M….., s.r.l).
36.º
E, para além de não ter pago um conjunto de fornecimentos, no valor de EUR 697.547,19, feitos pela B……, que se viu obrigada a intentar a competente acção de cobrança - que se encontra a correr termos na ….ª Vara Cível do Porto, …ª Secção, proc. nº …../2001.
37.º
Ainda ameaçou a B……., em atitude de represália, de vender os produtos que conservou em seu poder a preço de custo conforme melhor resulta do fax que, em 22/01/2001, lhe dirigiu.
38.º
Recentemente as Autoras constaram que a Ré não só concretizou as suas ameaças, como foi mais além.
39.º
Assim, como forma de escoar o seu stock, constituído, principalmente, por "restos" de colecções dos anos de 1998, 1999 e 2000, fugiu aos circuitos tradicionais de comercialização e às normas que regulam as vendas em saldo e liquidação,
40.º
E, usando um site Internet, no qual integrou, por decalque, o conjunto gráfico-figurativo existente nas lojas da D……., S.A. e fazendo referência ao nome da B….. sem que para tal esteja autorizada.
41.º
Passou a vender directamente ao público e a um preço único de 25 euros, as marcas produzidas, distribuídos e comercializados pelas Autoras, como verdadeiros artigos de feira.
42.º
Criando em Portugal um verdadeiro mercado negro de artigos ópticos.
43.º
Do teor do referido site destacamos as seguintes menções:
Vendemos lotes de 50 peças (armações e óculos de sol) das marcas aqui representadas [ROLLING, POLICE, VOGART, ETRO, FENDI, MARTINI, CHARME, LA PERLA, DR HI - TECH, LOZZA, FILA, OLD ITALY] a 1.250 euros cada lote.
Não perca a oportunidade de adquirir peças de origem actuais fabricadas pela M……, s.r.l. - Grupo B….., ……, ITÀLIA
Preço único 25 euros
(sublinhado nosso)
44.º
As Autoras nada teriam a opor ao escoamento do stock da Ré não fosse:
45.º
A utilização abusiva do conjunto gráfico-figurativo da D……., S.A.;
46.º
A referência não autorizada ao nome da B……. S.p.A;
47.º
A venda directa ao público, vedada pelo seu objecto social que é o comércio por grosso, importação e exportação de artigos de óptica;
48.º
A venda de produtos depreciados como se fossem actuais;
9.º
A venda de produtos a abaixo do preço de custo:
50.º
Porque, tendo em conta que 1 € é o contravalor de 1936,27 LIRAS ITL (taxa fixa de conversão), todos os produtos adquiridos por um preço superior a 48.406,75 LIRAS ITL (contravalor de € 25), deduzidos dos respectivos descontos de quantidade ou outros, estão a ser vendidos a baixo do preço de custo - em violação do disposto no Decreto-Lei nº 370/93, de 29/10.
51.º
Na verdade, estão a ser vendidos nestas condições os produtos constantes das seguintes facturas que titularam a aquisição destes bens pela Ré:
Fact. nº 425/C3 - Doc. nº15
Fact. nº 609/A3 - Doc. nº29
Fact. nº 332/E3 - Doc. nº 16
Fact. nº 486/C3 - Doc. nº 30
Fact. nº 332/E3 - Doc. nº 17
Fact. nº 262/A3 - Doc. nº 31
Fact. nº 177/E3 - Doc. nº 18
Fact. nº 158/E3 - Doc. nº32
Fact. nº 338/A3 - Doc. nº19
Fact. nº 213/E3 - Doc. nº 33
Fact. nº 259/E3 - Doc. nº20º
Fact. nº 599/E3 - Doc. nº34
Fact. nº 562/A3 - Doc. nº21º
Fact. nº 599/E3 - Doc. nº35
Fact. nº 1172/A3 - Doc. nº22
Fact. nº1254/A3 -Doc. nº36
Fact. nº 1172/A3 - Doc. nº23
Fact. nº 625/E3 - Doc. nº37
Fact. nº 1190/A3 - Doc. nº24
Fact. nº 631/C3 - Doc. nº38
Fact. nº 1190/A3 - Doc. nº 25
Fact. nº 694/E3 - Doc. nº39
Fact. nº 1380/A3 - Doc. nº26
Fact. nº 279/A3 - Doc. nº40
Fact. nº 83/A3 - Doc. nº27º
Fact. nº 514/A3 - Doc. nº41
Fact. nº 83/A3 - Doc. nº28
Fact. nº 995/A3 - Doc. nº42
52.º
Quanto aos demais artigos, estão a ser vendidos com redução de preço, porque, quando actuais, eram vendidos pela Ré, a preços, pelo menos, duas e três vezes mais elevados do que os 25 euros agora praticados.
53.º
Sem que, da oferta de venda, constem:
- os elementos suficientes para que os consumidores possam ajuizar da natureza dos bens em causa;
- a data do início da oferta e o período da sua duração;
- a referência aos preços anteriormente praticados para os mesmos produtos e a percentagem da redução.
Na verdade,
54.º
A imagem da D…… S.A. e o nome da B……, S.p.A. estão a ser indevidamente utilizados pela Ré e os preços praticados no aludido site estão a perverter de forma flagrante as regras do mercado.
55.º
A situação é de tal forma gravosa e assumiu proporções tais, que os consumidores se vêm dirigindo, cada vez mais, às lojas da D….., S.A. solicitando a venda dos produtos anunciados no site em causa, nas condições e preços aí referidos.
56.º
Tanto assim é, que a D….., S.A. se viu obrigada a emitir um comunicado na imprensa explicando aos seus consumidores a inexistência de qualquer relação entre as suas lojas e o referido site, demarcando-se de qualquer responsabilidade pelos produtos aí anunciados.
57.º
Note-se, a título de exemplo, que as marcas vendidas pela Ré no referido site, são comercializadas no mercado a preços duas, três, quatro e cinco vezes mais elevados, do que os praticados pela Ré no dito site.
58.º
Com o aludido anúncio a D……, S.A. pretendeu esclarecer os seus clientes de que não era responsável por este site e, portanto, não se responsabilizava pelo seu conteúdo.
59.º
A Ré, incapaz de justificar os seus actos nas instâncias devidas, recorreu a meios torpes para atingir o bom nome e o prestígio da D…… S.A.,
60.º
Fazendo publicar na Imprensa o anúncio que se junto como doc. nº 44.
61.º
No qual são atribuídos à D….. S.A., factos absolutamente falsos e são formulados juízos ofensivos do seu bom-nome, credibilidade e prestígio comerciais.
62.º
É, nomeadamente, o caso do trecho em que se refere que A empresa espanhola D….. S.A. apresentando-se, falsamente, aos olhos do público como titular de diversas marcas internacionais de óculos (…)
63.º
Ora, em lado nenhum do anúncio publicado pela D….. S.A. se diz que esta empresa é a titular de quaisquer marcas.
64.º
Na verdade, a D….., S.A. só comercializa produtos com autorização dos fabricantes e titulares das referidas marcas, pelo que lhe foi imputada uma actuação conscientemente falsa, com o único propósito de manchar o seu nome comercial.
65.º
Mais, tal afirmação nunca poderia ter sido feita porque quem fabrica e produz as aludidas marcas é a B…… S.p.A, que é, como se disse, a sociedade mãe do grupo de empresas em que está integrada a D….., S.A..
66.º
Assim, a Ré acusou, na praça pública, a D……, S.A. de estar a usar marcas ilegalmente,
67.º
Ou seja, acusa (falsamente) esta Autora da prática de um crime, p.p. pelo art. 264º do CPI.
68º
Continua o referido anúncio: (…) pôs a circular através de anúncios na imprensa, a calúnia de que os óculos vendidos pela E……, Lda (…) não seriam autênticos, mas sim contrafacção das respectivas marcas registadas e, por isso, venda ilegal.
69º
Tal afirmação é também rotundamente falsa, pois em momento algum se faz referência à E……, Lda, nem ao facto dos artigos serem ou não contrafeitos,
70º
Diz-se sim, que a venda é ilegal, porque viola as regras da concorrência e atento o decalque do conjunto gráfico-nominativo de que a D……, S.A. é a legítima titular.
71º
Por último, e mais recentemente, a Ré pôs a circular, entre os agentes económicos do sector óptico, o fax que se junta como doc. nº 45 - o próprio subscritor destas linhas foi brindado com a recepção deste documento.
72.º
Onde, de forma descontextualizada, alardeia - numa clara instrumentalização dos tribunais -, o desfecho da providência que antecedeu a presente acção.
73.º
Com o único intuito de incutir no mercado a ideia falsa de que aquela decisão lhe reconhece o direito de importar e comercializar em Portugal produtos contrafeitos.
74.º
Quando é exactamente o contrário que resulta da decisão.
75.º
Na verdade é o próprio tribunal que reconhece que o direito à marca POLICE de que a B….. é titular se encontra ameaçado.
76.º
Este facto, demonstra por si só, os princípios que pautam o exercício da actividade da Ré e a sua forma de estar no mercado.
77º
Resulta evidente, dos factos acima descritos, que as referências não autorizadas a sinais alheios, a venda directa ao público, a venda de produtos depreciados como se fossem actuais, a venda de produtos abaixo do preço de custo e a venda com redução de preço sem a observância dos requisitos legais, são factos susceptíveis de proporcionar à Ré a angariação efectiva de clientela à custa do desvio ilegal da clientela das Autoras.
78º
Bem como, afectar gravemente o seu bom nome e reputação comerciais, que demoram anos a ser conquistados e um par de dias a ruir.
79.º
Sendo certo que a confusão causada nos consumidores, que se vêm dirigindo às lojas da D……, SA reclamando a compra dos artigos anunciados no site nas condições e preço aí anunciados, constitui só por si um dano efectivo.
80.º
Pois, a proibição da concorrência desleal tem por finalidade disciplinar as actividades susceptíveis de ocasionar um prejuízo causado pela confusão com os produtos, os serviços ou o crédito de uma empresa concorrente.
De direito
2. A violação do direito à marca
81º
Pelas razões de direito que a seguir se expõem, pretendem as Autoras, com a presente acção, a cessação imediata dos actos contrários às normas da leal concorrência, descritos em 2.2..
82º
Trata-se pois, de uma acção que a doutrina tem classificado como inibitória ou de cessação.
Assim sendo,
83º
Nos termos do art. 167º nº 1 do CPI: “Aquele que adopta certa marca para distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional gozará da propriedade e do exclusivo dela desde que satisfaça as prescrições legais, designadamente a relativa ao registo”
84º
Com efeito, “O titular do direito à marca adquire o direito de a usar, em exclusivo – direito esse que comporta assim, um círculo de permissão e outro de proibição -, nos produtos indicados no seu pedido de registo, pelo que terceiro não pode registar nem usar a marca igual ou confundível para os mesmos produtos ou para produtos com afinidade merceológica”. Ac. STJ de 02/04/98, in www.dgsi.pt, nº convencional JSTJ00034746.
85º
Trata-se de um direito sobre um bem imaterial – um sinal –, que tem por conteúdo a exploração económica exclusiva desse sinal, com vista a distinguir a proveniência empresarial de determinado produto ou serviço.
86º
Tal conteúdo concretiza-se, em primeira linha, na possibilidade do titular apôr essa marca nos produtos a que se destina - função distintiva da marca -, mas também na faculdade de se opor à sua utilização por terceiros – carácter da exclusividade.
87º
O que significa, conforme o acórdão supra citado, que um terceiro não poderá utilizar o sinal que constitua a marca de outrem em termos de lesar o correspondente direito.
88º
A questão que se coloca nos presentes autos, é pois, a de saber se a B……., enquanto titular da marca em Portugal, se pode opor à importação e comercialização em Portugal de produtos idênticos, assinalados com a mesma marca, mas fabricados em Espanha por um terceiro estranho ao grupo B…… .
89º
A resposta a esta questão há muito que foi dada pelo Tribunal de Justiça das Comunidades que, desde 1976, em Acórdãos sucessivos, tem vindo a reconhecer - em sede de reenvio prejudicial -, o direito do titular da marca se opor à importação e comercialização de produtos idênticos, assinalados com a mesma marca, mas colocados no mercado por um terceiro jurídica e economicamente independente desse titular.
90º
Por isso não resistimos a citar a conclusão do Acórdão TERRAPIN/TERRANOVA de 22/06/1976, (Proc. nº 119/75), que reza assim:
91º
"É compatível com as disposições do Tratado da CEE, relativas à livre circulação de mercadorias, que uma empresa estabelecida num Estado membro, titular de uma marca registada nos termos da legislação desse estado, possa impedir a importação de produtos de uma empresa estabelecida noutro Estado membro, cujo nome, titulado segundo a legislação desse Estado, dê origem a uma confusão com a marca registada da primeira empresa, desde que não existam acordos, entre ambas, restritivos da concorrência e não hajam quaisquer laços, legais ou económicos, entre as empresas e que os respectivos direitos sobre a marca tenham nascido independentes um do outro".
92.º
Bem como do Acórdão proferido pelo mesmo tribunal no caso HAG II de 17/10/1990 (Proc. nº C-10/89), cujo ponto 16 do seu sumário transmite o seguinte:
93.º
"Com efeito a função da marca ficaria comprometida se o titular do direito não pudesse exercer a faculdade que a legislação nacional lhe confere de se opor à importação do produto similar com uma denominação susceptível de confusão com a sua própria marca, pois nesse caso os consumidores não teriam a possibilidade de identificar com certeza a origem do produto que exibe a marca e ao titular do direito de marca podia vir a ser imputada a má qualidade de um produto pelo qual não seria de forma alguma responsável."
94.º
Mas, estranhamente, esta jurisprudência ainda não foi assimilada - ao arrepio da lei nacional e comunitária -, por alguns tribunais portugueses.
95.º
Assim, numa decisão inédita - em que se colocava exactamente a mesma questão, à excepção da identidade da Ré, que era naquele caso a "N……, S.A. -, o Tribunal da Relação de Lisboa veio negar à B…… o direito de se opor à importação e comercialização em Portugal, por esta empresa, dos óculos produzidos pelo dita G…… .
96.º
Esta decisão que veio, infelizmente, a ser considerada como um case study, ensinado nas faculdades de direito e comentado pela doutrina, como um bom exemplo da confusão que paira na mente de alguns juristas, sobre conceitos como: Princípio da Territorialidade das Marcas, Princípio do Esgotamento do Direito à Marca, Importações Paralelas, Contrafacção e Princípio da Livre Circulação de Bens e Mercadorias no Mercado Comum,
97º
Tem sido invocado pela Ré - nomeadamente fê-lo na providência cautelar que antecedeu a presente acção -, para legitimar a sua conduta prevaricadora.
98º
Ora, este aresto foi largamente comentado pela doutrina, a cujas considerações iremos lançar mão, porque valem ipsis verbis para o presente caso.
99º
Com efeito, o Tribunal da Relação de Lisboa, baseado numa interpretação, no mínimo, sui generis do art. 208º do Código da Propriedade Industrial e socorrendo-se da opinião alegadamente defendida pela doutrina - neste caso por Pedro Sousa e Silva, na sua obra Direito Comunitário e Propriedade Industrial -, considerou estar-se perante um caso de importações paralelas, o que determinaria o esgotamento do direito de exclusivo do titular da marca, a B……,
100.º
Que por isso, careceria de qualquer legitimidade para se opor a tais importações, bem como à sua comercialização em Portugal.
101.º
O autor citado, perante tão equivoca e inusitada interpretação do referido dispositivo legal e a deturpação das suas palavras, sentiu necessidade de vir comentar o Acórdão em apreço, e fê-lo nos seguintes termos:
102º
O recente acórdão da Relação de Lisboa, teve artes de decidir de modo diametralmente oposto ao que impunham os princípios e as normas, nacionais e comunitárias, com a particularidade bizarra de o fazer invocando, como apoio doutrinário, uma obra do autor destas linhas em que este tentava – pelos vistos malogradamente – defender justamente o contrário daquilo que foi decidido - Direito Industrial, Almedina, Vol. II, pág. 251.
103.º
Desde logo porque, e continuamos a citar Pedro Sousa e Silva, não faz sentido sublinhar, como fez a Relação, que os óculos espanhóis tinham sido legalmente fabricados, ao abrigo de uma marca registada, e posteriormente comercializados com autorização do titular da marca espanhola. Dizer isso, é ignorar o princípio da territorialidade dos direitos de propriedade industrial e esquecer o carácter territorial dos direitos de marca: as marcas de registo nacional, aqui em causa, só conferem protecção dentro dos limites do território do Estado que as concede. (in, ob. cit. p.253)
104º
Pelo que, a marca portuguesa e a espanhola não são uma mesma e só marca, mas sim duas marcas independentes, pertencentes a empresas diversas, sem qualquer ligação entre si. E o facto de os dois sinais serem iguais ou parecidos não torna igual a proveniência dos produtos, nem torna estes produtos iguais, com a mesma qualidade e características.
105.º
Ou seja, existem de facto, duas marcas idênticas mas em dois países distintos e pertencentes a dois titulares também distintos.
106.º
Assim, os óculos POLICE produzidos e comercializados pela B…… só podem ser comercializados no território português, e em regime de exclusividade, e os óculos POLICE produzidos e comercializados pela “G…….”, só podem ser comercializados por esta ou por alguém com o seu consentimento no mercado espanhol.
107º
Como escreve o autor que temos acompanhado, à luz da lei portuguesa, estes óculos espanhóis não podem beneficiar de qualquer legitimação, pois não foram fabricados ao abrigo da marca registada em Portugal, nem comercializados com autorização do titular da marca portuguesa. Face à lei portuguesa, são produtos contrafeitos, cuja importação e comercialização pode ser impedida pelo titular do registo português. (ob. cit. pág. 253) (sublinhado nosso).
108º
Mas o Tribunal da Relação de Lisboa considerou que tendo os ditos óculos espanhóis sido comprados à “G……”, em Espanha, onde a mesma é a legítima titular da marca, se estava perante um caso de esgotamento do direito industrial nos termos do art. 208º do CPI.
109º
Segundo o qual os direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.
110º
Donde a primeira conclusão que se deve retirar é, salvo o devido respeito, o completo desfasamento entre a norma invocada e a situação em apreço.
111º
Porque, como acentuadamente indica Pedro Sousa e Silva, o esgotamento do direito à marca, nos termos do transcrito art. 208º do CPI, acontece apenas quando essa introdução no comércio seja imputável ao titular da marca no país em que a questão da licitude se coloca, i.e., ao titular da marca no país da importação. Ou seja, só haverá esgotamento do direito do titular da marca portuguesa se a colocação do produto no mercado estrangeiro foi efectuada por si próprio, ou por alguém que tenha agido com o seu consentimento (in ob. cit. pp. 253-254 sublinhados originais).
112.º
Ora, não foi a B…… quem colocou os óculos em questão no mercado, foi uma Sociedade espanhola intitulada “G…….” que os colocou no mercado espanhol, o único onde tem legitimidade para o fazer. Foi a Ré quem os importou para Portugal e os revende no mercado português sem o consentimento da B……., a legítima titular da marca POLICE em Portugal.
113º
Pelo que, não se está aqui, de forma alguma, perante um caso de importação paralela e muito menos de esgotamento do direito à marca, nos termos do art. 208º do CPI.
114.º
Para que não restem dúvidas leia-se, pela última vez, Pedro Sousa e Silva, quando afirma que é isto aliás que resulta de uma leitura atenta do artigo 208º/1 do CPI: o esgotamento abrange unicamente os produtos comercializados pelo titular ou com o seu consentimento. E o “titular” de que a lei fala é, obviamente, o titular do registo da marca em Portugal. Ao considerar que a colocação de um produto no mercado, feita pelo titular da marca espanhola, esgotava o direito relativo à marca portuguesa, a Relação fez uma leitura errada desta disposição, invocando a despropósito a regra do esgotamento e o princípio comunitário da livre circulação de mercadorias, em que tal regra assenta. Quando estão em causa titulares independentes de marcas iguais ou confundíveis, não há esgotamento, e prevalece o direito de marcas, cedendo nesse caso a liberdade de circulação de mercadorias, tal como se previa expressamente no art. 36º do Tratado de Roma (in ob. e p. cit. sublinhados originais).
115.º
Donde a conclusão, óbvia, já por demais escrita, é que os óculos em questão são mercadoria contrafeita e a sua importação e comercialização constituem uma violação do direito à marca POLICE de que a B…… é titular em Portugal.
Isto posto,
116.º
A consequência imediata da violação do direito à marca é a cessação dessa violação.
117.º
Mas, havendo danos, é pacífico, na doutrina e na jurisprudência, que sobre o responsável pela violação incide uma obrigação de indemnizar o titular pelos prejuízos causados com a sua conduta.
118.º
Estes prejuízos traduzem-se, no caso concreto, como se disse, por um lado, no desvio de clientela, - com a consequente quebra nas vendas -, e por outro na depreciação do valor económico da marca.
119.º
Neste tipo de danos, assume especial relevo o problema da quantificação, pois o desvio de clientela só poderá ser concebido como o dano concreto decorrente da violação do direito à marca se se puderem identificar os consumidores que se transferiram de um concorrente para outro na sequência da violação.
120.º
Apesar de tudo, e por forma a contornar esta tarefa quase impossível, a jurisprudência e a doutrina, nos casos de violação do direito à marca, vêm considerando que o prejuízo, nestes casos, é pelo menos igual ao valor de uma licença de exploração da marca violada para o território onde ocorreu a violação.
121.º
Neste sentido pronunciou-se recentemente o Tribunal da Relação do Porto da seguinte forma: Condenado o arguido por crimes de contrafacção, imitação de marca e concorrência desleal, tem o titular do direito de utilização e comercialização da marca o direito a receber do arguido o valor equivalente à contrapartida decorrente da não entrada no seu património do "preço" da autorização para o seu uso. Ac. da RP de 13/03/2002, in www.dgsi.pt, nº convencional JTRP00034160.
122.º
Sucede que, a B……. não dispõe, actualmente, de elementos que lhe permitam determinar o valor de uma licença de exploração da marca POLICE para Portugal, devendo tal valor ser determinado mediante uma avaliação a realizar por peritos,
123.º
Pelo que, atenta a impossibilidade de, nesta data, se determinar o valor da indemnização devida a esta Autora, a liquidação da mesma deverá ser relegada para execução de sentença.
3. a concorrência desleal
124º
O art. 260º do CPI proíbe a prática de qualquer acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade (..).”
125º
Portanto, são requisitos da concorrência desleal a prática de um acto de concorrência e a inconformidade desse acto com as normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade. (Ac. da RP de 10/07/97, in www.dgsi.pt, nº convencional JTRP00021145) (sublinhado nosso).
126º
A conduta da Ré, traduzida nos actos acima cronicados, preenche na íntegra estes dois requisitos.
Senão vejamos,
1) a prática de um acto de concorrência
127º
Só é acto de concorrência aquele que tem repercussões sobre o mercado, influenciando directa ou indirectamente a clientela, ou seja, é aquele que é idóneo a atribuir, em termos de clientela, posições vantajosas no mercado.
128º
Pelo que, a concorrência só pode ser apreciada em concreto, pois o que interessa é saber se a actividade de um agente económico atinge ou não a actividade de outro, através da disputa da mesma clientela.
129º
Assim sendo, para se estar perante um acto de concorrência é necessário existir um certa proximidade entre as actividades desenvolvidas pelos sujeitos económicos em causa.
130º
Ora, neste caso, a Ré desenvolve a sua actividade no mesmo ramo de mercado das Autoras ou seja, o sector óptico - mais concretamente da F……, Lda e da D…… S.A. -, porque, como se alegou, vende os produtos que anuncia não só aos retalhistas – como a F……, Lda -, mas também ao público em geral – como a D…… S.A..
131º
Estas Autoras e a Ré disputam assim a mesma clientela, o mesmo é dizer, são concorrentes.
2) a inconformidade desses actos com as normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade
132º
As normas a que o citado artigo 260º do CPI faz referência, não são normas jurídicas, caso contrário, existiria concorrência ilícita e não desleal, mas sim normas constantes de códigos de conduta, elaborados, com crescente frequência, por diversas associações profissionais, traduzindo uma manifestação da autonomia privada.
133º
Por outro lado, os usos honestos, a que este dispositivo igualmente alude, também não são os usos jurídicos. Se assim fosse, não teria sentido o seu qualificativo como honestos.
134º
São sim comportamentos sociais, ou melhor, padrões de conduta, de carácter ético.
135º
Somos assim levados para o conceito ético, para a consciência ética do comerciante médio, pois o que está em causa é, fundamentalmente, a correcção profissional no exercício de determinada actividade.
136.º
Atento o que ficou dito, não pode deixar de considerar-se que:
137.º
Quer a venda de produtos contrafeitos,
138º
Quer a venda, directamente ao público, através do site www……..pt, de "restos" de colecções das marcas ROLLING, POLICE, VOGART, ETRO, FENDI, MARTINI, CHARME, LA PERLA, DR HI - TECH, LOZZA, FILA OLD ITALY relativas aos anos de 1998, 1999 e 2000, como se fossem actuais, abaixo do preço de custo ou com redução de preço fazendo referência não autorizada ao nome da primeira Autora e decalcando sinais distintivos da terceira Autora,
139º
Repugnam e agridem a consciência ética de qualquer comerciante médio, ou melhor,
140º
São contrários as normas e usos honestos deste ramo actividade
Porque:
141º
A violação do direito à marca não afecta só o seu titular, mas todos os intervenientes na cadeia de distribuição e comercialização dos produtos dessa marca, nos quais se incluem as 2ª e 3ª Autoras.
142º
Que adquirem produtos originais para revenda, pagando o respectivo preço, que é necessariamente mais elevado do que o dos produtos contrafeitos, repercutindo-se no preço final e, consequentemente, no volume de clientela – sofrendo, por isso, com a actuação ilícita da Ré um rude golpe na sua actividade comercial.
143.º
A venda directa feita por grossistas - vedada pelo seu objecto social -, permite-lhes praticar preços muito mais baixos que os retalhistas, na medida em que absorvem a margem de lucro que caberia a estes.
144º
A venda de produtos depreciados, como se fossem actuais, cria a falsa impressão no público de que as colecções fabricadas, distribuídas e comercializadas, respectivamente, pelas Autoras, essas sim actuais, são as mesmas a que se faz referência no site.
145º
A venda abaixo do preço de custo é proibida pelo Decreto-Lei nº 370/93, de 29 de Novembro, por constituir um factor impeditivo da sã concorrência
146.º
A venda com redução de preço, fora dos períodos estabelecidos por lei, sem a indicação dos elementos suficientes para que os consumidores possam ajuizar da natureza dos bens em causa, sem a referência à data do início da oferta e o período da sua duração, sem a menção dos preços anteriormente praticados para os mesmos produtos e a percentagem da redução, viola o disposto nos arts. 2º, 3º e 4º do Decreto-Lei .nº 253/86, de 25 de Agosto, que para além da protecção dos consumidores visa também a protecção da concorrência e do mercado.
147.º
O decalque, pela Ré, dos sinais distintivos da D……, S.A., com vista a criar confusão no público e a apropriar-se do prestígio desta Autora, as falsas afirmações nos meios de comunicação social, as referências não autorizadas ao grupo B……, com vista a criar a ilusão da existência de relações comerciais com esta empresa, afectam gravemente o bom nome e reputação comercial das Autoras, mormente da B….. e da D….. S.A..
148º
Se um consumidor depara com um site na Internet do teor daquele que está aqui em causa e no dia seguinte, enquanto passeia num qualquer centro comercial, depara com a montra da D……, S.A., a primeira justificação que encontra para a disparidade de preços anunciados, para produtos aparentemente iguais – é a falta de seriedade da D…… S.A..
149º
Estes actos põe, assim, em causa o interesse protegido pelas regras da leal concorrência que é acima de tudo garantir a preservação de uma estrutura de mercado caracterizado por ser um mercado aberto, no qual as modificações da oferta e da procura se reflictam nos preços, a produção e a venda não sejam artificialmente limitadas e a liberdade de escolha dos fornecedores, compradores e consumidores não seja posta em causa.
No entanto,
150º
Para além dos requisitos que ficaram expostos e segundo o trecho inicial do proémio do art. 260º (quem, com intenção de causar prejuízo a outrem ou de alcançar para si ou para terceiro um benefício ilegítimo…), a concorrência desleal seria ainda caracterizada por uma particular intenção do agente.
151.º
Este tipo de menção está ligado à construção de tipos penais. Funciona nestes como um elemento subjectivo da ilicitude e, mais precisamente, como um dolo específico.
152.º
É verdade que o art. 260º contém um tipo penal, cujo preenchimento depende da verificação destes elementos subjectivos, no entanto quando se faz a transposição para o civil, os elementos subjectivos da ilicitude deixam de relevar, surgindo a concorrência desleal não como um estado mas como uma acção.
Ou seja,
153.º
A concorrência desleal como tipo legal de crime exige o preenchimento do elemento subjectivo da ilicitude, enquanto que a concorrência desleal como ilícito civil se basta com a violação das normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade.
154º
Apesar de tudo, embora irrelevante para a procedência da presente acção, não podemos deixar de referir que, atendendo à abundância de factos lesivos dos direitos e interesses das Autoras e à forma sistemática como a Ré os tem posto em prática, outra coisa não a moveu senão a intenção consciente de causar prejuízos às Autoras e locupletar-se às suas custas.
155.º
Quanto à verificação do prejuízo a situação é diversa porque, quer no ilícito penal quer no civil, basta a idoneidade da conduta contrária às normas e usos honestos para causar dano, não sendo necessária a verificação efectiva desse dano
156º
Ou seja, no crime de concorrência desleal basta a simples idoneidade do acto para atrair clientela alheia, bastando uma probabilidade de dano e não sendo necessário o dano efectivo. Ac. da RP de 29/06/94, inwww.dgsi.pt, nº convencional JTRP00012187.
157º
O mesmo se passando no plano civil em que, a proibição da concorrência desleal tem por finalidade disciplinar as actividades susceptíveis de ocasionar um prejuízo causado pela confusão com os produtos, os serviços ou o crédito de uma empresa concorrente, não sendo essencial que do acto de concorrência tenha resultado uma angariação efectiva de clientela: basta a possibilidade de vir a atingir tal objectivo Ac. STJ de 12/12/96, in www.dgsi.pt, nº convencional JSTJ00033423. (sublinhado nosso).
158º
É, assim, pacífico na doutrina e na jurisprudência, que não é condição essencial que o acto de concorrência atinja o fim visado, isto é, a angariação efectiva de clientela, bastando, apenas a possibilidade de atingir esse fim..
159º
No caso em espécie, resulta das regras da experiência comum, que a utilização abusiva e referências não autorizadas a sinais alheios, a venda directa ao público, a venda de produtos depreciados como se fossem actuais, a venda de produtos abaixo do preço de custo e a venda com redução de preço sem a observância dos requisitos legais, são factos necessariamente idóneos e susceptíveis de causar às Autoras graves prejuízos que se traduzem prima facie no desvio de clientes - sob uma perspectiva patrimonial -, e na ofensa ao seu bom nome e reputação comerciais – sob uma perspectiva moral.
Isto posto,
160º
Estão preenchidos os pressupostos legais para que a presente acção proceda, pois a exigência de abstenção dos actos desconformes com as normas da leal concorrência surge como a consequência primária que ordem jurídica pretende assegurar.
Citada, a Ré não contestou, tendo sido considerados confessados os factos articulados pelos Autores, nos termos do art. 484, n.º 1 do CPC.
As Autoras apresentaram as suas alegações.
Seguidamente, foi proferida decisão, pela qual, se declarou o Tribunal de Comércio incompetente, em razão da matéria, e competentes as Varas Cíveis do Porto, absolvendo-se a Ré da instância.
Desta decisão, interpuseram as Autoras recurso de agravo e, alegando, concluíram:
1.Vem o recurso interposto da aliás douta sentença, nos termos da qual, o Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia se declarou incompetente em razão da matéria e, em consequência, absolveu a ré da instância, nos termos do art. 150, n.º 1 do CPC.
2.Nos termos da sentença recorrida, a norma constante da al. f) do n.º 1 do art. 89 da LOTJ não deve ser interpretada no sentido de incluir na competência dos tribunais de comércio todas as acções sobre concorrência desleal.
3.De acordo ainda com a sentença em crise, o caso dos autos configura, incontestavelmente, um caso de concorrência desleal, pelo que o Tribunal de Comércio não é o competente para conhecer da acção principal mas sim as Varas Cíveis do Porto.
4. O legislador ao elaborar a LOFTJ e ao atribuir competência ao tribunal do comércio para o julgamento das acções em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial em qualquer das suas modalidades previstas no Código do Propriedade Industrial fê-lo em termos gerais e amplos, não fazendo qualquer sentido restringir a aplicação da f) do n. 1 do artigo 89 LOFTJ unicamente aos direitos privativos da propriedade industrial;
5. A remissão que a LOFTJ faz para o CPI é genérica;
6. Acresce que ao lançar-se mão de uma interpretação restritiva tal como a que sustentou a sentença recorrida faz-nos cair num contra-senso, na medida em que nos termos da mesma disposição é aos tribunais do comércio quem cabe sindicar as decisões proferidas pelo Conselho da concorrência que na sua maioria, como se sabe, versam sobre matéria atinente à concorrência desleal;
7. É assim nos tribunais do comércio que devem ser intentadas as acções por concorrência desleal, porquanto, a sua repressão integra a propriedade industrial, nos precisos termos do artigo l do respectivo código;
8. Por todo o exposto não deveria o Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia ter-se declarado materialmente incompetente e, em consequência, ter absolvido a Ré da instância;
9. Ainda que assim não se entenda sempre deveria o Tribunal ter decidido de maneira diferente;
10. A jurisprudência dominante vai no sentido de que os tribunais de comércio não são incompetentes em razão da matéria para apreciar e julgar questões relativas à concorrência desleal "tout court", por não se tratar de um direito da propriedade industrial, um direito privativo;
11. No caso dos autos a questão essencial trazida pelas Autoras, ora recorrentes, foi:
a) que fosse ordenada a imediata apreensão e destruição de todos os artigos ópticos da marca POLICE que se encontrem nas instalações da Ré;
b) que fosse ordenada a proibição de comercialização, em Portugal, pela Ré, de artigos ópticos da marca POLICE não produzidos pela legitima titular da marca em Portugal;
c) que fosse ordenado o encerramento do site www……..pt:
d) ser a Ré obrigada a abster-se de vender directamente ao público os "restos" das colecções das marcas ROLLING, POLICE, VOGART, ETRO, FENDI, MARTINI, CHARME, LA PERLA, DR HI-TECH, LOZZA, FILA OLD ITALY, ainda que tenha em stock, como se fossem actuais, abaixo do preço de custo ou com redução de preço;
e) ser a Ré obrigada a abster-se de, no exercício da sua actividade e por qualquer meio, fazer referência ao nome da primeira Autora, bem como reproduzir os sinais distintivos da terceira Autora;
f) ser a Ré condenada a pagar à primeira Autora B…… S.P.A. uma indemnização equivalente à contrapartida decorrente da não entrada no património desta Autora do preço de uma licença de exploração da marca POLICE para Portugal, a liquidar em sede de execução de sentença
12. Isto é, o pedido consistia, exactamente, na cessação imediata dos actos contrários à leal concorrência levados a cabo pela Ré, que se traduzem numa clara e inequívoca violação do direito à marca;
13. A prática dos actos de concorrência desleal levados a cabo pela Ré surge como consequência da violação de um dos direitos privativos da propriedade industrial, mormente, o direito à marca;
14. Ora, quando a violação de direitos privativos se traduz em actos de concorrência desleal, são os tribunais de comércio competentes para o julgamento dessas mesmas questões;
15. No caso patente a questão essencial discutida é a violação do direito à marca, isto é, saber se a Autora B……, enquanto titular de uma marca em Portugal se pode opor à importação e comercialização em Portugal de produtos idênticos, assinalados com a mesma marca, mas fabricados em Espanha por terceiro sem nenhuma relação com a B……;
16. O que leva a que não possa ser afastada a competência do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia para a resolução da presente contenda;
17. O douto acórdão recorrido, viola, pois, inequivocamente, por erro de interpretação e aplicação o disposto no artigo 89, n. 1 f) da LOFTJ.
Não houve contra-alegações.
Foi emitido despacho tabelar de sustentação.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões das alegações do recorrente (arts. 684, n.º 3 e 690, n.º 1 do CPC).
A questão que temos de decidir, neste recurso, é a de saber qual o tribunal competente, em razão da matéria, para preparar e julgar a presente acção:
As Varas Cíveis do Porto (tribunal de competência específica), como foi decidido na 1.ª instância, ou o Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia (tribunal de competência especializada), como defendem as Autoras?
Na decisão recorrida, considerou-se que, por se tratar de uma acção cuja causa de pedir versa sobre actos de concorrência desleal, a competência para a sua preparação e julgamento não cabe ao Tribunal de Comércio, mas sim às Varas Cíveis, em face do disposto no art. 89, n.º 1 al. f) da Lei 3/99, de 13 de Janeiro LOFTJ (Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais), preceito que não deve ser interpretado de forma a incluir no seu âmbito as acções de concorrência desleal.
Defendem as Recorrentes, pelo contrário, que o referido preceito não deve ser interpretado de forma a restringir a sua aplicação aos chamados direitos privativos da propriedade industrial, abrangendo, também, as acções fundadas em concorrência desleal.
De qualquer modo, na presente acção, a questão essencial que se discute é a da violação do direito á marca, pelo que, não poderia ser afastada a competência do Tribunal de Comércio para a sua resolução.
Como é sabido, a competência jurisdicional (a competência é a medida de jurisdição de um tribunal) é aferida em relação ao objecto apresentado pelo autor. [Cfr, por todos, Miguel Teixeira de Sousa, A Competência Declarativa dos Tribunais Comuns, Lex 1994, p.31 e ss.]
O nexo de competência fixa-se no momento da propositura da acção, sendo irrelevantes as modificações de facto que ocorram posteriormente (art. 22, n.º 1 da LOFTJ).
Os tribunais judiciais de 1.ª instância são, consoante a matéria das causas que lhe são atribuídas, independentemente da forma de processo aplicável, tribunais de competência genérica e tribunais de competência especializada, conhecendo estes de matérias determinadas. Há, ainda, tribunais de competência específica, aos quais compete, designadamente, conhecer de matérias determinadas pela espécie de acção ou pela forma de processo aplicável (arts. 66, 67 e 69 do CPC e 64, 77, 78 e ss. e 96 e ss. da LOFTJ).
Os tribunais de comércio são tribunais de competência especializada (art. 78, al. e) da LOFTJ).
A sua competência está definida no art. 89 da LOFTJ, estabelecendo-se no seu n.º 1, al. f), que compete aos tribunais de comércio preparar e julgar:
“As acções de declaração em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas no Código da Propriedade Industrial”.
Não se desconhece a controvérsia que tem existido à volta da interpretação desta norma, discutindo-se se as acções fundadas em concorrência desleal são ou não da competência dos tribunais de comércio.
À data da entrada em vigor da LOFTJ, vigorava o Código de Propriedade Industrial de 1995 (aprovado pelo DL 16/95, de 24/01).
Era ainda este Código de Propriedade Industrial que vigorava no momento da entrada da presente acção no Tribunal recorrido (17/06/2003). [O novo Código da Propriedade Industrial foi aprovado pelo DL 36/2003, de 5 de Março, tendo entrado em vigor no dia 1 de Julho de 2003.]
Estabelecia-se no art. 1 deste Código que:
“A propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos no âmbito do presente diploma, bem como pela repressão da concorrência desleal”.
Questionava-se o Prof. Oliveira Ascensão, [Concorrência Desleal, Almedina, 2002, p. 266] se as acções que tenham por causa de pedir a concorrência desleal ficavam incluídas na competência dos tribunais de comércio, escrevendo:
“Só o poderiam estar por força do n.º 1 f. As outras previsões não lhes respeitam: inserem-se no domínio dos direitos privativos.
Será a concorrência desleal uma acção cuja causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas no Código da Propriedade Industrial?
A concorrência desleal é prevista no Código da Propriedade Industrial. Mas não é, ela própria, propriedade industrial, é antes sanção de formas anómalas de concorrência. Como tal escapa á previsão do n.º 1 f.
Não poderá sustentar-se uma aplicação por analogia. Para além das dificuldades gerais da admissão da analogia neste domínio, não há analogia entre o litígio sobre um direito privativo e a impugnação por concorrência desleal. Isso resulta exuberantemente da diferença de natureza das duas figuras.
Concluímos assim que, fosse ou não essa a intenção do legislador, a concorrência desleal ficou excluída da competência dos tribunais de comércio”. [Claro que, continuava o mesmo Autor, “Com isto se criam outros problemas.
Com grande frequência, o autor numa acção invoca lesão de um direito privativo e a concorrência desleal, cumulativa ou subsidiariamente.
Como proceder, então, uma vez que só a lesão do direito privativo está sujeita à competência do tribunal de comércio?
Mas aqui temos apenas uma manifestação de dificuldades gerais, relativas à extensão da competência dos tribunais de competência especializada. Pelo que nos abstemos de examinar este ponto”.]
O Dr. Carlos Olavo sustentava, porém, uma posição diferente.
Escrevia este Autor, em estudo datado de 14 de Janeiro de 2001, [Cfr. Revista da Ordem dos Advogados Ano 61, Janeiro 2001, p. 193 e ss. O mesmo estudo foi publicado também em Direito Industrial vol. II, p. 113 e ss.] reportando-se ao art. 89, n.º 1 al. f) da LOFTJ, que:
“A lei tem em vista, ainda que com terminologia pouco rigorosa, todas as espécies de acções declarativas, em contraposição ás acções executivas.
Abrange assim as acções de simples apreciação, as de condenação e as constitutivas.
Destas acções, as mais frequentes são as por infracção contra a propriedade industrial.
No que toca às acções por infracção contra a propriedade industrial, podem-se pretender actuar, por via delas, cumulativamente ou não, três pretensões:
a pretensão á abstenção da conduta lesiva;
a pretensão à cessação da conduta lesiva e eliminação dos resultados da ilicitude praticada;
a pretensão á indemnização pelos danos sofridos.
Desta sorte, se a acção tiver por objecto qualquer das mencionadas pretensões (à abstenção de uma conduta lesiva, à cessação de uma conduta lesiva, à eliminação dos resultados da ilicitude praticada, e à reparação dos danos sofridos), deve ser proposta em tribunal de comércio, desde que se reporte a qualquer das modalidades de propriedade industrial previstas no respectivo Código.
É também no tribunal de comércio que deve ser intentada uma acção por concorrência desleal, porquanto a repressão da concorrência desleal integra a propriedade industrial, nos precisos termos do artigo 1 do respectivo Código”.
Acrescentando, mais à frente, que:
“A competência dos tribunais de comércio abrange ainda as acções que tenham causa de pedir complexa, desde que um dos elementos dessa causa de pedir verse sobre propriedade industrial. É o caso por exemplo, de questão emergente de contrato de licença de marca.
É ainda o caso de acção por enriquecimento sem causa, por facto atinente a uma das modalidades de propriedade industrial previstas no Código”.
Esta discussão subsiste, na vigência do Código da Propriedade Industrial de 2003, cujo art. 1 estabelece que:
“A propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza”.
Na linha da doutrina defendida pelo Prof. Oliveira Ascensão, no Ac. do STJ de 6 de Julho de 2004, publicado na CJ Acs. STJ Ano XII, Tomo II, p. 131, entendeu-se que:
“I - São realidades distintas, por um lado, a defesa dos vários sinais distintivos do comércio, que constitui uma protecção específica conferida ao respectivo titular, e, por outro, a proibição da concorrência desleal que, com maior amplitude, desempenha uma função de protecção complementar daquela e cujas normas têm por escopo a tutela d empresa do industrial ou do comerciante.
II - Por conseguinte, sem prejuízo de existirem claros pontos de encontro entre o direito industrial e a concorrência desleal, o instituto da concorrência desleal é um instituto autónomo, podendo afirmar-se que a concorrência desleal não é, ela própria, propriedade industrial, é antes sanção de formas anómalas de concorrência.
III - Não integra a previsão da al. f) do n.º 1 do art. 89 da LOFTJ, que atribui aos tribunais de comércio a competência para as acções em que a causa d pedir verse sobre propriedade industrial, uma acção em que a causa de pedir verse sobre actos de concorrência desleal.
IV - É da competência do tribunal cível e não do tribunal de comércio uma acção de indemnização que tem como causa de pedir a prática de acto ilícitos praticados por terceiros, como violação das regras de concorrência, pautados por deslealdade e abuso de posição qualificada na empresa lesada, com desvio de funcionários para outras empresas, actos de confusão no mercado e utilização de informação confidencial” (Sumário). [No mesmo sentido, decidiram os Acs. da RL de 13-07-2005 (processo 6680/2005-6) e de 15-12-2005 (processo 11244/2005-6), ambos publicados em www.dgsi.pt.
Em sentido oposto, Ac. da RL de 22 de Março de 2001, CJ Ano XXVI; Tomo II, p. 85.0]
Ora, esta decisão do Supremo foi objecto de criticas desencontradas.
Contestou-a o Dr. Carlos Olavo. [Na ROA Ano 65, Junho 2005, p. 109.
Do mesmo Autor, v., ainda, Introdução ao Direito Industrial, Direito Industrial, vol. IV, p. 155 e ss.; Propriedade Industrial, volume I, 2.ª ed.; Protecção Jurídica do Titular da Marca, revista do CEJ, 1.º semestre 2006/ número 4, p. 203 e ss.]
Segundo este Autor, o legislador quis unificar, em termos jurisdicionais, o contencioso da propriedade industrial, integrando nele quer a disciplina dos direitos privativos, quer a concorrência desleal.
“Embora a repressão da concorrência desleal e a protecção das várias categorias de direitos privativos constituam figuras autónomas, trata-se de autonomia mitigada.
Em termos substanciais, a própria lei portuguesa impõe uma visão unitária dessas duas figuras.
Essa visão unitária, ou pensamento fundamental unificador, justifica-se plenamente tendo em atenção a função comum à disciplina dos direitos privativos e à repressão da concorrência desleal”.
Acrescendo não haver dúvidas de que, no estado actual do nosso sistema jurídico, “a repressão da concorrência desleal não tem autonomia formal relativamente à propriedade industrial, encontrando-se as suas normas vazadas no Código da Propriedade Industrial”.
Concluindo que:
“Actualmente, pode-se considerar pacífico o entendimento segundo o qual a protecção contra os actos de concorrência desleal tem, no nosso direito, um tratamento jurídico distinto da protecção dos direitos privativos da propriedade industrial.
Mas isso não significa que se trate de distintos ramos de direito.
Menos significa pôr em causa a unidade fundamental do contencioso da propriedade industrial, que, por variadas e legítimas razões, o legislador quis preservar”.
O referido Acórdão do Supremo mereceu, porém, a concordância do Prof. Lebre de Freitas. [ROA Ano 65, Dezembro de 2005, p. 763.]
Visando “determinar se a causa de pedir em que se funda um pedido de indemnização baseado em acto de concorrência desleal que não importe violação de direito privativo protegido pelo Código da Propriedade Industrial (CPI) versa, para o efeito do referido art. 89 LOFTJ, sobre propriedade industrial”, tratou este Autor de analisar o problema, considerando a sucessão no tempo do CPI de 1995 e do de 2003, tendo em conta que vigorava o primeiro à data da entrada em vigor da LOFTJ.
Escreve o Autor ser, actualmente, pacífico que a concorrência desleal constitui um instituto autónomo.
“Esta autonomia encontra-se hoje reconhecida no CPI de 2003, de cujo art. 1 desapareceu a referência à concorrência desleal, constante do CPI de 1995, ainda na linha da versão de 1925 do art. 1-2 da Convenção da União de Paris.
Tal não significa que entre direitos privativos e concorrência desleal não existam zonas em que os institutos são secantes (…); mas a legislação actual aponta, finalmente, para a recusa duma íntima ligação entre o instituto da concorrência desleal e os direitos privativos da propriedade industrial”.
O Autor defende, no entanto, “que já era assim ao tempo do CPI de 1995 e que tal resulta da diferente natureza dos dois institutos”.
Sendo certo que “os direitos privativos da propriedade industrial e a repressão da concorrência desleal desempenham funções distintas, na medida em que através dos primeiros se procura proteger a utilização exclusiva de determinados bens incorpóreos, enquanto através da repressão da concorrência desleal se pretende sancionar a violação de deveres a observar na concorrência entre os vários agentes económicos”.
Escrevendo, adiante:
“Verificado que as normas de repressão da concorrência desleal têm autonomia perante as que regem os direitos privativos da propriedade industrial e exercem função diversa destas, a sujeição à mesma competência das acções fundadas na violação destes e da de concorrência desleal não corresponde a um imperativo de coerência lógica, pelo que o legislador estava livre de, como em França, atribuir a tribunais materialmente diferenciados a competência para uma e outra”.
Tendo sido essa a clara opção do legislador português de 1999.
Procedendo à interpretação da norma do art. 89, n.º 1 al. f) da LOFTJ, o mesmo Autor sustenta, então, que “o termo modalidade, referido à propriedade industrial, aponta no sentido de se reportar aos diferentes direitos que dela são privativos, modos distintos de ser do direito de propriedade industrial: a marca, a insígnia, o logótipo, etc. constituem bens incorpóreos distintos e sobre eles se constituem diferentes direitos (quanto ao objecto e também quanto ao modo de aquisição e ao registo), todos eles de propriedade industrial. A propriedade industrial terá, portanto, nesta acepção literal, tantas modalidades quantos os tipos de direito privativo de que trata o Código da Propriedade Industrial.
Na sua versão de 1995, o Código não conhecia o termo “modalidades”, sendo, no seu art. 6-1, s vários tipos de direitos privativos designados por “categorias”. Mas o termo modalidade da propriedade industrial, tal como a LOFTJ o emprega, comporta o mesmo sentido do termo categoria de direito privativo” (confirmando esta interpretação literal, quer um elemento histórico, quer um elemento sistemático).
E em seguida:
“O novo CPI é, pois, expresso ao qualificar como modalidades da propriedade industrial os vários tipos de direito privativo, e não estes em geral (como uma modalidade) e a concorrência desleal (como outra modalidade). Coexistindo com o art. 89-1-f LOFTJ, que mantém a sua redacção, este novo preceito constitui interpretação autêntica do termo modalidade neste utilizado”.
Concluindo, nestes termos:
“Bem andaram, pois, os Tribunais Superiores, em qualquer das decisões inicialmente referidas, ao entender que a acção de indemnização fundada em factos ilícitos integradores da previsão da norma penal do art. 317 CPI (anterior art. 260) e, como tal, constitutivos, por ia do art. 483-1 CC, do dever de indemnizar, não integra a situação do art. 89-1-f LOFTJ, não sendo da competência do tribunal de comércio, pelo que se mantém a competência material genérica do tribunal cível”. [Sobre propriedade industrial e concorrência desleal, em geral, v. também, entre outros, Jorge Patrício Paul, Breve Análise do regime da concorrência desleal no novo Código da Propriedade Industrial, Regulação e Concorrência, p. 107 e ss.; Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial; Adalberto Costa, Regime legal da Concorrência; José Mota Maia, Propriedade Industrial, volume I.; Adelaide Menezes Leitão, Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral da Concorrência Desleal; Pupo Correia, Direito Comercial, Direito da Empresa, 9.ª ed., p. 297 e ss.]
Cremos, em todo o caso, que o problema a que nos acabamos de referir (o de saber se a acção cível, fundada em actos de concorrência desleal que não importem violação de direito privativo protegido pelo CPI, versa, para o efeito do referido no art. 89, n.º 1, al. f) da LOFTJ, sobre propriedade industrial) cuja solução, em face do direito constituído, se nos afigura duvidosa [No sentido de que a competência para a apreciação e julgamento das causas de natureza civil cujo pedido ou causa de pedir verse sobre concorrência desleal, independentemente de uma qualquer violação de direitos privativos, cabe aos tribunais de comércio, pronunciou-se, recentemente, Nuno Filipe Moraes Esteves Fernando Bastos, Tribunais de Comércio e concorrência desleal, Lisboa 2005 (relatório de mestrado apresentado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa)] não é, verdadeiramente, o que se coloca, nesta acção.
Com efeito.
Se atentarmos na estrutura do objecto do processo, (envolvida pelo causa de pedir e pelo pedido, tal como se encontram deduzidos na petição inicial), vemos que a presente acção se configura, basicamente, como uma acção de cessação de uma situação de violação do direito à marca, intentada nos termos do art. 207 CPI de 1995 (a que corresponde o art. 258 do actual CPI), ainda que, nela, confluam elementos de concorrência desleal, como os que se aludem nos arts. 32 e ss. da petição (cfr. art. 260, corpo e als. a), b) e c) do CPI de 1995, a que corresponde o art. 317, corpo e als. a), b) e c) do CPI actual). [Sob a epígrafe “Direitos conferidos pelo registo”, preceitua o art. 207 do CPI que:
“O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o uso, na sua actividade económica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos, ou afins para aqueles aos quais aquele foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança ente sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca”.] / [Informa Oliveira ascensão, obra citada, p. 260, que se fala hoje de “acção inibitória” para abranger as várias categorias de pretensões de proibição]
Invocando-se o direito de “propriedade e exclusivo da marca” (cfr. art. 167 do CPI de 1995, a que corresponde o art. 224, n.º 1 do CPI de 2003), formulam-se vários pedidos, visando a cessação e proibição da actividade violadora do direito à marca imputada à Ré (v. als. a), b), c), d) e e) da conclusão da petição inicial).
Sendo certo que a questão fundamental que desde logo se equaciona é a de saber se a Autora B……, SPA (fabricante italiano), enquanto titular do registo internacional da marca “Police” para óculos de sol, que se encontra registada em vários países, entre os quais, Portugal, onde são comercializados, se pode opor à importação e comercialização, de produtos idênticos com a mesma marca, fabricados em Espanha, por uma empresa, totalmente independente da referida Autora, quer do ponto de vista jurídico, quer económico. [Sobre esta questão, Pedro Sousa e Silva, “Esgotamento” do Direito Industrial e as “Importações Paralelas”, Direito Industrial, vol. II, p. 233 e ss.] / [Sobre o conteúdo do direito à marca, v., entre outros, Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, vol. I, 4.ª ed., p. 379 e ss.; António Côrte-Real Cruz, O Conteúdo e Extensão do Direito à Marca: A Marca de Grande Prestígio, Direito Industrial, vol. I, p. 79 e ss]
Com a alegada violação do direito á marca, relaciona-se, por sua vez, directamente, o pedido de indemnização (a liquidar em execução de sentença), deduzido ao abrigo do disposto no art. 483, n.º 1 do Cód. Civil (v. al. e) da conclusão da petição inicial).
Ora, versando a acção, essencialmente, sobre a violação de um direito privativo - o direito à marca -, a competência para a sua apreciação e julgamento compete ao tribunal de comércio, em face do disposto no art. 89, n.º 1 al. f) da LOFTJ.
Decisão:
Acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogando-se a decisão recorrida, que deverá ser substituída por outra que julgue competente, em razão da matéria, para preparar e julgar a presente acção, o Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia.
Custas pela parte vencida.
Porto, 2 de Outubro de 2006
Joaquim Matias de Carvalho Marques Pereira
Manuel José Caimoto Jácome
Carlos Alberto Macedo Domingos