Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
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I.
B......, Lda veio propor a presente acção declarativa, sob a forma de processo ordinário, contra C....., Lda.
Pediu que seja declarada a nulidade total do registo de modelo industrial número 27.669 e, em consequência, que seja ordenado o respectivo cancelamento ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Como fundamento, alegou que se dedica ao fabrico e comercialização de produtos em alumínio, incluindo, perfis para caixilharias, actividade que exerce desde a sua constituição, em 1995, e que gerou um volume de vendas de 1 milhão e 600 mil contos no exercício de 1999.
A Ré tem depositados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial diversos modelos de perfis para caixilharia, nomeadamente, os modelos registados sob o nº 27.669, melhor identificados no Boletim da Propriedade Industrial nº 10 – 1998, de fls. 3745 a 3747.
Estes modelos constituem perfis perfeitamente banais, com formas e aspecto geral idênticos a muitos outros, há longos anos conhecidos e empregues, dentro e fora do país, e comercializados no mercado em datas muito anteriores à data do respectivo pedido de registo (31/10/96).
A Ré contestou, alegando que o modelo industrial nº 27.669 foi registado no INPI como registo múltiplo, sendo composto por oito perfis, possuindo novidade todos esses perfis à data do respectivo pedido de registo ocorrido em 31/10/1996.
Concluiu pela improcedência da acção.
Percorrida a tramitação normal, veio a ser proferida sentença que julgou a acção improcedente, tendo a R. sido absolvida do pedido.
Discordando desta decisão, dela interpôs recurso a A., de apelação, tendo apresentado as seguintes
Conclusões:
A) O Tribunal julgou incorrectamente a matéria de facto, quando deu como não provada a matéria dos quesitos 2º, 5º, 6º, 13º, 15º, 17º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º e 26º da Base Instrutória;
B) Impõe-se uma resposta afirmativa àqueles pontos da matéria de facto, tendo em conta os seguintes meios probatórios:
a) os documentos juntos de fls. 21 a 79 (com tradução de fls. 145 a 175) e as certidões de fls. 228 a 233;
b) o relatório pericial de fls. 298 e seguintes;
c) o depoimento das testemunhas da Autora, Eng. D....., Eng. E...., F...., G....., H....., I..... e das testemunhas da Ré, J...... e L..... (com indicação da respectiva localização na gravação).
C) Tais meios de prova demonstram que os modelos de caixilharia descritos pelas 8 figuras que integram o registo da Apelada têm uma forma e aspecto geral idênticos aos de produtos já conhecidos no mercado, sendo alguns reprodução de modelos clássicos, e outros simples réplicas de modelos registados no INPI a favor de outrem.
D) Ao contrário do que afirma a sentença recorrida, não se trata de um modelo industrial único, mas sim de vários modelos incluídos num só registo, que não devem ser apreciados em bloco, pois as 8 figuras em causa representam, em corte, três séries de peças destinadas a ser acopladas entre si para composição de três tipos de caixilhos de alumínio.
E) Contudo, mesmo com a escassa matéria que a primeira instância estabeleceu, o pedido da Apelante já devia ter sido julgado totalmente procedente.
F) Isto porque ficou provado que os modelos registados pela Apelada "têm formas e aspecto idênticos a outros, conhecidos e empregues, dentro e fora do país, e comercializados no mercado em datas anteriores à do respectivo registo”.
G) E se a configuração interna de alguns desses modelos permite a um perito distingui-los uns dos outros, após exame atento das suas particularidades, tal não chega para lhes conferir novidade,
H) pois o critério de distinção que a lei consagrou não é a opinião do perito, mas sim a do consumidor final (art. 176º/5 do CPI), devendo atender-se ao aspecto exterior, e não à estrutura interna ou à funcionalidade técnica dos modelos em confronto.
I) Resulta do CPI de 1995, que nos modelos industriais é protegida apenas "a forma do ponto de vista geométrico ou ornamental” só gozando de protecção aqueles que "dêem aos respectivos objectos aspecto geral distinto”.
J) Assim, um modelo só é novo quando tenha um aspecto geral distinto do aspecto geral dos modelos anteriores, ou, como refere o CPI de 2003, uma "aparência" nova e com carácter singular.
L) Como a "aparência" e o "aspecto geral" resultam daquilo que é perceptível pelo sentido da visão humana, que é visível, não gozam de protecção as características da aparência de um produto determinadas, exclusivamente, pela sua função técnica, ou que sejam necessárias para que o produto seja ligado mecanicamente a outro, ou colocado no seu interior (art. 176º/6 do CPI de 2003).
M) Isto porque, como ensina ANDRE BERTRAND, "o carácter distintivo deve, por definição, ser «visível» e «claramente aparente». A lei só protege a atracção que a nova forma exerce aos olhos do público ou do consumidor. Assim, não podem aspirar à protecção conferida pela lei os elementos ocultos de um modelo".
N) Ora os modelos da Apelada – na sua parte visível – nada têm de novo, sendo praticamente iguais àqueles que já eram conhecidos no mercado à data do respectivo registo.
O) Carecidos de novidade e de carácter singular, os modelos da Apelada não merecem protecção, estando o seu registo ferido de nulidade - arts. 143º, a) e 164º nº1, a) do CPI de 1995 e 177º e 208º/1/c) do CPI de 2003.
A sentença recorrida deve, pois, ser revogada e substituída por outra que, alterando a matéria de facto nos termos indicados, declare a nulidade total do registo de modelo industrial número 27.669, ordenando o seu cancelamento no INPI; ou, subsidiariamente, que julgue parcialmente nulo tal registo, anulando parte das 8 figuras que o integram.
A R. contra-alegou, apresentando estas
Conclusões:
a) Os nºs 2, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 20 e 21 da base instrutória comportam matéria vaga, genérica, conclusiva ou de Direito, que não se adequa a uma indagação estritamente factual da matéria que deveria constituir a "causa petendi", não podendo, por isso, ser submetidos à produção de prova testemunhal;
b) A Autora inobservou o ónus processual, decorrente do disposto nos artigos 5º,1 do Código da Propriedade Industrial de 1995 e 350º,1 do CC, de alegar factos materiais simples, que pudessem conduzir às conclusões e juízos valorativos, expressos nos supracitados quesitos, mormente em termos de definir quais as concretas características de outros perfis e formas que pretendia contrapor aos perfis protegidos no modelo industrial da Ré; Destarte,
c) Os aludidos quesitos não se compaginam com o estrito critério de selecção de matéria de facto, previsto no artigo 511º, I do CPC, na interpretação, jurisdicionalmente consolidada, de que "só devem ser especificados ou quesitados factos materiais simples – não juízos de valor ou conclusões extraídas de realidades concretas"; Pelo exposto,
d) Por processualmente inadmissíveis, e atento o disposto, conjugadamente, nos artigos 511º, 3 e 684º, 2 do CPC, devem considerar-se eliminados os quesitos 2º, 3º, 6º, 8º, 10º, 13º,15º, 17º, 19º, 20º e 21º da base instrutória e não respondidos tais quesitos, nos termos das respostas fornecidas pelo Senhor Juiz de fls. 427 a 429;
e) A título cautelar, a Apelada sempre argui que, conforme sua reclamação de fls.421, da instrução e julgamento da causa, apenas resultaram provados os quesitos 1º (na totalidade) e 20º (parcialmente), já que, quanto ao quesito 20º, as testemunhas I..... e J...... afirmaram em audiência de julgamento ser do seu conhecimento de que a Autora comercializou no mercado nacional perfis anteriormente registados pela Ré, como também consta relatado no relatório pericial de fls. 303, quanto aos perfis LIN 808, LIN 821 e LIN 824, sendo que "no caso do perfil LIN 806 trata-se mesmo de uma cópia servil do perfil identificado na figura 1, do modelo nº 27.669". Assim,
f) Sem prejuízo do previamente alegado na alínea d) desta conclusão, da base instrutória apenas resultaram provados os quesitos 1º(na totalidade) e 20º (mas apenas no sentido de que a Autora chegou a comercializar no mercado nacional perfis anteriormente registados pela Ré, no âmbito do modelo industrial nº 27.669);
g) As respostas fornecidas pelo Senhor Juiz aos quesitos 7º, 9º, 12º, 14º e 16º carecem de qualquer base probatória, documental, testemunhal ou pericial, devendo ser considerados não provados, como se conclui da análise dos documentos apresentados pela Autora, do relatório dos peritos, do parecer técnico de fls. 110 a 125 e dos depoimentos das testemunhas I....., J...... e M.....
h) A Apelante apega-se a um conjunto variado de incorrecções jurídicas, como já o tinha feito na 1ª Instância, para tentar, "a latere" da boa aplicação do Direito, fazer vingar a sua tese impugnatória do depósito do modelo industrial nº 27.669, mormente quando, contrariamente ao teor do doc. de fls. 21, sustenta que, no caso dos autos, não existe um modelo industrial único, mas 8 modelos,
i) Ou quando, acriteriosamente, mistifica o verdadeiro campo da discussão do pleito, divergindo para desajustadas comparações entre tipos de caixilharias e perfis vistos do "exterior",
j) Ou quando ainda apareceu a citar, na página 10 da sua alegação, o artigo 176º,5 do CPI de 2005, que não se aplica a um modelo registado no âmbito do CPI de 1995, para tentar passar a ideia, absolutamente errada, de que o critério de distinção que a lei consagrou foi a do consumidor final, completamente à revelia do disposto no artigo 144º,1 do CPI de 1995, que consagrara o critério do perito na especialidade;
l) O recurso da Apelante está, na óptica da Apelada, logo condenado ao fracasso, na parte em que, subsidiariamente, aquela pediu que fosse "anulada parte das 8 figuras que o integram", pois as partes, quando se dirigem aos tribunais, devem ser claras na formulação dos seus pedidos, já que esses órgãos de soberania devem ater-se aos concretos pedidos formulados. Destarte,
m) Se a Apelante pretendia que, subsidiariamente, fosse anulada parte das 8 figuras, que integram o modelo industrial nº 27.669, estava processualmente onerada a dizer quais dos 8 perfis pedia que fossem anulados, e não o fez;
n) Acresce que, na petição inicial, a Apelante não alegou todos os factos constitutivos da sua pretensão e, igualmente por isso, quer a acção inicial, quer o presente recurso, estão, na óptica da Apelada, condenados ao fracasso. Com efeito,
o) Usufruindo a Apelada, quanto ao seu modelo industrial, da presunção jurídica juris tantum dos requisitos legais do seu registo, competia à Apelante o ónus de infirmá-la por prova em contrário, nos termos do artigo 350º, 2 do CC, alegando todos os factos necessários a esse desiderato, decorrentes dos artigos 141º e 144º, 1 e 2, b) do CPI de 1995, demonstrando que os perfis em causa não eram novos e que não o eram, aferidos pelo critério de peritos na especialidade. Ora,
p) Visto todo o petitório, a Apelante omitiu a alegação de um facto constitutivo, relevante para os efeitos da demanda já que não invocou que a suposta falta de novidade do modelo da Apelada decorria do critério avaliador de peritos na especialidade;
q) A Apelante não tem razão na impugnação que fez à matéria de facto, pois as provas que ela invoca não permitem a sustentação dessa impugnação;
r) A douta sentença recorrida mostra-se correctamente fundamentada, não merecendo a censura que a Apelante lhe assaca.
Termos em que, sem prejuízo da eliminação dos quesitos 2º, 3º, 6º, 8º, 10º, 13º, 15º, 17º, 19º 20º e 21º da base instrutória e de se considerarem não provados os quesitos 7º 9º, 12º, 14º e 16º, deve ser confirmada a sentença.
II.
Questões a resolver:
Na sua apelação, a A.:
- impugna a decisão sobre a matéria de facto;
- defende que os modelos registados pela R. carecem de novidade e não têm carácter singular.
Por seu turno, a R., para além de responder às questões suscitadas pela Apelante:
- sustenta que parte dos quesitos da base instrutória contêm matéria vaga, conclusiva ou de direito;
- impugna também a decisão sobre a matéria de facto.
III.
Tendo em atenção as questões acima enunciadas, cumpre começar por apreciar se devem ser eliminados os quesitos referidos pela Apelada, questão que, podendo ser conhecida oficiosamente, precede logicamente as demais.
Abordar-se-á, de seguida, a impugnação da decisão sobre a matéria de facto formulada pela Recorrente.
A impugnação da decisão de facto deduzida pela Apelada, só podendo ser integrada na previsão do art. 684º-A do CPC, é de apreciação subsidiária, nos termos do nº 2 desta disposição legal.
Por fim, serão decididas as questões respeitantes ao mérito da acção.
1. Impugnação da selecção da matéria de facto controvertida
Sustenta a Apelada que os nºs 2, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 20 e 21 da base instrutória comportam matéria vaga, genérica, conclusiva ou de Direito, que não se adequa a uma indagação estritamente factual da matéria que deveria constituir a "causa petendi", não podendo, por isso, ser submetidos à produção de prova testemunhal.
Vejamos.
Deve começar por reconhecer-se que a Recorrida tem razão quando afirma que os apontados quesitos contêm matéria de cariz vago e conclusivo.
Podemos dividir esses quesitos em três grupos:
- Os quesitos 2º e 3º aludem a características dos modelos de perfis referidos na al. b). São deste teor:
2º
Os modelos a que se refere a al. b) dos factos assentes constituem perfis absolutamente banais?
3º
Com formas e aspecto geral idênticos a muitos outros?
- Os quesitos 6º, 8º, 10º, 13º, 15º e 17º têm redacção essencialmente idêntica, visando estabelecer a comparação entre cada um dos modelos da al. B) com outros constantes dos documentos juntos pela A.. Têm esta redacção comum:
O perfil identificado na figura ---, do doc. 2, junto a fls., tem uma forma e um aspecto geral que não se distingue de diversos modelos conhecidos anteriormente à data daquele pedido, a que se refere o nº --- da base instrutória?
- Os quesitos 19º, 20º e 21º são deste teor:
19º
Os registos, a que se refere o nº 18 da base instrutória, imitavam a caixilharia tradicional portuguesa?
20º
Existem actualmente outras empresas a comercializar, no mercado nacional, perfis perfeitamente idênticos àqueles que a R. fez registar?
21º
O aspecto exterior dos modelos da Ré não se diferencia dos modelos anteriormente existentes, dentro e fora do país?
Pois bem, apesar de se reconhecer, como se disse, que os referidos quesitos têm, em geral, cariz vago e conclusivo, afigura-se-nos que os mesmos não devem agora ser eliminados ou considerar-se não escritas as respectivas respostas (art. 646º nº 4 do CPC).
Antecipando considerações que adiante serão desenvolvidas, deve dizer-se, desde já, que nos modelos é protegida apenas a forma sob o ponto de vista geométrico ou ornamental (art. 139º nº 2 do C. Propriedade Industrial de 1995); têm de ser novos – o que não significa originalidade – podendo a novidade resultar de combinações de elementos já conhecidos que dêem ao respectivo objecto aspecto geral distinto (art. 141º). É novo o modelo que antes do pedido do respectivo registo ainda não foi divulgado dentro ou fora do país de modo a poder ser conhecido por peritos na especialidade (art. 144º nº 1).
Ora, nos termos do art. 511º nº 1 do CPC, o juiz, ao fixar a base instrutória, selecciona a matéria de facto relevante para a decisão da causa, segundo as várias soluções plausíveis da questão de direito, que deva considerar-se controvertida.
Os factos abrangem, para este efeito, as ocorrências concretas da vida real, bem como o estado, a qualidade ou situação real das pessoas ou das coisas [Antunes Varela, Manual de Processo Civil, 391 e 392].
Dentro desta zona empírica, fáctica ou factual, por conterem os pressupostos de facto de certas normas e não o cerne do juízo de valor legal, há que contar ainda com os juízos periciais de facto, os juízos de facto ou juízos de valor sobre matéria de facto, cuja emissão ou formulação se há-de apoiar em simples critérios próprios do bom pai de família, do homo prudens, do homem comum[Antunes Varela, Ob. Cit., 394; RLJ 122-220].
Como afirma Antunes Varela, estes juízos de facto situam-se a meia encosta entre os puros factos e as questões de direito, que apelam essencialmente para a sensibilidade ou intuição do jurista, para a formação especializada do julgador [Ult. Ob. Cit., 219].
Acrescenta o mesmo Autor que nem os juízos valorativos de facto, nem as questões de direito devem ser incluídos no questionário, porque este é uma peça especialmente virada para a prova testemunhal (e não para a prova pericial, como seria próprio daqueles juízos de facto). Mas se esses juízos de valor sobre factos forem incluídos no questionário, a resposta não deve ser tida por não escrita, nos termos do art. 646º nº 4 do CPC, visto não se tratar de verdadeiras questões de direito.
Pensa-se que estas considerações são pertinentes para a situação que estamos a analisar.
No essencial, discute-se na acção se os modelos de perfis registados pela R. não são novos e, assim, se estes não se distinguem de outros indicados pela A., alegadamente já existentes à data do pedido daquele registo.
Seria extremamente difícil traduzir por escrito e descrever em pormenor todas as semelhanças e diferenças entre os modelos de perfis registados e os inúmeros modelos que constam dos documentos juntos pela A.. Para além de difícil, essa tarefa poderia ser inconsequente, na medida em que o critério legal é o de que os objectos tenham aspecto geral distinto.
As imagens/desenhos de uns e outros estão no processo, pelo que um meio adequado para se aferir de tais semelhanças e diferenças, visando aquele resultado de conjunto, seria o confronto e exame comparativo de tais modelos efectuado por pessoas com os indispensáveis conhecimentos técnicos.
Foi o que se fez, primeiro, como seria mais próprio, através da perícia e, depois, no julgamento, com os depoimentos das testemunhas, todas elas ligadas à concepção ou produção ou aplicação de tais perfis.
As respostas exprimem o resultado da observação e análise dos modelos que constam dos documentos juntos, coadjuvadas pelo exame pericial e pelos depoimentos das referidas testemunhas. Têm, é certo, cariz nitidamente conclusivo, mas ainda no domínio de facto, não integrando matéria de direito; está em causa a apreciação da situação fáctica e não a correcta interpretação de qualquer regra jurídica que interessa à aplicação da lei.
Em suma: as respostas integram os referidos juízos de valor sobre matéria de facto, não devendo, como se disse, essas respostas ser tidas por não escritas (art. 646º nº 4 do CPC) por não se tratar de verdadeiras questões de direito (apenas se analisa a questão nesta perspectiva, no âmbito do conhecimento oficioso, por a R. não ser recorrente – cfr. art. 511º nº 3 do CPC; e sem prejuízo do que adiante se dirá em relação a outras respostas, ao apreciar-se a impugnação da decisão de facto deduzida pela Apelante).
2. Impugnação da decisão de facto pela Apelante
Defende a Recorrente que, atendendo aos documentos juntos, ao resultado da perícia e aos depoimentos das testemunhas (que indica), o Tribunal julgou incorrectamente a matéria de facto, quando deu como não provada a matéria dos quesitos 2º, 5º, 6º, 13º, 15º, 17º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º e 26º da Base Instrutória, impondo-se uma resposta afirmativa a esses pontos da matéria de facto.
Como é sabido, uma das situações em que é admitida a alteração da decisão do tribunal de 1ª instância sobre a matéria de facto é a prevista no art. 712º nº 1 a), segunda parte, do CPC: ter ocorrido gravação dos depoimentos prestados e tiver sido impugnada, nos termos do art. 690º-A, a decisão com base neles proferida.
Neste caso, a Relação reaprecia as provas em que assentou a parte impugnada da decisão, tendo em atenção o conteúdo das alegações de recorrente e recorrido ... – art. 712º nº 2.
Saliente-se, porém, que, como tem sido afirmado, a garantia do duplo grau de jurisdição não subverte o princípio da livre apreciação da prova pelo juiz e na formação dessa convicção não intervêm apenas factores racionalmente demonstráveis, já que podem entrar também elementos que em caso algum podem ser importados para a gravação áudio ou vídeo.
O tribunal de segunda jurisdição não vai à procura de uma nova convicção (que lhe está de todo em todo vedada exactamente pela falta desses elementos intraduzíveis na gravação da prova), mas à procura de saber se a convicção expressa pelo tribunal a quo tem suporte razoável naquilo que a gravação da prova (com os mais elementos existentes nos autos) pode exibir perante si.
Analisemos, então, os pontos de facto indicados pela Apelante.
Quesito 2º
Os modelos a que se refere a al. b) dos factos assentes constituem perfis absolutamente banais?
Resposta: Não provado.
A resposta negativa a este quesito assenta essencialmente na prova pericial, que se pronunciou no sentido de que, quanto à forma, os modelos não são banais; seria diferente se se considerasse a sua função.
Em sentido contrário, pronunciaram-se, designadamente, as testemunhas D..... e E....., mas, como decorre dos respectivos depoimentos, na perspectiva exterior dos perfis, depois de montados. É banal devido às partes visíveis (assinaladas no doc. 2); o resto, depois de montados, não se vê, referiu a 1ª testemunha quanto ao modelo da figura 1, tendo reafirmado esta ideia em relação aos demais modelos. A 2ª testemunha afirmou igualmente que, na parte visível, os perfis são absolutamente comuns.
Também se nos afigura evidente que, depois de montados e com a janela (ou a porta) fechada, os perfis são aparentemente iguais. Será muito difícil, senão impossível, nessas condições, distinguir os perfis (salvo os de forma rectilínea dos de forma arredondada). Como referiu a testemunha I....., na parte visível os perfis são iguais em 90% dos casos (cfr. no mesmo sentido, os depoimentos das testemunhas J....., L.... e M.....). Mas o que está em causa é o perfil, a sua forma; no todo, não apenas na parte visível, são distintos, acrescentou aquela testemunha.
Decorre do que fica dito que não pode afirmar-se que os modelos da al. B) constituem perfis absolutamente banais. Daí que a resposta negativa ao quesito 2º não deva ser alterada.
Quesito 5º
Existem os seguintes modelos: a) modelo em alumínio “Série BW”, referência BW-22, da empresa portuguesa “N.....”, publicado no catálogo nº 3 desta empresa (divulgado o mais tardar em 1995); b) modelo de perfil para caixilharia em alumínio (refª 4109) apresentado no catálogo de Junho de 1996 da empresa portuguesa “P....., Lda”?
Resposta: Não provado.
Contrariamente ao decidido, afigura-se-nos que existem nos autos elementos suficientes para considerar provada a existência dos modelos indicados.
Nesse sentido se pronunciou a perícia efectuada (o lapso na indicação do 1º modelo não é, neste ponto, relevante, uma vez que o documento em que se apoia é idêntico – fls. 27 e 29). Para tal contribuem também os documentos de fls. 27 e 28.
As testemunhas D......, F....., G..... e H..... referiram-se à existência de tais modelos, aludindo a última testemunha a uma acção com objecto idêntico à presente em que a “N.....” apresentou um catálogo de 1995.
Aliás, não se compreende que se adopte para este facto critério diferente do acolhido para o facto do quesito 7º, cuja resposta assenta em documentos com origem aparentemente idêntica (fls. 29 e 30).
A resposta a este quesito deve, pois, ser alterada para provado.
Quesito 6º
O perfil identificado na figura 1, do doc. 2, junto aos autos a fls. 21, tem uma forma e um aspecto geral que não se distingue de diversos modelos conhecidos anteriormente à data daquele pedido, a que se refere o nº 5 da base instrutória?
Resposta: Não provado.
Estabelece-se neste quesito a comparação entre o modelo registado da fig. 1 do doc. 2 e os modelos referidos na resposta ao quesito 5º (BW-22 e 4109).
Tendo em conta o lapso apenas rectificado em audiência (fls. 396), a perícia acabou por não se pronunciar quanto ao modelo da “N.....”, com a referência BW-22.
Sobre o modelo 4109, afirmou-se na perícia que não existe qualquer confundibilidade com o perfil da fig. 1.
As testemunhas, corroborando as tendências já indicadas, depuseram de modo divergente:
- as arroladas pela A.: o utilizador não distingue; são praticamente iguais (D.....); parte exterior totalmente lisa; uma vez aplicados, o que se vê é isto (E....; G......);
- as arroladas pela R.: têm funções idênticas, mas não o desenho (I.....); não são confundíveis (J......).
Note-se, porém, que foram concretamente apontadas diferenças (cfr. testemunhas G....., H......, I.....), detectáveis quando a porta ou janela se encontram abertas, relacionadas com funções técnicas, como é o caso do sítio para aplicação de vedante.
No exame comparativo dos desenhos dos referidos modelos encontram-se realmente diferenças nos seus contornos.
Daí que não haja razão para alterar a resposta negativa ao quesito.
Quesitos 13º, 15º e 17º
Com formulação idêntica, como acima se assinalou (supra nº 1), estabelecem estes quesitos a comparação entre os modelos das figuras 6, 7 e 8 do doc. 2 e os que foram indicados pela A. em cada um dos quesitos.
Resposta: Não provado.
A prova testemunhal não nos conduz claramente em qualquer dos sentidos, mantendo-se a divergência já referida.
Da prova pericial, segundo laudo unânime, resulta que, nos casos em que foi possível estabelecer a comparação, não existe confundibilidade.
Não existe, pois, razão para alterar as respostas aos quesitos em questão.
Quesito 19º
Os registos, a que se refere o nº 18 da base instrutória, imitavam a caixilharia tradicional portuguesa?
Resposta: Não provado.
Tendo em conta o resultado da perícia, afigura-se-nos que a resposta negativa não deve ser alterada.
Quesito 20º
Existem actualmente outras empresas a comercializar, no mercado nacional, perfis perfeitamente idênticos àqueles que a R. fez registar?
Resposta: Não provado.
A resposta a este quesito não deve ser totalmente negativa, tendo de ser compatibilizada com as respostas dadas aos quesitos 8º e 10º, conforme, aliás, laudo, neste ponto majoritário, da perícia.
Altera-se, por isso, a resposta nestes termos:
Provado apenas o que consta das resposta aos quesitos 8º e 10º.
Quesito 21º
O aspecto exterior dos modelos da Ré não se diferencia dos modelos anteriormente existentes, dentro e fora do país?
Resposta: Não provado.
Afigura-se-nos que a resposta correcta a este quesito deve, como no caso anterior, remeter para as respostas aos quesitos 8º e 10º.
Altera-se assim a resposta:
Provado apenas o que consta das resposta aos quesitos 8º e 10º.
Quesito 22º
Os modelos da Ré têm vindo a ser utilizados de modo notório no domínio da construção civil?
Resposta: Não provado.
Tendo em conta o laudo unânime da perícia, a resposta negativa não deve ser alterada. Acresce que o facto parece inócuo.
Quesito 23º
As oito figuras de modelos industriais registados pela Ré, a que se refere a al. B) dos factos assentes, são simples desenhos de cortes, descrevendo a estrutura interna, sem evidenciar minimamente o aspecto exterior dos objectos em causa?
Resposta: Não provado.
Ainda de acordo com o laudo unânime da perícia, a resposta negativa não deve ser alterada: as oito figuras descrevem os modelos no seu todo, evidenciando tanto o aspecto exterior com a estrutura interna.
Quesito 24º
Visível do exterior fica apenas uma pequena parte, ou seja, a parte da superfície externa que não venha a ficar coberta por outras peças que façam parte da caixilharia?
Resposta: Não provado.
Afigura-se-nos que a resposta a este quesito não pode ser inteiramente negativa, até por este, na segunda parte, constituir uma evidência. Assim e conforme laudo pericial unânime, a resposta deve ser alterada nestes termos:
Provado apenas que a parte visível do perfil depende da sua montagem no conjunto, ficando visível do exterior a parte da superfície externa que não venha a ficar coberta por outras peças que façam parte da caixilharia.
Quesito 25º
E é só essa pequena parte que define o aspecto geral de cada modelo?
Quesito 26º
Ao consumidor, como ao examinador, interessam exclusivamente as faces exteriores dos perfis de alumínio usadas na caixilharia pois só isso será visível e passível de definir o aspecto estético do produto?
Entende-se que as respostas negativas a estes quesitos não devem ser alteradas. Aliás, em rigor, outro tipo de resposta deveria ser tida por não escrita, por envolver claramente matéria de direito (art. 646º nº 4 do CPC).
3. Impugnação da decisão de facto pela Recorrida
A R. impugnou a decisão sobre a matéria de facto, sustentando que as respostas aos quesitos 7º, 9º, 12º, 14º e 16º devem ser alteradas para não provado.
Nos termos do art. 684º-A do CPC, o recorrido pode, a título subsidiário, impugnar a decisão proferida sobre pontos determinados da matéria de facto, não impugnados pelo recorrente, prevenindo a hipótese de procedência das questões por este suscitadas.
Decorre do que se expôs no nº anterior que a hipótese de procedência da pretensão da A. só pode pôr-se em relação aos modelos referidos nas respostas aos quesitos 7º e 9º, tendo em conta o que se provou nas respostas aos quesitos 8º e 10º, respectivamente.
A nossa análise incidirá assim, apenas, nas respostas ao quesito 7º e ao quesito 9º, mas esta somente quanto ao modelo de perfil com a ref. 2046 (do catálogo da “O.....”).
Perguntava-se no quesito 7º se existem os seguintes modelos: a) modelo em alumínio “Série BW”, referência “BW – 04” da empresa portuguesa “N.....”, publicado no catálogo nº 3, desta empresa (divulgado o mais tardar em 1995 ); b) modelo de perfil para caixilharia em alumínio (refª 4102) apresentado no catálogo de Junho de 1996 da empresa portuguesa “P......, Lda”.
No quesito 9º fazia-se pergunta idêntica em relação ao modelo de perfil de caixilho em alumínio - refª 2046 – do catálogo de 1992 da empresa O....., S.A..
Na perícia respondeu-se que sim em relação a todos esses perfis, acrescentando-se que existem, pelo menos publicados, os modelos indicados, não tendo os Peritos meios de provar a veracidade das datas de divulgação referidas.
No que respeita à prova testemunhal, os depoimentos das testemunhas arroladas pela R. não nos fornecem elementos sobre os factos referidos. Pelo contrário, as testemunhas arroladas pela A. afirmaram, designadamente:
- os modelos (registados pela R.) já eram conhecidos no mercado antes de Out./96; o modelo com a ref. 2046 era fabricado pela “O.....” antes do depoente entrar para a A. (Março/96) – D......;
- os perfis direitos eram fabricados, pelo menos, há 10 anos; os boleados há 8 anos – F.......;
- a “N.....” já tinha esses perfis (antes do pedido de registo) – G......;
- foi no ano de 1995 que apareceu o catálogo da “N.....”; o perfil com a ref. 2046, da “O......”, é utilizado há 10/11 anos.
De notar ainda que do catálogo da “N.....” faz parte o perfil com a ref. BW-23 de que existe registo – fls. 232 – pedido em 22.5.95 (cfr. respsota ao quesito 11º).
Perante estes elementos de prova, que confirmam os factos em questão, a resposta positiva não merece qualquer censura, não devendo ser alterada.
3. Os factos
A matéria de facto provada, tendo em conta as alterações introduzidas supra no ponto nº 2, é a seguinte:
1. A A. dedica-se ao fabrico e comercialização de produtos em alumínio, incluindo, perfis para caixilharias, actividade que exerce desde a sua constituição, em 1995, e que gerou um volume de vendas de 1 milhão e 600 mil contos no exercício de 1999 (alínea A) dos factos assentes).
2. A Ré tem depositados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial diversos modelos de perfis para caixilharia, nomeadamente, os modelos registados sob o nº 27 669, melhor identificados no Boletim da Propriedade Industrial nº 10 – 1998, de fls. 3745 a 3747 (alínea B) dos factos assentes).
3. A Ré dedica-se à comercialização de máquinas, ferragens e perfis de alumínio para arquitectura (resp. ao nº 1 da base instrutória).
4. Os modelos, a que se refere a alª B) dos factos assentes, têm formas e aspecto idênticos a outros, conhecidos e empregues, dentro e fora do país, e comercializados no mercado em datas muito anteriores à data do respectivo pedido de registo (31/10/96) (resp. aos nºs 3º e 4º da base instrutória).
5. Existem os seguintes modelos:
a) modelo em alumínio “Série BW”, referência BW-22, da empresa portuguesa “N.....”, publicado no catálogo nº 3 desta empresa (divulgado o mais tardar em 1995);
b) modelo de perfil para caixilharia em alumínio (refª 4109) apresentado no catálogo de Junho de 1996 da empresa portuguesa “P......., Lda” (resp. alterada ao nº 5 da BI).
6. Existem ainda os seguintes modelos:
a) modelo em alumínio “ Série BW “, referência “ BW – 04 “ da empresa portuguesa “ N..... “, publicado no catálogo nº 3, desta empresa (divulgado o mais tardar em 1995);
b) modelo de perfil para caixilharia em alumínio (refª 4102 ) apresentado no catálogo de Junho de 1996 da empresa portuguesa “P......, Ldª” (resp. ao nº 7º da base instrutória).
7. O perfil identificado na figura 2 do modelo nº 27.669 tem uma forma e um aspecto que não se distingue do perfil com a referência BW-04 e do perfil com a referência 4.102 (resp. ao nº 8º da base instrutória).
8. Existem os seguintes modelos:
a) modelos em alumínio “Série BW”, referências “BW – 21” e “BW – 23” da empresa portuguesa “N.....”, publicado no referido catálogo nº 3, desta empresa;
b) modelos de perfis para caixilharia em alumínio (refª 15109 e 15146), apresentado no catálogo de Abril de 1994 da empresa italiana Q....., representada pela citada “P....., Ldª”;
c) modelos de perfis para caixilharia em alumínio (Refª 26145 e 26151) apresentado no catálogo de Janeiro de 1994 da referida empresa italiana Q....;
d) modelos de perfis de caixilho em alumínio (Refª 2035 e 2046) do catálogo de 1992 da empresa “O....., S.A.);
e) modelo de perfil em alumínio (Refª “A.040.042”) da “R.....”, publicado no catálogo de 1995 desta empresa e já empregue anteriormente (resp. ao nº 9º da base instrutória).
9. O perfil identificado na figura 3 tem uma forma e um aspecto que não se distingue do perfil 2.046 ( resp. ao nº 10º da base instrutória).
10. O modelo da N....., com a refª “BW-23” está registado no INPI como modelo industrial sob o nº 26.885, tendo sido pedido em 22/05/95 e concedido por despacho de 17/03/97 (resp. ao nº 11º da base instrutória ).
11. Existem ainda os seguintes modelos:
a) modelos de perfis (Refª 8074 e 8075) da empresa espanhola S....., S.A., publicado em catálogo de Janeiro de 1996;
b) modelo de perfil (Refª 26152) apresentado no catálogo de Abril de 1994 da empresa italiana Q....., representada por “P....., Ldª” (resp. ao nº 12º da base instrutória).
12. Existem os seguintes modelos:
a) modelos de perfis de caixilhos de janelas em madeira, publicitados num catálogo de fresas, de 1994, de uma empresa italiana “T......”;
b) modelo em alumínio “Série A040” da empresa portuguesa “R.....”, publicado no catálogo de 1995, desta empresa, e já empregue anteriormente;
c) modelo de perfil em alumínio “Série BW”, referência “BW – 08” da empresa portuguesa “N.....”, publicado no referido catálogo nº 3;
d) empresa francesa “U.....”, de 1995, e já fabricados anteriormente; e) modelo de perfil, em madeira, publicado no catálogo da empresa “V.....”, em 1989;
f) modelo de perfil em alumínio “refª 2394 – Aro Tradição”, do catálogo de 1995 da empresa “X....., Ldª”;
g) modelos de caixilhos de janelas em madeira, tradicionais da arquitectura e construção civil portuguesas;
h) modelo de perfil em madeira assinalado na reprodução publicada na revista “Selecções do Reader´s Digest”, em 1977 “ ( resp. ao nº 14º da base instrutória ).
13. Existem ainda os seguintes modelos:
a) modelo de perfil em alumínio “Série BW”, referência “BW – 28” da empresa portuguesa “N.....”, publicado no referido catálogo nº 3;
b) modelos de caixilhos em madeira reproduzidos no catálogo da empresa francesa “U......”, em 1979, em 1981 e em 1995;
c) modelo de perfil em madeira assinalado na reprodução publicada na revista “Selecções do Reader´s Digest”, em 1977;
d) modelo de perfil publicado no catálogo da “Construmat”, realizada em Barcelona em 1995, atribuído à empresa espanhola Z....., S.A.;
e) modelos de perfis de caixilharia apresentado no catálogo de 1994 das fresas para trabalhar alumínio “T....”;
f) modelo de perfil de caixilharia apresentado na revista “All.co Wood”, em 1994;
g) modelo de perfil de caixilharia apresentado no catálogo de 1992 da empresa francesa “U.....”;
h) modelos de molduras para portas, reproduzidos no catálogo da empresa francesa “U.....”, em 1995;
i) modelos de perfil em alumínio para caixilharia e para molduras de portas, da empresa espanhola “....., SL”, sem data ;
j) modelo de perfil para caixilharia em alumínio, denominado “Janela Personalizada”, da empresa “....”, em catálogo de 1995;
k) modelo de perfil para caixilharia apresentado no catálogo de 1994 da empresa espanhola “Z...., S.A.”;
l) modelo de moldura de janela em madeira, tradicional da arquitectura e construção civil portuguesas (resp. ao nº 16º da base instrutória ).
14. Os modelos da N..... com as referências “BW-08” e “BW-28” estão registados no INPI como modelos industriais sob os nºs. 26.648 e 26.649 tendo sido pedidos em 25/01/95 e concedidos por despachos de 31/07/96 (resp. ao nº 18º da base instrutória ).
15. A parte visível do perfil depende da sua montagem no conjunto, ficando visível do exterior a parte da superfície externa que não venha a ficar coberta por outras peças que façam parte da caixilharia (resp. alterada ao nº 24º da BI).
4. Novidade dos modelos registados
Como se afirmou já, discute-se na acção se os modelos de perfis registados pela R. não são novos e, assim, se estes não se distinguem de outros indicados pela A..
Importa começar por definir o regime legal aplicável.
Presentemente, está em vigor o Código da Propriedade Industrial (CPI) de 2003, aprovado pelo DL 36/2003, de 5/3.
Este diploma entrou em vigor em 1 de Julho de 2003 – art. 16º.
Contudo, apenas se aplica aos pedidos de (...) registo de modelos industriais efectuados antes da sua entrada em vigor e que ainda não tenham sido objecto de despacho definitivo – art. 2º.
Assim, tendo o pedido de registo dos modelos sido formulado pela R. em 31.10.1996, e concedido em 29.1.1999, ao caso não se aplica o referido diploma, mas antes o CPI de 1995, aprovado pelo DL. 16/95, de 24 de Janeiro (serão deste diploma todos os preceitos adiante citados sem outra menção).
Dispõe o nº 1, do artigo 139º que podem ser protegidos como modelos industriais os moldes, formas, padrões, relevos, matrizes e demais objectos que sirvam de tipo na fabricação de um produto industrial, definindo-lhes a forma, as dimensões, a estrutura ou a ornamentação.
Acrescenta o nº 2 do referido preceito que nestes modelos é protegida apenas a forma sob o ponto de vista geométrico ou ornamental.
Nos termos do art. 141º só gozam de protecção legal os modelos ou desenhos novos e os que, não o sendo inteiramente, realizem combinações novas de elementos conhecidos, ou disposições diferentes de elementos já usados, que dêem aos respectivos objectos aspecto geral distinto.
Não podem ser objecto de registo os modelos ou desenhos desprovidos de novidade – art. 143 c).
Por seu turno, sobre o conceito de novidade, preceitua o art. 144º:
1. É novo o modelo ou desenho que, antes do pedido do respectivo registo, ainda não foi divulgado dentro ou fora do País, de modo a poder ser conhecido e explorado por peritos na especialidade.
2. Não se considera novo:
a) O modelo ou o desenho que, dentro ou fora do País, já foi objecto de registo anterior, embora nulo ou caduco;
b) O que tenha sido descrito em publicações de modo a poder ser conhecido e explorado por peritos na especialidade;
c) O utilizado de modo notório ou por qualquer forma caído no domínio público.
Importa ainda notar que nos termos do art. 152º:
1. No mesmo requerimento não se pode pedir mais de um registo e a cada modelo ou desenho corresponde um registo diferente.
2. Os modelos ou desenhos constituídos por várias partes indispensáveis para formar um todo serão incluídos num único registo.
3. Poderão ainda ser incluídos num único registo os modelos ou desenhos, num número máximo de 10, sempre que a aplicação seja a mesma, embora os objectos sejam diferentes.
O registo dá o direito ao uso exclusivo em todo o território português (...) – art. 162º nº 1.
Nos termos do art. 164º:
1. Além dos casos do artigo 32º, o registo é nulo:
a) Quando se reconheça que o modelo ou desenho industrial não satisfaz aos requisitos de novidade exigidos;
(...)
2. Pode ser declarado nulo ou anulado o registo de um ou mais objectos constantes do mesmo registo mas não poderá decretar-se a invalidade parcial do registo relativo a um objecto.
Por fim, importa referir que a concessão de direitos de propriedade industrial implica mera presunção jurídica dos requisitos da sua concessão – art. 5º nº 1.
Os modelos industriais são concepções relativas à forma ou aparência de um produto que, sem melhorar as suas qualidades próprias do ponto de vista da utilidade que prestam, contribuem para lhe dar um aspecto mais agradável ou atraente [Bercovitz Álvarez, Proteccion del Diseño tras la Directiva 98/71/CE, 1.].
Destinam-se assim, como refere M. Pupo Correia [Direito Comercial, 2ª ed., 260], a valorizar a forma dos objectos sob o ponto de vista geométrico e/ou estético ou ornamental, visando o aliciamento da clientela para o produto, pela sua melhor aparência. Limitam-se a dar nova apresentação a um produto conhecido, visando torná-lo esteticamente mais agradável, à margem de considerações de utilidade intrínseca do objecto.
A protecção dos modelos industriais é justificada por duas ordens de considerações: a defesa da inovação estética, constituindo incentivo ao investimento nesse tipo de inovação; por outro lado, a defesa de investimento no design como estratégia legítima de diferenciação dos produtos, contribuindo para o aumento da satisfação das preferências da clientela [M. Moura e Silva, Desenhos e Modelos Industriais – um paradigma perdido?, em Direito Industrial, I, 435].
Assim, como decorre do citado art. 141º, só gozam de protecção os modelos novos e os que, não o sendo inteiramente, realizem combinações que dêem aos respectivos objectos aspecto geral distinto.
A novidade é caracterizada segundo um critério de identidade, definido em termos amplos, combinado com a ausência de divulgação [Cfr. M. Pupo Correia, Direito Comercial, 9ª ed., 334; M. Moura e Silva, Ob. Cit., 446]: é novo o modelo se, antes do pedido de registo, não foi divulgado de modo a poder ser conhecido e explorado por peritos na especialidade (art. 144º nº 1).
Tutela-se, pois, apenas a forma, sob o ponto de vista geométrico ou ornamental, o valor estético acrescentado ao produto [Oliveira Ascensão, Direito Comercial II – Direito Industrial, 212; Bercovitz Álvarez, Ob. Cit., 7].
Para tal, o modelo deve ser novo ou realizar combinações que confiram ao objecto um aspecto geral distinto; devem existir assim elementos que imprimam uma fisionomia própria ao conjunto no seu todo, interessando quer o aspecto exterior quer a estrutura interna [Cfr. Ac. do STJ de 10.7.90, BMJ 399-533 e os Acs. do STJ de 3.5.90 e da Rel. de Évora de 13.5.2004, estes em www.dgsi.pt.].
O critério é o do perito na especialidade [Cfr. Ac. da Rel. de Lisboa de 18.6.98, www.dgsi.pt.
O regime do CPI95 apresenta assim diferenças assinaláveis em relação ao regime actual, desde logo na definição, agora mais ampla, de modelo, abrangendo a totalidade de aspectos exteriores de um produto (Carlos Olavo, Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa, em Direito Industrial, III, 61); como afirma Oliveira Ascensão (A Reforma do Código da propriedade Industrial, em Direito Industrial, I, 496) agora todo o acento é colocado na aparência; portanto, é decididamente o aspecto exterior que está em causa.
Exige-se também que o modelo possua carácter singular, segundo a impressão geral que suscita no consumidor informado (art. 178º nº 1): não qualquer consumidor, mas o informado, quer dizer, alguém que não chega a ser perito na matéria, mas está suficientemente familiarizado com o tipo de produto. O conceito é deliberadamente ambíguo, pretendendo participar quer do critério do consumidor (produto de massas), quer do ponto de vista do técnico (sectores técnicos ou sofisticados – Bercovitz Álvarez, Ob. Cit., 18].
Debrucemo-nos então sobre o caso dos autos.
Tal como se referiu, não são aqui aplicáveis as disposições do CPI de 2003 invocadas pela Recorrente.
Os requisitos legalmente exigidos para a protecção de um modelo são os que acima deixámos enunciados, previstos no diploma de 1995, não assumindo relevo apenas o aspecto exterior do modelo, mas o aspecto geral inovador do conjunto, do ponto de vista geométrico ou ornamental e segundo o critério do perito na especialidade; no o do simples consumidor.
Por outro lado, cumpre salientar que o ónus da prova impendia sobre a A., tendo em conta a presunção da verificação dos requisitos que condicionavam a concessão do direito da propriedade industrial (art. 350º do CC). Era pois a A. que tinha de provar que os modelos registados pela R. são desprovidos de novidade, segundo o critério do perito na especialidade.
Pois bem, tendo em conta a factualidade provada, apenas em relação a dois modelos se logrou estabelecer uma identidade relevante com modelos indicados pela A..
Com efeito, como decorre das respostas aos quesitos 7º e 8º, o modelo da figura 2 (fls. 22) tem uma forma e um aspecto que não se distingue dos modelos ali indicados com as referências BW-04 e 4102; das respostas aos quesitos 9º e 10º decorre que o modelo da figura 3 tem uma forma e um aspecto que não se distingue do modelo aí indicado com a referência 2046.
Os modelos com as referências BW-04, 4102 e 2046, como consta das referidas respostas, já eram conhecidos em data anterior à do pedido de registo formulado pela R..
Estes factos permitem concluir que os modelos das figuras 2 e 3 não cumpriam o requisito de novidade à data da formulação desse pedido. Se, pela forma e pelo aspecto, não se distinguem dos perfis, já conhecidos à data do pedido de registo, que serviram de comparação, tem de reconhecer-se que não são novos, nem têm aspecto geral distinto.
Afirma-se na sentença que a R. não registou 8 modelos industriais, mas apenas um modelo industrial.
Sobre este ponto, as partes assumiram posições divergentes, sustentando a Recorrente que não se trata de um modelo único, mas sim de vários modelos incluídos num só registo.
Crê-se que tem razão.
Aliás, o parecer de fls. 110 e segs., junto pela própria R., contraria nesse ponto a posição por esta assumida, dando conta da eliminação de duas figuras incluídas no pedido de registo formulado inicialmente pela R., por serem confundíveis com outros modelos anteriormente registados, ficando protegidas apenas as restantes oito (as que se discutem nesta acção) – fls. 111.
Estão em causa oito modelos diferentes, que foram incluídos num único registo, como se admite no art. 152º nº 3, por terem a mesma aplicação (parecendo-nos evidente que estes modelos não constituem partes indispensáveis para formar um todo, como se prevê no nº 2 do mesmo preceito).
Sendo assim, é possível a declaração de nulidade de um ou mais modelos constantes desse mesmo registo, nos termos do art. 164º nº 2.
Concebendo-se as figuras em causa como modelos distintos, nada obsta, parece-nos, a que o pedido de declaração de nulidade formulado pela A. em relação a todos os modelos do registo, proceda apenas em relação a dois modelos desse registo, por tal representar um menos em relação ao que foi pedido (cfr. art. 661º nº 1 do CPC).
IV.
Em face do exposto, julga-se a apelação parcialmente procedente, revogando-se em parte a sentença recorrida e, em consequência, na procedência parcial da acção, declara-se nulo o registo nº 27.669, no que respeita aos modelos das figuras 2 e 3.
Custas em ambas as instâncias a cargo da A. e da R., na proporção de ¾ e ¼, respectivamente.
Porto, 12 de Janeiro de 2006
Fernando Manuel Pinto de Almeida
Trajano A. Seabra Teles de Menezes e Melo
Mário Manuel Baptista Fernandes