Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
| 1181/08.0TBFLG.P1 |  |
REGISTO
CADUCIDADE
INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE
AUTORIDADE DO CASO JULGADO
SANÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA
II - A declaração judicial com trânsito em julgado, de caducidade do registo de uma marca, torna supervenientemente inútil a reapreciação do pedido de declaração de invalidade dos despachos do INPI de deferimento do pedido de revalidação dessa marca e de deferimento do averbamento de transmissão da mesma.
Sumário da decisão:
I. No nosso regime legal, vigora o registo constitutivo, não havendo direito exclusivo sobre uma marca se a mesma não estiver registada, face ao que preceitua o n.º 1 do artigo 224.º do CPI: «O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina».
II. A declaração judicial com trânsito em julgado, de caducidade do registo de uma marca, torna supervenientemente inútil a reapreciação do pedido de declaração de invalidade dos despachos do INPI de deferimento do pedido de revalidação dessa marca e de deferimento do averbamento de transmissão da mesma.
Acordam em conferência no Tribunal da Relação do Porto
I. Relatório
B…, Lda., e C…, Lda., intentaram contra D… e E…, Lda., a presente ação declarativa sob a forma de processo ordinário, na qual pedem: que sejam declarados inválidos os despachos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 7.09.2006, que deferiu o requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465, “F…”, de 21.09.2007, que deferiu o averbamento da transmissão da mesma marca para o Réu D…, e ainda de 28.12.2007, que deferiu o averbamento da licença de exploração para a Ré “E…, Lda.”; a condenação dos Réus a não usar nem divulgar a marca nacional n.º 277.465; a condenação dos Réus a pagar às Autoras, a título de sanção pecuniária compulsória, a quantia fixar pelo Tribunal por cada dia de atraso no cumprimento da condenação de abstenção de uso e divulgação da marca nacional n.º 277.465.
Alegam as Autoras em síntese, como suporte da sua pretensão: a 1.ª Autora é a atual titular da marca comunitária n.º 001016617, “F…”, destinada a assinalar “calçado”, cujo pedido de registo foi apresentado em 15.12.1998 e concedido em 18.07.2001; em 1.09.2005 as Autoras celebraram um contrato mediante o qual a primeira autorizou a segunda a explorar a referida marca em artigos de calçado; a referida marca tem vindo a ser comercializada, regular e ininterruptamente, pela segunda Autora, em artigos de calçado; em 14.10.1991, a sociedade “G…, Lda.” requereu o registo da marca nacional n.º 277.465, “F…”, destinada exclusivamente a exportação, tendo obtido a respectiva concessão em 2.12.1994; por escritura notarial de 30.12.1999, a sociedade “G…, Lda.” foi transformada em sociedade anónima, passando a girar sob a firma “H…, S.A.”; por sentença de 2.02.2004, proferida pelo 2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, nos autos de processo especial de recuperação de empresas n.º 123/2002, foi decretada a falência da referida sociedade “H…”; por despacho do INPI, de 2.06.2005, foi declarada a caducidade do registo da marca nacional n.º 277.465, por falta de pagamento de taxa; em 31.08.2006, foi apresentado no INPI, em nome de “G…, Lda.”, requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465, subscrito pela advogada, Dr.ª I…, requerimento deferido por despacho de 7.09.2006, publicado na página 4615 do BPI n.º 10/2006, de 31.10.2006; em 24.05.2007, foi celebrado entre a massa insolvente de “H…” e o Réu D… um contrato de transmissão da marca nacional n.º 277.465; em 21.09.2007, foi apresentado no INPI requerimento de averbamento da referida transmissão, em nome da massa insolvente de “H…”, subscrito pela Dr.ª I…, o qual consta da página 54 do BPI, de 3.10.2007; em 28.12.2007 foi apresentado no INPI requerimento, subscrito pela Dr.ª I… em nome do Réu D…, para averbamento do contrato de licença de exploração da referida marca nacional, celebrado entre este Réu e a Ré “E…” em 21.12.2007, o qual consta da página 45 do BPI, de 25.01.2008; os requerimentos acima aludidos foram apresentados sem junção das correspondentes procurações a favor da Dr.ª I…, tendo os despachos de revalidação e averbamento da transmissão sido proferidos sem que as mesmas tivessem sido juntas aos autos e sem que o INPI tenha notificado as requerentes para as juntarem; as marcas nºs 001016617 e 277.465 são compostas pelos mesmos elementos figurativos e nominativos, destinando-se ambas a assinalar “calçado”, sendo iguais, de tal modo que, caso as duas viessem a coexistir no mesmo mercado, o público e os consumidores não as conseguiriam distinguir; os atos administrativos do INPI que deferiram o requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465 e o averbamento da transmissão da mesma marca para o Réu são inválidos e nulos, porque proferidos sem que tivessem sido juntas procurações a favor da Dr.ª I…, e, quanto ao primeiro, por ter sido apresentado em nome de uma sociedade que já não girava com a firma indicada desde 30.12.1999 e que já se encontrava em liquidação desde 2.02.2004; o ato de revalidação também é nulo por ter sido praticado com prejuízo de direitos de terceiros, mormente, do direito de exclusividade sobre a marca comunitária de que é titular a 1.ª Autora.
Contestaram as Rés, impugnando parcialmente o alegado na Petição Inicial e deduzindo pedido reconvencional no qual pedem que: sejam as Autoras condenadas a reconhecer o direito do 1.º Réu à titularidade da marca nacional n.º 277.465, composta pelo sinal “F…”; sejam as Autoras condenadas a reconhecer a legitimidade da 2.ª Ré em usar a referida marca, reconhecendo a validade do contrato de licença de exploração celebrado entre os Réus; seja a 2.ª Autora condenada a abster-se de produzir, armazenar e comercializar quaisquer sapatos em que esteja aposta a marca “F…”, assim como a abster-se de utilizar essa marca em quaisquer práticas comerciais ou publicitárias; seja a 1.ª Autora condenada a abster-se de utilizar o sinal “F… sob qualquer forma, nomeadamente celebrar e registar quaisquer contratos ou licenças de exploração, utilizar em práticas comerciais ou publicitárias ou utilizar sob qualquer outra forma; sejam as Autoras condenadas a eliminar todas as referências a expressão “F…” nas embalagens dos seus produtos, na sua publicidade, papel timbrado, e em quaisquer outras formas de divulgação ou identificação, bem como na ornamentação de qualquer estabelecimento; sejam as Autoras condenadas solidariamente no pagamento de uma indemnização à 2.ª Ré, de montante nunca inferior a € 65.000,00, pelos prejuízos sofridos em consequência da atuação ilícita daquelas.
Alegam, em síntese, as Rés como fundamento da sua pretensão: a revalidação da marca nacional n.º 277.465 foi requerida pelo liquidatário judicial no interesse da massa falida de “H…”, dado que se tratava de um bem compreendido na massa; a falta de junção de procuração a conferir poderes à Dr.ª I… no respectivo procedimento constitui mera irregularidade, não determinando qualquer nulidade, por não se tratar de formalidade essencial; a “G…, Lda.”, que figura no requerimento de revalidação da marca, e a “H…, S.A.” são a mesma pessoa colectiva, pelo que não ocorreu qualquer nulidade a esse respeito; a marca nacional n.º 277.465 é anterior à marca comunitária n.º 001016617, prevalecendo no território nacional, sendo, por outro lado, nula a marca de que é titular a 1.ª Autora por esse mesmo motivo e porque aquela Autora agiu de má fé ao registar a referida marca, uma vez que justificou a respectiva antiguidade com o registo de marcas que não lhe pertenciam, o que não podia ignorar; o contrato de licença de exploração alegadamente celebrado entre as Autoras não foi registado até à presente data, não sendo oponível aos Réus a utilização que dessa marca faça a 2.ª Autora; as Autoras tentam apropriar-se de uma marca que sabem que não lhes pertence, criando grave risco de associação ou confusão pelos consumidores, o que integra a prática de concorrência desleal, por contrária às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade; as Autoras têm vindo a comercializar, desde há algum tempo, calçado com a marca “F…”, captando clientes que recorreriam à 2.ª Ré e prejudicando a imagem da marca, em virtude da inferior qualidade dos produtos que a 2.ª Autora comercializa, o que leva a um decréscimo das vendas atuais e futuras e da angariação de potenciais clientes.
As Autoras replicaram, impugnando parcialmente a matéria alegada na contestação, alegando em síntese: o registo da marca comunitária n.º 001016617 não é nulo, já que foi requerido pela mesma entidade titular da marca nacional n.º 277.465, a “G…, Lda.”; o contrato de licença de exploração da marca comunitária n.º 001016617, celebrado entre as Autoras, foi registado em 15.05.2008, no Instituto de Harmonização do Mercado Interno.
Por despacho de fls. 377 a 381 foi declarada a incompetência material do Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras para a apreciação do primeiro pedido formulado pelas Autoras, despacho esse que foi revogado pelo acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de fls. 420 a 428.
Por despacho de fls. 485 a 486 foi indeferida o chamamento à intervenção da sociedade “H…, Lda.”.
Procedeu-se a julgamento, após o que foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:
«Nestes termos e face ao exposto, julgo parcialmente procedentes a ação e a reconvenção e, em consequência:
a) Condeno os Réus, D… e “E…, Lda.”, a absterem-se de usar ou divulgar a marca nacional n.º 277.465 no território nacional e no território dos países da União Europeia;
b) Declaro que o Réu D… é titular da marca nacional n.º 277.465, composta pelo sinal “F…”, exclusivamente destinada à exportação;
c) Declaro que a Ré “E…, Lda.”, tem o direito de usar a referida marca exclusivamente para exportação e com exclusão do território dos países da União Europeia;
d) Declaro que é válido o contrato de licença de exploração celebrado entre os Réus D… e “E…, Lda.”;
e) Condeno as Autoras, “B…, Lda.”, e “C…, Lda.”, a absterem-se de usar o sinal “F…” em qualquer atividade comercial fora do território nacional ou do território dos países da União Europeia;
f) Absolvo as Autoras e os Réus dos restantes pedidos que contra si foram respectivamente formulados.
Custas pelas Autoras e pelos Réus em partes iguais – Cfr., art.º 446º, n.º 1, do Código de Processo Civil.
Notifique e registe.».
Nenhuma das partes se conformou, tendo sido interpostos recursos pelas autoras B…, Lda. e C…, Lda (fls. 780), e pelos réus D… e E…, Lda. (fls. 814), admitidos por despacho de 4.12.2015 (fls. 948).
Subiram os autos a este Tribunal, e em 29.12.2014 vieram as autoras/recorrentes juntar decisão singular proferida no Tribunal da Relação de Lisboa, datada de 16.12.2014 (fls. 931), na qual se julgou procedente a apelação interposta no Processo n.º 822/08.4TYLSB.L1 [no âmbito do recurso interposto por J… contra a decisão proferida pelo Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), de 2.05.2008] e, em consequência, se declarou “a caducidade do registo da marca nacional n.º 277465 F…”.
Com fundamento na decisão singular referida, requereram as autoras/recorrentes que fosse declarada nestes autos a suspensão da instância até ao trânsito em julgado da decisão proferida no Tribunal da Relação de Lisboa.
Alegaram em síntese:
No registo cuja caducidade foi declarada pela Relação de Lisboa, estribam os recorridos D… e E…, Lda. nos presentes autos, não só a defesa da acção que lhes foi movida pela B…, Lda e C…, Lda., mas também o seu pedido reconvencional.
Caso se venha a confirmar o caso julgado dessa decisão, ocorrerá, em definitivo, a extinção do direito de propriedade industrial conexo ao mencionado registo, da marca nacional n.º 277.465.
Na óptica das requerentes, a superveniente decisão da Relação de Lisboa justifica a suspensão da presente instância recursória, nos termos conjugados dos artigos 652º, 1, g), 269º, 1, c) e 272º, 1, do CPC, até ao trânsito em julgado dessa decisão, a fim de que seja definitivamente julgada a extinção do direito de propriedade industrial dos Apelados, por via da consolidada caducidade do registo da marca nacional nº 277.465, dado os notórios e relevantes reflexos jurídicos, que essa extinção determinaria nesta instância recursória.
Notificados nos termos do n.º 1 do artigo 221.º, do Código de Processo Civil, os rés/recorrentes D… e E…, Lda. não se pronunciaram, não deduzindo qualquer oposição à pretensão das autores/recorrentes.
Em 23.02.2015, foi proferido o seguinte despacho:
«Na presente acção intentada por B…, Lda., e C…, Lda., contra D… e E…, Lda., pedem os autores: que sejam declarados inválidos os despachos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 7.09.2006, que deferiu o requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465, “F…”, de 21.09.2007, que deferiu o averbamento da transmissão da mesma marca para o Réu D…, e ainda de 28.12.2007, que deferiu o averbamento da licença de exploração para a Ré “E…, Lda”; a condenação dos Réus a não usar nem divulgar a marca nacional n.º 277.465; a condenação dos Réus a pagar às Autoras, a título de sanção pecuniária compulsória, a quantia fixar pelo Tribunal por cada dia de atraso no cumprimento da condenação de abstenção de uso e divulgação da marca nacional n.º 277.465.
Citados, os réus contestaram, impugnando a factualidade alegada na petição e deduzindo pedido reconvencional no qual pedem: que sejam as autoras condenadas a reconhecer o direito do 1.º réu à titularidade da marca nacional n.º 277.465, composta pelo sinal “F…”; que sejam as autoras condenadas a reconhecer a legitimidade da 2.ª ré em usar a referida marca, reconhecendo a validade do contrato de licença de exploração celebrado entre os réus; que seja a 2.ª autora condenada a abster-se de produzir, armazenar e comercializar quaisquer sapatos em que esteja aposta a marca “F…”, assim como a abster-se de utilizar essa marca em quaisquer práticas comerciais ou publicitárias; que seja a 1.ª autora condenada a abster-se de utilizar o sinal “F… sob qualquer forma, nomeadamente celebrar e registar quaisquer contratos ou licenças de exploração, utilizar em práticas comerciais ou publicitárias ou utilizar sob qualquer outra forma; sejam as Autoras condenadas a eliminar todas as referências a expressão “F…” nas embalagens dos seus produtos, na sua publicidade, papel timbrado, e em quaisquer outras formas de divulgação ou identificação, bem como na ornamentação de qualquer estabelecimento; que sejam as Autoras condenadas solidariamente no pagamento de uma indemnização à 2.ª Ré, de montante nunca inferior a € 65.000,00, pelos prejuízos sofridos em consequência da actuação ilícita daquelas.
Vejamos agora o efeito do registo e consequências da sua caducidade:
Dispõe o n.º 1 do artigo 224.º do Código de Propriedade Industrial: «O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.».
Como se refere na sentença recorrida, decorre do normativo transcrito a função constitutiva e não meramente declarativa do registo da propriedade industrial, questão pacífica na doutrina e na jurisprudência[1].
O eventual trânsito em julgado da decisão da Relação de Lisboa, que decreta a caducidade do registo da marca em discussão nestes autos, é susceptível de esvaziar o efeito útil da reponderação da sentença recorrida, bem como das pretensões recursórias invocadas pelas partes.
Veja-se, para ilustrar a conclusão que antecede, a ênfase atribuída pelos recorrentes/réus na conclusão 8.ª (fls. 846) ao documento junto aos autos a fls. 147, do INPI, onde se propõe o indeferimento do pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional n.º 277465 – “F…”[2].
Dispõe o artigo 272.º do Código de Processo Civil:
1 - O tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da causa estiver dependente do julgamento de outra já proposta ou quando ocorrer outro motivo justificado.
2 - Não obstante a pendência de causa prejudicial, não deve ser ordenada a suspensão se houver fundadas razões para crer que aquela foi intentada unicamente para se obter a suspensão ou se a causa dependente estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão superem as vantagens.
3 - Quando a suspensão não tenha por fundamento a pendência de causa prejudicial, fixa-se no despacho o prazo durante o qual estará suspensa a instância.
4 - As partes podem acordar na suspensão da instância por períodos que, na sua totalidade, não excedam três meses, desde que dela não resulte o adiamento da audiência final.
Face aos pedidos formulados na presente acção, em causa na apreciação dos recursos[3], não podem restar dúvidas de que se verifica o “motivo justificado” a que se refere o n.º 1 do artigo 272.º do normativo citado.
Considerando-se causa prejudicial aquela que tenha por objecto pretensão que constitui pressuposto da formulada[4], afigura-se-nos que se poderá estabelecer uma relação de prejudicialidade da causa julgada na Relação de Lisboa, já que os pedidos formulados nesta acção pressupõem a validade do registo [constitutivo] da propriedade industrial.
Considerando o exposto, e a não oposição dos requeridos, defere-se o requerimento de fls. 931, suspendendo-se a instância recursória até ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal da Relação de Lisboa em 16.12.2014, no âmbito do Processo n.º 822/08.4TYLSB.L1.
Oficie ao Tribunal da relação de Lisboa, solicitando que informe se, entretanto, ocorreu o trânsito em julgado da referida decisão.
Mais solicite que, caso não tenha ocorrido, se digne aquele Tribunal informar logo que se verifique o aludido trânsito.
Notifique.»
Entretanto transitou em julgado (em 10.04.2015) a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferida no Processo n.º 822/08.4TYSLB.L1 (acórdão de 24.02.2015), que em conferência manteve a decisão singular anterior, com o seguinte dispositivo: «Nos termos expostos, julga-se procedente a apelação, revogando-se a sentença proferida e, consequentemente, declara-se a caducidade do registo de marca nacional n.º 277465 F…».
Por despacho de 4.05.2015, foi determinada a notificação das partes para se pronunciarem «…com vista a habilitarmo-nos para a prolação de decisão, equacionando, nomeadamente, a inutilidade superveniente da lide recursória…».
As autoras vieram requerer o prosseguimento dos autos (fls. 984), tendo os réus requerido a extinção da instância: «por se afigurar absolutamente desnecessária a continuidade da presente lide recursória»[5].
Foi proferida pelo relator, decisão singular, com o seguinte teor:
“No nosso regime legal, vigora o registo constitutivo[6], face ao que preceitua o n.º 1 do artigo 224.º do CPI: «O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina».
Nesse sentido, veja-se a anotação de António Campinos e Luís Couto Gonçalves[7] ao normativo citado: «O artigo 224º consagra legalmente um sistema de registo constitutivo, não havendo direito exclusivo sobre uma marca se a mesma não estiver registada. Não obstante o artigo 227º e a alínea e) do nº 1 do artigo 239º (bem como, no capítulo das infracções, a alínea a) do artigo 317º e o artigo 331º) confiram alguma tutela ao uso de marcas não registadas, em bom rigor, como salienta Luís Couto Gonçalves (Manual de Direito Industrial, 5.ª ed., 2014, p. 187), “fora do registo não há direito de marca. Sobre a marca de facto o único direito que existe é o direito de prioridade ao registo dentro do prazo de seis meses. E sendo certo que possa ser protegida para além desse prazo (...) no âmbito das normas punitivas da concorrência desleal, o que então se protegerá não será, em rigor, o direito de marca”».
Vejamos agora os pedidos formulados pelas autoras na petição[8]:
«A) Deverão ser declarados inválidos os despachos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 7.09.2006, que deferiu o requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465, “F…”, de 21.09.2007, que deferiu o averbamento da transmissão da mesma marca para o Réu D…, e ainda de 28.12.2007, que deferiu o averbamento da licença de exploração para a Ré “E…, Lda.”;
B) Devendo os RR ser condenados a não usar nem divulgar a marca nacional n.º 277.465;
C) Bem como a título de sanção pecuniária compulsória, nos termos do artigo 829.º-A do CC, no pagamento às AA de uma quantia pecuniária a fixar pelo Tribunal segundo critérios de razoabilidade, por cada dia de atraso no cumprimento da condenação de abstenção de uso e divulgação da marca nacional n.º 277.465.».
Com o devido respeito, face à decisão transitada em julgado, do Tribunal da Relação de Lisboa, [com o seguinte dispositivo: «Nos termos expostos, julga-se procedente a apelação, revogando-se a sentença proferida e, consequentemente, declara-se a caducidade do registo de marca nacional n.º 277465 F…»], tendo a marca em apreço deixado de ter qualquer proteção (ou mesmo existência) legal, não vislumbramos qualquer utilidade nesta lide, após a prolação da referida decisão com natureza definitiva.
III. Dispositivo
Com fundamento no exposto, declara-se a inutilidade superveniente da lide, nos termos da alínea e) do artigo 277.º do Código de Processo Civil.
Custas por ambas as partes, em partes iguais.”.
II. Reclamação
Não se conformaram as recorrentes/autoras, B…, Lda., e C…, Lda., e vieram reclamar para a conferência, alegando que apesar de “obtida a definitiva extinção da marca n.º 277.465, justifica-se amplamente que o Tribunal da Relação do Porto conceda provimento ao recurso (…) mormente no que respeita à alínea c) da parte decisória, sem prejuízo da revogação das alíneas b), c) e d)”, pugnado pela condenação dos réus nos pedidos b) e c) da petição, e concluindo nos pontos 5 e 6 do seu requerimento “a título meramente cautelar”, que as custas do processo deveriam ter sido fixadas por conta dos recorridos “dado que a caducidade do registo da marca nacional n.º 227.465 lhes é exclusivamente imputável”.
Reunidos em conferência, acordam os juízes abaixo assinados em reconhecer razão às reclamantes, revogando o despacho singular do relator, nos termos e com os fundamentos e alcance que se seguem:
Vejamos.
Recapitulando, a decisão transitada em julgado, do Tribunal da Relação de Lisboa, proferida no Processo n.º 822/08.4TYSLB.L1 (acórdão de 24.02.2015), tem o seguinte dispositivo: «Nos termos expostos, julga-se procedente a apelação, revogando-se a sentença proferida e, consequentemente, declara-se a caducidade do registo de marca nacional n.º 277465 F…».
Vejamos agora o teor dos pedidos formulados por cada uma das partes, a fim de aferir as consequências jurídicas da referida decisão:
Pedidos das autoras (ora reclamantes):
1) que sejam declarados inválidos os despachos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 7.09.2006, que deferiu o requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465, “F…”, de 21.09.2007, que deferiu o averbamento da transmissão da mesma marca para o Réu D…, e ainda de 28.12.2007, que deferiu o averbamento da licença de exploração para a Ré “E…, Lda.”;
2) que sejam condenados os réus a não usar nem divulgar a marca nacional n.º 277.465;
3) que sejam condenados os réus a pagar às autoras, a título de sanção pecuniária compulsória, a quantia fixar pelo Tribunal por cada dia de atraso no cumprimento da condenação de abstenção de uso e divulgação da marca nacional n.º 277.465.
Pedidos dos réus (reconvenção):
1) que sejam as autoras condenadas a reconhecer o direito do 1.º réu à titularidade da marca nacional n.º 277.465, composta pelo sinal “F…”;
2) que sejam as autoras condenadas a reconhecer a legitimidade da 2.ª ré em usar areferida marca, reconhecendo a validade do contrato de licença de exploração celebrado entre os Réus;
3) que seja a 2.ª autora condenada a abster-se de produzir, armazenar e comercializar quaisquer sapatos em que esteja aposta a marca “F…”, assim como a abster-se de utilizar essa marca em quaisquer práticas comerciais ou publicitárias;
4) que seja a 1.ª autora condenada a abster-se de utilizar o sinal “F… sob qualquer forma, nomeadamente celebrar e registar quaisquer contratos ou licenças de exploração, utilizar em práticas comerciais ou publicitárias ou utilizar sob qualquer outra forma;
5) que sejam as autoras condenadas a eliminar todas as referências a expressão “F…” nas embalagens dos seus produtos, na sua publicidade, papel timbrado, e em quaisquer outras formas de divulgação ou identificação, bem como na ornamentação de qualquer estabelecimento;
6) que sejam as autoras condenadas solidariamente no pagamento de uma indemnização à 2.ª ré, de montante nunca inferior a € 65.000,00, pelos prejuízos sofridos em consequência da atuação ilícita daquelas.
No que respeita aos pedidos formulados pelos réus, não podem restar dúvidas de que a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que declarou «a caducidade do registo de marca nacional n.º 277465 F…», tornou absolutamente inútil a apreciação de tais pedidos, na medida em que se esvaziou absoluta e definitivamente o direito invocado pelo 1.º réu, “à titularidade da marca nacional n.º 277.465, composta pelo sinal “F…”.
Como se refere na sentença recorrida, o registo constitui um pressuposto da proteção conferida aos direitos de propriedade industrial, v.g. do direito sobre a marca, já que, nos termos do art.º 224.º, n.º 1, do CPI/2003, “confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta exclusivamente se destina”, tendo uma função constitutiva e não meramente declarativa[9].
Tendo sido declarada com trânsito em julgado a caducidade do registo de marca nacional n.º 277465 F…, terão que se considerar improcedentes os pedidos que se alicerçam num direito extinto, tornando-se inútil a sua apreciação.
O mesmo raciocínio se aplica ao 1.º pedido formulado pelas autoras[10]: face ao teor da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que declarou «a caducidade do registo de marca nacional n.º 277465 F…», deixaram de ter qualquer interesse ou relevância os procedimentos administrativos anteriores: despachos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 7.09.2006, que deferiu o requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465, “F…”, de 21.09.2007, que deferiu o averbamento da transmissão da mesma marca para o Réu D…, e ainda de 28.12.2007, que deferiu o averbamento da licença de exploração para a Ré “E…, Lda.
Poderá, no entanto, considerar-se que mantem atualidade e relevância, a reponderação do 2.º e 3.º pedidos formulados pelas autoras/recorrente/reclamantes[11], apesar de a decisão se poder considerar tautológica relativamente ao 2.º pedido, já que a proibição de os réus usarem uma marca inexistente confundível com a marca de que as autoras são titulares, resulta da lei sem necessidade de uma decisão judicial que a declare.
Com os fundamentos e o âmbito definidos nos termos que antecedem, revoga-se o despacho do relator, passando a apreciar-se o recurso.
III. As alegações das partes
Não se conformando com a sentença, as autoras interpuseram recurso, apresentando alegações que terminam com as seguintes conclusões:
6 - Em conclusão:
a) O despacho de 4/9/2013, que indeferiu a reclamação das AA contra a base instrutória e os factos assentes, não era imediatamente impugnável, mas pode sê-lo na presente apelação, por força do disposto no artigo 511º, 3, do anterior CPC, com redacção equivalente no artigo 596º, 3, do actual CPC, aprovado pela Lei 41/2013, de 26/6;
Ora,
b) As AA continuam a sustentar que o aludido despacho de 4/9/2013, no que concerne às alíneas K), L) e P) da Matéria Assente no despacho saneador, viola o disposto no artigo 511º,1, do anterior CPC, dado que a expressão " na qualidade de mandatária", neles contida, comporta matéria valorativa e conclusiva de Direito, que extravasa claramente o âmbito da estrita factualidade;
Aliás,
c) Para que um contrato de mandato com representação, eventualmente firmado nos termos dos artigos 1157º e 1178º do C.C., fique provado em tribunal, não basta alguém alegar que uma determinada subscritora actuou em representação de outra, na qualidade de mandatária, é fundamentalmente necessário que se concretizem os factos essenciais dessa alegação, o que os RR também não fizeram;
d) Os nºs 11, 12 e 16 dos Factos Provados na douta sentença recorrida reproduzem, respectivamente, as alíneas K), L) e P), e igualmente inserem a expressão aludida na antecedente alínea b) desta Conclusão, em violação do estatuído no artigo 607º, 3, do actual CPC, por conterem a mencionada matéria de Direito;
Consequentemente,
e) As alíneas K), L) e P) da Matéria Assente e os nºs 11, 12 e 16 dos Factos Provados, devem ser expurgados da referida expressão "na qualidade de mandatária", para que fiquem coadunadas com as legais exigências de enunciação de estrita factualidade;
Ademais,
f) Caso se entendesse que a apontada expressão não traduziria matéria valorativa e conclusiva de Direito, ainda assim não poderia ficar assente, dado que o artigo 30º da contestação, onde a mesma aparece invocada, não consubstancia qualquer excepção, a que as AA estivessem oneradas a responder, sob pena da cominação prevista no artigo 505º do anterior CPC, dado que a réplica das AA tinha que conter-se nos limites impostos pelo artigo 502º,1, 1ª parte, desse Código e os documentos, para que esse artigo 30º remete, também não permitem concluir pela ocorrência do aventado mandato;
g) O único facto que poderia funcionar como matéria exceptiva do invocado direito das AA, mormente no que concerne à alínea A) do seu pedido final, não seria a alegação de que fora celebrado um contrato de mandato, entre qualquer mandante e a subscritora dos requerimentos das alíneas K), L) e P), mas a alegação e prova de que essa subscritora tinha actuado, junto do INPI, como advogada constituída dos respectivos apresentantes, como impunha o artigo 10º, 1, c) do CPI de 2003, mediante a junção das respectivas procurações;
h) Quanto ao fundo da controvérsia, as Apelantes reafirmam que se mantêm inteiramente pertinentes e fundamentadas as razões jurídicas, pelas quais imputaram invalidade aos actos administrativos do INPI, referenciados na alínea A) do Pedido das AA, na esteira do doutamente decidido pelo Tribunal da Relação de Guimarães, no seu douto acórdão de 12/3/09, proferido na primeira apelação interlocutória interposta pelas AA;
Assim,
i) Por força do disposto no artigo 10º, 1, a), b) e c) do Código da Propriedade Industrial de 2003, os actos e termos do processo administrativo do INPI só podiam ser promovidos pelo próprio interessado ou titular do direito, por agente oficial da propriedade industrial ou por advogado constituído;
Ora,
j) Os três requerimentos referidos nos nºs 11, 12 e 16 dos Factos Provados foram apresentados por I… sem junção das correspondentes procurações e o respectivos despachos de deferimento foram proferidos sem que, nas datas das respectivas prolações, tivessem sido juntas essas procurações nos correlativos processos administrativos e sem que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial tivesse notificado as requerentes para as juntarem;
l) A circunstância de a Senhora Juíza, que organizou a Matéria Assente e a Base Instrutória, ter consignado, à revelia do estatuído no artigo 511º, 1, do anterior CPC, que a Dr.ª I… actuou "na qualidade de mandatária" das requerentes, não supre a exigência legal da junção das respectivas procurações, como manifestamente se infere da interpretação conjugada dos artigos 10º, 1, c), 24º, 1, b) e c) e 238º, 1 (corpo e alínea d) do CPI de 2003);
m) É certo que o INPI, perante a não junção das necessárias procurações, devia ter notificado as interessadas para as juntarem, como decorre do artigo 10º,5, do mencionado CPI, pois só assim seria possível esse Instituto apurar que a Dr.ª I… era advogada constituída das requerentes, para os efeitos do disposto no nº 1, c) desse artigo;
n) Se esse organismo público tivesse observado essas notificações, as interessadas deveriam ter juntado tais procurações no prazo improrrogável de um mês, sob pena de ineficácia dos actos de apresentação dos apontados requerimentos;
o) Mas não tendo o INPI procedido às referidas notificações e não podendo saber-se se as apresentantes desses requerimentos viriam ou não a incorrer na ineficácia desses actos, por via do eventual incumprimento do artigo 10º,5, do CPI de 2003, a questão jurídica, que imediatamente se levanta, consiste em apurar, se nesse concreto enquadramento factual, são válidos ou inválidos os três actos administrativos, do INPI, que deferiram os três mencionados requerimentos;
p) E, perante o que inequivocamente resulta do disposto, conjugadamente, nos artigos 24º, 1,b), c), 2 e 238º, 1, corpo e alínea d), do CPI de 2003, a resposta legal não suscita dúvidas, apontando claramente no sentido da invalidade desses actos administrativos do INPI;
q) Consequentemente, são concomitantemente inválidas, quer a marca nacional nº 277.465, quer a respectiva licença de exploração;
r) Na óptica das Apelantes, pelas razões amplamente desenvolvidas no nº 2 da presente alegação, a única interpretação razoável do artigo 350º,2, do CPI de 2003, feita à luz do critério hermenêutico, contemplado no artigo 9º do C.C., traduz-se na asserção de que a revalidação do registo de uma marca caducada só pode ser autorizada com o pagamento do triplo das taxas em dívida e sem prejuízo de direitos de terceiros, entretanto constituídos, independentemente de a constituição desses direitos ter ocorrido no período que medeia entre a ocorrência da caducidade e o pedido de revalidação ou antes desse período;
s) Por isso, sem prejuízo de os três mencionados despachos do INPI serem inválidos, por terem sido proferidos sem junção das exigíveis procurações, o despacho de revalidação da marca nacional nº 277.465 seria ainda sempre inválido por ter ofendido, nos termos do artigo 350º, 2, do CPI de 2003, o direito de propriedade industrial da 1ª Autora sobre o registo da marca comunitária 001016617;
t) Os despachos do INPI, impugnados pelas Apelantes em 1ª instância, consubstanciam actos administrativos de eficácia imediata, nos termos do artigo 127º, 1 e 2, do Código de Procedimento Administrativo, aplicável a esse Instituto "ex vi" do artigo 2º desse Código;
u) Tais actos são inválidos e, no mínimo, anuláveis, por força do disposto no artigo 135º do citado CPA, sem prejuízo do princípio jurisdicional contemplado no artigo 664º do anterior CPC e no artigo 5º, 3, do actual, segundo o qual o juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras do Direito;
v) A imputada invalidade desses três actos administrativos do INPI resulta do facto de tais actos terem sido proferidos pelo INPI à revelia do disposto, conjugadamente, nos artigos 10º, 1, c) e 5, 24º, 1,b), c) e 2, 26º, 1, 238º, 1,d) e 350º, 2, parte final, do CPI de 2003;
x) Enfermando os impugnados actos administrativos do INPI de ostensiva violação de lei, esse vício conduz à imediata procedência da alínea A) do Pedido das AA, no sentido de serem declarados inválidos os despachos desse Instituto, que deferiu o requerimento de revalidação da marca nacional nº 277.465, "F…", que deferiu o averbamento da transmissão dessa marca para o Réu D… e que deferiu o averbamento da licença de exploração, da mesma marca, para a Ré E…, Lda.,
z) Devendo também os RR ser condenados no que consta na alínea B) desse Pedido, ou seja a não usarem nem divulgarem a marca nacional nº 277.465 em qualquer território, nacional, da União Europeia ou internacional, dado que o registo da mesma terá que considerar-se caducado, por via da sua ilegal revalidação e poder conflituar com a assinalada marca comunitária da primeira Autora, considerando que ambas as marcas se caracterizam pela mesma expressão e se destinam a assinalar os mesmos produtos;
aa) Os RR devem ainda ser condenados no que consta no que emerge da alínea C) do aludido Pedido, no pagamento às AA, a título de sanção pecuniária compulsória, de uma quantia, judicialmente fixada segundo critérios de razoabilidade, por cada dia de atraso no cumprimento da condenação de abstenção do uso e divulgação da marca nacional nº 277.465;
bb) Por outro ângulo de apreciação, improcede totalmente a reconvenção dos RR, dado que ela assenta o seu fundamento constitutivo na alegada titularidade da marca nacional nº 277.465, a qual, não podendo considerar-se validamente renovada, deve manter-se caducada, nos termos do despacho do INPI de 2/6/2005;
Correlativamente;
cc) No provimento da presente apelação, deverá manter-se a alínea a) da parte decisória da douta sentença, embora com o acrescento de que os RR também devem abster-se de usarem ou divulgarem a marca nacional nº 277.465 em qualquer território internacional, para além do território nacional e dos países da União Europeia,
dd) Devendo também ser declarado sem efeito o segmento decisório, traduzido nas alíneas b), c) e d) da douta sentença,
ee) Devendo ainda ser declarada sem efeito a alínea e) da parte decisória dessa sentença, dado inexistir fundamento legal para impedir as AA de registarem outra marca "F…", destinada a qualquer destino diferente do abrangido pela marca comunitária 001016617;
Aliás,
ff) Mesmo que não existissem razões jurídicas para revogar a sentença recorrida, nos termos que as Apelantes sustentam, ainda assim não haveria fundamento legal para impedir as AA de usarem, para além da marca comunitária 001016617, outra marca "F…", que quisessem registar, fosse para o território nacional, fosse para qualquer outro território internacional, mormente por via do sistema previsto no Acordo de Madrid do Registo Internacional de Marcas ou por qualquer forma legítima de Registo Internacional, e que não colidisse com os produtos ou o com o destino dos produtos da marca nacional 277.465;
gg) A sentença recorrida viola, pelo menos, os artigos 9º do CC., 511º,1, do CPC, 10º,1, c), 24º, 1, b) e c), 261º, 1, 238º, 1,corpo e alínea d), 350º,2, do CPI de 2003, 127º, 1 e 2 e 135º do CPA.
Termos em que, no provimento da presente apelação, deve ser alterada a matéria de facto, constante das alíneas K), L) e P) dos factos assentes no despacho saneador e nºs 11, 12 e 16 da sentença recorrida, no sentido sustentado pela apelantes, e termos em que deverá ser revogada a sentença recorrida, com a sua substituição por outra decisão, que julgue totalmente procedentes por provadas a acção das AA e as alíneas a), b) e c) do seu pedido final, e que julgue totalmente improcedente, por não provada, a reconvenção dos RR.
Também os réus discordaram da sentença, interpondo recurso e apresentando alegações que terminam com as seguintes conclusões:
1ª- Pelo presente recurso, pretende o Recorrente, por um lado, alterar a matéria de facto dada como não provada na sentença, mormente os quesitos 8., 11., 12., 13., 15., 17., e 18., aditar um novo facto à matéria assente e que seja dado como provado um facto ao qual o Tribunal recorrido não respondeu, por entender tratar-se de matéria conclusiva; por outro lado, o discurso versará também sobre matéria de direito, tendo em conta a matéria de facto dada como provada e aquela que se pretende ver alterada.
2ª- Deu o Meritíssimo Juiz A Quo como provado na sentença recorrida, por remissão à alínea D) dos factos assentes que « Em 14/10/1991, a sociedade “G…, Lda.” requereu o registo da marca nacional nº 277.465, “F…”, destinada exclusivamente a exportação».
3ª- Tendo-o feito bem, não poderia o Meritíssimo Juiz da Primeira Instância ter deixado de aditar à matéria assente – logo, considerar como provado - um facto, absolutamente indispensável para a boa decisão da causa, mormente que «A marca nacional nº 277.465, “F…”, encontra-se registada a favor do Réu D… sem qualquer limitação”.
4ª- Na verdade, no pedido de registo efectuado pela sociedade “G…, Lda.” em 14/10/1991, a marca nacional nº 277.465 “F…” destinava-se exclusivamente a exportação – cf. Ponto 4) dos Factos Provados -tendo sido concedido tal registo nos exactos termos em que foi requerido – cf. Ponto 5) dos Factos provados.
5ª- Contudo, tal não significa, como considera a sentença recorrida, que, actualmente, o registo de tal marca se destine exclusivamente a exportação: “… cabe desde logo assinalar que o registo da marca nacional nº. 277.465 refere expressamente que a mesma é destinada exclusivamente a exportação” – pág. 17 da sentença recorrida.
6ª- O documento comprovativo que o registo de uma determinada marca se destina exclusivamente a exportação é o certificado de registo emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e não, como parece considerar a sentença recorrida, qualquer documento que comprove que o pedido de registo primitivo da marca se destina exclusivamente a exportação, no caso o doc. nº 14 junto pelas Apeladas com a sua Petição inicial, a fls. 85 dos autos.
7ª- Como muito bem considera a sentença recorrida, esta limitação de espaço pode ser suprida a qualquer altura e, por outro lado, no caso de o registo de uma marca se destinar exclusivamente a exportação, tal limitação não pode deixar de constar do certificado emitido pelo INPI relativo a essa mesma marca.
8ª- Ora, o doc. nº 2 junto pelo aqui Apelante com a sua contestação é um certificado de registo válido, emitido pelo INPI, segundo o qual a marca Nacional nº 277.465 “F…” se encontra registada a favor de D…, com validade até 02 de Dezembro de 2014 e se destina à classe 25 – calçado, sem qualquer outra incidência ou limitação.
9ª- O que equivale a dizer que o registo de tal marca é válido em todo o território nacional, pois se o registo de tal marca se destinasse exclusivamente a exportação, tal limitação não poderia deixar de constar do certificado emitido pelo INPI, junto pelo Apelante como doc. nº 2 com a sua contestação.
9ª- Nos termos do disposto no artigo 651º nº 1 do Código de Processo Civil, as partes podem juntar documentos às alegações no caso de a junção se ter tornado necessária em virtude do julgamento proferido na 1ª instância.
10ª- Ora, uma vez que – estranha e erradamente, tendo em conta as provas existentes – o Meritíssimo Juiz Ad Hoc considerou que o registo da marca nacional nº 277465 se destina exclusivamente a exportação, tornou-se necessária a junção de mais um documento que comprove a supressão de tal limitação, o que se requer.
11ª- Pelo que, tendo em conta a prova produzida – mormente, documental – e a junção do documento ora requerida, não poderá deixar de se ampliar à matéria assente que «A marca nacional nº 277.465, “F…”, encontra-se registada a favor do Réu D… sem qualquer limitação”.
12ª- Decidiu ainda a sentença recorrida não responder ao quesito 6º, por considerar que o mesmo apenas contém matéria conclusiva ou de direito.
13ª- O quesito 6. traduz-se na seguinte questão: «As marcas indicadas em U) e V) pertencem ao 1º R.?».
14ª- Ora, não deixa de ser um facto que determinada coisa ou direito é propriedade de alguém.
15ª- Considerar que aquele quesito contém matéria conclusiva ou de direito é o mesmo que considerar como conclusivo ou de direito que o subscritor destas modestas alegações de recurso é arrendatário do escritório onde as está a redigir.
16ª- Aliás, se atentarmos no ponto 3 dos factos provados, concluímos – e isto sim, é uma conclusão – que segundo o mesmo «A 1ª Autora é a actual titular da marca comunitária nº 001016617, “F…”, destinada a assinalar calçado, cujo pedido de registo foi apresentado em 15/12/1998, tendo sido concedido em 18/07/2001».
17ª- Ora, ao considerar a sentença recorrida que o quesito 6º contém matéria conclusiva, não poderia deixar de o fazer também relativamente a este ponto dos factos provados, o que não aconteceu.
18ª- Assim, teria o Tribunal A Quo que ter respondido a tal quesito, tendo-o considerado como provado, tendo em conta as provas existentes, mormente os documentos de fls. 231 a 251 e 306 a 314 e respectivas traduções certificadas, bem como o contrato de transmissão de marcas junto como doc. nº 7 com a contestação, todos eles constantes dos autos.
19ª- Julgou a sentença recorrida como não provado o quesito 8º, que se traduz em “Com o indicado em W), as AA. têm prejudicado os RR. na sua actividade comercial, principalmente a 2ª R.?”.
20ª- Para uma melhor percepção do que está em causa, explicita-se que W) é o ponto W) da matéria assente: «As AA. têm vindo a comercializar, desde há algum tempo, calçado com a marca “F…”».
21ª- Com o devido respeito – que é muito – esteve mal a sentença recorrida ao considerar não provado este quesito.
22ª- Quatro das testemunhas arroladas pelas aqui Apelantes afirmaram, no seu depoimento livre, coerente e esclarecido, sem qualquer dúvida que estas têm vindo a ser prejudicadas pelo facto das Apeladas estarem a comercializar calçado com a marca F…, sendo este facto – somente – que releva para se dar o quesito como provado.
23ª- E, no que concerne ao quesito 8º, é apenas nisso que se contende, não estando em questão as causas ou consequências desse facto, importando apenas apurar se as Apelantes têm sido prejudicadas, sendo que do depoimento destas quatro testemunhas não pode deixar de resultar uma resposta positiva a tal e, consequentemente, deve o quesito 8º ser considerado como provado.
24ª- Também no que concerne ao quesito 11º - «Com a comercialização feita pelas AA., prejudicam estas a imagem da marca dos RR., em virtude da inferior qualidade dos produtos que a 2ª A. comercializa?» - entendemos, sempre com a máximo consideração pelo vertido na sentença recorrida, que o mesmo deveria ter sido dado como provado.
25ª- A este respeito devem ter sido em conta, principalmente, os depoimentos das testemunhas K… e L…, transcritos nas alegações que precedem, pessoas absolutamente conhecedoras do fabrico de calçado e matérias primas usadas para tal confecção.
26ª- Temos então que duas testemunhas perfeitamente conhecedoras da linha e materiais de fabrico de calçado afirmam, sem qualquer dúvida ou hesitação, que a imagem da marca F… tem sido claramente prejudicada com a comercialização feita pelas Apeladas e que tal se deve à inferior qualidade dos produtos comercializados pelas mesmas.
27ª- Não sendo verdade referir-se, como se faz na sentença recorrida, que «os depoimentos das testemunhas apresentam assinaláveis divergências quando se trata de concretizar em que é que o calçado comercializado pelas Autoras é inferior ao alegadamente comercializado pelas Rés…”.
28ª- A única divergência é entre os depoimentos destas duas testemunhas, absolutamente similares e coerentes, que mostram ser pessoas altamente sabedoras sobre o assunto, e o depoimento da testemunha M… que afirma que o calçado comercializado pelas Rés é de qualidade inferior e que tais diferenças se revelam a nível do fabrico.
29ª- Mesmo assim, não pode deixar de se atentar que tal testemunha não é tão conhecedora do processo de fabrico como as duas cujo depoimento se transcreve, tal como, aliás, o mesmo reconhece.
30ª- Mas, uma coisa é comum ao depoimento das três: que o calçado comercializado pelas Apeladas é de qualidade inferior ao comercializado pelos Apelantes, e que tal tem vindo a prejudicar seriamente a marca F….
31ª- Aliás, tal facto é também confirmado pela testemunha N…, embora a mesma não tenha o conhecimento que as testemunhas K… e L… possuem sobre o assunto
32ª- Assim, parece existir um erro notório na apreciação da prova por parte do Ilustre Juiz A Quo, devendo, pois, dar-se como provado que “Com a comercialização feita pelas AA., prejudicam estas a imagem da marca dos RR., em virtude da inferior qualidade dos produtos que a 2ª A. comercializa».
33ª- Também os quesitos 12º e 13º da Base Instrutória, que foram dados como não provados, deveriam ter tido uma resposta diferente, isto é, deveria ter sido considerado, na sentença recorrida, que os mesmos quesitos foram provados, pelo depoimento de algumas das testemunhas arroladas pelas ora Apelantes e que foram ouvidas em audiência de discussão e julgamento.
34ª- Conjugando os depoimentos transcritos nas alegações com o que disse a testemunha K… sobre a inferior qualidade dos sapatos comercializados pelas Apeladas, não podia o Meritíssimo Juiz A Quo ter deixado de considerar como provados os quesitos 12º e 13º.
35ª- Mas, mesmo que V. Exas. assim não entendam, o que por hipótese meramente académica e cautela de patrocínio se concebe, terá, pelo menos, que ser dado sempre como provado o vertido no quesito 12º - «Por diversas vezes, vendedores da 2ª R. foram confrontados com a recusa de clientes em comprar sapatos com a marca “F…”» - uma vez que o que aqui está em causa é unicamente tal recusa, independentemente da causa da mesma, sendo que esta se encontra amplamente demonstrada pelos depoimentos supra transcritos.
36ª- Também o quesito 15º deveria ter merecido uma resposta diferente por parte da sentença recorrida, ou seja, deveria ter sido considerado como provado, e isto porque duas das testemunhas arroladas pelos ora Apelantes afirmaram, sem qualquer dúvida ou hesitação que as vendas de calçado F… por parte da sociedade Apelante decresceram devido à comercialização de sapatos com a mesma marca mas de inferior qualidade por parte das Apeladas, ou pelo menos uma das Apeladas, no caso a 2ª.
37ª- Assim, tendo em conta o depoimento das testemunhas N… e L… também não poderia a sentença da Primeira Instância ter deixado de dar como provado o quesito 15º, sendo esta a única forma de o provar, uma vez que pela facturação tal não seria plausível, uma vez que a Apelante produz e comercializa outras marcas de calçado para além da que está em questão nos presentes autos, sendo apenas relativamente a esta marca que importa aferir se existiu ou não um decréscimo nas vendas da Apelante, o que é claramente confirmado pelo depoimento destas duas testemunhas.
38ª- Também os quesitos 17º e 18º deveriam ter sido dado como provados, porque do depoimento da testemunha N… resulta claramente a aquisição de matérias-primas por parte da Apelante com determinadas expectativas de mercado, que se frustraram, devido à actuação das Apeladas.
39ª- O presente recurso sobre matéria de direito tem como premissa a impugnação da matéria de facto nos exactos termos em que as Apelantes requerem nestas alegações, ou seja, que à matéria assente – e aos factos provados – seja aditado o seguinte ponto: «A marca nacional nº 277.465, “F…”, encontra-se registada a favor do Réu D… sem qualquer limitação», ou qualquer outra redacção que V. Exas., Venerandos Desembargadores, entendam mais adequada e que seja um sinónimo da agora proposta.
40ª- Assim, não podemos deixar de considerar os seguintes pontos, absolutamente fulcrais, para uma boa decisão da causa:
- A Apelada B…, Limitada é a actual titular da marca comunitária nº 001016617, “F…”, destinada a assinalar calçado, cujo pedido de registo foi apresentado em 15/12/1998, tendo sido concedido em 18/07/2001 – ponto 3. dos factos provados;
- O Apelante F… é o actual titular da marca nacional nº 277.465 “F…”, cujo registo foi requerido em 14/10/1991 e concedido em 02/12/1994 e que é válido até 03/06/2014, não existindo sobre esta marca qualquer limitação – pontos 4 e 5 dos factos provados e ponto a acrescentar aos mesmos nos termos que precedem;
- A Apelante G… encontra-se devidamente autorizada a explorar a aludida marca, licença de exploração que se encontra devidamente averbada – pontos 12 e 14 dos factos provados;
- Estas marcas são compostas pelos mesmos elementos figurativos e nominativos, destinado-se ambas a assinalar calçado, sendo iguais – ponto 19 dos factos provados;
- O Apelante D… é o titular da marca nacional francesa nº 93464446, registada no Instituto Nacional da propriedade Industrial de França em 16/04/1993 bem como das marcas registadas sob os nºs 148232, 160246, 1481025, 135484, 532216 e 00669015, na Áustria, Irlanda, Reino Unido e Irlanda do Norte, Finlândia, Benelux e Itália – pontos 21 dos factos provados e resposta ao quesito 6º conforme o requerido com as presentes alegações.
- As Apeladas têm vindo a comercializar, desde há algum tempo, calçado com a marca “F…” – ponto 22 dos factos provados.
41ª- Temos então que a marca nacional nº 277.465 é anterior à marca comunitária nº 001016617, uma vez que o registo daquela foi requerido em 14 de Outubro de 1991, enquanto que o desta o foi apenas em 15 de Dezembro de 1998.
42ª- Motivo pelo qual, a marca nacional, de que é titular a Apelante D…, prevalece no território nacional sobre aquela, não podendo as Apeladas impedir a sua utilização no território nacional.
43ª- Com efeito, estabelece o artigo 13º nº 1 do Regulamento da Marca Comunitária (RMC) – Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, aplicável ao presente caso - que «O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a sua utilização para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento».
44ª- O que significa que mesmo sendo a 1ª Apelada titular de uma marca comunitária, não pode impedir que as Apelantes usem a marca de que é titular o Apelante D…, marca esta que é plenamente válida em Portugal e anterior àquela marca comunitária.
45ª- Nos termos do disposto no artigo 224º nº 1 do Código da Propriedade Industrial, «O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina».
46ª- Por outras palavras, sendo o Apelante D… titular da marca nacional nº 277.465 “F…”, sem qualquer limitação para a classe 25 de produtos, tem este o direito de propriedade e uso exclusivo da mesma no território nacional nessa mesma classe, que é calçado.
47ª- Como muito bem se aponta na sentença recorrida, «(…) a marca comunitária não só não exclui as marcas nacionais como não as contraria. Só poderá ocupar o espaço deixado livre por estas – isto como princípio orientador. E tão-pouco pode violar outros direitos preexistentes a nível nacional. Assim, as prioridades atribuídas a nível nacional são impedimentos à obtenção da marca comunitária. A incompatibilidade, mesmo que provinda de um só dos estados-Membros, é suficiente para que a marca comunitária não possa ser concedida».
48ª- Resulta, pois, que o Apelante D… ter legitimidade para pedir, como pediu na sentença recorrida que assim não decidiu: «ser a 2ª Autora condenada a abster de produzir, armazenar e comercializar quaisquer sapatos em que esteja aposta a marca “F…” assim como a abster-se de utilizar essa marca em quaisquer práticas comerciais ou publicitárias»; «ser a 1ª Autora condenada a abster-se de utilizar o sinal «“F…” sob qualquer forma, nomeadamente celebrar e registar quaisquer contratos ou licenças de exploração, utilizar em práticas comerciais ou publicitárias ou utilizar sob outra qualquer forma»; «serem as Autoras condenadas a eliminar todas as referências à expressão “F…” nas embalagens dos seus produtos, na sua publicidade, papel timbrado, e em quaisquer outras formas de divulgação ou identificação, bem como na ornamentação de qualquer estabelecimento».
49ª- Bem como, relativamente aos pedidos formulados em b.1) e b.2), que se afastem as limitações inerentes ao registo da marca destinado exclusivamente a exportação.
50ª- O que, face à alteração do julgamento da matéria de facto que se impõe nos termos que precedem, deveria ter sido decidido na sentença recorrida.
51ª- Assim sendo, não podemos deixar de considerar que a actuação das Apeladas, mormente a descrita no Ponto 22. dos Factos Provados se insere no âmbito da concorrência desleal, tal como expressamente prevista no artigo 317º do Código da Propriedade Industrial.
52ª- No caso dos autos, além de uma concorrência desleal, estamos perante uma concorrência ilícita, que se traduz na violação de direitos de propriedade industrial privativos dos Apelantes, uma vez que o Apelante D… tem direito à propriedade e uso exclusivo da marca nacional “F…” em todo o território nacional e a cedeu à sociedade Apelante.
53ª- Por tudo o que foi dito até aqui, não restam dúvidas que a conduta das Apeladas, dada como provada pela sentença – e que as mesmas confessam – se traduz numa violação ilícita do direito de propriedade industrial das Apelantes, pelo que, nos termos do disposto no artigo 338º-L do Código da Propriedade Industrial, estão estas obrigadas a indemnizar as Apelantes.
54ª- Tal obrigação está dependente da existência de uma actuação ilícita e dolosa que viola o direito legalmente protegido do titular dos direitos de propriedade industrial e que tenha sido causadora de danos a este.
55ª- Ora, no caso vertido nos autos existe uma actuação ilícita e dolosa das Apeladas, que se encontra devidamente provada – a comercialização da marca F… – que viola o direito à propriedade e uso exclusivo dessa mesma marca por parte do Apelante D…, sendo que, nos termos supra alegados, se deve considerar como provado os danos causados às aqui Apelantes, mormente pela prova dos quesitos 8º e 11º.
56ª- Assim, não podem existir dúvidas quanto á necessidade de condenação das Apeladas numa indemnização ao Apelante D…, ficando aqui em aberto apenas uma questão: qual o montante da indemnização a atribuir ao Apelante?
57ª- Nos termos do disposto no nº 2 do artigo 338º-L do Código da Propriedade Industrial, «Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, o tribunal deve atender nomeadamente ao lucro obtido pelo infractor e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada e deverá ter em consideração os encargos suportados com a protecção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito».
58ª- Acrescentando o nº 3 que «Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infractor».
59ª- Ora, não se mostrou possível determinar o lucro obtido pelas Apeladas com a violação dos direitos de propriedade industrial dos Apelantes nem os danos emergentes e lucros cessantes sofridos por estes, desde logo porque, como supra se explica, a sociedade Apelante não se dedica apenas à comercialização da marca F…, sendo, portanto, impossível através de documentos contabilísticos apurar as perdas sofridas.
60ª- Assim, o montante da indemnização deve ser fixado com recurso à equidade que V. Exas., Venerandos Desembargadores, decidam aplicar ao caso nos termos do disposto no nº 5 do artigo 338º-L do Código da propriedade Industrial.
61ª- Pelo que, ao decidir como decidiu, a sentença proferido pelo tribunal a quo violou o disposto nos artigos 224º, 317º e 338º-L do Código da Propriedade Industrial, o artigo 483º do Código Civil bem como os artigos 13º nº 1 e 107º nº 1 e nº 3 do Regulamento da Marca Comunitária (RMC) – Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, devendo ser revogada e substituída por outra que condene as Apeladas nos exactos termos sustentados nas presentes alegações.
Termos em que deverá ser dado provimento ao recurso e, em consequência, ser revogada a respeitável sentença proferida em conformidade com as conclusões que antecedem.
IV. Do mérito do recurso
1. Definição do objecto do recurso
Como é sabido, o objecto do recurso é delimitado pela recorrente nas conclusões das suas alegações (artigos 635º, nº 3 e 639º, nºs 1 e 3, ambos do Código de Processo Civil, salvo questões do conhecimento oficioso (artigo 608º, nº 2, in fine), consubstancia-se nas seguintes questões: i) aferição da utilidade das impugnações da decisão da matéria de facto; ii) apreciação das questões suscitadas no ponto II., tendo em conta a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferida no Processo n.º 822/08.4TYSLB.L1 (acórdão de 24.02.2015), transitada em julgado, com o seguinte dispositivo: «Nos termos expostos, julga-se procedente a apelação, revogando-se a sentença proferida e, consequentemente, declara-se a caducidade do registo de marca nacional n.º 277465 F…»; iii) apreciação dos segmentos decisórios constantes do dispositivo da sentença recorrida, face à relevância jurídica do trânsito em julgado do citado acórdão.
2. Fundamentos de facto
Na sentença recorrida foi considerada provada a seguinte factualidade:
1- A Autora “B…, Limitada” foi constituída por contrato de sociedade outorgado no Primeiro Cartório Notarial de Matosinhos, no dia 06 de Março de 2000, nos termos constantes de fls. 23 a 29 dos autos e que se dão por integralmente reproduzidas, tendo sido nomeados como gerentes no contrato de sociedade, O…, administrador único da sociedade “P…, S.A.”, e Q… – Cfr., a alínea A) dos Factos Assentes.
2- A Autora “C…, Limitada” foi constituída por contrato de sociedade outorgado no Cartório Notarial de Felgueiras, no dia 27 de Janeiro de 2005, nos termos constantes de fls. 30 a 37 dos autos e que se dão por integralmente reproduzidas, tendo sido nomeado como gerente no contrato de sociedade, O… – Cfr., a alínea B) dos Factos Assentes.
3- A 1ª Autora é a actual titular da marca comunitária nº 001016617, “F…”, destinada a assinalar “calçado”, cujo pedido de registo foi apresentado em 15/12/1998, tendo sido concedido em 18/07/2001 – Cfr., a alínea C) dos Factos Assentes.
4- Em 14/10/1991, a sociedade “G…, Lda.” requereu o registo da marca nacional nº 277.465, “F…”, destinada exclusivamente a exportação – Cfr., a alínea D) dos Factos Assentes.
5- Tendo obtido a respectiva concessão em 02/12/1994 – Cfr., a alínea E) dos Factos Assentes.
6- Por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 02/06/2005 foi declarada a caducidade desse registo, por falta de pagamento de taxa, publicada no Diário da República nº 8, de 31/08/2005, Apêndice – Cfr., a alínea F) dos Factos Assentes.
7- “G…, Lda.” foi constituída por contrato de sociedade outorgado no Cartório Notarial de Felgueiras, no dia 25 de Fevereiro de 1987, nos termos constantes de fls. 54 a 61 dos autos e que se dão por integralmente reproduzidas, sendo sócio, além do mais, contrato de sociedade, O…, que consta como gerente da sociedade desde a constituição até 30/12/1999 – Cfr., a alínea G) dos Factos Assentes.
8- Por escritura notarial de 30/12/1999, no Primeiro Cartório Notarial de Matosinhos, a sociedade indicada em 7 foi transformada em sociedade anónima e passou a adoptar a firma “H…, S.A.”, nos termos constantes de fls. 62 a 76 dos autos e que se dão por integralmente reproduzidas, data em que O… passou a assumir funções de Presidente do Conselho de Administração – Cfr., a alínea H) dos Factos Assentes.
9- Por sentença datada de 02/02/2004, proferida no processo especial de recuperação de empresa nº 123/2002, que correu termos no 2º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, foi decretada a falência da sociedade identificada em 7 e 8, nos termos constantes de fls. 77 a 81 dos autos e que se dão por integralmente reproduzidas – Cfr., a alínea I) dos Factos Assentes.
10- Em 24/05/2007 foi celebrado entre a massa insolvente “H…, S.A.” e o Réu D… escrito particular denominado “CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE MARCA” da marca nacional nº 277.465, nos termos constantes de fls. 82 e 83 dos autos e que se dão por integralmente reproduzidas – Cfr., a alínea J) dos Factos Assentes.
11- O requerimento de averbamento da transmissão indicada em 10 foi apresentado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 21/09/2007, em nome de massa insolvente “H…, S.A.”, subscrito por I…, advogada, com escritório na Rua …, …, Porto, na qualidade de mandatária, nos termos constantes de fls. 84 a 92 dos autos e que se dão por integralmente reproduzidas – Cfr., a alínea K) dos Factos Assentes.
12- Em 28/12/2007 foi apresentado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em nome do Réu D…, subscrito por I…, na qualidade de mandatária, requerimento de averbamento do contrato de licença de exploração da marca 277.465, celebrado entre D… e a Ré “E…, Lda.”, que se dedica à exploração de artigos de calçado, mediante o qual esta sociedade ficou autorizada para explorar a aludida marca – Cfr., a alínea L) dos Factos Assentes.
13- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial considera válido, até 03/06/2014, o registo de tal marca – Cfr., a alínea M) dos Factos Assentes.
14- Na página 54 do Boletim da Propriedade Industrial, de 03/10/2007, consta o averbamento da transmissão identificada em 10 e 11 – Cfr., a alínea N) dos Factos Assentes.
15- Na página 45 do Boletim da Propriedade Industrial de 25/01/2008 consta averbada, com data de 28/12/207, a licença de exploração em nome da Ré “E…, Lda.” – Cfr., a alínea O) dos Factos Assentes.
16- Em 31/08/2006 foi apresentado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em nome de “G…, Lda.”, subscrito por I…, na qualidade de mandatária, requerimento de revalidação da marca nacional nº 277.465 – Cfr., a alínea P) dos Factos Assentes.
17- Por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 07/09/2006, foi deferido esse requerimento e o despacho publicado na página 4615 do Boletim da Propriedade Industrial nº 10/2006, de 31/10/2006 – Cfr., a alínea Q) dos Factos Assentes.
18- Os requerimentos indicados em 11, 12 e 16 foram apresentados por I… sem junção das correspondentes procurações e os correspondentes despachos proferidos sem que tivessem sido juntas as aludidas procurações nos respectivos processos administrativos e sem que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial tenha notificado as requerentes para as juntarem – Cfr., a alínea R) dos Factos Assentes.
19- As marcas indicadas em 3 e 4 são compostas pelos mesmos elementos figurativos e nominativos, destinando-se ambas a assinalar “calçado”, sendo iguais – Cfr., a alínea S) dos Factos Assentes.
20- Caso as duas marcas viessem a coexistir concorrencialmente no mesmo mercado, o público e os consumidores não as conseguiriam distinguir – Cfr., a alínea T) dos Factos Assentes.
21- A marca nacional 93464446 foi registada no Instituto Nacional de Propade Industrial de França em 16/04/1993 por “G…, Lda.”, nos termos constantes de fls. 231 e 232 dos autos e que se dão por integralmente reproduzidas – Cfr., a alínea U) dos Factos Assentes.
21- Assim como com as marcas registadas sob os nºs. 148232, 160246, 1481025, 135484, 532216 e 00669015, na Áustria, Irlanda, Reino Unido e Irlanda do Norte, Finlândia, Benelux e Itália, respectivamente, nos termos constantes de fls. 234 a 252 dos autos e que se dão por integralmente reproduzidas – Cfr., a alínea V) dos Factos Assentes.
22- As Autoras têm vindo a comercializar, desde há algum tempo, calçado com a marca “F…” – Cfr., a alínea W) dos Factos Assentes.
23- O registo da marca comunitária nº 001016617 foi requerido pela sociedade “G…, Lda.”, nos termos constantes de fls. 283 e 284 dos autos e que se dão por integralmente reproduzidas – Cfr., a alínea X) dos Factos Assentes.
24- Em 15/05/2008 foi registada uma licença de exploração da marca comunitária identificada em 23 a favor da 2ª Autora no Instituto de Harmonização do Mercado Interno, nos termos constantes de fls. 285 dos autos e que se dá por integralmente reproduzida – Cfr., a alínea Y) dos Factos Assentes.
25- Em 03/02/2010 foi encerrada a liquidação da sociedade identificada em 7 e cancelada a respectiva matrícula – Cfr., a alínea Z) dos Factos Assentes.
26- Sobre a marca nacional nº 277465 não foi requerido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial averbamento de direitos derivados – Cfr., a alínea AA) dos Factos Assentes.
27- Em 01/09/2005 foi celebrado entre as Autoras o escrito particular denominado “CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MARCA” da marca indicada, mediante o qual a 1ª A. autorizou a 2ª A. a explorá-la em artigos de calçado – Cfr., os quesitos 1.º e 3.º da Base Instrutória.
28- Entre as datas referidas em 8 e 9, a marca referida em 4 foi utilizada única e exclusivamente por “G…, Lda.” – Cfr., o quesito 7.º da Base Instrutória
3. Fundamentos de direito
3.1. A questão da inutilidade das impugnações da decisão da matéria de facto
As recorrentes autoras impugnam a decisão da “matéria de facto constante das alíneas K), L) e P) dos factos assentes no despacho saneador e nºs 11, 12 e 16 da sentença recorrida”.
Tais factos dizem exclusivamente respeito ao procedimento administrativo promovido pelos réus junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, referentes ao registo da marca nacional n.º 277465 F…, tendo sido alegados como suporte do 1.º pedido formulado pelas autoras na petição: [1) que sejam declarados inválidos os despachos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 7.09.2006, que deferiu o requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465, “F…”, de 21.09.2007, que deferiu o averbamento da transmissão da mesma marca para o Réu D…, e ainda de 28.12.2007, que deferiu o averbamento da licença de exploração para a Ré “E…, Lda.”].
Ora, como se refere no ponto II., a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferida no Processo n.º 822/08.4TYSLB.L1 (acórdão de 24.02.2015), transitada em julgado, com o seguinte dispositivo: «Nos termos expostos, julga-se procedente a apelação, revogando-se a sentença proferida e, consequentemente, declara-se a caducidade do registo de marca nacional n.º 277465 F…», tornou absoluta e definitivamente inútil a apreciação deste pedido.
A impugnação da matéria de facto é necessariamente instrumental, só se justificando o seu conhecimento quando do provimento da pretensão do recorrente possa também resultar alguma alteração ao nível dos fundamentos de direito.
Como refere Abrantes Geraldes[12], o juiz deve abster-se de conhecer da impugnação da decisão da matéria de facto quando os factos impugnados não interfiram de modo algum na solução do caso, designadamente por não se visionar qualquer solução plausível da questão de direito que esteja dependente da modificação que recorrente pretende operar no leque de factos provados ou não provados.
Decorre do exposto a manifesta inutilidade do recurso neste segmento.
Também os recorrentes réus impugnam a decisão da “matéria de facto.
No entanto, como já referimos no ponto II, os pedidos formulados pelos réus no recurso ficaram definitivamente prejudicados pela citada decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, já que todos os pedidos se baseiam no primeiro: que sejam as autoras condenadas a reconhecer o direito do 1.º réu à titularidade da marca nacional n.º 277.465, composta pelo sinal “F…”.
Concluímos, face ao exposto, que também a impugnação da decisão da matéria de facto por parte dos recorrentes réus se revela absolutamente inútil.
Com os fundamentos enunciados, não se apreciam as impugnações em causa.
3.2. Apreciação do recurso das autoras, com o âmbito definido no ponto II
Nas suas conclusões de recurso, as recorrentes autoras dedicam as conclusões a) a z), à questão da validade do ato administrativo de registo da marca nacional n.º 277.465, composta pelo sinal “F…” (da titularidade dos réus), sintetizando a sua alegação na conclusão v): «A imputada invalidade desses três actos administrativos do INPI resulta do facto de tais actos terem sido proferidos pelo INPI à revelia do disposto, conjugadamente, nos artigos 10º, 1, c) e 5, 24º, 1,b), c) e 2, 26º, 1, 238º, 1,d) e 350º, 2, parte final, do CPI de 2003».
Tal como anterior e reiteradamente se referiu, esta questão tornou-se irrelevante face à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferida no Processo n.º 822/08.4TYSLB.L1 (acórdão de 24.02.2015), entretanto transitada em julgado.
Nas restantes conclusões, as autoras recorrentes pugnam pela condenação dos réus a título de sanção pecuniária compulsória por cada dia de atraso no cumprimento da condenação de abstenção do uso e divulgação da marca nacional nº 277.465 [aa)]; pela total improcedência da reconvenção [bb)]; e pela revogação do “segmento decisório, traduzido nas alíneas b), c) e d) da douta sentença” [dd)].
Vejamos a questão da sanção pecuniária compulsória.
Decidiu-se na sentença recorrida:
«[…] Conforme é salientado no Ac. do Supremo Tribunal de Justiça, de 9.02.1995, acima citado, dentro dos direitos em que se concretiza a ideia da propriedade sobre uma marca cabe distinguir os direitos que têm um sentido positivo – direito ao uso da marca, direito de disposição, direito de conceder a outrem licença para a exploração da marca, direito de manutenção da marca – e outros que têm um sentido negativo ou de exclusão – direito de opor-se ao registo ou ao uso no mercado de marcas confundíveis, por reprodução total ou parcial que possa induzir em erro.
É o que resulta, no que se refere à marca comunitária, do art.º 9.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento (CE) n.º 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, nos termos do qual: “A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial: a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada; b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público: o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e marca”.
Por isso, é reconhecido ao titular do direito à marca comunitária uma tutela inibitória, visando obrigar terceiros a absterem-se da prática de actos que acarretem lesão desse exclusivo, v. g., de usar uma marca confundível.
Decorre do ponto 3 dos Factos Provados que a 1ª Autora é a actual titular da marca comunitária nº 001016617, “F…”, destinada a assinalar “calçado”, cujo pedido de registo foi apresentado em 15.12.1998, tendo sido concedido em 18.07.2001.
Os Réus alegam, todavia, que o referido registo padece de nulidade, em virtude da existência de registo anterior da marca nacional n.º 277.465 e porque a Autora agiu de má fé ao registar a referida marca comunitária, já que justificou a respectiva anterioridade com o registo de marcas que não lhe pertenciam, o que não podia ignorar.
Importa, todavia, ter em consideração o que já acima foi referido quanto ao diferente âmbito territorial das marcas em confronto: a marca nacional de que o 1.º Réu é titular é uma marca exclusivamente destinada a exportação, ao passo que a marca de que é titular a 1.ª Autora tem o seu âmbito territorial circunscrito ao território da União Europeia, não se encontrando demonstrado que ambas as marcas se destinem ao mesmo mercado.
Por outro lado, tendo em consideração que o pedido de registo da marca comunitária nº 001016617 foi formulado pela mesma pessoa que era, à data, titular da marca nacional n.º 277.465 – a sociedade “H…, S.A.”, não existe qualquer má fé na reivindicação da antiguidade da marca nacional, nos termos do disposto no art.º 34.º, do Regulamento (CE) n.º 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993.
Deste modo, impõe-se reconhecer às Autoras, enquanto legítimas titulares de direitos sobre a marca comunitária nº 001016617, “F…”, o ius excludendi, destinado a inibir o uso concorrente desse sinal distintivo por parte de qualquer terceiro.
Tal não implica a procedência total do segundo pedido formulado pelas Autoras: em face do diverso âmbito territorial da marca comunitária e da marca nacional de exportação, as Autoras apenas se podem opor ao uso ou divulgação da marca nacional n.º 277.465 no território nacional ou no território da União Europeia – já não ao uso da referida marca na exportação de calçado para qualquer outro país.
Por outro lado, no que concerne à sanção pecuniária compulsória, estabelece o art.º 338.º-N, n.º 4, do CPI/2003, que “Nas decisões de condenação à cessação de uma actividade ilícita, o tribunal pode prever uma sanção pecuniária compulsória destinada a assegurar a respectiva execução”.
O normativo acima citado limita a sua aplicabilidade às situações em que se constate a ocorrência de uma actividade ilícita e, em consequência, se condene o réu na cessação dessa actividade – é o que resulta da referência a “condenação à cessação de uma actividade ilícita”.
Porém, no caso dos autos quedou indemonstrada qualquer actividade ilícita por banda dos Réus, procedendo a acção apenas e tão só na medida da pretensão geral de respeito que assiste ao titular da marca comunitária, que é oponível erga omnes.
Não pode, assim, proceder o terceiro pedido formulado pelas Autoras. […]»
Provou-se a seguinte factualidade relevante:
3- A 1ª Autora é a atual titular da marca comunitária nº 001016617, “F…”, destinada a assinalar “calçado”, cujo pedido de registo foi apresentado em 15/12/1998, tendo sido concedido em 18/07/2001.
4- Em 14/10/1991, a sociedade “G…, Lda.” requereu o registo da marca nacional nº 277.465, “F…”, destinada exclusivamente a exportação.
5- Tendo obtido a respectiva concessão em 02/12/1994 – Cfr., a alínea E) dos Factos Assentes.
8- Por escritura notarial de 30/12/1999, no Primeiro Cartório Notarial de Matosinhos, a sociedade “G…, Lda.” foi transformada em sociedade anónima e passou a adoptar a firma “H…, S.A.”.
9- Por sentença datada de 02/02/2004, proferida no processo especial de recuperação de empresa nº 123/2002, que correu termos no 2º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, foi decretada a falência da sociedade “H…, S.A.”.
10- Em 24/05/2007 foi celebrado entre a massa insolvente “E…, S.A.” e o Réu D… escrito particular denominado “CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE MARCA” da marca nacional nº 277.465.
11- O requerimento de averbamento da transmissão indicada em 10 foi apresentado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 21/09/2007, em nome de massa insolvente “H…, S.A.”.
12- Em 28/12/2007 foi apresentado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em nome do Réu D…, requerimento de averbamento do contrato de licença de exploração da marca 277.465, celebrado entre D… e a Ré “E…, Lda.”, que se dedica à exploração de artigos de calçado, mediante o qual esta sociedade ficou autorizada para explorar a aludida marca.
13- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial considera válido, até 03/06/2014, o registo de tal marca.
14- Na página 54 do Boletim da Propriedade Industrial, de 03/10/2007, consta o averbamento da transmissão identificada em 10 e 11.
15- Na página 45 do Boletim da Propriedade Industrial de 25/01/2008 consta averbada, com data de 28/12/207, a licença de exploração em nome da Ré E…e, Lda.”.
20- Caso as duas marcas viessem a coexistir concorrencialmente no mesmo mercado, o público e os consumidores não as conseguiriam distinguir – Cfr., a alínea T) dos Factos Assentes.
Vejamos a figura legal em apreço.
Dispõe o artigo 829.º-A do Código Civil:
1. Nas obrigações de prestação de facto infungível, positivo ou negativo, salvo nas que exigem especiais qualidades científicas ou artísticas do obrigado, o tribunal deve, a requerimento do credor, condenar o devedor ao pagamento de uma quantia pecuniária por cada dia de atraso no cumprimento ou por cada infracção, conforme for mais conveniente às circunstâncias do caso.
2. A sanção pecuniária compulsória prevista no número anterior será fixada segundo critérios de razoabilidade, sem prejuízo da indemnização a que houver lugar.
3. O montante da sanção pecuniária compulsória destina-se, em parte iguais, ao credor e ao Estado.
4. Quando for estipulado ou judicialmente determinado qualquer pagamento em dinheiro corrente, são automaticamente devidos juros à taxa de 5% ao ano, desde a data em que a sentença de condenação transitar em julgado, os quais acrescerão aos juros de mora, se estes forem também devidos, ou à indemnização a que houver lugar.
A sanção pecuniária compulsória é um mecanismo compulsório especialmente talhao para coagir ao cumprimento de prestações de facto infungíveis (artigo 829º-A, nº 1, do Código Civil), que não são passíveis de execução específica (artigo 828º do Código Civil, a contrario sensu), podendo também ser imposta no caso de condenação ao pagamento de obrigação pecuniária (artigo 829º-A, nº 4, do Código Civil).
Assim, excluindo o caso específico das obrigações pecuniárias previsto no nº 4, do artigo 829º-A, do Código Civil, apenas pode ser imposta ao devedor uma sanção pecuniária compulsória quando este haja sido condenado numa prestação de facto infungível, de carácter negativo ou positivo e desde que não se trate de prestação que requeira especiais qualidades artísticas ou científicas do obrigado[13]. Trata-se de uma medida coercitiva que visa constranger o devedor ao cumprimento da obrigação nos casos em que a execução coerciva não é viável em virtude do obrigado não poder ser substituído por terceiro no cumprimento da prestação[14].
O pedido em apreço (formulado pelas autoras) só poderá proceder na hipótese de haver factos que mostrem utilização efetiva da marca pelos réus ou, pelo menos, a sua tentativa de utilização, no mesmo mercado em que as autoras atuam.
Ora, como se refere na sentença recorrida, “O normativo acima citado limita a sua aplicabilidade às situações em que se constate a ocorrência de uma actividade ilícita e, em consequência, se condene o réu na cessação dessa actividade – é o que resulta da referência a “condenação à cessação de uma actividade ilícita”. Porém, no caso dos autos quedou indemonstrada qualquer actividade ilícita por banda dos Réus, procedendo a acção apenas e tão só na medida da pretensão geral de respeito que assiste ao titular da marca comunitária, que é oponível erga omnes.”.
Acresce que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial considera válido, até 03/06/2014, o registo de tal marca (facto 13), e que nos termos do n.º 9 do artigo 270.º do Código da Propriedade Industrial “A caducidade só produz efeitos depois de declarada em processo que corre os seus termos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial”.
Em suma, os réus utilizavam uma marca reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, destinada exclusivamente a exportação, a qual vigorou até ao trânsito do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, não se tendo provado que a sua utilização (legitimada pelo registo) tenha coincidido com o mercado em que as autoras desenvolvem a sua atividade.
Tanto basta para, em sintonia com a sentença recorrida, confirmar a improcedência deste pedido em sede recursória.
Passamos a apreciar o mérito dos pedidos reconvencionais.
Decidiu o Mº Juiz na sentença recorrida:
b) Declaro que o Réu D… é titular da marca nacional n.º 277.465, composta pelo sinal “F…”, exclusivamente destinada à exportação;
c) Declaro que a Ré “E…, Lda.”, tem o direito de usar a referida marca exclusivamente para exportação e com exclusão do território dos países da União Europeia;
d) Declaro que é válido o contrato de licença de exploração celebrado entre os Réus D… e “E…, Lda.”;
e) Condeno as Autoras, “B…, Lda.”, e “C…, Lda.”, a absterem-se de usar o sinal “F…” em qualquer atividade comercial fora do território nacional ou do território dos países da União Europeia;
A decisão (bem estruturada na suas vertentes factual e jurídica) não merece qualquer censura, considerando que à data em que foi proferida não havia transitado ainda em julgado o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferido no Processo n.º 822/08.4TYSLB.L1 (acórdão de 24.02.2015), com o seguinte dispositivo: «Nos termos expostos, julga-se procedente a apelação, revogando-se a sentença proferida e, consequentemente, declara-se a caducidade do registo de marca nacional n.º 277465 F…».
Como pacificamente vem sendo entendido pela doutrina e pela jurisprudência, a força do “caso julgado” manifesta-se em duas vertentes: i) por um lado, a questão decidida não pode ser de novo reapreciada [excepção dilatória (ou efeito negativo) do caso julgado]; ii) por outro lado, o respeito pelo conteúdo da decisão anteriormente adoptada implica que não possa haver decisão posterior que a contrarie [autoridade (ou efeito positivo) do caso julgado].
Ora, face ao caso julgado do acórdão referido, tornaram-se insustentáveis os segmentos decisórios que se transcreveram, devendo a sentença ser revogada nesta parte.
Em conclusão:
i) Deverá manter-se apenas parcialmente a alínea a) do segmento decisório, com o seguinte teor:
a) Condeno os Réus, D… e “E…, Lda.”, a absterem-se de usar ou divulgar a marca nacional n.º 277.465[15].
ii) Deverá manter-se a alínea f) do segmento decisório, com o seguinte teor:
b) Absolvo as Autoras e os Réus dos restantes pedidos que contra si foram respectivamente formulados.
III. Dispositivo
Com fundamento no exposto, acordam os Juízes desta Relação:
i) em julgar procedente a reclamação, revogando-se o despacho do relator, nos termos definidos em II;
ii) em julgar parcialmente procedente o recurso das autoras, ao qual concedem parcial provimento;
iii) em julgar totalmente improcedente o recurso dos réus, ao qual negam provimento;
iv) em revogar parcialmente a douta sentença recorrida (por imperativo decorrente do caso julgado entretanto produzido no acórdão de 24.02.2015, do Tribunal da Relação de Lisboa, proferido no Processo n.º 822/08.4TYSLB.L1), no que respeita aos segmentos decisórios b), c), d) e e), e em consequência, em reformular a decisão nestes termos:
a) condenam-se os Réus, D… e “E…, Lda.”, a absterem-se de usar ou divulgar a marca nacional n.º 277.465.
b) absolvem-se as Autoras e os Réus dos restantes pedidos que contra si foram respectivamente formulados.
Custas do recurso por ambos as recorrentes, na proporção dos seus decaimentos, que se fixa nestes termos: 1/5 por conta das autoras e 4/5 por conta dos réus.
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O presente acórdão compõe-se de quarenta e duas páginas e foi elaborado em processador de texto pelo relator, primeiro signatário.Porto, 7 de setembro de 2015
Carlos Querido
Soares de Oliveira
Alberto Ruço
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[1] Como se refere no acórdão do STJ de 24.04.2012, proferido no Proc. n.º 424/05.7TYVNG.P1.S1: «A lei portuguesa consagra o sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade das marcas: a propriedade de uma marca adquire-se através do respectivo registo no INPI. (…) o bem imaterial que é objecto desse direito [à marca] apenas se reconduz, em termos directos e imediatos, ao seu titular desde que tal conste do registo, o que se trata de aplicação do princípio geral segundo o qual os direitos privativos da propriedade industrial estão sujeitos a um sistema de registo constitutivo ou atributivo».
[2] Indeferimento que veio a ocorrer, tendo sido posteriormente revogada tal decisão pela Relação de Lisboa, que decretou a caducidade do registo.
[3] De que sejam declarados inválidos: os despachos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 7.09.2006, que deferiu o requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465, “F…”, de 21.09.2007, que deferiu o averbamento da transmissão da mesma marca para o Réu D…, e ainda de 28.12.2007, que deferiu o averbamento da licença de exploração para a Ré “E…, Lda” (das autoras); de que sejam as autoras condenadas a reconhecer o direito do 1.º réu à titularidade da marca nacional n.º 277.465, composta pelo sinal “F…” e que sejam as autoras condenadas a reconhecer a legitimidade da 2.ª ré em usar a referida marca (dos réus).
[4] José Lebre de Freitas e outros, Código de Processo Civil Anotado, Volume I, pág. 544, 2.ª edição, Coimbra Editora.
[5] É curioso verificar que foram as autoras quem requereu a suspensão da instância até ao trânsito em julgado da decisão da Relação de Lisboa, alegando que “caso se venha a confirmar o caso julgado dessa decisão, ocorrerá em definitivo, a extinção do direito de propriedade industrial conexo ao mencionado registo, da marca nacional n.º 277.465”, e invocando “os notórios e relevantes reflexos jurídicos, que essa extinção determinaria nesta instância recursória” (requerimento de fls. 932 e 933).
[6] Vide, nesse sentido, o acórdão nº STJ, de 26-11-2009, proferido no Processo n.º 08B3671, acessível em http://www.dgsi.pt, onde se refere, nomeadamente: «Quanto ao efeito do registo dos direitos privativos em causa nestes autos, entende-se na verdade que é constitutivo», concluindo-se que «A “actual protecção legal à marca de facto” (…) tendo em conta a possibilidade de “anulação do registo de uma marca conflituante com fundamento em concorrência desleal objectiva” (artigos 24º, nº 1, d) e 266º, nº 1, b) do Código da Propriedade Industrial), em nada contraria esta afirmação». No mesmo sentido, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22.10. 1992, proferido no Processo n.º nº 0060022, acessível no mesmo site: «Num sistema como o nosso, de registo constitutivo, a garantia legal que a firma, o nome de estabelecimento e a marca conferem só deflagra após esse registo. A constituição de direitos aparece somente após o registo constitutivo».
[7] Código da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, 2.ª edição, 2015, pág. 402.
[8] Focamos a nossa atenção na pretensão das autoras, já que os réus concordam com a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide (pese embora o facto de terem sido as autoras a suscitar a questão).
[9] Refere-se no Código da Propriedade Industrial Anotado, coordenado por António Campinos (Almedina, 2015, 2.ª edição, pág. 402, na anotação ao artigo 224.º: «Não obstante o artigo 227.º e a alínea e) do n.º 1 do artigo 239.º (bem como, no capítulo das infracções, a alínea a) do artigo 317.º e o artigo 331.º confiram alguma tutela ao uso de marcas não registadas, em bom rigor, como salienta Luís Couto Gonçalves (Manual de Direito Industrial, 5.ª ed., 2014, p. 187), “fora do registo não há direito de marca. Sobre a marca de facto o único direito que existe é o direito de prioridade ao registo dentro do prazo de seis meses. E sendo certo que possa ser protegida para além desse prazo (...) no âmbito das normas punitivas da concorrência desleal, o que então se protegerá não será, em rigor, o direito de marca”».
[10] Recorda-se o seu teor: «1) que sejam declarados inválidos os despachos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 7.09.2006, que deferiu o requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465, “F…”, de 21.09.2007, que deferiu o averbamento da transmissão da mesma marca para o Réu D…, e ainda de 28.12.2007, que deferiu o averbamento da licença de exploração para a Ré “E…, Lda.”».
[11] Recapitulando, são os seguintes: «2) que sejam condenados os réus a não usar nem divulgar a marca nacional n.º 277.465; 3) que sejam condenados os réus a pagar às autoras, a título de sanção pecuniária compulsória, a quantia fixar pelo Tribunal por cada dia de atraso no cumprimento da condenação de abstenção de uso e divulgação da marca nacional n.º 277.465.».
[12] Recursos em Processo Civil, Novo Regime, Almedina, 2.ª edição, pág. 298.
[13] No âmbito da acção executiva para prestação de facto, no Código de Processo Civil Anotado, Volume 3º, Coimbra Editora 2003, da autoria de José Lebre de Freitas e de Armindo Ribeiro Mendes, página 658, vinca-se que a sanção pecuniária compulsória só é aplicável quando esteja em causa prestação de facto infungível.
[14] Neste sentido veja-se, Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória, Coimbra 1987, João Calvão da Silva, páginas 362 a 366.
[15] O que, aliás sempre resulta da lei, por efeito da caducidade do registo que tem natureza constitutiva.