Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
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CONFUSÃO
II - Entre as marcas "KOAN" e "K'an" existe semelhança gráfica e fonética capaz de determinar essa confusão.
No ..º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia B………., SPA, sociedade comercial com sede em ………., Itália move a presente acção com processo ordinário contra C………., S. A. com sede em .........., pedindo que na procedência da acção, seja decretada a anulação da marca industrial n.º 376.707, designada por “K`AN” nos termos do disposto no artigo 266º do Código da Propriedade Industrial, com todas as legais consequências.
Para tanto alega, em síntese, que a Ré requereu o registo de marca nacional a que coube o nº 376.707 designado por “K’ AN”, destinada a assinalar produtos das classes 25ª (vestuário e calçado), 3ª (Perfumes), 9ª (Óculos) e 18ª (Marroquinaria), todos da Classificação Internacional; que é titular da marca comunitária nº 000109777, designada por “KOAN” abrangendo as classes 14ª (metais preciosos e respectivas ligas, etc), 18ª (couro e imitações de couro, etc), 24ª (tecidos e outros produtos têxteis não compreendidos noutras classes, coberturas de cama e de mesa), 25ª (vestuário, sapatos e chapelaria), 35ª (publicidade e festão de negócios sociais, etc) e 42ª (franchising) a qual foi renovada encontrando-se válida até 01.04.2016; que o registo da marca da R. foi obtido ilegalmente face à prioridade da marca da A. e à expressa violação do disposto na alínea m) do artigo 239º do C.P.I. e bem assim do disposto no artigo 242º do mesmo Código, dado o prestígio da sua marca.
Citada a ré, apresenta contestação pedindo a improcedência da acção, alegando estar excedido o prazo de dez anos de protecção à marca da autora, não tendo sido renovado, não podendo assim gozar de protecção legal.
Foi proferido saneador-sentença que julgou a acção parcialmente procedente, declarando anulada a marca nacional n.º 376.707 da Ré designada por “K`AN” destinada aos produtos das classes 18ª e 25ª.
Inconformada a ré apresenta este recurso de apelação e nas suas alegações formula as seguintes conclusões:
1.ª- Decidiu o Mmo Juiz a quo anular a marca nacional n.º 376 707 da apelante, designada por “K`an” destinada aos produtos das classes 18.º e 25.º, satisfazendo assim a pretensão da apelada nesta parte, sustentando que a marca da apelante “oferece acentuadamente semelhanças gráficas e fonéticas com a marca da apelada e que “essas semelhanças são capazes de confundir facilmente os consumidores ou criar entre eles um risco de associação”.
2.ª- Acrescenta ainda que “a simples coexistência das marcas “sub judice” no mercado iria criar a possibilidade de ocorrerem situações de concorrência desleal relativamente aos produtos acima referidos e referentes às classes 18.º e 25.º, permitindo, designadamente; a pratica de actos susceptíveis de criar confusão com o estabelecimento, com os produtos e com o crédito da autora”.
3.ª- A apelante discorda profundamente da argumentação expendida na douta decisão recorrida e ainda mais da decisão proferida pois que sustenta não existir qualquer das duas situações que a douta decisão se socorre para decidiu no sentido da procedência parcial do pedido.
4.ª- Verificados estão nos autos os requisitos constantes das alíneas a) e b) do art. 245° do C.P.I. cujo n°. 1 que não se põem em crise, pelo que apenas o requisito da alínea c) que o Tribunal a quo considerou preenchido, no sentido de as marcas terem tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
5.ª- Tem entendido a melhor doutrina que há risco de erro ou confusão sempre que a semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro, ou a que o público considere que há identidade de origem ou proveniência dos produtos ou serviços a que os sinais se destinam. – por todos, Carlos Olavo, " Propriedade Industrial " 1997.
6.ª- As duas marcas dos autos K'an e KOAN são ambas exclusivamente nominativas, pelo que deve atender-se ao confronto sobre os aspectos gráficos e fonético. – neste sentido Pupo Correia, in Direito Comercial 5.ª edição pág. 355 a 357; a Jurisprudência vai em regra no mesmo sentido.
7.ª- Relativamente ao aspecto gráfico temos que a marca da Apelada se escreve com quatro letras maiúsculas "KOAN", a marca da Apelante escreve-se com apenas três letras, tendo entre as duas primeiras um apóstrofe, sendo só a primeira delas maiúscula e as demais minúsculas "K'an", matéria que nem foi apreciada na decisão recorrida, pois não faz, como devia, um juízo comparativo objectivo, apurando se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor ou utilizador final medianamente atento
8.ª- É que, resulta com toda a clareza dos documentos que se encontram juntos com a petição inicial o aspecto gráfico da marca da Apelante é "K'an" e de documentos juntos com a mesma peça que a marca da Apelada tem um aspecto gráfico completamente distinto daquele, escrevendo a marca com quatro letras maiúsculas KOAN.
9.ª- É inequívoco que a apontada diferença é clara e resulta desde logo do aspecto gráfico dos vocábulos de modo que não induz em erro o consumidor medianamente atento; quando em comparação de ambos os registos gráficos, qualquer consumidor médio, mesmo não o fazendo em simultâneo, mas de uma forma sucessiva, entre um sinal e a memória que possa ter do outro naturalmente não os confundia.
KOAN / K'an
10.ª- Relativamente ao aspecto fonético também se verifica que os vocábulos são distintos: a marca da Apelada é composta por quatro letras lidas duas a duas, ou seja tem duas sílabas pronunciadas isoladamente: KO e AN; a marca da Apelante é composta por três letras e um apóstrofe, formando uma única sílaba pronunciada de uma só vez K'an.
11.ª- É assim completamente diversa a forma de leitura de uma e de outra marca, dai resultando estímulos sonoros diferentes resultantes da sua pronúncia: enquanto a marca da Apelada é pronunciada em dois momentos por ter duas sílabas, a marca da Apelante tem uma única sílaba e lê-se num único momento.
12.ª- Um consumidor que num estabelecimento comercial pretender adquirir um produto da Apelante jamais pronunciará, ao pedir funcionário, a marca da Apelada, ou lerá essa marca por confusão com a da Apelante, num reclamo!
13.ª- E nem se diga que, para se alargar o critério de análise, a marca da Apelada é de reconhecida notoriedade já que tal não ficou provado na decisão recorrida e não pode agora vir a ser apreciado
14.ª- É assim forçoso concluir que a marca da Apelante não é anulável por força do disposto nas alíneas a) e b) do n° 1 do art. 266°, nem a sua concessão infringiu o disposto no art. 239°, al. m) ambos do C.P.I.
15.ª- Acresce que a Apelada nem articulou matéria de facto que pudesse conduzir a uma decisão no sentido de se poderem verificar situações de concorrência desleal.
16.ª- Por outro lado, face ao que ficou dito acima, parece evidente que a marca utilizada pela Apelante não é susceptível de ser confundida com a da Apelada ou os produtos por esta comercializados.
17.ª- A Apelante não comercializou sequer uma única peça ou artigo com a referida marca "K'an", pelo que não se apropriou do crédito ou reputação da Apelada, até porque não era do seu conhecimento, nem é sequer possível que algum dos clientes da Apelada adquirisse produtos da Apelante na convicção de que estava a comprar produtos da primeira.
Indica como violadas as alíneas a) e b) do nº 1 do art. 266°, art. 239°, al. m) e 317° todos do C.P.I. e art. 659° e 660° do C.P.C.
Pugna pela revogação da decisão e completa absolvição.
Contra-alega a autora em defesa do decidido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Da instância vêm dados como provados os seguintes factos:
1- A Ré requereu o registo de marca nacional a que coube o nº 376.707 designado por “K’ AN”, destinada aos seguintes produtos das classes da Classificação Internacional: da classe 3ª (perfumes); da classe 9ª (óculos); da classe 18ª (marroquinaria) e da classe 25ª (vestuário e calçado).
2- A A. é titular da marca comunitária nº 000109777, designada por “KOAN” abrangendo as classes 14ª (metais preciosos e respectivas ligas, etc), 18ª (couro e imitações de couro, etc), 24ª (tecidos e outros produtos têxteis não compreendidos noutras classes, coberturas de cama e de mesa), 25ª (vestuário, sapatos e chapelaria), 35ª (publicidade e festão de negócios sociais, etc) e 42ª (franchising) a qual foi renovada encontrando-se válida até 01.04.2016.
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Cumpre agora conhecer do objecto do recurso, delimitado como está pelas conclusões das respectivas alegações (arts. 684.º n.º3 e 690.º n.º1 do CPC).A única questão a decidir é a de saber se a marca “K`an” é passível de considerar-se imitação de “KOAN”, se com a mesma se pode confundir.
Porque esta era também a questão já posta à 1.ª instância e porque entendemos que a resposta contida na sentença, bem como os respectivos fundamentos, estão de acordo com a lei, nos termos do n.º5 do art. 713.º do CPC não nos restaria outra hipótese que não seja a de confirmar a decisão sem reservas.
Efectivamente prescreve o art. 245.º do Código da Propriedade Industrial (Aprovado pelo DL n.º 36/2003 de 5 de Março) o seguinte: "1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto".
Nos autos, todos estão de acordo quanto à verificação dos requisitos previstos nas supra als. a) e b), necessários para a existência da imitação.
As divergências manifestam-se apenas e só sobre o requisito previsto na al. c).
A este propósito, diz Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, I, pgs. 329: "... a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas, existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se em vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que é susceptível de ser tomada por outra de que se tem conhecimento.
Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger - o interesse em que não se confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos.
Com efeito, o consumidor, quando compara determinado produto marcado com sinal semelhante a outro que já conhecia não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória".
Reproduzindo uma citação do Prof. José Gabriel Pinto Coelho, feita no acórdão do Supremo Tribunal de 03/11/1981, no B.M.J., nº. 311, pgs. 403, "a imitação deve ser apreciada, menos pelas dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente, do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca".
E, o risco de confusão de marcas há-de ser aferido em função do registo de memorização do consumidor médio dos produtos a que elas se reportam, baseado na afinidade desses mesmos produtos e na semelhança gráfica, figurativa ou fonética dos elementos constituintes das marcas em confronto.
Por outro lado, as marcas devem ser apreciadas pelo conjunto dos seus elementos, e não, apenas, em relação a alguns deles, sendo a imagem do conjunto a que mais é retida na memória do consumidor médio.
Consta do sumário do Acórdão do STJ de 25/03/2004, Proc. 03B3971 (Na base de dados da DGSI, como serão todos os a seguir citados): “A imitação de marca deve ser apreciada menos pelas dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores considerados isolada e separadamente do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca. A comparação entre duas marcas deve ser feita tendo em conta que o comprador, quando compra um produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem simultaneamente as marcas sob os olhos para as comparar; compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória. O risco de confusão deve ser apreciado globalmente, devendo essa apreciação, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceitual das marcas em causa, ser fundada numa impressão de conjunto, tendo em conta, nomeadamente, os elementos distintivos e dominantes dessas marcas.”
E no Ac. STJ de 22/04/2004, Proc. 04B541:
“I - A marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie.
II - O risco de confusão de marcas há-de ser aferido em função do registo de memorização do consumidor médio dos produtos a que eles se reportam, baseado na afinidade desses mesmos produtos e na semelhança gráfica, figurativa ou fonética dos elementos constituintes das marcas em confronto.
III - As marcas devem ser apreciadas pelo conjunto dos seus elementos, e não, apenas, em relação a alguns deles, já que a imagem de conjunto é a que fica mais retida na memória do consumidor médio.”
Por último no Ac. STJ de 10/05/2007 Proc. 07B974 (Que nega a revista ao Ac. desta Relação de 21/09/2006 – Proc. 0630904): “E o que releva num juízo comparativo é precisamente a semelhança que ressalta do conjunto de todos os elementos constitutivos da marca. É da globalidade da sua composição que se há-de aferir dessa semelhança ou dissemelhança. No exame comparativo das marcas deve prevalecer o juízo do consumidor ou utilizador médio, o juízo que um consumidor medianamente atento e esclarecido emitiria.”
Ora no caso dos autos, ao contrário do afirmado pelo apelante, tanto a parte gráfica como a fonética das marcas em causa são bastante semelhantes.
Conforme se afirma no Ac. S.T.J., de 2000/02/15 in CJSTJ, VIII-1º-97 constitui jurisprudência constante do STJ que é matéria de facto saber se existe ou não semelhança, sendo matéria de direito apurar quer da existência ou não de imitação em face das semelhanças ou dissemelhanças fixadas pelas instâncias quer se a imitação assenta numa semelhança capaz de determinar erro ou confusão.
Quanto à parte gráfica não será o sinal de elisão de uma letra que marcará a diferença. Se “KOAN” tem quatro letras e se “K`an” tem só três, facilmente se entende que uma letra foi suprimida e substituída pela sinal, em tudo parecendo idênticos. Para mais, iniciando-se ambos os vocábulos pela letra “K”, pouco usual no nosso vocabulário e que só por isso despertará a atenção do tal “cliente médio” (Proc. 05B2005- Ac. STJ de 12/07/2005).
Mais importante nestas situações de marcas gráficas será ainda a parte fonética, por ser a que mais facilmente o consumidor identifica. E neste campo também não é significativo uma ser constituída por duas sílabas e outra por apenas uma. A acentuação dá-se no final, no “an”, tendo sempre de pronunciar-se o kapa. A sonoridade de ambas fica bastante parecida. Nenhuma representando qualquer coisa que o português médio saiba o que significa, mais fácil se torna a confusão do consumidor e mais facilmente aceitará a sugestão do vendedor.
Deveria, pois, o registo em causa nos autos e na parte que aqui se discute ter sido recusado [arts. 239.º, m) e 245.º do CPI]. Como não o foi, daí a anulabilidade decidida (art. 266.º do mesmo).
Tanto basta, pois, para levar à procedência da acção, não sendo necessário o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção (art. 238.º e 24.º n.º1,d do CPI), que levaria à nulidade (art. 265.º) e não à anulabilidade, sendo que só esta se contém no pedido.
DECISÃO:
Nestes termos se decide julgar improcedente a apelação.
Custas pela apelante.
PORTO, 25 de Setembro de 2007
Cândido Pelágio Castro de Lemos
José Manuel Cabrita Vieira e Cunha
Maria das Dores Eiró de Araújo