Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
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IMITAÇÃO
II- Nas marcas nominativas, o aspecto mais relevante é o da semelhança fonética, por ser aquele elemento que a memória retém mais facilmente.
Decisão recorrida – Proc. Nº …./2002
Tribunal Judicial da Comarca de Santa Maria da Feira de 15 de Julho de 2005
Julgou improcedente a acção e, consequentemente, absolveu a ré do pedido;
Julgou procedente a reconvenção e, consequentemente, condenou os autores B…….. S.P.A. e C……., a absterem-se de usar o vocábulo D…….. isoladamente.
Acordam no Tribunal da Relação do Porto:
A/
B……… S.P.A., com sede na ….. …., …., Itália, e C1…….., que também usa e é conhecido pelo nome de C……., com domicílio em ....., …., …., Milão, interpôs o presente recurso de apelação da sentença proferida em 15 de Julho de 2005, na acção declarativa de condenação com processo comum sob a forma ordinária por ele intentada contra E…….., LDA., com sede na Rua ……, Lugar ......, Fiães, Portugal, tendo, para esse efeito formulado, a final da sua alegação, as seguintes conclusões:
1- O objecto da apelação é a, aliás, douta sentença do Mm.º juiz do ….º Juízo de Competência Cível do Tribunal judicial de Santa Maria da Feira, de 15.07.2005, que julgou improcedente a acção, na qual se pedia a anulação do registo da marca nº 242 587, "D…….”, da titularidade da Recorrida, e julgou procedente a reconvenção, condenando as Recorrentes a absterem-se de usar o vocábulo "D…….." de forma isolada e sem qualquer acento;
2- Sendo o nome do Recorrente C1…….. notoriamente conhecido, há décadas, no ramo de comércio de produtos de moda e seus acessórios, o direito a esse nome não pode deixar de merecer protecção contra actos de confusão com o mesmo, tanto mais quando está em causa um direito de personalidade;
3- A protecção do direito ao nome abrange a protecção do respectivo apelido, pois o nº 1 do artigo 72º do Código Civil consagra, no domínio da protecção civil dos direitos de personalidade, que toda a pessoa tem direito a usar o seu nome, completo ou abreviado, e a opor-se a que outrem o use ilicitamente para sua identificação ou para outros fins;
4- No julgamento da lide haverá que considerar não apenas que o Recorrente tem direito ao nome C1…….., desde 1944, e que esse nome é notoriamente conhecido, mas também que o apelido "D1……." não faz parte dos apelidos usados em Portugal, gozando assim de uma capacidade distintiva acrescida;
5- À data em que a Recorrida, sem o conhecimento do Recorrente, obteve o registo da marca nacional nº 242.587 (em 20.01.92), o Código da Propriedade Industrial em vigor (aprovado pelo Decreto nº 30.679, de 22/08/1940) determinava, expressamente, a recusa do registo da marca que contivesse APELIDO a que o requerente do registo não tivesse direito ou NOME INDIVIDUAL sem obter permissão das pessoas a que respeitassem cfr. nºs 3 e 7 do artº 93º do CPI/1940;
6- Do mesmo modo, no Código da Propriedade Industrial (aprovado pelo Decreto-Lei nº 16/95, de 24/01), na vigência do qual foi instaurada a acção declarativa tramitada nestes autos, continuou a determinar a recusa dos registos das marcas que contivessem o APELIDO a que o requerente do registo não tivesse direito ou NOME INDIVIDUAL sem obter permissão das pessoas a que respeitassem - cfr. artº 189º, nº 1, als. c) e do CPI/1995;
7- E, também o Código da Propriedade Industrial em vigor (aprovado pelo Decreto-Lei nº 36/2003, de 05/03) continua a determinar a recusa dos registos das marcas que contiverem o APELIDO a que o requerente do registo não tenha direito ou NOME, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem - cfr. artº 239º, als. c) e g) do CPI/2003;
8- Acrescente-se que o artigo 265º, nº 1 al. b) do Código da Propriedade Industrial em vigor estabelece que «o registo da marca é nulo quando, na sua concessão, tenha sido infringido o previsto» na alínea c) do artº 239º do CPI/2003, relativo à protecção do apelido;
9- E, o artigo 266º, nº 1 al. a) do mesmo Código estabelece que «o registo da marca é anulável» quando, na sua concessão, tenha sido infringido, nomeadamente, o previsto na alínea g) do artº 239º do CPI/2003, relativo à protecção do nome;
10- Apela-se aos Exm.ºs Desembargadores para que se dignem reconhecer que, da matéria de facto provada, decorre que a Recorrida adoptou como marca de calçado a expressão "D……..", apesar de o Recorrente ter, há dezenas de anos, o direito ao nome C1……. e o direito de utilizar o seu apelido "D1…….” que é notoriamente conhecido no ramo de comércio dos produtos de moda, que abrange o calçado;
11- Acrescente-se que, enquanto o Recorrente possui o direito sobre o nome patronímico "D1……..”, que é o seu apelido, já o mesmo não acontece com a Recorrida, posto que nem ela (uma sociedade comercial) nem qualquer dos seus sócios tem direito de usar como nome ou apelido a expressão "D……..";
12- Sendo óbvia a semelhança gráfica e fonética da expressão "D……." da marca da Recorrida com o nome ou apelido "D1…….”, do Recorrente, deve concluir-se que, para além de ser ilícita a utilização, do nome ou apelido do Recorrente pela Recorrida, existe a susceptibilidade de confusão dos consumidores;
13- A circunstância de a marca da Recorrida não reproduzir totalmente o nome ou apelido do Recorrente (naquela marca não se utiliza o acento grave na segunda vogal "E" deste nome ou apelido), não afasta a possibilidade de confusão, pois tal diferença é um mero pormenor que escapa à atenção do consumidor;
14- Conclui-se, desde já, que a sentença recorrida violou o disposto no artigo 72º, nº 1 do Código Civil e no artigo 189º, nº 1, als. c) e f) do CPI/1995, devendo por isso ser revogada, e, consequentemente, apela-se para que este Douto Tribunal da Relação julgue a acção totalmente procedente por provada, declarando a anulação do registo da marca nº 242.587, "D…….", e condenando a Recorrida a abster-se definitivamente de usar essa marca;
15- Por outro lado, a sentença recorrida violou os direitos privativos de Propriedade Industrial da Recorrida B………. S.P.A.;
16- Foi dado como provado pela 1ª Instância que a Recorrida é titular do registo da marca internacional nº 479.377, "C…….”, para assinalar (entre outros) produtos da classe 25ª, bem como do registo da marca internacional nº R 563.799, "C……..", para assinalar produtos da classe 16ª;
17- A titularidade desses registos confere à Recorrente os direitos de propriedade e de exclusivo sobre as marcas "C…….." e "C2…….", nos termos dos artº 167º nº 1 e 207º do CPI/1995;
18- No caso dos autos, é manifesto que o registo da marca nacional nº 242.587, “D…….”, da Recorrida, foi concedido com preterição dos supracitados direitos de marca da Recorrente B……… S.P.A.;
19- Como tal, é-lhe aplicável o disposto no artº 33º, nº 1, al. b) do CPI/1995, que determina que «Os títulos de propriedade industrial são total ou parcialmente anuláveis quando o titular não tiver direito a eles, e nomeadamente, (...) Quando tiverem sido concedidos com preterição dos direitos de terceiros, fundados em prioridade ou outro título legal»;
20- Tendo por referência o conceito legal de imitação de marca previsto no artigo 193º, nº1 do CPI/1995, deve concluir-se que a marca da Recorrida é uma óbvia imitação das supra referidas marcas da Recorrente;
21- Não se levanta qualquer dúvida de que os registos das marcas da Recorrente são prioritários em relação à marca da Recorrida - alínea a) do nº1 do artigo 193º, nº 1 do CPI/1995;
22- Com efeito, foi dado como provado que o registo da marca internacional nº R 479.377, "C…….., foi requerido em 26.09.83, enquanto que o registo da marca "D…….", da Ré, com o nº 242.587, foi requerido ao I.N.P.I. em 10.08.87;
23- Por outro lado, as marcas em confronto assinalam produtos idênticos e outros manifestamente afins – artº 193º, nº 1, al. b) do CPI/1995;
24- A saber, são produtos idênticos o "calçado" a que se destina a marca da Recorrida e as "botas, sapatos e pantufas" da marca da Recorrente, e são produtos manifestamente afins o mesmo "calçado" da marca da Recorrida e os demais produtos da aludida marca da Recorrente, em particular os "Artigos de vestuário" e, ainda, a "lingerie, fatos de banho e roupões"
25- Contrariamente ao que se considerou na sentença recorrida, a marca "D…….", em relação, às marcas "C…….." e "D…….", apresenta " (...) tal semelhança (pelo menos) gráfica (e) fonética", susceptível de " (...) induz(ir) facilmente o consumidor em erro ou confusão (...), compreend(endo) um risco de associação com a marca anteriormente registada (da Recorrente), de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto." –artº 193º, nº 1, al. c) do CPI/1995;
26- Atente-se que a marca "D…….", da Recorrida, reproduz graficamente, o principal e predominante elemento distintivo- a designação "D1…….." - das famosas marcas da Recorrente!
27- A circunstância de a marca da Recorrida não reproduzir perfeitamente o elemento característico e distintivo "D1………” da marca "C…………" da Recorrente (naquela marca não se utiliza o acento grave na segunda vogal "E", como na marca), não afasta a possibilidade de confusão, pois tal diferença é um mero pormenor que escapa à atenção do consumidor;
28- No conflito de marcas em apreço verificam-se todos os requisitos cumulativos do conceito legal de imitação ou usurpação de marca, vertido no artº 193º, nº1 do CPI/1995, o que determina a recusa do registo, nos termos do disposto no artº 189º, nº1, al. m) do CPI/1995, preceitos legais que foram violados na sentença recorrida;
29- Acresce que, por as marcas da Recorrente gozarem de grande notoriedade (vd. factos provados 15 e 17), deve ser-lhes conferida uma protecção acrescida, pois, «o risco de associação, é tanto maior quanto maior for a notoriedade da marca registada», como Jorge Coutinho, de Abreu escreve (in "Curso de Direito Comercial”, vol. I, Almedina, 1998, p. 344);
30- A notoriedade da marca agrava o risco de confusão uma vez que a marca notória deixa na memória do público consumidor uma lembrança persistente e tentadora;
31- Resulta da citada Doutrina e jurisprudência que as semelhanças que causam a confusão com uma marca notoriamente conhecida ou de prestígio, podem ser menores do que as exigidas para realizar um juízo de confusão com outras marcas menos conhecidas;
32- Para se impedir possíveis situações de confusão ou erro com sinais distintivos célebres, deve tomar-se em consideração que, para tirar proveito ilegítimo e injustificado do crédito e da notoriedade conquistada por eles, constitui um estratagema já conhecido o de se utilizar aqueles sinais de forma mais ou menos "disfarçada", para se evitar a evidência que resultaria da frontal reprodução dos mesmos;
33- Ainda quanto à preterição dos direitos privativos de Propriedade Industrial da Recorrente, constata-se que a marca "D…….", da Recorrida, reproduz também o elemento distintivo do nome comercial da referida sociedade italiana: D….. / C…….., S.P.A.;
34- Esta denominação social goza, em Portugal, da protecção legal que lhe é reconhecida pelo artigo 8º da Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial (de que Portugal e a Itália são estados-membros), que determina que "O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de registo, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio";
35- Aliás, o artigo 189º, nº1, al. f) do CPI/ 1995 também previa a recusa do registo das marcas que contivessem «A firma, denominação social, nome ou insígnia de estabelecimento que não pertençam ao requerente do registo da marca, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, ou apenas parte característica dos mesmos, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão»;
36- Pelo exposto, deve concluir-se que a sentença recorrida violou, também, por inaplicação, o disposto no artigo 8º da Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial e no artigo 189º, nº1, al. f) do CPI/1995;
37. Haverá ainda que ter em conta que a marca "D………" da Recorrida pode originar situações de concorrência desleal - vide art.º 260º do CPI/1995 e artº 10º -bis da Convenção da União de Paris;
38- Como tal, o Tribunal a quo deveria ter reconhecido essa possibilidade, e anular o registo da marca da Recorrida, nos termos do disposto no artº 25º, nº 1, al. d) do CPI/1995;
39- Conclui-se que a sentença recorrida é ilegal, também, por não ter declarado a anulação, do registo da marca nº 242.587, "D………", nos termos do disposto nos artigos 33º, nº1, al. b), 34º, nº1, 167º e 207º, todos do CPI/1995, tendo violado o preceituado nos artigos 25º, nº1, alínea d) e 189º, nº1, als. f e m) do CPI/1995 e no artº 8º da Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial;
40- No que se refere à RECONVENÇÂO, a Recorrida invocou que os Recorrentes usam «abusivamente» a designação, "D………", não tendo «qualquer cobertura legal» para o fazer (cit. artigo 52º da contestação) e pediu que os autores fossem «condenados a absterem-se de usar o vocábulo "D…….." da forma que o vêm fazendo»;
41- Tal pedido não pode deixar de ser considerado um absurdo, sendo por isso chocante que tenha sido julgado procedente;
42- Ao usarem isoladamente a designação "D1……." ou "D…….", os Recorrentes não estão a "copiar" a marca da Recorrida (vd. artigos 49º a 51º da contestação), mas somente estão a exercer os seus direitos de uso da(s) mesma(s);
43- Na sentença recorrida não se deu a devida relevância ao facto do Recorrente C1……. ter um direito de personalidade (um direito absoluto) de usar o (seu) nome patronímico "D1……." (o seu nome de família ou apelido), reconhecido pelo artigo 72º, nº1 do Código Civil, onde se estabelece que toda a pessoa tem direito a usar o seu nome, completo ou abreviado, e a opor-se a que outrem o use ilicitamente para sua identificação ou para outros fins;
44- A condenação do Recorrente a abster-se de usar o vocábulo "D……..", isoladamente, deve por isso ser considerada uma gravíssima violação do disposto no artigo 72º, nº1 do Código Civil;
45- Por outro lado, na sentença recorrida não se deu a devida relevância ao facto - documentalmente provado nos autos - de que a Recorrente B…….. S.P.A. tem o DIREITO de PROPRIEDADE e de EXCLUSIVO de utilização da marca nominativa constituída, exclusivamente, pela expressão "D1………";
46. A Recorrente adquiriu esses direitos pelo registo da marca internacional nº 625.638, que foi requerido em 09.09.94 e concedido por despacho de 31.10.95, para assinalar "Couro e imitações e couro, produtos nestes materiais não compreendidos noutras classes; peles de animais; malas de viagem e carteiras; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas e chicotes" e «Vestuário, sapatos e chapelaria";
47- Tendo o registo de marca natureza constitutiva do direito ao uso da mesma e, não tendo a Recorrida pedido a anulação do registo da marca nº 625.638, "D1…….", é inviável a procedência do pedido de proibição do uso dessa marca, pois o direito ao uso da marca persiste enquanto o respectivo registo se mantiver a sua eficácia jurídica;
48- Não tendo a Recorrida pedido, cumulativamente, a anulação do registo da marca internacional nº 625.638, "D1…….-",e a proibição do uso dessa marca, não podia o Tribunal a quo julgar procedente este último pedido, pois o direito de uso da marca não pode ter uma existência "independente" do respectivo registo;
49- Conclui-se que o pedido reconvencional, para além de materialmente ilegítimo, foi feito de forma inadmissível e inconsequente, e deveria ter sido julgado liminarmente improcedente;
50- Pelos motivos expostos, conclui-se que a sentença recorrida deve ser revogada, e, por consequência, julgar-se totalmente procedente por provada a acção e improcedente por não provada a reconvenção.
Pediu a revogação da sentença recorrida, julgando-se procedente por provada a acção e totalmente improcedente por não provada a reconvenção.
Foram apresentadas contra-alegações onde a ré mantém a posição anteriormente assumida nos articulados pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
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B/A apelada interpôs, oportunamente, recurso de agravo tendo declarado nas suas contra-alegações que nele tem interesse apenas na eventualidade de serem julgadas procedentes as questões suscitadas pelos recorrentes, requerendo ao abrigo do disposto no nº 2 do artº 684-A do CPC, que seja alterada a resposta dada ao quesito 7º da Base Instrutória e formulado para o efeito as seguintes conclusões:
1ª - Como resulta das certidões que juntaram aos autos provou-se que a sociedade recorrente é a titular do registo da marca internacional nº 479377 com os sinais nominativos “C……..”, o qual foi requerido, no dia 26 de Setembro de 1983, para assinalar os produtos da classe 25ª bem como é a titular da marca nº R563799 também com a designação “C……..” requerida, em 6 de Dezembro de 1990, para assinalar uma série de artigos tais como ficou provado da matéria constante da alínea H) que nada têm a ver com os produtos assinalados pela marca da recorrida. Por isso,
2ª - A marca que, unicamente, releva para feitos de apurar um eventual conflito de direitos da primeira autora é a marca nº 479377 “C……..” com a marca da recorrida. Por seu lado,
3ª - O segundo recorrente está identificado nos autos como sendo cidadão italiano, com residência em Itália e de nome C1……. e, segundo alega, também é conhecido por C…….. mas, segundo a causa de pedir, o segundo recorrente não alega factos dos quais resulte a ofensa do seu bom nome como cidadão mas apenas em relação aos produtos que coloca no mercado rotulados por esse nome e, por isso, não está em causa a violação de quaisquer direitos de personalidade. Ora,
4ª - O segundo recorrente não tem quaisquer sinais registados para utilizar na sua actividade comercial sendo certo que a atribuição de direitos privativos na regulação do comércio, indústria e demais actividades cai no âmbito do Código da Propriedade Industrial, como resulta do artº 1º do C. P. I. de 1995, vigente à data da instauração da presente acção, não podendo o mesmo reivindicar a tutela do direito de propriedade industrial para os produtos que coloca no mercado.
5ª - Se, porém, não for essa a interpretação a prevalecer, as ilações feitas em relação às marcas reivindicadas pela sociedade recorrente são igualmente extensíveis em relação à inexistência de qualquer confundibilidade com o nome do recorrente singular.6ª - Os sinais com tutela jurídica resumem-se à marca 479377 “C……” e os recorrentes apenas podem usar esses nomes em conjunto e não cada um deles isoladamente, e, dessa análise comparativa dos sinais “C……..”, por um lado, e “D…….”, por outro, verifica-se que não existe qualquer confusão.
7ª - Entre os sinais globalmente considerados não existe qualquer confusão, pois que, não há entre eles suficiente semelhança gráfica nem fonética nem tão pouco figurativa.
8ª - Os autos fornecem prova documental bastante de que a recorrida em nada se inspirou no nome do segundo recorrente para a composição da sua marca, como se pode verificar dos 8 documentos juntos pela recorrida, em 2 de Fevereiro de 2005, e constantes de fls...., comprovativos de que a firma E……. usava a marca “D……” pelo menos desde o ano de 1955 para assinalar o calçado que fabricava sendo que do documento nº 3 consta a seguinte afirmação: “A nossa marca de calçado “D………” encontra-se devidamente registada na Junta Nacional dos Produtos Pecuários sob o nº 9 526 no dia 27 de Julho de 1955 “(sublinhado nosso).
9ª - Todos estes documentos, à excepção do nº 2, se reportam ao ano de 1957, não foram impugnados e têm apostos os carimbos de terem circulado, à época, nos correios o que lhes confere uma especial credibilidade sobre a prova de que a sociedade recorrida, pelo menos desde 1955, usava a marca “D………”.
10ª - Os recorrentes além de não terem qualquer protecção para usarem o sinal “D1……..” também não conseguiram provar que são conhecidos unicamente pelo vocábulo “D1……..” como se pode verificar da resposta dada ao quesito 2º da Base Instrutória.
11ª - A questão essencial não está na similitude dos elementos “D1……” e “D…….” nem da marca da recorrida não comportar o acento grave na segunda vogal E, como os recorrentes defendem na conclusão 27, pois que tal leitura apenas é possível porquanto os recorrentes esquecem, por completo, o sinal “C3…….” que entra na composição da sua marca, pelo que uma possível imitação e confusão existente com o circunstancialismo descrito, como se vê, tem apenas como origem o comportamento irregular que os recorrentes fazem do uso dos sinais que estão registados.
12ª - Também não colhe o argumento da notoriedade que as recorrentes abordam na conclusão 29, pois que, como já anteriormente se salientou, a marcha do processo permitiu carrear vários factos bem sólidos, de uso quotidiano e em todas as vertentes comerciais da Ré - (facturas, cartões, guias de remessa, identificação de todos os produtos que comercializa) - daquele nome “D…….” desde a longínqua data de 1955, pelo que a implantação e consolidação da marca da Recorrida desenvolveu-se num campo muito próprio, com total autonomia, e em data anterior à criação da marca da sociedade recorrente.
13ª - A falta de razão dos recorrentes estende-se ao pedido reconvencional e é até uma consequência lógica da sucumbência do pedido principal e a única solução plausível face ás práticas comerciais confessadas pelos recorrentes, pois que, estes não enjeitam que usam, isoladamente, o sinal “D……..”, tal como demonstra o facto constante da alínea D) dos Factos Assentes, em total correspondência com o que foi alegado no artº 18º da p. i. e até com documentos que, oportunamente, juntaram aos autos e continuam, em sede de recurso, e defender tal prática como se verifica, por exemplo, das conclusões 31 e 42 das suas alegações.
14ª - Tal prática não tem a tutela do direito de propriedade industrial e nem sequer os recorrentes conseguiram provar que são notoriamente conhecidos e identificados por “D1…….” tal como sustentavam.
15ª - Usando apenas o elemento “D……..”, ainda por cima sem o acento que recai no vocábulo que integra a sua marca, os recorrentes reproduzem todos os sinais constitutivos da marca da Ré e, por isso, se impunha, como efectivamente sucedeu, que os recorrentes fossem condenados a absterem-se de prosseguir com tal actuação, deixando de ofender, dessa forma, o direito que a Ré oportunamente salvaguardou com o registo desse sinal.
16ª - A apelada interpôs, oportunamente, recurso de agravo no qual tem interesse apenas na eventualidade de serem julgadas procedentes as questões suscitadas pelos recorrentes.
17ª - Prevenindo a hipótese de procedência das questões suscitadas pelos recorrentes, a recorrida pretende, nos termos do nº 2 do artº 684-A do CPC, que seja alterada a resposta dada ao quesito 7º da Base Instrutória, pois que, estão reunidos os requisitos do artº 712º do CPC que permite ao Tribunal da Relação reapreciar a prova produzida. Na verdade,
18ª - A recorrida, em 2 de Fevereiro de 2005, juntou aos autos 8 documentos comprovativos de que usa a marca “D……..” era usada pela firma E………., desde o ano de 1955, tendo inclusivamente sido registada na Junta Nacional dos Produtos Pecuários sob o nº 9 526, no dia 27 de Julho de 1955, como se pode verificar do nº 3 desse documento e requereu então que, na resposta a dar ao quesito 7º, se tivesse em conta a antiguidade do uso da marca (27/07/55) como era evidenciado por esses documentos. Todavia,
19ª - Tal não sucedeu e estes aspectos são pacíficos, pois que, os documentos em causa não foram impugnados pelos recorrentes e os mesmos são, inequivocamente, idóneos para o fim que se prossegue pois que o documento nº 3 averba o carimbo do registo de entrada no Grémio Nacional dos Industriais de Calçado, no dia 17 de Maio de 1957, bem como o documento nº 4 atesta que foi recebido no destinatário, no dia 31 de Julho de 1957, e o nº 7 atesta que foi recebido no destino, em 25 de Novembro de 1957. Por seu lado,
20ª - Os documentos nºs 4 a 8 têm apostos os selos da época e os carimbos apostos pelas respectivas Estações dos Correios no ano de 1957. Por isso,
21ª - A resposta ao quesito 7º da Base Instrutória deveria ter sido a seguinte ou outra com expressão similar:
“Provado que a Ré utiliza a marca “D……..”, pelo menos, desde há 14 anos e que a firma E…….. a usou desde Julho de 1955 e em ambos os casos para assinalarem os produtos do seu fabrico e comércio – calçado.”
22ª - Ao não ter levado em conta a factualidade evidenciada pelos documentos que estão em causa violou-se o disposto nos artigos nºs 362º e 366º do Código Civil bem como a alínea d) do nº 1 do artº 668º do CPC e, por isso, deve, subsidiariamente e apenas em caso de necessidade, ser reparado o vício que está em causa.
Sobre esta matéria referiu a recorrente tratar-se da alegação, por parte da ré, de um facto novo, em sede de recurso, disfarçada de requerimento de alteração da resposta a um quesito (cujo texto mais não faz do que reproduzir o artigo 3º da contestação) que deve ser considerada como utilização inadmissível do dispositivo previsto no nº 2 do artº 684º-A do Código de Processo Civil e indeferida.
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C/Foi ainda, antes de proferida a sentença recorrida, interposto recurso de agravo por parte da ré do despacho de 18 de Abril de 2005 que determinou a rectificação da resposta dada no despacho que decidiu a matéria de facto ao ponto 9º da base instrutória, tendo, para esse efeito apresentado as seguintes conclusões:
1ª - A resposta dada ao quesito 9º da Base Instrutória com “Provado” não foi objecto de reclamação ao abrigo do nº 4 do artº 653º do CPC pelo que transitou em julgado.
2 º - Não consta da fundamentação da reposta aos quesitos qualquer menção da razão da resposta dada a este quesito como, por exemplo, também não consta qualquer alusão aos motivos da resposta dada ao quesito 2º.
3º - A matéria do quesito 9º é totalmente autónoma e independente da matéria constante dos demais quesitos.
4º - Proferida a resposta aos quesitos e não tendo sido efectuada qualquer reclamação a essas respostas ao abrigo do nº 4 do artº 654º do CPC, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz para proceder à sua alteração.
5º - Os autos não contêm quaisquer elementos que permitam aferir que houve erro material na resposta dada ao quesito 9º sendo que a agravante se pronunciou contra o pedido dos agravados nesse sentido feito em sede de alegações de direito ao abrigo do artº nº 657º do CPC. Por isso,
6º - Não é admissível a alteração da resposta ao quesito 9º da Base Instrutória.
7º - O douto despacho recorrido violou o disposto no nº 1 do artº 666º do CPC bem como o nº 1 do artº 671º do CPC..
Sobre este recurso pronunciou-se a recorrente indicando que na decisão recorrida apenas se fez, como se impugna, a rectificação de um lapso material, sempre possível mesmo depois de esgotado o poder jurisdicional do juiz, sem que tal decisão mereça qualquer censura.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1. A sociedade autora B……., S.P.A., inicialmente B………, S.R.L., é uma sociedade comercial constituída em 24 de Maio de 1978;______________________
2. Esta sociedade tem por objecto social, entre outras actividades, o fabrico e comércio de artigos de vestuário e acessórios para a roupa em geral, perfumes e cosméticos sob licença, controlo de relações de corretagem, estudo, design e conselhos estilísticos na área da moda, consistindo no fornecimento de modelos, programas completos de realização e, em geral, tudo o que diga respeito à actividade de alta costura e pronto a vestir;_______________
3. O segundo autor é o fundador da sociedade B…….., S.P.A., e actualmente é Presidente do Conselho de Administração da primeira autora;____
4. Muitas vezes, nos produtos dos A.A. é mesmo apenas usada a designação D……..;____________
5. A primeira autora é titular do registo da marca internacional nº 479.377, o qual foi requerido em 26 de Setembro de 1983 e concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 22 de Agosto de 1984;____________________
6. Esta marca encontra-se registada para assinalar diversas espécies de produtos e, nomeadamente os da classe 25ª, ou seja, “artigos de vestuário, botas, sapatos, pantufas, roupa interior, artigos de banho e roupões”;_______________
7. Em nome da primeira autora, encontra-se registada a marca C………. na versão mista;_______
8. Trata-se do registo da marca internacional nº R. 563.799, requerido em 6 de Dezembro de 1990 e concedido pelo Instituto I.N.P.I. em 30 de Janeiro de 1992, marca esta destinada a assinalar entre outros “papel, cartão e produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes; produtos de impressão, artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não compreendidas noutras classes); cartas de jogar; caracteres de impressão; clichés”;_____________
9. A ré é uma sociedade por quotas, com a denominação social “E……, Lda.”, cujo objecto social consiste em indústria de sapataria, com sede em Santa Maria da Feira;__________
10. No âmbito da sua actividade económica, a ré fabrica e vende, essencialmente sapatos, botas, botins e sandálias;____________________
11. A ré também usa a mesma designação D……. como nome do seu estabelecimento comercial e em diversos impressos da sua actividade por referência aos seus produtos e ao seu estabelecimento comercial;____
12.A ré submeteu a designação D…….. a registo como marca, por pedido apresentado no I.N.P.I. em 10 de Agosto de 1987, para assinalar produtos da classe 25ª, a saber, calçado, e que tomou o nº 242.587;___________________
13. Tendo esse registo de marca sido concedido por despacho proferido em 20 de Janeiro de 1992, cujo aviso veio a ser publicado no correspondente Boletim da Propriedade Industrial nº 1/1992, editado em 31 de Julho de 1992;_________________
14. O 2º autor, costureiro e estilista, é conhecido desde há décadas pelos seus trabalhos de criação de moda;________________
15. No âmbito do ramo de comércio de produtos de moda e seus acessórios o nome “C……..” é notoriamente conhecido e identifica os autores;______
16. Por este estilista italiano foram criados artigos que são verdadeiras referências no mundo da moda;____________________
17. Os produtos das A.A. assinalados com as marcas “C……..” gozam de notoriedade e reputação em todo o mundo incluindo em Portugal;____
18. A primeira autora é uma das mais famosas e prestigiadas empresas no sector da moda a nível mundial tanto pelo nível estético do design como pela reconhecida qualidade dos materiais dos seus artigos;______________
19. A ré utiliza a marca D…… desde há 14 anos para assinalar os produtos do seu fabrico e comércio – calçado;_____________________
20. Esse uso foi levado a cabo à vista de todos e sem a oposição de ninguém._____
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Questões a decidir:
1- Protecção do direito ao nome de C……….,
2- Possibilidade de confusão entre a marca “C……” e a marca “D…….”,
3- Protecção decorrente da Convenção de Paris para o nome comercial da sociedade B……, SPA,
4- Proibição do uso pela recorrente do vocábulo “D…….” isolado, sem haver sido formulado o pedido de anulação do registo da marca internacional nº 625 638.
5- Alteração da resposta ao quesito 9º da Base Instrutória,
6- Alteração da resposta ao quesito 7º da Base Instrutória.
1- Protecção do direito ao nome de C………..
O nome de uma pessoa destina-se a identificá-la. Trata-se de um interesse do próprio indivíduo, que visa distingui-lo dos restantes membros da comunidade. Quer o texto constitucional, art. 26º nº 1, quer o Código Civil, dão particular relevo ao direito à identidade pessoal afirmando este o direito de qualquer pessoa a usar o nome respectivo, completo ou abreviado, e a opor-se a que outrem o use ilicitamente para sua identificação ou outros fins, (art. 72º/1).
A par desse interesse individual, através do nome também se realiza o interesse público da colectividade de individualização de qualquer pessoa face aos seus concidadãos.
O recorrente C……. considera que foi ofendido o seu direito de personalidade ao nome, nome que utiliza desde o nascimento e que é muito conhecido e prestigiado no mundo da moda, pela sua inclusão na marca da ré.
Não se descortina em que possa consubstanciar-se tal violação por haver sido permitido o registo da marca da ré – D…….- .Contrariamente ao que se passa nas línguas francesa e italiana, em português raros são os nomes polissilábicos com acentuação aguda. O vocábulo “D……” pode associar-se a “ferro”, “ferrar”, verbo este com significados múltiplos, nem sempre simpáticos, desde ancorar, cravar, especular no preço, enganar ou dormir, e, eventualmente, como refere a ré, ser um quase diminutivo de “Ferreira”. Em português, tal como está escrito nada tem a ver com D1…….. apresentando-se esta palavra, inequivocamente, perante consumidores médios ou particularmente esclarecidos, como um nome estrangeiro.
Não estando em causa o prestígio e a notoriedade do recorrente no mundo da moda, não pode dizer-se que o seu nome – parte dele – foi utilizado na marca da ré, do mesmo modo que essa marca não incluiu o nome de “F…..” cantor francês de intervenção, já falecido, mas seguramente não menos notável, não se verificando, pois, a alegada violação do disposto no artº 189º, nº 1, c) e f) do Código de Propriedade Industrial de 1995.
2- Possibilidade de confusão entre a marca “C…….” e a marca “D…….”
O conceito de imitação da marca encontra-se no art. 193º, do Código de Propriedade Industrial de 1995 cujo n.º 1 dispõe o seguinte:
"A marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto”.
Como antes indicado e entendido na decisão recorrida, apesar da marca registada pela ré se destinar à comercialização de sapatos e a marca registada pela recorrente se destinar à comercialização de alta costura e acessórios, onde também se incluem sapatos, não existe a apontada possibilidade de confusão tendo em conta um consumidor médio.
A imitação de marca, como repetidamente tem apontado a doutrina, terá de ser apreciada, mais pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca que pelas dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores considerados isolada e separadamente.
Como refere o Prof. Pinto Coelho nas suas "Lições de Direito Comercial":
“Sempre que a marca, no seu conjunto, forma uma semelhança tal com outra que possa determinar a confusão entre as duas, deve considerar-se a marca como imitada; deve olhar-se, insiste-se, à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam.
É preciso considerar-se que o público geralmente não está a pensar na imitação, na existência ou inexistência de imitação. Liga um produto, que lhe agradou, a certa marca, de que conserva uma ideia mais ou menos precisa. E deve evitar-se que outro comerciante adopte uma marca que, ao olhar distraído do público possa apresentar-se como sendo a que ele busca”.
O Prof. Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, vol. I, 1965, pág. 347, acrescenta ainda um outro índice para aferir da existência de imitação referindo que esta existirá quando "tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento". Isto é, existindo uma marca, e tendo em conta que o comprador, quando compra um produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem simultaneamente as marcas sob os olhos para as comparar, a imitação será tanto menos possível quanto mais inovadora for a nova marca criada. Aferir da novidade será a melhor forma de tutelar o interesse que a lei visa proteger - o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos. Assim, como ensina o Prof. Ferrer Correia, “o Juiz não deve colocar uma das marcas ao lado da outra para proceder a um exame simultâneo das duas; o que deve fazer é examiná-las sucessivamente, de maneira a perguntar-se se a impressão deixada pela primeira é semelhante à da segunda, colocando-se em posição semelhante à do consumidor, que, por não ter as duas marcas ao mesmo tempo diante dos olhos, não pode fazer um exame comparativo, tendo de decidir com o auxílio da sua memória”.
Nas marcas nominativas, como as que se encontram em discussão, o aspecto mais relevante é o da semelhança fonética, por ser aquele elemento que a memória retém mais facilmente.
O Tribunal de Justiça da Comunidade, no acórdão Sabel de 11 de Novembro de 1997, in Colectânea, 1997, p. I – 6191, em aplicação da Directiva n°89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, decidiu que só haverá que considerar a invalidade de uma marca se existir risco de confusão e não também quando existir o risco de associação por a percepção do um sinal distintivo suscitar no público a recordação de uma marca, sem todavia as confundir. Relativamente ao risco de confusão, considera aquele Tribunal que a sua apreciação "depende de numerosos factores e designadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados" pelo que a apreciação da semelhança visual, auditiva ou conceitual das marcas em causa, deve ser fundada numa impressão de conjunto, tendo em conta, nomeadamente, os elementos distintivos e dominantes dessas marcas.
A marca de que a recorrente B……, SPA é titular, com o registo internacional nº 479 377, apresenta-se quer pelas palavras que a compõem, quer pelos produtos a que vem sendo aposta ao longo de décadas, intrinsecamente ligada ao estilista italiano que concebe esses produtos, absolutamente estrangeira, não portuguesa e tributária de uma estética diversa do que se cria em Portugal ou do que cria “Christian Dior”. Num tempo em que os “produtos de marca” são usados com todas as cautelas por clientelas que através deles pretendem mais que demonstrar um bom gosto que não têm, afrontar os outros com o seu poder económico para adquirir bens de marcas prestigiadas, sendo estes os consumidores “médios” dos produtos da recorrente, não é fácil que uma singela palavra portuguesa gere tal confusão.
Os produtos com a marca da recorrente não estão à venda nos escaparates de um qualquer hipermercado, “em saldo” e a preços acessíveis a qualquer proletário. Os sapatos criados por C……. nunca são produzidos em massa e vendidos em qualquer sapataria de um subúrbio das grandes cidades europeias ou do novo mundo. Talvez as lojas dos Chineses vendam perfumes, mas quem procura as marcas Lancôme, Dior, Kenzo, Giorgio Armani, Calvin Klein, Givenchy, Burberry, Bulgari, Ralph Lauren, ou Cacharel, sabe que ali os não encontrará. Quem procura os produtos da marca da recorrente não confunde o grafismo da marca expresso pelos documentos juntos com a petição inicial e repetidos no seu site, mesmo que não conseguisse reconhecer o estilo e a estética das peças criadas pelo segundo recorrente, com o grafismo, a cor e o desenho da marca da ré, patente a fls. 126 dos autos. A distância que separa os sapatos fotografados a fls. 73 e 74, criados pela recorrente e os de fls. 131 e 132 criados pela ré não careceria sequer de qualquer marca para que um consumidor médio, habituado ao mundo da moda, diferenciasse uns dos outros. A marca de que a recorrente é titular só tem em comum com a marca registada pela ré quatro letras. Nem o desenho das letras, nem a sonoridade de cada uma das marcas, nem o significada das palavras que integram uma e outra e muito menos o “significante” fazem com que uma e outra marcas se confundam permitindo que a ré afecte a clientela da recorrente.
Bem certo que a notoriedade dos produtos comercializados pela recorrente é que poderiam tornar aliciante a sua imitação e essa notoriedade poderia agravar o risco de confusão, por provocar uma lembrança viva e persistente na memória do público. Todavia, o mundo da moda e os consumidores de alta costura são um nicho de mercado que não adquire produtos do tipo que a ré cria, inviabilizando também por isso a respectiva confusão. A existência de elementos comuns nas componentes de cada marca – em concreto a palavra D……..- não cria qualquer risco de erro ou confusão, por os produtos ou serviços e a respectiva origem empresarial estarem perfeita e suficientemente identificados para os respectivos destinatários médios.
Não se verifica o requisito do conceito legal de imitação, previsto no art. 193º n.º 1, alínea c).
3- Protecção decorrente da Convenção de Paris para o nome comercial da sociedade C…….., SPA,
Tudo quanto se referiu relativamente à não existência de risco de confusão entre a marca de que a recorrente é titular e aquela de que a ré é titular se poderia repetir relativamente à possível confusão entre a marca da ré e o nome do estabelecimento da recorrente, este com protecção legal decorrente do artº 8º da Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial.
4- Proibição do uso pela recorrente do vocábulo “D…….” isolado, sem haver sido formulado o pedido de anulação do registo da marca internacional nº 625 638,
Começa por anotar-se que não existe nos autos qualquer documento comprovativo do registo da marca internacional nº 625 638 apesar de os recorrentes, na réplica, terem protestado juntar tal documento.
Deste modo, pese embora ter-se considerado que o nome D1……. se não confundia com a marca da ré “D……” com diversa grafia e fonética, na ausência de prova de que a marca “D1……” se encontra registada a favor da recorrente desde 31 de Outubro de 1995, sem haver sido solicitado a anulação do respectivo registo, nada há a alterar quanto à decisão do pedido reconvencional.
Fica pois prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas nestes autos e colocadas pela apelada que declarou só ter interesse na respectiva decisão se fosse atendida alguma das excepções suscitadas pelas apelantes, o que não se verifica.
Decisão:
Acorda-se, em vista do exposto, nesta Relação, em julgar improcedente o recurso de apelação, confirmando a decisão recorrida e não tomar conhecimento dos recursos de agravo.
Custas pelos apelantes.
(Processado e revisto com recurso a meios informáticos (art. 138ºnº 5 do Código de Processo Civil).
Porto, 21 de Setembro de 2006
Ana Paula Fonseca Lobo
António Domingos Ribeiro Coelho da Rocha
Estevão Vaz Saleiro de Abreu