| Decisão Texto Integral: | Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa
1.Relatório:
AM, requereu, no Tribunal de Comércio de Lisboa o presente procedimento cautelar comum, ao abrigo do artigo 338.º-I do Código da Propriedade Industrial, contra HS, Unipessoal, Lda., ILG, AVF e JPF, que também usa ou usou JP, pedindo que:
- seja proibida a utilização pelos requeridos, sob qualquer forma, da marca nacional n.º ..., no todo ou em parte, designadamente pelo uso das expressões “Facto Fetish” ou “Facto Royale” ou quaisquer outras com aquelas confundíveis;
- seja proibida a utilização pelo salão de cabeleireiro denominado “Facto Fetish”, sito na Rua (…), dessa mesma expressão ou qualquer outra com ela confundível;
- seja proibida a abertura ou, caso já tenha aberto, proibida a utilização do salão de cabeleireiro denominado “Facto Royale”, sito na Rua (…), com a utilização dessa mesma expressão ou qualquer outra com ela confundível;
- seja decretada a inibição dos Requeridos praticarem qualquer acto de concorrência desleal, nomeadamente susceptível de criar confusão com a marca nacional n.º ..., proibindo a utilização da palavra “Facto” ou outras similares;
- seja fixada uma sanção pecuniária compulsória contra os 1.º, 2.º e 3.º requeridos, no valor de € 1.000,00, por cada dia em que os ditos salões “Facto Fetish” ou “Facto Royale” se mantenham abertos com essa designação ou qualquer outra confundível com a dita marca nacional n.º ....
Para tanto alegou, em síntese, que é o titular exclusivo da marca nacional n.º ..., com a designação “Facto Cabeleireiro”, registada em seu nome e dos 3.º e 4.º requeridos, marca que usa no desempenho da actividade de cabeleireiro e é reconhecida pelos consumidores há imenso tempo, sendo certo que a expressão distintiva “Facto Cabeleireiro” é da sua criação autoral.
Mais alegou que esta marca foi utilizada pela sociedade “Facto Cabeleireiro, Lda.”, constituída pelo requerente e pelos 3.º e 4.º requeridos, sociedade mais tarde dissolvida, tendo sido constituída a sociedade “B R – Cabeleireiros, Lda.”, que teve como sócios fundadores o requerente, a 4.ª requerida e AA, a qual passou a usar dita marca na exploração do salão de cabeleireiro sito na Rua (…), em Lisboa.
Tendo o requerente reunido na sua titularidade as quotas da sociedade “B R – Cabeleireiros, Lda.”, entende que é o único titular de facto da marca nacional n.º ..., com a designação “Facto Cabeleireiro”. Sucede que a 1.ª requerida está a usar parcialmente esta marca, tendo aberto uma loja de cabeleireiro no (…), em espaço que denominou “Facto Fetish”, procedendo ainda à divulgação do mesmo, através de panfletos e da internet. Além disso, a 1.ª requerida tem ainda a intenção de abrir um outro salão de cabeleireiro, ao (…), denominado “Facto Royale”.
Na oposição que deduziu a requerida HS, Unipessoal, Lda., arguiu a ilegitimidade activa com fundamento em que a marca nacional n.º ... se encontra registada em comum a favor do requerente e dos 3.º e 4.º requeridos, pelo que se trata de um direito que só pode ser exercido em conjunto pelos três. Impugnou ainda a verificação dos demais pressupostos necessários ao decretamento da providência.
Os requeridos ILG e AVF deduziram oposição, excepcionando a ilegitimidade activa nos mesmos moldes da anterior requerida e a ilegitimidade passiva, alegando que não lhes é imputada pessoalmente qualquer violação da marca invocada pelo requerente, sendo demandados apenas por serem sócios da sociedade que utiliza os sinais “Facto Fetish” e “Facto Royale”, impugnando a verificação dos demais pressupostos da providência.
Na sua oposição a requerida JPF impugnou a verificação dos pressupostos da providência.
Foi proferida decisão que julgou improcedentes as excepções de ilegitimidade activa e passiva e improcedente o procedimento cautelar, absolvendo os requeridos das providências cautelares peticionadas.
Desta decisão apelou o requerente, aduzindo na alegação oportunamente apresentada as seguintes conclusões (sic):
a) A Sentença prolatada em 2012/05/17 julgou improcedente o presente procedimento cautelar, absolvendo todos os Requeridos.
b) Em primeiro lugar, sempre salvaguardando o devido respeito pelo Ilustre Magistrado signatário da Sentença recorrida do Tribunal a quo, desde já se indicam as normas jurídicas violadas: art.ºs 4.º, n.º 2, 7.º, n.º 1, 224.º, 30.º, n.ºs 1 e 2, 317.º, 338.º-I, n.ºs 1, 2 e 3, todos eles do CPI; 892.º, 1406.º, n.ºs 1 e 2, 1408.º, n.ºs 1 e 2, estes do CC; e 386.º, n.º 1 do CPC.
c) A Decisão, que aqui se sindica, desconsiderou, contudo, a factualidade alegada pelo Requerente e o enquadramento jurídico propugnado, seja em sede de Requerimento Inicial, seja em resposta às excepções invocadas pelos Requeridos ou documentos por estes juntos.
d) O Tribunal a quo “abraçou” a tese da compropriedade do direito decorrente do registo da Marca Nacional n.º ....
e) Decidiu sem, tampouco, ordenar a realização de produção de prova, mormente a testemunhal, face ao evidente carácter controvertido entre a versão alegada pelo Requerente e a referida pelos Requeridos.
f) Aqui reside, salvo melhor opinião, o primeiro fundamento deste recurso, já que se censura a consideração do Tribunal que entendeu estarem reunidas as condições para, desde logo, proferir uma decisão de mérito, não ordenando, por exemplo, a realização de diligência de inquirição de testemunhas.
g) Aplicou por isso erroneamente o disposto no art.º 386.º, n.º 1 do CPC, já que os autos não reuniam, para a tese que depois fez vencimento na Sentença, os elementos necessários para ser proferida Sentença.
h) Ao contrário do sustentado na Sentença em crise, não cremos absoluta a regra decorrente do art.º 7.º do CPI, que menciona que a prova dos direitos de propriedade industrial se faz por meio do registo, no sentido de este ser o meio exclusivo de reconhecer o direito. Esta disposição vale apenas para o direito em si mesmo, ou seja, a existência ou não de marca. Só existe o direito designado marca se esta foi concedida, mediante processo administrativo que correu termos no INPI.
i) Esta disposição não regula, porém, a questão da titularidade. Aliás, no CPI, à imagem de outras codificações relativas ao registo, como o registo predial, comercial, etc., dispõe-se que a verdade registal corresponde a mera presunção da veracidade dos factos aí registados. Assim, pese embora o registo aparente de uma situação de contitularidade, esta circunstância pode ser afastada mediante Decisão Judicial, o que de resto é combatido pelo Recorrente.
j) Na verdade, se o presente procedimento cautelar é preliminar da acção principal, destinada a declarar o Requerente como único titular do direito, pretensão que se cuidou, inclusive, de salientar (item n.º 5.º do Requerimento Inicial da providência), não pode a verdade registal, que se questiona agora (e se questionará em sede de acção principal), ser argumento bastante para, desde logo e sem qualquer produção de prova testemunhal, afastar a pretensão do Requerente.
k) Aliás, o art.º 4.º, n.º 2 do CPI cuida de explicitar a natureza presuntiva dos requisitos da concessão de direitos de propriedade industrial, onde cabe, desde logo, o próprio titular.
l) Ora, sendo esta, em primeira linha, a realidade controvertida nos presentes autos, tendo presente as teses de Requerente e Requeridos, o Tribunal deveria ter ordenado a produção de prova, para melhor aquilatar da maior veracidade de uma das teses em confronto.
m) Não o tendo feito, foi violado o art.º 386.º, n.º 1 do CPC, já que, no caso concreto, era essencial à boa decisão da causa, a produção das provas requeridas, nulidade processual que se invoca em sede recursória, ao abrigo do art.º 668.º, n.º 4 do CPC, para os devidos efeitos legais.
n) Acresce que a Marca Nacional n.º ..., composta pelo sinal misto só tem sido utilizada pelo Requerente.
o) Os 3.º e 4.ª Requeridos, conforme alegado, no Requerimento Inicial nunca utilizaram a marca tal e qual ela foi concedida e nos termos da lei, ou seja, respeitando os elementos essenciais da mesma.
p) Na verdade, quer o 3.º e 4.ª Requeridos, quer ainda os 1.ª e 2.º Requeridos, têm utilizado imitação da marca em apreço, copiando parte do seu elemento nominativo – “Facto” –, em estabelecimentos comerciais na cidade de Lisboa.
q) Note-se que 3.º e 4.ª Requeridos, ainda que sustentem ser co-titulares do registo, jamais alegam ou concretizam o uso da Marca Nacional n.º ... , respeitando os seus elementos essenciais (lembre-se que estamos na presente de uma marca mista).
r) O Tribunal desconsiderou, em nosso entendimento, o facto de 3.º e 4.ª Requerida, aquando da abertura de estabelecimento de cabeleireiro de nome “Facto II,” com o nome “Facto” se tenham sentido na necessidade de obter a autorização do Requerente (autorização que foi dada para o nome “FactoLab” e não “Facto II”).
s) O Tribunal a quo não retirou ainda a devida conclusão do facto da empresa “B R – Cabeleiros Lda.” ter sido constituída, no mesmo dia, em que foi apresentado o pedido da marca sub judice.
t) Foi, no âmbito desta sociedade, que prosseguiu a utilização da marca nacional n.º ..., tudo com anuência dos “co-titulares registais” desta.
u) A empresa “B R” é agora propriedade exclusiva do Requerente, que adquiriu as quotas aos restantes sócios, prosseguindo o Requerente a exploração desta empresa e a utilização, no âmbito da mesma, da referida marca nacional n.º ....
v) Também este facto, peneirado pelas regras da experiência comum, ajudam a perceber e a densificar a tese propalada pelo Requerente acerca da titularidade exclusiva da marca.
w) Subsidiariamente, caso se entenda fenecer razão ao Recorrente, por elementar dever deontológico, sempre se diga que teria ocorrido, face ao comportamento assumido pelo Requerente, em utilizar a marca no seu estabelecimento e face à não utilização pelos 3.º e 4.ª Requeridos da marca nacional n.º ..., a inversão do título da posse, nos termos do art.º 1406.º, n.º 2, concatenado com o art.º 1265.º do CC (facto considerado provado sob o n.º 11) e nessa medida a aquisição, no prazo de dois anos, da titularidade exclusiva, através do instituto de usucapião (1298.º do CC).
x) Ainda subsidiariamente, aceitando a tese da compropriedade, o que se faz por imperioso dever de patrocínio, a factualidade alegada pelo Requerente é clara no sentido de invocar que o fim da coisa comum sempre foi a sua utilização no âmbito da actividade do estabelecimento de cabeleireiro, sito na Rua do Norte, n.º 40-42, na cidade de Lisboa.
y) Esta interpretação mostra-se ainda consentânea com o facto de o Requerente e a 4.ª Requerida, acrescidos de um outro sócio, Armando D’Oliveira, terem todos, conjuntamente, entendido constituir a sociedade “BR” e que esta prosseguiria também na utilização da Marca Nacional n.º ....
z) Nos termos do art.º 1406.º, n.º 1 do CC, não é lícita a utilização para fim diferente daquele a que a coisa se destina, mas nem sobre esse fim foi possível ao Recorrente fazer prova, mediante a inquirição das testemunhas que indicou.
aa) Ora, não é sustentável que a marca tenha sido registada e a mesma possa ser utilizada, por exemplo, no âmbito da actividade da 1.ª Requerida, entidade de todo alheia aos “co-titulares registais”, já que não estamos em presença de um uso comum e muito menos de um uso comum que não prive os outros consortes do uso a que igualmente têm direito.
bb) Na verdade, mal se percebia se a coisa comum fosse utilizada por estabelecimentos comerciais concorrenciais e entre os quais, como facilmente as posições vertidas em sede de articulados deixam antever, não existe qualquer colaboração.
cc) Em resumo, mesmo seguindo a tese da compropriedade da Marca Nacional n.º ..., extrai-se, melhor analisando o contexto em que esta foi requerida, que a marca nacional n.º 390403 se destina a ser utilizada no seio da actividade desenvolvida no estabelecimento de cabeleireiro sito na Rua do Norte, o qual é explorado pelo Requerente.
dd) Nessa medida, não é legítimo aos 3.º e 4.ª Requeridos prosseguirem a utilização da coisa.
ee) Quanto à absolvição dos 1.ª e 2.º Requeridos, a Sentença entendeu que a utilização da marca ou, em bom rigor, de imitação da mesma, pela 1.ª Requerida, está autorizada pelo 3.º Requerido (DOC. N.º 1 da Oposição da HS). Sucede que tal “declaração” consubstancia negócio jurídico unilateral nulo, nos termos do art.º 280.º do Código Civil, porquanto ser legalmente impossível e contrário à lei, já que se está a dispor de coisa alheia, pois a marca nacional tem como titular exclusivo o Requerente.
ff) Ao abrigo do n.º 1 do art.º 1408.º do Cód. Civil, proíbe-se que o comproprietário, sem autorização dos demais consortes, aliene ou onere a coisa comum.
gg) Permitir a sua utilização por entidade terceira equivale à sua oneração, subsumível à figura da licença, prevista no art.º 32.º do CPI e que está sujeita a averbamento no INPI, nos termos do art.º 30.º, n.º 1, alínea b) do CPI, a qual não foi promovida.
hh) Ademais, não deverá deixar de ser considerado que ainda que a marca em causa nos autos fosse efectivamente co-titulada – o que não se aceita mas por mera cautela se verte -, tal não conferiria o direito a qualquer dos seus cotitulares de praticar actos que prejudicassem a marca, ou diminuíssem o seu poder de atracção, a sua distintividade, e o seu valor.
ii) Assim sendo, a declaração, junta aos autos como DOC. N.º 1 da Oposição da HS, é nula, nos termos concatenados dos art.ºs 892.º e 1408.º, n.º 2, ambos do CC), sendo certo que a “HS” agiu, igualmente, com manifesta má-fé, pois o seu único sócio-gerente sabe que a marca não é propriedade de AVF e, também, porque é este último quem de si para si licencia a marca, pelo que é evidente o seu conhecimento deste facto (que lhe é bem pessoal).
jj) Daí que a Providência devesse ser decretada, por estas razões, contra a 1.ª Requerida e ainda o 2.º Requerido, dado o carácter pessoal deste tipo societário e pelo facto da conduta deste último, enquanto criador da empresa, destinada a abrir os salões de cabeleireiro “Facto Fetish” e “Facto Royale” por se tratar de acto de concorrência desleal.
kk) Salvo o devido respeito, não pode colher o argumento que nesta parte foi despendido na Sentença, nomeadamente o facto de o Requerente utilizar a marca Facto Cabeleireiro, no seu estabelecimento e através da sua empresa “BR”.
ll) Ora, o Requerente é o titular da marca (ou, em tese subsidiária, co-titular); a empresa “BR” é detida em exclusivo pelo Requerente (facto considerado provado sob o n.º 12), pelo que se mostra errónea a equiparação feita entre a empresa “BR” e a 1.ª Requerida.
mm) Por fim, anote-se ainda que a Sentença refere que não se verifica uma situação de concorrência desleal, uma vez que não foram invocados factos concretos que indiciem confusão ou qualquer outro comportamento enquadrável no instituto da concorrência desleal.
nn) Contudo, crê-se que nos itens n.ºs 35.º a 81.º se invocou factualidade bastante, tendente a alegar a situação de concorrência desleal dos Requeridos. Daí que o direito do Requerente esteja a ser violado e assim se verifique o primeiro requisito: violação do direito de propriedade industrial.
oo) O Tribunal entendeu ainda que não foram invocados factos concretos que indiciem uma perda de qualidades da marca que acarretem um prejuízo de tal forma grave, que não possa ser reparado, através da fixação de uma indemnização compensatória… Ora, sobre tal ponto, remeta-se para o articulado, entre outros, nos art.ºs 77.º a 79.º do Requerimento Inicial do Procedimento Cautelar.
pp)Uma vez mais, o Tribunal entendeu não produzir prova testemunhal sobre esta questão, pelo que a conclusão constante da Sentença se mostra, em humilde considerando, duplamente errada.
qq) Foram alegados factos tendentes a demonstrar a perda de qualidades da marca e a mera fixação de indemnização nunca será apta o suficiente, por mais elevada que esta seja, a compensar bastantemente tal violação.
rr) De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, basta que haja a violação do direito de propriedade industrial para que a providência seja decretada;
ss) sendo certo, como se se está perante uma lesão grave, atenta a importância patrimonial ou extra patrimonial do direito, que está efectivamente a ser sacrificado, não se compadece com uma quantificação pecuniária, já que em causa estão, desde logo, interesses imateriais.
tt) Assim, em linha com a jurisprudência adrede transcrita, crê-se que basta a violação do direito de propriedade industrial, para que a providência seja decretada;
uu) sendo certo que, estando em presença de interesses imateriais, como é o caso do direito à marca, a violação desta não pode ser integralmente compensada pela via indemnizatória, já que o desvio de cliente é irreversível e não pode ser reparado.
vv) Nestes termos, deverá ser revogada a decisão que considerou improcedente a procedimento cautelar interposto e, caso o Tribunal, entenda estar na posse dos elementos necessário à boa decisão da causa, determinar, desde já, o decretamento da providência;
ww) Subsidiariamente, ordenar a descida dos autos para o Tribunal de 1ª Instância, para que este realize a inquirição das testemunhas arroladas, assim se concedendo provimento a este recurso;
xx) e, decidindo o que mais tiverem por conveniente na circunstância, sempre em Doutíssimo Suprimento.»
Contra-alegaram os requeridos, pugnando pela manutenção do julgado, invocando ainda os requeridos HS, Unipessoal, Lda., AVF e ILG a inpetidão da alegação de recurso do requerente.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Fundamentos:
2.1. De facto:
Na 1ª instância julgaram-se indiciariamente provados, com base nas posições expressas pelas partes nos seus articulados e nos documentos juntos aos autos, os seguintes factos:
1) No Instituto Nacional de Propriedade Industrial (doravante designado apenas por INPI), encontra-se registada a Marca Nacional N.º ..., composta pelo sinal misto com os dizeres “Facto Cabeleireiro” – classe 44 – cuidados de higiene e beleza para seres humanos, salão de cabeleireiro e unhas, conforme documento de fls. 33 e 34, que se dá por reproduzido.
2) A referida marca está registada em nome de AM, JGP e AVF (cfr. o mesmo documento).
3) Esta marca foi apresentada a registo em 11 de Novembro de 2005 (cfr. o documento de fls. 35).
4) Em Agosto de 1999, entre o Requerente e os 3.º e 4.ª Requeridos foi constituída uma sociedade comercial por quotas, denominada “FACTO CABELEIREIRO, LDA.”, com sede na Rua (…) em Lisboa, tendo por objecto social a actividade de cabeleireiro (cfr. o documento de fls. 62).
5) Por deliberação de 12 de Outubro de 2001, havida em assembleia geral dos sócios da “Facto Cabeleireiro, Lda.”, foi apreciada «a proposta de autorização do uso por sociedade em constituição, com os mesmos sócios desta, da firma “Facto Lab – Cabelos e Maquilhagem, Lda.”. Presidiu o sócio AM. E por unanimidade foi deliberado autorizar que a sociedade antes referida em constituição, de que serão sócios os sócios desta sociedade e que também terá sede em Lisboa, use a firma “Facto Lab – Cabelos e Maquilhagem, Lda.”» - cfr. o documento de fls. 63 e 64, que se dá por reproduzido.
6) Em 13/05/2002 foi registada a constituição da sociedade por quotas denominada “Facto II – Cabelos, Unhas e Maquilhagem, Lda.”, com sede (…) em Lisboa, tendo por objecto social a exploração de cabeleireiro e centro de unhas e maquilhagem (cfr. o documento de fls. 66 a 70).
7) Foram sócios fundadores da “Facto II – Cabelos, Unhas e Maquilhagem, Lda.” os 3.º e 4.ª requeridos (idem).
8) A sociedade “Facto Cabeleireiro, Lda.”, representada pelos seus gerentes, à data os 3.º e 4.ª requeridos, emitiu a declaração copiada a fls. 65, de 16/11/2001, que se reproduz, onde se refere: «declara autorizar o uso, por sociedade em constituição de que os signatários farão parte, da firma Facto II – Cabelos, Unhas e Maquilhagem, Lda., que terá a sua sede em Lisboa».
9) Em 11/11/2005 foi registada a constituição da sociedade por quotas denominada “BR, Lda.”, tendo por objecto social salão de cabeleireiro, instituto de beleza e actividades de manutenção e bem-estar físico (cfr. o documento de fls. 71 a 75, que se dá por reproduzido).
10) Foram sócios fundadores desta sociedade o Requerente, a 4.ª Requerida e AA (idem).
11) A sociedade “BR, Lda.” passou a utilizar a marca “Facto Cabeleireiro”, na actividade de cabeleireiro.
12) As quotas da “BR, Lda.” são todas detidas pelo Requerente, desde 06 de Abril de 2011 (cfr. o documento de fls. 71 a 75, que se dá por reproduzido).
13) Em 06/10/2011 foi registada a constituição de uma sociedade comercial por quotas unipessoal, com a firma “HS Unipessoal, Lda.” com o objecto social de Actividade de cabeleireiro (cfr. o documento de fls. 76 e 77, que se reproduz).
14) Esta sociedade foi constituída pelo 2.º requerido, que é o seu único sócio e gerente (idem).
15) No acto constitutivo da sociedade “HS Unipessoal, Lda.”, o 2.º requerido foi representado pelo 3.º requerido, na qualidade de procurador (cfr. o documento de fls. 78/80, que se reproduz).
16) A 1.ª Requerida abriu uma loja de cabeleireiro, na Rua (…) em Lisboa, em espaço que denominou de “Facto fetish”.
17) Consta da página “FactoLab” – nome de fantasia utilizado pela sociedade “Facto II” - do Facebook a informação seguinte: «informamos os nossos clientes que ainda antes do Natal irá abrir Facto Royale, o nosso novo espaço no (…). Até lá poderão usufruir dos nossos serviços no Facto Fetiche, a funcionar na (…) e ficar a conhecer o mais inovador espaço lisboeta» (cfr. fls. 83).
18) O 3.º requerido subscreveu a declaração copiada a fls. 181, que se reproduz, onde refere, designadamente, o seguinte: «declara autorizar a sociedade “HS Unipessoal, Lda.” (…) a usar a marca nacional “FACTO CABELEIREIRO”, registada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o n.º ..., válida até 29/02/2016, na exploração dos seus salões de cabeleireiros, denominados “Facto Fetish” e “Facto Royale”».
2.2. De direito:
A primeira questão que se coloca no presente recurso prende-se com a alegada «ineptidão da petição de recurso» apresentada pelo requerente, ora recorrente, suscitada pelos requeridos HS Unipessoal, Lda., AVF e ILG nas respectivas contra-alegações.
Defendem estes requeridos, aqui recorridos, que se verifica contradição entre o pedido recursório e a respectiva causa de pedir, por aplicação analógica do artigo 193º do Código de Processo Civil, uma vez que o requerente considerou ao longo de toda a sua alegação não estar o Tribunal na posse dos necessários elementos de facto para a boa decisão da causa e, contrariamente a essa alegação, peticiona a revogação da decisão recorrida e o decretamento das providências requeridas, pelo deve considerar-se nulo o recurso e manter-se a decisão recorrida.
A ineptidão da petição inicial prevista no citado artigo 193º do Código de Processo Civil constitui um vício de conteúdo privativo do articulado com que se propõe a acção ou em que se deduz reconvenção, esta uma verdadeira acção cruzada do réu contra o autor.
Trata-se de excepção dilatória que importa a anulação de todo o processo, visando «a lei assegurar que a fase declaratória do direito se não exerça em defeituosos termos, ou venha a decorrer em pura perda de actividade judicial, pela subsequente absolvição da instância».([1]) Constitui o primeiro dos pressupostos processuais relativos ao objecto da acção a analisar pelas consequências que a sua verificação acarreta - nulidade de todo o processo (artigos 494º nº 1 al.a) e 288º nº 1 al. b) do Código de Processo Civil) - e só tem cabimento no âmbito do articulado inicial através do qual uma das partes, por sua iniciativa, pede ao tribunal que resolva o conflito de interesses, propondo a correspondente acção (artigos 3º nº 1 e 467º nº 1 do Código de Processo Civil).
Não é o caso da alegação de recurso, a qual não está subordinada à verificação dos pressupostos processuais da petição inicial, insusceptíveis de aplicação analógica. As eventuais deficiências da alegação de recurso, que não respeitem à ausência de formulação de conclusões, poderão reflectir-se no sucesso ou insucesso do mesmo.
Entrando na análise do recurso do requerente, coloca-se como primeira questão a decidir saber se a decisão recorrida deveria ter sido antecedida da produção das provas indicadas, designadamente pelo requerente, por ter alegado matéria de facto que importaria averiguar destinada, essencialmente, a demonstrar que é o titular exclusivo da marca nacional nº ..., constituindo tal omissão nulidade subsumível à previsão do artigo 668º nº 4 do Código de Processo Civil.
Estabelece o nº 1 do artigo 386º do Código de Processo Civil, que «Findo o prazo da oposição, quando o requerido tenha sido ouvido, procede-se, quando necessário, à produção das provas requeridas ou oficiosamente determinadas pelo juiz». Decorre deste normativo que o procedimento cautelar comum pode comportar sempre uma fase de instrução antes de proferida decisão a decretar, ou não, a providência, a qual pode resultar da iniciativa das partes ou derivar de determinação oficiosa do tribunal. Cabe, porém, ao juiz aferir da necessidade de produção das provas requeridas, a qual será determinada pela suficiência ou insuficiência dos meios probatórios já produzidos para a decisão do procedimento cautelar.
No caso vertente, considerou-se não ser necessária a produção da prova testemunhal indicada pelas partes para a decisão de mérito a proferir, entendimento que se tem por acertado. Com efeito, os factos indiciariamente assentes na decisão recorrida, alicerçados na prova documental produzida e nas posições assumidas pelo requerente e pelos requeridos nos respectivos articulados, permitem proferir uma decisão conscienciosa, com a segurança exigida à natureza cautelar do processo em causa, sem necessidade de outras provas, além das que foram consideradas.
Ainda que assim não fosse, não seria a invocada omissão de produção de provas susceptível de integrar qualquer das várias causas de nulidade da sentença elencadas no nº 1 do artigo 668º do Código de Processo Civil.
Posto isto, pode afirmar-se que, em face das conclusões da alegação do requerente, a questão nuclear a decidir se traduz na determinação da titularidade da marca em causa - titularidade exclusiva do requerente ou pluralidade de titulares, entre os quais o requerente -.
Nos termos do disposto no artigo 224º nº 1 do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL nº 36/2003, de 5 de Março, o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.
Na linha do que vinha sucedendo com a legislação anterior, atribuiu-se ao registo natureza constitutiva, consagrando-se o princípio do registo como fonte do direito de marca ([2]). O direito à marca só existe se e na medida em que esse sinal distintivo se encontre registado, sendo através do registo que o interessado adquire o direito privativo da propriedade industrial que é o direito à marca. ([3])
No caso vertente, resulta dos factos indiciariamente assentes que a marca nacional nº ..., composta pelo sinal misto com os dizeres «Facto Cabeleireiro» - classe 44 - cuidados de higiene e beleza para seres humanos, salão de cabeleireiro e unhas, está registada em nome do requerente AM e dos requeridos JGP e AVF, tendo sido apresentada a registo no dia 11 de Novembro de 2005 (documentos de fls. 33 a 35).
Face ao que consta do registo, que, como se referiu, tem natureza constitutiva, são três os titulares da marca em causa, sendo irrelevante a facticidade alegada pelo requerente com vista a demonstrar que é o titular exclusivo da marca, nomeadamente porque foi sua a ideia criativa que esteve na origem da referida marca. Tal alegação, ainda que demonstrada, seria insusceptível de abalar a verdade registral, a qual só pela via da acção de nulidade ou de anulabilidade total ou parcial da marca prevista nos artigos 265º, 266º, 33º e 34º do Código da Propriedade Industrial pode ser abalada.
Subsidiariamente, invocou o requerente a aquisição originária da titularidade em exclusivo da marca nacional nº ... por usucapião, com fundamento em que desde que foi apresentado o seu pedido de registo tem agido como seu exclusivo proprietário, sem qualquer oposição por parte de quem consta como co-titular de tal registo, utilizando a marca em questão no âmbito da actividade comercial por si desenvolvida através da sociedade BR, Lda., pelo que ocorreu a inversão do título da posse, nos termos do disposto no artigo 1265º do Código Civil.
A propriedade industrial goza das garantias estabelecidas por lei para a propriedade em geral (artigo 316º do Código da Propriedade Industrial), sendo subsidiariamente aplicáveis aos direitos de autor e à propriedade industrial as disposições do Código Civil que se harmonizem com a natureza destes direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido (artigo 1303º nº 2 do Código Civil).
Será que a natureza da marca, uma das vertentes da propriedade industrial, se harmoniza com o regime jurídico do instituto da usucapião?
Como ensina Carlos Olavo, «O direito à marca é um direito sobre um bem imaterial – um sinal – que tem por conteúdo a exploração económica exclusiva desse sinal, com vista a distinguir a proveniência empresarial de determinado produto ou serviço», conteúdo que se concretiza, em primeira linha, na utilização de determinado sinal para distinguir os produtos ou serviços fornecidos pelo seu titular. ([4])
Da definição de usucapião inserta no artigo 1287º do Código Civil decorre que esta produz a aquisição, por efeito da posse, mantida durante certo um tempo, do direito real a cujo exercício ela corresponde, o que significa que a aquisição por usucapião é efeito da posse reiterada de um direito real. ([5])
Sem entrar na questão de saber se é, ou não, admissível a posse de bens imateriais ou incorpóreos, e, por conseguinte, a aquisição do direito por usucapião, acompanhamos Couto Gonçalves no entendimento de que “por uma razão essencialmente prática de incompatibilidade entre a tutela possessória e o regime jurídico especial da marca”, a mesma não é passível de posse como o demonstra, além do mais, o facto de a lei apenas atribuir ao usuário da marca livre ou não registada, por prazo não superior a seis meses, um direito de prioridade para efectuar o registo, durante esse prazo, (artigo 227º do Código da Propriedade Industrial). Decorrido esse prazo de seis meses, a marca pode ser protegida pelo instituto repressivo da concorrência desleal (artigo 317º do Código da Propriedade Industrial), não se fazendo qualquer referência à tutela possessória. “Mas, para além disso, e é o que importa, também não deixa nenhum espaço para a aplicação subsidiária da posse prevista no C.C. A tutela subsidiária é desempenhada pelas normas punitivas da concorrência desleal esgotando-se desse modo as hipóteses possíveis de protecção da marca, ora como bem privativo, ora como bem com um determinado valor de mercado”. ([6])
Sendo assim, forçoso é concluir no sentido de que, mesmo que alegada e provada a facticidade correspondente, não seria possível reconhecer ao requerente a aquisição do direito de propriedade exclusivo sobre a totalidade da marca com fundamento no instituto da usucapião.
Donde se verifica existir, no caso, uma pluralidade de titulares relativamente à marca em causa que se subsume às regras da compropriedade estabelecidas no Código Civil visto a lei não prever regras particulares.
No que respeita ao uso da coisa comum, estabelece o artigo 1406º do Código Civil que, na falta de acordo, é lícito a qualquer dos comproprietários servir-se dela, contanto que a não empregue para fim diferente daquele a que se destina e não prive os outros consortes do uso a que igualmente têm direito. No tocante à sua administração rege o artigo 1407º, que determina a aplicação, nesta matéria, do artigo 985º, ambos do citado código, este último respeitante à administração da sociedade civil.
Não havendo convenção dos comproprietários quanto às regras específicas por que deve reger-se a administração da coisa comum, a regra que emerge daqueles normativos é a de a administração caber, por igual, a todos os consortes, devendo as deliberações ser tomadas por maioria formada com observância de dois requisitos: votarem no mesmo sentido mais de metade dos consortes (nºs 3 e 4 do artigo 985º) e representarem estes, pelo menos, metade do valor total das quotas, sob pena de os actos de administração praticados contra a vontade maioritária dos titulares legalmente estabelecida serem anuláveis. ([7])
A unanimidade é, porém, exigida para os actos de disposição e de oneração da coisa comum ou, mesmo, de parte específica dela, como decorre do disposto no artigo 1408º nº 1 do Código Civil, o que se justifica pela circunstância de concorrerem vários direitos qualitativamente iguais sobre a coisa comum sem que qualquer dos contitulares tenha poderes sobre parte específica dela.
No que respeita à marca, a lei prevê, além da sua transmissão, a possibilidade da sua utilização temporária por terceiro através do contrato de licença de exploração ou utilização de marca previsto no artigo 32º do Código da Propriedade Industrial, o qual está sujeito à forma escrita.
Este contrato, que admite três modalidades de licença – exclusiva, única e simples (ou não exclusiva) -, não pode ser entendido como acto de disposição ou oneração, revestindo a natureza de acto de administração da marca comum, pelo que exige para ser celebrado o acordo maioritário dos comproprietários.
No caso em apreço, os factos indiciariamente demonstrados evidenciam, no que agora releva, que a requerida HS Unipessoal, Lda, constituída pelo 2º requerido ILG, seu único sócio e gerente, abriu uma loja de cabeleireiro na Rua ..., nº ..., em Lisboa, em espaço que denominou de “Facto fetish”, tendo sido autorizada pelo 3º requerido AVF, um dos titulares da marca em questão, «(…) a usar a marca nacional “Facto Cabeleireiro”, registada no instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o nº ..., válida até 29/02/2016, na exploração dos seus salões de cabeleireiros, denominados “Facto fetish” e “Facto Royale”».
Esta autorização do 3º requerido, com vista à utilização da marca de que é comproprietário pela sociedade 1ª requerida, traduz o exercício isolado do poder de administração relativamente à marca comum, poder que deveria ser de exercício maioritário. Tal actuação deste requerido consubstancia a concessão da licença de exploração prevista no artigo 32º do Código da Propriedade Industrial, acto de administração que, como se referiu, dependia de prévia deliberação maioritária nesse sentido dos titulares da marca em causa.
Esta autorização, concedida sem prévia deliberação maioritária dos consortes, não constitui utilização da marca comum pelo 3º requerido, possível á luz do disposto no artigo 1406º do Código Civil, traduzindo-se antes na prática de um acto de administração da marca comum sem observância do estabelecido no artigo 1407º do Código Civil, que, como se viu, exigia deliberação maioritária dos três titulares inscritos da marca nesse sentido.
Como tal, tem-se por indiciariamente demonstrada a titularidade do direito do requerente, enquanto co-titular da marca em causa, para requerer tutela provisória perante a utilização por terceiro do sinal distintivo da mesma ao abrigo de autorização que não foi antecedida da necessária deliberação maioritária (cfr. artigo 258º do Código da Propriedade Industrial).
Para além da provável existência do direito (fumus boni juris), torna-se ainda necessário, em face do disposto no nº 1 do artigo 338º-I do Código da Propriedade Industrial, a demonstração sumária do fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável desse direito (periculum in mora) para ser decretada a providência.
Para a análise deste requisito convém ter presente que, como escreveu Carlos Fernández-Nóvoa, o uso simultâneo e independente da marca por todos os consortes é problemático, porque um uso simultâneo e incontrolado da marca comum poderá desembocar em situações que comprometem as funções da marca e atentam contra os interesses dos consumidores. Pense-se, com efeito, que os diversos titulares poderão oferecer sob a marca comum produtos ou serviços de qualidade muito diferente, o que porá em perigo a função indicadora da qualidade e, em consequência, desorientará os consumidores. A fim de evitar estas situações, é preciso que no acordo relativo ao uso da marca pelos titulares se regulamente cuidadosamente o uso, adoptando – em cada caso – um sistema afim a uma pluralidade de licenças de marca territorialmente limitadas. ([8])
Ora, os factos indiciariamente apurados revelam que a Marca Nacional nº ..., marca mista com os dizeres “Facto Cabeleireiro”, está a ser alvo de utilização pela requerida HS, Unipessoal, Lda., no espaço que denominou “Facto fetish”, e irá ser igualmente usado pela mesma sociedade no espaço que irá abrir antes do Natal (…) em Lisboa, com a denominação “Facto Royale”.
A sociedade requerida usa o sinal distintivo da marca em causa, que é claramente a palavra “Facto”, e perspectiva-se que passe a usá-lo noutro estabelecimento de cabeleireiro num futuro próximo, cuja abertura foi já anunciada ao público em página do facebook nos seguintes termos: «informamos os nossos clientes que ainda antes do Natal irá abrir Facto Royale, o nosso novo espaço no (…). Até lá poderão usufruir dos nossos serviços no Facto Fetiche, a funcionar na (…) e ficar a conhecer o mais inovador espaço lisboeta» (cfr. fls. 83).
Uma tal utilização simultânea da marca representa o sério risco de se converter num uso simultâneo, independente e incontrolado da marca comum susceptível de comprometer a função da marca e lesar os interesses dos consumidores que não dispõem de elementos para fazerem uma opção esclarecida sobre todos os serviços oferecidos e prestados a coberto da mesma marca “Facto”, incluindo os prestados no cabeleireiro explorado pela sociedade BR, Lda, da qual o requerente é o único sócio, pessoa colectiva com personalidade jurídica distinta do mesmo e que, tanto quanto os autos evidenciam, também é usuária da marca em questão nas mesmas circunstâncias em que a requerida HS Unipessoal, Lda., o faz, isto é, apenas munida, tal como esta, da autorização de um único comproprietário, no caso o requerente AM, sem prévia deliberação maioritária dos três contitulares.
Está-se perante a pulverização de uma marca, que tem o mesmo público alvo, num espaço geográfico que é comum e muito circunscrito, o que dilui a sua força distintiva e, por isso, é susceptível de gerar confusão nos consumidores e de desvirtuar a própria marca, comprometendo a sua função de sinal distintivo perante aqueles, destinatários dos serviços prestados nos três referidos estabelecimentos de cabeleireiro.
Tal é susceptível de configurar fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável do direito do requerente AM (periculum in mora) enquanto comproprietário da Marca Nacional nº ..., marca mista com os dizeres “Facto Cabeleireiro”.
Razão por que se têm por verificados os pressupostos necessários à tutela provisória do direito do requerente AM, embora com âmbito mais restrito do que o peticionado.
Assim, deverá, ao abrigo do estabelecido nas als. a) e b) do nº 1 do artigo 338º-I do Código da Propriedade Industrial decretar-se, mas apenas em relação aos requeridos HS Unipessoal, Lda., ILG e AVF, a proibição da utilização pela requerida da denominação “Facto fetish” no estabelecimento de cabeleireiro sito na Rua ..., nº ..., em Lisboa, e inibir-se a utilização, actual ou futura, da denominação “Facto Royale” no estabelecimento de cabeleireiro a instalar pela mesma requerida na Rua (…), também em Lisboa.
Ao abrigo do disposto no nº 4 do mesmo artigo 338º-I e com vista a assegurar a execução da providência estabelece-se, como requerido, sanção pecuniária compulsória, que se fixa, por adequada, em € 500,00 por cada dia em que aqueles espaços se mantiverem com as referidas denominações.
Não se tendo demonstrado, ainda que sumariamente, qualquer actuação da requerida JPF lesiva do direito do requerente, deverá a mesma ser absolvida do pedido.
3. Decisão:
Termos em que acordam os Juízes do Tribunal da Relação de Lisboa em julgar parcialmente procedente a apelação e, consequentemente, julgam parcialmente procedente o procedimento cautelar requerido contra HS Unipessoal, Lda., ILG e AVF, proibindo a continuação da utilização pela primeira requerida da denominação “Facto fetish” no estabelecimento de cabeleireiro sito na Rua (…), em Lisboa, e inibindo a mesma da utilização, actual ou futura, da denominação “Facto Royale” no estabelecimento de cabeleireiro a instalar pela mesma na Rua (…), também em Lisboa, absolvendo-os do mais pedido.
Julgam totalmente improcedente o procedimento cautelar quanto à requerida JPF, absolvendo-a do pedido.
Custas nas duas instâncias pelo requerente e pelos requeridos HS Unipessoal, Lda., ILG e AVF, na proporção 1/3 e 2/3, respectivamente (artigo 353º nº 1 do Código de Processo Civil).
Lisboa, 22 de Novembro de 2012
Fernanda Isabel Pereira
Manuela Gomes
Olindo dos Santos Geraldes - vencido de acordo com a seguinte declaração de voto: Confirmaria a decisão recorrida, julgando improcedente a apelação, nomeadamente porque entendemos inexistir o requisito periculum in mora, porqiuanto não se tem como verificada a situação suscpetível de confusão entre as marcas mencionadas nos autos.
-----------------------------------------------------------------------------------------
[1] Cfr. Anselmo de Castro, Processo Civil Declaratório, vol. II, Almedina, pág. 220.
[2] Couto Gonçalves, Direito de Marcas, Almedina, pág. 32.
[3] Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, Coimbra 1997, pág. 66 e 67.
[4] Ob. cit., pág. 67.
[5] Cfr. Luís Carvalho Fernandes, Lições de Direitos Reais, Quid Júris, 3ª ed. actualizada e aumentada, pág. 230.
[6] Loc. cit., págs. 206 e 207.
[7] Cfr. Luís Carvalho Fernandes, loc. cit., pág. 342.
[8] Tratado sobre Derecho de Marcas, segunda edición, Gomez-Acebo Pombo, Abogados, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, SA, 2004, Barcelona, págs. 529 e 530. |
