Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa
I - RELATÓRIO
M, SA, ao abrigo do disposto no artº 39° e seguintes do Código da Propriedade Industrial, veio interpor recurso do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu o registo da marca nacional n° … "TORRE BELA", requerida por S, Ldª.
Alega, em síntese, ser titular do registo de marca internacional n° … "TORRES", protegido em Portugal desde 23.10.1963, prioritário, assinalando produtos afins cuja semelhança gráfica e fonética com o sinal registando, atento que o elemento distintivo é TORRES, é susceptível de induzir em erro ou confusão fácil o consumidor.
Pede a revogação do despacho recorrido.
Notificada a parte contrária, S, Ldª nos termos do disposto no artº 41° do Código da Propriedade Industrial, veio deduzir oposição, alegando, em síntese que se encontram registadas, coexistindo pacificamente no mercado, inúmeras marcas destinadas a vinhos incluindo o elemento “TORRE”.
Esta coexistência pacífica das marcas com um sem número de marcas “TORRE” não constitui senão a evidência de que o público consumidor sabe muito bem distinguir o produto que adquire e não toma umas marcas pelas outras.
Não se mostrando verificados os pressupostos do artigo 245º do CPI, pugna pela improcedência do recurso.
Foi proferida sentença que negou provimento ao recurso, mantendo o despacho recorrido que deferiu o pedido de registo da marca nacional nº ... "TORRE BELA".
Não se conformando com a douta sentença, dela apelou a recorrente, tendo formulado as seguintes CONCLUSÕES:
1ª - O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor (artigo 258° do CPI).
2ª - A função distintiva da marca exige que a mesma tenha carácter distintivo, pelo que não poderá ser constituída por sinais genéricos, descritivos ou usuais.
3ª - Entre os sinais considerados descritivos relevam em especial os nomes geográficos, uma vez que essa denominação geográfica não pode ser apropriada em exclusivo.
4ª - A utilização da designação "TORRE BELA" na marca registanda, para identificar produtos na classe 33ª, não é admissível porquanto constitui uma mera designação geográfica, insusceptível de conferir a indispensável distintividade.
5ª - Por outro lado, não confere igualmente qualquer distintividade a utilização de sinais constituídos por indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência do produto que visa identificar.
6ª - As expressões contidas na marca contestada carecem, pois, de capacidade distintiva por evocarem as características do produto e a sua origem, sendo esses os elementos que ficariam retidos na memória do consumidor.
7ª - De acordo com os documentos já juntos aos autos pela recorrente, os quais aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, esta é titular de marcas anteriores, protegidas para assinalar bebidas alcoólicas, na classe 33ª.
8ª - Atentas as conclusões supra expostas, nomeadamente a constatação de que a marca de cujo registo se recorre tem como um seu elemento preponderante a expressão "TORRE", que é o singular do elemento central e decisivo das marca anteriores da ora recorrente, dever-se-á concluir, subsidiariamente, pela existência de uma não menos relevante semelhança entre a marca de cujo registo se recorre e as marcas prioritárias de cujo registo a recorrente é titular susceptível de as prejudicar.
9ª - Sob a égide do sinal "TORRES", a recorrente comercializa diversos produtos na classe 33ª que, pela sua qualidade e forte presença no mercado (nacional e internacional), se tornaram reconhecidos pelo público consumidor, pelo que, neste momento, a marca "TORRES" constitui uma marca notória no sector da produção e comercialização de produtos vinícolas, com especial destaque para as aguardentes, licores e os vinhos de mesa.
10ª - Nos termos do disposto no artigo 245° do CPI, (...) a marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto (...).
11ª - Não restam dúvidas quanto à anterioridade do registo das marcas da recorrente, o que, aliás, foi expressamente reconhecido pelo tribunal a quo.
12ª - Encontra-se igualmente preenchido o pressuposto relacionado com a identidade entre produtos assinalados por ambas as expressões – vinho/bebidas alcoólicas – uma vez que os produtos pretendidos assinalar com a marca de cujo registo se recorre são os mesmos produtos assinalados pelas marcas da recorrente, sendo que ambos são distribuídos e comercializados através dos mesmos circuitos de comercialização.
13ª - Conclui-se, assim, pela absoluta identidade entre os produtos marcados pelos sinais distintivos registados em nome da recorrente e os produtos que a marca de cujo registo se recorre pretende assinalar e, consequentemente, pelo preenchimento do segundo dos pressupostos de que a lei faz depender a existência de imitação de marca.
14ª - No confronto das marcas em conflito, tendo em atenção o conjunto dos seus elementos e atendendo ao elemento preponderante "TORRE(S)" não pode deixar de concluir-se pela existência de uma forte semelhança, parcial, entre todas, semelhança esta que poderá induzir o consumidor em erro, levando-o a crer que os produtos assinalados pelas quatro marcas em confronto poderão provir da mesma origem empresarial.
15ª - Tem sido entendimento dominante na jurisprudência que na apreciação de uma imitação de marca a marca imitadora deve ser apreciada menos pelas dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente, do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos preponderantes que constituem a marca.
16ª - Acresce que, na comparação que se faz entre um sinal e a memória do outro deveremos ter em atenção a capacidade do sinal imitado para perdurar na memória do público, devido nomeadamente à sua notoriedade como é o caso das marcas "TORRES" no sector concreto em apreço.
17ª - Conclui-se, assim, pelo preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 245° do CPI e, consequentemente, pelo preenchimento do disposto na alínea m) do artigo 239° do mesmo diploma legal, devendo, assim, o registo da marca sub judice ser recusado, para a classe 33ª, por constituir imitação das marcas anteriormente registadas pela recorrente para produtos idênticos ou afins, podendo induzir em erro o consumidor e compreender o risco de associação com as marcas registadas.
18ª - Admitindo, subsidiariamente, a potencial existência de um risco de associação entre as marcas em confronto, nomeadamente o risco de o consumidor poder vir a confundir os produtos comercializados pela recorrente e os produtos comercializados pela titular do registo, no quadro dos processos em concreto, associando ambos à mesma origem empresarial, resulta claro o risco de ocorrer concorrência desleal, mesmo que não intencional, nos termos previstos na alínea a) do artigo 317° do CPI.
19ª - Também por este motivo deveria o registo da marca sub judice ter sido recusado, respeitando, assim, o disposto na alínea d) do n° 1 do artigo 24° do CPI.
Termina pedindo que seja revogada a sentença recorrida e ordenando-se a recusa do registo de marca nacional mista n° ... "TORRE BELA", para os produtos incluídos na classe 33ª (vinho), por violação dos artigos 24° n° 1, alínea d), 238° n° 1, alínea c), 239° alínea m), 245° n° 1 e 317° alínea a), todos do CPI.
A parte contrária respondeu, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A- Fundamentação de facto
Mostra-se assente a seguinte matéria de facto
1º - Por despacho de 15.12.2005, o Senhor Director da Direcção de Marcas e Patentes – Departamentos de Assuntos Jurídicos-, por subdelegação de competências do Conselho de Administração do INPI, deferiu o pedido de registo da marca nacional n° …. "TORRE BELA".
2º - M, SA, com sede em Espanha, deduziu oposição, considerando-se estar perante uma imitação.
3º - A marca da recorrente destina-se a assinalar os serviços da classe 33ª.
4º - A marca ora registada visa identificar no mercado os serviços incluídos na classe 33ª, assinalando vinho.
5ª – O deferimento fundou-se na constatação de que não se mostra preenchido o conceito de imitação do direito reclamante.
B- Fundamentação de direito
Nos presentes autos coloca-se a questão de saber se a marca registanda “TORRE BELA”, da recorrida, destinada a assinalar produtos da classe 33ª (vinhos), constitui, ou não, imitação da marca internacional nº ... - “ TORRES”, da recorrente, que se destina assinalar produtos da classe 33ª (Produits de la destillerie, alcools, eaux-de-vie, brandies et liqueurs) – Cfr. fls. 22 e 27.
O artigo 239º, nº 1 alínea m) do Código da Propriedade Industrial ( CPI) estipula que o registo da marca deve ser recusado quando, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham “ reprodução ou imitação no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada”.
Por seu turno, preceitua o artigo 245º, nº 1, sobre o conceito de imitação, o seguinte:
“1 – A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”.
Ora, relativamente ao artº 239º alínea m) do CPI com redacção semelhante ao artº 189º nº 1 alª m), é pacificamente aceite pela doutrina e pela jurisprudência que esta disposição se aplica quando se verifique, cumulativamente:
‑ semelhança gráfica, figurativa ou fonética;
‑ identidade ou afinidade de produtos, e
‑ possibilidade de indução fácil do consumidor em erro ou confusão.
A marca, segundo estipula o artigo 222º, nº 1 do CPI, “ pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.
A função primordial da marca consiste em distinguir, entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor.
Ora, segundo o critério de apreciação sintetizado pelo Acórdão do STJ de 17.5.1960, in BPI, n° 10/1960, pág. 1610:
" Aquilo que cumpre ter em atenção para estabelecer a semelhança entre duas marcas não são pormenores isolados de cada uma delas . Há que atender, especialmente, ao conjunto, pois este é que, como é natural, impressiona e chama a atenção do consumidor e o pode induzir em erro".
“Sendo a imitação a mais perigosa das fraudes, o imitador pretende aproveitar‑se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas, para poder defender‑se, não a reproduz perfeitamente, limita‑se a imitá‑la para poder sempre alegar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser a imitação "[1].
No caso sub judice importa saber se a marca registanda “TORRE BELA” constitui, apreciada no seu conjunto, uma imitação da marca anterior “ TORRES”, porquanto é pacífico, neste processo, que esta última marca é prioritária e que há identidade ou afinidade dos produtos que ambas visam assinalar.
A primeira conclusão a retirar dos preceitos legais acima é a de que a marca tem de ser nova. Essa novidade não implica que seja inédita. A novidade da marca significa que esta não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins, isto é, que o sinal não esteja a ser empregue como marca na mesma actividade.
São dois, portanto, os requisitos que excluem a novidade da marca: um dos quais se reporta aos sinais em confronto e o outro aos produtos ou serviços a que se destinam.
No que toca ao primeiro do requisitos indicados – o único que interessa para o caso vertente -, exige a lei que os sinais em confronto sejam idênticos ou por tal forma semelhantes que possam induzir em erro ou confusão o consumidor.
Se os sinais em confronto são idênticos, não se suscitam dificuldades práticas no que toca à aplicação da lei.
Dificuldades surgem já quando haja que definir se, no confronto entre dois sinais, existe, ou não, semelhança susceptível de induzir em erro ou confusão no mercado.
O Código actual (como o anterior) dá-nos a definição de imitação.
Segundo essa definição, para haver imitação, a marca deve ter tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.
A comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter doutro. É que o consumidor médio quase nunca se defronta com dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento; a comparação que entre eles pode fazer não é assim simultânea, mas sucessiva[2].
Se os dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam, ao passo que, quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam.
Por isso, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se á comparação entre marcas[3].
Daí que a imitação deva ser aferida pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente[4].
Daí também que, quanto às marcas nominativas, o aspecto a considerar em primeiro lugar seja o da semelhança fonética, uma vez que os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respectiva grafia [5].
De acordo com o artº 245º do CPI, a susceptibilidade de erro ou confusão deve ser aferida em face do consumidor, em termos de este só poder distinguir os sinais depois de exame atento ou confronto. Esse consumidor é o consumidor de atenção média, excluindo-se, assim, quer os peritos na especialidade quer o consumidor particularmente distraído ou descuidado[6].
Para definir o consumidor médio, importa ter em conta entre outros factores, o produto ou produtos em questão, bem como a condição social e a cultura do público a que esses produtos são destinados.
Há que cotejar as marcas em causa, à luz dos critérios expostos.
A marca “TORRE BELA” é complexa, pois que é composta por dois elementos nominativos sendo o primeiro “ torre ” formada por um sinal que não tem capacidade distintiva, por ser de uso genérico, usual ou fraco, sem qualquer eficácia distintiva na sua composição.
A marca pretensamente obstativa “ TORRES ” é simples.
O nome “TORRE BELA” advém do prédio misto denominado “ Quinta da Torre Bela”, registado na Conservatória do registo Predial que foi adquirido pela S, Ldª ( Cfr certidão de fls 77 e 78) e onde é produzido o vinho em causa.
O vinho “TORRES” é de origem espanhola.
Sendo ambas as marcas nominativas há que confrontá-las no plano fonético, tendo em conta a semelhança que resulta do conjunto dos elementos constitutivos de cada uma.
Se considerarmos apenas o elemento nominativo, único na marca invocada como obstativa, existem semelhanças fonéticas entre as duas expressões “ Torre Bela” e “Torres”, relativamente ao vocábulo Torre.
Diferem apenas na palavra “Bela”, que é expressão de uso corrente e que se refere à “Quinta da Torre Bela”, prédio misto de onde provem o vinho português denominado “TORRE BELA”.
No caso concreto dos autos, não há o risco de confusão entre as marcas; isto é, o consumidor médio não será induzido facilmente a confundir uma marca com outra, ou a associar a marca registanda à marca anteriormente registada.
Deste modo, pode concluir-se que a marca registanda “TORRE BELA” não constitui imitação da marca registada “TORRES”.
No caso " sub judice", não se verificam, pois, os requisitos de aplicação do artº 239º alª m) e 245º, nº 1 do Cód. Propriedade Industrial.
Improcedem, assim, as conclusões da apelante.
III - DECISÃO
Pelo exposto, julga-se improcedente a apelação, confirmando-se a douta sentença recorrida.
Custas pela apelante.
Lisboa, 16 de Julho de 2009
Ilídio Sacarrão Martins
Teresa Prazeres Pais
Carla Mendes
____________________________________________________
[1] Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, pág. 396.
[2] Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, p. 329.
[3] Ac. STJ 3.11.1981, in BMJ 311º-401.
[4] Pinto Coelho, ob cit pág. 426.
[5] Ac. STJ 16.7.76, BMJ 259º-239.
[6] Ac. STJ 27.3.79, BMJ 285º-352.
