| Decisão Texto Integral: | Acordam na 2ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa
I - "Best Offer- Prestação de Informações pela Internet, SA, veio, ao abrigo do disposto no art. 39° e ss Cod. Prop. Industrial, interpor recurso do despacho do Sr. Vogal do Conselho de Administração do I.N.P.I. de 3 de Abril de 2007, que deferiu o registo da marca nacional n° .... "BEST OF".
Alega ser titular da marca nacional n° ... "BESTOFFER", prioritária, destinada a assinalar, entre outros, os serviços que a marca recorrida pretende assinalar, sendo a marca recorrida confundível com a sua marca, devendo considerar-se sua imitação. Alega ainda que a coexistência dos sinais potencia a concorrência desleal, pelo que deve o despacho recorrido ser revogado.
Juntou os documentos de fls. 23 a 37.
Cumprido o disposto no art. 43° do Cod. Prop. Industrial, o I.N.P.I. remeteu o processo administrativo para apensação.
Citada a parte contrária, apresentou resposta, na qual pugna pela manutenção do despacho recorrido entendendo inexistir imitação.
Foi proferida sentença em que se negou provimento ao recurso, mantendo-se o despacho recorrido que deferiu o pedido de registo da marca nacional n° ... "BEST OF", concedendo protecção jurídica nacional à referida marca para assinalar os produtos para que foi pedido o registo.
II – Do assim decidido, apelou a A. que concluiu as suas alegações com as seguintes conclusões:
1- O entendimento perfilhado pelo Tribunal a quo relativamente à questão da imitação da marca "BESTOFFER", da Recorrente, pela marca "BEST OF", não se encontra correcto à luz dos critérios legais que presidem à comparação entre sinais distintivos.
2- As expressões "BESTOFFER" e "BEST OF" são, gráfica e foneticamente, muito próximas: do ponto de vista gráfico, há que atender, desde logo, que a marca da Recorrente está contida na marca cuja concessão do registo se contesta, facto que se crê como determinante para a sua extrema proximidade gráfica; do ponto de vista fonético, as expressões em causa pronunciam-se de modo muito semelhante, sendo que, no seu conjunto, sobressai claramente a (idêntica) sonoridade da expressão BEST OF, resultando como irrelevante as palavras estarem ou não juntas.
3-Assim sendo, o conjunto gráfico e fonético - sendo de assinalar o facto de ambas as marcas partilharem a mesma expressão BEST OF - dos sinais distintivos em causa está bastante próximo, realidade que o Tribunal a quo acabou por desvalorizar, optando por centrar a análise comparativa em elementos que não podem deixar de se considerar irrelevantes, como sejam a existência, num caso, de uma única palavra e, noutro, de duas palavras, bem como a diferença ideográfica das expressões em apreço.
4-O Tribunal a quo acabou por privilegiar, na sua análise, elementos de pormenor, em prejuízo do conjunto gráfico e fonético das marcas "BESTOFFER" e "BEST OF", entendimento esse que contraria um dos princípios basilares que subjazem à análise comparativa entre sinais distintivos, consubstanciado na análise que resulta do seu conjunto.
5-O consumidor médio não vai centrar a sua atenção na existência de uma ou duas palavras ou na diferente terminação de uma delas, sendo antes confrontado com dois sinais que partilham a mesma expressão "BEST OF", pronunciando-se, assim, essas marcas de modo muito semelhante.
6-Não é pacífico que o consumidor médio opere qualquer destrinça de significados das marcas em apreço, justamente por estarem em causa palavras inglesas; a rápida análise comparativa que é efectuada pelo mesmo não passará, seguramente, pela subtileza da diferença ideográfica entre as expressões sub judice.
7-Perante dois sinais que partilham o mesmo elemento nominativo, o consumidor não irá aperceber-se, de modo imediato e espontâneo - que caracteriza a forma como o consumidor médio lida com os sinais distintivos - das subtis diferenças gráficas, fonéticas e ideográficas das marcas "BESTOFFER" e "BEST OF", antes memorizando a proeminente semelhança gráfica e fonética que resulta do conjunto das mesmas marcas.
8-Assim sendo, e em face da proximidade gráfica e fonética das marcas "BESTOFFER" e "BEST OF", é perfeitamente plausível que o consumidor (mesmo o que não seja "distraído e descuidado" - Ac. do S.T.J. de 30.05.1944 - B.P.I. n.° 6/1945) possa atribuir a mesma origem empresarial aos serviços que ostentam as marcas supra mencionadas e mesmo até confundi-las.
9-Atenta a indesmentível semelhança entre os sinais em apreço, está aberta a porta para os denominados actos de confusão (vd. art. 317.°, n.° 1, alínea a) do C.P.I.), sem esquecer até que o motivo de recusa de um registo de marca previsto no art. 239.°, n." 1, alínea e) considera a possibilidade da prática de concorrência desleal independentemente da intenção do requerente da marca.
10-É inevitável concluir que se encontram preenchidos todos os requisitos cumulativos do conceito jurídico de imitação de marca, previstos no art. 245º/1 do Código da Propriedade Industrial), ou seja a prioridade do direito de marca da Recorrente, a identidade dos produtos em causa e a evidente semelhança gráfica e fonética dos sinais em confronto que pode induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão ou compreender um risco de associação com a marca anteriormente registada
11-Razões porque o registo da marca nacional n.° ... "BEST OF" devia ter sido recusado nos termos do disposto no art. 239°, alínea m) do C.P.I. (actual alínea a) do n.° 1 do mesmo preceito legal) e, ainda, nos termos do disposto no art. art. 24.°, n.° 1, alínea d) do C.P.I. (actual alínea e) do n.° 1 do art. 239.°).
12- Pelo que, a douta sentença recorrida acaba por violar o disposto nos artigos 245º/1 alínea c), 239°/alíneas m) e f) (actuais alínea a) do n° 1 e alínea a) do n° 2) e 24°/1 alínea d) (actual alínea e) do n° 1 do art. 239.°), todos do Código da Propriedade Industrial.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
III – Foram julgados como provados na 1ª instância os seguintes factos:
1 - Por despacho datado de 03 de Abril de 2007 o Sr. Director de Marcas e Patentes do INPI, por subdelegação de competências, deferiu o pedido de registo da marca nacional n° ... "BEST OF", pedido a 08 de Julho de 2005 por "B..., Unipessoal, Lda.
2 - A referida marca destina-se a assinalar na classe 35a: "promoção de venda a terceiros de "kits" compostos por produtos agro-pecuários e produtos de índole cultural".
3 - A marca tem a seguinte configuração:
4 - A requerente é titular do registo da marca nacional n° ... "BESTOFFER", pedida em 3 de Abril de 2004 e concedida por despacho de 17 de Junho de 2003.
5 - Destinada a assinalar serviços das classes: - 35a "serviços de publicação de textos publicitários e promoção de venda para terceiros, nomeadamente através da internet"; 36a: "serviços de crédito e informações de créditos através da internet". 38ª “serviços de comunicações por rede informática dita Internet”.
6- A marca é composta pela palavra “BESTOFFER” impressa em letra de imprensa maiscula, sem reivindicação de cores.
IV- Está em causa saber se entre a marca nacional da recorrente, n° ..., "BESTOFFER", pedida em 3 de Abril de 2004 e concedida por despacho de 17 de Junho de 2003, destinada a assinalar serviços das classes 35a, "serviços de publicação de textos publicitários e promoção de venda para terceiros, nomeadamente através da internet", 36a, "serviços de crédito e informações de créditos através da internet", 38ª “serviços de comunicações por rede informática dita Internet”, e a marca nacional n° 395.290 "BEST OF", cujo registo, pedido a 08 de Julho de 2005 por "B..., Unipessoal, Lda. foi deferido e que se destina a assinalar, na classe 35a,, a "promoção de venda a terceiros de "kits" compostos por produtos agro-pecuários e produtos de índole cultural", haverá a imitação a que se reporta o art 245º/1 do Código da Propriedade Industrial (CPI).
Lembre-se o conteúdo do art 239º al m) deste Código: “Será recusado o registo de marcas que contenham: «Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrém para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada».
A respeito do conceito de imitação dispõe o art 245º nº 1 do mesmo Código: 1- “A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente: A marca registada tiver prioridade; Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”.
Mostra-se indiscutível que a marca da recorrente tem prioridade sobre a marca cujo deferimento de registo aquela põe em crise, prioridade que surge como fundamental num sistema que privilegia o registo como atributivo do exclusivo da marca.
E mostra-se aceite na 1ª instância, não incidindo o recurso sobre tal aspecto, haver uma zona de confluência relativamente aos produtos que as marcas em confronto se destinam a assinalar, verificando-se a mesma no que respeita a serviços da classe 35a. A marca recorrida assinala "promoção de venda a terceiros de "kits" compostos por produtos agro-pecuários e produtos de índole cultural", enquanto a marca da recorrente assinala, nesta classe, "serviços de publicação de textos publicitários e promoção de venda para terceiros, nomeadamente através da internet".
Como é posto em destaque na sentença recorrida, se é certo que «não é pelo simples facto de estarem na mesma classe que resulta demonstrada a identidade/afinidade de serviços que duas marcas assinalam», o facto é que, «no caso dos autos, se verifica que a marca da recorrente assinala serviços de promoção de venda para terceiros, sem especificar qual o objecto da venda, e, nessa medida, nela se incluem os serviços que a marca pretende assinalar: "promoção de venda a terceiros de "kits" compostos por produtos agro-pecuários e produtos de índole cultural». Assim, refere a sentença: «Não só nos serviços que a marca da recorrente assinala não se excluem os produtos agro-pecuários, como nos serviços que a marca recorrida pretende assinalar se incluem outros serviços para além destes: produtos de índole cultural».
Pelo que se impõe concluir que a marca recorrida pretende assinalar serviços que a marca da recorrente assinala.
Sendo assim, as marcas em confronto só se apresentarão com a necessária individualidade para desempenharem as funções a que se destinam, caso, efectivamente, o consumidor a que respeitam, as consiga distinguir, sem que, para tanto, tenha de recorrer ao tal “exame atento ou ao respectivo confronto” a que se refere o referido art 245º/1 CPI.
Lembre-se que a marca é um sinal distintivo do comércio destinado à individualização de produtos, mercadorias ou serviços, de modo a permitir que os mesmos se diferenciem de outros da mesma espécie. Além de que os relaciona com uma empresa determinada e esse relacionamento ocorre mesmo quando não contém elementos de identificação desta, sendo, naturalmente, reforçado quando tal sucede.
Por isso, Ferrer Correia,[1] refere que a marca desempenha um papel muito importante no jogo da concorrência. «Por seu intermédio pode o empresário acreditar perante o público os seus melhores produtos, funcionando a marca como “ um cartão de apresentação” do empresário que a usa, como um factor de protecção da sua clientela».
Por assim ser é que é crucial que à constituição das marcas presida o princípio da novidade, ou especialidade – a marca há-de ser composta por forma tal, que se não confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto (ou serviço) ou para produto (ou serviço) semelhante. É fundamental que a marca desempenhe eficazmente essa finalidade e não se torne, afinal, um elemento de confusão.
Tem-se vindo a entender que no exame comparativo das marcas em confronto, é decisivo o juízo emitido pelo consumidor médio do produto em questão, como o coloca em evidência Ferrer Correia[2], podendo a este nível distinguir-se, [3] «o consumidor profissional e especializado, quando os produtos em causa são habitualmente adquiridos por profissionais ou peritos, o perfil de um consumidor mais atento, no caso de produtos ou serviços com preços mais elevados, e o perfil de um consumidor médio, menos diligente, quando se trata de produtos ou serviços de baixo preço e largo consumo».
Os produtos assinalados pelas marcas em causa nestes autos, destinar-se-ão, possivelmente, entre outros dos acima referidos, também ao tal “consumidor médio” a quem não são exigíveis cuidados especiais de atenção.
Ora, a marca não será nova, quando seja de molde a provocar nesse consumidor confusão, de maneira que o mesmo, tendo à vista apenas a marca a constituir, conclua ser susceptível de ser tomada por outra de que tenha conhecimento.
Diz a este respeito Ferrer Correia:[4] «O consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquele que retinha na memória."
Acresce que, como é vulgar acentuar-se, a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do confronto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que podem oferecer os seus diversos elementos considerados isolada ou separadamente.
Daí que «se deva apreciar as marcas no seu conjunto, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade (vg se não resultar dessa visão unitária um resultado claro). A razão de ser deste critério está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sensibiliza mais o consumidor, não se devendo pressupor que este tenha condições de efectuar um exame comparativo e contextual dos sinais entre si»[5].
Com estas noções, vejamos o caso concreto.
Há que confrontar a marca recorrida, que é uma marca mista – em parte figurativa, caracterizando-se pelas palavras "BEST OF" impressas em letra estilizada e apostas dentro de um rectângulo pintado com duas tonalidades diferentes – com a marca da recorrente, meramente nominativa, que corresponde à palavra"BESTOFFER".
Nas marcas mistas não há, “a priori”, que privilegiar o elemento gráfico, ou o nominativo, embora, “por regra, o elemento nominativo deva ser considerado o elemento predominante” [6].
Na situação dos autos será indiscutível que o elemento nominativo de ambas as marcas se mostra na sua sonoridade, e igualmente na sua grafia, muito semelhante.
È verdade que o elemento gráfico na marca recorrida consegue através da imagem – ao destacar “BEST” de “OF” e ao colocar estas duas palavras em planos diferentes, surgindo o “OF” em baixo de “BEST”, apresentando o “OF” letras maiores do que o “BEST” e mostrando-se o mesmo inserido num rectângulo mais escuro do que o “BEST” - acentuar o conceito concreto que a inspira, e que é o de, “melhor de”.
Sucede que os dizeres “BEST OF” se contêm totalmente, de uma forma seguida, na marca da apelante (“BESTOF”), seguindo-se-lhe um “ER”, quase mudo em termos sonoros.
Não haverá dúvidas em que o elemento verdadeiramente predominante na marca da apelante se encontra, justamente, no BESTOF.
É a correspondente grafia e sonoridade que perdura na memória do consumidor dessa marca, tanto mais que a mesma é exclusivamente nominativa. Pelo que, esse mesmo consumidor – pelo menos na classe 35ª – poderá facilmente confundir a marca a que já se habituou, “BESTOFFER”, com uma nova marca “BEST OF”, mesmo que a esta se associe uma imagem com a qual se pretende evidenciar o conceito da qualidade.
É que, a circunstância de às marcas em confronto corresponderem conceitos ideográficos diferentes – em “BESTOFFER”, “a melhor escolha”, e em “BEST OF”, “o melhor de” - mesmo para um consumidor médio que compreenda suficientemente o inglês para se aperceber dessa diferença, é possível que não surja com capacidade suficientemente distintiva, por poder suceder que a ideia que tal consumidor retenha e assimile, seja apenas a de que, com uma e outra das marcas, se pretende assinalar (apenas) a ideia de “melhor”, sendo inconscientemente levado a crer que a marca é a mesma, ou, que, pelo menos, tem a mesma origem empresarial.
Por outro lado, ainda que esse consumidor, suficientemente conhecedor da língua inglesa, consiga distinguir do ponto de vista do rigoroso conteúdo, “BESTOFFER”, de “BEST OF” – o que já se viu, ser duvidoso – o facto é que a recorrente, ora apelante, não pode deixar de beneficiar do facto de a sua marca “BESTOFFER”, em última análise, porque comporta “BESTOF”, conjugar numa só palavra, os dois conceitos ideográficos. Com efeito, “BESTOFFER”, implica, não apenas a grafia e a sonoridade correspondente a “BEST OF”, mas também o correspondente conceito. Quer dizer, a marca prioritária da recorrente comungou, desde sempre, e ambivalentemente, dos dois conceitos - o imediato, “de melhor oferta” , mas também o implícito, de “melhor de” – pelo que aquele consumidor, pelo menos inconscientemente, reteve este segundo conceito que acabará por sentir reproduzido na marca nova sem que a parte figurativa desta consiga apagar essa reprodução.
Como se acentua no Ac RL de 7/10/07[7], “sendo a comparação dos sinais feita de forma sucessiva, é a memória do primeiro que existe na mente do consumidor, quando é confrontado com o segundo sinal, pelo que apenas as semelhanças ressaltam”.
Afigura-se-nos, pelas razões já referidas, que é o que sucede com as marcas em causa.
Conclui-se, deste modo, que a as semelhanças gráficas, fonéticas e sonoras entre as duas marcas, a que acresce a presença na marca da apelante do próprio conteúdo ideográfico da marca a cujo registo ela pretende reagir, podem levar à confusão entre as duas marcas em confronto, ou implicar risco de associação com a marca anteriormente registada, pelo que se entende que o despacho do Senhor Director de Marcas e Patentes do INPI que deferiu o registo da marca nacional nº ... “BEST OF” merece censura, devendo tal marca ser recusada.
V- Pelo exposto, acorda este tribunal em julgar procedente a apelação, devendo em consequência ser recusado o registo da marca nacional nº ... “BEST OF”.
Custas pela apelada.
Lisboa, 1 de Julho de 2010
Maria Teresa Albuquerque
Isabel Canadas
Sousa Pinto
[1] Lições de Direito Comercial, 1973, I, 314
[2] Obra e lugar citado.
[3] Citando Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Ed. Almedina, Nov. 2005, pág. 237.
[4] Lições de Direito Comercial, 1994, p. 188.
[5] Couto Gonçalves, obra citada, p 233.
[6] Couto Gonçalves, obra citada, p 236
[7] - Relatora, Teresa Soares, acessível em www.dgsi.pt
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