Acórdãos TRL	Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
Processo:	1280/08.9TYLSB.L1-8
Relator:	ANA LUÍSA GERALDES
Descritores:	PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCAS IMITAÇÃO
Nº do Documento:	RL
Data do Acordão:	03/04/2010
Votação:	UNANIMIDADE
Texto Integral:	S
Meio Processual:	APELAÇÃO
Decisão:	IMPROCEDENTE
Sumário:	1. Há risco de erro ou confusão sempre que a semelhança entre duas marcas possa dar origem a que uma marca possa ser tomada por outra pelo consumidor médio. 2. Não deve ser recusado o pedido de registo a uma marca que não retire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio de uma marca já existente. (Sumário da Relatora)

Decisão Texto Integral:

ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LSIBOA I – 1. S, S.A. veio interpor recurso, ao abrigo do disposto nos arts. 39° e segts. do Código da Propriedade Industrial, do despacho do Sr. Director da Direcção de Marcas do INPI, por subdelegação de competências do Conselho de Administração, que deferiu o pedido de registo da marca nacional nº … "VALE GRANDE" requerido por: C, Lda. Alega para o efeito, e em síntese, ser titular do registo de marca nacional nº "VINHA GRANDE" destinada a assinalar “vinhos, vinhos espumantes, vinhos licorosos, aguardentes e licores” (classe 3ª), desde 21 de Outubro de 1964. Acontece, porém, que o INPI concedeu o registo de marca à Recorrida, denominada de “VALE GRANDE”, sem atender que esta designação assinala os mesmos produtos com semelhanças gráficas e fonéticas susceptíveis de gerar confusão no consumidor.  Sendo o sinal da titularidade da Recorrente uma marca notoriamente conhecida – a VINHA GRANDE – o registo do nome de VALE GRANDE da Recorrida constitui imitação, podendo integrar o conceito jurídico de concorrência desleal. Conclui pedindo a revogação do despacho recorrido. 2. Citada a parte contrária, veio responder alegando inexistir confundibilidade entre as marcas, quanto mais não seja porque a própria notoriedade do sinal da Recorrente afasta qualquer confusão. Pede, por isso, a manutenção do despacho recorrido. 3. O Tribunal “a quo” negou provimento ao recurso e manteve o despacho recorrido que deferiu o pedido de registo da marca nacional nº “VALE GRANDE”. 4. Inconformada a Recorrente Apelou, tendo formulado, em síntese, as seguintes conclusões: a) Ao entender que o registo da marca nacional nº “Vale Grande”, destinada a assinalar vinhos não constituía imitação da marca nacional n.º "VINHA GRANDE", destinada a assinalar os mesmos produtos, violou a sentença recorrida o disposto nos arts. 245º, nº 1, alínea c) e 239º, alínea m), do CPI; b) Dado que as marcas, para além de assinalarem os mesmos produtos – vinhos – e vinhos da mesma região demarcada, são estruturalmente idênticas, compondo-se de duas expressões, nas quais coincide o elemento "GRANDE" sendo a outra palavra "VINHA" e "VALE" composta de um número de letras aproximado, também iniciado na letra “V” e sendo foneticamente idênticas; c) Pelo que os consumidores, ao encararem os sinais no seu conjunto serão levados a tomar uma marca pela outra; d) Até porque, conforme se provou nos autos, a marca da Recorrente pela sua vetustez, divulgação e pelo facto de ser premiada é marca notoriamente conhecida o que, por si só, exige que o critério de aferição da semelhança seja mais estrito; e) Entre as expressões "VINHA GRANDE" e "VALE GRANDE" existe semelhança susceptível de consubstanciar imitação resulta também do facto de, tendo a marca "VILA GRANDE" sido expressamente invocada pelo INPI como exemplo de marca coexistente com a marca "VINHA GRANDE", haver o respectivo despacho de concessão sido revogado pelo 2º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, com fundamento em imitação da marca "VINHA GRANDE"; f) Por fim, foi também violado o disposto nos arts 317º, alínea c) e 24º n.º 1, alínea d), ambos do CPI, porquanto a concessão do registo da marca ora em causa é hábil a permitir a prática de actos de concorrência desleal; g) Razão pela qual deve a sentença recorrida ser revogada e substituída por outra que revogue o despacho de concessão do registo da marca nacional n.º 407.742 "VALE GRANDE". 5. Não foram apresentadas contra-alegações. 6. Tudo Visto. Cumpre Apreciar e Decidir. II – Os Factos: - Mostram-se provados os seguintes factos: 1 – Por despacho de 06/08/08, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 175/2008 de 08/09/08, o Sr. Director da Direcção de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por subdelegação de competências do Conselho de Administração, deferiu o pedido de registo de marca nacional nº "VALE GRANDE", pedido em 02/11/06. 2 – Tal marca visa assinalar os seguintes produtos na classe 33ª: vinhos. 3 – E é composta pela expressão vale grande em letras de imprensa regulares e não reivindicou cores. 4 – A recorrente é titular do registo de marca nacional nº "VINHA GRANDE", concedido em 21/10/64. 5 – Tal marca assinala os seguintes produtos da classe 33ª. vinhos, vinhos espumantes, vinhos licorosos, aguardentes e licores. 6 – E é composta pela expressão Vinha Grande em letras de imprensa maiúsculas regulares e não reivindicou cores. III – O Direito: 1. Está em causa a questão de saber se o nome da marca registada – “VALE GRANDE” – constitui imitação de uma outra marca anteriormente registada pela Recorrente e denominada “VINHA GRANDE”, ambas assinalando produtos da classe 33ª: vinhos. O Tribunal “a quo” secundou o entendimento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial no sentido de que não se tratam de marcas com sinais confundíveis e, por conseguinte, manteve o despacho recorrido. Defende a Recorrente o contrário, argumentando, em síntese, quer com a notoriedade da sua marca, há muito registada e colocada no mercado, quer com o teor das semelhanças que formam a designação da marca e relevam para o juízo de imitação, lançando a confusão no consumidor médio. Entendimento que não comungamos e conclusão que não podemos sufragar. 2. Não interessa aqui reproduzir, de novo, os normativos legais que regulam esta matéria pois os mesmos estão amplamente plasmados nos autos. Mais do que citá-los importa aferir, em concreto, se a aludida imitação entre as marcas existe ou não. E tal como deixamos antever no ponto anterior, no caso sub judice essa confusão ou imitação é inexistente, pelas razões que se apontarão de seguida. 3. Com relevância para a decisão pode dizer-se que a marca foi concebida para identificar, individualizar e diferenciar produtos e serviços com o objectivo de os afastar ou distinguir de outros similares ou idênticos de potenciais concorrentes. Cabe-lhe, pois, a função de referenciar o produto indicando a sua origem ou serviço a que se aplica e simultaneamente publicitá-lo. Com efeito, é através da marca que se identifica o produto, bem como a empresa que o comercializa, favorecendo e publicitando a empresa no âmbito alargado e salutar de concorrência num sistema de economia de mercado. Nos termos do art. 222º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial, a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. É esse sinal ou conjunto de sinais que tem por finalidade estabelecer a distinção entre produtos ou serviços oriundos de uma empresa, procedendo à identificação dessas mercadorias ou produtos colocados ao serviço da actividade económica desenvolvida pelo respectivo proprietário e relacionando-os com a pessoa deste e com o seu exercício mercantil. 4. A marca, pela sua estrutura e significado identificador, deve ter capacidade e eficácia distintiva quanto ao produto ou serviço a que se destina assinalar. E enquanto conceito de natureza jurídica tem que obedecer a critérios legais, estando também sujeita a limitações. São elas as que decorrem dos arts. 223º e segts do CPI., não podendo conter, nomeadamente, a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor – cf. alínea m), do art. 239º. A este propósito estabelece a alínea m), do art. 239º, do Código da Propriedade Industrial, que constitui fundamento de recusa do registo de marcas os que “contenham em todos ou alguns dos seus elementos, reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada”. Daqui deriva, como consequência mais relevante, a garantia de que não poderá ser registada a mesma marca ou qualquer outra que possa ser confundida com uma já existente relativamente ao mesmo produto, similar ou afim. O que significa que, enquanto sinal distintivo que é de mercadorias ou produtos, a marca há-de ser constituída e representada de modo tal que não seja susceptível de ser confundida com outra anteriormente registada para o mesmo produto ou produto semelhante. 5. Por sua vez as alíneas a), b), e c), do nº 1, do artigo 245º, do mesmo Código, prescrevem que a marca registada se considera imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente, “a marca registada tiver prioridade; sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”. Este normativo tem sido entendido quer na doutrina, quer na jurisprudência, como uma consagração do princípio da novidade ou da especialidade da marca acolhido nesses termos pela nossa lei. E o processo de aferição da novidade é, na lição do Prof. Ferrer Correia, o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger – o interesse em que não se confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos. E explicita o ilustre Mestre: “O melhor critério para dar execução, na prática, ao referido princípio da novidade será o de verificar, com referência à diligência normal do homem médio, se uma firma pode ser confundida com outra, se uma pessoa que tenha em mente o nome de uma firma e pretenda dirigir-se a esta, poderá ser induzida em erro pela semelhança do nome e dirigir-se, portanto, a outra firma. A possibilidade de confusão deve subsistir de modo objectivo”. [1] Assim, pode dizer-se que uma certa marca é imitação de outra adoptada para o mesmo produto ou para produto semelhante quando, postas ambas em confronto, elas se confundem, ou então quando, encontrando-se à nossa vista apenas uma delas, se possa concluir que é susceptível de ser associada ou tomada, pelo consumidor médio, por outra de que ele já tenha conhecimento anterior. Esta última situação é notoriamente a mais comum, uma vez que o consumidor normal, médio, o bonus pater familias, quando compra determinado produto que possui um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem, normalmente, à vista, as duas marcas para as comparar, por isso acaba por comprar o produto nessas circunstâncias por se ter convencido de que a marca que o assinala corresponde àquela que retinha na memória. [2] Ou seja, concretiza a compra, mas sem se aperceber que o faz influenciado pela marca que já conhece e sem pensar ou perspectivar a possibilidade de que a marca que está a adquirir constitui imitação da marca que ele próprio, o consumidor médio, recorda. 6. Por outro lado, conforme resulta do art. 245º do CPI, a imitação não implica necessariamente uma cópia, ou seja, igualdade total, podendo essa semelhança ser parcial, caso em que pressupõe a existência simultânea de elementos diferentes e de elementos comuns. Mais relevante do que esse aspecto de coincidência ou similitude é verificar se, em cada caso concreto, os elementos diferentes possibilitam que a marca possua, no seu conjunto, capacidade ou eficácia distintiva, uma vez que inverificado tal facto, deverá, nessa circunstância, considerar-se a existência de imitação. Como acontece, por exemplo, quando a semelhança com a outra é tão grande que possa determinar ou gerar a confusão entre as duas. Para esse efeito (verificação ou não de imitação) importará aferir, in concreto, da semelhança quer no seu todo, quer no conjunto, e não apenas a natureza ou graus de diferenças que entre as marcas existam. Nesta matéria tem sido entendido geralmente pela jurisprudência que a imitação de marca deve ser apreciada menos pelas dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores que a integram, considerados isolada e separadamente, do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e que tornam o conjunto confundível com uma marca anteriormente registada ou susceptível de ser a ela associado. [3] E é este princípio que deve servir de critério orientador do Julgador. [4] 7. Dir-se-á também que o legislador teve a preocupação de assegurar que a marca desempenhe a sua função económica e jurídica, concedendo ao seu titular, por via do respectivo registo, a propriedade e o exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina – cf. art. 224º, n.º 1, do C.P.I. Tutela a que só se pode arrogar o proprietário da marca que tiver efectuado o respectivo registo, assistindo-lhe, então, o direito de se opor à concessão de um registo de uma marca confundível com a sua, ou que dela seja imitação, desde que anteriormente registada. Porém, o mero registo não basta para que essa tutela opere. Impõe-se que se prove a confundibilidade e imitação entre as marcas nos termos por nós supra assinalados. 8. Posto isto e reportando-nos ao caso concreto, temos para nós que a marca de vinhos de que a Recorrida é proprietária e pretende ver comercializada no mercado, não imita, nem reproduz, (criando confusão quanto à denominação de origem e indicação geográfica), uma marca anteriormente registada pela Recorrente. Com efeito, o produto da Recorrida, apesar de se inserir também nos produtos vitivinícolas, não apresenta as características dissecadas nos pontos anteriores. E o facto de ter na sua denominação uma palavra comum à marca da Recorrente não significa que se confunda ou tão pouco que imite esta. Sendo certo que apenas é legalmente inadmissível a utilização de expressões, nomes ou marcas de similitude fonética ou gráfica que possam induzir em erro ou confusão o consumidor médio ou que compreendam e possibilitem o risco de associação a uma marca anteriormente registada, para, por essa via, se extrair partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca. Não a simples menção à mesma palavra desde que outras que a acompanhem não estabeleçam essa confusão. Ora, a sigla comum às denominações da Requerente e da Requerida circunscreve-se tão só à incorporação da palavra “Grande” na marca. Constatando-se que: - Uma das marcas tem a designação de “Vinha Grande” – a da Recorrente; - E a outra a de “Vale Grande” – a da Recorrida. O que o consumidor médio associa à marca não é o “Grande”, mas sim a palavra que a antecede: saber se é uma “Vinha” ou um “Vale”. O ser grande ou pequena, larga ou estreita, não releva para efeitos de identificação da marca, pois tratam-se de adjectivos que acompanham o substantivo e que apenas têm por função realçá-lo. Mas não o identificam. Não nos indicam de que produto se trata. Tanto pode ser vinho, como azeite, montes ou vales… A ordem de grandeza, só por si, nada nos diz… O que confere o traço distintivo e diferenciador, de sinalização da marca, é a palavra que lhe antecede. A “VINHA Grande” e o “VALE Grande”. E não se diga que se confunde “Vinho” com “Vale”. A palavra “vinha” é logo identificada pelo consumidor médio, mesmo o mais desatento, como associada a uma bebida alcoólica das mais apreciadas pelos portugueses: o vinho. Já a palavra “vale” não nos transporta de forma imediata para essa bebida. No vale tanto pode existir vinho, como azeitonas ou castanhas… Entendemos, por isso, que a expressão “GRANDE”, não pode considerar-se, no que respeita à Requerida como o núcleo-chave da sua marca, isto é, como o meio, que, pela sua natureza apelativa e sintética, constitua a forma oficiosa identificativa do produto perante o público em geral, já que tal sigla é conotada, pelo cidadão comum, pelo bonus pater familias, como uma expressão respeitante a uma dimensão, que pode ser maior ou menor, mas não remete directamente para nenhum produto. Por conseguinte, na situação que constitui objecto dos autos, não existe qualquer confundibilidade entre a marca da Requerente e a da Requerida, pois a única semelhança entre as duas denominações em questão reside no elemento comum que explicita a grandeza. Mas Grandeza de quê? – Perguntamos nós. Da “Vinha” ou do “Vale”? Será de ambas quando colocadas, como é o caso, depois de cada uma dessas expressões. Mas manterão, de per si, sentidos diferentes, sem semelhança gráfica entre si, figurativa, fonética ou qualquer outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada. Nessa medida, defender que a sua apreciação comparativa gera confundibilidade no cidadão comum, quanto à “marca”, é conclusão que não pode ser sufragada. 9. Inexiste igualmente confundibilidade entre as marcas, quanto mais não seja porque a própria notoriedade do sinal da Recorrente sempre afastaria qualquer confusão. Com efeito, tratando-se de vinhos, nenhum consumidor médio estabelecerá confusão entre uma marca já conhecida no mercado, com uma designação tão apelativa quanto ao produto que tutela e a que se destina assinalar – o vinho – e em que a própria marca inclui uma palavra de igual sentido e com uma associação perfeita e directa ao produto e mercado a que se destina – “VINHA” – com uma outra marca que não possui, nem notoriedade, nem essas características, e que se mostra designada só pela palavra “VALE”. Destarte, bem andou o INPI quando procedeu ao registo da marca, decisão que não merece qualquer censura. Razão pela qual improcede a pretensão da Apelante e se confirma, na íntegra, a decisão recorrida.         10. Por fim, que não se diga que essa utilização põe em risco a concorrência, contribuindo para práticas abusivas de concorrência desleal, porquanto nada nos autos nos permite concluir que essa concorrência desleal existe, nem em concreto, nem em termos abstractos. Inexistindo similitude dos sinais distintivos da marca, não se pode dizer que se pretenda, por essa via, produzir ou alcançar situações vantajosas no mercado ou usufruir sequer dos benefícios da marca mais antiga e mais conceituada junto dos respectivos consumidores. Não fazendo sentido referir, a este propósito, que se está perante a prática de concorrência desleal, nos termos previstos e punidos pelo art. 266º, al. b), do CPI. Improcede, assim, in totum, a presente Apelação. IV – Em Conclusão: 1. Há risco de erro ou confusão sempre que a semelhança entre duas marcas possa dar origem a que uma marca possa ser tomada por outra pelo consumidor médio. 2. Não deve ser recusado o pedido de registo a uma marca que não retire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio de uma marca já existente. V – Decisão: - Termos em que se acorda em julgar improcedente a Apelação, confirmando-se, na íntegra, a sentença recorrida. - Custas pela Apelante. Lisboa, 04 de Março de 2010. Ana Luísa de Passos Geraldes (Relatora) António Manuel Valente Ilídio Sacarrão Martins ----------------------------------------------------------------------------------------- [1] Sobre o princípio da novidade cf. Ferrer Correia, in “Lições de Direito Comercial”, Vol. I, págs. 300 e 347 e segts. Veja-se também Carlos Olavo in “Propriedade Industrial”, págs. 56 e segts. [2] Neste sentido cf. Prof. Ferrer Correia, in “Lições de Direito Comercial”, 1º vol., págs. 329 e segts, citando Paul Roubier, in “Le Droit de la Propriété Industrielle”, págs. 360 e segts. [3] Neste sentido cf. os Acórdãos do STJ, datados de 25/3/04 e de 10/5/07, entre outros, in www.dgsi.pt. [4] Neste sentido cf. José Alberto Gonzaléz, in “Código da Propriedade Industrial – Anotado”, pág. 270.