Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa
"Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA", veio ao abrigo do disposto no artigo 39º e segs. do Código da Propriedade Industrial interpor recurso do despacho de 13.03.2009 do Director do I. N. P. I. que deferiu o pedido de registo da marca nacional n° 392066 "QUEIJADAS E TOUCINHO DO CÉU PORCA DE MURÇA", formulado por Sérgio (…).
Alega ser titular de marcas nacionais e comunitárias PORCA DE MURÇA, prioritárias, cuja co-existência com a marca recorrida gera evidente risco de confusão e inevitável associação; sendo ainda as suas marcas de prestígio, pelo que, apesar de não existir identidade nem afinidade entre os produtos assinalados por ambas as marcas em confronto, as suas gozam da especial protecção que lhes é legalmente conferida como marcas de prestígio. E que o registo da marca recorrida permite que seja tirado indevido partido do prestígio das suas marcas, para além de provocar um risco da sua banalização ou vulgarização, o que representa um prejuízo inaceitável.
Cumprido o disposto no artigo 43 do Código da Propriedade Industrial, foi remetido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial para apensação, o processo administrativo.
Citada a parte contrária nos termos do artigo 44 do Código da Propriedade Industrial, veio responder sustentando a improcedência do recurso.
Alega em suma que não existe imitação, desde logo porque não existe identidade ou afinidade dos produtos assinalados, e que as marcas titularidade da Recorrente são marcas notórias apenas no que respeita aos produtos que assinalam, os vinhos, e não podem ser consideradas marcas de prestígio. Sendo que os produtos assinalados pela marca recorrida estão identificados no próprio sinal, são produzidos em Murça, precisamente onde se situa o monumento "Porca de Murça", símbolo incontestado do concelho e conhecido no país e no estrangeiro.
Pelo que o consumidor não será induzido em confusão ou corre o risco de associar a marca recorrida às da Recorrente, antes ao monumento histórico e à vila de Murça (não sendo os vinhos assinalados pelas marcas da Recorrente, não obstante a composição dos sinais, produzido no concelho de Murça, contrariando assim o princípio da verdade e induzindo o público em erro quanto à proveniência geográfica dos produtos que assinalam).
Foram dados como assentes os seguintes factos:
1 - Por despacho datado de 13.03.2009, o Director da Direcção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no uso de subdelegação de competências do Conselho de Administração deferiu o pedido de registo da marca nacional n° 392066 "QUEIJADAS E TOUCINHO DO CÉU PORCA DE MURÇA", formulado em 5.07.2005 por Sérgio (…).
2 - A referida marca destina-se a assinalar, na classe 29a, queijadas e toucinho do céu.
3 -Apresenta a composição de fls. 77, não reivindicando cores.
4 - A Recorrente é titular do registo da marca nacional n° 152735 PORCA DE MURÇA, concedido por despacho de 14.06.1929.
5 - A referida marca é destinada a assinalar, na classe 33a, vinho.
6 - É composta pelos vocábulos “porca de murça” em letras impressas regulares;
7 - A Recorrente é titular do registo da marca nacional n° 166575 PORCA DE MURÇA, concedido em 13.10.1931;
8 - Apresenta a composição de fls. 77, não reivindicando cores.
9 - E é destinada a assinalar todos os produtos da classe 33a (bebidas alcoólicas com excepção de cervejas).
10 - A Recorrente é titular do registo da marca comunitária n° 1732569 PORCA DE MURÇA, concedido em 13.08.2001.
11 - Assinala na classe 33ª, vinhos, vinhos do Porto, vinhos de mesa, aguardentes e licores.
12 - É composta pelos vocábulos porca de murça, em letras impressas regulares.
13 - A Recorrente é titular do registo da marca comunitária n° 3202091 PRODUCE OF PORTUGAL PORCA DE MURÇA DOURO, concedido em 10.08.2005.
14 - Assinala na classe 33a, vinhos provenientes da região do Douro.
15 - Apresenta a composição de fls. 78, sem reivindicação de cores.
16 - O estabelecimento comercial "Casa das Queijadas e Toucinho do Céu", de Sérgio (…) e mulher, Maria (,,,), é situado na Praça 5 de Outubro, nº 15, 5090-112 Murça, na freguesia de Murça.
17 - No estabelecimento comercial supra referido são vendidos entre outros produtos queijadas e toucinho do céu, produtos típicos da vila de Murça, que Sérgio e Maria produzem numa unidade fabril sita no Bairro do Pinheirinho nº 3, na freguesia de Murça.
18 - O monumento denominado "Porca de Murça" é composto por uma escultura granítica representando um quadrúpede, e está situado na vila de Murça.
19 - Dá-se aqui por integralmente reproduzido o "estudo de notoriedade sobre o vinho Porca de Murça", elaborado pelo "Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado" junto a fls. 59 a 120 do processo administrativo apenso.
20 - As vendas de vinho "Porca de Murça" no ano de 2005 foram de 966.257 litros, representando 6,7% do total das vendas de VQPRD.
21 - Os vinhos comercializados com a marca PORCA DE MURÇA receberam prémios, diplomas e distinções (cfr. fls. 23 a 41 do processo administrativo).
Foi proferida decisão julgando o recurso improcedente.
Inconformada, recorre de novo a recorrente, concluindo que:
A - A marca registanda "QUEIJADAS E TOUCINHO DO CÉU PORCA DE MURÇA" constitui imitação das marcas "PORCA DE MURÇA", que gozam de prioridade relativamente àquela.
B - A palavra "PORCA", usada numa marca de vinhos, é totalmente arbitrária, revestindo um carácter distintivo muito intenso, com grande facilidade de reconhecimento imediato por parte do consumidor - como aliás é comprovado pelo estudo de mercado junto aos autos.
C - A semelhança das marcas da Apelante e do Apelado é flagrante, pois os elementos individualizantes daquelas marcas (a palavra "PORCA DE MURÇA" e a figura da porca) são reproduzidas na íntegra pela marca do Apelado, constituindo também os elementos nucleares desta última.
D - Sendo as palavras "PORCA DE MURÇA" e a figura da porca o núcleo essencial, quer da marca registada, quer da marca registanda, torna-se inevitável a associação dos dois sinais, por parte dos consumidores, até pela elevadíssima notoriedade de que gozam as marcas prioritárias da Apelante.
E - O segundo erro da sentença recorrida reside em ter recusado aplicar à marca da Apelante o disposto no artigo 242º do CPI, que confere às marcas de prestígio uma tutela reforçada, que é oponível a marcas destinadas a produtos sem afinidade com os assinalados pela marca anterior.
F - Dos autos resulta que a marca "PORCA DE MURÇA" tem:
a) Elevada notoriedade, quer junto dos consumidores de vinho, quer dos consumidores em geral;
b) Elevada qualidade, expressa pelos valores de vendas e inúmeros prémios obtidos;
c) Elevado prestígio, expresso e decorrente dos prémios que alcançou.
G - Essa marca goza de uma notoriedade de 88,8% junto do universo dos consumidores de vinho portugueses, sendo conhecida de 62,5% do público em geral (incluindo consumidores e não consumidores de vinho).
H - Esta marca é particularmente apreciada, gozando de grande estima junto do público, o que é evidenciado não só pelo seu volume de vendas, como sobretudo pela atribuição dos mais diversos prémios, diplomas e distinções, concedidos por entidades oficiais e privadas, dentro e fora do país.
I - Por fim, esta marca possui uma individualidade acentuada, resultante do facto de não se encontrar generalizado o seu uso noutros domínios da actividade económica.
J - O próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, para qualificar uma marca como marca de prestígio, exige apenas que a mesma seja conhecida de uma parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços por ela abrangidos (ac. de 14.09.1999, Proc. nº C-375/97, GENERAL MOTORS, marca "Chevy").
K - Em face disso, a marca "PORCA DE MURÇA" reúne todos os requisitos necessários para ser qualificada como marca de prestígio (só lhe faltando, porventura, ser uma marca estrangeira...).
L - E tem seguramente mais prestígio, em Portugal, do que algumas marcas estrangeiras a quem os tribunais portugueses já concederam tal estatuto (como v.g. as marcas WEST, SCOOBY-DOO ou BECEL).
M - Face aos elementos disponíveis nos autos, o Tribunal a quo devia ter reconhecido à marca "PORCA DE MURÇA" o estatuto de marca de prestígio e, por via disso, recusado o registo da marca do Apelado.
N - Isto porque que o uso da marca recorrida é manifestamente susceptível de prejudicar o carácter distintivo excepcional de que goza a marca da Apelante.
O - Mesmo que a marca posterior não "tire partido indevido" da marca anterior, o registo deve ser recusado se o uso daquela for susceptível de "prejudicar o carácter distintivo" desta, conforme foi explicitado pelo Tribunal de Justiça, no acórdão L'ORÉAL.
P - Face à elevadíssima notoriedade de que goza a marca da Apelante, o uso por terceiros de uma marca com a expressão "PORCA DE MURÇA" causa uma inevitável diluição da sua capacidade distintiva, através da dispersão da identidade da marca e da sua influência no espírito do público, deixando a marca da Apelante de suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada.
A douta sentença recorrida não fez, pois, adequada interpretação e aplicação do disposto nos artigos 242.º, n.º 1 e 245º, n.º 1 do CPI de 2003, e dos artigos 4.º, n.º 3 e 5º, nº 2 da Directiva nº 2008/95.
As citadas normas foram assim erradamente interpretadas e aplicadas pelo Tribunal a quo, que deveria tê-Ias interpretado e aplicado do modo indicado nas precedentes conclusões.
Revogando-a, pois, e substituindo-a por acórdão que recuse o registo da marca n.º 392066 e determine ao INPI o respectivo cancelamento, far-se-á JUSTIÇA.
SEM PRESCINDIR:
- Considerando o imperativo de que as directivas da União Europeia gozem de uma interpretação e aplicação uniformes em todos os Estados-membros da União;
- Atenta a incerteza que rodeia a interpretação dos conceitos de "marca de prestígio", referida nos artigos 4.º, n.º 3 e 5.º, n.º 2 da Directiva n.º 2008/95, e transporto para o art. 242º do CPI;
- Tendo em conta que, neste tipo de recursos, face ao disposto no artigo 46.º, n.º 2 do CPI, do acórdão da Relação não cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal de Justiça;
- Considerando o disposto no 3.º parágrafo do citado art. 267º do TFUE;
Requer que, ao abrigo do disposto no artigo 279º, nº 1 do Código de Processo Civil, seja decretada a suspensão da instância e endereçado ao Tribunal de Justiça da União Europeia um pedido de decisão prejudicial, nos termos do art. 267º do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia, a fim de esclarecer as seguintes questões:
1. Quais os factores a atender para avaliar se uma marca goza de "prestígio" ("reputation" ou "renommée"), para efeitos do disposto nos artigos 4.º, n.º 3 e 5.º, n.º 2 da Directiva n.º 2008/95;
2. Em particular, além da notoriedade elevada junto do público interessado, é exigível um "elevado valor simbólico-evocativo" junto desse mesmo público?
3. Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, quais os meios de prova a admitir para efeitos de demonstração desse valor?
4. Por fim, para prova do "prejuízo causado ao carácter distintivo" da marca de prestígio, é necessário demonstrar que "a dispersão da identidade da marca e da sua influência no espírito do público" já ocorreu, ou basta um juízo de prognose, com base nas regras da experiência comum?
Cumpre apreciar.
No cerne do presente recurso encontra-se a vontade da recorrente em que seja aqui aplicado o disposto no artigo 242º do CPI, o qual no seu nº 1 refere:
“Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los”.
Este preceito estabelece assim, e além do mais, uma distinção relativamente ao artigo 241º, relativo a “marcas notórias”, na medida em que este, para lá dos requisitos de imitação e confusão entre marcas, acrescenta o requisito de os produtos representados por tais marcas serem idênticos ou afins.
Sendo evidente que no caso dos autos não existe qualquer identidade ou afinidade entre os produtos assinalados pelas marcas: uma reporta-se a vinhos, a outra a queijadas e toucinho do céu.
Já no caso do artigo 242º não se exige tal identidade ou afinidade. O que está em causa neste preceito não é tanto a possibilidade de confusão entre marcas pelo consumidor e a consequência de ele vir a adquirir produtos de outra marca que não a notória, levado ao engano pela semelhança de sinais ou nomes. Obviamente ninguém vai comprar uma queijada pensando que está a comprar vinho. O que o artigo 242º protege é o próprio prestígio da marca, evitando que o generalizado poder apelativo desta se dilua em inúmeras utilizações noutros tipos de produtos.
O prestígio de uma marca não é algo que se deva exclusiva, ou até principalmente, a maciças campanhas publicitárias. Resulta de longos períodos de exposição pública, de consumo ou utilização dos produtos representados pela marca, da sua qualidade atestada por um largo número de consumidores ao longo dos anos, a ponto de se tornar uma referência mesmo para os que não consomem tais tipos de produtos.
Daí a necessidade de proteger a autenticidade e exclusividade dessa marca evitando a sua vulgarização.
Contudo, no caso dos autos, e mesmo que se considere que a marca da recorrente é uma marca de prestígio nos termos do focado artigo 242º, nem por isso poderá aquela, em nosso entender, obter procedência do recurso.
“Porca de Murça” é o nome dado a uma escultura em granito, situada na vila de Murça. Trata-se de um monumento famosíssimo em todo o País, provavelmente com mais de quinhentos anos de antiguidade, de um muito elevado valor simbólico e centro das atenções da localidade onde está implantado.
Ora, um dos requisitos para que uma marca se possa considerar de “prestígio” - e aqui seguimos a tese de Luís Couto Gonçalves, mencionado na sentença recorrida – consiste no valor simbólico ou evocativo junto do público consumidor. Citando a sentença em crise, “para lá de umaexcepcional capacidade distintiva, a marca de prestígio deve ter uma excepcional capacidade evocativa e/ou uma excepcional aceitação no mercado, num caso e noutro de modo tão intenso que, dificilmente, e sempre com o risco de depreciação, se a imagina desligada dos produtos ou serviços que assinala, ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou serviços”.
E é aqui que reside o problema. É que a marca da requerente consiste na denominação textual de um monumento que certamente terá um valor evocativo e simbólico incomparavelmente superior. Isso não impede que a marca seja considerada de prestígio, uma vez que o poder evocativo e simbólico do monumento não se afere junto do universo dos consumidores mas antes da população em geral. Contudo, e exactamente por isso, essa designação do monumento está acessível a outras marcas, nomeadamente as que com ele tenham uma relação vincada.
A requerente não pode assumir ter-se apropriado do nome “Porca de Murça”. Seria, guardadas as devidas proporções, uma pretensão tão absurda como o seria com uma imaginária marca “Mosteiro dos Jerónimos”.
A marca registada utilizou literalmente a designação de uma realidade escultural, física, de grande peso estético, histórico e simbólico, que lhe é inteiramente alheia bem como aos seus produtos. A partir daqui, terá, em nosso entender, de aceitar que outros utilizem a mesma designação, desde que o façam – perante o prestígio da marca registada como marca de vinhos – no âmbito de uma ligação óbvia com o monumento cujo nome utilizam e relativamente a produtos sem qualquer relação com os daquela.
A marca registanda reporta-se a queijadas e toucinhos do céu, fabricados na vila de Murça e comercializados num estabelecimento situado a poucos metros do monumento “Porca de Murça”. Dizer-se que o requerido usou a marca “QUEIJADAS E TOUCINHO DO CÉU PORCA DE MURÇA” para aproveitar o prestígio da marca da requerente afigura-se-nos absurdo. O requerido limitou-se a usar o nome de um monumento de prestígio nacional situado em frente à sua porta. A que título é que uma loja de queijadas e toucinhos do céu situada em frente ao monumento “Porca de Murça” beneficiaria com a utilização da marca da requerente, quando a poucos metros, se situa a escultura que deu origem à própria marca da requerente?
Do mesmo modo, os consumidores que entrarem no estabelecimento para comprar produtos da marca “Queijadas e Toucinho do Céu Porca de Murça” não irão certamente associar tal marca a uma marca de vinhos por mais célebre que seja, quando têm diante dos olhos a escultura “Porca de Murça”- veja-se a fotografia de fls. 73 dos autos.
Assim, mesmo que se aceite que a requerente é titular de uma marca de prestígio, nem por isso estará a requerida impossibilitada de registar a sua marca, na medida em que as circunstâncias a que vimos aludindo, não provam de modo algum que tenha procurado tirar partido do prestígio da marca da recorrente ou que, dadas as mesmas circunstâncias, a possa prejudicar.
Conclui-se assim que:
– A protecção concedida a uma marca considerada de prestígio, nos termos do art. 242º do Código da Propriedade Industrial, na medida em que abrange outras marcas que não designem produtos que com aquele tenham identidade ou afinidade, visa acautelar esse mesmo prestígio junto do universo dos consumidores, evitando a sua vulgarização por um uso disperso e generalizado.
– Contudo, quando uma marca considerada de prestígio utiliza textualmente o nome ou designação de um monumento de grande relevância simbólica, estética e histórica, é de aceitar outras marcas, designando produtos sem identidade ou afinidade com aquela, que mencionem o nome do mesmo monumento.
– Sobretudo quando se trata de marca relativa a produtos fabricados e comercializados numa praça a poucos metros de distância do referido monumento.
Assim, e pelo exposto, improcede a apelação.
Não se conhece das demais questões suscitadas, nomeadamente da suspensão da instância, na medida em que, como referimos, a pretensão da recorrente naufraga mesmo que se considere a sua marca como “de prestígio”.
Custas pela recorrente.
LISBOA, 3/10/2013
António Valente
Ilídio Sacarrão Martins
Teresa Prazeres Pais
